PROCESO 18-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), d) y e), 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 113 literal a) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.
Expediente Interno Nº 5061-ML. Actor: PEÑAFLOR S.A. Marca: “RVT (Etiqueta)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.
Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial se ajustó a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente, en el auto dictado el 23 de febrero de 2005. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.
Las partes: Demandante: PEÑAFLOR S.A. Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Tercero Interesado: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. 1.2. La demanda: Según el demandante, el 28 de diciembre de 1994, la compañía INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE CIA. LTDA. solicitó de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial la concesión del registro de la marca mixta RON VIEJO TRAPICHE, “erróneamente denominada “RVT (ETIQUETA)” “, para identificar a los productos incluidos en la Clase No 33, de la Clasificación Internacional de Niza.
PEÑAFLOR SOCIEDAD ANÓNIMA mantiene en el Ecuador el registro de la marca “TRAPICHE” desde el 28 de octubre de 1941, para proteger productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, y su marca está registrada en 30 países, entre ellos, todos los de la Comunidad Andina para distinguir la misma clase de productos.
Dentro del término legal establecido en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, el 1 de agosto de 1995, PEÑAFLOR SOCIEDAD ANÓNIMA presentó observaciones a la solicitud del registro del signo “RON VIEJO TRAPICHE”, con fundamento en su titularidad sobre la marca “TRAPICHE”. Las observaciones se sustentaron principalmente en que el signo solicitado para el registro está compuesto por las denominaciones “RON VIEJO TRAPICHE”, que vulnera el derecho de uso exclusivo que PEÑAFLOR SOCIEDAD ANÓNIMA tiene sobre la marca registrada “TRAPICHE”.
El 16 de febrero de 1998, a través de la Resolución Nº 09629253, el Director Nacional de Propiedad Industrial, sin una adecuada motivación, rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca “RVT - RON VIEJO TRAPICHE (ETIQUETA)”. Considera que existe violación del artículo 95, inciso segundo, de la Decisión 344, en cuanto la “formalidad legal omitida consiste en la falta de realización del examen de registrabilidad previo a decidir sobre las observaciones y la concesión del registro “ y, consignar también lo relativo a la falta de motivación (porque se desarrolla este tema) remitiéndose a la normativa nacional, señala que para que un acto administrativo goce de validez jurídica debe provenir de una autoridad competente, y que la omisión de este requisito es causal de nulidad; considera que en el caso presente, la Resolución impugnada está viciada de esta clase de nulidad ya que no proviene del “titular del órgano administrativo competente.” Agrega que el signo solicitado RON VIEJO TRAPICHE (ETIQUETA), no cumple con todos los requisitos necesarios para ser registrable ya que no tiene la suficiente calidad distintiva con respecto de los productos que distingue y, además, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 82 y literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Finaliza diciendo que la marca “TRAPICHE” es notoriamente conocida en los países de la Comunidad Andina y en Argentina, por lo que se le debe dar una protección especial al momento de realizar el cotejo marcario. 1.3. La contestación a la demanda. Consta en el expediente que el Director Nacional de Propiedad Industrial no compareció a contestar la demanda.
El Procurador General del Estado compareció a través del Director Nacional de Patrocinio del Estado, y manifiesta que en la presente causa intervendrá el Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, y señaló casillero judicial.
El tercero beneficiario, no contestó a la demanda; sin embargo, el apoderado de la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE intervino en la etapa probatoria solicitando que se tenga por reproducido todo aquello que le sea favorable y en particular la resolución impugnada. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 3.
Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas. Por ser pertinentes dentro del caso planteado, se interpretarán los artículos solicitados por el consultante, que son los que se enumeran a continuación: 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), 84 y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Se interpretará de oficio el artículo 113 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” (…) Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.
Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” (…) Artículo 113 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión”. 4.
Consideraciones. La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: requisitos para el registro de marcas; prohibiciones al registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; inducción a error en el público consumidor; la marca notoriamente conocida y la prueba de tal calidad; reglas para el cotejo marcario.
Comparación entre una marca denominativa y una mixta; observaciones a la solicitud del registro; motivación de los actos administrativos referentes a marcas; la nulidad del registro de una marca. 4.1. Requisitos para el registro de marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, define lo que es marca y los requisitos para que un signo pueda ser registrado; estos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; si el signo no cumple con estos tres requisitos no es posible que se conceda su registro.
Así lo ha precisado este Tribunal: “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”.[1] En el mundo moderno, la marca es un elemento indispensable dentro del proceso de comercialización de productos y servicios, es un bien económicamente valioso para su titular y sirve de nexo entre el consumidor y el fabricante, quien utilizará todos los recursos a su disposición para lograr aceptación, reconocimiento y prestigio en el mercado.
La doctrina expresa que las ventajas de la marca son: “a) la posibilidad de que el comerciante sea identificado en el mercado al ofertar su producto; b) que el consumidor tiene la seguridad de adquirir un producto cuyas cualidades ha apreciado con anterioridad; y c) para el Estado, el beneficio se encuentra en la influencia que la marca ejerce sobre la oferta y la demanda al motivar un aumento de productividad de las empresas.”[2] De manera que la marca no solo crea una relación entre fabricante y consumidor sino que, además, involucra una razón de interés público al ser factor generador del mercado.
Los requisitos de la marca, como se anotó, son: La distintividad. La función principal de la marca, es distinguir los bienes y servicios que se ofertan en el mercado, lo que posibilita que el consumidor realice una elección conciente e informada, que le permita reiterar la compra de los productos o servicios signados con la marca que reúne ciertas características o condiciones especiales.
Las marcas son de gran importancia en el mercado ya que sirven como nexo entre el fabricante y consumidor, por ello es importante que exista la suficiente fuerza distintiva a fin de que no se genere confusión. Sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado dentro de los procesos 95-IP-2004, y 54-IP-2004, lo que se expone a continuación: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[3] La perceptibilidad.
La marca es un bien de naturaleza inmaterial, por ello debe encontrar un medio para pasar de lo abstracto a lo tangible a fin de poder ser captada por los sentidos para asociarla con el producto o servicio que identifica. Un signo que no es perceptible no es apto para cumplir con la función identificadora de la marca. “ es la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.
Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.”[4] La susceptibilidad de representación gráfica.
El signo que constituye la marca puede expresarse a través del empleo de diferentes medios tales como: palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que permiten que el receptor pueda tener una imagen o idea del signo. La representación gráfica de la marca posibilita su publicación, registro, archivo y consulta. Este requisito de la marca ha sido definido por el Tribunal así: “La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.”[5] 4.2. Prohibiciones al registro de marcas. Como ya se anotó, para que un signo pueda obtener su registro marcario, es fundamental que cumpla con los requisitos de: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, pero además no debe incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; mediante la consagración de tales causales se protege el interés del consumidor.
Las prohibiciones al registro de marcas son de dos clases intrínsecas o absolutas y relativas. Al primer grupo pertenecen las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y se presentan cuando el signo es incapaz de cumplir sus funciones de marca según lo determinado por el artículo 81. La segunda clase de prohibiciones, son las llamadas relativas, y están contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, donde se hace referencia al impedimento de registrar signos que afecten el derecho de terceras personas.
La prohibición contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está encaminada a proteger el derecho de terceras personas, que pueden ser titulares o previos solicitantes de un registro marcario. La norma claramente establece que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
El literal d) del citado artículo, ofrece protección a la marca notoriamente conocida ya que prevé la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, en los casos en que la marca que se aspira a registrar sea confundible. 4.3.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Conforme lo establece el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es registrable un signo confundible ya que carece de fuerza distintiva, siendo ésta una condición fundamental que debe cumplir la marca. De permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca y el de los consumidores.
La similitud entre marcas puede presentarse en los aspectos ideológico, ortográfico o fonético; será de naturaleza ideológica, cuando al observar dos signos evoquen las mismas o similares ideas y, en consecuencia, pueden ser considerados confundibles. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de las letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las terminaciones o las raíces comunes, pueden causar confusión. La similitud fonética, existe cuando las palabras que conforman las marcas al ser pronunciadas producen un sonido semejante, similitud que puede darse por la identidad en la sílaba tónica, o en la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. 4.4.
Inducción a error en el público consumidor. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que los signos engañosos no son susceptibles de registro, y denomina tales a los que inducen a hacer creer al consumidor que sus productos o servicios tienen determinadas particularidades, en cuanto a su naturaleza, calidad, origen, etc.
La Normativa Comunitaria Andina trata de precautelar el interés público, protegiendo al consumidor a fin de evitar que se merme su voluntad al adquirir productos y servicios en el mercado, ya que el registro de marcas engañosas trae como resultado la existencia de relaciones comerciales injustas. El engaño existe cuando un signo produce en la mente del consumidor una idea distorsionada o errada acerca de la naturaleza del producto o del servicio, su procedencia, sus características, su modo de fabricación, u otras informaciones que induzcan al público a equivocación. 4.5.
La marca notoriamente conocida y la prueba de tal calidad. Para considerar una marca como notoriamente conocida hay necesidad de probar que la misma se ubica en un nivel superior al que no llega la generalidad de los signos registrados; que goza de una amplia difusión, que le permite ser conocida por los consumidores de la clase de los productos o servicios de que se trate.
La Normativa Comunitaria Andina protege a la marca que ha alcanzado amplia difusión frente a signos confundibles con ésta; por ello prohíbe el registro de los signos susceptibles de generar confusión con una marca de esta clase, a fin de evitar que se genere un beneficio injusto en el que terceros aprovechen indebidamente el prestigio y fama conseguidos antes con el esfuerzo de otra persona, que logró colocar a la marca en un sitial privilegiado en el mercado, por sus cualidades especiales.
Esta clase de marca goza de una protección más amplia, que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad que rigen en el caso de las marcas comunes; al titular de este tipo de marca se le garantiza su derecho de uso exclusivo sobre el signo estableciéndose que no son susceptibles de registro los signos que puedan causar confusión con una marca notoria, aún cuando los productos o servicios que otra persona pretenda distinguir con la marca idéntica o semejante se ubiquen dentro de una clasificación diferente.
Pero, corresponde probar la calidad de notoria a quien la alega, mediante los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional que se valoren como en todo proceso, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 4.6. Reglas para el cotejo marcario. Comparación entre una marca denominativa y una mixta. A fin de determinar el riesgo de confusión que pudiera producirse entre las marcas en conflicto, se debe analizar si verdaderamente existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si las marcas en conflicto son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusividad.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)”[6] El cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse en conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para establecer similitud, pues lo importante es tener una visión global de todos los factores integrantes de la marca con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la misma.
En la comparación debe emplearse el método de cotejo sucesivo; no cabe realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado. En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables; además, porque el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, ya que es a través de la denominación como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.
De manera que para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, se debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. Al respecto el Tribunal ha señalado: “La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas.
El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes.
Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”.[7] El Juez Nacional Competente, tomando en cuenta las orientaciones contenidas en la presente interpretación prejudicial, deberá determinar si los signos en conflicto: ”TRAPICHE” (registrada) y “RON VIEJO TRAPICHE” (solicitada) son susceptibles de generar confusión o si, por el contrario, cuentan con elementos suficientes que les permitan ser perfectamente diferenciables y consecuentemente tener la posibilidad de coexistir en el mercado de manera pacífica. 4.7.
Observaciones a la solicitud del registro; motivación de los actos administrativos referentes a marcas. El artículo 93 de la Decisión 344, plantea tres eventos de legitimación para la presentación de observaciones a la solicitud de registro de un signo: 1. El de la persona que tiene legítimo interés, que se acreditará ante la Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición. 2.
La Norma otorga legitimación para presentar observaciones en los demás Países Miembros al titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. A quien solicitó primero el registro en cualquiera de los Países Miembros. La Oficina Nacional Competente deberá recibir y resolver las observaciones presentadas rechazando las que incurran en los supuestos descritos en el artículo 94 de la Decisión 344, es decir: las que se presenten de manera extemporánea; que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.
El artículo 95 de la Decisión 344 plantea el trámite que se debe dar a las observaciones al registro de marcas, el que debe desarrollarse de la siguiente manera: una vez admitida a trámite la observación la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos; vencido el plazo se debe decidir sobre las observaciones y luego efectuar el examen de registrabilidad para terminar pronunciándose sobre la concesión o denegación del registro de la marca; este acto debe ser motivado; finalmente se debe hacer la respectiva notificación al peticionario.
El examen de registrabilidad comprende el análisis de todas las exigencias que la Norma Comunitaria en materia de propiedad industrial impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos, y tomando en consideración las prohibiciones para el registro de marca. Este constituye un requisito ineludible que debe cumplirse con anterioridad a la concesión o denegación del registro de marca; es obligación de la Oficina Nacional Competente y se debe realizar siempre, existan o no observaciones al registro; este estudio, como se dijo atrás, será minucioso y deberá observar los criterios contenidos en la doctrina y en la jurisprudencia. Es claro que todos los actos provenientes de la administración pública deben ser motivados, este principio es acogido por la Normativa Comunitaria Andina en el artículo 96 de la Decisión 344.
Los actos administrativos deben reflejar las razones que hicieron que el órgano emisor se pronunciara en uno u otro sentido; es decir, que la motivación constituye la razón de ser del acto, una formalidad sustancial; por lo tanto, su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. Los actos provenientes de la administración pública deben exponer las razones de hecho y de derecho que han conducido a adoptar determinada decisión, conceder o denegar un registro de marca, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda las razones de la decisión administrativa.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema ha expuesto lo siguiente en el fallo emitido dentro del Proceso 02-IP-2001: “La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.”[8] Criterio reiterado en el Proceso 115-IP-2003: “ la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.
Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04-AN-97)”[9]. 4.8. La nulidad del registro de una marca. El artículo 113 de la Decisión 344, señala las causales por las que se puede proponer la acción de nulidad de registro de una marca y agrega en su parte final que ésta podrá proponerse en cualquier momento, lo que quiere decir que la acción es imprescriptible.
El mismo artículo se refiere a las causales que sirven de fundamento para perseguir la nulidad del registro de una marca, estas son: que el registro haya sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Decisión 344; que se haya otorgado con base en datos o documentos que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente y que estén contenidos en la solicitud y que sean esenciales, y finalmente, que el registro se haya obtenido de mala fe.
El artículo 113 plantea dos supuestos de esta naturaleza: el primero cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada; el segundo, cuando la solicitud hubiese sido presentada o el registro obtenido por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización, y obtenga para si o para un tercero el registro de la marca.
Sobre la nulidad del registro de marca el Tribunal se ha pronunciado de la siguiente forma: “En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario ‘DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA’. En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.
La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO … El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor.
Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso-administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados.”[10] De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344, además de no estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que al respecto señala la Decisión citada.
SEGUNDO: La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente procedencia. Por ello no hay lugar al registro de un signo que pudiese engañar al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, el engaño existe cuando un signo produce en la mente del consumidor una idea distorsionada o errada acerca de la naturaleza del producto o del servicio, su procedencia, sus características, su modo de fabricación, u otras informaciones que induzcan al público a equivocación. El registro de marcas engañosas da como resultado la existencia de relaciones comerciales injustas.
TERCERO: Las prohibiciones al registro de marcas, pueden ser de carácter absoluto o relativo; al primer grupo, pertenecen las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca; las prohibiciones de carácter relativo son las contenidas en el artículo 83 y se relacionan con los derechos de terceros, que se pudieran ver afectados por la concesión del registro de nuevos signos como marca.
CUARTO: Si los signos son idénticos y los productos idénticos, la confusión es apreciable a primera vista, sin necesidad de recurrir a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, han establecido para determinar la confusión.
QUINTO: El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia, para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.
SEXTO: La marca notoriamente conocida goza de una amplia protección, que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad que rigen en el caso de las marcas comunes. La notoriedad de un marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega.
SÉPTIMO: Las observaciones a la solicitud de registro de una marca pueden ser formuladas por las personas que acrediten tener legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate.
OCTAVO: Todos los actos provenientes de la Administración Pública deben ser motivados y reflejara las razones que hicieron que el órgano emisor se pronunciara en uno u otro sentido, es decir, que la motivación constituye la razón de ser del acto, es además una formalidad sustancial y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.
NOVENO: Las causales para proponer la acción de nulidad del registro de marca están determinadas en forma taxativa en la Decisión 344 y puede proponerse de oficio o a petición de parte; la mencionada acción es imprescriptible. En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a que se emprenda la acción de nulidad de la concesión de la marca.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 5061-ML, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (e) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP-2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. [2] MORENO Y BRAVO, Emilio. “DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” Editorial Dykinson. Madrid 1999. Pág. 4. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de julio del 2000, Proceso Nº 46-IP-2000.
Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594, de 21 de agosto del 2000. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 15 de septiembre del 2004. Proceso N° 89-IP-2004. Marca: “ODU S”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1115 de 9 de septiembre del 2004. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 25 de agosto del 2004. Proceso N° 91-IP-2004. Marca: “FLEX SYSTEM”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 115 de 9 de septiembre del 2004. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA. Sentencia del 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP-2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Nº 633 de 17 de enero de 2001. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA. Sentencia del 27 de noviembre de 2002. Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + GRÁFICA” Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 877 de 19 de diciembre de 2002. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 2 de marzo del 2001.
Proceso N° 82-IP-2000. Caso: “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 651 de marzo del 2001. [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 1 de agosto del 2001. Proceso Nº 02-IP-2001. Marca: “DDN DISCADO DIRECTO”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 651 de 20 de marzo del 2001. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 12 de mayo del 2004. Proceso 24-IP-2004. Marca: “HUMO DE LEÑA LIQUIDO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1080, del 9 de junio de 2004.