PROCESO 23-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación de oficio, de los artículos 82 literal h) y, 83 literal d) de la misma Decisión. Actor: COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Marca: “POLYTEX”. Proceso interno N° 1589-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS: La solicitud recibida por este Tribunal el 14 de febrero del año 2005, la cual por cierto no se ha ajustado a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, por el hecho de que la Instancia Consultante se ha limitado, por medio de Oficio Nº 030-2005-SGS- CS, de 27 de enero del corriente año, a una remisión de copias certificadas de las piezas consideradas principales del proceso, existiendo, consecuentemente, omisiones de carácter formal que, no obstante, este Tribunal, por esta vez, las estime subsanables, luego de haber procedido a una minuciosa revisión de las piezas procesales remitidas, razón por la cual el pedido hecho ha sido admitido a trámite, sin embargo de las limitaciones observadas, por medio de auto de 9 de marzo del 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL SOCIEDAD ANÓNIMA, siendo demandado el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI-, de la República del Perú. Se considera como tercero interesado en este proceso, a la firma COMERCIAL POLYTEX S.A. 1.2. Acto demandado El pedido hecho, en los términos inusuales antes aludidos se origina, como se ha dicho, en la demanda interpuesta por la Compañía Universal Textil S.A., la que mediante apoderado impugna la siguiente Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI: Nº 1405-1999 TPI-INDECOPI, emitida el 26 de noviembre de 1999, por medio de la cual se confirma la Resolución Nº 5240-1999/OSD-INDECOPI, de 11 de mayo del mismo año y, en consecuencia, se otorga el registro de la marca de producto POLYTEX, solicitado por Comercial Polytex S.A. para distinguir tejidos y productos textiles referidos a ropa de cama para hospitales, clínicas y demás de la clase 24 de Nomenclatura Oficial.

Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de la declaración de invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 1405-1999/TPI-INDECOPI, se ordene al INDECOPI que cancele el Certificado de Registro correspondiente a la marca POLYTEX, concedido en favor de Comercial Polytex S.A. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 3 de julio de 1998, la firma COMERCIAL POLYTEX S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “POLYTEX”, como marca destinada a amparar servicios de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza.[1]). - El 9 de noviembre del mismo año, luego de haber sido publicado el extracto de esa solicitud, la COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. presentó observación en contra del registro solicitado. - El 23 de diciembre también de 1998, la firma COMERCIAL POLYTEX S.A. contestó dicha observación, manifestando que la Compañía Universal Textil S.A. “…debe aceptar la coexistencia de sus marcas que presenten dicho prefijo con otros signos que también lo contengan, siempre que presenten elementos adicionales que les otorguen suficiente capacidad distintiva…”. - El 11 de mayo de 1999, la oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 5240-1999/OSD-INDECOPI, por medio de la cual rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo requerido. - El 21 de mayo del mismo año, la COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. interpuso recurso de apelación, dirigido a impugnar la Resolución emitida. - El 2 de julio también de 1999, la firma COMERCIAL POLYTEX S.A. absolvió el traslado del recurso de apelación reiterando sus argumentos. - El 26 de noviembre de 1999, el INDECOPI resolvió el recurso de apelación interpuesto, mediante Resolución Nº 1405-1999, por la cual confirmó la resolución Nº 5240-1999/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca de producto POLYTEX, solicitado por Comercial Polytex S.A. b) Escrito de demanda La COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. con domicilio en la Av.

Venezuela 2505 de la ciudad de Lima, Perú, por intermedio de apoderado manifiesta que el 3 de julio de 1998, la firma COMERCIAL POLYTEX S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “POLYTEX”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 24 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza), respecto de la cual fue presenta observación por parte de la demandante, con base en las marcas de su propiedad POLYSTEL, GOL POLYSTEL, POLYSTEL CLASSIC, POLYSTEL EL TEJIDO FORMIDABLE, POLYSTEL SE MANTIENE JOVEN AUNQUE PASEN LOS AÑOS, POLYSTEL y etiqueta, POLYSTEL-ESTABILIZADO, SUPER GOL DE POLYSTEL, que amparan también productos de la clase 24.

Afirma que “la Autoridad ha reconocido en varias resoluciones su titularidad sobre una familia de marcas en base al prefijo POLY”. Argumenta que “el signo solicitado es confundible gráfica, fonética y conceptualmente con su marca POLYSTEL, ya que ambos se inician con el prefijo POLY, están compuestos por igual número de sílabas, coinciden en sus dos primeros fonemas (sic) y sus sílabas finales son semejantes.“.

Expresa la accionante, que su marca “ es conocida en nuestro medio desde hace muchos años por la publicidad y la calidad de los diversos productos textiles que distingue.” Sostiene finalmente, que “ de otorgarse el registro del engañoso signo solicitado, POLYTEX, se producirá una sustancial dilución del poder distintivo de su marca renombrada.”. c) Contestaciones a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, da contestación a la demanda sosteniendo que la resolución impugnada es válida y legal.

Manifiesta, en lo fundamental, que respecto a la afirmación de la actora sobre familia de marcas “…no existe una familia de marcas de propiedad de la actora, que pueda haberse constituido sobre la base del elemento ‘POLY’ la actora no es la única persona autorizada a utilizar dicho elemento como parte de una marca, y que por lo tanto, la resolución sub- litis se ajusta a Derecho al haber otorgado a nuestro litisconsorte el registro de la marca POLYTEX”.

Sostiene que “…En consecuencia, la actora no podría oponerse al registro de la marca POLITEX, por el sólo hecho de que ésta incluyese el elemento ‘POLY’, puesto que dicho elemento se ha convertido en un elemento marcario débil, es decir, que puede ser usado por terceros sin generar riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial del producto.”.

Expresa que “realizado el examen comparativo entre el signo solicitado POLYTEX y las marcas registradas POLYSTEL y POLYSTEL y LOGOTIPO se ha determinado que pese a la coincidencia en el orden de sus vocales … la presencia de la letra S en la segunda sílaba de la marca registrada y la diferencia entre sus sílabas finales (TEX/TEL), generaran una impresión sonora de conjunto distinta…”.

Asevera, finalmente, que “…las marcas en litigio ‘suenan’ (aspecto fonético) y se ‘ven’ (aspecto gráfico) distinto, razón por la cual el otorgamiento de la marca POLYTEX se ajusta a Derecho … Consecuentemente, la resolución sub-litis resulta plenamente válida.”. Tercero Interesado La firma COMERCIAL POLYTEX S.A., por medio de apoderado da también contestación a la demanda, considerando los siguientes principales aspectos: Alega que el elemento POLY es un término de uso común en la clase 24 y sostiene que “es evidente que no puede concederse a una sola empresa el monopolio de un término utilizado para aludir a una característica de los productos textiles fabricados por todo un sector de la economía nacional.”.

Argumenta que las denominaciones POLYTEX y POLYSTEL son diferentes e inconfundibles, señalando que “realizado el examen de registrabilidad del signo POLYTEX se ha concluido que cumple con ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.”. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La solicitud sobre interpretación prejudicial recibida por este Organo Jurisdiccional, como ya se dijo, no ha sido formulada en los términos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, siendo preciso reiterar a ese respecto, que la Instancia Consultante se ha limitado, por medio de Oficio Nº 030-2005-SGS-CS, de 27 de enero del corriente año, a una remisión de copias certificadas de las “…piezas principales del proceso signado con el número 1589-2003 en los seguidos por la Compañía Universal Textil Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual- INDECOPI sobre impugnación de Resolución Administrativa…”.

Dicha solicitud se afirma que tiene sustento, en la Resolución adoptada por la Instancia compareciente, el 19 de noviembre del 2004, por medio de la cual, en lo sustantivo, se ha considerado necesario suspender la tramitación del referido proceso judicial, “…a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto de la correcta interpretación de los artículos ochentiuno y ochentitrés inciso a) y e) de la Decisión trescientos cuarenta y cuatro que regulan los requisitos para el registro de marcas…”.

Sin embargo de lo observado, a través de una minuciosa revisión de las piezas procesales recibidas, se aprecia que la información que el Estatuto de este Tribunal exige para proceder a atender consultas en materia de interpretación prejudicial, puede ser extraída de la documentación conformante del expediente remitido, en lo relativo a la identificación de la Instancia Nacional Consultante, a la relación de las normas cuya interpretación se requiere, a los hechos considerados relevantes para la interpretación, a la determinación de la causa interna que origina la consulta, así como al lugar para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal concluye, por otra parte, que es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

Requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial Con carácter de simplemente ilustrativo, este Organo Comunitario se permite confirmar con esta oportunidad, que la solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta.

En particular, la solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane este Tribunal.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. Para asegurar el propósito antes señalado, el Tribunal ha concebido un informativo para el planteamiento de la solicitud sobre interpretación prejudicial por los Organos Judiciales de los Países Miembros, cuyo texto se transcribe a continuación, a los fines de que la Instancia Nacional Compareciente lo utilice en las consultas que considere necesario formular en el futuro, documento que se encuentra publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 694, de 3 de agosto del 2001: “1.

La interpretación prejudicial es el mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el comunitario, en la que este último, representado por el Tribunal de Justicia, interpreta en forma objetiva la norma comunitaria y al primero le corresponde aplicar el derecho al caso concreto que se ventila en el orden interno. Su finalidad no es otra que resguardar la aplicación uniforme por todos los jueces en el territorio de los Países Miembros.

“2. En efecto, la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia. No obstante, el Tribunal de Justicia se encuentra facultado para referirse a los hechos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.

“3. Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar del Tribunal de Justicia Andino la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaria General; y, en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que éstas deban ser aplicadas o sean controvertidas por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno -o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria-, están obligados, en todos los procesos en los que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la misma materia debatida o sobre casos similares o análogos.

“4. En los casos en los que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria -jueces nacionales de única o de última instancia-, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta que el Tribunal comunitario se pronuncie, constituyéndose en un presupuesto procesal de la sentencia y en una solemnidad inexcusable e indispensable que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo, cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales de consecuencias impredecibles.

“5. La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso. “6. La solicitud del juez nacional por la cual requiere la interpretación prejudicial debe motivarse de manera sucinta, pero suficientemente completa, de modo que permita al Tribunal lograr una comprensión global del caso consultado.

En efecto: Debe, en particular, incluir un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para que el Tribunal Andino pueda cumplir su cometido, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere y las alegaciones que se hubieren hecho respecto de la aplicación de tales normas; deberá asimismo ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables; todo ello con el objeto de permitir al Tribunal de Justicia enfocar u orientar la interpretación al caso concreto, de suerte que ésta resulte efectivamente útil para el juez que debe fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. “7. La consulta prejudicial puede presentarse en cualquier tiempo antes de dictar sentencia, aunque, a los efectos de lograr una comprensión global del asunto debatido y que la respuesta del Tribunal de Justicia resulte útil, es deseable que la decisión de plantear una solicitud de interpretación prejudicial se adopte después de haber oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en la correspondiente solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.

“8. Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia el determinar cuáles son, en definitiva, las normas pertinentes a interpretar, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de las normas sugeridas o no por el requeriente; le corresponde también absolver la consulta en el orden de prelación que él mismo estime conducente.

“9. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste continuará la tramitación del proceso interno y en su sentencia deberá adoptar el pronunciamiento del Tribunal Andino. Además, el juez nacional remitirá al Tribunal de Justicia la sentencia dictada en los casos objeto de interpretación prejudicial. “10. La solicitud de interpretación prejudicial y los documentos pertinentes deben ser enviados por correo a la sede del Tribunal, en la ciudad de Quito, Roca 450 y Av. 6 de Diciembre.” [2]

2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú, ha solicitado de este Organismo, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y, 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, considerando este Tribunal, que procede la interpretación en los términos formulados, por haber constatado con los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro de la marca “POLYTEX” ha sido presentada el 3 de julio de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

Estima conveniente, además, extender dicha interpretación, de oficio, a los artículos 82 literal h) y 83 literal d) de la misma Decisión, por corresponder a normas relacionadas con los actos administrativos materia de la controversia; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

(…)

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

5. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Denominaciones que pueden producir engaño El literal h) del artículo 82 de la referida Decisión considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro lado, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan alcanzado en el mercado, productos o servicios identificados con marcas de las cuales es titular aquél. El Tribunal al respecto ha expresado: “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”. [3] Este Organismo ha manifestado, con respecto a la prohibición del registro de un signo engañoso que: “…incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee.

Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca en que alguno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa in totum y no podrá ser registrada.”. [4]

6. IRREGISTRABILIDAD DE OTROS SIGNOS COMO MARCAS Las Marcas Débiles Toda denominación debe tener en su estructura un elemento que la haga distintiva, caso contrario, se constituirá en un signo débil; de ser así, podría ocasionarse una situación de irregistrabilidad. El uso de ciertos gráficos en distintivos que amparen una clase determinada de productos o de servicios, puede también acarrear al signo la característica de “débil” y, será admitido a registro, en tanto no induzca a confusión a los consumidores respecto a marcas previamente registradas.

Si este tipo de denominaciones se encuentran acompañadas de algún otro elemento, en el examen de registrabilidad se deberá verificar si aquél tiene un “poder diferenciador” que le brinde la debida distintividad al signo. En este contexto el Tribunal en sus pronunciamientos ha manifestado: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, ‘la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro’.

(BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79). “Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’. (OTAMENDI, Jorge, op.cit., pp. 191 y 192).” [5]

7. FAMILIA DE MARCAS En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. Las marcas derivadas o defensivas Este Tribunal se refiere a las marcas derivadas o defensivas, toda vez que en este proceso se menciona por una de las partes que la marca POLYTEX es una derivación de la marca principal POLY, de propiedad de la Compañía Universal Textil S.A. Ha este respecto se ha dicho: “La presencia de marcas no destinadas a un uso efectivo responde también y en gran medida al propósito de ampliar en lo posible la defensa de las marcas propias realmente usadas.

Para ello, se extiende la protección de estas marcas registrándolas también para productos distintos de los efectivamente explotados, a efectos de evitar que la misma marca u otra muy similar sea adoptada por empresa extraña, aun cuando sea para productos o servicios distintos de los que se explotan. Igualmente para evitar la posible adopción por terceros de signos semejantes a los constitutivos de marcas valiosas, las empresas que las explotan registran variantes o derivaciones de las mismas, a fin de asegurar una fácil eliminación de dichas eventuales marcas ajenas, próximas por similitud gráfica o fonética.”[6] Las marcas derivadas son definidas como: “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.”[7] De lo citado anteriormente, se puede colegir que estos dos conceptos están íntimamente relacionados, de tal manera que si se registra una marca derivada, ésta puede tener como objetivo el de constituirse en marca defensiva; de la misma manera, cuando una marca es defensiva, ésta se deriva de una marca principal, esto es que tendrá la característica de ser derivada para cumplir con su objetivo.

Siguiendo estas consideraciones, las marcas defensivas o derivadas deberán, en cualquier caso, tener un uso práctico, puesto que si la marca registrada no es explotada por su titular, podrá tener lugar a la cancelación del registro de la marca, conforme el artículo 108 de la Decisión 344.

8. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[8] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Reglas para realizar el cotejo marcario Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [9]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [10]

9. LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 determina una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace, estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[11] Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. [12] Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2. Según lo determina el artículo 82 literal h) de la misma Decisión, no pueden registrarse los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, o de prestación de los servicios, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios. 3.

Los signos denominativos deben, en su composición, contener elementos con aptitud suficientemente distintiva; tratándose de prefijos o de sufijos, si éstos son de uso común convertirán a la marca en débil. 4. Las marcas derivadas y las marcas defensivas, son conceptos que se relacionan en forma recíproca, tanto por la forma como surgen, como por el objetivo de su registro.

En todo caso, estas marcas, deberán ser usadas por su titular, caso contrario, podrá tener lugar la cancelación del registro de la marca, conforme el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 5. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 6.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 7. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 8.

La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, por la difusión y por el reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. Se destaca que la notoriedad debe necesariamente ser probada por quien la alega. 9.

No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 1589-2003, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial a la mencionada Sala, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 24.- Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa. [2] Nota Informativa sobre Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial, publicada en la Gaceta Oficial N° 694, de 3 de agosto del 2001. [3] Proceso 07-IP-95; sentencia de 7 de agosto de 1995;

G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “COMODISIMOS (etiqueta)”; JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomo IV, Pág. 166. [4] Proceso 76-IP-2004, sentencia del 4 de agosto del 2004; G.O. Nº 1114, de 7 de septiembre del 2004; marca: “ZURIT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 1-IP-2004, sentencia de 10 de marzo de 2004.

G.O. Nº 1057, de 21 de abril del 2004. Marca: “SPORT SPIRIT”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Respecto a las marcas defensivas, se refiere PELLA, para definirlas como las que consisten en “nombres o dibujos que formen variantes de la marca principal, para impedir toda discusión con marcas de mala fe intencionalmente colocadas en el límite dudoso de la semejanza o la diversidad.

Cfr. Pella, R., Casos prácticos en propiedad industrial, Barcelona, p.101. citando en MASCAREÑAS, Carlos et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 888. [7] MASCAREÑAS, Carlos et.al: Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908. [8] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [10] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Ibídem.