Año XXII - Número 1266 Lima, 23 de noviembre de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 146-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 134 eiusdem.

Parte actora: compañía SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Caso: signo “ACTI-V (mixto)”. Expediente: N° 2003-00182 (9006) Proceso 152-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: UNILEVER, N.V. Marca: “SOLERO” (nominativa). Proceso interno N° 2003-00232 Proceso 149-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Caso: denominación “CELNEC”. Expediente: N° 2002-00105 (7821) Proceso 115-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de la Resolución 503 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 5 de la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículos 2 y 3 de la Resolución 214 de la Secretaría General.

Proceso interno Nº 2001-00163 (7066) Pág. 1 11 20 30 PROCESO Nº 146-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 135, literal b, y 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 134 eiusdem.

Parte actora: compañía SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Caso: signo “ACTI-V (mixto)”. Expediente: N° 2003-00182 (9006). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinte de septiembre del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de “Los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 18 de agosto de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., solicitó el registro de la marca ACTI-V (mixta) para distinguir ‘Confitería medicada’ de la clase 5 Internacional de Niza, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio”; que “… publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro del término legal, la compañía NOVAMED S.A., presentó oposición con base en la existencia de la marca ACTIN registrada a su nombre en la clase 5”; que “… se presentaron oposiciones por parte de la sociedad LABORATORIOS BIOLÓGICOS FARMACÉUTICOS COMERCIANDO COMO LABIOFAM, con base en la existencia de la marca BACTIVEC (mixta); sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, con base en la solicitud de registro de la marca DANONE ACTIV en la clase 30 presentada con anterioridad y por parte de la Señora MARIA MINERVA CORTES OSORIO con base en la marca ACTIVE DAY, registrada en la clase 3”; que “… una vez agotada la etapa de alegatos, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró mediante la Resolución núm. 22751 de julio 24 de 2002, infundadas las oposiciones presentadas, concediendo el registro de la marca ACTI-V (mixta) a favor de la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.”; que “… la División de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición interpuesto oportunamente por la sociedad NOVAMED S.A., confirmó la resolución que declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta ACTI-V … argumentando que los signos ACTIN y ACTI-V ‘no presentan similitudes gráfica, ortográfica, fonética y conceptual’ ”; y que “El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decide el recurso de apelación revocando las decisiones 23/11/2005 2.44 anteriores, declarando fundada la oposición presentada por NOVAMED S.A. y consecuencialmente negando el registro de la marca solicitada, quedando agotada la vía gubernativa”.

Se alega en la demanda que “El 19 de enero de 2001, la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio –División de Signos Distintivos- el registro de la marca ACTI-V (MIXTA) para distinguir ‘Confitería medicada’ de la clase 5 internacional”; que “La sociedad LABORATORIOS BIOLOGICOS FARMACEUTICOS COMERCIANDO COMO LABIOFAM, presentó oposición al registro de la marca ACTI-V (mixta) en clase 5, con base en la existencia de la marca BACTIVEC (mixta) registrada a su nombre en clase 5”; y que “LABORATORIOS BIOLOGICOS FARMACEUTICOS COMERCIANDO COMO LABIOFAM, COMPAGNIE GERVAIS DANONE y MARIA MINERVA CORTES OSORIO no presentaron recursos en contra de la Resolución No. 22751 del 24 de julio de 2002”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación del “literal b) del artículo 135 de la Decisión 486”, argumentando al efecto que “… al negarse el registro de la marca ACTI-V (mixta) por considerarla confundible con la marca ACTIN, y por tanto afirmar que carece de distintividad es una violación por aplicación indebida, toda vez que el signo sí es distintivo”; que “… la palabra ‘ACTI’ es de uso común para distinguir productos alimenticios; en ese orden de ideas, si la marca ACTIN de NOVAMED S.A., coexiste con otras que al igual que la solicitada, reproducen e incluyen la marca ACTIN, en el sentido de usar la expresión de uso común ‘ACTI’ para distinguir productos de la clase 5 … también podrá hacerlo con la que se pretende registrar”; que “… la marca solicitada cuenta con elementos adicionales a la palabra ‘ACTI’, los cuales le otorgan la caracterización e individualización necesaria para distinguir productos en el mercado y de los otros fabricantes.

Es decir, el elemento gráfico que compone la marca solicitada y el tipo de letra en que se expresa la palabra ‘ACTI’, le otorgan a ACTI-V (mixta), la distintividad y caracterización necesaria para ser registrada como marca”. El consultante también informa que, según el actor, “se violó el literal a) del artículo 136 de la GACETA OFICIAL Decisión 486”, ya que “… resulta evidente que la marca solicitada no es idéntica a la previamente registrada, en primer lugar porque ACTI-V es un signo mixto, mientras que ACTIN es una marca nominativa y, en segundo lugar, porque existen diferencias entre los signos a nivel ortográfico y visual”; que “el examen de registrabilidad efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio, es incorrecto y va en contra de las reglas Jurisprudenciales y Doctrinales del cotejo marcario.

Si bien es cierto que la regla general es que los signos deben ser examinados en conjunto, teniendo en cuenta todos y cada uno de los elementos que los conforman, también lo es que el Tribunal Andino de Justicia, el Consejo de Estado y la demandada han utilizado el criterio según el cual, tratándose de expresiones que incluyen partículas o prefijos genéricos, descriptivos o de uso común, éstos deben extraerse de la comparación entre los signos que los contienen”; que “la palabra ‘ACTI’ es de uso común dentro de las marcas registradas en la clase 5 Internacional en Colombia y en consecuencia dicha partícula puede ser usada libremente por los competidores y no puede considerarse como el elemento distintivo de los signos que lo contienen”; que “ACTIN y ACTI-V (mixta) no son confundibles, a pesar de compartir la partícula de uso común ‘ACTI’, consideración que encuentra sustento en la coexistencia pacífica de veintiocho (28) marcas que también incluyen dicha partícula”; que “… si en el momento existe un número de marcas que empiezan con la palabra ‘ACTI’, sin que tal hecho haya causado confusión dentro del público consumidor, el registro de ACTI-V (mixta) no introduciría ningún riesgo de error al mercado”; que “el elemento gráfico del signo ACTI-V (mixta) solicitado no predomina simplemente por el hecho de que la palabra ‘ACTI’ sea de uso común, sino porque es en si mismo, distintivo y prevalece dentro del conjunto.

Los cambios de tonalidad entre los elementos que conforman la gráfica, el tipo de letra y forma especial en que se encuentra escrita la palabra ACTI-V, la simulación de un signo de visto bueno en letras ‘V’ al final del signo solicitado, son elementos gráficos especiales y distintivos que predominan y serán recordados plenamente”; que “las marcas no son confundibles y en consecuencia su coexistencia en el mercado es posible puesto que no se generará riesgo ni de confusión ni de asociación, demás (sic) de que en el mercado ya existen varias marcas que a pesar de incluir 23/11/2005 3.44 la palabra ‘ACTI’ en su configuración coexisten sin problema con la del opositor”; que “el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 … es una norma prohibitiva y en consecuencia de aplicación restrictiva.

Así, si no concurren los supuestos de hecho en ella contenidos, la misma no es aplicable y el registro de marca solicitado debe ser concedido”. El Tribunal observa además que, según la demanda, “El hecho de que la palabra ‘ACTI’ sea de uso común para distinguir productos de la clase 5, determina que no se han otorgado ni se pueden otorgar derechos exclusivos sobre dicha palabra y en consecuencia, la misma puede ser usada libremente por los competidores”; que “la partícula de uso común (y por ende inapropiable) ‘ACTI’ se encuentra semi-circundada por una figura que asemeja una órbita y que culmina con una esfera sobre la cual se precia (sic) la letra ‘V’, que por la forma de escritura semeja un signo de visto bueno, bastante distintivo pero que no desdibuja su característica de letra ‘V’ del alfabeto”; que “la parte que predomina y le otorga la distintividad al signo solicitado no es la palabra sino el elemento gráfico que esta (sic) acompaña y la letra ‘V’, que se ve y se pronuncia y además se recuerda especialmente …”; que “si el elemento denominativo ‘ACTI’ de la marca ACTI-V (MIXTA) solicitada no es el distintivo, puesto que se trata de una palabra de uso común, es el elemento gráfico el que predomina, más aún cuando es, sin lugar a dudas, distintivo en sí mismo”; que “La Oficina de Marcas al hacer la comparación de la marca ACTI-V (MIXTA) con la marca ACTIN lo hace exaltando la coincidencia en cuanto a la partícula común ‘ACTI’ y no tiene en cuenta el elemento gráfico que le otorga la distintividad al signo solicitado”; que “Adicionalmente, es necesario señalar que cada uno de los signos evoca un significado conceptual propio, lo que determina que no serán confundidos. la (sic) marca solicitada ACTI-V evoca varios conceptos individuales, por ejemplo: (i) actividad;

(ii) activar: hacer que un proceso sea o parezca más activo; (iii) activo o activa: que obra o tiene virtud de obrar; entre otros. Por su parte, la palabra ACTIN, evoca el concepto de actuación en el sentido de representación ó el de actuación como ejecución de un acto”; que “a pesar que las palabras en cotejo son cada una de fantasía, las mismas evocan conceptos distintos, lo que produce que el riesgo de confusión entre las mismas desa- GACETA OFICIAL parezca por completo”; que “… la palabra ‘ACTI’ es de uso común para distinguir productos farmacéuticos y la marca ACTIN de NOVAMED S.A. es débil y coexiste con otros signos que están formados también por el vocablo ACTIN, y más significativo aún: que empiezan con dicha palabra”; que “El Tribunal Andino de Justicia como la demandada han reconocido la existencia de marcas débiles conformadas por partículas o radicales de uso común y que por ser débiles deben permitir la coexistencia de otras marcas formadas por dicha partícula o radical de uso común”; y que “Si bien es cierto que las marcas en cotejo ACTIN y ACTI-V (MIXTA) distinguen productos de la misma clase, los que distingue la marca ACTI-V (MIXTA) son tan específicos que no serán confundidos con otros de la clase 5”. 2.

Contestación a la demanda En el escrito de contestación a la demanda, formulado por el representante de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que “… debe tenerse en cuenta que el cotejo de conjunto y no fraccionado del cual habla el Tribunal, encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas. De hecho, el Consejo de Estado, acogiendo los pronunciamientos que sobre el punto ha hecho el Tribunal Andino de Justicia, ha establecido que el examen que se haga de las marcas farmacéuticas es diferente.

Así pues, muchas de estas marcas están formadas por un prefijo o sufijo que se refiere por ejemplo al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, los cuales guían al consumidor a identifican (sic) la naturaleza del producto comercializado. Estos sufijos o prefijos son de uso común y por lo tanto, el examen debe hacerse no respecto al sufijo o prefijo, sino respecto a la otra parte de la palabra”; que “Aún siguiendo el criterio aplicable para la comparación de las marcas farmacéuticas antes referidas se tiene que, ‘ACTI-V’ (mixta), contrariamente a lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘ACTI-V’ (solicitada) frente a ‘ACTIN’ resulta indudable que se presentan similitudes entre las mismas, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado, sin que el hecho de que se haya agregado la letra ‘V’ le imprima le (sic) otorgue distintividad a la marca solicitada ‘ACTI-V’ ”; que “… la 23/11/2005 4.44 marca ‘ACTI-V’, clase 5 (solicitada) es semejante a la marca registrada con anterioridad ‘ACTIN’ clase 5 …, existen semejanzas evidentes en los aspectos gráfico, ortográfico, auditivo y conceptual que conllevarían al público consumidor a error respecto al origen empresarial de los productos; lo anterior habida cuenta que la expresión ‘ACTI-V’ reproduce las cuatro letras que conforman la marca registrada, presentándose solamente la diferencia en el cambio de la consonante ‘N’ por la ‘V’ lo cual no le otorga suficiente disntintividad (sic), más aun si tenemos en cuenta que identifican productos relacionados en el mercado de la misma clase y que de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos”; que “En razón a lo anterior resulta claro y evidente que la marca solicitada ‘-ACTI-V’ encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el … literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 … debiéndose señalarse (sic) que las causales de irregistrabilidad son de orden público y de obligatorio cumplimiento sobre lo cual debe tener especial cuidado la oficina nacional competente ya que se trata de productos relacionados con la vida, la salud y la integridad de los consumidores”; que “La coexistencia de los (sic) marca (sic) en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que la marca solicitada ‘ACTI-V’ ampara productos de la clase 5 como los que distingue la marca registrada ‘ACTIN’ ”; y que “… los signos confrontados presentan similitudes y no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen la (sic) consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y que se verían expuestos a confusión, en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede”.

Por otra parte, la demandada sostiene que “El argumento que presenta el accionante al referirse a otras expresiones que fueron objeto de registro, no es jurídicamente admisible para sostener la registrabilidad de un signo con base en uno que ya está registrado, ya que el conjunto de elementos que conforman cada signo debe ser apreciado en cada caso particular, y su relación con los productos o servicios que preten- GACETA OFICIAL den distinguir, en orden a determinar la registrabilidad del signo”. 23/11/2005 5.44 c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números;

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita corresponden a “Los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la Decisión cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 217 y 218 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de la disposición prevista en el artículo 134 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. GACETA OFICIAL Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465).

Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

A título de referencia, cabe citar el criterio de la jurisprudencia europea, según la cual, se trata 23/11/2005 6.44 de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Este Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.

II. De los signos denominativos y mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, GACETA OFICIAL integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240). 23/11/2005 7.44 III.

De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión o de asociación. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 136, literal a, no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda constituir un riesgo de confusión o de asociación. Del texto de la disposición citada se desprende además que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca en confusión o asociación a los consumidores o usuarios, puesto que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. A fin de establecer si se configura o no el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, sea que éstos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse GACETA OFICIAL como un riesgo de confusión indirecta. … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo” (BERCOVITZ, Alberto: op. cit., p. 478).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la 23/11/2005 8.44 G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pueden incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible en- GACETA OFICIAL tre los signos enfrentados (STJCE, del 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: op.cit., p. 475).

En definitiva, el riesgo de confusión o de asociación puede presentarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. A objeto de verificar la existencia del citado riesgo, el examinador deberá tomar en cuenta también los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. El vínculo se configurará si se constata que, frente al signo pendiente de registro, destinado a amparar uno o varios productos correspondientes a una clase determinada, se encuentra registrado como marca un signo que se hubiese solicitado para amparar la totalidad de los productos correspondientes a la misma clase.

IV. De las marcas farmacéuticas. Partículas de uso común. La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéu- 23/11/2005 9.44 ticos, y una marca que tiene por objeto el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: op.cit., pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que GACETA OFICIAL orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O. A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). V. De la marca débil Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso 23/11/2005 10.44 general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2002, pp. 191 y 192). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.

El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2º En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre una marca, registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, y un signo pendiente de registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

GACETA OFICIAL 23/11/2005 11.44 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 5° La comparación entre un signo ya registrado como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y un signo pendiente de registro, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario. 6° Si uno de los elementos que integran un signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio de que se trate, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 152-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: UNILEVER, N.V. Marca: “SOLERO” (nominativa). Proceso interno N° 2003-00232. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad- GACETA OFICIAL 23/11/2005 12.44 ministrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. dencia, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la decisión contenida en la Resolución No. 28279 ya referida.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de agosto del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de nueve de septiembre del dos mil cinco.

Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de lo anterior, se restablezca su derecho y se conceda el registro de la marca “SOLERO” (nominativa). 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.

ANTECEDENTES: a) Los hechos 1.1. Partes Actúa como demandante la sociedad UNILEVER N.V., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como tercero interesado a la sociedad CERVECERIA POLAR C.A. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad UNILEVER N.V., por intermedio de apoderada, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 28279, de 30 de agosto del 2002, emitida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, mediante la cual se negó el registro de la marca “SOLERO” solicitado por la sociedad UNILEVER N.V., para proteger productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; - Nº 39061, de 29 de noviembre del 2002, emitida por la misma Autoridad, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el accionante, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28279 y, concedió además el respectivo recurso de apelación; y, - Nº 42354, de 27 de diciembre del 2002, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la aludida Depen- - El 12 de febrero del año 2002, la sociedad UNILEVER, N.V. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “SOLERO” (nominativa), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase Nº 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 514, de 22 de marzo del 2002, no habiendo sido presentadas oposiciones contra ella. - El 30 de agosto también del 2002, la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución Nº 28279, por medio de la cual negó el registro de la expresión SOLERO, con fundamento en la existencia del registro de la marca “SOLERA” de propiedad de CERVECERIA POLAR C.A., destinada a amparar productos comprendidos en la misma clase 32. - La sociedad solicitante del registro, dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, contra de la Resolución Nº 28279. - El 29 de noviembre del 2002, la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de Resolución Nº 39061, por la cual confirmó en todas sus partes la resolución inicial. 1 Clase 32.- Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

GACETA OFICIAL - El 27 de diciembre del mismo año, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), resolvió a su vez el recurso de apelación, mediante Resolución Nº 42354, confirmando, así mismo, lo decidido en la Resolución Nº 28279. b) Escrito de demanda La sociedad UNILEVER N.V. manifiesta, que el 12 de febrero del 2002 solicitó el registro de la denominación “SOLERO” (nominativa) como marca destinada a amparar productos de la clase internacional 32; que luego de publicado el extracto de esa solicitud, no fueron presentadas oposiciones por parte de terceros.

Señala también, que mediante la Resolución Nº 28279, de 30 de agosto del 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la denominación solicitada, con fundamento en el registro previo de la marca “SOLERA” Nº 108896, de propiedad de CERVECERIA POLAR C.A., concedido para distinguir productos también comprendidos en la Clase 32 Internacional, con vigencia hasta el 8 de mayo del 2010.

Puntualiza que planteó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución Nº 28279. Sobre esta base, la misma Superintendencia emitió, como ha sido ya enunciado, la Resolución Nº 39061, de 29 de noviembre del 2002, por la cual se resuelve el recurso de reposición, se confirma la resolución impugnada y se concede el recurso de apelación. Precisa, asimismo, que la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), a través de la Resolución 42354 de 27 de diciembre del 2002, resolvió el recurso de apelación y, confirmó la Resolución 28279.

Argumenta que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que la Superintendencia ignoró las significativas diferencias que se presentan entre la marca solicitada y la marca registrada, pues además de generar cada una de ellas un impacto visual diferente, su significado es completamente distinto, lo cual permite que el consumidor las recuerde de manera independiente.

Con base en jurisprudencia vertida por este Tribunal (Proceso 9-IP-94), deduce que el consu- 23/11/2005 13.44 midor de los productos de la Clase 32 es un “consumidor selectivo”, ya que se detiene a analizar cuál es el producto que desea consumir y, por tanto, no es probable deducir riesgo de confusión alguno sobre el producto mismo o sobre su procedencia. Prueba de ello, argumenta, es que la sociedad CERVERCERIA POLAR C.A., titular de la marca SOLERA (mixta) y principal interesada en evitar que terceros soliciten el registro de marcas confundibles con las suyas, previamente registradas, no presentó escrito de oposición contra la solicitud de registro la marca ”SOLERO”, aceptando la coexistencia pacífica entre esta marca y la marca “SOLERA”.

Considera también, que al ser titular del registro de la marca “SOLERO” en las Clases 29, 41 y 43, el consumidor al observarla la relacionará inmediatamente con los productos comprendidos en dichas clases y no con la marca “SOLERA”. Alude, además, la violación del artículo 134 de la Decisión 486, expresando que la marca “SOLERA” (mixta) al estar conformada por elementos adicionales como son las palabras CERVEZA POLAR y el diseño de la etiqueta, no producirá confusión en el consumidor, ya que éste la relacionará de inmediato con la sociedad CERVERCERIA POLAR C.A. ampliamente conocida en el mercado de las cervezas.

Finalmente y, con base en Jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 9-IP-94, concluye subrayando, en síntesis, que “el signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo, sino en cuanto se pueda llevar a confusión con el público”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados y, citando jurisprudencia de este Tribunal sentada en los Procesos 1-IP-87, 15IP-96 14-IP-98 y, 22-IP-96, manifiesta que resulta evidente que la denominación “SOLERO” si bien es susceptible de representación gráfica, GACETA OFICIAL contrariamente a lo que afirma la actora, carece de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados resulta ineludible constatar semejanzas de tipo gráfico, ortográfico y fonético, habida cuenta de que el signo sobre el cual se pretende el registro, coincide en su mayoría con las letras de la marca registrada, operándose únicamente el cambio de la vocal “A” por la vocal “O”, letra que no cuenta con las características suficientes para otorgarle al signo solicitado la distintividad necesaria frente a la marca previamente registrada.

Tomando como base jurisprudencia de este Tribunal (Procesos 21-IP-96, 48-IP-99 y, 49-IP-99), considera que la confundibilidad radica fundamentalmente en la acción de confundir, hasta el punto de tomar una cosa por otra. Afirma que para que exista el riesgo de confusión o de asociación es preciso que concurran dos cuestiones que determina el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o del servicio; el primer elemento se refiere a la identidad o a la semejanza de tipo visual, conceptual o fonético que debe existir entre los signos. En segundo lugar es indispensable analizar los productos o los servicios que identifican las marcas en conflicto.

Así, para que se niegue una solicitud de registro de marca se necesita que concurran ambos elementos mencionados, pues la presencia de uno sólo de ellos es insuficiente para declarar la irregistrabilidad de una marca. Respecto a la semejanza entre los signos en cuestión, manifiesta, que predomina entre ellos el elemento denominativo, por lo que la coexistencia de los dos registros marcarios conllevaría a error al consumidor sobre el origen empresarial de los productos.

Puntualiza que la coexistencia de las marcas en estudio generaría confundibilidad entre los consumidores, en razón de que la marca solicitada pretende amparar los mismos productos que distingue la marca registrada, pudiendo originar en el mercado la idea de un empresariado común o de la existencia de una vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo que efectivamente no sucede.

Concluye subrayando que, “los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la 23/11/2005 14.44 División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado (sic) para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. d) Tercero interesado La sociedad CERVECERIA POLAR C.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda expresando, en lo sustantivo que “la pretendida ilegalidad de las Resoluciones impugnadas carece de fundamento legal, por cuanto la expresión SOLERO no es suficientemente distintiva frente a la marca SOLERA (Mixta) de Cervecería Polar C.A., razón por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó acertadamente su registro bajo la correcta aplicación de los Artículos 134 y 136literal a) de la Decisión 486”.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, correspondiente al antiguo Estatuto de este Tribunal. No obstante esa imprecisión, este Tribunal estima que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apreciándose que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

GACETA OFICIAL

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado compareciente ha solicitado, como ha sido ya dicho, la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal procede a atender el pedido en los términos formulados, toda vez que la solicitud relativa al registro de la expresión “SOLERO” (nominativa) ha sido presentada el 12 de febrero del 2002, esto es, en vigencia de la Decisión 486. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Por lo expuesto, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 486 (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 23/11/2005 15.44 mercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (…)

4. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (…) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el co- Elementos constitutivos de una marca El artículo 134 de la Decisión 486 define de manera general a la marca y luego, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como tal, los cuales son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

La distintividad es, según la doctrina y la jurisprudencia, la función primordial de la marca y, es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique y, de esta forma, realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir. Un signo que cumple con la condición de ser distintivo, cuenta con dos aspectos fundamentales: “la capacidad intrínseca o ‘de individualización’ y la capacidad extrínseca o de ‘no GACETA OFICIAL confundibilidad’” 2.

La fuerza distintiva de la marca implica que el signo, por sí mismo, debe tener la suficiente capacidad para individualizar los bienes sobre los cuales se la coloca y, además, no debe generar confusión respecto de otros signos registrados o previamente solicitados. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La representación gráfica, juntamente con la distintividad, constituyen pues los elementos esenciales de una marca, de conformidad con lo establecido por la Decisión 486; y, el requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra ahora implícitamente contenido en la definición de marca incluida en la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 2 OTERO LASTRES, José Manuel.

“REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 129. 23/11/2005 16.44

5. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En el marco de la Decisión 486 se puede sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en su artículo 134.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder éstas a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. GACETA OFICIAL Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 3 Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar, en principio, a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia también de esta interpretación prejudicial. El Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 3 4 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23/11/2005 17.44 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

Este Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

GACETA OFICIAL 23/11/2005 18.44 “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. 5 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 6

8. CONEXIDAD COMPETITIVA DE PRODUCTOS Este Tribunal, al hacer referencia a la conexión competitiva que se da entre productos, ha señalado: “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares 6 5 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”. 7 El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.

Se debe recalcar que lo trascrito, se encuentra ligado íntimamente al grado de atención del consumidor, tomando en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas.

Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, el que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio. Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne, además, el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales 7 Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”.

Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996; Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23/11/2005 19.44 de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo. 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la po- GACETA OFICIAL 23/11/2005 20.44 sible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00232, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 149-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Parte actora: sociedad AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Caso: denominación “CELNEC”. Expediente: N° 2002-00105 (7821). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, treinta de septiembre del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “El artículo 81, artículo 83 literal a) y artículo 96 de la [Decisión 344 de la] Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendo- za Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 18 de agosto de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad HOESCHT (sic) MARION ROUSSEL AG, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca GACETA OFICIAL CELNEC para distinguir productos de la clase 5 internacional”; que “La sociedad HOESCH (sic) MARION ROUSSEL AG, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio anotar el traspaso de la solicitud a HOESCHT (sic) MARION ROUSSEL HOLDING GMBH y el cambio de nombre de esta ultima (sic) a AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH”; que “Contra la solicitud de registro de la marca no se presentaron oposiciones (sic) por parte de terceros”; que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca CELNEC, fundamentando su decisión en la existencia del registro de la marca SENEC (NOMINATIVA) que también distingue productos de la clase 5º tales como preparaciones veterinarias y farmacéuticas”; que “Contra la decisión anterior de la Superintendencia de Industria y Comercio se presentaron los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos en el sentido de confirmar la decisión de negar el registro de la marca CELNEC declarando agotada la vía gubernativa”.

El apoderado de la sociedad AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH argumenta en su demanda que “El 7 de abril de 1998, la sociedad HOECHST MARION ROUSSEL AG, solicitó … el registro de la marca CELNEC para distinguir ‘preparaciones farmacéuticas y veterinarias’, productos de la clase 5 internacional”; y que, en la Resolución N° 28784 de 31 de octubre de 2000, “La Superintendencia de Industria y Comercio no menciona que (sic) productos distingue la marca SENEC, simplemente afirma que distingue productos similares a los amparados por la marca CELCEN (sic) solicitada, omite entonces indicar cuales (sic) productos en particular distingue SENEC, lo cual es parte fundamental del análisis”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora, en su demanda, denuncia la violación de los artículos 81, 83 literal a, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y sostiene que “el signo debe ser perceptible, es decir apreciable por los sentidos, susceptible de representación gráfica y distintivo o sea que le permita al consumidor distinguirlo de otro de la competencia, por lo anterior deduce que la marca CELNEC tiene capacidad para ser marca”; que “para aplicar el literal a) del artículo 83 se deben dar los dos presupuestos, si solo se da 23/11/2005 21.44 uno de los dos la norma no es aplicable y no se podría negar el registro de la marca solicitada, y que también las diferencias ortográficas y fonéticas permiten al consumidor diferenciar claramente una y otra marca, además de que si existe alguna similitud esta radica en la ultima (sic) sílaba y esto no puede confundir al consumidor de forma tal que una persona normal pueda llegar a confundir una marca con otra”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio solo practicó el examen de registrabilidad de manera parcial, cuando su obligación era analizar las marcas enfrentadas de manera mas (sic) profunda por lo tanto no cumplió con lo establecido en artículo citado, tiene entonces la Administración la obligación de realizar un examen en forma integra con base en los elementos propios del mismo como son el parecido de los signos, la confundibilidad de los signos y la confundibilidad que los signos distinguen”; y que “los actos administrativos violaron el artículo 96 por no aplicarlo en la forma debida”.

El Tribunal observa en la demanda el alegato según el cual “Los diferentes autores sostienen que para que un signo pueda convertirse en marca y ser registrado como tal, debe ser novedoso y especial”; que “No hay duda pues que desde este punto de vista el signo CELNEC tiene la capacidad para ser marca”; que “La marca SENEC está registrada para distinguir productos de la clase 5 internacional, mientras que CELNEC pretende distinguir únicamente preparaciones farmacéuticas y veterinarias”; que “… los actos administrativos demandados violaron el Artículo 81 de la Decisión 344 por no haberlo aplicado, al considerar que la marca CELNEC no era distintiva de ‘preparaciones farmacéuticas y veterinarias’ de la clase 5, por la existencia previa de la marca SENEC registrada para distinguir productos de la clase 5 internacional”; que “La norma analizada prohíbe el registro de marcas cuando se dan los siguientes presupuestos de hecho: A. Que el signo que se pretende registrar sea idéntico o semejante a otro previamente registrado.

B. Que ambos signos distingan los mismos productos o servicios o distingan productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”; que “… la sílaba inicial en ambos casos es diferente, tanto ortográfica como visualmente, y ocurriendo esta diferencia desde el comienzo de las expresiones, es del caso concluir que desde el principio las marcas enfrentadas despiertan una impresión diferente en GACETA OFICIAL el consumidor”; que “… las marcas enfrentadas tienen diferentes sílabas iniciales CEL y SE.

Observamos que entre CEL y SE existen diferencias radicales de tipo ortográfico, fonético y visual. Es así como de las tres letras que conforman la sílaba inicial de la marca solicitada, sólo una se encuentra también en la registrada”; que “La similitud existente entre las marcas radica exclusivamente en la partícula NEC final, por lo que dicha similitud no impresiona al consumidor de forma que evite que una persona de inteligencia media pueda diferenciar claramente una y otra palabra.

Es de anotar que la sílaba inicial es total y completamente diferente, lo cual es de innegable relevancia en la impresión de conjunto despertada por las marcas”; que “… las dos consonantes de la sílaba inicial de la marca solicitada, la diferencian radicalmente de la registrada”; que “El usuario promedio es la persona media, con inteligencia media, percepción media y que conoce suficientemente como satisfacer sus necesidades.

Este usuario medio no confundirá dos denominaciones tan diferentes como lo son CELNEC y SENEC”; que pueden diferenciarse los signos enfrentados “puesto que ortográfica, visual y auditivamente presentan elementos particulares e individualizadores suficientes como para coexistir pacíficamente en el mercado”; y que “La operación administrativa de realizar el examen de registrabilidad es una operación reglada y no es discrecional de la administración. Tiene pues la administración la obligación de practicar el examen de registrabilidad en forma integra, con base en los elementos propios de este examen, los cuales son: el parecido de los signos, la confundibilidad de los signos y la confundibilidad de los productos que los signos distinguen”. 2.

Contestación a la demanda En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que “En primer término, es pertinente precisar que la normatividad aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver la controversia; no obstante, la norma aplicable puede ser también aquella que se encontraba vigente al momento de expedir el acto administrativo acusado para el caso en cuestión la decisión (sic) 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de ésta hayan pasado a formar parte de derecho comunitario vigente …”; y que “… resulta indiferente la aplicación de la decisión 344 0 23/11/2005 22.44 (sic) la 486, atendiendo a la continuidad en el principio que orienta la causal de iregistrabilidad en estudio, y que se encuentra en ambas disposiciones”.

En relación con la registrabilidad del signo, la parte demandada sostiene que “… es evidente que, la palabra CELNEC a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados SENEC (registrada) y ‘CELNEC’ (solicitada) resulta indudable que presentan similitudes fonéticas, que claramente no le otorgan distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”; que “… tratándose de marcas que distinguen productos farmacéuticos, el examen comparativo resulta más riguroso en tanto se trata de proteger el interés general en la preservación de la salud pública y en esa medida se debe eliminar el riesgo de confusión en el consumidor”; que “Para que exista el riesgo de confusión o asociación que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio.

El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar es necesario analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto”; que “… se pude (sic) observar claramente, que CELNEC reproduce la sílaba NEC de la marca registrada SENEC.

Así las cosas resulta evidente que la identidad de las expresiones puede llevar a confundir al público consumidor, dado que la (sic) expresiones citadas comparten una expresión que fonética y auditivamente es igual”; que “… resulta evidente que, CELNEC (solicitada) y SENEC, registrada, contienen vocales idénticas, que se encuentran ubicadas en el mismo orden, es decir al final de ambas expresiones, situación que inequívocamente determina riesgo de confusión en el consumidor.

Además de lo anterior debe tenerse presente que la sílaba tónica de las denominaciones comparadas, es la misma NEC, por lo cual el riesgo de confusión es potencialmente más fuerte”; y que “… no le asiste razón al demandante cuando afirma que, la (sic) similitudes antes señaladas no impresionan al consumidor dado que como se ha expresado antes CELNEC y SENEC comparten tres letras ubicadas en el mismo lugar de la palabra, que implican que (sic) semejanza auditiva y por tanto riesgo de confusión”.

GACETA OFICIAL Agrega la demandada que “De otra parte, debe señalarse que la marca solicitada CELNEC comprende productos similares a los prestados (sic) por la marca registrada SENEC lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma línea de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor ademas (sic) de presentar los mismos canales de comercialización”; que “la marca solicitada para registro CELNEC pretende distinguir preparaciones farmacéuticas y veterinarias la marca registrada SENEC distingue productos de la clase 5 como productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicida”; que “… se deben entonces señalar, los criterios que la jurisprudencia marcaria ha definido para determinar si existe relación entre los productos para lo (sic) cuales se solicita el registro de una marca: (…) La aplicación de estos criterios en el caso concreto permite afirmar que, al tratarse de productos farmacéuticos en ambos casos, se comparten las mimas (sic) finalidades, y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión”; que “… con fundamento en la simple comparación objetiva de los productos y la aplicación de los criterios atrás señalados se concluye sin lugar a dudas que los productos que pretende distinguir la expresión CELENC (sic) estos están estrechamente relacionados con los que distingue la marca registrada SENEC, a tal punto que suscitan riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos”; y que “la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó un riguroso examen de registrabilidad que arrojo (sic) como resultado que la expresión CELNEC para amparar productos de la clase 5 … no era susceptible de registro dado el riesgo de confusión de dicha expresión con la marca SENEC registrada para los mimos (sic) productos.

En dicho análisis de confundibilidad tuvo especial relevancia la protección del consumidor … y con mayor importancia en el presen- 23/11/2005 23.44 te caso tratándose de productos farmacéuticos cuyo examen de registrabilidad es más riguroso conforme a lo anteriormente explicado”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son: “El artículo 81, artículo 83 literal a) y artículo 96 de la [Decisión 344 de la] Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 103 y 104 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal encuentra que procede su interpretación. Asimismo, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal encuentra pertinente, a propósito de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, la interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

GACETA OFICIAL “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas discipli- 23/11/2005 24.44 nadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de GACETA OFICIAL determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta apti- 23/11/2005 25.44 tud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del citado artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza.

De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 contemplan las prohibiciones que impiden directa- GACETA OFICIAL mente el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto de la disposición del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por 23/11/2005 26.44 ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o deno- GACETA OFICIAL 23/11/2005 27.44 minación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”). mar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá to- 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. El vínculo se configurará si se constata que, frente al signo pendiente de registro, destinado a amparar uno o varios productos correspondientes a una clase determinada, se encuentra registrado como marca un signo que se hubiese solicitado para amparar la totalidad de los productos correspondientes a la misma clase.

IV. De las marcas farmacéuticas La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca que tiene por objeto el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas GACETA OFICIAL circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O. A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). 23/11/2005 28.44 V. Del procedimiento relativo al examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Vencido el plazo indicado, y en caso de no haberse presentado observaciones, de conformidad con la disposición del artículo 96 eiusdem, la oficina nacional competente, a la vista de las pruebas de que disponga, procederá a realizar el examen de registrabilidad y, en consecuencia, a otorgar o denegar el registro del signo como marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.

Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, exigencia que también se desprende del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que vino a suplir la legislación anterior, y que tiene por objeto que el acto exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” GACETA OFICIAL 23/11/2005 29.44 (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS). halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 5° La comparación entre un signo ya registrado como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y un signo pendiente de registro, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º Será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se 6° En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA GACETA OFICIAL 23/11/2005 30.44 Mónica Rosell Medina SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 115-IP-2005 Interpretación prejudicial de la Resolución 503 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera e interpretación de oficio de los artículos 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 5 de la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículos 2 y 3 de la Resolución 214 de la Secretaría General.

Proceso interno Nº 2001-00163 (7066). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco. Desarrollo Rural y de Comercio Exterior de la República de Colombia. VISTOS: Mediante Oficio 2-2001-15245 S sin fecha, el Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Comercio Exterior, solicitó a la Secretaría General de la Comunidad Andina la autorización para diferir en 15 puntos porcentuales el Arancel Externo Común de las subpartidas 1006.10.90 “Arroz con cáscara (arroz paddy), excepto para siembra” 1006.30.00 “Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado” y 1006.40.00 “Arroz partido”, hasta el 30 de junio de 2001, de conformidad a lo establecido en el artículo 5° de la Decisión 370 y en el artículo 1°, literal a) de la Resolución 60 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

El Ministerio de Comercio Exterior de Colombia señaló que el diferimiento solicitado tenía como objeto importar 160.000 toneladas de arroz paddy o su equivalente en arroz blanco. La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a la Resolución 503 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2001-00163 (7066);

El auto de 31 de agosto de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1056, recibida en este Tribunal el 12 de julio de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es DORIAN ROCHA AVILA y demandados son los Ministerios de Agricultura y b) Hechos El 16 de abril de 2001, ante la solicitud del Gobierno Colombiano de diferimiento del Arancel Externo Común por razones de emergencia nacional, la Secretaría General de la Comunidad Andina, emitió la Resolución 503, mediante la cual “Denegó la solicitud del Gobierno de Colombia de diferir el Arancel Externo Común de las subpartidas NANDINA 1006.10.90, 1006.30.00 y 1006.40.00 por razones de emergencia nacio- GACETA OFICIAL nal … En cumplimiento del artículo 17 de la Decisión 425, comuníquese a los Paíes Miembros de la Presente Resolución”.

No obstante dicha Resolución, el 16 de abril de 2001, el Ministerio de Comercio Exterior expidió el Decreto 635, donde ordenó: “Reducir en quince (15) puntos el Arancel Externo Común aplicable a las importaciones de los productos clasificados por las subpartidas arancelarias 10.06.10.90.00. 10.00.30.00.00 y 10.06.40.00.00 del Arancel de Aduanas, hasta el 30 de junio de 2001.

A partir de la fecha indicada, regirá nuevamente el arancel total derivado de la aplicación de lo previsto en la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el Decreto 547 de 1995 … La reducción arancelaria prevista en el artículo 1 de este Decreto, sólo se aplicará para la Importación de ciento sesenta mil (160.000) toneladas de arroz en términos de arroz cáscara (paddy) o su equivalente en blanco …”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda El demandante manifiesta que el Decreto Nº 635 de 2001 violó la Resolución 503 de 16 de abril de 2001, expedida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, por lo tanto solicitita su nulidad.

En su demanda, el actor manifiesta que a pesar de que la solicitud de diferimiento del Arancel Externo Común fue denegada por Resolución 503, el Gobierno de Colombia: “Profiere el Ministerio de Comercio Exterior un Decreto el 635 del 16 de abril de 2001, el cual contraría las normas de carácter internacional que en este momento tienen carácter de Tratados y que no pueden sobrepasarlas en ningún aspecto.

Es un Tratado de carácter obligatorio por cuanto los países miembros de la Comunidad Andina y entre ellos está Colombia, deben someterse a lo que ella a través de sus miembros debidamente acreditados y reconocidos, determinen en los aspectos para lo cual están institucionalizados. La Comunidad Andina agrupa países que ante todo se prestan ayuda mutua y que los intereses particulares no pueden superar a los intereses de los países miembros”.

La actora solicita “…la suspensión provisional del Decreto 635 de 16 de abril del 2001 …” ya que “… la Resolución 503 … emanada de la Secretaría General … es una norma de carácter 23/11/2005 31.44 superior al Derecho acusado…”. Manifiesta también que: “La solicitud efectuada por el Gobierno colombiano es comunicada a los países miembros … a lo cual se manifiesta (sic) Venezuela y Ecuador así: Venezuela manifiesta que actualmente tiene una buena cosecha de arroz y la pone a disposición de Colombia.

Ecuador ofrece 150.000 toneladas de arroz para Colombia. Con estas manifestaciones de los dos países miembros queda desvirtuada la emergencia dada en nuestro país por las condiciones climáticas, etc…, y además la necesidad de la baja del arancel para importar 160.000 toneladas de arroz de un país extraño a la Comunidad Andina por no ser miembro de ella …”.

Finalmente, después de transcribir parte del Decreto 635, dice que: “Se debe tener en cuenta la noción precisa de orden jurídico el cual ofrece no solo una imagen de bloque normativo sino la de una pirámide (Kelsen), en la cual de la cima a la base hallamos normas que se imponen sobre aquellas que la siguen hacia abajo pero que a su vez están sujetas o subordinadas a normas superiores …”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Ministerio de Comercio Exterior, por medio de su apoderada, responde la demanda, argumentando en primer término sobre la afirmación de la actora de que el Derecho Comunitario se encuentra sobre la legislación interna de la República de Colombia: “ … no obstante, que dichas normas prevalen sobre las normas internas, ello no significa que se encuentren por encima de nuestra Constitución Política o que formen parte del conjunto de normas que integran el bloque constitucional, de tal manera que se pueda afirmar que por su carácter supranacional son ajenas a la Carta Política que direcciona nuestro ordenamiento jurídico interno”.

Después de citar jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana dice que: “… no se puede afirmar que el Decreto 635 de 2001 durante su vigencia adoleció de ilegalidad. Aceptar tal vicio implicaría desconocer las razones fácticas que tuvo en cuenta el Gobierno Nacional para solicitar autorización a la Secretaría General de la Comunidad Andina, con fundamento en el artículo 5º de la Decisión 370 y en el literal a) del artículo 1º de la Resolución 60 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, para diferir en 15 puntos porcentuales el Arancel Externo Co- GACETA OFICIAL 23/11/2005 32.44 mún de las subpartidas 1006.10.90 … 1006.30.00 … hasta el 30 de junio de 2001, y para adoptar la medida que se concretó en el Decreto 635 de 2001 …”. ginario de la Subregión en las cantidades esperadas, lo cual refleja claramente que los Países Miembros no disponían de la cantidad requerida en el momento en que Colombia la requirió”.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio de su apoderada, contesta la demanda, diciendo que el Decreto impugnado fue emitido de acuerdo a la Decisión 370 que permite a los Países Miembros efectuar diferimientos por razones de emergencia nacional; asimismo dice “… el Decreto 635 de 16 de abril de 2001 se expidió con base en el artículo 5º de la Decisión 370 y las Resoluciones 60 y 214 de la Comunidad Andina (sic), dentro de los términos máximos a los que estaba obligado el país para tomar la medida, dada la gravedad de la situación que se pretendía solucionar”.

La demandada también indica que la República de Colombia interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 503 de la Secretaría General y que: “… el Gobierno se encontraba ante una situación de emergencia en la comercialización interna de arroz, cuya solución requería el ingreso inmediato de arroz con el fin de estabilizar el precio interno y evitar las graves consecuencias que se derivarían de la sobreproducción durante el segundo semestre del año … Con tal fin solicitó a los Países Miembros … hacer exportaciones hacia Colombia.

Además de esta gestión, evaluó diferentes opciones de política comercial, tales como adelantar la operación de la franja de precios que entraría a regir en abril y el diferimiento arancelario. Los resultados de la evaluación, que se han presentado en extenso, indicaron que la única opción viable y eficiente para el logro del objetivo era el diferimiento del Arancel Externo Común en 15 puntos”.

Sobre la supremacía del Derecho Comunitario frente al ordenamiento constitucional de los Países Miembros, basándose en un fallo de la Corte Constitucional sostiene: “… que no existe la superioridad del derecho comunitario sobre la Constitución, y que no es cierto que comparta con ella idéntica jerarquía” y manifiesta que la Resolución 503 de la Secretaría General vulnera normas constitucionales colombianas.

Respecto al ofrecimiento de Venezuela y Ecuador de suministrar arroz a Colombia por la argumentación de que se encontrare en emergencia nacional, dice: “… que la emergencia que afrontaba el mercado interno de arroz se refería no sólo a la disponibilidad del producto, sino también al precio, por cuanto era necesario estabilizar la misma cotización”.

Cita la demandada un estudio realizado por el H. Consejo de Estado de la República de Colombia sobre el “Diferimiento del Arancel Aplicable a la Importaciones (sic) de Arroz”, que: “… el alza del precio interno del arroz tendría serias implicaciones sobre la economía en general y sobre la viabilidad del cultivo de arroz y sobre las finanzas públicas.

Con el fin de evitar tan graves consecuencias, el Gobierno consideró ampliamente la posibilidad de que ingresara arroz procedente de los países andinos … Pese a estar abierto el mercado y a las gestiones realizadas por los Ministros de Comercio Exterior y de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes solicitaron por escrito a los Países Miembros su colaboración para enviar arroz a Colombia y propiciaron reuniones entre los exportadores ecuatorianos y los importadores colombianos, no ingresó arroz ori-

CONSIDERANDO

Que, las disposiciones contenidas en la Resolución 503 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, corresponde interpretar la norma expresamente solicitada por el consultante, es decir la GACETA OFICIAL Resolución 503 de la Secretaría General, y conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretarán los artículos 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el artículo 5 de la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 2 y 3 de la Resolución 214 de la Secretaría General.

Las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro”. “Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 5.- Los Países Miembros podrán diferir la aplicación del Arancel Externo Común, por un período máximo de tres meses, prorrogables a juicio de la Junta, para atender situaciones de emergencia nacional calificadas previamente por la Junta, en un plazo de 15 días.

De no pronunciarse en ese plazo, el país solicitante quedaría autorizada a diferir el Arancel Externo Común de los productos cuyo diferimiento haya sido solicitado, hasta tanto se pronuncie la Junta”. 23/11/2005 33.44 Resolución 214 de la Secretaría General Artículo 2.- Sustitúyase el artículo 4 de la Resolución 60 de la Secretaría General, por el siguiente texto: “La Secretaría General informará a los demás Países Miembros de la medida solicitada, evaluará la solicitud dentro de los 8 días siguientes a su presentación y emitirá su pronunciamiento dentro de los 2 días subsiguientes, aprobando, modificando o denegando el diferimiento”.

Artículo 3.- En cumplimiento del artículo 17 de la Decisión 425 comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución”. Resolución 503 de la Secretaría General Solicitud del Gobierno de Colombia de diferimiento del Arancel Externo Común de las subpartidas 1006.10.90, 1006.30.00 y 1006.40.00, por razones de emergencia nacional Artículo 1.- Denegar la solicitud del Gobierno de Colombia de diferir el Arancel Externo Común de las subpartidas NANDINA 1006.10.90, 1006.30.00 y 1006.40.00 por razones de emergencia nacional.

Artículo 2.- En cumplimiento del artículo 17 de la Decisión 425, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución. Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil uno”. I. De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario frente a normas de derecho interno de los Países Miembros. De las Resoluciones dictadas por la Secretaría General de la Comunidad Andina El Tribunal considera pertinente analizar el contexto del andamiaje jurídico y político del proceso de la integración subregional andino, es decir el ámbito de la estructura del orden y ordenamiento jurídico comunitario, sus caracteres y principios, así como en los objetivos de la integración a la luz de los valores sociales del proceso, conforme al Preámbulo y Artículo Primero del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL Sobre la voluntad de los Países Miembros de formar un proceso de integración supranacional, el Tribunal ha manifestado que los “… jefes de Estado, como voceros de los países, que en uso precisamente de sus poderes soberanos individuales, manifiestan su disposición de asociarse con otros estados en un esfuerzo común a fin de hacer frente a los retos del mundo contemporáneo.

Deciden … acometer las tareas del desarrollo económico y el progreso social en materias que rebasan el espacio interno para constituirse en objeto de la organización común … En este proceso las naciones, más que limitar su soberanía, lo que hacen en ejercicio de ese mismo poder soberano, es delegar parte de sus competencias, trasfiriéndolas de la órbita de la acción estatal interna a la órbita de acción comunitaria … La manifestación soberana expresada en los tratados de integración … crea un ordenamiento jurídico básico, que, por su efecto directo, pasa a ser compartido por los países integrantes y por sus nacionales.

De esta manera tanto los países como sus ciudadanos, los particulares o las personas jurídicas se transforman en sujetos del nuevo sistema, en destinatarios de obligaciones y al mismo tiempo en titulares de derechos, como consecuencia del “efecto de aplicación directa” de la norma comunitaria ….”. (Sentencia dictada en el Proceso 1-IP-96 de 9 de diciembre de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 257 de 14 de abril de 1997).

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se encuentra previsto en el artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y está conformado por el conjunto de normas jurídicas comunitarias provenientes de la voluntad de los Países Miembros, contenidas, en normas primarias, tratados constitutivos, y en normas derivadas generadas por los órganos creados para dictar un marco normativo propio.

Los principios del ordenamiento jurídico comunitario son: la aplicación inmediata, el efecto directo y la primacía de la norma. Al respecto el Tribunal ha hecho las siguientes precisiones: “…el ordenamiento jurídico andino es autónomo y la aplicación de las normas comunitarias que lo conforman no depende de las de otros ordenamientos internacionales, ni debe sujetarse a que guarden compatibilidad o conformidad con ellas, cosa bien diferente es la de que, para que este ordenamiento se acompase con el de otras esferas u organizaciones inter- 23/11/2005 34.44 nacionales o mundiales, el legislador andino expida normas que acojan dentro de su ordenamiento principios y regulaciones idénticos o semejantes a las de aquellas. además, el derecho comunitario andino, fuera de constituir un ordenamiento jurídico autónomo, independiente, con su propio sistema de producción, ejecución y aplicación normativa, posee los atributos, derivados de su propia naturaleza, conocidos como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía”.

(Sentencia dictada en el Proceso 34-AI2001 de 21 de agosto de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002). En el caso concreto se analizarán estos principios a la luz de la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario frente al ordenamiento interno de los Países Miembros. La aplicación inmediata supone que, tan pronto la norma jurídica comunitaria nace, automáticamente se integra al ordenamiento jurídico interno de los Países Miembros sin necesidad de introducción, recepción, transformación o cualquier otra formalidad especial, obligando, por este solo hecho, a los sujetos de la Comunidad.

Sobre el tema: “El profesor Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, define el principio manifestando que ‘La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere, automáticamente, de por sí, estatuto de derecho positivo en el orden interno de los Estados a que va dirigida. Ello supone que la norma comunitaria se integra de pleno derecho en ese orden interno, sin necesidad de ninguna fórmula de introducción o de recepción, que se impone en cuanto tal derecho comunitario y que genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla”’.

(Sentencia dictada en el Proceso 3-AI-96, de 24 de marzo de 1997, publicada en la G.O.A.C. Nº 261 de 29 de mayo de 1991). El efecto directo es la aptitud que tiene la norma comunitaria de crear derechos y obligaciones para los habitantes de la comunidad, convirtiéndoles en ciudadanos comunitarios, tanto en sus interrelaciones particulares como con los Estados Miembros y con los órganos de la Comunidad, dentro del ámbito del Derecho Comunitario.

Con referencia a este principio el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado: “Mientras que el principio de la aplicación directa se refiere a la norma como tal, el efecto directo se relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios pueden ejercer para la debida aplicación de la norma comunita- GACETA OFICIAL ria. En otras palabras que sus efectos ‘generan derechos y obligaciones para los particulares al igual que ocurre en las normas de los ordenamientos estatales’, permitiendo la posibilidad de que aquellos puedan exigir directamente su observancia ante sus respectivos tribunales”.

(Sentencia dictada en el Proceso 3-AI-96, ya citado). El Tribunal también ha sostenido que: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria. No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros “ no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’ ”.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado). La primacía, es una consecuencia lógica de los principios enunciados, lo que implica que las normas comunitarias que gozan de aplicación inmediata y efecto directo, cualquiera sea su fuente o rango, por su naturaleza y especialidad, se imponen a las normas internas de los Estados Miembros, sin importar la jerarquía de éstas y la fecha de su vigencia, ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria.

En relación 23/11/2005 35.44 con el tema, el Tribunal ha dicho que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias.

Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ” (Sentencia dictada en el Proceso 1-AI-2001 de 27 de junio de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 818 del 23 de julio de 2002, citando al Proceso 2-IP-90 publicado en la G.O.A.C. N° 69, del 11 de octubre de 1990).

Asimismo, los principios antes citados fueron objeto de las siguientes consideraciones por parte de este Tribunal: “Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena …Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumpli- GACETA OFICIAL miento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo”.

(Proceso 1-AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6IP-93 publicado en la G.O.A.C. N° 150, del 25 de marzo de 1994). Para el caso concreto, sobre la validez de las Resoluciones de la Secretaría General, que son normas de derecho derivado, el Tribunal ha precisado que: “…el ordenamiento comunitario derivado se halla integrado por disposiciones de aplicación y desarrollo del ordenamiento primario.

Se trata de una distribución normativa contemplada en el artículo 2 del Estatuto del Tribunal que, si bien configura una diferencia de grado entre el ordenamiento fundamental y el derivado, no significa que este último se halle desprovisto de la primacía y fuerza vinculante del primero. Por ello, el argumento según el cual los tratados internacionales suscritos por los Países Miembros deben prevalecer sobre el ordenamiento comunitario derivado introduce una separación inadmisible entre ambos niveles del ordenamiento, a más de carecer de fundamento normativo en el orden comunitario”.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado). También, el Tribunal ha dicho: “El vocablo ‘integración’ adquiere entonces significación cuando a la voluntad de los estados, reflejada en los tratados constitutivos -derecho primario- se suma el acervo legal expedido por órganos reglamentarios como la Comisión y la Junta del Acuerdo de Cartagena, que mediante normas jurídicas de derecho derivado también de orden preeminente, regulan materias que pertenecen al ámbito de interés común de los países del área andina”.

(Proceso 1-IP96, ya citado). Por lo expuesto, las Resoluciones de la Secretaría General, mientras no sean declaradas nulas, gozan de la presunción de legalidad y por tanto forman parte del ordenamiento jurídico comunitario con todas las características antes mencionadas. En la Comunidad Andina los indicados principios derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en tal sentido este 23/11/2005 36.44 Organismo ha señalado que: “…las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

No es necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno ” (Sentencia dictada en el Proceso 7AI-99 de 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. Nº 520 de 20 de diciembre de 1999, Secretaría General c/ República del Perú) Asimismo, el Acuerdo de Cartagena sostiene que, los objetivos y los valores sociales que presiden el proceso de integración Subregional se orientan a “… proveer el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano … asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad Subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países miembros… Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en le nivel de vida de los habitantes de la subregión …”.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal sostiene que la Resolución 503 de la Secretaría General de 16 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 622 de 19 de abril de 2001, en virtud de los principios antes descritos prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dicha Resolución. De no ser así resultaría imposible alcanzar la meta del Derecho Comunitario, de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración Andina.

Sin embargo cabe señalar que esta Resolución fue impugnada en sede administrativa mediante el recurso de reconsideración interpuesta por la República de Colombia, lo cual fue resuelto mediante la Resolución 524 de la Secretaria General. Esta última Decisión del órgano administrativo, no fue impugnada en vía GACETA OFICIAL jurisdiccional ni ha sido declarada nula, a través de los procedimientos previstos por la normativa comunitaria, por lo que goza de presunción de legalidad y tiene fuerza obligatoria.

II. Del Arancel Externo Común como mecanismo fundamental del proceso de integración Este Tribunal se ha pronunciado sobre la importancia y trascendencia que tiene el Arancel Externo Común para la consolidación de una Unión Aduanera, en la que no existan gravámenes ni restricciones entre los Países Miembros y en la que se establezca un arancel uniforme para la importación de bienes provenientes de países que no sean parte de la Comunidad y, de esta forma, lograr un mercado común que es uno de los objetivos del proceso de integración. En este sentido, ha sostenido: “Es indudable que en la teoría de la integración, y particularmente, cuando se trata de construir una unión aduanera que abarque el territorio de varios países, lo esencial para que ello suceda es que cada uno de los territorios comprometidos se unifique con los otros para conformar, por una parte, un solo territorio dentro del cual las mercancías se muevan libremente sin sujeción al pago de aranceles aduaneros y por otra, un bloque unificado que en sus relaciones comerciales frente a terceros exija el pago de aranceles uniformes o comunes.

Esto último, significa que, como acontece con otras medidas que deben armonizarse o integrarse, los Países Miembros renuncian a legislar soberanamente en materia de aranceles, pues tal facultad queda deferida, o si se quiere, delegada a los órganos competentes de la respectiva comunidad”. (Sentencia dictada en el Proceso 7-AI-98 de 21 de julio de 1999, publicada en la G.O.A.C. Nº 490 el 4 de octubre de 1999).

En la Comunidad Andina esta concepción doctrinaria ha sido plenamente llevada a la práctica, es así que desde su creación se concibió el Arancel Externo Común como uno de los mecanismos fundamentales para alcanzar objetivos de la integración. En la última codificación del Acuerdo de Integración Suregional Andino, Acuerdo de Cartagena, aprobada por Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la G.O.A.C. Nº 940 de 1 de julio de 2003, esta posición fue ratificada en el artículo 3, que dispone “Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se emplearán, entre otros, 23/11/2005 37.44 los mecanismos y medidas siguientes: (…) e) Un Arancel Externo Común (…)”.

El mismo Acuerdo de Cartagena, que da nacimiento al proceso de integración andina, al desarrollar cada uno de los mecanismos fundamentales para el logro de los objetivos integracionistas, en la versión codificada por Decisión 406 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente al momento en que la República de Colombia presentó su solicitud, dedica el Capítulo VI a reglamentar lo referente al Arancel Externo Común; dentro de esta normativa cabe destacar (i) el compromiso contraído por los Países Miembros de poner en aplicación un Arancel Común en los plazos y modalidades que establezca la Comisión (artículo 90);

(ii) con el fin de armonizar gradualmente las diversas políticas económicas de los Países Miembros, la Comisión, a propuesta de la Secretaría General, aprobará el Arancel Externo Común (artículo 91); (iii) la transferencia de competencias legislativas en materia de Aranceles a la Comisión, la cual queda facultada para que, a propuesta de la Secretaría General, modifique los niveles arancelarios comunes en la medida y en la oportunidad que considere conveniente a fin de adecuarlos a los criterios y necesidades que el Tratado señala (artículo 97);

(iv) además, los Países Miembros adquieren la obligación de no alterar unilateralmente los gravámenes del Arancel Externo Común, la obligación de no adquirir compromisos de carácter arancelario con países ajenos a la Subregión sin haber realizado las consultas en el seno de la Comisión para determinar si existe compatibilidad entre dichos compromisos y los adquiridos con respecto al Arancel Comunitario Andino (artículo 98); y, la posibilidad excepcional de que gozan los países para introducir modificaciones al Arancel Externo Común en casos especiales y previa observancia del procedimiento estrictamente legislado (artículo 96).

Por lo expresado, el Tribunal también ha sostenido “No cabe duda, entonces, que el Arancel Externo Común represente en la formación de la unión económica andina uno de los mecanismos decisivos para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. Sin él no puede hablarse de mercado común y, por supuesto, sin el estricto respeto por parte de los Países Miembros a las normas que lo conciben en el Tratado y que lo desarrollan y ponen en vigencia mediante Decisiones de la Comisión, poco o nada serio GACETA OFICIAL y efectivo podría considerarse dicho proceso.

Constituye con el programa de liberación, el ámbito indispensable para la construcción del mercado ampliado es, en otras palabras parte sustancial de la existencia del mercado andino … Pues bien, con la expedición de la Decisión 370 por parte de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por la cual se adopta el Arancel Externo Común, empiezan a cumplirse las obligaciones que en el Tratado Constitutivo adquirieron los países respecto del mencionado mecanismo.

En esta norma comunitaria, además de adoptarse el Arancel se establecen, con fundamento en las normas del Acuerdo de Cartagena, los procedimientos y las condiciones en que podrán introducírsele modificaciones al referido instrumento, siendo de destacar que, en ningún caso, tales modificaciones podrán adoptarse unilateralmente por ningún país; lo cual no significa que en situaciones de emergencia nacional no pueda permitirse el diferimiento de los aranceles comunes; pero ello, a condición de que se cumplan las previsiones normativas señaladas y los procedimientos especificados para tales eventos en la legislación comunitaria …” (Sentencia emitida en el Proceso 16-AI-99 de 22 de marzo de 2000, publicada en la G.O.A.C. 581 de 12 de julio de 2000).

Asimismo el Tribunal ha sostenido que “Las anteriores apreciaciones acerca del mecanismo tan significativo como el que constituye el Arancel Externo Común, dejan muy en claro que la vulneración o el irrespeto por parte de alguno de los países miembros a las disposiciones que lo conforman y regulan se erigen en un golpe directo y de graves consecuencias al proceso integracionista, razón por la cual deberá considerarse la conducta en tal sentido como un incumplimiento grave, mucho más cuando, como en el caso que se juzga, no se trata de modificaciones parciales a determinadas partidas del arancel sino de alteraciones generalizadas a los niveles arancelarios contemplados en el instrumento común”.

(Proceso 16-IP-99, ya citado). En esta ocasión el Tribunal destaca, una vez más, que el Arancel Externo Común conjuntamente con el Programa de Liberación constituyen los pilares fundamentales sobre los que descansa el Acuerdo de Cartagena y advierte que el incumplimiento de las normas que rigen estos dos mecanismos, y en especial el primero de los mencionados, crea inseguridad jurídica en las transacciones comerciales con terceros paí- 23/11/2005 38.44 ses que no forman parte de la Subregión, lo que genera condiciones inequitativas en la competencia entre los Países Miembros y desmerece la seriedad del proceso de integración andina frente a la Comunidad Internacional.

III. De la potestad de los Países Miembros para diferimientos del Arancel Externo Común: Emergencia Nacional Como se tiene dicho, el artículo 86 del Acuerdo de Cartagena establece que “Los Países Miembros se comprometen a no alterar unilateralmente los gravámenes del Arancel Externo Común …” y si bien la Decisión 370 en su artículo 5º prevé la posibilidad de que los Países Miembros difieran, por razones de emergencia nacional, la aplicación del Arancel Externo Común por períodos determinados, en ningún caso constituye una autorización para proceder unilateralmente, toda vez que la norma comentada exige como requisitos para que se dé tal diferimiento, que la situación de emergencia nacional debe ser calificada previamente por la Secretaría General y la duración del mismo no podrá exceder de tres meses, prorrogables, a juicio de la citada Secretaría. Sobre el tema la Comunidad Andina dispone de la Resolución 60 de la Secretaría General, de 24 de febrero de 1998, que contiene los Criterios y procedimientos para los diferimientos al Arancel Externo Común destinados a atender situaciones de Emergencia Nacional y, la Resolución 214 de 13 de abril de 1999, también de la Secretaría General, que introduce una Modificación parcial a la Resolución 60.

De acuerdo con estas normas, una de las condiciones para que proceda el diferimiento de la aplicación del Arancel Externo Común, por situaciones de emergencia nacional, son los desastres y situaciones de grave perturbación nacional ocasionados por fenómenos y desastres naturales. El País miembro afectado por una de estas situaciones solicitará a la Secretaría General el diferimiento del Arancel Externo Común, indicando: (i) en primer término cuál es la causal en la que fundamenta su petición;

(ii) cuáles son las subpartidas Nandinas que serían objeto del diferimiento; (iii) cuáles son los niveles arancelarios que propone fijar fundamentando las razones; (iv) vinculación entre la causa y los productos; (v) cuando se trate de reducciones arancelarias, cuál es la cantidad que se desea importar, fundamentando las razones de cantidad solicitada;

(vi) cuál es GACETA OFICIAL la contribución de la medida a la solución de la emergencia; y, (vii) cuál es el plazo de duración del diferimiento, que no podrá exceder de tres meses. La situación de emergencia nacional alegada por el País Miembro debe ser sometida a consideración de la Secretaría General para su calificación, Órgano Comunitario que deberá informar de la solicitud a los demás Países Miembros en un plazo de 8 días y luego aprobar, modificar o denegar el diferimiento en un plazo de 2 días, conforme a la modificación introducida por la citada Resolución 214.

En ausencia de un pronunciamiento dentro de este plazo, el país solicitante quedaría autorizado para modificar el Arancel Externo Común de los productos cuyo diferimiento haya sido solicitado, hasta tanto se pronuncie la Secretaría General. El diferimiento del Arancel Externo no puede durar más de tres meses, de conformidad con el artículo 3 literal g) de la Resolución 60, prorrogables a juicio de la Secretaría General, pero sin que opere la prórroga tácita.

Sobre el particular, el Tribunal ha observado que: “El procedimiento requerido para modificar el Arancel Externo Común por una situación de emergencia nacional no es de carácter opcional para los Países Miembros, los cuales tienen la obligación de solicitar el pronunciamiento de la Secretaría General, a fin de que califique, de manera previa y necesaria, la existencia o no de la situación emergente.

La calificación que debe realizar el Órgano Ejecutivo y Técnico de la Comunidad Andina no constituye una mera formalidad que puede ser obviada, por más urgente que sea la circunstancia que atraviese un país; tal procedimiento es una aplicación directa de la prohibición a los Países Miembros de alterar unilateralmente los gravámenes que se establezcan en las diversas etapas del Arancel Externo, lo que permite garantizar al resto de la Comunidad que no se produzcan desequilibrios, desventajas o quiebras en la ‘unión’ aduanera o distorsiones en la competencia”.

(Proceso 16AI-99, ya citado). En el presente caso, la República de Colombia solicitó a la Secretaría General la autorización para el diferimiento de 15 puntos del Arancel Externo Común de las subpartidas Nandinas 1006.10.90, 1006.30.00 y 1006.40.00, lo que fue negado por las razones que se exponen en la parte motiva de la Resolución 503, confirmando por lo resuelto en la Resolución 524. 23/11/2005 39.44 IV.

De la Resolución 503 de la Secretaría General La Resolución 503 de 16 de abril de 2001, emitida por la Secretaría General, publicada en la G.O.A.C. Nº 662 de 18 de abril de 2001, en su parte considerativa se refiere al tema de la emergencia nacional y resuelve:: “Que, el Gobierno de Colombia sustenta su petición en la disminución en “45 683 hectáreas cultivadas durante los semestres segundo de 2000 y primero de 2001”, como consecuencia del intenso verano ocurrido en las zonas productoras durante los períodos de siembra para el primero y segundo semestre de 2000.

Cabe destacar que sobre este aspecto la solicitud de Colombia no acompaña información adicional que permita verificar la ocurrencia de dicha condición climática ni de sus efectos directos sobre el área cultivada de arroz, pues de la misma información que se presenta en la solicitud, se evidencia que en el año 2000 el área sembrada también se redujo casi 4 000 hectáreas con respecto a 1999 … Que, adicionalmente, según el mismo gobierno, esta disminución de área sembrada ha conducido a un descenso en la producción estimado en 250 000 toneladas, frente al volumen esperado para el segundo semestre de 2000 y primero de 2001 ….

Que, para ilustrar la necesidad del diferimiento solicitado y establecer la utilidad del mismo en la solución de la supuesta situación de emergencia nacional, el gobierno colombiano afirma que como consecuencia de la menor oferta, el precio interno del arroz registró un incremento cercano al 35% entre enero y el 2 de marzo del presente año y, de no autorizarse el mismo, la tendencia actual continuará al alza, con los correspondientes efectos indeseables sobre el índice de precios, toda vez que el arroz contribuye con el 1,05% del valor de la canasta familiar para el cálculo del Indice de Precios al Consumidor.

En este sentido, según el análisis del Gobierno de Colombia, la aplicación del diferimiento del Arancel Externo Común en 15 puntos permitirá una reducción de 5% en el precio doméstico (en centro de consumo). Como soporte a esta afirmación, adjunta un cuadro comparativo que calcula los efectos del diferimiento en caso de ser aprobado; Que, sobre este particular, la Secretaría General ha verificado que de acuerdo a la información estadística publicada por el DANE el arroz ha GACETA OFICIAL sufrido un incremento en el precio al consumidor, entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2001, del 11%;

En la misma Resolución, la Secretaría General argumenta: Que, la Secretaría General observa que el mencionado cálculo se ha efectuado con base en los precios piso y techo de las Franjas de Precios vigentes hasta la segunda quincena de marzo pasado, y no toma en cuenta la reducción resultante de la aplicación de los precios piso y techo establecidos mediante Resolución 461 de la Secretaría General, con vigencia a partir del 1º de abril de 2001.

En efecto, el derecho ad valórem adicional vigente para el arroz es quince puntos menor que el que regiría en la primera quincena de abril si se calculase con los precios piso y techo aplicados hasta el 31 de marzo (54% contra 69%) y dieciséis puntos menor para la segunda quincena de abril (61% contra 77%), con lo cual ya se registró la reducción en un monto equivalente al solicitado por el Gobierno de Colombia;

Que, además, la Secretaría General observa que el precio FOB que el Gobierno de Colombia ha utilizado para el cálculo de los efectos del diferimiento, corresponde en realidad al precio CIF de referencia que tiene la Secretaría General para la primera quincena de marzo, con lo cual ya se imprime en el cálculo un sobrecosto de 20%; Que, en resumen, los cálculos de la Secretaría General indican que los costos de importación en frontera con los precios piso y techo vigentes, reflejan una reducción efectiva de US$ 32 por tonelada en comparación con la situación registrada en la primera quincena de marzo (US$ 68 por tonelada si se compara con el estimado de Colombia, el cual presenta un desfase en el precio FOB de importación), equivalente a la reducción esperada por Colombia en virtud del diferimiento, toda vez que se han reducido al mismo tiempo el precio CIF de referencia de la franja del arroz y el derecho adicional ad valórem con los nuevos pisos y techos;

Que, todas las causales previstas en el artículo 1 de la Resolución 60 de la Secretaría General se refieren a situaciones con carácter de fuerza mayor y sobre las cuales se estima que el gobierno solicitante no puede actuar directamente 23/11/2005 40.44 sobre ellas para enfrentar sus efectos adversos y, en este caso, es evidente que el gobierno colombiano mantiene recargos arancelarios (sobretasa e IVA implícito) que tienen el efecto de incrementar el precio final del arroz.

La eliminación de estos rubros representaría una reducción del precio en US$ 7,21 por tonelada, equivalente al 20% de la reducción en el precio que busca el gobierno (US$ 34 dólares por tonelada); Que, se ha establecido que la aplicación de los nuevos precios piso y techo de la franja del arroz, subsana parcial o totalmente la situación de costos de importación alegada por el Gobierno de Colombia sin necesidad de recurrir al diferimiento…”.

Conforme a todas estas consideraciones, la Secretaría General resuelve: “Denegar la solicitud del Gobierno de Colombia de diferir el Arancel Externo Común de las subpartidas NANDINA 1006.10.90, 1006.30.00 y 1006.40.00 por razones de emergencia nacional …”. Esta Resolución fue objeto de reconsideración por parte del Gobierno de Colombia mediante comunicación del Ministerio de Comercio Exterior.

La Secretaría General por Resolución 524 de 3 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 684 de 4 de julio de 2001, resolvió: “…Declarar infundado el Recurso de Reconsideración presentado por el Gobierno de Colombia en contra de la Resolución 503 de la Secretaría General …”. Es de hacer notar que ni la Resolución 503 ni su confirmatoria, la Resolución 524, fueron objeto de acción de nulidad prevista por la normativa jurídica comunitaria, por lo que quedó firme la decisión adoptada por la Secretaría General respecto a la negativa del diferimiento del Arancel Externo Común para los productos correspondientes a las subpartidas Nandina 10.0610.90, 1006.30.00 y 1006.40.00, solicitado por la República de Colombia.

Por tanto, el cumplimiento de dichas Resoluciones es de obligatorio cumplimiento ya que forman parte del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal. El Tribunal considera necesario señalar, además, que por Resolución 550 de 25 de septiembre de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 717 de 25 de septiembre de 2001, la Secretaría GACETA OFICIAL General emitió el Dictamen 13-2001 de incumplimiento, en el que resuelve: “…Dictaminar que la República de Colombia al modificar unilateralmente el Arancel Externo Común aplicable a las subpartidas NANDINA 10.06.10.90.00, 10.06.30.00.00 y 10.06.40.00.00, ha incurrido en incumplimiento flagrante de los artículos 90 y 98 del Acuerdo de Cartagena, de la Decisión 370 sobre el Arancel Externo Común y de la Resolución 503, confirmada por la Resolución 524 de la Secretaría General por la cual denegó la solicitud de diferimiento presentada por ese País Miembro …”.

El Gobierno de Colombia interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 550, el que fue resuelto por la Secretaría General mediante Resolución 575 de 6 de diciembre de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 742 de 7 de diciembre de 2001, en la que resolvió: “…Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el Gobierno de Colombia contra la Resolución 550 de la Secretaría General.

En consecuencia, confirmar el incumplimiento flagrante, por parte de la República de Colombia, de los artículos 90 y 98 del Acuerdo de Cartagena, de la Decisión 370 y de la Resolución 503, dictaminado en el artículo 1 de la Resolución 550. Confirmar igualmente el dictamen declarado mediante el artículo 2 de la Resolución 550, en lo que se refiere al incumplimiento, por parte de la República de Colombia, de los artículos 39 del Acuerdo de Cartagena, 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y 27 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General …”.

El Tribunal, también considera oportuno hacer referencia a la sentencia emitida por este Órgano Comunitario en el Proceso 118-AI-2003, de la cual se desprende que la Secretaría General en su demanda al referirse a los fundamentos de hecho señaló que: “El 20 de septiembre de 2001, la Secretaría General emitió la Resolución 550, que contiene el Dictamen 13-2001 de incumplimiento, por el cual declaró que la República de Colombia, al haber modificado unilateralmente el Arancel Externo Común había incurrido en incumplimiento flagrante de los artículos 90 y 98 del Acuerdo de Cartagena, de la Decisión 370 sobre el Arancel Externo Común y la Resolución 524 de la Secretaría General por la cual se había denegado la solicitud de diferimiento presentada por Colombia” referidos también al: “Incumplimiento de las Resoluciones 23/11/2005 41.44 069, 257 (confirmada por la 292), 258 (confirmada por la 293), 503 (confirmada por la 524), 564 (confirmada por la 588), 617, 634 (confirmada por la 660) y 704 de la Secretaría General, así como de la Resolución 431 de la Junta del Acuerdo de Cartagena”.

(Sentencia emitida en el Proceso 118-AI-2003 de 14 de abril de 2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1206 del 13 de junio de 2005). Posteriormente, al hacer referencia a las pruebas de la parte actora, el Tribunal señaló en su sentencia: “Copia de la Resolución 503 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de 16 de abril de 2001. (folios 542-545) … Copia de la Resolución Nº 524 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de 3 de julio de 2001.

(folios 585-587) … Copia de la Resolución Nº 550 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de 20 de septiembre de 2001, que contiene el Dictamen 13-2001. (folios 652-655) … Copia de la Resolución Nº 575 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de 6 de diciembre de 2001. (folios 668-671) …”. Igualmente en las conclusiones de la parte demandada se observa que ésta realiza un análisis de las determinaciones adoptadas por la Secretaría general, en la que cita: “…Decreto 635 de abril 16 de 2001: Reducción hasta junio 30 de 2001 del Arancel Externo Común sin afectar la aplicación del Sistema Andino de Franjas de Precios.

Para un contingente de 160.000 Toneladas. -Resolución 550 de septiembre 20 de 2001 SGCA: Incumplimiento flagrante de los artículos 90 y 96 (hoy 81 y 86) del Acuerdo de Cartagena, de la Decisión 370 y de las resoluciones 503 y 524 SGCA que denegaron la solicitud de diferimiento. La medida fue temporal y actualmente carece de vigencia”. (Proceso 118-AI-2003, ya citado).

Dentro de la mencionada sentencia, en un cuadro explicativo sobre las manifestaciones de la Secretaría General respecto a las restricciones al comercio de arroz en que ha incurrido la República de Colombia, se cita nuevamente las Resoluciones 503 y 524. Finalmente, la sentencia citada dice: “… este Tribunal ha podido apreciar que el Gobierno de la República de Colombia habría violado el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina con la promulgación de las siguientes normas … Decreto 635 de 16 de abril de 2001, por el que unilateralmente se adopta una rebaja de 15% en el Arancel Externo Común para la im- GACETA OFICIAL portación de 160000 t. de arroz hasta el 30 de junio de 2001 (folios 548-550)…”;

(Proceso 118AI-2003, ya citado). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Las Resoluciones 503 y 524 de la Secretaría General, prevalecen sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dichas Resoluciones, conforme a los principios de aplicación inmediata y primacía de la norma comunitaria.

SEGUNDO: Este Tribunal se ha pronunciado sobre la importancia y trascendencia que tiene el Arancel Externo Común para la consolidación de una Unión Aduanera, en la que no existan gravámenes ni restricciones entre los Países Miembros y en la que se establezca un arancel uniforme para la importación de bienes provenientes de países que no sean parte de la Comunidad y, de esta forma, lograr uno de los objetivos del proceso de integración, cual es la unión aduanera.

TERCERO: Si bien la Decisión 370 en su artículo 5º prevé la posibilidad de que los Países Miembros difieran, por razones de emergencia nacional, la aplicación del Arancel Externo Común por períodos determinados, no los autoriza para proceder unilateralmente, toda vez que la norma comentada exige como requisitos para que se dé tal diferimiento, el de que la situación de emergencia nacional debe ser calificada previamente por la Secretaría General.

La duración del diferimiento, en todo caso, no podrá exceder de tres meses prorrogables, según lo determine la Secretaría General.

CUARTO: La Comunidad Andina cuenta con las Resoluciones 60 de la Secretaría General, de 24 de febrero de 1998, que contiene los Criterios y procedimientos para los diferimentos al Arancel Externo Común destinados a atender situa- 23/11/2005 42.44 ciones de Emergencia Nacional y 214 de 13 de abril de 1999, también de la Secretaría General, que introduce una Modificación a la Resolución 60, las mismas que sirvieron de fundamento para que la Secretaría General emita la Resolución 503 confirmada por la Resolución 524 que niega la solicitud del Gobierno de Colombia de diferimiento en 15 puntos del Arancel Externo Común sobre las subpartidas 1006.10.90, 1006.30.00 y 1006.40.00.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2001-00163 (7066) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/11/2005 43.44 GACETA OFICIAL 23/11/2005 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú