PROCESO Nº 146-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 135, literal b, y 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 134 eiusdem.
Parte actora: compañía SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Caso: signo “ACTI-V (mixto)”. Expediente: N° 2003-00182 (9006). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinte de septiembre del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de “Los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 18 de agosto de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., solicitó el registro de la marca ACTI-V (mixta) para distinguir ‘Confitería medicada’ de la clase 5 Internacional de Niza, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio”; que “… publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro del término legal, la compañía NOVAMED S.A., presentó oposición con base en la existencia de la marca ACTIN registrada a su nombre en la clase 5”; que “… se presentaron oposiciones por parte de la sociedad LABORATORIOS BIOLÓGICOS FARMACÉUTICOS COMERCIANDO COMO LABIOFAM, con base en la existencia de la marca BACTIVEC (mixta); sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, con base en la solicitud de registro de la marca DANONE ACTIV en la clase 30 presentada con anterioridad y por parte de la Señora MARIA MINERVA CORTES OSORIO con base en la marca ACTIVE DAY, registrada en la clase 3”; que “… una vez agotada la etapa de alegatos, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró mediante la Resolución núm. 22751 de julio 24 de 2002, infundadas las oposiciones presentadas, concediendo el registro de la marca ACTI-V (mixta) a favor de la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.”; que “… la División de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición interpuesto oportunamente por la sociedad NOVAMED S.A., confirmó la resolución que declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta ACTI-V … argumentando que los signos ACTIN y ACTI-V ‘no presentan similitudes gráfica, ortográfica, fonética y conceptual’ ”; y que “El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decide el recurso de apelación revocando las decisiones anteriores, declarando fundada la oposición presentada por NOVAMED S.A. y consecuencialmente negando el registro de la marca solicitada, quedando agotada la vía gubernativa”.
Se alega en la demanda que “El 19 de enero de 2001, la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio –División de Signos Distintivos- el registro de la marca ACTI-V (MIXTA) para distinguir ‘Confitería medicada’ de la clase 5 internacional”; que “La sociedad LABORATORIOS BIOLOGICOS FARMACEUTICOS COMERCIANDO COMO LABIOFAM, presentó oposición al registro de la marca ACTI- V (mixta) en clase 5, con base en la existencia de la marca BACTIVEC (mixta) registrada a su nombre en clase 5”; y que “LABORATORIOS BIOLOGICOS FARMACEUTICOS COMERCIANDO COMO LABIOFAM, COMPAGNIE GERVAIS DANONE y MARIA MINERVA CORTES OSORIO no presentaron recursos en contra de la Resolución No. 22751 del 24 de julio de 2002”. 1.2.
Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación del “literal b) del artículo 135 de la Decisión 486”, argumentando al efecto que “… al negarse el registro de la marca ACTI-V (mixta) por considerarla confundible con la marca ACTIN, y por tanto afirmar que carece de distintividad es una violación por aplicación indebida, toda vez que el signo sí es distintivo”; que “… la palabra ‘ACTI’ es de uso común para distinguir productos alimenticios; en ese orden de ideas, si la marca ACTIN de NOVAMED S.A., coexiste con otras que al igual que la solicitada, reproducen e incluyen la marca ACTIN, en el sentido de usar la expresión de uso común ‘ACTI’ para distinguir productos de la clase 5 … también podrá hacerlo con la que se pretende registrar”; que “… la marca solicitada cuenta con elementos adicionales a la palabra ‘ACTI’, los cuales le otorgan la caracterización e individualización necesaria para distinguir productos en el mercado y de los otros fabricantes.
Es decir, el elemento gráfico que compone la marca solicitada y el tipo de letra en que se expresa la palabra ‘ACTI’, le otorgan a ACTI-V (mixta), la distintividad y caracterización necesaria para ser registrada como marca”. El consultante también informa que, según el actor, “se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486”, ya que “… resulta evidente que la marca solicitada no es idéntica a la previamente registrada, en primer lugar porque ACTI-V es un signo mixto, mientras que ACTIN es una marca nominativa y, en segundo lugar, porque existen diferencias entre los signos a nivel ortográfico y visual”; que “el examen de registrabilidad efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio, es incorrecto y va en contra de las reglas Jurisprudenciales y Doctrinales del cotejo marcario.
Si bien es cierto que la regla general es que los signos deben ser examinados en conjunto, teniendo en cuenta todos y cada uno de los elementos que los conforman, también lo es que el Tribunal Andino de Justicia, el Consejo de Estado y la demandada han utilizado el criterio según el cual, tratándose de expresiones que incluyen partículas o prefijos genéricos, descriptivos o de uso común, éstos deben extraerse de la comparación entre los signos que los contienen”; que “la palabra ‘ACTI’ es de uso común dentro de las marcas registradas en la clase 5 Internacional en Colombia y en consecuencia dicha partícula puede ser usada libremente por los competidores y no puede considerarse como el elemento distintivo de los signos que lo contienen”; que “ACTIN y ACTI-V (mixta) no son confundibles, a pesar de compartir la partícula de uso común ‘ACTI’, consideración que encuentra sustento en la coexistencia pacífica de veintiocho (28) marcas que también incluyen dicha partícula”; que “… si en el momento existe un número de marcas que empiezan con la palabra ‘ACTI’, sin que tal hecho haya causado confusión dentro del público consumidor, el registro de ACTI-V (mixta) no introduciría ningún riesgo de error al mercado”; que “el elemento gráfico del signo ACTI-V (mixta) solicitado no predomina simplemente por el hecho de que la palabra ‘ACTI’ sea de uso común, sino porque es en si mismo, distintivo y prevalece dentro del conjunto.
Los cambios de tonalidad entre los elementos que conforman la gráfica, el tipo de letra y forma especial en que se encuentra escrita la palabra ACTI-V, la simulación de un signo de visto bueno en letras ‘V’ al final del signo solicitado, son elementos gráficos especiales y distintivos que predominan y serán recordados plenamente”; que “las marcas no son confundibles y en consecuencia su coexistencia en el mercado es posible puesto que no se generará riesgo ni de confusión ni de asociación, demás (sic) de que en el mercado ya existen varias marcas que a pesar de incluir la palabra ‘ACTI’ en su configuración coexisten sin problema con la del opositor”; que “el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 … es una norma prohibitiva y en consecuencia de aplicación restrictiva.
Así, si no concurren los supuestos de hecho en ella contenidos, la misma no es aplicable y el registro de marca solicitado debe ser concedido”. El Tribunal observa además que, según la demanda, “El hecho de que la palabra ‘ACTI’ sea de uso común para distinguir productos de la clase 5, determina que no se han otorgado ni se pueden otorgar derechos exclusivos sobre dicha palabra y en consecuencia, la misma puede ser usada libremente por los competidores”; que “la partícula de uso común (y por ende inapropiable) ‘ACTI’ se encuentra semi-circundada por una figura que asemeja una órbita y que culmina con una esfera sobre la cual se precia (sic) la letra ‘V’, que por la forma de escritura semeja un signo de visto bueno, bastante distintivo pero que no desdibuja su característica de letra ‘V’ del alfabeto”; que “la parte que predomina y le otorga la distintividad al signo solicitado no es la palabra sino el elemento gráfico que esta (sic) acompaña y la letra ‘V’, que se ve y se pronuncia y además se recuerda especialmente …”; que “si el elemento denominativo ‘ACTI’ de la marca ACTI-V (MIXTA) solicitada no es el distintivo, puesto que se trata de una palabra de uso común, es el elemento gráfico el que predomina, más aún cuando es, sin lugar a dudas, distintivo en sí mismo”; que “La Oficina de Marcas al hacer la comparación de la marca ACTI-V (MIXTA) con la marca ACTIN lo hace exaltando la coincidencia en cuanto a la partícula común ‘ACTI’ y no tiene en cuenta el elemento gráfico que le otorga la distintividad al signo solicitado”; que “Adicionalmente, es necesario señalar que cada uno de los signos evoca un significado conceptual propio, lo que determina que no serán confundidos. la (sic) marca solicitada ACTI-V evoca varios conceptos individuales, por ejemplo: (i) actividad;
(ii) activar: hacer que un proceso sea o parezca más activo; (iii) activo o activa: que obra o tiene virtud de obrar; entre otros. Por su parte, la palabra ACTIN, evoca el concepto de actuación en el sentido de representación ó el de actuación como ejecución de un acto”; que “a pesar que las palabras en cotejo son cada una de fantasía, las mismas evocan conceptos distintos, lo que produce que el riesgo de confusión entre las mismas desaparezca por completo”; que “… la palabra ‘ACTI’ es de uso común para distinguir productos farmacéuticos y la marca ACTIN de NOVAMED S.A. es débil y coexiste con otros signos que están formados también por el vocablo ACTIN, y más significativo aún: que empiezan con dicha palabra”; que “El Tribunal Andino de Justicia como la demandada han reconocido la existencia de marcas débiles conformadas por partículas o radicales de uso común y que por ser débiles deben permitir la coexistencia de otras marcas formadas por dicha partícula o radical de uso común”; y que “Si bien es cierto que las marcas en cotejo ACTIN y ACTI-V (MIXTA) distinguen productos de la misma clase, los que distingue la marca ACTI-V (MIXTA) son tan específicos que no serán confundidos con otros de la clase 5”. 2.
Contestación a la demanda En el escrito de contestación a la demanda, formulado por el representante de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que “… debe tenerse en cuenta que el cotejo de conjunto y no fraccionado del cual habla el Tribunal, encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas. De hecho, el Consejo de Estado, acogiendo los pronunciamientos que sobre el punto ha hecho el Tribunal Andino de Justicia, ha establecido que el examen que se haga de las marcas farmacéuticas es diferente.
Así pues, muchas de estas marcas están formadas por un prefijo o sufijo que se refiere por ejemplo al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, los cuales guían al consumidor a identifican (sic) la naturaleza del producto comercializado. Estos sufijos o prefijos son de uso común y por lo tanto, el examen debe hacerse no respecto al sufijo o prefijo, sino respecto a la otra parte de la palabra”; que “Aún siguiendo el criterio aplicable para la comparación de las marcas farmacéuticas antes referidas se tiene que, ‘ACTI-V’ (mixta), contrariamente a lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘ACTI- V’ (solicitada) frente a ‘ACTIN’ resulta indudable que se presentan similitudes entre las mismas, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado, sin que el hecho de que se haya agregado la letra ‘V’ le imprima le (sic) otorgue distintividad a la marca solicitada ‘ACTI-V’ ”; que “… la marca ‘ACTI-V’, clase 5 (solicitada) es semejante a la marca registrada con anterioridad ‘ACTIN’ clase 5 …, existen semejanzas evidentes en los aspectos gráfico, ortográfico, auditivo y conceptual que conllevarían al público consumidor a error respecto al origen empresarial de los productos; lo anterior habida cuenta que la expresión ‘ACTI-V’ reproduce las cuatro letras que conforman la marca registrada, presentándose solamente la diferencia en el cambio de la consonante ‘N’ por la ‘V’ lo cual no le otorga suficiente disntintividad (sic), más aun si tenemos en cuenta que identifican productos relacionados en el mercado de la misma clase y que de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos”; que “En razón a lo anterior resulta claro y evidente que la marca solicitada ‘-ACTI- V’ encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el … literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 … debiéndose señalarse (sic) que las causales de irregistrabilidad son de orden público y de obligatorio cumplimiento sobre lo cual debe tener especial cuidado la oficina nacional competente ya que se trata de productos relacionados con la vida, la salud y la integridad de los consumidores”; que “La coexistencia de los (sic) marca (sic) en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que la marca solicitada ‘ACTI-V’ ampara productos de la clase 5 como los que distingue la marca registrada ‘ACTIN’ ”; y que “… los signos confrontados presentan similitudes y no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen la (sic) consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y que se verían expuestos a confusión, en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede”.
Por otra parte, la demandada sostiene que “El argumento que presenta el accionante al referirse a otras expresiones que fueron objeto de registro, no es jurídicamente admisible para sostener la registrabilidad de un signo con base en uno que ya está registrado, ya que el conjunto de elementos que conforman cada signo debe ser apreciado en cada caso particular, y su relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, en orden a determinar la registrabilidad del signo”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita corresponden a “Los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la Decisión cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 217 y 218 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de la disposición prevista en el artículo 134 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465).
Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).
En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.
La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
A título de referencia, cabe citar el criterio de la jurisprudencia europea, según la cual, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).
Este Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).
La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.
II. De los signos denominativos y mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.
A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.
En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.
En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).
III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión o de asociación. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 136, literal a, no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda constituir un riesgo de confusión o de asociación. Del texto de la disposición citada se desprende además que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca en confusión o asociación a los consumidores o usuarios, puesto que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. A fin de establecer si se configura o no el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, sea que éstos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo” (BERCOVITZ, Alberto: op. cit., p. 478).
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.
En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.
La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).
Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).
En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pueden incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, del 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: op.cit., p. 475).
En definitiva, el riesgo de confusión o de asociación puede presentarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. A objeto de verificar la existencia del citado riesgo, el examinador deberá tomar en cuenta también los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. El vínculo se configurará si se constata que, frente al signo pendiente de registro, destinado a amparar uno o varios productos correspondientes a una clase determinada, se encuentra registrado como marca un signo que se hubiese solicitado para amparar la totalidad de los productos correspondientes a la misma clase.
IV. De las marcas farmacéuticas. Partículas de uso común. La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca que tiene por objeto el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite.
El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).
Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).
En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos: op.cit., pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.
Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50- IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). V. De la marca débil Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.
En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).
Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.
Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2002, pp. 191 y 192). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.
El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2º En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre una marca, registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, y un signo pendiente de registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5° La comparación entre un signo ya registrado como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y un signo pendiente de registro, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.
Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario. 6° Si uno de los elementos que integran un signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio de que se trate, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA