PROCESO 152-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: UNILEVER, N.V. Marca: “SOLERO” (nominativa). Proceso interno N° 2003-00232.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de agosto del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de nueve de septiembre del dos mil cinco. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la sociedad UNILEVER N.V., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como tercero interesado a la sociedad CERVECERIA POLAR C.A. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad UNILEVER N.V., por intermedio de apoderada, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 28279, de 30 de agosto del 2002, emitida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, mediante la cual se negó el registro de la marca “SOLERO” solicitado por la sociedad UNILEVER N.V., para proteger productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; - Nº 39061, de 29 de noviembre del 2002, emitida por la misma Autoridad, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el accionante, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28279 y, concedió además el respectivo recurso de apelación; y, - Nº 42354, de 27 de diciembre del 2002, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la aludida Dependencia, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la decisión contenida en la Resolución No. 28279 ya referida.
Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de lo anterior, se restablezca su derecho y se conceda el registro de la marca “SOLERO” (nominativa). 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 12 de febrero del año 2002, la sociedad UNILEVER, N.V. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “SOLERO” (nominativa), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase Nº 32 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 514, de 22 de marzo del 2002, no habiendo sido presentadas oposiciones contra ella. - El 30 de agosto también del 2002, la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución Nº 28279, por medio de la cual negó el registro de la expresión SOLERO, con fundamento en la existencia del registro de la marca “SOLERA” de propiedad de CERVECERIA POLAR C.A., destinada a amparar productos comprendidos en la misma clase 32. - La sociedad solicitante del registro, dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, contra de la Resolución Nº 28279. - El 29 de noviembre del 2002, la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de Resolución Nº 39061, por la cual confirmó en todas sus partes la resolución inicial. - El 27 de diciembre del mismo año, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), resolvió a su vez el recurso de apelación, mediante Resolución Nº 42354, confirmando, así mismo, lo decidido en la Resolución Nº 28279. b) Escrito de demanda La sociedad UNILEVER N.V. manifiesta, que el 12 de febrero del 2002 solicitó el registro de la denominación “SOLERO” (nominativa) como marca destinada a amparar productos de la clase internacional 32; que luego de publicado el extracto de esa solicitud, no fueron presentadas oposiciones por parte de terceros.
Señala también, que mediante la Resolución Nº 28279, de 30 de agosto del 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la denominación solicitada, con fundamento en el registro previo de la marca “SOLERA” Nº 108896, de propiedad de CERVECERIA POLAR C.A., concedido para distinguir productos también comprendidos en la Clase 32 Internacional, con vigencia hasta el 8 de mayo del 2010.
Puntualiza que planteó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución Nº28279. Sobre esta base, la misma Superintendencia emitió, como ha sido ya enunciado, la Resolución Nº 39061, de 29 de noviembre del 2002, por la cual se resuelve el recurso de reposición, se confirma la resolución impugnada y se concede el recurso de apelación. Precisa, asimismo, que la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), a través de la Resolución 42354 de 27 de diciembre del 2002, resolvió el recurso de apelación y, confirmó la Resolución 28279.
Argumenta que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que la Superintendencia ignoró las significativas diferencias que se presentan entre la marca solicitada y la marca registrada, pues además de generar cada una de ellas un impacto visual diferente, su significado es completamente distinto, lo cual permite que el consumidor las recuerde de manera independiente.
Con base en jurisprudencia vertida por este Tribunal (Proceso 9-IP-94), deduce que el consumidor de los productos de la Clase 32 es un “consumidor selectivo”, ya que se detiene a analizar cuál es el producto que desea consumir y, por tanto, no es probable deducir riesgo de confusión alguno sobre el producto mismo o sobre su procedencia. Prueba de ello, argumenta, es que la sociedad CERVERCERIA POLAR C.A., titular de la marca SOLERA (mixta) y principal interesada en evitar que terceros soliciten el registro de marcas confundibles con las suyas, previamente registradas, no presentó escrito de oposición contra la solicitud de registro la marca ”SOLERO”, aceptando la coexistencia pacífica entre esta marca y la marca “SOLERA”.
Considera también, que al ser titular del registro de la marca “SOLERO” en las Clases 29, 41 y 43, el consumidor al observarla la relacionará inmediatamente con los productos comprendidos en dichas clases y no con la marca “SOLERA”. Alude, además, la violación del artículo 134 de la Decisión 486, expresando que la marca “SOLERA” (mixta) al estar conformada por elementos adicionales como son las palabras CERVEZA POLAR y el diseño de la etiqueta, no producirá confusión en el consumidor, ya que éste la relacionará de inmediato con la sociedad CERVERCERIA POLAR C.A. ampliamente conocida en el mercado de las cervezas.
Finalmente y, con base en Jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 9-IP-94, concluye subrayando, en síntesis, que “el signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo, sino en cuanto se pueda llevar a confusión con el público”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados y, citando jurisprudencia de este Tribunal sentada en los Procesos 1-IP-87, 15-IP-96 14-IP-98 y, 22-IP-96, manifiesta que resulta evidente que la denominación “SOLERO” si bien es susceptible de representación gráfica, contrariamente a lo que afirma la actora, carece de fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados resulta ineludible constatar semejanzas de tipo gráfico, ortográfico y fonético, habida cuenta de que el signo sobre el cual se pretende el registro, coincide en su mayoría con las letras de la marca registrada, operándose únicamente el cambio de la vocal “A” por la vocal “O”, letra que no cuenta con las características suficientes para otorgarle al signo solicitado la distintividad necesaria frente a la marca previamente registrada.
Tomando como base jurisprudencia de este Tribunal (Procesos 21-IP-96, 48-IP- 99 y, 49-IP-99), considera que la confundibilidad radica fundamentalmente en la acción de confundir, hasta el punto de tomar una cosa por otra. Afirma que para que exista el riesgo de confusión o de asociación es preciso que concurran dos cuestiones que determina el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o del servicio; el primer elemento se refiere a la identidad o a la semejanza de tipo visual, conceptual o fonético que debe existir entre los signos. En segundo lugar es indispensable analizar los productos o los servicios que identifican las marcas en conflicto.
Así, para que se niegue una solicitud de registro de marca se necesita que concurran ambos elementos mencionados, pues la presencia de uno sólo de ellos es insuficiente para declarar la irregistrabilidad de una marca. Respecto a la semejanza entre los signos en cuestión, manifiesta, que predomina entre ellos el elemento denominativo, por lo que la coexistencia de los dos registros marcarios conllevaría a error al consumidor sobre el origen empresarial de los productos.
Puntualiza que la coexistencia de las marcas en estudio generaría confundibilidad entre los consumidores, en razón de que la marca solicitada pretende amparar los mismos productos que distingue la marca registrada, pudiendo originar en el mercado la idea de un empresariado común o de la existencia de una vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo que efectivamente no sucede.
Concluye subrayando que, “los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado (sic) para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. d) Tercero interesado La sociedad CERVECERIA POLAR C.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda expresando, en lo sustantivo que “la pretendida ilegalidad de las Resoluciones impugnadas carece de fundamento legal, por cuanto la expresión SOLERO no es suficientemente distintiva frente a la marca SOLERA (Mixta) de Cervecería Polar C.A., razón por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó acertadamente su registro bajo la correcta aplicación de los Artículos 134 y 136literal a) de la Decisión 486”.
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, correspondiente al antiguo Estatuto de este Tribunal. No obstante esa imprecisión, este Tribunal estima que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apreciándose que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado compareciente ha solicitado, como ha sido ya dicho, la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal procede a atender el pedido en los términos formulados, toda vez que la solicitud relativa al registro de la expresión “SOLERO” (nominativa) ha sido presentada el 12 de febrero del 2002, esto es, en vigencia de la Decisión 486. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS Por lo expuesto, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 486 (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (…) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (…)
4. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
Elementos constitutivos de una marca El artículo 134 de la Decisión 486 define de manera general a la marca y luego, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como tal, los cuales son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. La distintividad es, según la doctrina y la jurisprudencia, la función primordial de la marca y, es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique y, de esta forma, realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir.
Un signo que cumple con la condición de ser distintivo, cuenta con dos aspectos fundamentales: “la capacidad intrínseca o ‘de individualización’ y la capacidad extrínseca o de ‘no confundibilidad’”[2]. La fuerza distintiva de la marca implica que el signo, por sí mismo, debe tener la suficiente capacidad para individualizar los bienes sobre los cuales se la coloca y, además, no debe generar confusión respecto de otros signos registrados o previamente solicitados.
La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.
La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La representación gráfica, juntamente con la distintividad, constituyen pues los elementos esenciales de una marca, de conformidad con lo establecido por la Decisión 486; y, el requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra ahora implícitamente contenido en la definición de marca incluida en la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
5. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En el marco de la Decisión 486 se puede sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en su artículo 134.
En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder éstas a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.
LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.[3] Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar, en principio, a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
6. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia también de esta interpretación prejudicial. El Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[4] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
Este Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.
“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. [5] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [6]
8. CONEXIDAD COMPETITIVA DE PRODUCTOS Este Tribunal, al hacer referencia a la conexión competitiva que se da entre productos, ha señalado: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”.[7] El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.
Se debe recalcar que lo trascrito, se encuentra ligado íntimamente al grado de atención del consumidor, tomando en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas.
Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, el que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio. Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne, además, el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.
En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.
Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo. 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6.
Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003- 00232, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 32.- Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. [2] OTERO LASTRES, José Manuel.
“REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 129. [3] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [6] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”.
Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996; Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.