Año XXIII - Número 1358 Lima, 19 de junio de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 15-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 71 y 84, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por la Sala Segunda del Tribunal Distrital Nº 1, de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador, y de oficio, del artículo 73 literal a) de la misma Decisión. Proceso Interno Nº 5552 L.Y.M. Actor: UNILEVER N.V. Marca: ALL CLEAR Proceso 44-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, de la República del Ecuador, e interpretación de oficio del artículo 89 de la misma Decisión. Signo: DISEÑO (mixto).

Actor: OFFSETEC S.A. Proceso interno Nº 7416-LR Proceso 48-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58, literal f), y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de los artículos 82, 83, literal b) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 4976-98 L. Y. M. Actor: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Marca: “AZETATE” (denominativa) Proceso 42-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales h) e i) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 82 literal d) y 96 de la misma Decisión. Signo: AGUA ETERNA DE VILCABAMBA.

Actor: INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A. Proceso interno Nº 2920-96-MP 11 20 34 PROCESO Nº 015-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 71 y 84, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por la Sala Segunda del Tribunal Distrital Nº 1, de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador, y de oficio, del artículo 73 literal a) de la misma Decisión. Proceso Interno Nº 5552 L.Y.M. Actor: UNILEVER N.V. Marca: ALL CLEAR.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los tres días del mes de mayo del año dos mil seis. VISTOS: El oficio Nº 1089-TDCA-2S, de 16 de diciembre de 2005, mediante el cual, la Sala Segunda del Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso y Administrativo, con sede Quito, de la República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 5552 L.Y.M. Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 6 de febrero de 2006. 1.

Las partes. La parte actora es UNILEVER N.V. Se demanda al señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Señor Director Nacional de Propiedad Industrial, y el Procurador General del Estado y como beneficiaria del acto administrativo impugnado, a la compañía Industrial Jabonera Nacional S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1 Hechos.

Con fecha 5 de marzo de 1993, la sociedad UNILEVER N.V. solicita el registro de la marca ALL CLEAR para distinguir productos de la clase 3 (preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos lociones para el cabello, dentífricos).

De acuerdo a lo expuesto en el escrito de la demanda, se entiende que publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 338, INDUSTRIAL JABONERA ECUATORIANA S.A. presenta observación con fecha 11 de marzo de 1994, en base a su marca ALL CLEAN que ampara los siguientes productos: “toda clase de mantecas, aceites, grasas comestibles; grasas y aceites hidrogenados comestibles e industriales, jabones detergentes, cosméticos de toda clase, perfumería de toda clase, crema para la cara, para la piel, para las manos, pastas de dientes, esmaltes de uñas, shampoo, desodorante, desinfectantes antisépticos, lejías vitaminas jarabes medicinales y toda clase de productos medicinales”, con título de registro Nº 31-59. 19/06/2006 2.44 El Ministerio de Comercio Exterior Industrialización y Pesca, Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 0965336 de 10 de julio de 1998, decide declarar fundada la observación y denegar el registro de la marca solicitada, por considerar la existencia de similitud entre ambas marcas al grado de inducir a error al público consumidor, ordenando así, archivar el proceso.

UNILEVER N.V. con fecha 8 de diciembre de 1998, presenta acción subjetiva de plena jurisdicción, impugnando la resolución administrativa emitida. 2.2 Fundamentos de la demanda. La demanda se basa en la supuesta violación, por parte de la autoridad administrativa, de los artículos 81 y 95 inciso 2, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La actora argumenta la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos sub litis, dado que son signos orientados a proteger diferentes productos, así, indica que “… ninguna persona— consumidor medio—confundirá un producto para el cuidado de la cara, con uno que sirve para preparar alimentos…”. De otro lado, alega la falta de motivación de la resolución impugnada, dado que “… la mera enunciación de las normas que supuestamente la marca ALL CLEAR infringe no es suficiente, sino que es necesario que se indiquen los presupuestos de hecho y la adecuación de los mismos a las disposiciones legales invocadas …”.

Finaliza la actora señalando que la marca observante ALL CLEAN, no se encuentra en uso, por lo que ha iniciado una acción de cancelación por falta de uso contra ésta. 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1 Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. No compareció en el proceso. 2.3.2 Director Nacional de Propiedad Industrial.

No compareció en el proceso. GACETA OFICIAL 2.3.3 Delegado del Procurador General del Estado. 19/06/2006 3.44 DECISIÓN 313 “( ) Se limita a señalar casillero judicial para el presente proceso. 2.3.4 Tercero Beneficiado. No compareció en el proceso. Artículo 71 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Sala Segunda del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador, procede la interpretación prejudicial de los artículos 71 y 84, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio del artículo 73 literal a) de la mencionada Decisión. No procede la interpretación de los artículos 81 y 95, inciso segundo, de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitados, dado que de la revisión del caso de autos, se puede determinar que, como lo indica el juez consultante en el punto tercero de su solicitud, cuando se refiere a: “…los preceptos antes invocados…”, éste quiso hacer referencia a la Decisión 344 y no así a la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sin embargo, en este entendido se interpreta la Decisión 313 y no la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena por ser la normativa que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 73 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) Artículo 84 ( ) Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.

(…)” GACETA OFICIAL “DECISIÓN 344 19/06/2006 4.44 una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. (…) El Tribunal ha manifestado al respecto: DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. (…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso Nº 114-IP 2003.

Marca: “EBEL”. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004. Igualmente, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los GACETA OFICIAL efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior,…”. “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332, del 30 de marzo de 1998). Así, si la norma sustancial vigente a la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, en principio, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación del registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

De esta manera, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de 19/06/2006 5.44 los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro de la marca ALL CLEAR se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

La marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” (ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73) El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la GACETA OFICIAL marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” (BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136, Madrid, España 2003) La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera esa marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para 19/06/2006 6.44 que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” (Proceso 132-IP-2004.

Marca: “DIACOM”. Publicado en Gaceta Oficial Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004) Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” (FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 21 y SS.) 3. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante, además, a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 71 de la Decisión 313.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. Así, el Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 71, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la normativa comunitaria.

GACETA OFICIAL III. LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado y, por ello, su significado conceptual se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso 57-IP-2002, marca “CLASICC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 840, de 26 de setiembre de 2002) IV. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. El artículo 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee 19/06/2006 7.44 fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos, así como de los productos o servicios, constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. En este sentido, marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o semejantes, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.

En reiteradas interpretaciones prejudiciales este Tribunal se ha pronunciado sobre los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: GACETA OFICIAL “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002. Marca: “CHIP’S”. Publicado en Gaceta Oficial Nº 891, de 23 de enero de 2003) Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” (Proceso 161-IP-2004.

Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicado en Gaceta Oficial Nº 1175, de 15 de marzo de 2005) 19/06/2006 8.44 entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

Reglas para efectuar el cotejo marcario En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza 3.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, GACETA OFICIAL tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. V. CONEXIÓN COMPETITIVA En el caso de autos, la marca solicitada, intenta proteger productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional, mientras que la marca registrada protege productos tanto de la clase 3, como de las clases 5 y 29.

Esta última fue solicitada en el año de 1959, momento en el que no se contaba con una clasificación internacional como la de Niza, sin embargo, los productos para los cuales se le concedió el registro, están comprendidos en las tres clases arriba citadas, y no corresponden de manera absoluta con los productos para los cuales la marca en cuestión fue solicitada.

En este sentido, es necesario referirse a la conexión competitiva. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva en- 19/06/2006 9.44 tre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos. El que los productos se destinen a finalidades idénticas o afines, constituirá un indicio de conexión competitiva entre ellos dado que los mismos se encontrarían probablemente en el mismo mercado.

Igualmente señala el autor dos criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos o servicios hay o no conexión competitiva: el principio de la intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.

(FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 – 246) También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. (Proceso 09-IP-1994.

Marca: “DIDA”, publicado en Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995) VI. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO MARCARIO. LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. Como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos. Este principio, desarrollo del principio de transparencia, no GACETA OFICIAL 19/06/2006 10.44 significa otra cosa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión. concede o deniega el registro de marca, en ambos casos, exponiendo los motivos para adoptar la decisión que corresponde.

El Tribunal sobre este punto ha dicho lo siguiente: CONCLUYE: “La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda.” “La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación” (…) “ la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04AN-97)”[6]. (Proceso 35-IP-2005. Interpretación prejudicial del 28 de abril de 2005) La Decisión 313 recoge el principio comentado en su artículo 84 de dicha Decisión, disponiendo que la oficina nacional, una vez realizado el trámite para las observaciones, debe decidir si Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 1.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2.

Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la norma comunitaria citada. 3.

Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. 4.

No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

GACETA OFICIAL 19/06/2006 11.44 5. Conforme a lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas denominativas “ALL CLEAN” y “ALL CLEAR”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal en relación con la comparación de marcas.

Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 6.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los actos administrativos relativos a la concesión o denegación de registros marcarios deben ser motivados, es decir, que deben reflejar las razones que hicieron que la oficina nacional competente se pronuncie en uno u otro sentido.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordena- miento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 44-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 89 de la misma Decisión. Signo: DISEÑO (mixto).

Actor: OFFSETEC S.A. Proceso interno Nº 7416-LR. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de mayo del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Víctor Terán Martí- GACETA OFICIAL nez, relativa a los artículos 81, 82 literales a), b), d), e), g), h), 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 7416-LR.

El auto de 29 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 076-TCA-DQ-1S-LR de 21 de febrero de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es la compañía OFFSETEC S.A. y demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI y el Procurador General del Estado. b) Hechos El 16 de julio de 1996, la compañía OFFSETEC S.A. solicitó el registro como marca del signo “DISEÑO” (mixto), consistente en “el diseño estilizado de un libro abierto de color amarillo en cuyo interior se aprecian las palabras ‘PÁGINAS AMARILLAS’ en color negro y sobre el cual aparece el diseño transversal de un auricular de teléfono, todo ello enmarcado dentro de un cuadrado de color negro”, para distinguir servicios de la Clase 35.

(Clasificación Internacional de Niza, Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina). El extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 378, correspondiente al mes de julio de 1996. El 16 de diciembre de 1997 la sociedad EDINA S.A. presentó observación sin dar mayores explicaciones.

En la misma fecha, la compañía UNIVENSA S.A. presentó observación argumentando que el signo “DISEÑO” se encuentra dentro de las prohibiciones de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344. Por Resolución N° 973546 del 21 de septiembre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó las observaciones presentadas por EDINA S.A. y UNIVENSA S.A. y negó el 19/06/2006 12.44 registro del signo “DISEÑO”.

La compañía OFFSETEC S.A. interpuso recurso de reposición. Por Resolución Nº 975647, del 9 de febrero del 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial revocó la Resolución N° 973546, y concedió el registro del signo “DISEÑO” (mixto) destinado a proteger los servicios comprendidos en la Clase Internacional 35. Sin embargo en la emisión del título 1156-00 “se determina explícitamente que NO se conceden derechos de exclusividad sobre ‘PÁGINAS AMARILLAS’”. c) Fundamentos de la demanda El demandante presenta Acción Subjetiva o de Plena Jurisdicción “…a fin de que en sentencia se ordene la modificación del título de registro de la marca DISEÑO, N° 1156-00, emitido con fecha 7 de junio de 2000, a fin de que refleje la solicitud de registro de la marca ‘DISEÑO’ y sea consecuente con la resolución No. 975647 del 15 de febrero del 2000 (sic) emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial”.

Indica que el registro de su signo consiste en “el diseño estilizado de un libro abierto de color amarillo en cuyo interior se aprecian las palabras ‘PÁGINAS AMARILLAS’ en color negro y sobre el cual aparece el diseño transversal de un auricular de teléfono, todo ello enmarcado dentro de un cuadrado de color negro”. Sostiene que la Resolución Nº 973546 denegó el registro del signo “DISEÑO”, trámite No. 7015696.

Los puntos a los que se contrae la negativa del registro son los siguientes: … la supuesta genericidad y descriptividad del signo solicitado … El hecho de que mediante resolución de fecha precedente se habría concedido al solicitante el registro del diseño objeto de la presente solicitud”. Indica que su recurso de reposición se basó en: “Ratificar el hecho de que el signo ‘DISEÑO’ era distinto a aquel previamente conferido, también denominado ‘DISEÑO’, trámite 70156-96, pero que hacía referencia a una marca gráfica, exclusivamente consistente en el diseño del libro referido en el párrafo primero anterior y respecto del cual en la respectiva solicitud de registro se dejó expresa constancia de que no se reivindicaba titularidad sobre los términos ‘PÁGINAS AMARILLAS’ … Demostrar que la denominación ‘PÁGINAS AMARILLAS’ no constituye un término genérico y descriptivo, además de que dicha denominación se encuentra registrada en varios países”.

GACETA OFICIAL El actor al referirse al título de registro Nº 115600 dice que: “… en dicho título de registro se determina explícitamente que NO se conceden derechos de exclusividad sobre ‘PÁGINAS AMARILLAS’ … es decir al emitir el acto administrativo … el Director Nacional de Propiedad Industrial reformó un acto administrativo que se encontraba firme y que el mismo lo había emitido meses atrás al resolver el recurso de reposición interpuesto … Y no solo … reformó un acto administrativo firme sin tener facultad para ello, sino que otorgó el registro de la marca ‘DISEÑO’ modificando las características y el contenido del signo solicitado por OFFSETEC S.A. De conformidad con la Decisión 344 … la oficina nacional competente … tiene facultad de otorgar o negar el registro de un signo marcario, más no de modificarlo para conceder su registro.

Conforme el art 89 de la citada Decisión, la modificación del signo solamente puede ser sugerida por la oficina nacional competente para que procede debe ser aceptada por el peticionario …” d) Contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda, y dice: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda … Me ratifico en el título de registro de la marca ‘DISEÑO’, Nº 1156-00, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional … Al momento de declarar sentencia sírvanse acoger mis excepciones y rechazar la demanda …” El Director de Patrocinio delegado del Procurador General del Estado, comparece “… en defensa de los intereses de la institución demandada …Con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa …” El Director Nacional de Propiedad Industrial, no contesta la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a), b), d), e), g), h), 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 19/06/2006 13.44 Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud del signo DISEÑO (mixto) se presentó el 16 de julio de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretan los artículos 81, 82 literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344.

Asimismo, de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 del Estatuto, corresponde interpretar de oficio el artículo 89 de la mencionada Decisión y no se interpretarán los literales b), g) y h) del artículo 82, ni el literal a) del artículo 83) de la Decisión 344 por no ser aplicables al caso concreto. Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) GACETA OFICIAL d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)”. “Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”. “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, 19/06/2006 14.44 dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoria- GACETA OFICIAL les y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en 19/06/2006 15.44 el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca DISEÑO (mixta) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como si se dio cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 89 al 96 de la misma Decisión. II.

Marcas mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

GACETA OFICIAL Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder al examen de registrabilidad a fin de determinar si existe riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. III.

Signos descriptivos La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los 19/06/2006 16.44 que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). IV. Signos genéricos El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”. (Proceso 17-IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para GACETA OFICIAL ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP03, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Con base a esta jurisprudencia, la autoridad solicitante deberá determinar si el signo DISEÑO resultaría genérico o no con relación a los servicios que distingue. V. Signos de uso común Signos usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Alemán, Marco Matías, Ob. Cit. p. 84) Con relación a la prohibición del artículo 82 literal e) de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en una indicación que “… en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.

(Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 17-IP-2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001). Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo DISEÑO con relación a los servicios contenidos en la Clase 35, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los servicios que pretende proteger. 19/06/2006 17.44 VI.

Marca débil El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, aprobado el 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). VII. Modificación de la solicitud de registro En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase.

De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, en el contexto del artículo 89 de la Decisión 344, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados.

La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. Al respecto este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el GACETA OFICIAL registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ” (Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195 de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO).

El citado artículo 89, en su segundo párrafo determina que la Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento se tramitará, en todo caso, de conformidad con lo determinado en el artículo 91 de la Decisión 344 que dispone, que si del análisis realizado por la Oficina Nacional Competente la solicitud no cumpliese con alguno de los requisitos formales exigidos por la mencionada Decisión 344, se debe notificar al peticionario para que en un plazo de treinta (30) días hábiles, siguientes a la notificación, subsane dicha irregularidad.

Este plazo podrá ser prorrogable por treinta (30) días hábiles por una sola vez, si dentro de este término no se subsanaron las irregularidades, se rechazará la solicitud. Este incidente procedimental no genera pérdida de la prioridad alcanzada con la presentación de la solicitud de registro, a menos que el solicitante deje transcurrir el plazo concedido sin subsanar las irregularidades formales advertidas por la Oficina Nacional Competente.

De reunir las formalidades establecidas para la presentación de una solicitud de registro de marca, ésta será entonces publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Decisión 344, abriéndose con dicha publicación el lapso también de treinta días hábiles subsiguientes, para que cualquier persona que tenga legítimo interés presente observaciones al registro del signo solicitado.

Cabe resaltar que la Oficina Nacional Competente no tiene atribución alguna para modificar la solicitud o el registro de una marca; es el peticionario la única persona hábil por derecho para modificar su solicitud, como se tiene dicho, únicamente con relación a aspectos secundarios. 19/06/2006 18.44 VIII. Examen de registrabilidad y motivación de la resolución El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que, vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93 de la misma Decisión para la presentación de observaciones, sin que éstas se hayan presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Al respecto el Tribunal ha indicado: “ en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ”. (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre de 2002, marca: LIMPLUS). Asimismo el Tribunal ha indicado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.

(Proceso 16IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. La resolución con la que se notifica al peticionario la concesión o denegación del registro solicitado debe estar debidamente motivada, es de- GACETA OFICIAL cir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

CUARTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos, tampoco, son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

QUINTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el 19/06/2006 19.44 lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos o servicios que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

SEXTO: El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SÉPTIMO: La modificación de la solicitud de registro de una marca, de acuerdo al artículo 89 de la Decisión 344, podrá darse únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca así como a la eliminación o restricción de servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar.

En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. La Oficina Nacional Competente no tiene atribución alguna para modificar la solicitud o el registro de una marca, es el peticionario la única persona hábil por derecho para modificar su solicitud, como se tiene dicho, únicamente con relación a aspectos secundarios del signo.

OCTAVO: Podrá presentar observaciones al registro solicitado cualquier persona provista de interés legítimo. La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación, formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro mediante acto debidamente motivado a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. GACETA OFICIAL 19/06/2006 20.44 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7416-LR de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 48-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58, literal f), y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de los artículos 82, 83, literal b) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador.

Expediente Interno Nº 4976-98 L. Y. M. Actor: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED Marca: “AZETATE” (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los tres días del mes de mayo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue- ron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de marzo de 2006. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. GACETA OFICIAL Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 2.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR. La sociedad actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. a. La sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED es la titular de la marca AZT, ya que la tiene inscrita en Ecuador bajo el certificado 412-94 del 4 de febrero de 1994, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero interesado: 19/06/2006 21.44 ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. 1. Los hechos. b. Por lo anterior, la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION no es la titular de la marca AZT. Dicha sociedad intentó registrar la marca A.Z.T., pero el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual declaró abandonada dicha solicitud.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentran los siguientes: c. La sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, en consecuencia, no tiene ningún derecho a oponerse al registro de la marca AZATATE, con base en la marca A.Z.T. a. La sociedad WELLCOME FOUNDATION LIMITED solicitó el 17 de octubre de 1991 ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el registro del signo denominativo AZETATE para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 28126. d. El Director de Propiedad Industrial cometió un grave error y actuó en contravía de las normas que rigen la materia, ya que no existe la marca A.Z.T. en cabeza de la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.

B. DATOS RELEVANTES. b. La sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, el 27 de mayo de 1992 presentó observaciones al registro del signo AZETATE, con base en la marca denominativa A.Z.T., para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. c. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 0961892 del 28 de noviembre de 1997, resolvió aceptar las observaciones formuladas y denegó el registro del signo AZETATE. d. La sociedad WELLCOME FOUNDATION LIMITED presentó, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, recurso de subjetivo o de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo. e. El artículo 102 de la Decisión 344 dispone: “el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

Por lo tanto, la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION careció de todo derecho para oponerse al registro de la marca en cuestión. f. En el presente caso, la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION presentó la solicitud de registro del signo A.Z.T. el 8 de octubre de 1993, es decir, dos años después de presentada la solicitud de registro de la marca AZETATE.

Por tal motivo, la Resolución impugnada contradice lo estipulado en el artículo 94, literal b) de la Decisión 344, que establece que la oficina nacional competente no tramitará las observaciones que se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa. g. La denominación AZETATE es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

GACETA OFICIAL 19/06/2006 22.44

3. LA CONTESTACION A LA DEMANDA. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. a. Contestación por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

“Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Me ratifico en la Resolución 0961892, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 81, 82, 83, literal a), 87, 88, 93, 94, literal b), y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda…”. b. Contestación por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. Según el informe del Juez Consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial no contestó la demanda. c. Contestación por parte de la Procuraduría General del Estado. Aparece del informe del Juez Consultante, que la Procuraduría General del Estado contestó la demanda de la siguiente manera: “Expresa que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio; y que por tanto, le corresponde en este tipo de juicios, comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo”. d. Contestación por parte del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

Según el informe del Juez Consultante, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca no contestó la demanda. e. Contestación por parte de la sociedad Zodiac Internacional Corporation. La sociedad Zodiac Internacional Corporation, tercera interesada en las resultas del proceso, como se desprende del informe del Juez Consultante, no contestó la demanda.

No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 56, 58, literal f) y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa sustancial vigente al momento de presentarse la solicitud de registro del signo AZETATE. Se interpretarán, igualmente, los artículos 82, 83, literal b) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas procesales vigentes al momento en que la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION presentó observaciones a la solicitud de registro del signo AZETATE.

Asimismo se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Decisión 85 Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas”: “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad GACETA OFICIAL por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” 19/06/2006 23.44 B. Requisitos para el registro de marcas en el régimen de la Decisión 85.

C. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud en el régimen de la Decisión 85. Artículo 72 “El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Decisión 313 Artículo 82 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.” D. Reglas para el cotejo marcario.

E. Comparación entre signos denominativos. F. Derecho al uso exclusivo de una marca en el Régimen de la Decisión 85. G. Legitimación para presentar observaciones en el trámite de registro marcario, bajo el régimen de la Decisión 313. H. Observaciones basadas en una solicitud posterior bajo el régimen de la Decisión 313. Artículo 83 I. De las marcas farmacéuticas.

“La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, estén comprendidas en algunos de los siguientes casos”: b) “Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa”; (…) Decisión 344 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. IV. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

A. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial, en principio, no es retroactiva, pues ya que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este postulado constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. GACETA OFICIAL 19/06/2006 24.44 cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998). 2 Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004. A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003.

Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. GACETA OFICIAL Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido cumplidas ya y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 19/06/2006 25.44 empresarios que se dediquen a actividades afines.” 3 Las funciones de la marca han sido elaboradas en la doctrina de la siguiente manera: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos se desprende que la solicitud de registro del signo AZETATE se realizó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) Así mismo, la normas procesales aplicables al momento que en que se realizaron las observaciones en el trámite del registro del signo AZETATE, y que contenían todo lo relacionado con la presentación de observaciones y su trámite, son las contenidas en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”. 4 B. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. La marca se define como el signo que puede ser percibido por los sentidos y que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que per3 4 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50.

Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL mite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 de 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso N° 63-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112 de 6 de septiembre de 2004) 19/06/2006 26.44 un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.

“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso N° 15-IP-2003 Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). Luego de los antecedentes anotados, cumple señalar que el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la novedad, la visibilidad y la distintividad. 1.

La novedad. El concepto de novedad se debe precisar con claridad. La novedad no se refiere a que el signo que se solicita no haya existido con anterioridad o que sea una creación sin precedentes. Los conceptos anteriores han sido integrados por el Tribunal de la siguiente forma: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este punto ha dicho lo siguiente: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). “En primer lugar, la novedad configura un requisito que pretende impedir que el signo se limite a describir las características de los productos o servicios que constituyen su objeto, así como que sea confundible con otro signo que se encuentre ya registrado, o que haya sido solicitado con anterioridad para registro, o que haya sido solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad.

La novedad del signo no presupone pues su inexistencia previa, pero sí la exigencia de no encontrarse en uso, por parte de un tercero, para identificar y distinguir productos o servicios comprendidos en la misma clase”. (Proceso N° 156-IP-2004. Sentencia del 19 de enero de 2005. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1171 de 3 de marzo de 2005).

“A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir 2.

La visibilidad. Como ya se dijo, el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la visibilidad como otro de los requisitos para el registro de las marcas. GACETA OFICIAL Bajo esta normativa resulta necesario, para que un signo cumpla con el requisito de visibilidad, que sea aprehensible por medio del sentido de la vista, es decir, que tome apariencia material para ser captado por el público consumidor a través de los ojos, con lo que se descarta la percepción por los otros sentidos.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto se ha pronunciado de la siguiente manera: “La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores.

Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos”. (Proceso N° 148-IP-2004. Sentencia del 19 de enero de 2005. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1173 de 10 de marzo de 2005). 3.

La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. 19/06/2006 27.44 función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 5 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

C. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. El artículo 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena refiere las hipótesis de irregistrabilidad como marca de todo signo, a tres aspectos: A. A que el signo no puede limitarse a describir los productos o servicios que constituyen su objeto.

B. A que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o que su registro se haya solicitado con anterioridad por un tercero, para productos o servicios comprendidos en una misma clase. C. A que el signo no sea confundible con otro solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

El Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 58, literal f), ha manifestado lo siguiente: “En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con “productos o servicios comprendidos en una misma clase”.

El literal g) del Es en este sentido se afirma: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, al no ser apto para cumplir la 5 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL mismo artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con “productos o servicios idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la “regla de la especialidad”.

(Proceso 1-IP-87. Interpretación Prejudicial del 3 de diciembre de 1987. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 de 15 de febrero de 1998). Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada o solicitado para registro, y el de los consumidores.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, o con una marca solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, puede provocar error entre los consumidores, por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que con la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Bajo el Régimen de la Decisión 85, marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios que pertenezcan a la misma clase, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los con- 19/06/2006 28.44 sumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y de escoger entre ellos con entera libertad.

La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica. La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos puede existir si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

La confusión marcaria puede ser de dos clases: directa o indirecta; la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro, y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Ya que la función principal de una marca es la de identificar o distinguir un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

D. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. En caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada o previamente solicitada, y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

GACETA OFICIAL 19/06/2006 29.44 En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 6, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: bras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” 3.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

“ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. COMPARACION ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. Los signos denominativos se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las pala- 6 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”. Buenos Aires. Editorial Robis. pp. 351 y ss. “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 7 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos A.Z.T. y AZETATE, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal 7 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL F. DE LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas”.

“Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos”.

“El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente”: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun 19/06/2006 30.44 medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

“Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó”: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 30 de enero de 2002. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765 de 27 de febrero de 2002).

Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos.

El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente manera: “…al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.

(Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C. N° 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor. (Proce- GACETA OFICIAL so N° 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 22 de junio de 2005.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1233 de 18 de agosto de 2005). G. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. El artículo 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone: “Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” De este artículo se desprenden dos características principales del sistema de protección de las marcas en el derecho comunitario andino: 1.

La protección se realiza con base en un sistema atributivo de derecho. En oposición a un sistema declarativo donde los derechos sobre la marca se adquieren por su uso, la normativa andina acoge un sistema atributivo, donde los derechos sobre la marca se adquieren por el registro de la misma en la Oficina de Registro Marcario. 2. El registro de la marca genera un derecho exclusivo sobre ella.

Junto con el artículo 74, el mencionado artículo 72 de la Decisión 85 consagra el derecho a usar la marca en forma exclusiva. El Tribunal de justicia al tratar el tema del uso exclusivo, ha establecido ciertas facultades que tiene el titular del registro marcario y que se desprenden del derecho al uso exclusivo de la marca: “Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: • La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. 19/06/2006 31.44 • La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. • La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.” (Proceso 74-IP-2004.

Interpretación Prejudicial del 25 de agosto de 2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1121 de 28 de septiembre de 2004). Una de las principales facultades que posee el titular de la marca es el de prohibir que terceros utilicen la marca sin su consentimiento (jus prohibendi), identificando productos idénticos o similares con marca idéntica o similar, pudiendo con esto causar confusión en el público consumidor.

Este jus prohibendi se encuentra enmarcado dentro de las medidas de protección que para el efecto se prevean en las legislaciones de los Países Miembros. En relación con esto el Tribunal ha expresado: “En defensa del uso exclusivo de una marca, su titular puede recurrir a las medidas de protección para el amparo de sus derechos, las que según el artículo 74 de la Decisión 85 son las contempladas en las respectivas legislaciones nacionales de los Países Miembros (indemnización de daños y perjuicios, prohibición de la venta de los productos, incautación de los mismos, persecución de delitos contra la propiedad marcaria por falsificación, imitación o alteración de la marca, etc.).” (Proceso N° 70-IP-2001.

Interpretación Prejudicial del 22 de noviembre de 2001. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 750 de 15 de enero de 2002). H. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR OBSERVACIONES EN EL TRÁMITE DEL REGISTRO MARCARIO, BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. El artículo 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en relación con el trámite del registro marcario, dispone que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legíti- GACETA OFICIAL 19/06/2006 32.44 mo interés podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada. ción con este derecho de prioridad de la solicitud ha manifestado lo siguiente: La Oficina Nacional competente determinará el interés legítimo del observante, atendiendo a la naturaleza de las causales de irregistrabilidad que se aleguen en la observación. “Esta prioridad de la solicitud, tiene su razón de ser en el principio comúnmente aceptado: “primero en el tiempo, mejor en el derecho”, lo que se traduce en que quien presenta primero una solicitud de registro de un signo como marca, tiene mejor derecho en relación con el que la presenta posteriormente.” (Proceso N° 162-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 de 7 de diciembre de 2005). En efecto, los grupos de causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 son de naturaleza diversa: las contenidas en el artículo 72, son causales que no tienen que ver con derechos de un tercero determinado, mientras que las contenidas en el artículo 73 sí son dispuestas en relación con derechos de terceros.

En consecuencia con lo anterior, la Oficina Nacional Competente, al evaluar el interés legítimo del observante, deberá determinar la naturaleza de la causal y, de conformidad con esto, apreciar si el observante posee o no interés legítimo. En este sentido el Tribunal ha establecido lo siguiente en relación con el artículo 82 de la Decisión 313: “Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro.

En relación con el artículo 82 de la Decisión 313, el Tribunal ha considerado que “La observación la puede realizar cualquier persona que tenga legítimo interés, por ejemplo quien se siente perjudicado, quien es titular de una marca registrada, quien goza de un derecho de prioridad dentro del país en el que se solicita el registro o en un País Miembro diferente de donde se solicite el registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 144-IP2004, del 26 de enero de 2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1173, del 10 de marzo de 2005, caso “BIMBUÑUELOS”).” (Proceso N° 73-IP-2005.

Interpretación Prejudicial del 8 de junio de 2005. Publicada en la Gaceta Oficial N° 1228 de 9 de agosto de 2005). I. OBSERVACIONES BASADAS EN UNA SOLICITUD POSTERIOR BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. La presentación de la solicitud genera un derecho de prioridad o prevalencia en relación con el trámite de dicha solicitud. El Tribunal, en rela- Uno de los efectos de este derecho de prioridad es que las solicitudes posteriores no pueden enervar el trámite de la solicitud presentada con anterioridad, salvo el caso contemplado en el literal f) del artículo 58, es decir, las solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

Es en este marco que se consagra en el literal c) del artículo 83 de la Decisión 313, que la Oficina Nacional Competente rechazará de oficio aquellas observaciones que se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de la marca a la cual se observa. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

GACETA OFICIAL SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

QUINTO

SEXTO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos A.Z.T. y AZETATE, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas 19/06/2006 33.44 que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

SÉPTIMO: Una de las principales facultades que posee el titular de la marca es el de prohibir que terceros utilicen la marca sin su consentimiento (jus prohibendi), identificando productos idénticos o similares con marca idéntica o similar, pudiendo con esto causar confusión en el público consumidor. Este jus prohibendi se encuentra enmarcado dentro de las medidas de protección que para el efecto se prevean en las legislaciones de los Países Miembros.

OCTAVO: La Oficina Nacional competente determinará el interés legítimo del observante, atendiendo a la naturaleza de las causales de irregistrabilidad que se aleguen en la observación.

NOVENO: De conformidad con el literal c del artículo 83 de la Decisión 313, la Oficina Nacional Competente rechazará de oficio aquellas observaciones que se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de la marca a la cual se observa. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 4976-98 L. Y. M., deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO GACETA OFICIAL 19/06/2006 34.44 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA Mónica Rosell Medina SECRETARIA PROCESO 42-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales h) e i) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 82 literal d) y 96 de la misma Decisión. Signo: AGUA ETERNA DE VILCABAMBA.

Actor: INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A. Proceso interno Nº 2920-96-MP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de mayo del año dos mil seis. son el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

VISTOS: b) Hechos La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Luis Rosero Morales, relativa a los artículos 81, 82 literales h) e i), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2920-96-MP.

El auto de 29 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 955-TQCA-2S, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A. y demandados El 29 de marzo de 1995, INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A. solicitó el registro como marca del signo AGUA ETERNA DE VILCABAMBA para distinguir productos de la Clase 32.

(Clasificación Internacional de Niza, clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas). El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 362 correspondiente al mes de marzo de 1995. Por resolución 17752 de 21 de marzo de 1996, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió: “(…) de conformidad con lo que dispone el Art 96 de la Decisión 344 de la C.A.C. (…) acorde con las causales del Art. 82 literal (sic) d), e) e i) la denominación AGUA ETERNA DE VILCABAMBA no es registrable como marca para el tipo de productos que pretende proteger, ya que contiene términos genéricos y descriptivos, siendo además un nombre geográfico nacional (…) por lo expuesto en los ‘numerales primero y segundo resuelve denegar el registro GACETA OFICIAL de la marca y ordenar el archivo del expediente (…)”.

Contra dicha Resolución INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa. El Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, por providencia de 25 de febrero de 2004, dispone: “En aplicación de los (sic) dispuesto en los Arts. 123 y 124 de la Decisión No. 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, ordenáse (sic) la suspensión del procedimiento y dispónese solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los Arts. 81, 82, literales h), i); 83 literal a);

Art. 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A. como fundamentos de derecho en su demanda dice: “1. Niego que la denominación AGUA ETERNA DE VILCABAMBA no sea registrable como marca de fábrica para proteger los productos de la clase internacional No. 32. 2.

Siguiendo la doctrina marcaria existente, las marcas deben ser analizadas en forma sucesiva, sin fraccionarlas, vistas en conjunto como un todo, y la marca de fábrica ‘AGUA ETERNA DE VILCABAMBA’ ha sido analizada en forma separada tomando únicamente la denominación VILCABAMBA, sobre el resto de la denominación. 3. Niego que la denominación ‘AGUA ETERNA DE VILCABAMBA’ pueda causar confusión en el publico (sic) consumidor sobre un lugar geográfico, ya que se debe tomar a la marca en conjunto y no cada una de las palabras que la conforman individualmente”.

Finalmente como pretensión dentro del proceso dice: “(…) impugno la Providencia Nº 017752, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial en el trámite de solicitud de registro de la denominación ‘AGUA ETERNA DE VILCABAMBA’ como marca de fábrica, trámite signado con el Nº 55523-95". d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contesta la demanda oponiendo 19/06/2006 35.44 las siguientes excepciones: “1.- LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.La Resolución impugnada guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida. 2.- NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.- Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad. 3.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL PREVIA.- De acuerdo con el Art. 29 (sic) del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, concluido el término de prueba, la Sala debe suspender el procedimiento y solicitar a dicho Tribunal la Interpretación Prejudicial de los Arts. 81, 82 (literal i) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión (…)”.

Finalmente indica “(…) solicitaré la práctica de las siguientes diligencias procesales: a) Reproducción de todo lo que de autos me fuere favorable; b) Impugnación de la prueba que presente la contraparte; y, c) Las demás que me franquea la Ley”; y solicita que “Se acepten mis excepciones y se rechace la demanda”. El Jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Procuraduría General del Estado, deduce las siguientes excepciones: “PRIMERA: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

SEGUNDA: Improcedencia de la acción, por cuanto no se exponen los fundamentos de hecho y de derecho con la claridad y precisión (…) TERCERA: Alego expresamente la legitimidad del acto administrativo dictado por el Director Nacional de Propiedad Industrial, pues proviene de autoridad competente y en su expedición se observaron las normas previstas en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic), especialmente los artículos 95, 81, 82 literal h) y 83 literal a) (…) Por las excepciones propuestas se servirán señores Ministros rechazar la demanda (…) oportunamente actuaré las pruebas que considere pertinentes dentro de esta causa”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, no da contestación a la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales h) e i), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Car- GACETA OFICIAL tagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como un Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “AGUA ETERNA DE VILCABAMBA” se presentó el 24 de marzo de 1995, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 81 y 82 literales h) e i) de la Decisión 344.

Asimismo en ejercicio de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 126 de su Estatuto, se interpretarán de oficio los artículos 82 literal d) y 96 de la Decisión 344 y no se interpretarán los artículos 83 literal a) y 95 de la citada Decisión por no ser aplicables al caso concreto.

Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 19/06/2006 36.44 “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

(…)”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales GACETA OFICIAL y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable 19/06/2006 37.44 para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Al respecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo AGUA ETERNA DE VILCABAMBA cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad GACETA OFICIAL previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. Signos genéricos y signos descriptivos Signo genérico. El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”.

(Proceso 17-IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP03, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo AGUA ETERNA DE VILCABAMBA resultaría genérico o no con relación a los servicios que distingue. Signos descriptivos. La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo 19/06/2006 38.44 concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características.

De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valorel lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, toda vez que, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). III. Marca débil El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo GACETA OFICIAL la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). IV. Irregistrabilidad de signos engañosos La Decisión 344, en su artículo 82 literal h), hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan, por si mismos, a engaño al público o a los medios comerciales sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

Al respecto el Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). Esta prohibición, con base a lo sostenido por Marco Matías Alemán, persigue evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como de sus productos o servicios “lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.

(Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85). 19/06/2006 39.44 Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: “Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee.” (Proceso 109IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 1029 del 16 de enero de 2004 aprobada el 26 de noviembre de 2003, marca: POPCORN CHICKEN).

V. Irregistrabilidad de signos que consistan en una indicación geográfica El literal i) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro de signos como marcas en dos supuestos específicos: (i) si el signo reproduce o imita una denominación de origen protegida; y, (ii) si el signo consiste en una indicación geográfica nacional o extranjera que sea susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplica o, que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades característica de los bienes para los cuales se usan las marcas.

El capítulo VII de la Decisión 344 regula lo relativo a las “denominaciones de origen”, que son definidas en el artículo 129 como “una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

Por tanto, las denominaciones de origen se encuentran incluidas en el concepto de indicación geográfica, que es “un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos.

Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno”. (Tomado de http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np11-1-06. htm). GACETA OFICIAL El referido capítulo VII de la Decisión 344 regula lo relativo a las denominaciones de origen, cuya protección se encuentra prevista en el primer supuesto del literal i) del artículo 82.

Para dicha protección, “es necesario que exista un control sobre los productores y los productos que pueden lanzarse al mercado con la denominación de que se trate. Ese control debe garantizar no sólo que el producto procede de la zona determinada, sino que además tiene las características típicas de los productos procedentes de ese lugar y para los que se ha concedido la protección”; lo que implica que, conforme lo prevén los artículos 131 y 133 a 139 de la Decisión 344, las denominaciones de origen protegidas deben haber sido reconocidas como tales por las oficinas nacionales competentes, “para lo cual deberá haberse establecido un control que asegure que esas denominaciones son aplicadas solamente a los productos que reúnen las características típicas de las zonas a las que la denominación geográfica corresponde (…) Hay que destacar, naturalmente, que (…) el derecho exclusivo no es para una empresa determinada, sino para todas las empresas que elaboran los productos en la zona geográfica de que se trate y respetan las normas de control para las características de tales productos” (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil.

Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial”; 4ª Edición, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2003, p. 523). El género que se constituye por las indicaciones geográficas, contiene como especies a las distintas figuras afines que gozan de características en ocasiones extremadamente similares, tales como las denominaciones de origen, las denominaciones de origen indirectas, las indicaciones de procedencia, las indicaciones de origen calificadas, entre otras.

Sin embargo, para el caso objeto de la presente interpretación prejudicial, el Tribunal estima adecuado referirse únicamente a las indicaciones geográficas, para lo cual deberá tenerse en cuenta que esta figura prevé una relación entre el signo, que se constituye con la denominación de un lugar territorial determinado, y el producto o servicio que es identificado con dicho signo. Esta vinculación entre el producto y el signo objeto de la indicación geográfica, es reconocida por el público consumidor ya que ese producto goza de “un valor añadido dentro del tráfico económico, y 19/06/2006 40.44 es lógico que sólo puedan beneficiarse de ese valor añadido los productos procedentes de ese lugar y que reúnen además las características o requisitos típicos de los productos de esa clase, originarios de esa zona geográfica” (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto;

Op. cit., pp. 522 y 523). Las indicaciones geográficas constituyen un factor importante en el intercambio de bienes y servicios, ya que tienen un papel destacado en la conservación del patrimonio cultural, garantizan una competencia leal y una buena información a los consumidores. Además, los mercados globalizados cuentan con consumidores más exigentes y mejor informados, quienes desean saber sobre la procedencia y características especiales de los productos de su elección. Estos consumidores no solo aprecian y atribuyen un mayor valor a estas dimensiones del producto, sino que también están dispuestos a pagar más por este valor agregado.

La indicación geográfica constituida por un signo que se refiere a un lugar geográfico determinado del cual provienen los productos por él distinguidos, tendrá la protección conferida por el segundo supuesto del literal i) del artículo 82 de la Decisión 344, con el objeto de impedir el error del público consumidor, ya que éste se vería afectado al comprar un producto que en realidad no proviene de una determinada localidad o zona geográfica, y a fin de evitar a los sectores competidores del tipo de producto en cuestión, que sean objeto de formas de competencia desleal.

Según Fernández-Novoa, “se permite impedir (…) la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores” (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos: “La Protección Internacional de las Denominaciones Geográficas”;

Editorial GACETA OFICIAL Tecnos, Madrid, 1970, p. 33. Citado en el Proceso No. 35-IP-98). Este Tribunal ha sostenido que “si el nombre geográfico es usado a título de marca para indicar la procedencia empresarial de los productos, el consumidor medio puede fácilmente incurrir en error con respecto al significado del nombre geográfico. Esta causa (…) explica entre otras el que las empresas que intentan emplear denominaciones geográficas a título de marca tropiecen con obstáculos frecuentemente insuperables para solicitar un registro de marca constituida con una denominación geográfica nacional o extranjera” (Proceso 65-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 729 del 15 de noviembre de 2001, marca: SUSSEX).

Conforme lo ha manifestado este Tribunal, para que se configure lo previsto en el artículo 82, literal i, de la Decisión 344, debe contemplarse en el signo cuyo registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto o servicio que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurran los siguientes presupuestos: (i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado;

(ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión (Proceso 78-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1228 de 12 de agosto de 2005, marca: VILCAGUA).

En definitiva, si un signo reproduce o imita una indicación geográfica o un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, y sin que exista la necesaria relación entre dicho origen geográfico y el producto que pretende distinguir, no será apto para ser registrado como marca. VI. Examen de registrabilidad y motivación de la resolución El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que, vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93 de la misma Decisión para la presentación de observaciones, sin que éstas se hayan presen- 19/06/2006 41.44 tado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Al respecto el Tribunal ha indicado: “( ) en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ( )”. (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre de 2002, marca: LIMPLUS). Asimismo el Tribunal ha indicado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.

(Proceso 16-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

GACETA OFICIAL 19/06/2006 42.44 CONCLUYE: extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades característica de los bienes para los cuales se usan las marcas.

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SÉPTIMO: Aún cuando no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la Oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa.

SEGUNDO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2920-96-MP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

CUARTO: No será registrable como marca el signo que por si mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.

QUINTO: El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SEXTO: El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal i) prohíbe el registro de signos que consistan en una indicación geográfica nacional o

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 19/06/2006 43.44 GACETA OFICIAL 19/06/2006 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú