PROCESO 48-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58, literal f), y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de los artículos 82, 83, literal b) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador.
Expediente Interno Nº 4976-98 L. Y. M. Actor: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED Marca: “AZETATE” (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los tres días del mes de mayo del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Segunda Sala, República de Ecuador.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de marzo de 2006. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero interesado: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. B. DATOS Relevantes. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, se encuentran los siguientes: a. La sociedad WELLCOME FOUNDATION LIMITED solicitó el 17 de octubre de 1991 ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el registro del signo denominativo AZETATE para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 28126. b. La sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, el 27 de mayo de 1992 presentó observaciones al registro del signo AZETATE, con base en la marca denominativa A.Z.T., para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. c. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 0961892 del 28 de noviembre de 1997, resolvió aceptar las observaciones formuladas y denegó el registro del signo AZETATE. d. La sociedad WELLCOME FOUNDATION LIMITED presentó, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, recurso de subjetivo o de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo. 2.
Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad actora sostiene como fundamento de su demanda los siguientes planteamientos: a. La sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED es la titular de la marca AZT, ya que la tiene inscrita en Ecuador bajo el certificado 412-94 del 4 de febrero de 1994, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Por lo anterior, la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION no es la titular de la marca AZT.
Dicha sociedad intentó registrar la marca A.Z.T., pero el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual declaró abandonada dicha solicitud. c. La sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, en consecuencia, no tiene ningún derecho a oponerse al registro de la marca AZATATE, con base en la marca A.Z.T. d. El Director de Propiedad Industrial cometió un grave error y actuó en contravía de las normas que rigen la materia, ya que no existe la marca A.Z.T. en cabeza de la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. e. El artículo 102 de la Decisión 344 dispone: “el derecho al uso exclusivo de la marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
Por lo tanto, la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION careció de todo derecho para oponerse al registro de la marca en cuestión. f. En el presente caso, la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION presentó la solicitud de registro del signo A.Z.T. el 8 de octubre de 1993, es decir, dos años después de presentada la solicitud de registro de la marca AZETATE.
Por tal motivo, la Resolución impugnada contradice lo estipulado en el artículo 94, literal b) de la Decisión 344, que establece que la oficina nacional competente no tramitará las observaciones que se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa. g. La denominación AZETATE es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. 3.
La contestaciOn a la demanda. a. contestación por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Me ratifico en la Resolución 0961892, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.
Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda…”. a. Contestación por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. Según el informe del Juez Consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial no contestó la demanda. c. Contestación por parte de la Procuraduría General del Estado. Aparece del informe del Juez Consultante, que la Procuraduría General del Estado contestó la demanda de la siguiente manera: “Expresa que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio; y que por tanto, le corresponde en este tipo de juicios, comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo”. d. Contestación por parte del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.
Según el informe del Juez Consultante, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca no contestó la demanda. e. Contestación por parte de la sociedad Zodiac Internacional Corporation. La sociedad Zodiac Internacional Corporation, tercera interesada en las resultas del proceso, como se desprende del informe del Juez Consultante, no contestó la demanda.
II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.
Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 81, 82, 83, literal a), 87, 88, 93, 94, literal b), y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 56, 58, literal f) y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa sustancial vigente al momento de presentarse la solicitud de registro del signo AZETATE.
Se interpretarán, igualmente, los artículos 82, 83, literal b) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas procesales vigentes al momento en que la sociedad ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION presentó observaciones a la solicitud de registro del signo AZETATE. Asimismo se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Decisión 85 Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas”: “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” Artículo 72 “El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Decisión 313 Artículo 82 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.” Artículo 83 “La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, estén comprendidas en algunos de los siguientes casos”: b) “Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa”;
(…) Decisión 344 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.
IV. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. B. Requisitos para el registro de marcas en el régimen de la Decisión 85. C. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud en el régimen de la Decisión 85.
D. Reglas para el cotejo marcario. E. Comparación entre signos denominativos. F. Derecho al uso exclusivo de una marca en el Régimen de la Decisión 85. G. Legitimación para presentar observaciones en el trámite de registro marcario, bajo el régimen de la Decisión 313. H. Observaciones basadas en una solicitud posterior bajo el régimen de la Decisión 313.
I. De las marcas farmacéuticas. A. AplicaciOn de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial, en principio, no es retroactiva, pues ya que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este postulado constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”[1] Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.
En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”. “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.
(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998).[2] A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.
Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido cumplidas ya y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos se desprende que la solicitud de registro del signo AZETATE se realizó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.
Así mismo, la normas procesales aplicables al momento que en que se realizaron las observaciones en el trámite del registro del signo AZETATE, y que contenían todo lo relacionado con la presentación de observaciones y su trámite, son las contenidas en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. B. Requisitos para el registro de las marcas EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85.
Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. La marca se define como el signo que puede ser percibido por los sentidos y que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”[3] Las funciones de la marca han sido elaboradas en la doctrina de la siguiente manera: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.
Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”.[4] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario.
(Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 253 de 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso N° 63-IP-2004.
Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1112 de 6 de septiembre de 2004) Los conceptos anteriores han sido integrados por el Tribunal de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.
Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”.
(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.
“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso N° 15-IP-2003 Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). Luego de los antecedentes anotados, cumple señalar que el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la novedad, la visibilidad y la distintividad. 1.
La novedad. El concepto de novedad se debe precisar con claridad. La novedad no se refiere a que el signo que se solicita no haya existido con anterioridad o que sea una creación sin precedentes. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este punto ha dicho lo siguiente: “En primer lugar, la novedad configura un requisito que pretende impedir que el signo se limite a describir las características de los productos o servicios que constituyen su objeto, así como que sea confundible con otro signo que se encuentre ya registrado, o que haya sido solicitado con anterioridad para registro, o que haya sido solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad.
La novedad del signo no presupone pues su inexistencia previa, pero sí la exigencia de no encontrarse en uso, por parte de un tercero, para identificar y distinguir productos o servicios comprendidos en la misma clase”. (Proceso N° 156-IP-2004. Sentencia del 19 de enero de 2005. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1171 de 3 de marzo de 2005). 2.
La visibilidad. Como ya se dijo, el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la visibilidad como otro de los requisitos para el registro de las marcas. Bajo esta normativa resulta necesario, para que un signo cumpla con el requisito de visibilidad, que sea aprehensible por medio del sentido de la vista, es decir, que tome apariencia material para ser captado por el público consumidor a través de los ojos, con lo que se descarta la percepción por los otros sentidos.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto se ha pronunciado de la siguiente manera: “La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores.
Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos”. (Proceso N° 148-IP- 2004. Sentencia del 19 de enero de 2005. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1173 de 10 de marzo de 2005). 3.
La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.
Es en este sentido se afirma: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, al no ser apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.”[5] La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.
C. Irregistrabilidad de signos POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. El artículo 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena refiere las hipótesis de irregistrabilidad como marca de todo signo, a tres aspectos: A. A que el signo no puede limitarse a describir los productos o servicios que constituyen su objeto.
B. A que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o que su registro se haya solicitado con anterioridad por un tercero, para productos o servicios comprendidos en una misma clase. C. A que el signo no sea confundible con otro solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.
El Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 58, literal f), ha manifestado lo siguiente: “En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con "productos o servicios comprendidos en una misma clase".
El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente de la misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad". (Proceso 1-IP-87. Interpretación Prejudicial del 3 de diciembre de 1987.
Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 de 15 de febrero de 1998). Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada o solicitado para registro, y el de los consumidores.
La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, o con una marca solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, puede provocar error entre los consumidores, por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que con la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.
Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Bajo el Régimen de la Decisión 85, marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios que pertenezcan a la misma clase, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y de escoger entre ellos con entera libertad.
La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica. La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos puede existir si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
La confusión marcaria puede ser de dos clases: directa o indirecta; la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro, y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Ya que la función principal de una marca es la de identificar o distinguir un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.
D. Reglas para el cotejo marcario. En caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada o previamente solicitada, y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.
En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina[6], han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1 La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. Comparacion entre signos DENOMINATIVos.
Los signos denominativos se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.[7] De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos A.Z.T. y AZETATE, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal F. DE LAS MARCAS FARMACÉUTICAS.
El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas”. ”Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos”. ”El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente”: "Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno". ”Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó”: "Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 30 de enero de 2002.
Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765 de 27 de febrero de 2002). Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos. El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente manera: “…al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C. N° 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor.
(Proceso N° 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 22 de junio de 2005. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1233 de 18 de agosto de 2005). G. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. El artículo 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone: “Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” De este artículo se desprenden dos características principales del sistema de protección de las marcas en el derecho comunitario andino: 1.
La protección se realiza con base en un sistema atributivo de derecho. En oposición a un sistema declarativo donde los derechos sobre la marca se adquieren por su uso, la normativa andina acoge un sistema atributivo, donde los derechos sobre la marca se adquieren por el registro de la misma en la Oficina de Registro Marcario. 2. El registro de la marca genera un derecho exclusivo sobre ella.
Junto con el artículo 74, el mencionado artículo 72 de la Decisión 85 consagra el derecho a usar la marca en forma exclusiva. El Tribunal de justicia al tratar el tema del uso exclusivo, ha establecido ciertas facultades que tiene el titular del registro marcario y que se desprenden del derecho al uso exclusivo de la marca: “Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: 1.
La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. 2. La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. 3.
La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.” (Proceso 74-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 25 de agosto de 2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1121 de 28 de septiembre de 2004). Una de las principales facultades que posee el titular de la marca es el de prohibir que terceros utilicen la marca sin su consentimiento (jus prohibendi), identificando productos idénticos o similares con marca idéntica o similar, pudiendo con esto causar confusión en el público consumidor.
Este jus prohibendi se encuentra enmarcado dentro de las medidas de protección que para el efecto se prevean en las legislaciones de los Países Miembros. En relación con esto el Tribunal ha expresado: “En defensa del uso exclusivo de una marca, su titular puede recurrir a las medidas de protección para el amparo de sus derechos, las que según el artículo 74 de la Decisión 85 son las contempladas en las respectivas legislaciones nacionales de los Países Miembros (indemnización de daños y perjuicios, prohibición de la venta de los productos, incautación de los mismos, persecución de delitos contra la propiedad marcaria por falsificación, imitación o alteración de la marca, etc.).” (Proceso N° 70-IP-2001.
Interpretación Prejudicial del 22 de noviembre de 2001. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 750 de 15 de enero de 2002). H. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR OBSERVACIONES EN EL TRÁMITE DEL REGISTRO MARCARIO, BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. El artículo 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en relación con el trámite del registro marcario, dispone que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.
La Oficina Nacional competente determinará el interés legítimo del observante, atendiendo a la naturaleza de las causales de irregistrabilidad que se aleguen en la observación. En efecto, los grupos de causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 son de naturaleza diversa: las contenidas en el artículo 72, son causales que no tienen que ver con derechos de un tercero determinado, mientras que las contenidas en el artículo 73 sí son dispuestas en relación con derechos de terceros.
En consecuencia con lo anterior, la Oficina Nacional Competente, al evaluar el interés legítimo del observante, deberá determinar la naturaleza de la causal y, de conformidad con esto, apreciar si el observante posee o no interés legítimo. En este sentido el Tribunal ha establecido lo siguiente en relación con el artículo 82 de la Decisión 313: “Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar otra idéntica o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro.
En relación con el artículo 82 de la Decisión 313, el Tribunal ha considerado que “La observación la puede realizar cualquier persona que tenga legítimo interés, por ejemplo quien se siente perjudicado, quien es titular de una marca registrada, quien goza de un derecho de prioridad dentro del país en el que se solicita el registro o en un País Miembro diferente de donde se solicite el registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 144-IP- 2004, del 26 de enero de 2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1173, del 10 de marzo de 2005, caso “BIMBUÑUELOS”).” (Proceso N° 73-IP-2005.
Interpretación Prejudicial del 8 de junio de 2005. Publicada en la Gaceta Oficial N° 1228 de 9 de agosto de 2005). I. OBSERVACIONES BASADAS EN UNA SOLICITUD POSTERIOR BAJO EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. La presentación de la solicitud genera un derecho de prioridad o prevalencia en relación con el trámite de dicha solicitud. El Tribunal, en relación con este derecho de prioridad de la solicitud ha manifestado lo siguiente: “Esta prioridad de la solicitud, tiene su razón de ser en el principio comúnmente aceptado: “primero en el tiempo, mejor en el derecho”, lo que se traduce en que quien presenta primero una solicitud de registro de un signo como marca, tiene mejor derecho en relación con el que la presenta posteriormente.” (Proceso N° 162-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 de 7 de diciembre de 2005). Uno de los efectos de este derecho de prioridad es que las solicitudes posteriores no pueden enervar el trámite de la solicitud presentada con anterioridad, salvo el caso contemplado en el literal f) del artículo 58, es decir, las solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.
Es en este marco que se consagra en el literal c) del artículo 83 de la Decisión 313, que la Oficina Nacional Competente rechazará de oficio aquellas observaciones que se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de la marca a la cual se observa. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.
QUINTO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos A.Z.T. y AZETATE, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos.
SEXTO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.
SÉPTIMO: Una de las principales facultades que posee el titular de la marca es el de prohibir que terceros utilicen la marca sin su consentimiento (jus prohibendi), identificando productos idénticos o similares con marca idéntica o similar, pudiendo con esto causar confusión en el público consumidor. Este jus prohibendi se encuentra enmarcado dentro de las medidas de protección que para el efecto se prevean en las legislaciones de los Países Miembros.
OCTAVO: La Oficina Nacional competente determinará el interés legítimo del observante, atendiendo a la naturaleza de las causales de irregistrabilidad que se aleguen en la observación.
NOVENO: De conformidad con el literal c del artículo 83 de la Decisión 313, la Oficina Nacional Competente rechazará de oficio aquellas observaciones que se fundamenten en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de la marca a la cual se observa. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 4976-98 L. Y. M., deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. [3] ALEMAN Marco Matías.
“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [4] LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. [5] BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.
Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. [6] BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”. Buenos Aires. Editorial Robis. pp. 351 y ss. [7] FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.