PROCESO 42-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales h) e i) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 82 literal d) y 96 de la misma Decisión. Signo: AGUA ETERNA DE VILCABAMBA.

Actor: INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A. Proceso interno Nº 2920-96-MP. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de mayo del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Luis Rosero Morales, relativa a los artículos 81, 82 literales h) e i), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2920-96-MP.

El auto de 29 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 955-TQCA-2S, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A. y demandados son el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. b) Hechos El 29 de marzo de 1995, INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A. solicitó el registro como marca del signo AGUA ETERNA DE VILCABAMBA para distinguir productos de la Clase 32.

(Clasificación Internacional de Niza, clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas). El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 362 correspondiente al mes de marzo de 1995. Por resolución 17752 de 21 de marzo de 1996, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió: “(…) de conformidad con lo que dispone el Art 96 de la Decisión 344 de la C.A.C. (…) acorde con las causales del Art. 82 literal (sic) d), e) e i) la denominación AGUA ETERNA DE VILCABAMBA no es registrable como marca para el tipo de productos que pretende proteger, ya que contiene términos genéricos y descriptivos, siendo además un nombre geográfico nacional (…) por lo expuesto en los ‘numerales primero y segundo resuelve denegar el registro de la marca y ordenar el archivo del expediente (…)”.

Contra dicha Resolución INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa. El Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, por providencia de 25 de febrero de 2004, dispone: “En aplicación de los (sic) dispuesto en los Arts. 123 y 124 de la Decisión No. 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, ordenáse (sic) la suspensión del procedimiento y dispónese solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los Arts. 81, 82, literales h), i); 83 literal a);

Art. 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda INMOBILIARIA Y COMERCIAL HEFLORSA S.A. como fundamentos de derecho en su demanda dice: “1. Niego que la denominación AGUA ETERNA DE VILCABAMBA no sea registrable como marca de fábrica para proteger los productos de la clase internacional No. 32. 2.

Siguiendo la doctrina marcaria existente, las marcas deben ser analizadas en forma sucesiva, sin fraccionarlas, vistas en conjunto como un todo, y la marca de fábrica ‘AGUA ETERNA DE VILCABAMBA’ ha sido analizada en forma separada tomando únicamente la denominación VILCABAMBA, sobre el resto de la denominación. 3. Niego que la denominación ‘AGUA ETERNA DE VILCABAMBA’ pueda causar confusión en el publico (sic) consumidor sobre un lugar geográfico, ya que se debe tomar a la marca en conjunto y no cada una de las palabras que la conforman individualmente”.

Finalmente como pretensión dentro del proceso dice: “(…) impugno la Providencia Nº 017752, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial en el trámite de solicitud de registro de la denominación ‘AGUA ETERNA DE VILCABAMBA’ como marca de fábrica, trámite signado con el Nº 55523-95”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones: “1.- LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La Resolución impugnada guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida. 2.- NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.- Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad. 3.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL PREVIA.- De acuerdo con el Art. 29 (sic) del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, concluido el término de prueba, la Sala debe suspender el procedimiento y solicitar a dicho Tribunal la Interpretación Prejudicial de los Arts. 81, 82 (literal i) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión (…)”.

Finalmente indica “(…) solicitaré la práctica de las siguientes diligencias procesales: a) Reproducción de todo lo que de autos me fuere favorable; b) Impugnación de la prueba que presente la contraparte; y, c) Las demás que me franquea la Ley”; y solicita que “Se acepten mis excepciones y se rechace la demanda”. El Jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Procuraduría General del Estado, deduce las siguientes excepciones: “PRIMERA: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

SEGUNDA: Improcedencia de la acción, por cuanto no se exponen los fundamentos de hecho y de derecho con la claridad y precisión (…) TERCERA: Alego expresamente la legitimidad del acto administrativo dictado por el Director Nacional de Propiedad Industrial, pues proviene de autoridad competente y en su expedición se observaron las normas previstas en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic), especialmente los artículos 95, 81, 82 literal h) y 83 literal a) (…) Por las excepciones propuestas se servirán señores Ministros rechazar la demanda (…) oportunamente actuaré las pruebas que considere pertinentes dentro de esta causa”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, no da contestación a la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales h) e i), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como un Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo “AGUA ETERNA DE VILCABAMBA” se presentó el 24 de marzo de 1995, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 81 y 82 literales h) e i) de la Decisión 344.

Asimismo en ejercicio de lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 126 de su Estatuto, se interpretarán de oficio los artículos 82 literal d) y 96 de la Decisión 344 y no se interpretarán los artículos 83 literal a) y 95 de la citada Decisión por no ser aplicables al caso concreto.

Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

(…)”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Al respecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo AGUA ETERNA DE VILCABAMBA cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. Signos genéricos y signos descriptivos Signo genérico.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”.

(Proceso 17-IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-03, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si el signo AGUA ETERNA DE VILCABAMBA resultaría genérico o no con relación a los servicios que distingue. Signos descriptivos. La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características.

De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valorel lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, toda vez que, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). III. Marca débil El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). IV. Irregistrabilidad de signos engañosos La Decisión 344, en su artículo 82 literal h), hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan, por si mismos, a engaño al público o a los medios comerciales sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

Al respecto el Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). Esta prohibición, con base a lo sostenido por Marco Matías Alemán, persigue evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como de sus productos o servicios “lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.

(Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85). Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: “Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee.” (Proceso 109-IP- 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 1029 del 16 de enero de 2004 aprobada el 26 de noviembre de 2003, marca: POPCORN CHICKEN).

V. Irregistrabilidad de signos que consistan en una indicación geográfica El literal i) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro de signos como marcas en dos supuestos específicos: (i) si el signo reproduce o imita una denominación de origen protegida; y, (ii) si el signo consiste en una indicación geográfica nacional o extranjera que sea susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplica o, que en su empleo pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades característica de los bienes para los cuales se usan las marcas.

El capítulo VII de la Decisión 344 regula lo relativo a las “denominaciones de origen”, que son definidas en el artículo 129 como “una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

Por tanto, las denominaciones de origen se encuentran incluidas en el concepto de indicación geográfica, que es “un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos.

Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno”. (Tomado de http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np11-1-06. htm). El referido capítulo VII de la Decisión 344 regula lo relativo a las denominaciones de origen, cuya protección se encuentra prevista en el primer supuesto del literal i) del artículo 82.

Para dicha protección, “es necesario que exista un control sobre los productores y los productos que pueden lanzarse al mercado con la denominación de que se trate. Ese control debe garantizar no sólo que el producto procede de la zona determinada, sino que además tiene las características típicas de los productos procedentes de ese lugar y para los que se ha concedido la protección”; lo que implica que, conforme lo prevén los artículos 131 y 133 a 139 de la Decisión 344, las denominaciones de origen protegidas deben haber sido reconocidas como tales por las oficinas nacionales competentes, “para lo cual deberá haberse establecido un control que asegure que esas denominaciones son aplicadas solamente a los productos que reúnen las características típicas de las zonas a las que la denominación geográfica corresponde (…) Hay que destacar, naturalmente, que (…) el derecho exclusivo no es para una empresa determinada, sino para todas las empresas que elaboran los productos en la zona geográfica de que se trate y respetan las normas de control para las características de tales productos” (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil.

Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial”; 4ª Edición, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2003, p. 523). El género que se constituye por las indicaciones geográficas, contiene como especies a las distintas figuras afines que gozan de características en ocasiones extremadamente similares, tales como las denominaciones de origen, las denominaciones de origen indirectas, las indicaciones de procedencia, las indicaciones de origen calificadas, entre otras.

Sin embargo, para el caso objeto de la presente interpretación prejudicial, el Tribunal estima adecuado referirse únicamente a las indicaciones geográficas, para lo cual deberá tenerse en cuenta que esta figura prevé una relación entre el signo, que se constituye con la denominación de un lugar territorial determinado, y el producto o servicio que es identificado con dicho signo. Esta vinculación entre el producto y el signo objeto de la indicación geográfica, es reconocida por el público consumidor ya que ese producto goza de “un valor añadido dentro del tráfico económico, y es lógico que sólo puedan beneficiarse de ese valor añadido los productos procedentes de ese lugar y que reúnen además las características o requisitos típicos de los productos de esa clase, originarios de esa zona geográfica” (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto;

Op. cit., pp. 522 y 523). Las indicaciones geográficas constituyen un factor importante en el intercambio de bienes y servicios, ya que tienen un papel destacado en la conservación del patrimonio cultural, garantizan una competencia leal y una buena información a los consumidores. Además, los mercados globalizados cuentan con consumidores más exigentes y mejor informados, quienes desean saber sobre la procedencia y características especiales de los productos de su elección. Estos consumidores no solo aprecian y atribuyen un mayor valor a estas dimensiones del producto, sino que también están dispuestos a pagar más por este valor agregado.

La indicación geográfica constituida por un signo que se refiere a un lugar geográfico determinado del cual provienen los productos por él distinguidos, tendrá la protección conferida por el segundo supuesto del literal i) del artículo 82 de la Decisión 344, con el objeto de impedir el error del público consumidor, ya que éste se vería afectado al comprar un producto que en realidad no proviene de una determinada localidad o zona geográfica, y a fin de evitar a los sectores competidores del tipo de producto en cuestión, que sean objeto de formas de competencia desleal.

Según Fernández-Novoa, “se permite impedir (…) la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “La Protección Internacional de las Denominaciones Geográficas”;

Editorial Tecnos, Madrid, 1970, p. 33. Citado en el Proceso No. 35-IP-98). Este Tribunal ha sostenido que “si el nombre geográfico es usado a título de marca para indicar la procedencia empresarial de los productos, el consumidor medio puede fácilmente incurrir en error con respecto al significado del nombre geográfico. Esta causa (…) explica entre otras el que las empresas que intentan emplear denominaciones geográficas a título de marca tropiecen con obstáculos frecuentemente insuperables para solicitar un registro de marca constituida con una denominación geográfica nacional o extranjera” (Proceso 65-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 729 del 15 de noviembre de 2001, marca: SUSSEX).

Conforme lo ha manifestado este Tribunal, para que se configure lo previsto en el artículo 82, literal i, de la Decisión 344, debe contemplarse en el signo cuyo registrabilidad es debatida, la indicación geográfica de procedencia del producto o servicio que pretende amparar, para lo cual será necesario que concurran los siguientes presupuestos: (i) Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado;

(ii) Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos; y, (iii) Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión (Proceso 78-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1228 de 12 de agosto de 2005, marca: VILCAGUA).

En definitiva, si un signo reproduce o imita una indicación geográfica o un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, y sin que exista la necesaria relación entre dicho origen geográfico y el producto que pretende distinguir, no será apto para ser registrado como marca. VI. Examen de registrabilidad y motivación de la resolución El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que, vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93 de la misma Decisión para la presentación de observaciones, sin que éstas se hayan presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Al respecto el Tribunal ha indicado: “( ) en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ( )”. (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre de 2002, marca: LIMPLUS). Asimismo el Tribunal ha indicado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

CUARTO: No será registrable como marca el signo que por si mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.

QUINTO: El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SEXTO: El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal i) prohíbe el registro de signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades característica de los bienes para los cuales se usan las marcas.

SÉPTIMO: Aún cuando no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la Oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2920-96-MP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA