PROCESO 44-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 89 de la misma Decisión. Signo: DISEÑO (mixto).

Actor: OFFSETEC S.A. Proceso interno Nº 7416-LR. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de mayo del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Víctor Terán Martínez, relativa a los artículos 81, 82 literales a), b), d), e), g), h), 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 7416-LR.

El auto de 29 de marzo de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 076-TCA-DQ-1S-LR de 21 de febrero de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es la compañía OFFSETEC S.A. y demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI y el Procurador General del Estado. b) Hechos El 16 de julio de 1996, la compañía OFFSETEC S.A. solicitó el registro como marca del signo “DISEÑO” (mixto), consistente en “el diseño estilizado de un libro abierto de color amarillo en cuyo interior se aprecian las palabras ‘PÁGINAS AMARILLAS’ en color negro y sobre el cual aparece el diseño transversal de un auricular de teléfono, todo ello enmarcado dentro de un cuadrado de color negro”, para distinguir servicios de la Clase 35.

(Clasificación Internacional de Niza, Clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina). El extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 378, correspondiente al mes de julio de 1996. El 16 de diciembre de 1997 la sociedad EDINA S.A. presentó observación sin dar mayores explicaciones.

En la misma fecha, la compañía UNIVENSA S.A. presentó observación argumentando que el signo “DISEÑO” se encuentra dentro de las prohibiciones de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344. Por Resolución N° 973546 del 21 de septiembre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó las observaciones presentadas por EDINA S.A. y UNIVENSA S.A. y negó el registro del signo “DISEÑO”.

La compañía OFFSETEC S.A. interpuso recurso de reposición. Por Resolución Nº 975647, del 9 de febrero del 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial revocó la Resolución N° 973546, y concedió el registro del signo “DISEÑO” (mixto) destinado a proteger los servicios comprendidos en la Clase Internacional 35. Sin embargo en la emisión del título 1156-00 “se determina explícitamente que NO se conceden derechos de exclusividad sobre ‘PÁGINAS AMARILLAS’”. c) Fundamentos de la demanda El demandante presenta Acción Subjetiva o de Plena Jurisdicción “…a fin de que en sentencia se ordene la modificación del título de registro de la marca DISEÑO, N° 1156-00, emitido con fecha 7 de junio de 2000, a fin de que refleje la solicitud de registro de la marca ‘DISEÑO’ y sea consecuente con la resolución No. 975647 del 15 de febrero del 2000 (sic) emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial”.

Indica que el registro de su signo consiste en “el diseño estilizado de un libro abierto de color amarillo en cuyo interior se aprecian las palabras ‘PÁGINAS AMARILLAS’ en color negro y sobre el cual aparece el diseño transversal de un auricular de teléfono, todo ello enmarcado dentro de un cuadrado de color negro”. Sostiene que la Resolución Nº 973546 denegó el registro del signo “DISEÑO”, trámite No. 70156-96.

Los puntos a los que se contrae la negativa del registro son los siguientes: … la supuesta genericidad y descriptividad del signo solicitado … El hecho de que mediante resolución de fecha precedente se habría concedido al solicitante el registro del diseño objeto de la presente solicitud”. Indica que su recurso de reposición se basó en: “Ratificar el hecho de que el signo ‘DISEÑO’ era distinto a aquel previamente conferido, también denominado ‘DISEÑO’, trámite 70156-96, pero que hacía referencia a una marca gráfica, exclusivamente consistente en el diseño del libro referido en el párrafo primero anterior y respecto del cual en la respectiva solicitud de registro se dejó expresa constancia de que no se reivindicaba titularidad sobre los términos ‘PÁGINAS AMARILLAS’ … Demostrar que la denominación ‘PÁGINAS AMARILLAS’ no constituye un término genérico y descriptivo, además de que dicha denominación se encuentra registrada en varios países”.

El actor al referirse al título de registro Nº 1156-00 dice que: “… en dicho título de registro se determina explícitamente que NO se conceden derechos de exclusividad sobre ‘PÁGINAS AMARILLAS’ … es decir al emitir el acto administrativo … el Director Nacional de Propiedad Industrial reformó un acto administrativo que se encontraba firme y que el mismo lo había emitido meses atrás al resolver el recurso de reposición interpuesto … Y no solo … reformó un acto administrativo firme sin tener facultad para ello, sino que otorgó el registro de la marca ‘DISEÑO’ modificando las características y el contenido del signo solicitado por OFFSETEC S.A. De conformidad con la Decisión 344 … la oficina nacional competente … tiene facultad de otorgar o negar el registro de un signo marcario, más no de modificarlo para conceder su registro.

Conforme el art 89 de la citada Decisión, la modificación del signo solamente puede ser sugerida por la oficina nacional competente para que procede debe ser aceptada por el peticionario …” d) Contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda, y dice: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda … Me ratifico en el título de registro de la marca ‘DISEÑO’, Nº 1156-00, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional … Al momento de declarar sentencia sírvanse acoger mis excepciones y rechazar la demanda …” El Director de Patrocinio delegado del Procurador General del Estado, comparece “… en defensa de los intereses de la institución demandada …Con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa …” El Director Nacional de Propiedad Industrial, no contesta la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a), b), d), e), g), h), 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud del signo DISEÑO (mixto) se presentó el 16 de julio de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto están bajo la normativa de la indicada Decisión por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretan los artículos 81, 82 literales a), d) y e), 93 y 95 de la Decisión 344.

Asimismo, de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación y 126 del Estatuto, corresponde interpretar de oficio el artículo 89 de la mencionada Decisión y no se interpretarán los literales b), g) y h) del artículo 82, ni el literal a) del artículo 83) de la Decisión 344 por no ser aplicables al caso concreto. Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)”. “Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”. “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca DISEÑO (mixta) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como si se dio cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 89 al 96 de la misma Decisión. II.

Marcas mixtas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que … suscita en el consumidor… debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder al examen de registrabilidad a fin de determinar si existe riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. Signos descriptivos La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicios o cualesquiera de sus propiedades o características.

De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “ de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP- 2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). III. Signos genéricos El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”. (Proceso 17- IP-03, de 19 de marzo de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-03, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Con base a esta jurisprudencia, la autoridad solicitante deberá determinar si el signo DISEÑO resultaría genérico o no con relación a los servicios que distingue. IV. Signos de uso común Signos usuales son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico.

Marco Matías Alemán sostiene que la denominación vulgar o de uso común es “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (Alemán, Marco Matías, Ob. Cit. p. 84) Con relación a la prohibición del artículo 82 literal e) de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha dicho que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente en una indicación que “… en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca”.

(Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 17-IP-2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001). Al respecto corresponde al consultante determinar si el signo DISEÑO con relación a los servicios contenidos en la Clase 35, es un signo que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, constituye exclusivamente una designación común o usual de los servicios que pretende proteger.

V. Marca débil El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, aprobado el 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). VI. Modificación de la solicitud de registro En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase.

De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, en el contexto del artículo 89 de la Decisión 344, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados.

La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. Al respecto este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ” (Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195 de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO).

El citado artículo 89, en su segundo párrafo determina que la Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento se tramitará, en todo caso, de conformidad con lo determinado en el artículo 91 de la Decisión 344 que dispone, que si del análisis realizado por la Oficina Nacional Competente la solicitud no cumpliese con alguno de los requisitos formales exigidos por la mencionada Decisión 344, se debe notificar al peticionario para que en un plazo de treinta (30) días hábiles, siguientes a la notificación, subsane dicha irregularidad.

Este plazo podrá ser prorrogable por treinta (30) días hábiles por una sola vez, si dentro de este término no se subsanaron las irregularidades, se rechazará la solicitud. Este incidente procedimental no genera pérdida de la prioridad alcanzada con la presentación de la solicitud de registro, a menos que el solicitante deje transcurrir el plazo concedido sin subsanar las irregularidades formales advertidas por la Oficina Nacional Competente.

De reunir las formalidades establecidas para la presentación de una solicitud de registro de marca, ésta será entonces publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Decisión 344, abriéndose con dicha publicación el lapso también de treinta días hábiles subsiguientes, para que cualquier persona que tenga legítimo interés presente observaciones al registro del signo solicitado.

Cabe resaltar que la Oficina Nacional Competente no tiene atribución alguna para modificar la solicitud o el registro de una marca; es el peticionario la única persona hábil por derecho para modificar su solicitud, como se tiene dicho, únicamente con relación a aspectos secundarios. VII. Examen de registrabilidad y motivación de la resolución El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que, vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93 de la misma Decisión para la presentación de observaciones, sin que éstas se hayan presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Al respecto el Tribunal ha indicado: “ en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ”. (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre de 2002, marca: LIMPLUS). Asimismo el Tribunal ha indicado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. La resolución con la que se notifica al peticionario la concesión o denegación del registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

TERCERO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

CUARTO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos, tampoco, son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

QUINTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos o servicios que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

SEXTO: El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SÉPTIMO: La modificación de la solicitud de registro de una marca, de acuerdo al artículo 89 de la Decisión 344, podrá darse únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca así como a la eliminación o restricción de servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar.

En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. La Oficina Nacional Competente no tiene atribución alguna para modificar la solicitud o el registro de una marca, es el peticionario la única persona hábil por derecho para modificar su solicitud, como se tiene dicho, únicamente con relación a aspectos secundarios del signo.

OCTAVO: Podrá presentar observaciones al registro solicitado cualquier persona provista de interés legítimo. La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación, formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro mediante acto debidamente motivado a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 7416-LR de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA