GACETA OFICIAL 12/01/2007 1.60 Año XXIV - Número 1453 Lima, 12 de enero de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 112-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio, del artículo 110 de la misma Decisión, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 200100269. Actor: LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A. Marca: “JEAN MARIE FARINA” (denominativa) Proceso 101-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y e), y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: VINILUZITO. Actor: CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. Proceso interno Nº 549-2004 Proceso 129-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 258, 259, 267, 268 y 269 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Contencioso Administrativo N° 2 del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador.

Expediente interno N° 604-04-2. Actor: COMPAÑÍAS DE CERVEZAS NACIONALES C.A. Caso de Competencia Desleal por uso de botellas Proceso 134-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y; de oficio, los artículos 135, literal e) y 136 literal c) del mismo cuerpo legal, en base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Distrito de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 9582-ML. Actor: THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP. Marca: “ALL MINERAL y diseño” Proceso 138-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 1, 4 y 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 45, 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Caso patente de invención para “FORMA III CRISTALINA DE SAL DE CALCIO DE ÁCIDO [R-(R*,R*)]-2-(4-FLUOROFENIL)-â ä-DIHIDROXI-5(1-METILETIL)-3-FENIL-4[(FENILAMINO)CARBONIL]-1H-PIRROL-1HEPTANOICO (2:1)”. Actor: sociedad WARNER LAMBERT COMPANY. Proceso interno Nº 2003-0256 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 12/01/2007 2.60 PROCESO 112-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio, del artículo 110 de la misma Decisión, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2001-00269. Actor: LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A. Marca: “JEAN MARIE FARINA” (denominativa). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil seis. VISTOS: Mediante Oficio Nº 0644, de fecha 8 de mayo de 2006, el Consejo de Estado, de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2001-00269.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 18 de agosto de 2006. 1. Las partes. La parte actora es: LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A. FARINA, registrada bajo el Certificado N° 29967, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza (Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos).

El 24 de julio de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia denegó la cancelación solicitada mediante Resolución N° 13436, al presentarse las pruebas de uso correspondientes. La actora presentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la anterior resolución, a fin de que fuera revocada, ya que a su criterio, las pruebas presentadas no acreditaban el uso real y efectivo del signo. Los recursos fueron resueltos en el sentido de confirmar la resolución recurrida mediante las Resoluciones Nº 23771 del 25 de septiembre de 2000 y la Nº 02061 del 31 de enero de 2001, respectivamente. 2.2.

Fundamentos de la demanda. Los principales Argumentos de la demanda son: Se demanda a la Nación colombiana, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. El tercero interesado es la sociedad ROGER & GALLET S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. La sociedad Laboratorios RETY DE COLOMBIA S.A. solicitó el 29 de abril de 1997, en el expediente administrativo Nº 92359518, la cancelación total por no uso de la marca JEAN MARIE La violación de los artículos 108 de la Decisión 344 y 165 de la Decisión 486 relativas a la cancelación de marcas por el no uso, basándose en los criterios que tiene la jurisprudencia de este Tribunal para determinar el uso del signo que pretende ser cancelado.

En cuanto a la forma de uso de la marca “JEAN MARIE FARINA”, señala que una sola venta en cada uno de los países andinos “(…) no conducen a demostrar la continuidad en el uso de la marca JEAN MARIE FARINA, y la efectiva presencia de la misma en el mercado andino.” GACETA OFICIAL En cuanto al criterio de la “intensidad”, plantea que: “(…).

Las pruebas presentadas con relación a Perú, Venezuela y Ecuador se reducen a un solo documento y por una sola vez, dentro de los tres años anteriores a la fecha al (sic) presentación de la demanda, tal documento no cumple con los requisitos señalados en la Decisión 344 y 486 en cuanto a que demuestre que tales productos distinguidos con tal marca han sido puestos en el comercio, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde a los productos de la clase 3”.

De otro lado, señala que en el anuncio publicitario hecho en una revista de variedades, no debe ser tomada en cuenta por cuanto “(…) no se probó la venta efectiva de un producto denominada (sic) “JEAN MARIE FARINA”. 2.3. Contestación a la demanda. 2.3.1 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los principales argumentos de la demandada son: La legalidad de los actos acusados, donde señala que las resoluciones impugnadas fueron emitidas conforme al ordenamiento jurídico, señalando que “si bien la norma aplicable al momento de resolver los recursos impugnados, debe ser la vigente al momento de decidir los mismos, esto no obsta para que se de aplicación a la norma anterior vigente al momento de la expedición del acto impugnado, por cuanto los principios fundamentales de la decisión anterior pasaron a formar parte del Derecho Vigente, atendiendo entonces a la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad aplicable”.

Seguidamente destaca criterio jurisprudencial emitido por este Tribunal en el Proceso 17-IP95. Afirma el uso de la marca “JEAN MARIE FARINA”, por cuanto: “(…). Las facturas comerciales allegadas que hacen referencia a las ventas en los países del Pacto Andino son prueba suficiente e idónea y cumplen con los requisitos establecidos en la ley para ser tenidos como prueba plena de uso de la marca “JEAN MARIE FARINA” (…); debiéndose tener en cuenta que se trata de un producto suntuario que no es de 12/01/2007 3.60 consumo masivo sino selectivo, lo que conlleva a la conclusión que dicha cifra de ventas demuestra suficientemente el uso de la marca en el mercado”.

Así mismo indica el demandado que: “(…) solamente se requiere que las pruebas demuestren el uso de la marca por parte de su titular legítimo el que puede configurarse a través de la ejecución de un contrato de compraventa de los productos distinguidos con la misma, estableciéndose estos contratos como probados y que demuestran plenamente el uso y la difusión de la marca JEAN MARIE FARINA clase 3 en el territorio nacional”. 2.3.2 CONTESTACIÓN DEL TERCERO INTERESADO.

La sociedad ROGER & GALLET, contesta la demanda en los siguientes términos: 1) La notoriedad de la marca objeto de la acción de cancelación, que fundamenta en que el producto es distribuido por prestigiosos grupos comerciales y comercializados en prestigiosas perfumerías, así como los almacenes de “DUTY FREE” de los aeropuertos en todo el mundo. 2) Señala que la marca se encuentra acompañada de expresiones que modifican el empaque, destacando que tales elementos no afectan la distintividad de la marca registrada y no constituyen una modificación del registro. 3) Respecto de las pruebas sobre el uso efectivo de la marca indica que las pruebas gozan de total valor probatorio en tanto que “(…).

Los antecedentes administrativos de este caso nos indican que el objeto jurídico del mismo refiere a la demostración efectiva del uso de la marca JEAN MARIE FARINA y no tiene relación alguna con obligaciones respaldadas en un título valor, razón por la cual no resultan aplicables los artículos del Código de Comercio referidos por el actor”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para GACETA OFICIAL 12/01/2007 4.60 actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; rante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación prejudicial del artículo 108 de la Decisión 344 y, de oficio, el artículo 110 de la misma Decisión. No corresponde la interpretación del artículo 165 de la Decisión 486 por no ser la norma aplicable al caso de autos.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. “(…) (…) Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos du- También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. (…)” DECISION 486 (…) GACETA OFICIAL “Disposición Transitoria Primera Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. APLICACION DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir 12/01/2007 5.60 de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004). Igualmente, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva norma.

En igual sentido, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 conserva los principios de la no retroactividad y ultractividad de las normas jurídicas, dejando claro que el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones, prórrogas, y plazos de vigencia, se rigen por la nueva norma. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han GACETA OFICIAL operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de (…) anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o (…) de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 332, del 30 de marzo de 1998). Las citas precedentes, aunque se refieren a la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, se aplican perfectamente al caso bajo estudio y, en consecuencia, si la norma sustancial vigente para la fecha de 12/01/2007 6.60 la solicitud de la cancelación del registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación del registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que ya han sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de cancelación por no uso de la marca JEAN MARIE FARINA se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca.

2. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA POR NO USO EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344. CANCELACIÓN DE MARCA NOTORIA. Dado que en el caso bajo estudio se solicitó la cancelación por no uso de la marca JEAN MARIE FARINA, se abordará el tema de la cancelación del registro de marca por no uso en el régimen de la Decisión 344. AsImismo, ya que se alega en el caso de autos, la notoriedad de la marca objeto de cancelación, se determinará la viabilidad de dicha figura frente a la marca notoria.

Características de la figura de la cancelación del registro de marca en el régimen de la Decisión 344. Los artículos 108 a 111 de la Decisión 344 estipulan las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: GACETA OFICIAL a. Legitimación para adelantar el trámite De conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Falta de uso de la marca Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular o por el licenciatario de éste en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se funda en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el del uso real y efectivo de la marca. Dicho principio se enuncia de la siguiente manera: una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. 12/01/2007 7.60 El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello el artículo 110 de la Decisión 344 establece la presunción de que “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”. (Proceso 22-IP-2005, marca figurativa: “DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1207, de 16 de junio de 2005).

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto o servicio que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca está consagrado en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344, de la siguiente manera: “Art. 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

El artículo anterior contiene además, unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados que GACETA OFICIAL se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no: 1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas o si son verdaderamente representativos que demuestran el uso real de la marca. 2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo por ejemplo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que los comercializados para sectores especializados.

En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero 12/01/2007 8.60 de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995). c. Carga de la prueba. La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.

El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.” Como es un listado enunciativo y no taxativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.

Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aporta- GACETA OFICIAL 12/01/2007 9.60 das de conformidad con el régimen probatorio aplicable. Procedencia de la cancelación por no uso en relación con la marca notoria. d. Causales de justificación para el no uso de la marca.

La Decisión 344 al regular la cancelación por no uso de la marca, guarda silencio sobre la procedencia de dicha figura en relación con la marca notoria. El artículo 108 de la Decisión 344, establece las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: 1.

Fuerza mayor. La marca notoria a lo largo de la Decisión 344 se protege teniendo como base el grado de reconocimiento del consumidor en el mercado. En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: 2. Caso fortuito. 4. Otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

“La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. e. Procedimiento. (…) El artículo 109 de la Decisión 344 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario.

Se encuentra marcado por las siguientes etapas: La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344). 3.

Restricciones a las importaciones. 1. Presentación de la solicitud. 2. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los treinta días siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. 3. Vencido dicho plazo se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, 4. Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada. f. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 1.

Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. 2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 111 de la Decisión 344, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notorie- GACETA OFICIAL dad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. (Proceso 23-IP-96. Marca: VODKA BALALAIKA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 354, de 13 de julio de 1998.

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. (Proceso N° 16-IP-2001, marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 674, de 31 de mayo de 2001).

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. (…) La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta 12/01/2007 10.60 factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”.

(ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131). En este marco, tal como lo establece este Tribunal en el Proceso 46-IP-2006 (Interpretación de fecha 23 de agosto de 2006, referido a la marca PUM COLOMBINA), “la figura de la cancelación por no uso, debe tener un tratamiento diferente cuando se trate de una marca notoria y es necesario en este caso, que la Oficina Nacional Competente, realice un análisis completamente diferente al que se realizaría con una marca que no ha alcanzado el status de notoria, para evitar la competencia desleal que permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria.

En este sentido, está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos”.(Proceso 46-IP-2006, marca: PUM COLOMBINA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1415, de 18 de octubre de 2006).

En relación con esta posición, el profesor Jorge Otamendi, al analizar la figura de la caducidad por no uso en el derecho argentino, manifestó: “No es justo que una marca que en su vida registral alcanzó una gran notoriedad y prestigio pueda ser apropiada sin más por un tercero al vencimiento de los cinco años. No sólo se permitiría con ello un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno sino también un engaño al público, que creerá que el fabricante es el mismo de siempre.

En estos casos debe aplicarse un criterio diferente en defensa de estas marcas notorias que se alejan del mercado dejando un recuerdo que durará muchos años en quienes la conocieron. Ya en otros casos los tribunales han considerado de manera especial a las marcas notorias, y en éste también corresponde en razón de esa asociación producto – fabri- GACETA OFICIAL cante que sobrevive al producto o al servicio en el mercado”.

“La caducidad no puede ser el vehículo, el medio para la realización de actos indebidos, como lo son todos aquellos que pretendan el aprovechamiento del prestigio ajeno”. (OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit., pág. 339). En este sentido, a criterio de este Tribunal no puede cancelarse una marca notoriamente conocida y reconocida por la autoridad administrativa, o juez nacional, salvo que pierda dicha calidad por una razón de hecho o derecho debidamente probada, tal como lo ha señalado el Tribunal en la interpretación prejudicial del Proceso 46-IP-2006, ya citado: “deberá la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que no es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use”.

Así, el reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Según el artículo 84 de la Decisión 344 para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” De conformidad con lo expresado, la Oficina Nacional Competente o el Juez consultante, al entrar a evaluar la procedencia de la cancela- 12/01/2007 11.60 ción por no uso de una marca notoria, deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que ésta, aunque no era usada, seguía siendo notoria al momento en que se presentó la solicitud de cancelación. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación por no uso del registro de marca, regula lo relacionado con los requisitos y los efectos de dicha cancelación. Si ésta ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la cancelación por no uso del registro de la marca.

Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: La Oficina Nacional Competente o el Juez en su caso, al entrar a evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca notoria, deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que ésta aunque no era usada, seguía siendo notoria al momento en que se presentó la solicitud de cancelación. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 2001000269 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 12/01/2007 12.60 Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 101-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y e), y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: VINILUZITO. Actor: CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. Proceso interno Nº 549-2004. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 185-2006-SCS-CS de 24 de abril de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 9 de mayo de 2006, por medio del cual la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y e), y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 549-2004. artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1852006-SCS-CS complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L. b) Hechos El auto de 23 de agosto de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los Conforme señala INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L. en su escrito de contestación a la demanda, en fecha 3 de noviembre de 1998 GACETA OFICIAL presentó “El registro de una nueva marca denominada VINILUZITO”, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; que una vez llevado acabo el examen de los requisitos formales, “con fecha 29 de enero de 1999 se nos otorgó como marca debidamente inscrita con Certificado No. 52186 de la Clase 16 (…) hasta el 29 de enero de 2009”.

En el texto de la demanda interpuesta por CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., se indica que con fecha 14 de julio de 1999 solicitó la nulidad del registro de la marca VINILUZITO, inscrita bajo certificado Nº 52186, registrada a favor de INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L. para distinguir productos de la clase 16; que mediante Resolución Nº 119872000/OSD-INDECOPI, del 29 de septiembre de 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta; que contra tal Resolución, CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI el 14 de junio de 2001 mediante Resolución Nº 740-2001/TPIINDECOPI, en el sentido de confirmar la anterior decisión y, en consecuencia, declarar infundada la acción de nulidad del registro marcario.

El 16 de agosto de 2001, fue recibida en la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, demanda contencioso administrativa interpuesta por CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., a fin de que se declare la invalidez de la Resolución 7402001/TPI-INDECOPI y se proceda a anular el certificado 52186 de registro de la marca VINILUZITO.

En fechas 22 de agosto y 3 de septiembre de 2001, la indicada Sala Civil Transitoria recibió dos escritos de la parte actora por los que se modifica parcialmente la demanda. El 12 de octubre de 2001, la Sala Civil Transitoria recibió la contestación de la demanda presentada por el INDECOPI; el 15 de octubre se recibió la contestación formulada por la Procuradora Pública del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales; y en la misma fecha se recibió la contestación de parte de INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L. Por sentencia de 17 de septiembre de 2003, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar fundada la demanda. 12/01/2007 13.60 Frente a ello, el juez a quo recibió en fecha 19 de noviembre de 2003 el recurso de apelación formulado por INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L.; y, en fecha 1 de diciembre de 2003 recibió la apelación planteada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Finalmente, por providencia de 8 de marzo de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decide “suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del Artículo 81, inciso a) y e) del artículo 83, artículo 113 de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) (…) que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. c) Resolución N° 740-2001/TPI-INDECOPI El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, en la Resolución que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 11987-2000/ OSD-INDECOPI, señala como cuestión de discusión: “Si el registro de la marca VINILUZITO fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento”; y “Si Industrias Plásticas Caute S.R.L. actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca de producto VINILUZITO”.

Como argumentos esenciales de la Resolución impugnada, se desprenden los siguientes: que “es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca.

En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente”; que “de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no GACETA OFICIAL podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal”; que “en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad”; que “si bien la presente acción de nulidad se interpuso con fecha 14 de julio de 1999 (bajo el amparo de la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823), la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental de la presente acción de nulidad es la Decisión 486”; que “Al momento de otorgarse la marca VINILUZITO inscrita bajo certificado N°. 52186 (29 de enero de 1999) se encontraban vigentes la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823.

En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas”. Asimismo, se indica en la resolución impugnada que “la Sala considera que el registro de la marca VINILUZITO no fue concedido contraviniendo las disposiciones contenidas en el artículo 83 incisos a) y e) de la Decisión 344”; que “la Sala determina que el certificado N°. 52186 correspondiente a la marca VINILUZITO fue otorgado en estricta observancia de lo establecido por las normas vigentes al momento de su concesión, no estando incurso en ninguna de las causales de nulidad previstas por la Decisión 344”; que “Corporación de Industrias Plásticas S.A. al momento de interponer su recurso de apelación, ha manifestado que su marca VINIFAN es notoriamente conocida”; que tal pretensión “no fue invocada en Primera Instancia, no cabe pronunciarse sobre la misma en esta etapa del proceso, por cuanto ello atentaría contra el principio de doble instancia (…)”; por lo que resuelve “CONFIRMAR la Resolución N° 119872000/OSD-INDECOPI de fecha 20 de setiembre de 2000 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad”. 12/01/2007 14.60 guir forros para cuadernos, libros y folders de la Clase 16"; que “para el público toda marca que distinga artículos para encuadernación o forros para libros, cuadernos y folders de la Clase 16 (…) y posee la raíz VINI, será captada por el público consumidor como parte de la familia VINIFAN”, por lo que el problema se presentará “cuando terceros deseosos de aprovecharse del prestigio de la familia de marcas usan signos compuestos también por la denominación VINI como los signos VINILUZ y VINILUZITO”; que la marca VINIFAN es líder en el mercado peruano de forros para cuadernos, libros y folders, desde por lo menos 25 años a la fecha”; que “Es público y evidente que para el público peruano de forros para cuadernos, libros y folders, la marca VINIFAN goza de la calidad de notoriamente conocida.

Incluso, quienes no adquieren forros para cuadernos (…) saben y conocen de la existencia de la marca VINIFAN y la identifican como un signo de prestigio y una garantía de calidad”. La actora invoca la violación del artículo 113, literales a) y c), de la Decisión 344, e indica que “Industrias Plásticas Caute S.R.Ltda. conocía y conoce de la existencia y el prestigio de las marcas VINIFAN y VINIFANCITO cuando usó la marca VINILUZ confundible con la marca VINIFAN y cuando solicitó y obtuvo el registro de la marca VINILUZITO confundible con la marca VINIFANCITO, usada por Corporación de Industrias Plásticas S.A. desde por lo menos 25 años, a la fecha”; y que “está demostrado que Industrias Plásticas Caute S.R.Ltda. carecía del requisito de buena fe cuando solicitó y obtuvo el registro de la marca VINILUZITO, Certificado No. 52186, para distinguir productos de la Clase 16 de la Nomenclatura Oficial, por lo que esta marca debe ser cancelada”. d) Fundamentos jurídicos de la demanda e) Fundamentos jurídicos de las contestaciones a la demanda La actora señala que la marca “VINILUZITO” es un diminutivo de la palabra VINILUZ, signo que fue negado anteriormente por ser confundible con la marca VINIFAN de su propiedad.

Asimismo, sostiene que es titular de la marca VINIFANCITO, “Certificado No. 686433, para distinguir forros para cuadernos, libros y folders y demás productos de la Clase 16”, que es confundible con la marca VINILUZITO. Sostiene también la actora que es titular de una familia de marcas “caracterizada por el ‘apellido’ VINI, para distin- El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), contesta la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido”.

Respecto al argumento de la supuesta notoriedad de la marca VINIFAN que alega la parte actora, señala que ello “no resultó materia de discusión y mucho menos que motivara pronunciamiento por parte de la autoridad GACETA OFICIAL administrativa en el correspondiente procedimiento, motivo por el cual el mismo deviene en manifiestamente extemporáneo, y que atentaría contra el principio de congruencia que inspira la revisión judicial de las decisiones de las entidades de la Administración Pública”; que el término “VINI” no constituye una familia de marcas, sino que resulta evocativo del término vinil o vinilo, o de un producto vinílico, y es un término que “no posee fuerza distintiva suficiente como para indicar un origen empresarial determinado”.

Que sobre la base del criterio “que establece la apreciación de conjunto de las marcas confrontadas, la autoridad administrativa constató que los signos cuentan con suficientes diferencias en el plano fonético, grafico (sic) y conceptual que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo de inducir a confusión al consumidor”; que desde el punto de vista fonético “los signos se encuentran compuestos por un diferente número de sílabas, la mayor fuerza de voz de dichos términos recae en sílabas distintas (ZI / FAN), lo que determina que el impacto sonoro de conjunto suscitado por los signos en cuestión es diferente”; que desde el punto de vista conceptual “tanto la denominación VINILUZITO como VINIFAN suscitan en el público consumidor la idea de un producto hecho de vinil o elaborado en base al mismo”; que “el hecho que la emplazada conociera que mediante Resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos (confirmada luego por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi) se le había prohibido el uso de la denominación VINILUZ tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, a raíz de una acción por infracción que le impusiera la accionante, no resulta relevante a fin de acreditar la mala fe de la emplazada al momento de solicitar el registro de la marca VINILUZITO, puesto que si bien el registro de dicha marca fue solicitado con posterioridad a la emisión de la mencionada resolución, se trataba de signos distintos”; que la marca “VINILUZITO” es un signo denominativo, mientras que el signo utilizado por las empresas emplazadas “en el procedimiento de infracción (…) se encontraba constituido por la etiqueta rectangular conteniendo la denominación VINILUZ (tres veces y en forma escalonada) en letras de color rojo y amarillo”; y que “al no haberse producido causal de invalidez alguna, la presente demanda deberá ser declarada infundada en todos sus extremos”. 12/01/2007 15.60 La Procuradora Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, y manifiesta que las coincidencias que supuestamente existen entre las marcas en conflicto “tales como número de letras, sílabas, etc.

(…) carece de sustento y en nada desvirtúa los alcances de la Resolución (…) emitida por el Tribunal”; que las marcas en litigio “no presentan ninguna semejanza gráfico y fonéticamente (…) todo lo contrario poseen elementos y caracteres propios que las diferencian claramente; todo lo cual hace que su coexistencia en el mercado sea posible y pacífica”; que el signo VINILUZITO “es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica; por lo que resultaba procedente su registro”; y que “En cuanto a la mala fe alegada por la accionante, debemos indicar que la ley no establece expresamente cuáles son los criterios que permiten determinar cuando una conducta es contraria al principio de buena fe; sin embargo, los distintos supuestos sobre mala fe recogidos en la legislación en el artículo 113 inciso c) de la Decisión 344 (…) nos permiten concluir que una conducta transgrede el principio de buena fe cuando importa un comportamiento desleal o deshonesto que perjudique o vulnere intereses ajenos”.

INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L., contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, y sostiene que VINILUZITO “es una marca que se caracteriza por su distintividad y novedad plenamente identificada en el mercado, desde su nacimiento”; que la marca VINIFANCITO “fue registrada con posterioridad a la fecha de registro de nuestra marca VINILUZITO (…) En consecuencia, ante la instancia administrativa, la comparación de las marcas se realizó entre las denominaciones VINIFAN y VINILUZITO, no existiendo similitud gráfica ni fonética”; que “VINILUZITO no constituye diminutivo de VINILUZ, considerando que VINILUZ, como marca no existe.

Asimismo cabe precisar que gramaticalmente no toda palabra que termina en ITO o ITA, constituye diminutivo de la misma, debido a que es una marca de fantasía compuesta por el término ‘VINIL’ de vinilo (…) y del término ‘polivinilo’ (…), términos que no son de apropiación exclusiva de ningún particular por pertenecer al dominio público”; que “VINILUZITO salió al mercado primero que GACETA OFICIAL VINIFANCITO, denominación suficientemente distintiva conforme a lo antes mencionado con una etiqueta y datos de la empresa, como razón social, teléfonos, número de RUC en caracteres destacados, lo cual imposibilita cualquier tipo de confusión, engaño, etc. al público consumidor e imitación o copia de alguna otra marca en el mercado, conforme consta y se ha demostrado en la instancia administrativa agotada”. f) Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Como fundamentos esenciales de la sentencia apelada, se desprenden los siguientes: que “en la fecha del otorgamiento del registro de la marca de producto VINILUZITO, se encontraban vigentes la Decisión número trescientos cuarenticuatro del Acuerdo de Cartagena (sic) (…) en consecuencia, por razón de temporalidad de la norma, resulta de aplicación para resolver la controversia las mencionadas normas”; que “se ha podido verificar que la empresa Corporación de Industrias Plásticas Sociedad Anónima se ha limitado a alegar que sus marcas VINIFAN y VINIFANCITO, son notoriamente conocidas, sin que a la fecha se hayan presentado medios probatorios que acrediten o corroboren la información detallada en su escrito de demanda, referente a la notoriedad de sus marcas, ya que la notoriedad de una marca no puede ser considerada como una simple declaración otorgada por la sola manifestación de voluntad de una de las partes”; que “en cuanto a la mala fe de la emplazada, cabe señalar que el artículo sexto del Decreto Legislativo número ochocientos veintitrés, establece una presunción iuris tantum de la buena fe de quienes solicitan un registro de marcas u otro elemento de la propiedad industrial, sin embargo, tal presunción ha sido desvirtuada, ya que mediante Resolución de fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la misma que ha sido adjuntada en calidad de medio probatorio en el expediente administrativo (…) la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la acción por infracción interpuesta por Corporación de Industrias Plásticas Sociedad Anónima y prohibió a la empresa Industrias Plásticas Caute Sociedad de Responsabilidad Limitada el uso de la denominación VINILUZ, en forma independiente o conjunta con otros elementos, pues concluyó que el signo VINILUZ es confundible con la marca VINIFAN”; que “no obstante ello, la empresa emplazada solicitó el registro de la 12/01/2007 16.60 marca VINILUZITO (…) advirtiéndose que esta marca resulta diminutivo de VINILUZ; en ese sentido, si la marca VINILUZ es confundible con la marca VINIFAN; el término VINILUZITO será confundible con la marca VINIFANCITO; consecuentemente, se advierte que la empresa demandada ha actuado de mala fe al solicitar el registro de su marca”.

Que “luego de realizado el examen comparativo correspondiente, se concluye que el signo VINILUZITO es susceptible de inducir a error al público consumidor respecto al signo registrado por la firma accionante, toda vez que al apreciar a ambos en conjunto se observa que en el signo materia nulidad (sic), es la denominación VINILUZITO el elemento que aparece de manera relevante sobre todos sus demás componentes y será con tal denominación con la que el consumidor pida el producto que desea adquirir, siendo tal término semejante tanto en el plano gráfico como fonético, con la denominación VINIFANCITO, pues la utilización en ambos del término VINI podría inducir al público consumidor a creer que el signo usado por las emplazadas constituye una variación del signo registrado y en ese sentido, producirse una confusión indirecta, que afectaría el interés económico del titular de la marca registrada”; por lo que declara “FUNDADA la demanda (…) declara la INVALIDEZ de la Resolución número setecientos cuarenta –dos mil uno- TPI/INDECOPI (…) que confirma la Resolución Número once mil novecientos ochentisiete –dos mil-OSD-INDECOPI; que declara infundada la solicitud de nulidad del registro formulada por la empresa demandante; en consecuencia: ORDENARON que el (…) INDECOPI ANULE el registro de la marca de producto constituida por la denominación VINILUZITO”. g) Recursos de apelación INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L interpone recurso de apelación contra la sentencia citada, y argumenta que existe un error de hecho en la parte considerativa del fallo “por cuanto nuestra empresa nunca SOLICITÓ EL REGISTRO DE LA MARCA VINILUZ, que ésta actualmente NO EXISTE EN EL MERCADO, POR LO QUE MAL PUEDE SEÑALARSE DE QUE ES CONFUNDIBLE CON SU MARCA VINIFAN Y VINIFANCITO, conforme lo señaláramos en los otros puntos que sirven de argumentos”; y que “sí existe mala fe por parte de corporación GACETA OFICIAL (sic) quien quiere retirar del mercado a todo buen competidor, con una inconducta en el intento de fundamentar y encontrar la razón en lo inaudito e irrazonable de su intención, tal es la denuncia por Competencia Desleal argumentando la mala fe lo cual quedó totalmente desvirtuada demostrando claramente la decisión de nuestros actos y la clara identificación de nuestros productos”.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), también interpone recurso de apelación de la sentencia, manifestando que “La resolución materia de la alzada yerra, por cuanto el hecho que la codemandada conociese que, mediante Resolución de la Oficina de Signos Distintivos se le había prohibido el uso de la denominación VINILUZ, ello no resulta relevante para determinar que procedió de mala fe al solicitar el registro de su signo VINILUZITO, por cuanto en aquel procedimiento, al que se ha hecho referencia, los signos resultaban ser otros, y no los mismos que han motivado el presente proceso”; que “la Resolución materia de la alzada al deducir la supuesta confundibilidad que existiría entre los signos VINILUZITO y VINIFANCITO, no toma en consideración que fue este último signo (VINIFANCITO), el que se registró con posterioridad al signo VINILUZITO, no de manera inversa, lo que evidenciaría, en todo caso, que la marca VINIFANCITO, no debió haberse siquiera registrado por su semejanza con un signo previamente registrado”; que la sentencia apelada no toma en consideración “que en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial ya existían registradas, a favor de diversos titulares, marcas conformadas por la denominación VINI, tales como VINIREY, VINIL-TAC, DVINNI, BINILUX”; y que “dado que dicha denominación es compartida por variedad de marcas que coexisten, resulta ilógico asumir que el público asocie dicho término con un origen empresarial determinado, más aún cuando dicho término resulta simplemente evocativo de un producto vinílico materia prima de la que se elaboran los productos que distinguen y por tanto uno de libre uso”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 83 literales a) y e), y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte 12/01/2007 17.60 del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que teniendo en cuenta que en fecha 3 de noviembre de 1998, INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L presentó la solicitud de registro como marca del signo VINILUZITO, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y que en fecha 14 de julio de 1999, CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. planteó acción de nulidad del registro concedido a la marca VINILUZITO, los hechos controvertidos y la norma aplicable al caso concreto se encuentran reguladas bajo lo establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; en consecuencia, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 81, 83 literales a) y e), y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 126 de su Estatuto, se interpretará, de oficio, el artículo 84 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) GACETA OFICIAL DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. 12/01/2007 18.60 e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( ). En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…)”. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) (…) Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. GACETA OFICIAL 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”.

En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la 12/01/2007 19.60 solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC”). Apoyándose en la doctrina, el Tribunal también ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”. (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 de 9 de octubre de 2003, marca: “A+GRÁFICA”). En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo VINILUZITO se presentó durante la vigencia de la Decisión 344. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.

II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de GACETA OFICIAL soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado. 12/01/2007 20.60 ca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge: “Derecho de Marcas”; LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: “LOS ALPES”). Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías. “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”; Top Manangement, Bogotá, p. 77). De la anterior definición se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como mar- En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca VINILUZITO cumple con los requisitos del artículo 81 y si no GACETA OFICIAL se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

III. Marcas denominativas y compuestas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado 12/01/2007 21.60 el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. IV.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. GACETA OFICIAL El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). 12/01/2007 22.60 La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 de 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: “US TOP”). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas GACETA OFICIAL 12/01/2007 23.60 desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”). 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). Reglas para efectuar el cotejo marcario V. La marca notoriamente conocida y su prueba. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa, e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre los signos en conflicto.

La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al estatus de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit., p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo GACETA OFICIAL de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel: “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”; Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147 de 3 de diciembre de 2004, marca: “BONITO+GRÁFICA”). En el marco de la normativa comunitaria ahora interpretada, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”.

(Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”). Por otro lado, es importante destacar que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada (…)”.

(Proceso 08-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 338, de 11 de mayo de 1998, caso “HERMES”). El Tribunal ha pre-cisado, además, que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en 12/01/2007 24.60 que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada”.

(Proceso 28-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 318, de 26 de enero de 1998, caso “CIEL”). También ha enfatizado la jurisprudencia que la marca notoria “constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”.

(Proceso 12-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1349, de 1 de junio de 2006, caso “HOTEL CARRERA”). VI. Familia de marcas. Partículas de uso común y marca débil Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 912 de 25 de marzo de 2003, caso “ALPIN”). Sin embargo, es importante tener en cuenta que es distinto cuando existen términos de uso común que forman parte de diferentes marcas de diversos titulares, ya que en esos casos no se puede impedir la inclusión de tales términos en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a dichos titulares un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que GACETA OFICIAL tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965 de 8 de agosto de 2003, marca: “& MIXTA”). Asimismo, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134 de 3 de noviembre de 2004, marca: “DIGITAL SMOKING”). VII. Nulidad de un registro marcario: causales de nulidad del registro, la causal de mala fe. En tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para juzgar sobre la validez o nulidad de un registro marcario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo como marca.

En efecto, la concesión del registro depende, en lo principal, de que el signo cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria aplicable, y no incurra en las prohibiciones allí contempladas. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. En el caso de autos, la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS NORITEX 12/01/2007 25.60 S.A. demandó, en fecha 14 de julio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la nulidad del registro de la marca “VINILUZITO”, otorgado el 29 de enero de 1999, sobre la base de una solicitud formulada el 3 de noviembre de 1998.

Por tanto, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud de registro, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 113, literal a), prevé que la autoridad nacional competente podrá decretar la nulidad del registro de la marca si, entre otros supuestos, éste hubiese sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión citada.

En consecuencia, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo solicitado no cumple con los requisitos previstos en el artículo 81, o si ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Sin embargo, el Tribunal ha sostenido al respecto: “Cabe agregar que el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud.

Se trata de una excepción al régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344, norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo NEXELL. La excepción opera en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda”. (Proceso 20-IP-2006, publicado en la G.O. A.C. Nº 1352 de 7 de junio de 2006, marca: “NEXELL”). En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que “ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la GACETA OFICIAL legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión (…)”.

(Proceso 38-IP-2002, ya citado). Para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad de registro de una marca, el Tribunal se ha pronunciado sobre el particular en los términos siguientes: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO (…).

El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial (…)”.

En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”.

(Proceso 20-IP2006, ya citado, refiriéndose al Proceso 10-IP97, publicado en la G.O.A.C. N° 308 de 28 de 1997, marca: “COLSUBSIDIO”). Asimismo, el artículo 113, literal c, de la Decisión 344 prevé, entre otras causales de nulidad, la de que el registro de la marca haya sido obtenido de mala fe, supuesto que ha de configurarse conforme lo ha señalado el Tribunal, entre otros casos, “cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el 12/01/2007 26.60 registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, y cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro hubiese sido obtenido, por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Por tanto, procede considerar que incurre en un acto de mala fe quien solicita, obtiene o utiliza el registro de un signo, a sabiendas de la existencia de otro idéntico o confundible ya registrado, con el ánimo de aprovecharse injustamente de su reputación, en el País Miembro donde ha solicitado u obtenido el registro del suyo”.

(Proceso 12-IP-2006, ya citado). En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL 12/01/2007 27.60 TERCERO: En la comparación de un signo denominativo y un signo mixto, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que es distinto cuando existen términos de uso común que forman parte de diferentes marcas de diversos titulares, ya que en esos casos no se puede impedir la inclusión de tales términos en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad. Los elementos de uso común constituyen marcas débiles y los cotejos entre signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a las reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial, y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

QUINTO: Conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, SEXTO: Si una pluralidad de marcas posee un rasgo distintivo común, éste pudiera indicar su pertenencia a una familia de marcas, lo que podría llevar a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común, supuesto en el cual el registro de uno de tales signos, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.

SÉPTIMO: De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. Sin embargo, el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe la declaratoria de nulidad del registro del signo en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La prohibición implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda, o si por razones de hecho las causales dejaron de existir. Si, luego de la concesión del registro, se dicta en el régimen común una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso.

GACETA OFICIAL 12/01/2007 28.60 OCTAVO: El artículo 113, literal c, de la Decisión 344, prevé, entre otras causales de nulidad, la de que el registro haya sido obtenido de mala fe, supuesto a configurarse, entre otros casos, cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, y cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro hubiese sido obtenido, por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

En general, incurrirá en un acto de mala fe quien solicite, obtenga o utilice el registro de un signo, a sabiendas de la existencia de otro idéntico o confundible ya registrado, con el ánimo de aprovecharse injustamente de su reputación, en el País Miembro donde haya solicitado u obtenido el registro del suyo. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Corresponde a la instancia consultante establecer, a la vista de las circunstancias de hecho, y en ejercicio de su potestad discrecional, si, en el caso de autos, se ha configurado o no la citada causal de mala fe.

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 549-2004 de conformidad con lo

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO Nº 129-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 258, 259, 267, 268 y 269, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Contencioso Administrativo N° 2 del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador.

Expediente interno N° 604-04-2. Actor: COMPAÑÍAS DE CERVEZAS NACIONALES C. A. Caso de Competencia Desleal por uso de botellas. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 508-TDCAG-06-604-04-2, de 20 de julio de 2006, mediante el cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 2, del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artícu- GACETA OFICIAL los 134, 135 literales c) e inciso final del mencionado artículo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 604-04-2.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 6 de setiembre de 2006. 1. Las partes.

La parte actora es COMPAÑÍAS DE CERVEZAS NACIONALES C.A. Se demanda a la COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.; y a la COMPAÑÍA CRISTALERÍA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 22 de octubre de 2004, la COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A., presenta demanda por competencia desleal contra la compañía CERVECERÍA SURAMERICANA S.A., sucesora de COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A., por la pretensión de comercializar productos en botellas idénticas a las que ella comercializa. 2.2 Fundamentos de la Demanda.

La demandante COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A., señala que las botellas que pretende comercializar la demandada serán confundibles al ser similares con las de PILSENER, comercializada por ella, por lo que se configura un acto de violación de la propiedad de sus marcas y actos en evidente competencia desleal por imitación o copia de las botellas.

Señala que, existe una clara intención de la demandada de inducir al consumidor a confusión para vender su producto y ganar participación en el mercado nacional, no porque esta compañía identifique u ofrezca su producto con sus marcas y sus propias botellas distintivas y diferentes, sino a través del aprovechamiento 12/01/2007 29.60 ilícito, del uso o intento de uso parasitario de la presentación e imagen de su prestigioso producto, acreditado por un siglo como líder en el mercado, respecto del que tradicionalmente el consumidor en el Ecuador, por su calidad y precio, ha mantenido excepcional lealtad y consumo adquiriéndolo de las marcas y presentaciones que ofrece e identifica individualizadamente COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. en sus propias y tradicionales botellas, que desleal e ilegalmente se quiere imitar.

Asimismo, señala que “si bien toda botella por definición es una vasija que contiene líquidos y que se conforma por un cuerpo y un cuello, el diseño de la botella PILSENER, forma parte esencial e integrante de la marca y de la apariencia comercial del producto, ya que ésta, por su diseño, que consiste en una forma particular caracterizada por las proporciones entre cuerpo y cuello, la forma misma del cuerpo y sus dimensiones, la transición del cuerpo al cuello; cuello que tiene también sus dimensiones y forma específicas, al igual que el color ámbar, así como su capacidad, forman en conjunto una apariencia comercial plenamente identificada por los consumidores, que es la apariencia misma del producto PILSENER y por tanto, es especialmente valiosa (…)”.

Finalmente, presenta como argumento de su legítimo interés, cuatro registros marcarios que contienen la forma de la botella que describen. 2.3 Contestación a la Demanda.

2.3.1. COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. La demandada niega, en audiencia de conciliación, en forma expresa y categórica todas y cada una de las pretensiones y afirmaciones de la demandante, e impugna todos los documentos anexos a ella, ya que, según ésta, la verdadera finalidad de la demandante con su demanda es la de impedir que otros fabricantes de cerveza puedan usar en Ecuador, envases comunes o usuales que se utilizan en todo el mundo para comercializar este tipo de productos.

De otro lado, AMBEV niega categóricamente que la demandante posea el derecho de uso exclusivo del diseño de envase que usa, ya que no puede existir titular del derecho marcario de GACETA OFICIAL un envase común, por no poseer distintividad. Así, por medio de los registros marcarios de la demandante no se han otorgado derechos sobre el diseño de la botella, sino sobre los signos que sobre ésta se encontraban.

Asimismo, señala que todos aquellos registros con diseño de botella que posee la demandante han sido objeto de nulidades, que en la actualidad se encuentran en trámite. En este sentido, la demandante no tiene derecho de apropiarse de una forma usual de producto como derecho marcario, y así, no podría la demandada afectar un derecho que no es susceptible de apropiación.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 2 del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, considero que no procede la interpretación prejudicial de los artículos solicitados por no ser pertinentes al caso, por lo que conforme al artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal procedería a interpretar, de oficio, los artículos 258, 259, 267, 268 y 269 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: “DECISION 486 (…) 12/01/2007 30.60 Artículo 259 Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

(…) Artículo 267 Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.” Artículo 268 La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.” Artículo 269 Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación”.

Artículo 258 Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: GACETA OFICIAL

1. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación se alega que los demandados han ejecutado actos de competencia desleal relativos a actos de confusión en el público consumidor al comercializar productos con una marca constituida por un diseño de botella, similar al diseño que la demandante comercializa y que posee registrado.

Aunque la Decisión 486 regula de manera expresa el tema de la competencia desleal, del propio Acuerdo de Cartagena se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente: “Artículo 93.- Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente.

En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien.” La intención del legislador andino es la de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos.

Por lo tanto, la protección tanto a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.

Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás 12/01/2007 31.60 competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo. Al efecto, el Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso Nº 116-IP-2004. Interpretación prejudicial del 13 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1172 de 7 de marzo de 2005).

Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El primero de los mencionados establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 1. No hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. GACETA OFICIAL 2. Es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N° 38-IP-98.

Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419 de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones.”j1 “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”. 2 Dichos actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al 1 2 JAECKEL KOVAKS, Jorge.

“APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45. NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316”. 12/01/2007 32.60 mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”. 3 Por su parte, el artículo 259 enuncia tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.

Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: 1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de sig- 3 GACHARNÁ, María Consuelo.

“LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág.

47. GACETA OFICIAL 12/01/2007 33.60 nos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Proceso N° 116-IP-2004.

Doc. Cit.). 2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una practica desleal. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…) (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115).” (Proceso Nº 116-IP-2004. Ibídem).

En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. 4 El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión.

2. DE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL. El artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. 4 “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”. “Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice.

Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición. GACETA OFICIAL De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad.

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletiva o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal. En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.

Y el artículo 269 dispone que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

3. PROTECCIÓN DE SIGNOS TRIDIMENSIONALES CON FORMA USUAL. Si bien el legítimo interés para proponer una acción por competencia desleal puede estar basado en un derecho marcario protegido, en el presente caso, el denunciado cuestiona el derecho exclusivo que invoca el accionante, sobre envases comunes o usuales. 12/01/2007 34.60 marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal.” ( ) La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sentado importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es protegido por el derecho, específicamente, registrable como marca: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)” (Breuer Moreno, GACETA OFICIAL Obra citada, pág. 129)”.

(Proceso 23-IP-1998. Marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 379, de 27 de octubre de 1998). Carlos Fernández Novoa en el tema tratado hace el siguiente aporte: “en la hipótesis de que pretenda registrarse como marca un envase, debe entenderse –a mi juicio- que lo prohibido es solicitar como marca aquella forma de los envases que en las costumbres leales y constantes del comercio sean habituales o usuales.

Será posible, en cambio, registrar como marca la forma arbitraria que el solicitante imprime al producto o al envase siempre que esta forma arbitraria no desempeñe una función técnica y no afecte al valor intrínseco del producto (o del envase)”. (ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela.

España 1990. Tomo 13-Año 1989-90; pág.14). De manera que resulta registrable como marca por su facultad distintiva un envase que por sí solo permita a un grupo de consumidores identificar determinado producto o servicio, “sin necesidad de requerir etiqueta alguna debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma ( )”. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 82-IP-2000. Marca: “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”, publicado en la Gaceta Oficial N° 651, de 20 de marzo de 2001) para distinguirse de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio. La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen de manera que el consumidor asuma la percepción como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste.

Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho 12/01/2007 35.60 respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un “trade dress” (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual.

De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo.

En conclusión, cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de un envase, para que dicho envase pueda poseer protección, debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto envasado y su calidad, sino la peculiaridad de que el consumidor medio pueda distinguir el producto contenido del de otras empresas; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no deberían ostentar de protección legal, en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

Sin embargo, respecto de esta clase de signos como surge el interrogante de si cuando se trata de envases la forma del envase es la misma forma del producto, se debe entender que aún cuando la forma externa se encuentre asimilada a la forma del producto existe la posibilidad de distinguir, como lo hace el consumidor medio, entre el producto y la forma de su envase y, por lo tanto, a pesar de dicha asimilación el envase puede tener como función determinar el origen empresarial del producto.

Tal interrogante se puede resolver considerando que para que una estructura tridimensional, que constituye la forma del producto o su envase, pueda ser registrada como signo no debe estar constituida exclusivamente por la forma de en- GACETA OFICIAL vase habitual de ese producto; requiere del elemento de distintividad para su protección, a fin de evitar que cualquier otro productor del mismo producto se viera en la imposibilidad de comercializar los mismos productos envasados, y sin que se tenga en cuenta como elemento de distintividad el etiquetado impreso.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El juez consultante deberá evaluar si las conductas asumidas por los demandados se encuadran dentro de las previsiones que sobre los actos de competencia desleal desarrolla la Decisión 486. Aún cuando el artículo 258 de la Decisión 486 no contiene una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, establece como regla general que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, sea contrario a los usos y prácticas honestos.

En consecuencia debe entenderse por actos deshonestos aquellos que se producen cuando se actúa con intención de causar daño o para aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor, o que afecten al mercado mismo, y por lo tanto, al público consumidor. Los actos de competencia desleal por confusión gozan de las siguientes características: • No se refieren propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos. • Pueden revestir muchas formas. • Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado. 12/01/2007 36.60 SEGUNDO: La acción de competencia desleal se puede intentar sin perjuicio de que el afectado pueda ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses.

De conformidad con el artículo 268 de la Decisión 486, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal y en relación con el artículo 269 de la Decisión 486, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

TERCERO: No podrá protegerse en materia de competencia desleal la forma o presentación de un producto en el mercado, si esta forma o presentación no posee distintividad, por ser uno de forma usual. Para reconocer la protección de la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), debe analizarse si éste posee una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría GACETA OFICIAL 12/01/2007 37.60 General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO Nº 134-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y; de oficio, los artículos 135, literal e) y 136 literal c) del mismo cuerpo legal, en base a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Distrito de Quito, República del Ecuador.

Proceso Interno Nº 9582-ML. Actor: THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP. Marca: “ALL MINERAL y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil seis. Se demanda al Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), y al Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador.

VISTOS: El Oficio Nº 567-TDCA-1S.9582-ML, de 31 de julio de 2006, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Distrito de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 9582-ML.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 13 de septiembre de 2005. 1. Las partes.

La actora es THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP. Asimismo, como parte coadyuvante, se cita a REFRESCOS SIN GAS R.E. S.G.A. S.A. 1. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos. El 8 de diciembre de 2000, REFRESCOS SIN GAS R.E.S.G.A.S.A., solicita el registro del signo “ALL MINERAL y diseño” (AGUA MINERAL CON GAS ALL MINERAL NATURAL DE MACHACHI), para distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 6 de abril de 2001, TESALIA S.A., presenta oposición a dicha solicitud, fundamentándola en la descriptividad del signo solicitado, y en el registro anterior del lema comercial “DE LAS FUENTES NATURALES DE MACHACHI DIREC- GACETA OFICIAL TAMENTE AL CONSUMIDOR”, que acompaña al nombre comercial TESALIA S.A., y “AGUA MINERAL DE LAS FUENTES DE MACHACHI, THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP. y diseño”, todos ellos registrados para proteger productos de las clases 32, 5, 33 y 39.

Mediante escritura del 17 de agosto de 2001, TESALIA S.A. transfiere los derechos de su lema comercial arriba citado. Consecuentemente, solicita la transferencia de su nombre comercial TESALIA S.A. Mediante providencia notificada el 15 de abril de 2002, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resuelve rechazar la oposición de TESALIA S.A., concediendo el registro de la marca solicitada, todo ello mediante Resolución N° 979922 de 2 de abril de 2002.

Así, THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP. impugna la resolución administrativa arriba citada y solicita al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, declare la ilegalidad del acto administrativo impugnado. 2.2 Fundamentos de la Demanda. Señala la actora TESALIA S.A. que, el signo “ALL MINERAL y diseño” es un término descriptivo para el tipo de productos que pretende proteger el solicitante, ya que informa al consumidor de las cualidades y características de un agua para el consumo humano. De otro lado, argumenta la confundibilidad del signo solicitado con el lema comercial “DE LAS FUENTES NATURALES DE MACHACHI DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR”, del que es titular, alegando la existencia de similitud gráfica y auditiva. 2.3 Contestación a la Demanda.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual da contestación a la demanda, negando los fundamentos de hecho y derecho, ratificando la resolución administrativa impugnada, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente. 12/01/2007 38.60 Seni, se apersona al proceso para señalar que según la normativa ecuatoriana vigente, corresponde comparecer directamente a juicio al representante legal del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).

Finalmente, REFRESCOS SIN GAS R.E.S.G.A. S.A., se apersona al proceso para negar los fundamentos de la demanda, afirmar la improcedencia de la misma por la falta de derecho del actor, ya que la empresa opositora en la etapa administrativa es distinta a la empresa que actúa en la instancia judicial. Asimismo, que el signo solicitado es perceptible, suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica, y que no incurre en las prohibiciones de irregistrabilidad que establece la norma, ya que entre los signos en controversia existen suficientes diferencias, y que su coexistencia no ocasionaría confusión en el público consumidor, ni en los medios comerciales.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y de conformidad a lo establecido por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se interpretará de oficio, los artículos 135 literal e) y 136 literal c) del mismo cuerpo legal, por corresponder al caso sub materia.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: “DECISIÓN 486 De otro lado, la directora da Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado, Ruth (…) GACETA OFICIAL 12/01/2007 39.60 Artículo 134 Artículo 136 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(…) (…) En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

La marca se define como el signo o medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 1 Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es impor- 1 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág.

73. GACETA OFICIAL tante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: “( ) la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva.

En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.” 2 2 OTERO LASTRES, José Manuel.

“REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132. 12/01/2007 40.60 Por lo tanto, de conformidad con lo anterior, tres son los requisitos de las marcas: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” 3 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

La susceptibilidad de representación gráfica Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descri3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL 12/01/2007 41.60 to mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. Por otro lado, los términos descriptivos son los que informan de manera directa y exclusiva a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca. La doctrina ha definido a la denominación genérica de la manera siguiente: Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca.

José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo”. 4 Corresponde al Juez Consultante analizar, si el signo cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria aplicable al caso.

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. La distintividad, es un requisito fundamental para el registro marcario y la falta de tal calidad puede darse por razones inherentes a su estructura, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para designar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. 4 OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 134. “Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”.

(OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 71). ”( ) la que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación ( ) una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio ( ) si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”.

(Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos LEMA Ledesma. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70). La genericidad así como la descriptividad de un signo deben ser apreciadas en relación directa con los productos o servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica o descriptiva por el solo hecho de serlo en sentido gramatical; en lo que a marcas se refiere, la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.

De igual modo, se identifica a la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Los signos descriptivos son aquellos que sirven o pueden servir en el mercado, para designar exclusivamente las propiedades o característi- GACETA OFICIAL cas de los productos o servicios y, en particular las referidas a la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras de sus características.

Es indudable que una expresión que es genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto al de su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

La marca denominativa, formada por uno o más vocablos genéricos y descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica o descriptiva.

En la marca mixta, se aplicará el mismo criterio, siempre que el elemento denominativo del signo sea el que le otorgue la aptitud distintiva a éste, y el elemento figurativo carezca de relevancia. III. AMBITO DE PROTECCION DEL LEMA COMERCIAL. El artículo 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que los Países Miembros podrán registrar lemas comerciales de conformidad con las legislaciones nacionales; define, además, el lema comercial como “( ) la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

En relación con el concepto y las funciones del lema comercial, en anterior jurisprudencia el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.

Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de 12/01/2007 42.60 la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEPP UP mixta”). Por su parte, la doctrina enseña que “los lemas (slogans) son extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo.

La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un ‘clima’ o ‘atmósfera’ de valorización ( )”. (BENTATA, Víctor: “Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial jurídica Venezolana, 1994, p. 230)”. La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 176), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 178), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 177).

Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo. La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas (artículo 122)”.

(Proceso 109-IP-2004. Interpretación Prejudicial del 22 de septiembre de 2004). El artículo 136, literal c) de la Decisión 486 dispone que la existencia de un lema comercial puede presentarse como una causal de irregistrabilidad marcaria, siempre y cuando se presenten dos circunstancias: GACETA OFICIAL • Que el signo que se pretende registrar como marca sea idéntico o se asemeje a un lema comercial registrado. • Y que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público consumidor a error, o a riesgo de confusión. De conformidad con lo anterior, para que un lema comercial registrado impida el registro de un signo como marca, además de que exista identidad o similitud entre los signos, se hace necesario que de acuerdo con los productos amparados, su forma de comercialización, la clase a la que pertenecen, etc., se genere riesgo de confusión en el público consumidor.

III. COMPARACION ENTRE UNA MARCA MIXTA Y UN LEMA COMERCIAL. Las reglas propuestas en la comparación de signos marcarios son aplicables al comparar un lema comercial con una marca. En consecuencia, al realizar la comparación entre éstos se tendrán en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Organismo, y que son del siguiente tenor: 12/01/2007 43.60 variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 6, logotipos 7, íconos, etc.

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El ele- “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de 5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 6 7 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pag 33, Buenos Aires Argentina, 2002. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”.

Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es. wikipedia.org/wiki/Logotipo GACETA OFICIAL 12/01/2007 44.60 mento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta)”. 8 Al comparar una marca mixta y un lema comercial se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante.

Pero si resultare que el elemento característico de la marca mixta es el gráfico, el riesgo de confusión se podría dar en el ámbito conceptual. Al ser el lema comercial también un signo denominativo, los criterios adoptados por el Tribunal en relación con la comparación de marcas mixtas son perfectamente aplicables al caso particular. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de noviembre del 2004.

Proceso N° 129-IP-2004. Marca: “GALLO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero de 2005. vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 9 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado y el lema comercial registrado, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales a los términos que exclusivamente designen a los productos o servicios que se pretende distinguir. 3. No son registrables las denominaciones descriptivas, es decir, aquellas que comunican al consumidor de manera directa y exclusiva las características esenciales de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado, como se mencionó, desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para designar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. 9 FERNANDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL 12/01/2007 45.60 4. No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre y cuando, de acuerdo con los productos amparados, su forma de comercialización, la clase a la que pertenecen, etc., se genere riesgo de confusión en el público consumidor. que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 5.

La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no, riesgo de confusión o asociación, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de los signos en conflicto, y de acuerdo a la naturaleza de los mismos. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 138-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 4 y 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 45, 48 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Caso patente de invención para “FORMA III CRISTALINA DE SAL DE CALCIO DE ÁCIDO [R-(R*,R*)]-2(4-FLUOROFENIL)-â ä-DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL-4[(FENILAMINO)CARBONIL]-1H-PIRROL-1-HEPTANOICO (2:1)”. Actor: sociedad WARNER LAMBERT COMPANY. Proceso interno Nº 2003-0256. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil seis.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0256.

El auto del 19 de septiembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los GACETA OFICIAL artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1110 de 18 de julio de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad WARNER LAMBERT COMPANY.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos Del texto de la demanda presentada por la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY así como del resumen de los hechos efectuado por el consultante, se desprende que el 17 de julio de 1996 se presentó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de patente de invención “para ‘FORMA III CRISTALINA DE SAL DE CALCIO DE ÁCIDO [R-(R*,R*)]-2-(4-FLUOROFENIL)â ä-DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3-FENIL-4 [(FENILAMINO)CARBONIL]-1H-PIRROL-1HEPTANOICO (2:1)’ a nombre de Warner-Lambert Company”; que a esa solicitud “se anexaron los recibos correspondientes al pago de los derechos de tramitación de la patente y de publicación del extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial”; que “El 22 de octubre de 1996 mediante auto 2095 la División de Nuevas Creaciones concedió un plazo de 30 días para que el solicitante adjuntara copia legalizada de la primera solicitud respecto de la cual se reclamaba prioridad”; que “El solicitante a través de memorial de 18 de noviembre de 1996 acompaño (sic) copia auténtica de la primera solicitud de patente estadinense (sic) número 60/001,454 de 17 de julio de 1995”; que “Mediante memorial de 6 de febrero de 1998, el solicitante presentó nuevo capítulo reivindicatorio mediante el cual se reemplazó el originalmente presentado y nuevo extracto de la misma solicitud”; que “El 31 de julio de 1998 se notificó un segundo auto de forma mediante el cual la División de Nuevas Creaciones aceptaba el nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con el memorial de 6 de febrero de 1998 y señalaba que la fuente normativa de reciprocidad indicada no se encontraba vigente en Colombia en la fecha de presentación de la solicitud”. 12/01/2007 46.60 Asimismo, se indica que “El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial de 29 de diciembre de 1998 con el término de 30 días dentro de los cuales cualquier persona podía presentar observaciones que desvirtuaran la patentabilidad de la invención, lo que no ocurrió”; que “Mediante memorial de 4 de julio de 2000 el solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio por medio del cual se reemplazó el presentado junto con el memorial de 6 de febrero de 1998”; que “El 8 de marzo de 2001 se notificó el auto mediante el cual la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante para que en termino máximo de 60 días diera respuesta al concepto técnico 0151 haciendo valer los argumentos y aclaraciones pertinentes”; que “la solicitante pidió un plazo de 30 días para dar respuesta al auto antes mencionado, la cual dentro de este plazo presentó los argumentos y las aclaraciones necesarias”; que “El 30 de noviembre de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio dictó la Resolución 40909 por medio de la cual se niega la patente solicitada con fundamento en la falta de novedad y de nivel inventivo”; que “El 24 de enero de 2002 se interpuso contra la anterior resolución recurso de reposición”; y que mediante Resolución 059 del 14 de enero de 2003, “la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la resolución inicial y declara agotada la vía gubernativa”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda El consultante informa que la actora denuncia la violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “ya que el objeto de la invención denegada o sea la nueva forma cristalina III de atorvastatina cumple con los requisitos de patentabilidad, ya que es novedosa tiene nivel inventivo y aplicación industrial”; que “el objeto de la invención denegada sí tiene el nivel inventivo requerido sobre las enseñanzas de los documentos citados como anterioridad por la Administración”; que “la invención se deriva de una actividad creadora del hombre y es en esta operación creativa en donde reside el nivel inventivo”; y que “solo se puede entrar a estudiar el nivel inventivo respecto de invenciones que han sido reconocidas como novedosas, como es el caso de la invención denegada en el presente caso”.

También se observa que, según la demanda, “para comprender la noción de nivel inventivo se GACETA OFICIAL debe hacer primero un análisis del concepto de lo que significa invención”; que “Dentro de los elementos que deben ser tenidos en cuenta al momento de juzgar si una invención conlleva o no una actividad inventiva, se deben tener en cuenta los siguientes: a. Que el invento no se derive de manera evidente (…) b. Del Estado de la Técnica (…) c. Para una persona del oficio normalmente versada en la materia”; que “para lograr la realización de un verdadero juicio sobre el nivel inventivo de una invención, es absolutamente necesario ubicarse en el momento en que se realiza la invención, es decir que el examinador se debe retrotraer al estado de la técnica existente en dicho momento y analizar desde esa óptica si verdaderamente para ese instante hubiera sido realmente posible llegar de manera obvia o evidente al objeto que se reivindica en una invención, y no caer en el error de comprender una invención después de que ésta ha sido realizada”; y que como “ciertos índices exteriores que resultan convenientes para confirmar la existencia de este concepto (…) se puede señalar el caso en que el inventor realiza esfuerzos meritorios para superar fallas técnicas presentes en los productos convencionales”.

Señala la parte actora que realizará “una breve descripción acerca de lo que son las formas cristalinas y (…) explicar en que consiste la invención denegada y las ventajas que ésta proporciona sobre lo existente en el estado de la técnica”. Precisa también que “El objeto de la solicitud de patente denegada”, que es “proporcionar una nueva forma cristalina de atorvastatina (…) se constituye como una novedosa estructura tridimensional estable, lograda mediante un proceso químico sintético -no natural-, con propiedades diferentes a la atorvastatina amorfa conocida en el estado de la técnica.

Esta forma cristalina es de gran interés ya que es útil como inhibidor de una enzima en particular, la enzima HMG-CoA reductasa, que es la encargada de regular la síntesis de colesterol en el organismo. Por lo tanto, dicha forma cristalina al ser un agente hipolipidémico e hipocolesterolémico, es capaz de reducir la producción y el nivel de lípidos y colesterol en la sangre, lo que resulta muy importante para el tratamiento de personas que sufren de condiciones asociadas con acumulaciones patológicas de colesterol en los vasos sanguíneos, como por ejemplo, obstrucción de los vasos sanguíneos o ateroesclerosis”; que “En muchos documentos del estado de la técnica, e.g., patente US 4,681,893, US 5,273,995, 12/01/2007 47.60 se revela la atorvastatina amorfa.

Otros documentos de patente, e.g., US 5,003,080, US 5,097,045, describen diversos procesos y compuestos intermedios claves para elaborar este mismo compuesto. Sin embargo, dichos documentos revelaron atorvastatina amorfa que posee características inadecuadas de filtración y secado para la producción en gran escala y que debe ser protegida del calor, la luz, el oxígeno y la humedad”.

También indica la demandante que “el objeto de la presente invención surge como una necesidad latente en la industria farmacéutica de producir atorvastatina en forma cristalina que permitiera a las formulaciones que la contienen satisfacer requisitos farmacéuticos y especificaciones exactos”; que “es pertinente tener en cuenta que la atorvastatina disponible hasta antes de la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual reivindica prioridad la invención denegada, consistía en un compuesto presente en un estado amorfo.

Este estado amorfo de la atorvastatina no la hace adecuada para ciertas aplicaciones prácticas en las que se requieren características y propiedades deseables, tales como una alta estabilidad, para su formulación en diferentes formas de presentación, particularmente aquellas para administración oral”; que “El solicitante de la invención denegada suple todos estos requerimientos al lograr obtener la ATORVASTATINA EN UNA FORMA CRISTALINA NOVEDOSA, DENOMINADA COMO FORMA III, la cual no había sido posible obtener hasta el momento en el estado de la técnica, hecho del cual es plenamente consciente la SIC, toda vez que en su Resolución No. 059, admite que la invención denegada es NOVEDOSA.

En efecto, el solicitante a través de una labor de investigación y trabajo de laboratorio logra obtener la atorvastatina en la forma cristalina descrita, que posee sobresalientes ventajas técnicas frente a la atorvastatina amorfa conocida, dado que se pueden obtener composiciones mejoradas que contienen esta sustancia con características mucho más favorables de filtración y secado al igual que una superior estabilidad al almacenamiento, lo cual evidentemente se traduce en un gran potencial de aplicación industrial en la elaboración de formulaciones más estables que contengan atorvastatina”; que “es claro que el objeto de la invención denegada sí cumple con los requisitos de patentabilidad expuestos en la Decisión 486, toda vez que la forma cristalina III de atorvastatina es absolutamente novedosa, posee nivel inventivo y tiene aplicación industrial, GACETA OFICIAL ya que ni este producto ni su forma de preparación había sido descrito anteriormente en el estado de la técnica, puesto que se trata de condiciones únicas y específicas que producen como resultado un compuesto también único, y por lo tanto no existen ningún documento o referencia que pudiera permitir a una persona versada en la materia llegar de manera obvia a o evidente a dicha forma cristalina”.

La parte actora agrega que, en el caso de la invención solicitada, “se trata de una nueva composición porque la forma cristalina III de atorvastatina no existía, y por lo tanto corresponde a una nueva configuración estructural en el espacio, independientemente de que se trate de la misma sustancia”; que “la forma cristalina III de atorvastatina corresponde a una nueva composición de materia, en la cual moléculas de atorvastatina y opcionalmente moléculas de agua están arregladas de tal forma que generan una estructura tridimensional estable novedosa e inventiva.

Por consiguiente, la existencia de la molécula de atorvastatina per se, no puede ni debe afectar la novedad ni el nivel inventivo de las formas cristalinas que emplean dicha molécula”; que “No es claro entonces para el solicitante de la invención denegada por qué si se reconoce la novedad de las formas cristalinas, la SIC insiste en su postura frente al término ‘nueva composición de materia’, dado que es claro que efectivamente se trata de una composición estructural, que no existía en la naturaleza ni se encontraba definida en el estado de la técnica, por lo cual es novedosa”; que “si se tiene en cuenta que simplemente la forma cristalina III de atorvastatina no existía antes del desarrollo realizado por el solicitante, entonces es claro que el objeto de la invención denegada sí puede ser calificado correctamente como una nueva composición de materia, ya que adicionalmente, presenta propiedades únicas y características especiales debido a su configuración estructural, que la diferencian aún más de lo existente en el estado de la técnica”; que “es completamente claro que es el trabajo desarrollado por el solicitante, en su deseo por encontrar alguna solución al problema de estabilidad de la atorvastatina amorfa, el que permite llegar a una solución sorprendente e inesperada, como lo es la obtención de unas formas cristalinas totalmente desconocidas por el estado de la técnica las cuales, gracias a la estabilidad que dichas nuevas configuraciones imparten a la sustancia activa, permiten la aplicación de este compuesto en procesos industriales”; que “de 12/01/2007 48.60 ninguna manera las formas cristalinas reveladas en la solicitud denegada podrían obtenerse como resultado de un proceso natural o espontáneo, más aún si tomamos en consideración que esta sustancia, tanto en su forma amorfa como en sus diferentes formas cristalinas, corresponde a una molécula sintética que es producto de la investigación humana”; que “si bien es cierto que las condiciones específicas determinadas por la creatividad del hombre no le restan el carácter natural de la sustancia, la SIC no le puede restar méritos al trabajo desarrollado por el hombre para llegar a una estructura totalmente desconocida y la cual no había sido posible obtener con anterioridad”; que “Si se aplicara la lógica empleada por la SIC en el presente caso a otros campos de la técnica, sería entonces posible pensar que todas las invenciones suceden porque simplemente su naturaleza es esa, y únicamente aguardan a que se den las condiciones para ello, lo cual a todas luces sería incorrecto y dejaría por fuera de la patentabilidad a múltiples invenciones ya patentadas”.

Indica la demandante que “después de determinar que la atorvastatina si podía cristalizar, particularmente en la Forma III protegida en la invención denegada, el solicitante requirió de técnicas especiales de cristalografía para poder caracterizar dicha forma cristalina por medio de valores de difracción de rayos X, y de esta manera, poder distinguirla de otras posibles formas cristalinas”; que “las moléculas de atorvastatina no se presentan de ninguna forma, bajo ninguna condición naturalmente posible, ni de forma espontánea en la naturaleza, y mucho menos la forma cristalina obtenida gracias al esfuerzo creador del inventor”; que “es obvio que las distintas formas naturales de los fulerenos no serían patentables por el simple hecho de ser precisamente eso, naturales, esto es, por encontrarse en la naturaleza, a diferencia de una molécula como la atorvastatina, que ya sea en forma amorfa o en la novedosa forma III cristalina revelada, no se encuentra de manera espontánea en la naturaleza, por la sencilla razón de que, como ya se señaló, no se trata de una sustancia de origen natural, sino de una sustancia de origen sintético.

En virtud de lo anterior, las moléculas naturales de fulerenos encontradas corresponderían entonces a un descubrimiento, contrario a lo que ocurre con las diferentes formas, amorfa o cristalina, de atorvastatina, que corresponden a moléculas sintetizadas gracias a la capacidad inventiva del hombre”; que “es claro que para la SIC el término GACETA OFICIAL natural tiene una connotación bastante ‘particular’ y extensa, ya que para ella es natural todo aquello que se obtiene mediante un procedimiento que puede o no suceder de manera espontánea, que puede o no ser de origen sintético”; que “en el caso de la invención denegada, el inventor no podía predecir o modificar la estructura cristalina de la atorvastatina, por el simple hecho de que dicha estructura no era conocida en el estado de la técnica, y por lo tanto, no podía realizar un cambio como el del ejemplo presentado en las Resoluciones impugnadas”; que “En consecuencia resulta evidente que el análisis de patentabilidad realizado en relación con la invención denegada, es el resultado de un análisis subjetivo, contradictorio e incorrecto por parte de la SIC”.

La actora argumenta que “En el caso de la invención denegada, el solicitante plantea una posible solución a un problema técnico existente en el estado de la técnica cual es superar los problemas de la atorvastatina amorfa que le permitiera mejorar sus propiedades y manipularla en gran escala a nivel industrial. Sin embargo, el estado de la técnica disponible en ese momento lo limita porque no se tiene conocimiento de sí la atorvastatina: a) puede cristalizar, y b) en caso de cristalizar, si lo hará en una o varias formas cristalinas”; que “es aquí donde se comienza a desarrollar la capacidad inventiva del solicitante tendiente a determinar si efectivamente la atorvastatina puede cristalizar en alguna forma cristalina, cuáles estructuras cristalinas se podrían formar a partir de la forma amorfa y finalmente proceder a su caracterización. Todo esto constituye sin duda alguna todo un desarrollo de la capacidad inventiva del solicitante para llegar a obtener un producto nuevo que no había sido posible obtener en el estado de la técnica”; que “La posición de la SIC refleja simplemente el desconocimiento que dicha entidad posee frente a lo que ocurre realmente en un laboratorio, y mucho más, sobre la naturaleza de las reacciones y modificaciones químicas”; que “la posición en la que se encuentra la SIC resulta completamente errada, ya que sus argumentaciones sobre la falta de altura inventiva por la ‘incapacidad’ de predecir el resultado final, no tienen ningún fundamento técnico que pueda ser considera (sic) válido, a la luz de lo que ocurre realmente tanto en los procesos de síntesis orgánica, como en los de obtención de formas cristalinas, tal como ha sido manifestado en este escrito”; que, sobre la base de los artículos 32, 39 y 45 de la Decisión 486, “es 12/01/2007 49.60 claro que la Superintendencia contaba con los mecanismos para notificarle al solicitante la falta de ensayos experimentales que realzaran las ventajas de su invención. Sin embargo, solamente hasta la última Resolución mediante la cual confirma su negación, es que la Superintendencia se pronuncia con respecto a los datos experimentales.

Sin perjuicio de lo anterior, me permito señalar a esa Honorable Corporación que mediante memorial de 22 de Agosto de 2002 el solicitante allegó a la SIC copia de la Declaración presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos dentro del tramite (sic) de la correspondiente solicitud estadinense (sic)”. Que “es claro que, contrario a lo que afirma la SIC en su Resolución impugnada, el solicitante sí presentó en su debido momento pruebas experimentales que sustentan las ventajas de la Forma III de atorvastatina en comparación con la atorvastatina amorfa”; que “Sin embargo, independientemente de la presentación de los datos de estabilidad, lo que realmente resulta importante (…) es que el nivel inventivo de la invención denegada radica en el hecho de que fue posible obtener una forma cristalina de la atorvastatina que no había sido posible de ninguna manera por el estado de la técnica.

En efecto, a pesar de que el estado de la técnica reconoce que es deseable la forma cristalina de un compuesto químico sobre el estado amorfo por sus ventajas de estabilidad, hasta el momento de la presentación de la solicitud de prioridad de la invención denegada no había sido posible la obtención de una forma cristalina deseable para la atorvastatina, lo cual constituye a todas luces un aporte para el estado de la técnica, un salto en la regla técnica, para utilizar las palabras del Tratadista Gómez Segade”; que “la SIC no está dejando ninguna opción a la invención denegada, ya que si resulta predecible obtener las formas cristalinas entonces la invención seria (sic) obvia y no poseería el nivel inventivo requerido, pero si no se predetermina la estructura final de la forma cristalina obtenida, esto es, si no es predecible dicha estructura, entonces el resultado final es independiente de la capacidad inventiva del hombre, porque obedece a la respuesta del compuesto ante unas condiciones específicas, y para llegar a ser inventiva requeriría de una total predicción de su conformación física (…) Adicionalmente, según la concepción errónea que tiene la SIC, los procesos inventivos son desarrollados siempre de tal manera que se sabe exactamente de GACETA OFICIAL dónde se parte y a qué se llega perfectamente, lo cual no es cierto, máxime cuando se trata de procedimientos químicos, en los cuales no es posible siempre llegar a un resultado definido a través de una serie de pasos predeterminados”; que “la SIC a pesar de tener en sus manos el testimonio de un experto en cristalografía, que además estuvo en contacto directo con el objeto de la solicitud denegada, en el que asegura que la forma cristalina reivindicada es novedosa y que de ninguna manera hubiera podido ser predecible o se hubiera podido llegar a ella de forma evidente, insiste en su radical postura acerca de la falta de nivel inventivo, intentando desviar las afirmaciones hechas por el experto, especialmente aquellas relacionadas con el carácter impredecible de la obtención de formas cristalinas, sin considerar que es precisamente ese componente de incertidumbre lo que hace aún más complicado el trabajo de investigación en este campo”.

Se indica en la demanda como “HECHOS QUE CORROBORAN EL NIVEL INVENTIVO QUE REVISTE LA SOLICITUD DENEGADA”, los siguientes: “(a) Patentabilidad de las Formas Cristalinas de un compuesto a nivel mundial”, considerándose que “es una práctica a nivel mundial otorgar con bastante facilidad patentes para formas cristalinas de compuestos, ya conocidos (…).

Lo anterior es así porque no existen reglas que prohíban dichas patentes para polimorfos, los cuales constituyen un producto diferente de las formas amorfas”; “(b) Éxito comercial del producto Lipitor®”, ya que “antes de la obtención de esta novedosa forma cristalina, el compuesto atorvastatina como principio activo no había podido ser comercializado, dadas las inadecuadas características de estabilidad presentes en la forma amorfa, que no permitían su manipulación a gran escala.

Sin embargo, una vez el solicitante obtuvo la forma cristalina reivindicada en la solicitud denegada, estuvo en capacidad de ofrecer al público composiciones que contuvieran atorvastatina, logrando así un éxito comercial sin precedentes en la historia de la industria farmacéutica en los Estados Unidos, registrando las mayores ventas de todos los tiempos para un producto farmacéutico determinado”;

“(c) Concesión de la invención denegada en sesenta y nueve (69) países alrededor del mundo”, puesto que “la solicitud denegada ha recibido el privilegio de patente en sesenta y nueve países alrededor del mundo, incluidos tres (3) países de la Comunidad Andina, esto es, Ecuador, Perú y Venezuela”; que “el objeto 12/01/2007 50.60 correspondiente a la invención denegada en Colombia, sí ha sido concedido en los demás países andinos, que junto con Colombia comparten la misma legislación en materia de propiedad industrial.

Por lo tanto, el hecho de haberse concedido la patente en los demás países andinos donde fue presentada la solicitud, es un claro indicio de la patentabilidad de la invención”; que “Aún cuando, lógicamente, cada país es independiente de conceder o negar una solicitud, luego de la realización del estudio de fondo, los estándares de conocimiento de personas que laboran en un área particular de tecnología está siendo cada vez más uniforme y, por consiguiente, el hecho de que la novedad y la altura inventiva de una invención hayan sido reconocidas por varias oficinas a nivel mundial con tantos expertos en la materia y con tantos años de desarrollo jurisprudencial y doctrinal, es un indicio más que razonable de que la invención debe cumplir con la novedad y el nivel de altura inventiva requerido en cualquier otra oficina de cualquier otro país”; que “tratándose de la apreciación de novedad y altura inventiva, los cuales son requisitos sine qua non de toda patente, es evidente que los criterios de apreciación no varían de legislación a legislación y que una apreciación positiva acerca de la existencia de dichos requisitos por parte de sesenta y nueve (69) Oficinas de Propiedad Industrial a nivel mundial sí constituye un indicio más que razonable de su existencia que debe ser entendido no como una intromisión en la soberanía de un país, sino como una herramienta más para ser utilizada en la evaluación de la patentabilidad de una solicitud bajo estudio”.

Por último, la parte actora denuncia la violación de los artículos 15 y 20 de la Decisión 486 por cuanto “En el presente caso, la invención denegada constituye un nuevo producto resultado de la actividad creativa del solicitante, quien es el que como fruto de su trabajo investigativo dispone las condiciones sin las cuales no es posible que la sustancia cristalice, que además hace posible su utilización en gran escala a nivel industrial, lo cual constituía un verdadero problema con la forma conocida de la atorvastatina, es decir, con su forma amorfa, debido a las inadecuadas características de filtrado y secado que dicha forma amorfa presenta, así como la baja estabilidad de la misma frente al almacenamiento, y las condiciones especiales para su preservación, ya que necesita ser protegida del calor, la luz, el oxígeno y la humedad”; que “el objeto de la invención denegada esta (sic) defi- GACETA OFICIAL nido por un cuerpo cierto, como lo es la nueva estructura cristalina de la atorvastatina, que fue concebida para superar un problema que el estado de la técnica no había podido satisfacer de ninguna manera, ésto es, la obtención de la Forma III de atorvastatina, con la que es posible llevar a cabo procesos de producción a gran escala, además de llegar a una forma que brinda mayor estabilidad al compuesto y que permiten períodos más largos de almacenamiento”; que “la analogía que pretende hacer la SIC al señalar que las formas cristalinas no resultan patentables por no ser consideras (sic) invenciones, resulta totalmente subjetiva y carece por completo de sentido, ya que no es dable a la SIC acomodar en su beneficio las interpretaciones que sobre aspectos diferentes haya realizado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”; que “el pretender introducir las formas cristalinas dentro de lo que no se considera invención y por lo tanto no es patentable se traduce en una modificación de las disposiciones comunitarias, facultad que por supuesto no le es dada a ninguna autoridad de orden nacional, y que constituye una violación del régimen comunitario”; y que “contrario a lo establecido por la SIC, la Decisión 486 no expone de manera explícita, en ninguno de sus artículos, que las formas cristalinas no pueden ser consideradas como productos (…).

Por lo tanto, no es correcto afirmar como lo hace la Superintendencia que estas formas no sean invenciones, toda vez que, como se ilustró anteriormente, no aparecen taxativamente señaladas dentro de la lista de lo que el artículo 15 de la Decisión 486 (artículo 6 de la Decisión 344) no considera como invenciones”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda Conforme se desprende del texto de la contestación a la demanda, a juicio de la Superintendencia, “Con la expedición de las resoluciones acusadas expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, no se ha incurrido en la violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486”; que “En relación con el caso de que trata este proceso, se debe precisar que la ausencia del requisito de nivel inventivo determinó la negativa de concesión de la patente en la medida en que éste no se probó durante el trámite respectivo”; que “la forma cristalina que se pretende proteger en la presente solicitud no corresponde a una nueva compo- 12/01/2007 51.60 sición de materia, sino simplemente a una forma cristalina, es decir, a un ordenamiento o configuración tridimensional en el estado sólido de una molécula ya conocida previamente en el estado de la técnica.

Esta forma cristalina III -objeto de la invención-, solo corresponde a una nueva presentación o configuración a nivel tridimensional de la molécula atorvastatina, molécula conocida en el estado de la técnica desde la década 90 (sic). Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la presente forma cristalina no ofrece ventajas fármaco terapéuticas o biológicas respecto de la atorvastatina amorfa -no cristalina-, es decir, la nueva forma cristalina objeto de la presente invención no modifica ó aumenta la actividad como agente antihipercolesterolemiante, conocida para la atorvastatina amorfa presente en el estado de la técnica desde la década pasada”; que “el fenómeno del poliformismo es ampliamente conocido en las ciencias farmacéuticas, ya que al parecer todos los materiales (orgánicos e inorgánicos) existen en varias formas polimórficas, por tanto, el conocimiento previo del estado amorfo de la molécula atorvastatina, constituye una motivación para investigar su obtención de estados cristalinos (polimorfos), que conlleven al descubrimiento de configuraciones espaciales mas estables, ya que como es bien sabido las configuraciones amorfas frecuentemente resultan altamente inestables debido a que se encuentran en un estado energético que tiende a trasformarse en una forma más estable (cristalina)”; que “Este despacho en ningún momento ha desconocido la importancia del papel desempeñado por el investigador (…) sin embargo, en un marco de diseño racional de cristales, el inventor planearía la configuración espacial final del cristal, esto es, el ordenamiento tridimensional de las moléculas, por el contrario, en la obtención de una forma cristalina como la de la presente solicitud, el investigador no controla ni es consciente del resultado final, sino que simplemente dispone diferentes condiciones del medio, esperando que el compuesto –sal calcica (sic) de atorvastatina- cristalice en una forma adecuada y ventajosa frente a las formas cristalinas anteriormente caracterizadas”.

Asimismo, alega la Superintendencia de Industrias que “la materia reivindicada en la presente solicitud no ostenta el nivel inventivo necesario que demuestre un avance inesperado sobre el estado de la técnica, basado en el hecho que las ventajas atribuidas a la Forma III de atorvas- GACETA OFICIAL tatina tales como mayor estabilidad durante la etapa de almacenamiento no resultan sorprendentes para una persona medianamente versada en la ciencia farmacéutica, ya que es bien sabido, en general, cuando para un compuesto dado se ha identificado al menos una forma de cristalización, puede decirse que dicha forma cristalina tiene menor energía libre que la configuración amorfa, por lo que entonces ésta forma cristalina resulta ser mas estable, así mismo ocurre en la comparación de energía libre entre diferentes formas cristalinas del mismo compuesto, aquella que presente menor energía libre, corresponde a la configuración espacial mas estable”; que “en ningún momento este despacho ha realizado una comparación técnica o una consideración de analogía entre las formas cristalinas de la atorvastatina -objeto de la presente invención- y los fulerenos -un alótropo del carbono-”; que “El ejemplo del carbono y sus alótropos, tiene como único objeto presentar una explicación gráfica a la tesis de calificar una configuración espacial en fase sólida de una molécula como un estado natural de la misma, haciendo énfasis en que estas diversas configuraciones polimórficas son propias de cada sustancia y son determinadas por la interacción de cada sustancia respecto de las condiciones del medio que la rodea”; que “en la obtención de una configuración polimórfica de un compuesto dado, el procedimiento es perfectamente derivado del esfuerzo, la razón y la creatividad, mientras que el cristal en sí es debido a la propia naturaleza molecular del compuesto y su interacción con el medio al que es expuesto”; que “la forma cristalina III de la atorvastatina -objeto de la presente solicitud- solo puede ser identificada de la atorvastatina amorfa en un producto terminado -medicamento- mediante el desarrollo de metodologías analíticas complejas -por ejemplo: difracción de rayos x-, ya que esta forma cristalina III de la atrovastataina no posee otras características diferentes a la atorvastatina amorfa conocida en el estado de la técnica”; que “la circunstancia de un previo reconocimiento mediante patente de la invención objeto de la solicitud en otro país, no obliga a esta Superintendencia”; que “Además, se sabe que los estudios de patentabilidad se efectúan bajo los lineamientos que fija la Decisión 486, la jurisprudencia andina y los tratados internacionales sobre la materia que están vigentes en nuestro país, no bajo los de sistemas de patentes foráneos, por lo general sustancialmente diferentes al nuestro”; y que “las resoluciones 12/01/2007 52.60 acusadas (…) no son nulas, se ajustan a pleno derecho y no violentan normas legales ni de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de patente de invención para “FORMA III CRISTALINA DE SAL DE CALCIO DE ÁCIDO…” se presentó el 17 de julio de 1996, los hechos controvertidos y la norma aplicable al caso concreto se encuentran regulados bajo la normativa contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que no procede interpretar las normas sometidas a consulta y, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, y por el artículo 126 de su Estatuto, se interpretará de oficio los artículos 1, 4 y 7 de la citada Decisión 344, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como el régimen aplicable al procedimiento relativo al examen de patentabilidad, esto es, los artículos 45 y 48 de la citada Decisión 486; y, Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: GACETA OFICIAL Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 7.- No serán patentables: a) Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres; b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales, a la preservación de los vegetales o a la preservación del medio ambiente; c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención; d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y, e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud”.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. 12/01/2007 53.60 Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. “Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas.

Si fuere desfavorable se denegará”. “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su GACETA OFICIAL aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso.

En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro… ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 del 1 de octubre de 2002, marca: “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC”). Apoyándose en la doctrina, el Tribunal también ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”. (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no 12/01/2007 54.60 resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: “A+GRÁFICA”). En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de patente de invención para “FORMA III CRISTALINA DE SAL DE CALCIO DE ÁCIDO…” se presentó el 17 de julio de 1996, durante la vigencia de la Decisión 344. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad, y por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.

II. La invención: requisitos de patentabilidad en general Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria.

(Otero Lastres, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). Del indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, en sustento de lo anterior, ha sido definida como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil”.

(Baylos Corroza, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecno- GACETA OFICIAL lógico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631 de 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”). El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado”.

(Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit). En consecuencia, las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano (…) puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)”.

(Fernández-Novoa, Carlos: “La modernización del Derecho español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimiento consiste en que su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1061 del 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10BTRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO). El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 12/01/2007 55.60 III. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.

(Otero Lastres, José Manuel: “Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486”, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344. El Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento”. (Proceso 21-IP2000, ya citado). Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser de- GACETA OFICIAL tallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.

En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”. (Proceso 06-IP89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989). El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales “la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.

En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: ‘(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;

(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica’. En cuanto al principio relativo a las ‘combinaciones en un documento anterior’, las Cámaras han precisado que ‘cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida’ (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). El Tribunal ha indicado que “la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya 12/01/2007 56.60 alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

(Proceso 12-IP98, ya citado). GACETA OFICIAL IV. El nivel inventivo y el estado de la técnica Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención”. (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso 12IP-98, ya citado). 12/01/2007 57.60 El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”.

(Proceso 13IP-2004, ya citado). En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto ines- GACETA OFICIAL perado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”.

(Proceso 13IP-2004, ya citado). En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.

V. La susceptibilidad de aplicación industrial La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios. VI. Las invenciones no patentables La Decisión 344 establece los productos o procedimientos que no pueden ser patentados, bien porque no son considerados invenciones, bien porque, a pesar de reunir los requisitos para ser tales, su patentamiento se encuentra expresamente prohibido.

En cuanto a las prohibiciones de patentabilidad establecidas en el artículo 7 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que “si bien se refieren a productos o procedimientos que, en principio, pudieran ser considerados invenciones, razones morales, o de orden público, o relativas a la salud o a la vida de las personas, impiden que los mismos puedan ser objeto de apropiación exclusiva con fines lucrativos e industriales.

La doctrina señala, a propósito de esta clase de prohibiciones de patentabilidad, que ‘el establecimiento de los regímenes patentatarios encuentra fundamento básico en consideraciones relativas al interés público o bien común, entendido éste como el beneficio de la comunidad en la cual dichas leyes producirán sus efectos. Con estas consideraciones en mente, resulta sencillo el comprender las razones de las prohibiciones …’ (ZUCCHERINO, Daniel: “Patentes de Invención”, editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998, 12/01/2007 58.60 pp. 81 y 82)”.

(Proceso 151-IP-2005, publicado en la GOAC Nº 1284, del 13 de enero de 2006, caso “ÁCIDO CRISTALINO [R-(R*,R*)]-2-(4-FLUOROFENIL)-â, ä-DIHIDROXI-5-(1-METILETIL)-3FENIL-4[(FENILAMINO)CARBONIL]-1H-PIRROL1- HEPTANOICO. SAL DE CALCIO (2:1)”). VII. Procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención A fin de otorgar una patente que confiera el derecho a su titular de impedir que terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente.

Respecto al trámite de otorgamiento establecido en la Decisión 486, el Tribunal manifestó en la sentencia citada correspondiente al Proceso 151-IP-2005, lo siguiente: “Los Capítulos III y IV de la Decisión 486 disciplinan un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente (artículo 33); una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, procederá al examen de patentabilidad, haya habido o no contradictorio, a cuyo efecto verificará si la invención cumple o no los requisitos consagrados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, es decir, en el caso de autos, la disposición prevista en el artículo 1 de la Decisión 344, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones señaladas, entre otras disposiciones, en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar tal solicitud —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— con miras a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, una oposición dirigida a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite. La norma comunitaria exige que la oposición se presente debidamente fundamentada y remite a la respectiva GACETA OFICIAL legislación nacional el establecimiento de sanciones contra quienes presenten oposiciones temerarias (artículos 40 y 42).

Caso de haberse presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro de los sesenta días siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo plazo (artículo 43).

Transcurridos seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud (artículo 44). La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

En el curso del procedimiento, la citada oficina podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la invención solicitada, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos, o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de propiedad industrial. También podrá requerir del solicitante la presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen.

La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46). 12/01/2007 59.60 Agotado el procedimiento relativo al examen de patentabilidad, la oficina examinará el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio para verificar si la invención cumple o no los requisitos sustanciales de patentabilidad, y si se encuentra incursa o no en una de sus prohibiciones.

De resultar favorable el examen definitivo, la oficina competente otorgará la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, denegará el título (artículo 48)”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

TERCERO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344.

Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, GACETA OFICIAL no habría lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

CUARTO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

QUINTO: No serán objeto de patentamiento las invenciones de producto o de procedimiento que contraríen intereses fundamentales, como los relativos al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, a la vida, a la salud y a la identidad genética del cuerpo humano, entre otros.

SEXTO: A fin de otorgar una patente que confiera el derecho a su titular de impedir que terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple 12/01/2007 60.60 los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; en caso afirmativo, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0256, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú