PROCESO 101-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y e), y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo Cartagena, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio del artículo 84 de la misma Decisión, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Marca: VINILUZITO. Actor: CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. Proceso interno Nº 549-2004. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 185-2006-SCS-CS de 24 de abril de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 9 de mayo de 2006, por medio del cual la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Doctora Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y e), y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 549-2004.
El auto de 23 de agosto de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 185-2006-SCS-CS complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L. b) Hechos Conforme señala INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L. en su escrito de contestación a la demanda, en fecha 3 de noviembre de 1998 presentó “El registro de una nueva marca denominada VINILUZITO”, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; que una vez llevado acabo el examen de los requisitos formales, “con fecha 29 de enero de 1999 se nos otorgó como marca debidamente inscrita con Certificado No. 52186 de la Clase 16 (…) hasta el 29 de enero de 2009”.
En el texto de la demanda interpuesta por CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., se indica que con fecha 14 de julio de 1999 solicitó la nulidad del registro de la marca VINILUZITO, inscrita bajo certificado Nº 52186, registrada a favor de INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L. para distinguir productos de la clase 16; que mediante Resolución Nº 11987- 2000/OSD-INDECOPI, del 29 de septiembre de 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta; que contra tal Resolución, CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI el 14 de junio de 2001 mediante Resolución Nº 740-2001/TPI-INDECOPI, en el sentido de confirmar la anterior decisión y, en consecuencia, declarar infundada la acción de nulidad del registro marcario.
El 16 de agosto de 2001, fue recibida en la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, demanda contencioso administrativa interpuesta por CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., a fin de que se declare la invalidez de la Resolución 740-2001/TPI-INDECOPI y se proceda a anular el certificado 52186 de registro de la marca VINILUZITO.
En fechas 22 de agosto y 3 de septiembre de 2001, la indicada Sala Civil Transitoria recibió dos escritos de la parte actora por los que se modifica parcialmente la demanda. El 12 de octubre de 2001, la Sala Civil Transitoria recibió la contestación de la demanda presentada por el INDECOPI; el 15 de octubre se recibió la contestación formulada por la Procuradora Pública del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales; y en la misma fecha se recibió la contestación de parte de INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L. Por sentencia de 17 de septiembre de 2003, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar fundada la demanda.
Frente a ello, el juez a quo recibió en fecha 19 de noviembre de 2003 el recurso de apelación formulado por INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L.; y, en fecha 1 de diciembre de 2003 recibió la apelación planteada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Finalmente, por providencia de 8 de marzo de 2006, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decide “suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del Artículo 81, inciso a) y e) del artículo 83, artículo 113 de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) (…) que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. c) Resolución N° 740-2001/TPI-INDECOPI El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, en la Resolución que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 11987-2000/OSD-INDECOPI, señala como cuestión de discusión: “Si el registro de la marca VINILUZITO fue concedido en contravención de las normas vigentes al momento de su otorgamiento”; y “Si Industrias Plásticas Caute S.R.L. actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca de producto VINILUZITO”.
Como argumentos esenciales de la Resolución impugnada, se desprenden los siguientes: que “es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgó, ya que la nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca.
En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente”; que “de acuerdo a lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, si en la nueva norma hubiese desaparecido una causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no será aplicable y no podrá declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese otorgado incurriendo en tal causal”; que “en cuanto a la parte procedimental se aplica la norma vigente a la fecha de tramitación de la acción de nulidad”; que “si bien la presente acción de nulidad se interpuso con fecha 14 de julio de 1999 (bajo el amparo de la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823), la norma aplicable en cuanto a la parte procedimental de la presente acción de nulidad es la Decisión 486”; que “Al momento de otorgarse la marca VINILUZITO inscrita bajo certificado N° 52186 (29 de enero de 1999) se encontraban vigentes la Decisión 344 y el Decreto Legislativo 823.
En consecuencia, la solicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dichas normas”. Asimismo, se indica en la resolución impugnada que “la Sala considera que el registro de la marca VINILUZITO no fue concedido contraviniendo las disposiciones contenidas en el artículo 83 incisos a) y e) de la Decisión 344”; que “la Sala determina que el certificado N° 52186 correspondiente a la marca VINILUZITO fue otorgado en estricta observancia de lo establecido por las normas vigentes al momento de su concesión, no estando incurso en ninguna de las causales de nulidad previstas por la Decisión 344”; que “Corporación de Industrias Plásticas S.A. al momento de interponer su recurso de apelación, ha manifestado que su marca VINIFAN es notoriamente conocida”; que tal pretensión “no fue invocada en Primera Instancia, no cabe pronunciarse sobre la misma en esta etapa del proceso, por cuanto ello atentaría contra el principio de doble instancia (…)”; por lo que resuelve “CONFIRMAR la Resolución N° 11987-2000/OSD-INDECOPI de fecha 20 de setiembre de 2000 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción de nulidad”. d) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora señala que la marca “VINILUZITO” es un diminutivo de la palabra VINILUZ, signo que fue negado anteriormente por ser confundible con la marca VINIFAN de su propiedad.
Asimismo, sostiene que es titular de la marca VINIFANCITO, “Certificado No. 686433, para distinguir forros para cuadernos, libros y folders y demás productos de la Clase 16”, que es confundible con la marca VINILUZITO. Sostiene también la actora que es titular de una familia de marcas “caracterizada por el ‘apellido’ VINI, para distinguir forros para cuadernos, libros y folders de la Clase 16”; que “para el público toda marca que distinga artículos para encuadernación o forros para libros, cuadernos y folders de la Clase 16 (…) y posee la raíz VINI, será captada por el público consumidor como parte de la familia VINIFAN”, por lo que el problema se presentará “cuando terceros deseosos de aprovecharse del prestigio de la familia de marcas usan signos compuestos también por la denominación VINI como los signos VINILUZ y VINILUZITO”; que la marca VINIFAN es líder en el mercado peruano de forros para cuadernos, libros y folders, desde por lo menos 25 años a la fecha”; que “Es público y evidente que para el público peruano de forros para cuadernos, libros y folders, la marca VINIFAN goza de la calidad de notoriamente conocida.
Incluso, quienes no adquieren forros para cuadernos (…) saben y conocen de la existencia de la marca VINIFAN y la identifican como un signo de prestigio y una garantía de calidad”. La actora invoca la violación del artículo 113, literales a) y c), de la Decisión 344, e indica que “Industrias Plásticas Caute S.R.Ltda. conocía y conoce de la existencia y el prestigio de las marcas VINIFAN y VINIFANCITO cuando usó la marca VINILUZ confundible con la marca VINIFAN y cuando solicitó y obtuvo el registro de la marca VINILUZITO confundible con la marca VINIFANCITO, usada por Corporación de Industrias Plásticas S.A. desde por lo menos 25 años, a la fecha”; y que “está demostrado que Industrias Plásticas Caute S.R.Ltda. carecía del requisito de buena fe cuando solicitó y obtuvo el registro de la marca VINILUZITO, Certificado No. 52186, para distinguir productos de la Clase 16 de la Nomenclatura Oficial, por lo que esta marca debe ser cancelada”. e) Fundamentos jurídicos de las contestaciones a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), contesta la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio en ella contenido”.
Respecto al argumento de la supuesta notoriedad de la marca VINIFAN que alega la parte actora, señala que ello “no resultó materia de discusión y mucho menos que motivara pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa en el correspondiente procedimiento, motivo por el cual el mismo deviene en manifiestamente extemporáneo, y que atentaría contra el principio de congruencia que inspira la revisión judicial de las decisiones de las entidades de la Administración Pública”; que el término “VINI” no constituye una familia de marcas, sino que resulta evocativo del término vinil o vinilo, o de un producto vinílico, y es un término que “no posee fuerza distintiva suficiente como para indicar un origen empresarial determinado”.
Que sobre la base del criterio “que establece la apreciación de conjunto de las marcas confrontadas, la autoridad administrativa constató que los signos cuentan con suficientes diferencias en el plano fonético, grafico (sic) y conceptual que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo de inducir a confusión al consumidor”; que desde el punto de vista fonético “los signos se encuentran compuestos por un diferente número de sílabas, la mayor fuerza de voz de dichos términos recae en sílabas distintas (ZI / FAN), lo que determina que el impacto sonoro de conjunto suscitado por los signos en cuestión es diferente”; que desde el punto de vista conceptual “tanto la denominación VINILUZITO como VINIFAN suscitan en el público consumidor la idea de un producto hecho de vinil o elaborado en base al mismo”; que “el hecho que la emplazada conociera que mediante Resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos (confirmada luego por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi) se le había prohibido el uso de la denominación VINILUZ tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, a raíz de una acción por infracción que le impusiera la accionante, no resulta relevante a fin de acreditar la mala fe de la emplazada al momento de solicitar el registro de la marca VINILUZITO, puesto que si bien el registro de dicha marca fue solicitado con posterioridad a la emisión de la mencionada resolución, se trataba de signos distintos”; que la marca “VINILUZITO” es un signo denominativo, mientras que el signo utilizado por las empresas emplazadas “en el procedimiento de infracción (…) se encontraba constituido por la etiqueta rectangular conteniendo la denominación VINILUZ (tres veces y en forma escalonada) en letras de color rojo y amarillo”; y que “al no haberse producido causal de invalidez alguna, la presente demanda deberá ser declarada infundada en todos sus extremos”.
La Procuradora Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, y manifiesta que las coincidencias que supuestamente existen entre las marcas en conflicto “tales como número de letras, sílabas, etc.
(…) carece de sustento y en nada desvirtúa los alcances de la Resolución (…) emitida por el Tribunal”; que las marcas en litigio “no presentan ninguna semejanza gráfico y fonéticamente (…) todo lo contrario poseen elementos y caracteres propios que las diferencian claramente; todo lo cual hace que su coexistencia en el mercado sea posible y pacífica”; que el signo VINILUZITO “es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica; por lo que resultaba procedente su registro”; y que “En cuanto a la mala fe alegada por la accionante, debemos indicar que la ley no establece expresamente cuáles son los criterios que permiten determinar cuando una conducta es contraria al principio de buena fe; sin embargo, los distintos supuestos sobre mala fe recogidos en la legislación en el artículo 113 inciso c) de la Decisión 344 (…) nos permiten concluir que una conducta transgrede el principio de buena fe cuando importa un comportamiento desleal o deshonesto que perjudique o vulnere intereses ajenos”.
INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L., contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, y sostiene que VINILUZITO “es una marca que se caracteriza por su distintividad y novedad plenamente identificada en el mercado, desde su nacimiento”; que la marca VINIFANCITO “fue registrada con posterioridad a la fecha de registro de nuestra marca VINILUZITO (…) En consecuencia, ante la instancia administrativa, la comparación de las marcas se realizó entre las denominaciones VINIFAN y VINILUZITO, no existiendo similitud gráfica ni fonética”; que “VINILUZITO no constituye diminutivo de VINILUZ, considerando que VINILUZ, como marca no existe.
Asimismo cabe precisar que gramaticalmente no toda palabra que termina en ITO o ITA, constituye diminutivo de la misma, debido a que es una marca de fantasía compuesta por el término ‘VINIL’ de vinilo (…) y del término ‘polivinilo’ (…), términos que no son de apropiación exclusiva de ningún particular por pertenecer al dominio público”; que “VINILUZITO salió al mercado primero que VINIFANCITO, denominación suficientemente distintiva conforme a lo antes mencionado con una etiqueta y datos de la empresa, como razón social, teléfonos, número de RUC en caracteres destacados, lo cual imposibilita cualquier tipo de confusión, engaño, etc. al público consumidor e imitación o copia de alguna otra marca en el mercado, conforme consta y se ha demostrado en la instancia administrativa agotada”. f) Sentencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Como fundamentos esenciales de la sentencia apelada, se desprenden los siguientes: que “en la fecha del otorgamiento del registro de la marca de producto VINILUZITO, se encontraban vigentes la Decisión número trescientos cuarenticuatro del Acuerdo de Cartagena (sic) (…) en consecuencia, por razón de temporalidad de la norma, resulta de aplicación para resolver la controversia las mencionadas normas”; que “se ha podido verificar que la empresa Corporación de Industrias Plásticas Sociedad Anónima se ha limitado a alegar que sus marcas VINIFAN y VINIFANCITO, son notoriamente conocidas, sin que a la fecha se hayan presentado medios probatorios que acrediten o corroboren la información detallada en su escrito de demanda, referente a la notoriedad de sus marcas, ya que la notoriedad de una marca no puede ser considerada como una simple declaración otorgada por la sola manifestación de voluntad de una de las partes”; que “en cuanto a la mala fe de la emplazada, cabe señalar que el artículo sexto del Decreto Legislativo número ochocientos veintitrés, establece una presunción iuris tantum de la buena fe de quienes solicitan un registro de marcas u otro elemento de la propiedad industrial, sin embargo, tal presunción ha sido desvirtuada, ya que mediante Resolución de fecha veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la misma que ha sido adjuntada en calidad de medio probatorio en el expediente administrativo (…) la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la acción por infracción interpuesta por Corporación de Industrias Plásticas Sociedad Anónima y prohibió a la empresa Industrias Plásticas Caute Sociedad de Responsabilidad Limitada el uso de la denominación VINILUZ, en forma independiente o conjunta con otros elementos, pues concluyó que el signo VINILUZ es confundible con la marca VINIFAN”; que “no obstante ello, la empresa emplazada solicitó el registro de la marca VINILUZITO (…) advirtiéndose que esta marca resulta diminutivo de VINILUZ; en ese sentido, si la marca VINILUZ es confundible con la marca VINIFAN; el término VINILUZITO será confundible con la marca VINIFANCITO; consecuentemente, se advierte que la empresa demandada ha actuado de mala fe al solicitar el registro de su marca”.
Que “luego de realizado el examen comparativo correspondiente, se concluye que el signo VINILUZITO es susceptible de inducir a error al público consumidor respecto al signo registrado por la firma accionante, toda vez que al apreciar a ambos en conjunto se observa que en el signo materia nulidad (sic), es la denominación VINILUZITO el elemento que aparece de manera relevante sobre todos sus demás componentes y será con tal denominación con la que el consumidor pida el producto que desea adquirir, siendo tal término semejante tanto en el plano gráfico como fonético, con la denominación VINIFANCITO, pues la utilización en ambos del término VINI podría inducir al público consumidor a creer que el signo usado por las emplazadas constituye una variación del signo registrado y en ese sentido, producirse una confusión indirecta, que afectaría el interés económico del titular de la marca registrada”; por lo que declara “FUNDADA la demanda (…) declara la INVALIDEZ de la Resolución número setecientos cuarenta –dos mil uno- TPI/INDECOPI (…) que confirma la Resolución Número once mil novecientos ochentisiete –dos mil-OSD-INDECOPI; que declara infundada la solicitud de nulidad del registro formulada por la empresa demandante; en consecuencia: ORDENARON que el (…) INDECOPI ANULE el registro de la marca de producto constituida por la denominación VINILUZITO”. g) Recursos de apelación INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L interpone recurso de apelación contra la sentencia citada, y argumenta que existe un error de hecho en la parte considerativa del fallo “por cuanto nuestra empresa nunca SOLICITÓ EL REGISTRO DE LA MARCA VINILUZ, que ésta actualmente NO EXISTE EN EL MERCADO, POR LO QUE MAL PUEDE SEÑALARSE DE QUE ES CONFUNDIBLE CON SU MARCA VINIFAN Y VINIFANCITO, conforme lo señaláramos en los otros puntos que sirven de argumentos”; y que “sí existe mala fe por parte de corporación (sic) quien quiere retirar del mercado a todo buen competidor, con una inconducta en el intento de fundamentar y encontrar la razón en lo inaudito e irrazonable de su intención, tal es la denuncia por Competencia Desleal argumentando la mala fe lo cual quedó totalmente desvirtuada demostrando claramente la decisión de nuestros actos y la clara identificación de nuestros productos”.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), también interpone recurso de apelación de la sentencia, manifestando que “La resolución materia de la alzada yerra, por cuanto el hecho que la codemandada conociese que, mediante Resolución de la Oficina de Signos Distintivos se le había prohibido el uso de la denominación VINILUZ, ello no resulta relevante para determinar que procedió de mala fe al solicitar el registro de su signo VINILUZITO, por cuanto en aquel procedimiento, al que se ha hecho referencia, los signos resultaban ser otros, y no los mismos que han motivado el presente proceso”; que “la Resolución materia de la alzada al deducir la supuesta confundibilidad que existiría entre los signos VINILUZITO y VINIFANCITO, no toma en consideración que fue este último signo (VINIFANCITO), el que se registró con posterioridad al signo VINILUZITO, no de manera inversa, lo que evidenciaría, en todo caso, que la marca VINIFANCITO, no debió haberse siquiera registrado por su semejanza con un signo previamente registrado”; que la sentencia apelada no toma en consideración “que en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial ya existían registradas, a favor de diversos titulares, marcas conformadas por la denominación VINI, tales como VINIREY, VINIL-TAC, DVINNI, BINILUX”; y que “dado que dicha denominación es compartida por variedad de marcas que coexisten, resulta ilógico asumir que el público asocie dicho término con un origen empresarial determinado, más aún cuando dicho término resulta simplemente evocativo de un producto vinílico materia prima de la que se elaboran los productos que distinguen y por tanto uno de libre uso”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81, 83 literales a) y e), y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que teniendo en cuenta que en fecha 3 de noviembre de 1998, INDUSTRIAS PLÁSTICAS CAUTE S.R.L presentó la solicitud de registro como marca del signo VINILUZITO, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y que en fecha 14 de julio de 1999, CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. planteó acción de nulidad del registro concedido a la marca VINILUZITO, los hechos controvertidos y la norma aplicable al caso concreto se encuentran reguladas bajo lo establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; en consecuencia, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 81, 83 literales a) y e), y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 126 de su Estatuto, se interpretará, de oficio, el artículo 84 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( ). Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
(…) Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.
Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”.
En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.
Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.
(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC”). Apoyándose en la doctrina, el Tribunal también ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”. (Pérez Luño, Antonio- Enrique: “Seguridad Jurídica”.
En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.
(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 de 9 de octubre de 2003, marca: “A+GRÁFICA”). En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo VINILUZITO se presentó durante la vigencia de la Decisión 344. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.
II. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge: “Derecho de Marcas”; LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).
Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.
(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: “LOS ALPES”). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.
(Alemán, Marco Matías. “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”; Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca VINILUZITO cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Marcas denominativas y compuestas El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y a las marcas mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
(Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.
El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.
(Proceso 48-IP- 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 de 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: “US TOP”). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”). Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.
(Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa, e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre los signos en conflicto.
III. La marca notoriamente conocida y su prueba. La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.
La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al estatus de notoria.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.
Cit., p. 32). El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.
(Otero Lastres, José Manuel: “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”; Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
Con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.
(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147 de 3 de diciembre de 2004, marca: “BONITO+GRÁFICA”). En el marco de la normativa comunitaria ahora interpretada, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”.
(Proceso 17-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”). Por otro lado, es importante destacar que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada (…)”.
(Proceso 08-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 338, de 11 de mayo de 1998, caso “HERMES”). El Tribunal ha precisado, además, que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada”.
(Proceso 28-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 318, de 26 de enero de 1998, caso “CIEL”). También ha enfatizado la jurisprudencia que la marca notoria “constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”.
(Proceso 12- IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N° 1349, de 1 de junio de 2006, caso “HOTEL CARRERA”). Familia de marcas. Partículas de uso común y marca débil Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.
(Proceso 97- IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 912 de 25 de marzo de 2003, caso “ALPIN”). Sin embargo, es importante tener en cuenta que es distinto cuando existen términos de uso común que forman parte de diferentes marcas de diversos titulares, ya que en esos casos no se puede impedir la inclusión de tales términos en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a dichos titulares un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.
(Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965 de 8 de agosto de 2003, marca: “& MIXTA”). Asimismo, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.
(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134 de 3 de noviembre de 2004, marca: “DIGITAL SMOKING”). Nulidad de un registro marcario: causales de nulidad del registro, la causal de mala fe. En tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para juzgar sobre la validez o nulidad de un registro marcario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo como marca.
En efecto, la concesión del registro depende, en lo principal, de que el signo cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria aplicable, y no incurra en las prohibiciones allí contempladas. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. En el caso de autos, la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS NORITEX S.A. demandó, en fecha 14 de julio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la nulidad del registro de la marca “VINILUZITO”, otorgado el 29 de enero de 1999, sobre la base de una solicitud formulada el 3 de noviembre de 1998.
Por tanto, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud de registro, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 113, literal a), prevé que la autoridad nacional competente podrá decretar la nulidad del registro de la marca si, entre otros supuestos, éste hubiese sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión citada.
En consecuencia, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo solicitado no cumple con los requisitos previstos en el artículo 81, o si ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Sin embargo, el Tribunal ha sostenido al respecto: “Cabe agregar que el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud.
Se trata de una excepción al régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344, norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo NEXELL. La excepción opera en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.
La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda”. (Proceso 20-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1352 de 7 de junio de 2006, marca: “NEXELL”). En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que “ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión (…)”.
(Proceso 38-IP- 2002, ya citado). Para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad de registro de una marca, el Tribunal se ha pronunciado sobre el particular en los términos siguientes: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.
La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO (…).
El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial (…)”.
En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”.
(Proceso 20-IP-2006, ya citado, refiriéndose al Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N° 308 de 28 de 1997, marca: “COLSUBSIDIO”). Asimismo, el artículo 113, literal c, de la Decisión 344 prevé, entre otras causales de nulidad, la de que el registro de la marca haya sido obtenido de mala fe, supuesto que ha de configurarse conforme lo ha señalado el Tribunal, entre otros casos, “cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, y cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro hubiese sido obtenido, por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Por tanto, procede considerar que incurre en un acto de mala fe quien solicita, obtiene o utiliza el registro de un signo, a sabiendas de la existencia de otro idéntico o confundible ya registrado, con el ánimo de aprovecharse injustamente de su reputación, en el País Miembro donde ha solicitado u obtenido el registro del suyo”.
(Proceso 12- IP-2006, ya citado). En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.
De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.
SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
TERCERO: En la comparación de un signo denominativo y un signo mixto, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión.
CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a las reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial, y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.
QUINTO: Conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.
SEXTO: Si una pluralidad de marcas posee un rasgo distintivo común, éste pudiera indicar su pertenencia a una familia de marcas, lo que podría llevar a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común, supuesto en el cual el registro de uno de tales signos, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es distinto cuando existen términos de uso común que forman parte de diferentes marcas de diversos titulares, ya que en esos casos no se puede impedir la inclusión de tales términos en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad.
Los elementos de uso común constituyen marcas débiles y los cotejos entre signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.
SÉPTIMO: De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. Sin embargo, el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe la declaratoria de nulidad del registro del signo en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.
La prohibición implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda, o si por razones de hecho las causales dejaron de existir. Si, luego de la concesión del registro, se dicta en el régimen común una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso.
OCTAVO: El artículo 113, literal c, de la Decisión 344, prevé, entre otras causales de nulidad, la de que el registro haya sido obtenido de mala fe, supuesto a configurarse, entre otros casos, cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca registrada, y cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro hubiese sido obtenido, por quien desarrolle como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. En general, incurrirá en un acto de mala fe quien solicite, obtenga o utilice el registro de un signo, a sabiendas de la existencia de otro idéntico o confundible ya registrado, con el ánimo de aprovecharse injustamente de su reputación, en el País Miembro donde haya solicitado u obtenido el registro del suyo.
Corresponde a la instancia consultante establecer, a la vista de las circunstancias de hecho, y en ejercicio de su potestad discrecional, si, en el caso de autos, se ha configurado o no la citada causal de mala fe. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 549-2004 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA