PROCESO Nº 129-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 258, 259, 267, 268 y 269, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Contencioso Administrativo N° 2 del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador. Expediente interno N° 604-04-2. Actor: COMPAÑÍAS DE CERVEZAS NACIONALES C. A. Caso de Competencia Desleal por uso de botellas.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 508-TDCAG-06-604-04-2, de 20 de julio de 2006, mediante el cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 2, del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales c) e inciso final del mencionado artículo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 604-04-2.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 6 de setiembre de 2006. 1. Las partes.

La parte actora es COMPAÑÍAS DE CERVEZAS NACIONALES C.A. Se demanda a la COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A.; y a la COMPAÑÍA CRISTALERÍA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA. 2. Determinación de los hechos relevantes. 1. Hechos. Con fecha 22 de octubre de 2004, la COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A., presenta demanda por competencia desleal contra la compañía CERVECERÍA SURAMERICANA S.A., sucesora de COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A., por la pretensión de comercializar productos en botellas idénticas a las que ella comercializa. 2.

Fundamentos de la Demanda. La demandante COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A., señala que las botellas que pretende comercializar la demandada serán confundibles al ser similares con las de PILSENER, comercializada por ella, por lo que se configura un acto de violación de la propiedad de sus marcas y actos en evidente competencia desleal por imitación o copia de las botellas.

Señala que, existe una clara intención de la demandada de inducir al consumidor a confusión para vender su producto y ganar participación en el mercado nacional, no porque esta compañía identifique u ofrezca su producto con sus marcas y sus propias botellas distintivas y diferentes, sino a través del aprovechamiento ilícito, del uso o intento de uso parasitario de la presentación e imagen de su prestigioso producto, acreditado por un siglo como líder en el mercado, respecto del que tradicionalmente el consumidor en el Ecuador, por su calidad y precio, ha mantenido excepcional lealtad y consumo adquiriéndolo de las marcas y presentaciones que ofrece e identifica individualizadamente COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. en sus propias y tradicionales botellas, que desleal e ilegalmente se quiere imitar.

Asimismo, señala que “si bien toda botella por definición es una vasija que contiene líquidos y que se conforma por un cuerpo y un cuello, el diseño de la botella PILSENER, forma parte esencial e integrante de la marca y de la apariencia comercial del producto, ya que ésta, por su diseño, que consiste en una forma particular caracterizada por las proporciones entre cuerpo y cuello, la forma misma del cuerpo y sus dimensiones, la transición del cuerpo al cuello; cuello que tiene también sus dimensiones y forma específicas, al igual que el color ámbar, así como su capacidad, forman en conjunto una apariencia comercial plenamente identificada por los consumidores, que es la apariencia misma del producto PILSENER y por tanto, es especialmente valiosa (…)”.

Finalmente, presenta como argumento de su legítimo interés, cuatro registros marcarios que contienen la forma de la botella que describen. 2.3 Contestación a la Demanda.

2.3.1. COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. La demandada niega, en audiencia de conciliación, en forma expresa y categórica todas y cada una de las pretensiones y afirmaciones de la demandante, e impugna todos los documentos anexos a ella, ya que, según ésta, la verdadera finalidad de la demandante con su demanda es la de impedir que otros fabricantes de cerveza puedan usar en Ecuador, envases comunes o usuales que se utilizan en todo el mundo para comercializar este tipo de productos.

De otro lado, AMBEV niega categóricamente que la demandante posea el derecho de uso exclusivo del diseño de envase que usa, ya que no puede existir titular del derecho marcario de un envase común, por no poseer distintividad. Así, por medio de los registros marcarios de la demandante no se han otorgado derechos sobre el diseño de la botella, sino sobre los signos que sobre ésta se encontraban.

Asimismo, señala que todos aquellos registros con diseño de botella que posee la demandante han sido objeto de nulidades, que en la actualidad se encuentran en trámite. En este sentido, la demandante no tiene derecho de apropiarse de una forma usual de producto como derecho marcario, y así, no podría la demandada afectar un derecho que no es susceptible de apropiación.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 2 del Distrito de Guayaquil, República del Ecuador, considero que no procede la interpretación prejudicial de los artículos solicitados por no ser pertinentes al caso, por lo que conforme al artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal procedería a interpretar, de oficio, los artículos 258, 259, 267, 268 y 269 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: “DECISION 486 (…) Artículo 258 Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” Artículo 259 Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

(…) Artículo 267 Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.” Artículo 268 La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.” Artículo 269 Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Como quiera que en el proceso interno que dio origen a la presente interpretación se alega que los demandados han ejecutado actos de competencia desleal relativos a actos de confusión en el público consumidor al comercializar productos con una marca constituida por un diseño de botella, similar al diseño que la demandante comercializa y que posee registrado.

Aunque la Decisión 486 regula de manera expresa el tema de la competencia desleal, del propio Acuerdo de Cartagena se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente: “Artículo 93.- Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente.

En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien.” La intención del legislador andino es la de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos.

Por lo tanto, la protección tanto a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.

Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo. Al efecto, el Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso Nº 116-IP-2004. Interpretación prejudicial del 13 de enero de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1172 de 7 de marzo de 2005).

Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El primero de los mencionados establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

De lo anterior se desprenden dos consecuencias: 1. No hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. 2. Es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N° 38-IP-98.

Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419 de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones." [1] “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios". [2] Dichos actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”.[3] Por su parte, el artículo 259 enuncia tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.

Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: 1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Proceso N° 116-IP- 2004.

Doc. Cit.). 2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una practica desleal. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…) (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115).” (Proceso Nº 116-IP-2004.

Ibídem). En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.[4] El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión.

2. DE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL. El artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad.

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletiva o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal. En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.

Y el artículo 269 dispone que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

3. PROTECCIÓN DE SIGNOS TRIDIMENSIONALES CON FORMA USUAL. Si bien el legítimo interés para proponer una acción por competencia desleal puede estar basado en un derecho marcario protegido, en el presente caso, el denunciado cuestiona el derecho exclusivo que invoca el accionante, sobre envases comunes o usuales. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sentado importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es protegido por el derecho, específicamente, registrable como marca: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal.” ( ) “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)” (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”.

(Proceso 23-IP- 1998. Marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 379, de 27 de octubre de 1998). Carlos Fernández Novoa en el tema tratado hace el siguiente aporte: “en la hipótesis de que pretenda registrarse como marca un envase, debe entenderse –a mi juicio- que lo prohibido es solicitar como marca aquella forma de los envases que en las costumbres leales y constantes del comercio sean habituales o usuales.

Será posible, en cambio, registrar como marca la forma arbitraria que el solicitante imprime al producto o al envase siempre que esta forma arbitraria no desempeñe una función técnica y no afecte al valor intrínseco del producto (o del envase)”. (ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela.

España 1990. Tomo 13-Año 1989-90; pág.14). De manera que resulta registrable como marca por su facultad distintiva un envase que por sí solo permita a un grupo de consumidores identificar determinado producto o servicio, “sin necesidad de requerir etiqueta alguna debido a su diseño, sus particularidades o su especial forma ( )”. (TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 82-IP-2000. Marca: “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”, publicado en la Gaceta Oficial N° 651, de 20 de marzo de 2001) para distinguirse de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio. La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen de manera que el consumidor asuma la percepción como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste.

Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. Similar criterio al que utiliza el registrador para la inscripción a registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un “trade dress” (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual.

De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo.

En conclusión, cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de un envase, para que dicho envase pueda poseer protección, debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto envasado y su calidad, sino la peculiaridad de que el consumidor medio pueda distinguir el producto contenido del de otras empresas; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no deberían ostentar de protección legal, en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

Sin embargo, respecto de esta clase de signos como surge el interrogante de si cuando se trata de envases la forma del envase es la misma forma del producto, se debe entender que aún cuando la forma externa se encuentre asimilada a la forma del producto existe la posibilidad de distinguir, como lo hace el consumidor medio, entre el producto y la forma de su envase y, por lo tanto, a pesar de dicha asimilación el envase puede tener como función determinar el origen empresarial del producto.

Tal interrogante se puede resolver considerando que para que una estructura tridimensional, que constituye la forma del producto o su envase, pueda ser registrada como signo no debe estar constituida exclusivamente por la forma de envase habitual de ese producto; requiere del elemento de distintividad para su protección, a fin de evitar que cualquier otro productor del mismo producto se viera en la imposibilidad de comercializar los mismos productos envasados, y sin que se tenga en cuenta como elemento de distintividad el etiquetado impreso.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El juez consultante deberá evaluar si las conductas asumidas por los demandados se encuadran dentro de las previsiones que sobre los actos de competencia desleal desarrolla la Decisión 486. Aún cuando el artículo 258 de la Decisión 486 no contiene una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, establece como regla general que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, sea contrario a los usos y prácticas honestos.

En consecuencia debe entenderse por actos deshonestos aquellos que se producen cuando se actúa con intención de causar daño o para aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor, o que afecten al mercado mismo, y por lo tanto, al público consumidor. Los actos de competencia desleal por confusión gozan de las siguientes características: • No se refieren propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos. • Pueden revestir muchas formas. • Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado.

SEGUNDO: La acción de competencia desleal se puede intentar sin perjuicio de que el afectado pueda ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses. De conformidad con el artículo 268 de la Decisión 486, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal y en relación con el artículo 269 de la Decisión 486, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

TERCERO: No podrá protegerse en materia de competencia desleal la forma o presentación de un producto en el mercado, si esta forma o presentación no posee distintividad, por ser uno de forma usual. Para reconocer la protección de la forma o presentación de un producto (un envase en este caso), debe analizarse si éste posee una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] JAECKEL KOVAKS, Jorge.

“APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45. [2] NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316 ". [3] GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47. [4] “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”.

“Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición.