Año XXIV - Número 1546 Lima, 24 de setiembre de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 69-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 4 y 13 literal d) de la misma Decisión. Patente de invención para “SUSPENSIONES ACUOSAS DE MATERIAS MINERALES Y SUS USOS EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL”.

Actor: sociedad OMYA A.G. Proceso interno Nº 2006-0041 Proceso 58-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136 literal a), 146, 147, 148, 150 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: BOXER (mixta).

Actor: ADT SERVICES AG. Proceso interno Nº 2407-2006 Proceso 79-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a), 101 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: GEMZAR. Actor: sociedad ELI LILLY AND COMPANY. Proceso interno Nº 2003-0236 PROCESO 069-IP-2007 Interpretación prejudicial, de los artículos 1, 2 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 4 y 13 literal d) de la misma Decisión. Patente de invención para “SUSPENSIONES ACUOSAS DE MATERIAS MINERALES Y SUS USOS EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL”.

Actor: sociedad OMYA A.G. Proceso interno Nº 2006-0041. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 1, 2 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2006-0041;

El auto del 19 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: Sociedad OMYA A.G. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos El 17 de julio de 1998, la sociedad PLUESS STAUFER AG., presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitud de patente de invención para “SUSPENSIONES ACUOSAS DE MATERIAS MINERALES Y SUS USOS EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL”; de acuerdo a la demandante a dicha solicitud se anexaron varios documentos, entre ellos, una copia legalizada de la solicitud francesa Nº 9709388, de 18 de julio de 1997, junto a la traducción correspondiente al capítulo reivindicatorio de la misma.

Posteriormente se solicitó el cambio de nombre de la sociedad de PLUESS STAUFER AG., a OMYA AG. El extracto de solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 522, de 28 de noviembre de 2002, al cual no se presentaron oposiciones. A través de la Resolución Nº 32227, de 28 de diciembre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la patente solicitada por la sociedad PLUESS STAUFER AG (ahora OMYA AG.) El 1 de febrero de 2005, la sociedad OMYA AG. interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 32227, el mismo que fue resuelto por Resolución Nº 21794, de 31 de agosto de 2005, confirmando la resolución impugnada y declarando agotada la vía gubernativa. 24/09/2007 2.32 c) Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante solicita que se declaren nulas las Resoluciones Nº 32227 y Nº 21794, y que, con fundamento en dichas declaraciones y a título de restablecimiento de derecho, se ordene la concesión de la patente de invención solicitada por OMYA AG.

La demandante dice que la Superintendencia de Industria y Comercio “al negar la patente por falta de novedad al no reconocer la prioridad reivindicada” violó el artículo 12 de la Decisión 344 ya que “se encuentra en la obligación de reconocer la prioridad reivindicada, cuando se ha cumplido con todos los requisitos establecidos dentro del término consagrado para ello, como en el presente caso”.

Por lo que dice que el problema “respecto a la reivindicación de prioridad es si el solicitante cumplió con la normatividad vigente en la materia y sí, en consecuencia, merece le sea reconocido el derecho de prioridad reivindicado”. Considera que la legislación aplicable es el Convenio de París, puesto que “se reivindicó prioridad Unionista” al momento de presentar la solicitud.

Y que de acuerdo a la normativa del Convenio de París “la obligación que tenía el solicitante cuando se reivindicaba prioridad en esa época, es decir en el año de 1998, era la indicación mediante una declaración de la fecha y el país del depósito de la prioridad (…). Es más ni siquiera para los casos en que no se reivindicaba prioridad unionista, sino prioridad vía Decisión 344, era necesario presentar traducción completa del texto del que se estaba reivindicando (…) máxime si se tiene en cuenta que el texto de la invención generalmente es igual al texto de la prioridad, como sucede en este caso, y por lo tanto, resulta innecesario y engorroso presentar dos textos idénticos”.

Indica que presentó “copia del documento de prioridad, esto es, la solicitud francesa número 9709388 (…) y la traducción de la carátula de la solicitud y de las reivindicaciones”. Recalca en varias oportunidades que “se presentó la correspondiente Traducción Oficial Nº 191-98 de 15 de Julio de 1998, junto con la Certificación del Traductor Oficial, correspondiente al documento 9709388 FR, del cual se reivindicaba prioridad”.

Sin embargo, la Superintendencia ordenó que presente traducción completa de la prioridad reclamada, la cual fue presentada GACETA OFICIAL en tiempo oportuno tal y como lo solicitó la Superintendencia, por lo que “es claro que no existe fundamento jurídico válido para rechazar la prioridad invocada por el solicitante de la invención denegada como de manera arbitraria y desconociendo la ley, lo hizo la SIC”.

Argumenta la violación del artículo “1 de la Decisión 344 (Artículo 14 de la Decisión 486 (…) puesto que la Administración se encuentra en la obligación de conceder la patente solicitada, si la misma cumple con los requisitos mencionados como es el caso”. También dice que se violó el artículo “2 de la Decisión 344 (artículo 16 de la Decisión 486) (…) ya que como se demostró a lo largo del trámite administrativo, el objeto de la invención denegada por la SIC, sí tiene la novedad requerida sobre las enseñanzas del documento D1 citado como anterioridad por dicha entidad” y que “el documento D1 ha sido erróneamente citado por parte de la SIC como parte del estado de la técnica, toda vez que la fecha de presentación de dicha referencia cae dentro del año de prioridad que en forma injustificada no le fue reconocido a la solicitud bajo estudio (…)”.

Manifiesta que el documento D1 “se refiere a un procedimiento de dispersión y/o triturado, el cual se encuentra plenamente caracterizado por sus pasos o etapas, lo que es totalmente diferente al producto reivindicado en la presente invención, el cual corresponde a una suspensión acuosa de substancias minerales, plenamente caracterizada por sus componentes”, pero que, sin embargo, la Superintendencia mantiene su radical posición “con base en el hecho de que el copolímero descrito como parte de la suspensión reivindicada en la solicitud denegada es igual al copolímero empleado en la primera etapa del procedimiento descrito en D1”.

Sostiene que “todo lo expuesto demuestra el carácter novedoso de la presente invención con respecto a las enseñanzas del documento citado, toda vez que el mismo no revela de manera directa y nada ambigua las características técnicas de la suspensión acuosa de sustancias minerales, tal como ha sido reivindicada en la invención denegada (…)”.

Indica que “la SIC no encontró méritos para mantener las objeciones basadas en los documentos denominados como D2, D3 y D4, por lo que el único documento relevante para desvirtuar la patentabilidad de la solicitud denegada es D1. En este sentido (…) en gracia de discusión, dada la fecha de presentación de D1, dicho documento sólo puede 24/09/2007 3.32 ser considerado como una referencia capaz de desvirtuar el requisito de novedad, más no el requisito de nivel inventivo”.

Argumenta que la afirmación de la Superintendencia de que “‘la invención objeto de estudio no cumple con el requisito de novedad y en consecuencia con el de nivel inventivo’, máxime cuando el único documento que sigue siendo sostenido por la SIC es precisamente D1” constituye una violación del Artículo 2 de la Decisión 344 (Artículo 16 de la Decisión 486) toda vez que (…) la SIC (…) no tiene reparo alguno para manifestar (…) que la invención denegada no cumple con el requisito de nivel inventivo, a pesar de saber que la norma andina le impide manifestar tal falta con base en un documento D1, transgrediendo de esta forma el ordenamiento comunitario”.

También señala como violados los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas de carácter supranacional contenidas en loa (sic) Decisión 344 y los artículos 9, 10, 14 y 18 de la Decisión 486 (…)”.

Sobre la Decisión 486 dice que “los actos administrativos acusados fueron expedidos con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial contenida en la Decisión 486 de la (sic) Comunidad Andina (…)”. Respecto a la presunta violación del artículo 14 de la Decisión 486, dice: “el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención (…) y habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por la parte demandante (…) adolece del requisito de nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad demandante, al no reunirse el requisito de nivel inventivo exigido”.

GACETA OFICIAL Con relación a la violación del artículo 16 de la Decisión 486 manifiesta que “Para una persona normalmente versada en materia técnica correspondiente al objeto reivindicado se deriva en forma evidente del estado de la técnica (…) anterior a la solicitud, porque a partir de sus conocimiento y enseñanzas de las anterioridades señaladas habría logrado de una manera obvia el objeto reivindicado”.

Indica que en el caso objeto de estudio, correspondía la aplicación del Convenio de París, y que por lo tanto al momento de solicitar una reivindicación de prioridad se debían cumplir los pasos previstos en él; en consecuencia, señala “(…) en el caso concreto se tiene que el plazo para presentar la copia de solicitud con su respectiva traducción es de tres (3) meses ‘contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior’ y si se tiene en cuenta que la solicitud posterior se radicó el 17 de julio de 1998 no queda duda de que la traducción allegada el 26 de octubre de 12998 (sic) se presentó de manera extemporánea”.

Sobre la supuesta violación del artículo 1 de la Decisión 344, la demandada alega que “la invención de la solicitud en estudio no puede ser patentada por lo que este Despacho no considera que haya violación del Artículo 1 de la Decisión 344 (…) toda vez que existe un documento que incluye todos los elementos de la suspensión acuosa de substancias minerales en cuestión (…)”.

Con relación a la supuesta violación del artículo 2 de la Decisión 344, arguye que “El documento D1 fue considerado como relevante dado su contenido y por que forma parte del estado de la técnica en vista a ser un expediente en trámite ante la oficina nacional cuya fecha de presentación es anterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio, de conformidad con el artículo 16 de la Decisión 486 (artículo 2 de la Decisión 344) (…)”.

Asimismo, señala que “Aún cuando en el caso particular es reivindicada la materia en términos de un método de triturado para substancias minerales en suspensión acuosa, la descripción de D1 también incluye toda la información relacionada con la naturaleza química de la suspensión acuosa de substancias minerales propuesta con la solicitud en estudio”.

Sostiene que “Con base en el conjunto jurídico establecido por la Oficina, en el cual se concluye la imposibilidad de aceptar la fecha de prioridad de la 24/09/2007 4.32 solicitud en estudio, el documento D1 que fue radicado (…) el día 16 de julio de 1998, un día anterior a la radicación del expediente en estudio Nº 98-40804 (Fecha de radicación del 17 de julio de 1998), sí se puede considerar para realizar únicamente el análisis de novedad como bien contempla el Artículo 2 de la Decisión 344 (…)”.

Recalca que la solicitud “sí se encuentra contenida y especificada en el capítulo descriptivo de D1 además de estar incluidas en la parte caracterizante de algunas reivindicaciones como puede ser comprobado al analizar los folios de D1 (…)”. Señala que en ningún momento se tacho de falta de nivel inventivo a la solicitud presentada, sino que “(…) como consecuencia de las enseñanzas de D1 la solicitud no posee nivel inventivo (…)”, asimismo, señala que “los documentos D2 a D4 no son documentos relevantes para desvirtuar el nivel inventivo de la invención solicitada”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 1, 2 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud para la patente de invención “Suspensiones Acuosas de materias minerales y sus usos en la industria del papel” presentada por OMYA AG., fue el GACETA OFICIAL 17 de julio de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 1, 2 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán, de oficio, los artículos 4 y 13 literal d) de la misma Decisión; y, Que el texto de las normas es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 24/09/2007 5.32 (…) Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud. Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: (…) d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

(…)”. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(…) Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. I. La invención: requisitos de patentabilidad Si bien el legislador andino no ha dado una definición de invención, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria.

(Otero Lastres, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). Del indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, se reitera, a su vez, en sustento de lo anterior, ha sido definida como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil”.

(Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. GACETA OFICIAL El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, de 10 de enero de 2001, caso: DERIVADOS DE BILIS HUMANA). El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado”.

(Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit). En consecuencia, las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano (…) puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)”.

(Fernández-Novoa, Carlos: “La Modernización del Derecho Español de Patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimiento consiste en que su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1061, de 29 de abril de 2004, caso: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO). El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación indus- 24/09/2007 6.32 trial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. En el caso concreto las reivindicaciones solicitadas son de procedimiento. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “( ) no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.

(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Al comprender generalmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a que un producto o un procedimiento sea considerado nuevo.

Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales cons- GACETA OFICIAL tituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21IP-2000, ya citado).

Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”.

(Proceso 06-IP89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50, de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). Igualmente ha indicado que “la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constitui- 24/09/2007 7.32 rá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O. A.C. Nº 428, 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales “(…) la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.

En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;

(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ GACETA OFICIAL de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). 24/09/2007 8.32 (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso 12IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428, de 16 de abril de 1999, patente: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). El nivel inventivo y el estado de la técnica Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención”. (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870, de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”.

(Proceso 13-IP2004, ya citado). En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen GACETA OFICIAL des brevets, op.cit.) (…).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/ o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”.

(Proceso 13-IP2004, ya citado). En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.

Además de todo lo indicado, la normativa comunitaria, prevé que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios. II. Requisitos para la solicitud de patentes de invención: reivindicaciones El artículo 13 de la Decisión 344 señala los requisitos que deben contener las solicitudes para la obtención de patentes de invención, entre los cuales, el literal d) contempla: “Una o más reivindicaciones que precisen la materia para cual se solicita la protección mediante la patente”.

Sobre el tema, la doctrina dice que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…). Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta 24/09/2007 9.32 puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.

(Álvarez, Alicia. Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99). También ha señalado que “(…) todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal (…) que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento.

Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal. El privilegio otorgado se limita, en consecuencia, a lo enunciado en la primera reivindicación y dos patentes de invención pueden coexistir si los contenidos de la primera reivindicación de cada una de ellas no coinciden (…) Las reivindicaciones subsiguientes deben estar subordinadas a la primera como otras tantas características que subsidiariamente concurren a la realización del objetivo principal del invento en múltiples formas, todas ellas comprendidas por su esencia en la primera reivindicación. De modo que las mismas características enunciadas en una reivindicación subsisten a la primera, pueden figurar en dos patentes de invención sin que haya interferencia de derechos, porque en cada caso concurren a solucionar dos objetos principales diferentes”.

(Andrés Moncayo von Hase, Derecho de Patentes, ob. Cit. Pp. 118 y 119). Asimismo la doctrina ha determinado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La importancia está en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de pro- GACETA OFICIAL cedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. (Salvador, Jovaní, Carmen.

El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002). El Tribunal ha señalado al respecto: “(…) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”. (Proceso 106-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”). Derecho de Prioridad Una vez presentadas dos solicitudes sobre la misma invención en países distintos por un mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido” (Pachón, Manuel.

La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena. Editorial Temis, Bogotá, 1975, p. 19). En ese caso, se puede afirmar que con la presentación de la solicitud de patente nace el derecho de prioridad. De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 344, el solicitante (o su causahabiente) que hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro de la Comunidad Andina o, en virtud del principio de reciprocidad, en otro País que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, gozará del derecho de invocar prioridad en cualquier otro de los Países Miembros, por el término de un año 24/09/2007 10.32 contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.

Cabe señalar que el derecho de prioridad previsto en la Decisión 344 no afecta el estudio que debe ser realizado para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención cuya patente se solicita, a la luz del estado de la técnica existente a la fecha que, por la prioridad reconocida, se considere como la de presentación de la solicitud.

En el presente caso, de los documentos que obran en el expediente se desprende que la sociedad PLUESS STAUFER AG. ahora OMYA AG. presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitud de patente de invención el 17 de julio de 1998, habiendo reivindicado prioridad de la solicitud francesa Nº 9709388, de 18 de julio de 1997.

La Superintendencia niega la patente de invención solicitada por la existencia del documento 1, D1, presentado el 16 de julio de 1998 y no acepta la reivindicación francesa manifestando que no se presentó la traducción de dicha patente. Por tanto, corresponde al Juez nacional, determinar si en el presente caso procedía conceder el derecho de prioridad de la patente solicitada, siempre que la solicitud haya cumplido con los requisitos formales requeridos para conceder tal privilegio; todo lo cual es independiente del examen efectuado para evaluar la patentabilidad de la invención. Se debe aclarar, que el Tribunal considera que la prioridad debe ser analizada bajo la norma comunitaria, en este caso la Decisión 344 que es la aplicable conforme al principio de supremacía de la norma jurídica comunitaria andina.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. GACETA OFICIAL SEGUNDO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto. 24/09/2007 11.32 quien solicita una patente de invención en un País Miembro, o por aplicación del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda por el término de un año, contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2006-0041, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA CUARTO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- QUINTO: Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344, Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 24/09/2007 12.32 PROCESO 58-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136 literal a), 146, 147, 148, 150 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: BOXER (mixta).

Actor: ADT SERVICES AG. Proceso interno Nº 2407-2006. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 15 días del mes de agosto del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente Doctor Manuel Sánchez-Palacios Paiva, relativa al artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 20040267;

El auto de 27 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad ADT SERVICES AG. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial, INDECOPI.

Tercero interesado: Francisco Javier Cevallos Noratto. b) Hechos El 05 de octubre de 2001, Francisco Javier Cevallos Noratto solicitó, al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el registro como marca del signo constituido por “el logotipo octogonal conformado por la silueta de la letra B y la cabeza de un perro boxer y debajo la denominación BOXER en letras características” para distinguir servicios de la clase 37.

El 28 de febrero de 2002, la sociedad ADT SERVICES AG presentó oposición, sobre la base del artículo 7 del Convenido de Washington, manifestando ser titular en los Estados Unidos de América de la marca ADT y logotipo octogonal registrada para servicios de la clase 42 y que Francisco Javier Cevallos Noratto, registró su signo BOXTER (mixto) de mala fe, al ser conocedor de la existencia del signo ADT y logotipo octogonal de la opositora.

Además, dice tener la solicitud de dicho registro en el Perú. Por Resolución Nº 012377-2002/OSD-INDECOPI, de 31 de octubre de 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró “INFUNDADA la oposición formulada por ADT SERVICE AG, de Suiza, e INSCRIBIR (…) a favor de FRANCISCO JAVIER ZEVALLOS NORATTO, de Perú, la marca de servicios constituida (…) por el logotipo octogonal conformado por la silueta de la letra B y la cabeza de un perro boxer y debajo la denominación BOXER en letras características (…)”.

Contra dicha Resolución, la sociedad ADT SERVICES AG, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI, que por Resolución Nº 0290-2003/TPI-INDECOPI, de 17 de marzo de 2003, confirmó la Resolución impugnada y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado. La sociedad ADT SERVICES AG presentó demanda contencioso administrativa ante la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Lima, la que por Resolución Nº 25, de 21 de febrero de 2005, declaró “FUNDADA LA DEMANDA (…) y en consecuencia NULA la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (…) y en consecuencia se deniegue el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo octogonal conformado por la silueta de la letra B y la cabeza de un perro GACETA OFICIAL boxer y debajo la denominación BOXER en letras características (…)”.

Contra dicha Resolución, el INDECOPI y el señor Francisco Javier Zevallos Noratto, interpusieron recurso de apelación, el cual fue conocido y resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema que decidió confirmar “la sentencia (…) que declara fundada la demanda y nula la Resolución número 012377-2002/OSD-INDECOPI y en consecuencia deniega el registro de la marca de servicio (…)”.

Contra este pronunciamiento, el INDECOPI presentó recurso de casación, el cual es conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social, que por Providencia de 10 de enero de 2007, consideró que: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo siete de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington D.C. (…), y; cuál es la debida aplicación (…) al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia, razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda ADT SERVICES AG, en demanda contencioso administrativa solicita la nulidad de las Resoluciones Nº 12377-2002/OSD-INDECOPI y Nº 2902003/TPI-INDECOPI.

Manifiesta que es una empresa constituida en Suiza y es propietaria de “la marca ADT y logotipo conformado por la denominación ADT en letras características, dentro de una figura rectangular, todo dentro de un octágono color azul (…) para identificar servicios de Seguridad Residencial”. Dice que a raíz del éxito alcanzado se interesó por asentar su empresa en Latinoamérica para lo cual se dispuso a comprar la empresa GRUPO BOXER en el Perú, cuyo propietario es Francisco Javier Zevallos Noratto, con quien el representante de ADT SERVICE AG, señor Azze, se reunió en algunas oportunidades.

Dice que “el señor Cevallos sostuvo con el señor Azze la reunión (…) únicamente con la intención de fingir interés en la transacción con ‘ADT’, es decir mediante un acto de total deshonestidad y mala fe (…) cuando ya había solicitado el registro de un logotipo sustancialmente similar al que utiliza ‘ADT’ (…)” y que “Es evidente que 24/09/2007 13.32 el señor Zevallos, luego que BOXER (…) sostuviera negociaciones con ADT para introducir en el mercado nacional los servicios que pretendía brindar ‘ADT’, sabía quién era el titular del signo mixto que con posterioridad ha pretendido hacer suyo, configurándose así un supuesto de mala fe repugnado por nuestra legislación (…).

En consecuencia, dado que se trató de una solicitud de registro presentada con mala fe, ni la Oficina de Signos Distintivos ni el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI debieron reconocer prelación alguna a favor del señor Zevallos, y más bien, por el contrario, debieron denegar el registro solicitado”.

Indica que el signo solicitado “no cumple con el requisito de distintividad (…) ya que al ser sustancialmente similar al signo que utiliza ADT a nivel mundial para servicios de la misma (sic) clase, el signo solicitado (…) no distinguiría sus servicios y más bien, por el contrario, induciría a error al público consumidor (…). Y, además, el signo “ha sido solicitado actuándose con evidente mala fe, éste no es susceptible de registro”.

Sostiene que “el señor Zevallos únicamente ha buscado inducir a error al público consumidor de los servicios de sistema de seguridad y vigilancia en general, debido a que no sólo utiliza maliciosamente la misma figura octogonal que conforma el logotipo de ADT, sino que también UTILIZA el mismo formato, es decir el texto ‘Protegido por’ sobre la marca, y debajo de ella el número telefónico de contacto; así como el fondo azul en el logotipo y las letras blancas”.

Respecto al artículo 7 de la Convención de Wahington dice que se cumplen los requisitos exigidos por ésta para que “ADT se oponga al registro de su logotipo octogonal (…) intentando el señor Zevallos registrar ilícitamente el logotipo octogonal de ADT (…) el señor Zevallos (…) tenía conocimiento de la existencia y uso del signo mixto ‘ADT’ y logotipo octogonal (…)” d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda y, después de hacer una relación de los hechos, sobre la mala fe alegada por la demandante dice: “Pese a que en el procedimiento de GACETA OFICIAL registro establecido en la Decisión 344 y en el Decreto Legislativo 823 no se previó una causal específica de prohibición basada en la mala fe del solicitante, no debe olvidarse que durante la etapa pre-registral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil” mientras que para la etapa post-registral se tiene lo contenido en el artículo 113 literal c) de la Decisión 344, como así mismo la demandada sostiene.

Menciona que la mala fe puede configurarse por “Imitación de una marca (…). Perturbación de un derecho subjetivo digno de protección (…). Entorpecimiento de la relación de mercado (…). Impedimento de la competencia extranjera (…)” y que en el caso concreto “no basta con que los signos que se solicitan para registro ante el Perú sean idénticos o confundibles a una marca registrada en el extranjero para que su solicitud en el país configure una conducta desleal.

Antes bien, hace falta que además se transgreda uno de los deberes de la leal y limpia competencia comercial. En efecto, privar del derecho de prelación al solicitante por el solo hecho que la opositora tenía registrada su marca en el extranjero con anterioridad, significaría otorgar protección legal a la marca en virtud a su uso o por su registro en el extranjero, supuestos contrarios a los principios registral y de territorialidad que rigen el ordenamiento jurídico de derecho de marcas andino y nacional, según el cual el derecho de exclusión sobre una marca nace con su registro en el país”.

Manifiesta que revisados los documentos presentados por ADT (no podía acreditarse de manera fehaciente que el señor Zevallos hubiese tenido conocimiento de la existencia y uso de la marca ADT y logotipo octogonal con anterioridad al momento de solicitar el registro de la marca de servicio BOXER y logotipo octogonal (…)” y que las marcas concedidas al señor Zevallos en las clases 9, 39 y 42 fueron otorgadas “sin que la actora haya formulado oposición contra dichos registros de marca (…)”.

Agrega que “la actora no ha presentado medios probatorios que demuestren una conducta de mala fe por parte del señor Zevallos, por lo que no se configuraron los supuestos necesarios para suponer que la solicitud de registro constituyera un acto de mala fe, en la medida que no se había acreditado la presencia de una intención 24/09/2007 14.32 desleal tendiente a irrogarle un daño o perjuicio a la empresa opositora”.

Respecto al artículo 7 de la Convención de Washington, manifiesta que no se cumplen los requisitos exigidos por éste para su aplicación. Fundamentos jurídicos del tercero interesado Manifiesta que tiene registrado el signo BOXER y logotipo octogonal en las clases, 9, 39, 42 y 37 que fue al único al que se presentaron oposiciones. Al referirse a la mala fe alegada por la demandante menciona los mismos criterios que el Indecopi y dice que más bien “es la marca BOXER que goza de una reputación bien ganada en el mercado nacional por lo que cabría afirmar más bien, que es ADT quién tiene la intención de aproximarse a la marca BOXER y logotipo octogonal, para aprovecharse y beneficiarse de la imagen y prestigio de BOXER en el mercado peruano y andino (…)”.

Manifiesta que “no basta alegar la mala fe sino que ésta debe ser acreditada fehacientemente hecho que no se ha producido en el procedimiento administrativo (…) puesto que los argumentos vanos y la reseña sobre las negociaciones señaladas por la parte demandante no contribuyen en algo ha acreditar un conocimiento previo conducente a un supuesto de mala fe”.

Respecto a la distintividad dice que “ha quedado plenamente acreditado que el signo solicitado a registro BOXER y logotipo octogonal, cumple con el requisito de distintividad necesario para acceder al registro” y que el examen comparativo “no corresponde (…) toda vez que (…) no existe ningún derecho de preferencia o protección a favor de la marca registrada por ADT en los Estados Unidos de América para la clase 42 (…) siendo que la solicitud de registro presentada por el Sr. Zevallos Noratto mantiene el derecho de prelación reconocida por la legislación nacional y suparancional de la materia”.

Sobre la aplicación del artículo 7 del Convenio de Washington y haciendo referencia a la Resolución del INDECOPI dice que: “la demanda incoada por ADT Services AG debe declararse INFUNDADA ya que la resolución expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, que pretende cuestionarse en este proceso ha sido expedida con arreglo a la ley (…)”.

GACETA OFICIAL e) Apelación por parte del INDECOPI Contra la Sentencia emitida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo en la que decide declarar FUNDADA la demanda, el INDECOPI, plantea recurso de apelación argumentado la existencia de errores de hecho y de derecho contenidos en la sentencia; sobre la mala fe y la Carta de Confidencialidad, manifiesta que hubo “un error esencial sobre la apreciación de los medios probatorios (…)” y que “El objeto de las negociaciones era la compra de la empresa Boxer Security S.A. por parte de la empresa Tyco International” y no así “el uso de alguna marca que sea de propiedad de la empresa Tyco International o de la empresa ADT Service (sic) (…) Ni siquiera se hace una propuesta u oferta sobre el uso o la convivencia de las marcas en conflicto pues ello no fue objeto de las negociaciones (…).

Debe precisarse que los negociadores extranjeros (…) son los representantes de Tyco Internacional (…) y no la empresa ADT Service (sic) (…) las negociaciones de Tyco se circunscribían a establecer un modo de ingreso de esta empresa al mercado peruano. Para este objeto las partes no hacen mención (…) a la empresa ADT Service (sic) y mucho menos las marcas de titularidad de esta última”.

Reafirma su criterio de que “no se ha acreditado en autos el supuesto de hecho contenido en el artículo 7 de la Convención de Washington para considerar que hubo mala fe en la solicitud de registro de la empresa Boxer Security”. Sobre una supuesta vinculación entre las clases 37 y 42, dice que ésta “es irrelevante (…)”. Respecto a una posible similitud entre los signos en conflicto dice que “vistos en conjunto ambos son totalmente distintos (…)”.

Finalmente argumenta que, la sentencia emitida “causa agravio a nuestra parte en la medida que deja sin efecto resoluciones administrativas que se fundamentan rigurosamente en la normatividad marcaria que rigen en nuestro sistema legal (…)”. Apelación por parte del señor Francisco Javier Zevallos Noratto Sobre el supuesto conocimiento de la existencia de la marca de ADT, realiza las mismas argumentaciones que el INDECOPI respecto a la mala fe, a la confundibilidad de los signos, a 24/09/2007 15.32 la conexión entre las clases y al agravio que le ocasiona la sentencia recurrida.

Contestación a la apelación por parte de ADT SERVICES AG Contesta con los mismos argumentos que usó para demandar y solicita que se CONFIRME en todos sus extremos la Sentencia apelada. f) Casación Los argumentos esgrimidos en el escrito de casación son los mismos que los de la apelación.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, en la solicitud de interpretación prejudicial, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, se pide la interpretación prejudicial del artículo 7 de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Wahington D.C. en 1929; Que, en el caso de autos, se observa que, si bien la solicitud de interpretación prejudicial antes referida no cumple, a cabalidad, con los requisitos exigidos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, ya que de conformidad con el literal b) del citado artículo, el consultante, como requisito formal, para la admisión de su solicitud, debía hacer una relación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación se solicita lo que no aparece expresamente en la solicitud; sin embargo, del contenido de los documentos anexos a la solicitud de GACETA OFICIAL interpretación prejudicial, surge la normativa comunitaria que podría ser aplicable al caso concreto y que, en consecuencia, el Tribunal interpretará;

Que, por tanto, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo constituido por “el logotipo octogonal conformado por la silueta de la letra B y la cabeza de un perro boxer y debajo la denominación BOXER en letras características”, fue el 5 de octubre de 2001, es decir en vigencia de la Decisión 486, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 134, 136 literal a), 146, 147, 148, 150 y 172 segundo párrafo;

Que, no se interpretará el artículo 7 de la Convención de Washington, por no ser parte de la normativa comunitaria andina; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 24/09/2007 16.32 (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cual- GACETA OFICIAL quiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 172.(…) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. (…)”. 24/09/2007 17.32 Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta. 1.

Primacía del derecho comunitario andino En el caso de autos, dentro del procedimiento administrativo interno y dentro de del procedimiento judicial las partes invocan el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929, además, la norma solicitada por el consultante es esta, por lo que el Tribunal se referirá a la relación entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y el ordenamiento internacional convencional.

El Tribunal ha declarado que éste constituye una de las fuentes de aquél, pero que de ello no se deriva que la Comunidad quede obligada por el citado ordenamiento. En efecto, “En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo ( )”.

(Proceso 1-IP-96, publicado en la G.O.A.Nº 257, de 14 de abril de 1997). Aclarándose que dentro del ordenamiento interno se encuentran los Tratados y convenios suscritos por el País Miembro en materia internacional. En lo relativo al compromiso de los Países Miembros con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “Al suscribir el Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se puso en GACETA OFICIAL marcha el proceso de integración inicialmente (…) los países firmantes adquirieron un compromiso de carácter internacional que trasciende los principios y características del derecho internacional tradicional, puesto que a más de respetar y cumplir las cláusulas establecidas en el referido Acuerdo se obligaron, dentro del marco de los principios y características propios del derecho comunitario, a cumplir con el ordenamiento jurídico que se establecía a partir del Tratado Constitutivo y que se estructuraba además, sobre la base de las normas jurídicas supranacionales que se iban generando por los distintos organismos comunitarios ( )”.

(Proceso 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. N° 490, de 4 de octubre de1999). Por virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios.

De allí que la Comunidad no se halle vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, como ha sido el caso de la Convención de Washington. 2. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. Este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: STORVAS, emitida para la causa interna Nº 303-2004, que fue solicitada por la misma Sala que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca BOXER (mixta), cumple con los requisitos del artículo 134 de al Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 24/09/2007 18.32 3.

Marcas mixtas En lo relativo a las marcas mixtas, este Tribunal, también, exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, Proceso 97-IP-2006, de 11 de octubre de 2006, publicado en la G.O. A.C. Nº 1455, de 17 de enero de 2007, marca: TUDOR+gráfica, emitida para la causa interna 2096-2003, que también fue solicitada la Corte Suprema de Justicia del Perú. Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre dos signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que, sin embargo, no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Con base a estos criterios, en el caso de autos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de GACETA OFICIAL estos elementos prevalece en las marcas en conflicto y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el posible riesgo de confusión o de asociación. 4.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, ya citado.

En el presente caso, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada. En consecuencia, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse o distinguirse el signo BOXER y logotipo octogonal conformado por la silueta de la letra B y la cabeza de un perro boxer debajo la denominación BOXER en letras características y la marca ADT y logotipo octogonal.

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 5.

De las oposiciones: procedimiento y legitimación para presentar oposiciones en la Comunidad Andina La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición funda- 24/09/2007 19.32 mentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los 30 días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos.

En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los 30 días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión. En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son: 1.

De acuerdo al artículo 146, dentro de los 30 días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario. 2.

De acuerdo al artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los 30 días siguientes a la publicación. 2.1.

Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad, constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación concederá o negará el registro solicitado.

GACETA OFICIAL 2.2. En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor.

Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad. Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición y cumplido lo indica precedentemente el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en término de 30 días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas.

Este término puede ser ampliado por una sola vez, por 30 días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº de 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta) El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el 24/09/2007 20.32 caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 6.

Causales de nulidad de un registro marcario: la mala fe El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, resulta aplicable al caso por ser la norma vigente al momento de resolverse la acción de nulidad, y como sostiene el Tribunal “las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión mencionada que exige examinar, al GACETA OFICIAL momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable”.

(Proceso 01-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1369, de 12 de julio de 2006, marca: OXIGENE nominativa). Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, que se relaciona con las causales de irregistrabilidad de los signos como marcas.

Dicha distinción tiene una finalidad procesal de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad relativa, que opera a los cinco años. Conforme a la interpretación ya citada: “La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que las causales por las que procede no se relacionan con derechos de terceros titulares de registros marcarios o solicitantes prioritarios.

Se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 134, primer párrafo y 135, y puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo”. (Proceso 1-IP-2006, ya citado). La nulidad relativa, por su parte, se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe.

Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, de 5 años, también puede ser ejercida por cualquier persona. En efecto, de acuerdo a la citada normativa es la autoridad nacional competente la encargada de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada.

En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que “ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión (…)”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC). Sobre lo que debe entenderse por mala fe, la Decisión 486 no describe cuales son los casos 24/09/2007 21.32 en los que considera la existencia de mala fe, a diferencia de la Decisión 344 que consideraba como casos de mala fe, entre otros: cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento del titular de la marca extranjera y cuando la solicitud del registro hubiese sido presentada o el registro hubiese sido obtenido por quien tiene como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Por lo tanto, al no estar los casos de la mala descritos en la Decisión 486, el Consultante deberá recurrir a criterios elaborados por la doctrina, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la sana crítica y al derecho interno para determinar qué se considera mala fe.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

GACETA OFICIAL TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia indicados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición, que se traduce en la solicitud de registro en éste, del signo que se viene tramitando en el País Miembro y que es el fundamento de la oposición. La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

SEXTO: La nulidad relativa, por su parte, se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de 24/09/2007 22.32 irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe. Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, de 5 años, también puede ser ejercida por cualquier persona.

De acuerdo a la citada normativa es la autoridad nacional competente la encargada de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada.

SÉPTIMO: Al no estar los casos de la mala descritos en la Decisión 486, el Consultante deberá recurrir a criterios elaborados por la doctrina, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la sana crítica y al derecho interno para determinar qué se considera mala fe. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2407-2006, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 24/09/2007 23.32 PROCESO 079-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a), 101 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: GEMZAR. Actor: sociedad ELI LILLY AND COMPANY. Proceso interno Nº 2003-0236. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de agosto del año dos mil siete. VISTOS: productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 498, de 27 de noviembre de 2000, al que no se presentaron observaciones.

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 136 literales a) y f) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0236.

Por Resolución Nº 18634, de 24 de junio de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió “NEGAR el registro de la marca GEMZAR (NOMINATIVA) (…) solicitada por la sociedad ELI LILLY AND COMPANY (…)”, basó su negativa en la confundibilidad con la marca GENFAR (nominativa) registrada previamente a favor de GENFAR S.A. para productos de la Clase 5.

El auto de 10 de julio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contenidos del artículo 125 del Estatuto; y, Contra dicha Resolución, ELI LILLY AND COMPANY interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, presentando copia del acuerdo de coexistencia entre las marcas GEMZAR y GENFAR el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien, mediante Resolución Nº 35324, de 30 de octubre de 2002, confirmó la decisión contenida en la resolución impugnada.

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: ELI LILLY AND COMPANY. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A., GENFAR S.A. El segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, mediante Resolución Nº 40073, de 17 de diciembre de 2002, confirmó, también, el contenido de la Resolución Nº 18634, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda b) Hechos El 30 de octubre de 2000, ELI LILLY AND COMPANY presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo GEMZAR (nominativo) para distinguir La actora manifiesta que con la emisión de los actos administrativos demandados se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que la “Administración consideró que las marcas GEMZAR y GENFAR al coexistir en el mercado generarían confusión en el consumidor respecto GACETA OFICIAL del origen empresarial de los productos con ellas identificados, lo que constituye una apreciación errónea” toda vez que “las marcas distinguen productos perfectamente diferenciados, tanto desde el punto de vista formal como en la realidad misma del mercado.

En efecto, la marca GEMZAR fue solicitada (…) para distinguir exclusivamente ‘preparaciones farmacéuticas para el cáncer, indicaciones antivirales e inmunosupresoras’, es decir, productos que no son de venta libre pues su venta está restringida a la exhibición de la fórmula médica por parte del paciente comprador”, además, “en virtud del acuerdo suscrito entre ELI LILLY y GENFAR dichos productos no se distinguirán bajo la marca GENFAR toda vez que, la sociedad GENFAR se comprometió a no usar su marca GENFAR para distinguir los productos de interés de ELI LILLY”.

Recalca que los productos que pretende amparar GEMZAR “llegan a su ultimo (sic) consumidor única y exclusivamente bajo la supervisión directa o indirecta del médico especialista (…). Por su parte, los productos comercializados por la sociedad GENFAR son principalmente medicamentos de venta libre y se distinguen por el nombre genérico del producto farmacéutico (…).

Por si fuera poco, la sociedad GENFAR por medio de un acuerdo de coexistencia se comprometió a no usar su marca GENFAR para distinguir los productos de interés de mi representada (…)”. Señala además, la diferencia de precios entre los medicamentos para el cáncer y los genéricos. Sostiene que también se violó el artículo 151 de la Decisión 486 ya que “la clasificación de productos en la misma clase no es criterio de existencia o ausencia de similitud entre productos”.

Indica, que, igualmente, se violó el artículo 136 literal f) de la misma Decisión “al no haber aceptado el acuerdo suscrito por ELI LILLY y GENFAR (…)” y que “la sociedad GENFAR (…) solicitó libremente, por medio de acuerdo suscrito (…) el ejercicio de su derecho de propiedad sobre su marca en el sentido de comprometerse a no usar su marca, como marca de producto para distinguir ‘preparaciones farmacéuticas para el cáncer, indicaciones antivirales e inmunosupresoras’ (…) las partes han tomado las medidas necesarias tendientes a delimitar el uso real de las marcas en el mercado de forma tal que (…) separaron claramente su nicho de mercado beneficiándose mutuamente y en conse- 24/09/2007 24.32 cuencia, beneficiando y protegiendo a los consumidores”.

Finalmente, dice, que “la coexistencia pacífica de las marcas no solo es consecuencia de la ausencia de riesgo de confusión entre las marcas dada la diferencia de los productos, sino que también es la causa de la inconfundibilidad de las marcas”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas negó “el registro de la marca ‘GEMZAR’ para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad ahora demandante”.

Sostiene que: “’GEMZAR’, si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘GEMZAR’ (solicitada) (sic) y GENFAR’ (solicitada) (sic) resulta indudable que presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

Indica que entre los signos en conflicto existen similitudes “que conllevarían al público consumir a error respecto al origen empresarial de los productos; lo anterior habida cuenta que, la expresión ‘GEMZAR’ reproduce cuatro letras que conforman la marca registrada ‘GENFAR’ limitándose a adicionarle las letras M y Z, lo cual no le otorga suficiente distintividad, más aun si tenemos en cuenta que identifican productos relacionados en el mercado de la misma clase y que de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos (…).

En razón a lo anterior resulta claro y evidente que la marca solicitada ‘GEMZAR’ encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”. GACETA OFICIAL Con relación a los productos “La coexistencia de los (sic) marca (sic) en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que la marca solicitada ‘GEMZAR’ comprende productos de la clase 5 los cuales guardan estrecha relación con los productos comprendidos en la clase 5 que ampara la marca registrada ‘GENFAR’ además de presentar los mismos canales de comercialización”.

Finalmente, manifiesta que “el hecho de que la Sociedad Eli Lilly And Company y la sociedad Gen Far S.A. (sic) hubieran efectuado eventualmente un acuerdo de coexistencia pacífica, no constituye impedimento alguno para que la Superintendencia de Industria y Comercio procediera al examen oficioso sobre la registrabilidad de la marca ‘GEMZAR’ para la clase 5 solicitada por la parte demandante, ello con fundamento en que las causales de irregistrabilidad son de orden público”.

LABORATORIOS GENFAR S.A., tercero interesado, contesta la demanda, afirmando, en los hechos, que, el 18 de diciembre de 1998, celebró con la demandante un acuerdo de coexistencia, en el que convinieron: “a) Cooperar con la empresa ELI LILLY en la forma que sea necesaria para obtener el registro de GEMZAR en la clase 5ª en Colombia. b) ELI LILLY, por su parte se compromete a registrar y usar la marca GEMZAR en forma restringida (…). c) La coexistencia en el mercado de las marcas GENFAR y GEMZAR, expresiones que identifican productos de la clase 5ª (…).

El acuerdo de coexistencia firmado por las empresas demandante y coadyuvante, excluye la posibilidad de confusión que pudiera existir entre los signos GENFAR y GEMZAR (…)”. Manifiesta que las Resoluciones administrativas violaron los “Literales a) y f) del artículo 136 y 151 de la Decisión 486 (…) normatividad vigente al momento de solicitarse y negarse el registro del signo objeto de la demanda (…)” y dice que acoge “en su totalidad los argumentos expuestos por la sociedad ELI LILLY AND COMPANY en su escrito de demanda (…)”.

Sostiene que los signos en conflicto “distinguen productos perfectamente diferenciados. La marca GEMZAR fue solicitada por la empresa demandate para distinguir exclusivamente ‘preparaciones farmacéuticas para el cáncer, indicaciones antivirales 24/09/2007 25.32 e inmunosupresoras’, es decir, productos que no son de venta libre ya que está restringida a la exhibición de la fórmula médica por parte del paciente comprador” que “El acuerdo de coexistencia (…) establece claramente que tales productos no se distinguirán bajo la marca GENFAR, toda vez que Laboratorios GENFAR se comprometió a no usar su marca GENFAR para distinguir los productos de interés de ELI LILLY”.

Argumenta que no se está violando el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 y que “el signo GEMZAR sí es registrable ya que si media el consentimiento del derecho de un tercero, en este caso de Laboratorios Genfar S.A., no se estaría violentando la intención del legislador frente a la registrabilidad de la expresión GEMZAR (…)”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 136 literales a) y f) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo GEMZAR (nominativo) fue el 30 de octubre de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, sobre la base de lo solicitado, se interpre- GACETA OFICIAL tará, de oficio, los artículos 81, 83 literal a), 101 y 107 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)” Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 24/09/2007 26.32 a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) Artículo 101.- Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones. (…) Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

(…)”. GACETA OFICIAL 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002-00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”. 2.

La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna Nº 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo GEMZAR, 24/09/2007 27.32 cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 195-IP-2006, marca: UBS, de 6 de febrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, emitida para la causa interna Nº 2004-0196, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo GEMZAR, con la marca GENFAR. Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. La determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

Dentro de este punto es necesario referirse brevemente al principio de especialidad ya que, en el caso concreto, las partes manifiestan que si bien los signos en conflicto, GEMZAR y GENFAR distinguen productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el signo GEMZAR fue solicitado, únicamente para distinguir “preparaciones farmacéuticas para el cáncer, indicaciones antivirales e inmunosupresorsas”.

El principio mencionado concede a un signo la GACETA OFICIAL facultad de ser registrado para distinguir productos o servicios aún no registrados por signos idénticos o semejantes, inclusive “que sí pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error”.

(Proceso 48-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000, marca: PIEDEMONTE mixta). En el mismo proceso y haciendo una cita doctrinaria de Zuccherino se manifiesta: “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro.

El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”.

(Proceso 48-IP99, ya citado). Finalmente, el Tribunal, ha dicho al respecto “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes (…) se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’ (…)”.

Proceso 68-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 876, de 18 de diciembre de 2002, marca: ÁGUILA DORADA) 4. Clasificación Internacional de Niza La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, fue establecida en virtud del Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y sobre esta Clasificación el Tribunal ha sostenido: “Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece.

Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los exclui- 24/09/2007 28.32 dos de ella y la lista de productos”. (Proceso Nº 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 177, de 20 de abril de 1995). La aplicación de la mencionada clasificación es de carácter obligatorio para los Países Miembros, por lo que el Tribunal ha manifestado: “El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos (…).

En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones”. (Proceso Nº 10-IP-94, ya citado). Por tanto, la norma contenida en el artículo 101 de la Decisión 344 permite, a la autoridad administrativa y al peticionario, identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar.

Y, al ser de carácter obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Países Miembros de la Comunidad Andina. 5. Acuerdos de coexistencia marcaria La coexistencia de derecho, se da cuando existen en la subregión dos registros marcarios idénticos o similares. Se encuentra prevista en el artículo 107 de la Decisión 344 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

GACETA OFICIAL Al respecto, el Tribunal dice que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

(Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O. A.C. N° 1015, de 27 de noviembre de 2003, marca: BSCH mixta). El Tribunal ha señalado sobre el tema que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor. 6.

Marcas farmacéuticas, partículas de uso común y marcas débiles Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para 24/09/2007 29.32 la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Partículas de uso común El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O. A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). GACETA OFICIAL También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

Criterio recogido del Proceso 39-IP-2003. (Proceso 39IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). Marcas débiles El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos 24/09/2007 30.32 retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: El principio de la especialidad concede a un signo la facultad de ser registrado para distinguir productos o servicios aún no registrados por signos idénticos o semejantes, inclusive se pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error.

SEXTO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir GACETA OFICIAL con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;

(iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. La coexistencia de hecho no genera derechos.

SÉPTIMO: La norma contenida en el artículo 101 de la Decisión 344 permite, a la autoridad administrativa y al peticionario, identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar. Y, al ser de carácter obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Países Miembros de la Comunidad Andina.

OCTAVO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

NOVENO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. 24/09/2007 31.32 DÉCIMO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0236., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 24/09/2007 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú