PROCESO 079-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a), 101 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: GEMZAR. Actor: sociedad ELI LILLY AND COMPANY. Proceso interno Nº 2003-0236. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de agosto del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 136 literales a) y f) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0236.

El auto de 10 de julio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contenidos del artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: ELI LILLY AND COMPANY.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS GENÉRICOS FARMACÉUTICOS S.A., GENFAR S.A. b) Hechos El 30 de octubre de 2000, ELI LILLY AND COMPANY presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo GEMZAR (nominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 498, de 27 de noviembre de 2000, al que no se presentaron observaciones. Por Resolución Nº 18634, de 24 de junio de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió “NEGAR el registro de la marca GEMZAR (NOMINATIVA) (…) solicitada por la sociedad ELI LILLY AND COMPANY (…)”, basó su negativa en la confundibilidad con la marca GENFAR (nominativa) registrada previamente a favor de GENFAR S.A. para productos de la Clase 5.

Contra dicha Resolución, ELI LILLY AND COMPANY interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, presentando copia del acuerdo de coexistencia entre las marcas GEMZAR y GENFAR el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien, mediante Resolución Nº 35324, de 30 de octubre de 2002, confirmó la decisión contenida en la resolución impugnada.

El segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, mediante Resolución Nº 40073, de 17 de diciembre de 2002, confirmó, también, el contenido de la Resolución Nº 18634, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que con la emisión de los actos administrativos demandados se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que la “Administración consideró que las marcas GEMZAR y GENFAR al coexistir en el mercado generarían confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos con ellas identificados, lo que constituye una apreciación errónea” toda vez que “las marcas distinguen productos perfectamente diferenciados, tanto desde el punto de vista formal como en la realidad misma del mercado.

En efecto, la marca GEMZAR fue solicitada (…) para distinguir exclusivamente ‘preparaciones farmacéuticas para el cáncer, indicaciones antivirales e inmunosupresoras’, es decir, productos que no son de venta libre pues su venta está restringida a la exhibición de la fórmula médica por parte del paciente comprador”, además, “en virtud del acuerdo suscrito entre ELI LILLY y GENFAR dichos productos no se distinguirán bajo la marca GENFAR toda vez que, la sociedad GENFAR se comprometió a no usar su marca GENFAR para distinguir los productos de interés de ELI LILLY”.

Recalca que los productos que pretende amparar GEMZAR “llegan a su ultimo (sic) consumidor única y exclusivamente bajo la supervisión directa o indirecta del médico especialista (…). Por su parte, los productos comercializados por la sociedad GENFAR son principalmente medicamentos de venta libre y se distinguen por el nombre genérico del producto farmacéutico (…).

Por si fuera poco, la sociedad GENFAR por medio de un acuerdo de coexistencia se comprometió a no usar su marca GENFAR para distinguir los productos de interés de mi representada (…)”. Señala además, la diferencia de precios entre los medicamentos para el cáncer y los genéricos. Sostiene que también se violó el artículo 151 de la Decisión 486 ya que “la clasificación de productos en la misma clase no es criterio de existencia o ausencia de similitud entre productos”.

Indica, que, igualmente, se violó el artículo 136 literal f) de la misma Decisión “al no haber aceptado el acuerdo suscrito por ELI LILLY y GENFAR (…)” y que “la sociedad GENFAR (…) solicitó libremente, por medio de acuerdo suscrito (…) el ejercicio de su derecho de propiedad sobre su marca en el sentido de comprometerse a no usar su marca, como marca de producto para distinguir ‘preparaciones farmacéuticas para el cáncer, indicaciones antivirales e inmunosupresoras’ (…) las partes han tomado las medidas necesarias tendientes a delimitar el uso real de las marcas en el mercado de forma tal que (…) separaron claramente su nicho de mercado beneficiándose mutuamente y en consecuencia, beneficiando y protegiendo a los consumidores”.

Finalmente, dice, que “la coexistencia pacífica de las marcas no solo es consecuencia de la ausencia de riesgo de confusión entre las marcas dada la diferencia de los productos, sino que también es la causa de la inconfundibilidad de las marcas”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas negó “el registro de la marca ‘GEMZAR’ para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad ahora demandante”.

Sostiene que: “’GEMZAR’, si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘GEMZAR’ (solicitada) (sic) y GENFAR’ (solicitada) (sic) resulta indudable que presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

Indica que entre los signos en conflicto existen similitudes “que conllevarían al público consumir a error respecto al origen empresarial de los productos; lo anterior habida cuenta que, la expresión ‘GEMZAR’ reproduce cuatro letras que conforman la marca registrada ‘GENFAR’ limitándose a adicionarle las letras M y Z, lo cual no le otorga suficiente distintividad, más aun si tenemos en cuenta que identifican productos relacionados en el mercado de la misma clase y que de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos (…).

En razón a lo anterior resulta claro y evidente que la marca solicitada ‘GEMZAR’ encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”. Con relación a los productos “La coexistencia de los (sic) marca (sic) en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que la marca solicitada ‘GEMZAR’ comprende productos de la clase 5 los cuales guardan estrecha relación con los productos comprendidos en la clase 5 que ampara la marca registrada ‘GENFAR’ además de presentar los mismos canales de comercialización”.

Finalmente, manifiesta que “el hecho de que la Sociedad Eli Lilly And Company y la sociedad Gen Far S.A. (sic) hubieran efectuado eventualmente un acuerdo de coexistencia pacífica, no constituye impedimento alguno para que la Superintendencia de Industria y Comercio procediera al examen oficioso sobre la registrabilidad de la marca ‘GEMZAR’ para la clase 5 solicitada por la parte demandante, ello con fundamento en que las causales de irregistrabilidad son de orden público”.

LABORATORIOS GENFAR S.A., tercero interesado, contesta la demanda, afirmando, en los hechos, que, el 18 de diciembre de 1998, celebró con la demandante un acuerdo de coexistencia, en el que convinieron: “a) Cooperar con la empresa ELI LILLY en la forma que sea necesaria para obtener el registro de GEMZAR en la clase 5ª en Colombia. b) ELI LILLY, por su parte se compromete a registrar y usar la marca GEMZAR en forma restringida (…). c) La coexistencia en el mercado de las marcas GENFAR y GEMZAR, expresiones que identifican productos de la clase 5ª (…).

El acuerdo de coexistencia firmado por las empresas demandante y coadyuvante, excluye la posibilidad de confusión que pudiera existir entre los signos GENFAR y GEMZAR (…)”. Manifiesta que las Resoluciones administrativas violaron los “Literales a) y f) del artículo 136 y 151 de la Decisión 486 (…) normatividad vigente al momento de solicitarse y negarse el registro del signo objeto de la demanda (…)” y dice que acoge “en su totalidad los argumentos expuestos por la sociedad ELI LILLY AND COMPANY en su escrito de demanda (…)”.

Sostiene que los signos en conflicto “distinguen productos perfectamente diferenciados. La marca GEMZAR fue solicitada por la empresa demandate para distinguir exclusivamente ‘preparaciones farmacéuticas para el cáncer, indicaciones antivirales e inmunosupresoras’, es decir, productos que no son de venta libre ya que está restringida a la exhibición de la fórmula médica por parte del paciente comprador” que “El acuerdo de coexistencia (…) establece claramente que tales productos no se distinguirán bajo la marca GENFAR, toda vez que Laboratorios GENFAR se comprometió a no usar su marca GENFAR para distinguir los productos de interés de ELI LILLY”.

Argumenta que no se está violando el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 y que “el signo GEMZAR sí es registrable ya que si media el consentimiento del derecho de un tercero, en este caso de Laboratorios Genfar S.A., no se estaría violentando la intención del legislador frente a la registrabilidad de la expresión GEMZAR (…)”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 136 literales a) y f) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo GEMZAR (nominativo) fue el 30 de octubre de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, sobre la base de lo solicitado, se interpretará, de oficio, los artículos 81, 83 literal a), 101 y 107 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)” Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) Artículo 101.- Los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones. (…) Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

(…)”. 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002- 00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”. 2.

La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna Nº 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo GEMZAR, cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 195-IP-2006, marca: UBS, de 6 de febrero de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, emitida para la causa interna Nº 2004-0196, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo GEMZAR, con la marca GENFAR. Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. La determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

Dentro de este punto es necesario referirse brevemente al principio de especialidad ya que, en el caso concreto, las partes manifiestan que si bien los signos en conflicto, GEMZAR y GENFAR distinguen productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el signo GEMZAR fue solicitado, únicamente para distinguir “preparaciones farmacéuticas para el cáncer, indicaciones antivirales e inmunosupresorsas”.

El principio mencionado concede a un signo la facultad de ser registrado para distinguir productos o servicios aún no registrados por signos idénticos o semejantes, inclusive “que sí pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error”.

(Proceso 48-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000, marca: PIEDEMONTE mixta). En el mismo proceso y haciendo una cita doctrinaria de Zuccherino se manifiesta: “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro.

El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”.

(Proceso 48-IP-99, ya citado). Finalmente, el Tribunal, ha dicho al respecto “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes (…) se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’ (…)”.

Proceso 68-IP- 2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 876, de 18 de diciembre de 2002, marca: ÁGUILA DORADA) 4. Clasificación Internacional de Niza La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, fue establecida en virtud del Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y sobre esta Clasificación el Tribunal ha sostenido: “Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece.

Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos”. (Proceso Nº 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 177, de 20 de abril de 1995). La aplicación de la mencionada clasificación es de carácter obligatorio para los Países Miembros, por lo que el Tribunal ha manifestado: “El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada uno de ellos (…).

En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones”. (Proceso Nº 10-IP-94, ya citado). Por tanto, la norma contenida en el artículo 101 de la Decisión 344 permite, a la autoridad administrativa y al peticionario, identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar.

Y, al ser de carácter obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Países Miembros de la Comunidad Andina. 5. Acuerdos de coexistencia marcaria La coexistencia de derecho, se da cuando existen en la subregión dos registros marcarios idénticos o similares. Se encuentra prevista en el artículo 107 de la Decisión 344 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.

Al respecto, el Tribunal dice que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

(Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre de 2003, marca: BSCH mixta). El Tribunal ha señalado sobre el tema que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739, de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor. 6.

Marcas farmacéuticas, partículas de uso común y marcas débiles Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Partículas de uso común El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

Criterio recogido del Proceso 39-IP-2003. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). Marcas débiles El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: El principio de la especialidad concede a un signo la facultad de ser registrado para distinguir productos o servicios aún no registrados por signos idénticos o semejantes, inclusive se pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error.

SEXTO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;

(iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. La coexistencia de hecho no genera derechos.

SÉPTIMO: La norma contenida en el artículo 101 de la Decisión 344 permite, a la autoridad administrativa y al peticionario, identificar de manera clara y precisa el ámbito de protección de la marca sobre los productos y servicios que pretende identificar. Y, al ser de carácter obligatorio, constituye un elemento vinculante para los Países Miembros de la Comunidad Andina.

OCTAVO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

NOVENO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

DÉCIMO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003- 0236., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA