PROCESO 069-IP-2007 Interpretación prejudicial, de los artículos 1, 2 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 4 y 13 literal d) de la misma Decisión. Patente de invención para “SUSPENSIONES ACUOSAS DE MATERIAS MINERALES Y SUS USOS EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL”.

Actor: sociedad OMYA A.G. Proceso interno Nº 2006-0041. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 1, 2 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2006-0041;

El auto del 19 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: Sociedad OMYA A.G. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos El 17 de julio de 1998, la sociedad PLUESS STAUFER AG., presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitud de patente de invención para “SUSPENSIONES ACUOSAS DE MATERIAS MINERALES Y SUS USOS EN LA INDUSTRIA DEL PAPEL”; de acuerdo a la demandante a dicha solicitud se anexaron varios documentos, entre ellos, una copia legalizada de la solicitud francesa Nº 9709388, de 18 de julio de 1997, junto a la traducción correspondiente al capítulo reivindicatorio de la misma.

Posteriormente se solicitó el cambio de nombre de la sociedad de PLUESS STAUFER AG., a OMYA AG. El extracto de solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 522, de 28 de noviembre de 2002, al cual no se presentaron oposiciones. A través de la Resolución Nº 32227, de 28 de diciembre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la patente solicitada por la sociedad PLUESS STAUFER AG (ahora OMYA AG.) El 1 de febrero de 2005, la sociedad OMYA AG. interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 32227, el mismo que fue resuelto por Resolución Nº 21794, de 31 de agosto de 2005, confirmando la resolución impugnada y declarando agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante solicita que se declaren nulas las Resoluciones Nº 32227 y Nº 21794, y que, con fundamento en dichas declaraciones y a título de restablecimiento de derecho, se ordene la concesión de la patente de invención solicitada por OMYA AG.

La demandante dice que la Superintendencia de Industria y Comercio “al negar la patente por falta de novedad al no reconocer la prioridad reivindicada” violó el artículo 12 de la Decisión 344 ya que “se encuentra en la obligación de reconocer la prioridad reivindicada, cuando se ha cumplido con todos los requisitos establecidos dentro del término consagrado para ello, como en el presente caso”.

Por lo que dice que el problema “respecto a la reivindicación de prioridad es si el solicitante cumplió con la normatividad vigente en la materia y sí, en consecuencia, merece le sea reconocido el derecho de prioridad reivindicado”. Considera que la legislación aplicable es el Convenio de París, puesto que “se reivindicó prioridad Unionista” al momento de presentar la solicitud.

Y que de acuerdo a la normativa del Convenio de París “la obligación que tenía el solicitante cuando se reivindicaba prioridad en esa época, es decir en el año de 1998, era la indicación mediante una declaración de la fecha y el país del depósito de la prioridad (…). Es más ni siquiera para los casos en que no se reivindicaba prioridad unionista, sino prioridad vía Decisión 344, era necesario presentar traducción completa del texto del que se estaba reivindicando (…) máxime si se tiene en cuenta que el texto de la invención generalmente es igual al texto de la prioridad, como sucede en este caso, y por lo tanto, resulta innecesario y engorroso presentar dos textos idénticos”.

Indica que presentó “copia del documento de prioridad, esto es, la solicitud francesa número 9709388 (…) y la traducción de la carátula de la solicitud y de las reivindicaciones”. Recalca en varias oportunidades que “se presentó la correspondiente Traducción Oficial Nº 191-98 de 15 de Julio de 1998, junto con la Certificación del Traductor Oficial, correspondiente al documento 9709388 FR, del cual se reivindicaba prioridad”.

Sin embargo, la Superintendencia ordenó que presente traducción completa de la prioridad reclamada, la cual fue presentada en tiempo oportuno tal y como lo solicitó la Superintendencia, por lo que “es claro que no existe fundamento jurídico válido para rechazar la prioridad invocada por el solicitante de la invención denegada como de manera arbitraria y desconociendo la ley, lo hizo la SIC”.

Argumenta la violación del artículo “1 de la Decisión 344 (Artículo 14 de la Decisión 486 (…) puesto que la Administración se encuentra en la obligación de conceder la patente solicitada, si la misma cumple con los requisitos mencionados como es el caso”. También dice que se violó el artículo “2 de la Decisión 344 (artículo 16 de la Decisión 486) (…) ya que como se demostró a lo largo del trámite administrativo, el objeto de la invención denegada por la SIC, sí tiene la novedad requerida sobre las enseñanzas del documento D1 citado como anterioridad por dicha entidad” y que “el documento D1 ha sido erróneamente citado por parte de la SIC como parte del estado de la técnica, toda vez que la fecha de presentación de dicha referencia cae dentro del año de prioridad que en forma injustificada no le fue reconocido a la solicitud bajo estudio (…)”.

Manifiesta que el documento D1 “se refiere a un procedimiento de dispersión y/o triturado, el cual se encuentra plenamente caracterizado por sus pasos o etapas, lo que es totalmente diferente al producto reivindicado en la presente invención, el cual corresponde a una suspensión acuosa de substancias minerales, plenamente caracterizada por sus componentes”, pero que, sin embargo, la Superintendencia mantiene su radical posición “con base en el hecho de que el copolímero descrito como parte de la suspensión reivindicada en la solicitud denegada es igual al copolímero empleado en la primera etapa del procedimiento descrito en D1”.

Sostiene que “todo lo expuesto demuestra el carácter novedoso de la presente invención con respecto a las enseñanzas del documento citado, toda vez que el mismo no revela de manera directa y nada ambigua las características técnicas de la suspensión acuosa de sustancias minerales, tal como ha sido reivindicada en la invención denegada (…)”.

Indica que “la SIC no encontró méritos para mantener las objeciones basadas en los documentos denominados como D2, D3 y D4, por lo que el único documento relevante para desvirtuar la patentabilidad de la solicitud denegada es D1. En este sentido (…) en gracia de discusión, dada la fecha de presentación de D1, dicho documento sólo puede ser considerado como una referencia capaz de desvirtuar el requisito de novedad, más no el requisito de nivel inventivo”.

Argumenta que la afirmación de la Superintendencia de que “‘la invención objeto de estudio no cumple con el requisito de novedad y en consecuencia con el de nivel inventivo’, máxime cuando el único documento que sigue siendo sostenido por la SIC es precisamente D1” constituye una violación del Artículo 2 de la Decisión 344 (Artículo 16 de la Decisión 486) toda vez que (…) la SIC (…) no tiene reparo alguno para manifestar (…) que la invención denegada no cumple con el requisito de nivel inventivo, a pesar de saber que la norma andina le impide manifestar tal falta con base en un documento D1, transgrediendo de esta forma el ordenamiento comunitario”.

También señala como violados los artículos 13, 29 y 61 de la Constitución Política. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en violación de normas de carácter supranacional contenidas en loa (sic) Decisión 344 y los artículos 9, 10, 14 y 18 de la Decisión 486 (…)”.

Sobre la Decisión 486 dice que “los actos administrativos acusados fueron expedidos con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial contenida en la Decisión 486 de la (sic) Comunidad Andina (…)”. Respecto a la presunta violación del artículo 14 de la Decisión 486, dice: “el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención (…) y habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por la parte demandante (…) adolece del requisito de nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad demandante, al no reunirse el requisito de nivel inventivo exigido”.

Con relación a la violación del artículo 16 de la Decisión 486 manifiesta que “Para una persona normalmente versada en materia técnica correspondiente al objeto reivindicado se deriva en forma evidente del estado de la técnica (…) anterior a la solicitud, porque a partir de sus conocimiento y enseñanzas de las anterioridades señaladas habría logrado de una manera obvia el objeto reivindicado”.

Indica que en el caso objeto de estudio, correspondía la aplicación del Convenio de París, y que por lo tanto al momento de solicitar una reivindicación de prioridad se debían cumplir los pasos previstos en él; en consecuencia, señala “(…) en el caso concreto se tiene que el plazo para presentar la copia de solicitud con su respectiva traducción es de tres (3) meses ‘contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior’ y si se tiene en cuenta que la solicitud posterior se radicó el 17 de julio de 1998 no queda duda de que la traducción allegada el 26 de octubre de 12998 (sic) se presentó de manera extemporánea”.

Sobre la supuesta violación del artículo 1 de la Decisión 344, la demandada alega que “la invención de la solicitud en estudio no puede ser patentada por lo que este Despacho no considera que haya violación del Artículo 1 de la Decisión 344 (…) toda vez que existe un documento que incluye todos los elementos de la suspensión acuosa de substancias minerales en cuestión (…)”.

Con relación a la supuesta violación del artículo 2 de la Decisión 344, arguye que “El documento D1 fue considerado como relevante dado su contenido y por que forma parte del estado de la técnica en vista a ser un expediente en trámite ante la oficina nacional cuya fecha de presentación es anterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio, de conformidad con el artículo 16 de la Decisión 486 (artículo 2 de la Decisión 344) (…)”.

Asimismo, señala que “Aún cuando en el caso particular es reivindicada la materia en términos de un método de triturado para substancias minerales en suspensión acuosa, la descripción de D1 también incluye toda la información relacionada con la naturaleza química de la suspensión acuosa de substancias minerales propuesta con la solicitud en estudio”.

Sostiene que “Con base en el conjunto jurídico establecido por la Oficina, en el cual se concluye la imposibilidad de aceptar la fecha de prioridad de la solicitud en estudio, el documento D1 que fue radicado (…) el día 16 de julio de 1998, un día anterior a la radicación del expediente en estudio Nº 98-40804 (Fecha de radicación del 17 de julio de 1998), sí se puede considerar para realizar únicamente el análisis de novedad como bien contempla el Artículo 2 de la Decisión 344 (…)”.

Recalca que la solicitud “sí se encuentra contenida y especificada en el capítulo descriptivo de D1 además de estar incluidas en la parte caracterizante de algunas reivindicaciones como puede ser comprobado al analizar los folios de D1 (…)”. Señala que en ningún momento se tacho de falta de nivel inventivo a la solicitud presentada, sino que “(…) como consecuencia de las enseñanzas de D1 la solicitud no posee nivel inventivo (…)”, asimismo, señala que “los documentos D2 a D4 no son documentos relevantes para desvirtuar el nivel inventivo de la invención solicitada”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 1, 2 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud para la patente de invención “Suspensiones Acuosas de materias minerales y sus usos en la industria del papel” presentada por OMYA AG., fue el 17 de julio de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 1, 2 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán, de oficio, los artículos 4 y 13 literal d) de la misma Decisión; y, Que el texto de las normas es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(…) Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. (…) Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud. Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: (…) d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente;

(…)”. I. La invención: requisitos de patentabilidad Si bien el legislador andino no ha dado una definición de invención, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria.

(Otero Lastres, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). Del indicado concepto, así como del artículo 1 de la Decisión 344, se destaca que la patente se concede para una invención, la cual, se reitera, a su vez, en sustento de lo anterior, ha sido definida como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil”.

(Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, de 10 de enero de 2001, caso: DERIVADOS DE BILIS HUMANA). El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado”.

(Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit). En consecuencia, las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano (…) puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)”.

(Fernández-Novoa, Carlos: “La Modernización del Derecho Español de Patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimiento consiste en que su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1061, de 29 de abril de 2004, caso: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI- 5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO). El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. En el caso concreto las reivindicaciones solicitadas son de procedimiento. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “( ) no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.

(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Al comprender generalmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a que un producto o un procedimiento sea considerado nuevo.

Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21-IP-2000, ya citado).

Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.

Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”.

(Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50, de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). Igualmente ha indicado que “la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428, 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.

El Tribunal a manera de orientación ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según los cuales “(…) la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.

En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;

(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). El nivel inventivo y el estado de la técnica Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención”. (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 870, de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.

En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428, de 16 de abril de 1999, patente: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.

Además de todo lo indicado, la normativa comunitaria, prevé que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios. II. Requisitos para la solicitud de patentes de invención: reivindicaciones El artículo 13 de la Decisión 344 señala los requisitos que deben contener las solicitudes para la obtención de patentes de invención, entre los cuales, el literal d) contempla: “Una o más reivindicaciones que precisen la materia para cual se solicita la protección mediante la patente”.

Sobre el tema, la doctrina dice que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…). Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.

(Álvarez, Alicia. Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99). También ha señalado que “(…) todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal (…) que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento.

Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal. El privilegio otorgado se limita, en consecuencia, a lo enunciado en la primera reivindicación y dos patentes de invención pueden coexistir si los contenidos de la primera reivindicación de cada una de ellas no coinciden (…) Las reivindicaciones subsiguientes deben estar subordinadas a la primera como otras tantas características que subsidiariamente concurren a la realización del objetivo principal del invento en múltiples formas, todas ellas comprendidas por su esencia en la primera reivindicación. De modo que las mismas características enunciadas en una reivindicación subsisten a la primera, pueden figurar en dos patentes de invención sin que haya interferencia de derechos, porque en cada caso concurren a solucionar dos objetos principales diferentes”.

(Andrés Moncayo von Hase, Derecho de Patentes, ob. Cit. Pp. 118 y 119). Asimismo la doctrina ha determinado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La importancia está en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. (Salvador, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente.

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002). El Tribunal ha señalado al respecto: “(…) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”.

(Proceso 106-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 892, de 31 de enero de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”). Derecho de Prioridad Una vez presentadas dos solicitudes sobre la misma invención en países distintos por un mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido” (Pachón, Manuel.

La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena. Editorial Temis, Bogotá, 1975, p. 19). En ese caso, se puede afirmar que con la presentación de la solicitud de patente nace el derecho de prioridad. De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 344, el solicitante (o su causahabiente) que hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro de la Comunidad Andina o, en virtud del principio de reciprocidad, en otro País que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, gozará del derecho de invocar prioridad en cualquier otro de los Países Miembros, por el término de un año contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.

Cabe señalar que el derecho de prioridad previsto en la Decisión 344 no afecta el estudio que debe ser realizado para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención cuya patente se solicita, a la luz del estado de la técnica existente a la fecha que, por la prioridad reconocida, se considere como la de presentación de la solicitud.

En el presente caso, de los documentos que obran en el expediente se desprende que la sociedad PLUESS STAUFER AG. ahora OMYA AG. presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitud de patente de invención el 17 de julio de 1998, habiendo reivindicado prioridad de la solicitud francesa Nº 9709388, de 18 de julio de 1997.

La Superintendencia niega la patente de invención solicitada por la existencia del documento 1, D1, presentado el 16 de julio de 1998 y no acepta la reivindicación francesa manifestando que no se presentó la traducción de dicha patente. Por tanto, corresponde al Juez nacional, determinar si en el presente caso procedía conceder el derecho de prioridad de la patente solicitada, siempre que la solicitud haya cumplido con los requisitos formales requeridos para conceder tal privilegio; todo lo cual es independiente del examen efectuado para evaluar la patentabilidad de la invención. Se debe aclarar, que el Tribunal considera que la prioridad debe ser analizada bajo la norma comunitaria, en este caso la Decisión 344 que es la aplicable conforme al principio de supremacía de la norma jurídica comunitaria andina.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

SEGUNDO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

CUARTO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

QUINTO: Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, o por aplicación del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda por el término de un año, contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2006-0041, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA