PROCESO 58-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 136 literal a), 146, 147, 148, 150 y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: BOXER (mixta).

Actor: ADT SERVICES AG. Proceso interno Nº 2407-2006. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 15 días del mes de agosto del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente Doctor Manuel Sánchez-Palacios Paiva, relativa al artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-0267;

El auto de 27 de junio de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad ADT SERVICES AG. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial, INDECOPI.

Tercero interesado: Francisco Javier Cevallos Noratto. b) Hechos El 05 de octubre de 2001, Francisco Javier Cevallos Noratto solicitó, al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el registro como marca del signo constituido por “el logotipo octogonal conformado por la silueta de la letra B y la cabeza de un perro boxer y debajo la denominación BOXER en letras características” para distinguir servicios de la clase 37.

El 28 de febrero de 2002, la sociedad ADT SERVICES AG presentó oposición, sobre la base del artículo 7 del Convenido de Washington, manifestando ser titular en los Estados Unidos de América de la marca ADT y logotipo octogonal registrada para servicios de la clase 42 y que Francisco Javier Cevallos Noratto, registró su signo BOXTER (mixto) de mala fe, al ser conocedor de la existencia del signo ADT y logotipo octogonal de la opositora.

Además, dice tener la solicitud de dicho registro en el Perú. Por Resolución Nº 012377-2002/OSD-INDECOPI, de 31 de octubre de 2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró “INFUNDADA la oposición formulada por ADT SERVICE AG, de Suiza, e INSCRIBIR (…) a favor de FRANCISCO JAVIER ZEVALLOS NORATTO, de Perú, la marca de servicios constituida (…) por el logotipo octogonal conformado por la silueta de la letra B y la cabeza de un perro boxer y debajo la denominación BOXER en letras características (…)”.

Contra dicha Resolución, la sociedad ADT SERVICES AG, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI, que por Resolución Nº 0290-2003/TPI-INDECOPI, de 17 de marzo de 2003, confirmó la Resolución impugnada y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado. La sociedad ADT SERVICES AG presentó demanda contencioso administrativa ante la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Lima, la que por Resolución Nº 25, de 21 de febrero de 2005, declaró “FUNDADA LA DEMANDA (…) y en consecuencia NULA la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (…) y en consecuencia se deniegue el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo octogonal conformado por la silueta de la letra B y la cabeza de un perro boxer y debajo la denominación BOXER en letras características (…)”.

Contra dicha Resolución, el INDECOPI y el señor Francisco Javier Zevallos Noratto, interpusieron recurso de apelación, el cual fue conocido y resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema que decidió confirmar “la sentencia (…) que declara fundada la demanda y nula la Resolución número 012377-2002/OSD-INDECOPI y en consecuencia deniega el registro de la marca de servicio (…)”.

Contra este pronunciamiento, el INDECOPI presentó recurso de casación, el cual es conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social, que por Providencia de 10 de enero de 2007, consideró que: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo siete de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington D.C. (…), y; cuál es la debida aplicación (…) al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia, razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda ADT SERVICES AG, en demanda contencioso administrativa solicita la nulidad de las Resoluciones Nº 12377-2002/OSD-INDECOPI y Nº 290-2003/TPI-INDECOPI.

Manifiesta que es una empresa constituida en Suiza y es propietaria de “la marca ADT y logotipo conformado por la denominación ADT en letras características, dentro de una figura rectangular, todo dentro de un octágono color azul (…) para identificar servicios de Seguridad Residencial”. Dice que a raíz del éxito alcanzado se interesó por asentar su empresa en Latinoamérica para lo cual se dispuso a comprar la empresa GRUPO BOXER en el Perú, cuyo propietario es Francisco Javier Zevallos Noratto, con quien el representante de ADT SERVICE AG, señor Azze, se reunió en algunas oportunidades.

Dice que “el señor Cevallos sostuvo con el señor Azze la reunión (…) únicamente con la intención de fingir interés en la transacción con ‘ADT’, es decir mediante un acto de total deshonestidad y mala fe (…) cuando ya había solicitado el registro de un logotipo sustancialmente similar al que utiliza ‘ADT’ (…)” y que “Es evidente que el señor Zevallos, luego que BOXER (…) sostuviera negociaciones con ADT para introducir en el mercado nacional los servicios que pretendía brindar ‘ADT’, sabía quién era el titular del signo mixto que con posterioridad ha pretendido hacer suyo, configurándose así un supuesto de mala fe repugnado por nuestra legislación (…).

En consecuencia, dado que se trató de una solicitud de registro presentada con mala fe, ni la Oficina de Signos Distintivos ni el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI debieron reconocer prelación alguna a favor del señor Zevallos, y más bien, por el contrario, debieron denegar el registro solicitado”.

Indica que el signo solicitado “no cumple con el requisito de distintividad (…) ya que al ser sustancialmente similar al signo que utiliza ADT a nivel mundial para servicios de la misma (sic) clase, el signo solicitado (…) no distinguiría sus servicios y más bien, por el contrario, induciría a error al público consumidor (…). Y, además, el signo “ha sido solicitado actuándose con evidente mala fe, éste no es susceptible de registro”.

Sostiene que “el señor Zevallos únicamente ha buscado inducir a error al público consumidor de los servicios de sistema de seguridad y vigilancia en general, debido a que no sólo utiliza maliciosamente la misma figura octogonal que conforma el logotipo de ADT, sino que también UTILIZA el mismo formato, es decir el texto ‘Protegido por’ sobre la marca, y debajo de ella el número telefónico de contacto; así como el fondo azul en el logotipo y las letras blancas”.

Respecto al artículo 7 de la Convención de Wahington dice que se cumplen los requisitos exigidos por ésta para que “ADT se oponga al registro de su logotipo octogonal (…) intentando el señor Zevallos registrar ilícitamente el logotipo octogonal de ADT (…) el señor Zevallos (…) tenía conocimiento de la existencia y uso del signo mixto ‘ADT’ y logotipo octogonal (…)” d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda y, después de hacer una relación de los hechos, sobre la mala fe alegada por la demandante dice: “Pese a que en el procedimiento de registro establecido en la Decisión 344 y en el Decreto Legislativo 823 no se previó una causal específica de prohibición basada en la mala fe del solicitante, no debe olvidarse que durante la etapa pre-registral la actuación de la Administración debe orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil” mientras que para la etapa post-registral se tiene lo contenido en el artículo 113 literal c) de la Decisión 344, como así mismo la demandada sostiene.

Menciona que la mala fe puede configurarse por “Imitación de una marca (…). Perturbación de un derecho subjetivo digno de protección (…). Entorpecimiento de la relación de mercado (…). Impedimento de la competencia extranjera (…)” y que en el caso concreto “no basta con que los signos que se solicitan para registro ante el Perú sean idénticos o confundibles a una marca registrada en el extranjero para que su solicitud en el país configure una conducta desleal.

Antes bien, hace falta que además se transgreda uno de los deberes de la leal y limpia competencia comercial. En efecto, privar del derecho de prelación al solicitante por el solo hecho que la opositora tenía registrada su marca en el extranjero con anterioridad, significaría otorgar protección legal a la marca en virtud a su uso o por su registro en el extranjero, supuestos contrarios a los principios registral y de territorialidad que rigen el ordenamiento jurídico de derecho de marcas andino y nacional, según el cual el derecho de exclusión sobre una marca nace con su registro en el país”.

Manifiesta que revisados los documentos presentados por ADT (no podía acreditarse de manera fehaciente que el señor Zevallos hubiese tenido conocimiento de la existencia y uso de la marca ADT y logotipo octogonal con anterioridad al momento de solicitar el registro de la marca de servicio BOXER y logotipo octogonal (…)” y que las marcas concedidas al señor Zevallos en las clases 9, 39 y 42 fueron otorgadas “sin que la actora haya formulado oposición contra dichos registros de marca (…)”.

Agrega que “la actora no ha presentado medios probatorios que demuestren una conducta de mala fe por parte del señor Zevallos, por lo que no se configuraron los supuestos necesarios para suponer que la solicitud de registro constituyera un acto de mala fe, en la medida que no se había acreditado la presencia de una intención desleal tendiente a irrogarle un daño o perjuicio a la empresa opositora”.

Respecto al artículo 7 de la Convención de Washington, manifiesta que no se cumplen los requisitos exigidos por éste para su aplicación. Fundamentos jurídicos del tercero interesado Manifiesta que tiene registrado el signo BOXER y logotipo octogonal en las clases, 9, 39, 42 y 37 que fue al único al que se presentaron oposiciones. Al referirse a la mala fe alegada por la demandante menciona los mismos criterios que el Indecopi y dice que más bien “es la marca BOXER que goza de una reputación bien ganada en el mercado nacional por lo que cabría afirmar más bien, que es ADT quién tiene la intención de aproximarse a la marca BOXER y logotipo octogonal, para aprovecharse y beneficiarse de la imagen y prestigio de BOXER en el mercado peruano y andino (…)”.

Manifiesta que “no basta alegar la mala fe sino que ésta debe ser acreditada fehacientemente hecho que no se ha producido en el procedimiento administrativo (…) puesto que los argumentos vanos y la reseña sobre las negociaciones señaladas por la parte demandante no contribuyen en algo ha acreditar un conocimiento previo conducente a un supuesto de mala fe”.

Respecto a la distintividad dice que “ha quedado plenamente acreditado que el signo solicitado a registro BOXER y logotipo octogonal, cumple con el requisito de distintividad necesario para acceder al registro” y que el examen comparativo “no corresponde (…) toda vez que (…) no existe ningún derecho de preferencia o protección a favor de la marca registrada por ADT en los Estados Unidos de América para la clase 42 (…) siendo que la solicitud de registro presentada por el Sr. Zevallos Noratto mantiene el derecho de prelación reconocida por la legislación nacional y suparancional de la materia”.

Sobre la aplicación del artículo 7 del Convenio de Washington y haciendo referencia a la Resolución del INDECOPI dice que: “la demanda incoada por ADT Services AG debe declararse INFUNDADA ya que la resolución expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, que pretende cuestionarse en este proceso ha sido expedida con arreglo a la ley (…)”. e) Apelación por parte del INDECOPI Contra la Sentencia emitida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo en la que decide declarar FUNDADA la demanda, el INDECOPI, plantea recurso de apelación argumentado la existencia de errores de hecho y de derecho contenidos en la sentencia; sobre la mala fe y la Carta de Confidencialidad, manifiesta que hubo “un error esencial sobre la apreciación de los medios probatorios (…)” y que “El objeto de las negociaciones era la compra de la empresa Boxer Security S.A. por parte de la empresa Tyco International” y no así “el uso de alguna marca que sea de propiedad de la empresa Tyco International o de la empresa ADT Service (sic) (…) Ni siquiera se hace una propuesta u oferta sobre el uso o la convivencia de las marcas en conflicto pues ello no fue objeto de las negociaciones (…).

Debe precisarse que los negociadores extranjeros (…) son los representantes de Tyco Internacional (…) y no la empresa ADT Service (sic) (…) las negociaciones de Tyco se circunscribían a establecer un modo de ingreso de esta empresa al mercado peruano. Para este objeto las partes no hacen mención (…) a la empresa ADT Service (sic) y mucho menos las marcas de titularidad de esta última”.

Reafirma su criterio de que “no se ha acreditado en autos el supuesto de hecho contenido en el artículo 7 de la Convención de Washington para considerar que hubo mala fe en la solicitud de registro de la empresa Boxer Security”. Sobre una supuesta vinculación entre las clases 37 y 42, dice que ésta “es irrelevante (…)”. Respecto a una posible similitud entre los signos en conflicto dice que “vistos en conjunto ambos son totalmente distintos (…)”.

Finalmente argumenta que, la sentencia emitida “causa agravio a nuestra parte en la medida que deja sin efecto resoluciones administrativas que se fundamentan rigurosamente en la normatividad marcaria que rigen en nuestro sistema legal (…)”. Apelación por parte del señor Francisco Javier Zevallos Noratto Sobre el supuesto conocimiento de la existencia de la marca de ADT, realiza las mismas argumentaciones que el INDECOPI respecto a la mala fe, a la confundibilidad de los signos, a la conexión entre las clases y al agravio que le ocasiona la sentencia recurrida.

Contestación a la apelación por parte de ADT SERVICES AG Contesta con los mismos argumentos que usó para demandar y solicita que se CONFIRME en todos sus extremos la Sentencia apelada. f) Casación Los argumentos esgrimidos en el escrito de casación son los mismos que los de la apelación.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, en la solicitud de interpretación prejudicial, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, se pide la interpretación prejudicial del artículo 7 de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Wahington D.C. en 1929; Que, en el caso de autos, se observa que, si bien la solicitud de interpretación prejudicial antes referida no cumple, a cabalidad, con los requisitos exigidos por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, ya que de conformidad con el literal b) del citado artículo, el consultante, como requisito formal, para la admisión de su solicitud, debía hacer una relación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación se solicita lo que no aparece expresamente en la solicitud; sin embargo, del contenido de los documentos anexos a la solicitud de interpretación prejudicial, surge la normativa comunitaria que podría ser aplicable al caso concreto y que, en consecuencia, el Tribunal interpretará;

Que, por tanto, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo constituido por “el logotipo octogonal conformado por la silueta de la letra B y la cabeza de un perro boxer y debajo la denominación BOXER en letras características”, fue el 5 de octubre de 2001, es decir en vigencia de la Decisión 486, en virtud a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 134, 136 literal a), 146, 147, 148, 150 y 172 segundo párrafo;

Que, no se interpretará el artículo 7 de la Convención de Washington, por no ser parte de la normativa comunitaria andina; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 172.- (…) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. (…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta. 1. Primacía del derecho comunitario andino En el caso de autos, dentro del procedimiento administrativo interno y dentro de del procedimiento judicial las partes invocan el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929, además, la norma solicitada por el consultante es esta, por lo que el Tribunal se referirá a la relación entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y el ordenamiento internacional convencional.

El Tribunal ha declarado que éste constituye una de las fuentes de aquél, pero que de ello no se deriva que la Comunidad quede obligada por el citado ordenamiento. En efecto, “En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico- económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo ( )”.

(Proceso 1-IP-96, publicado en la G.O.A.Nº 257, de 14 de abril de 1997). Aclarándose que dentro del ordenamiento interno se encuentran los Tratados y convenios suscritos por el País Miembro en materia internacional. En lo relativo al compromiso de los Países Miembros con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “Al suscribir el Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se puso en marcha el proceso de integración inicialmente (…) los países firmantes adquirieron un compromiso de carácter internacional que trasciende los principios y características del derecho internacional tradicional, puesto que a más de respetar y cumplir las cláusulas establecidas en el referido Acuerdo se obligaron, dentro del marco de los principios y características propios del derecho comunitario, a cumplir con el ordenamiento jurídico que se establecía a partir del Tratado Constitutivo y que se estructuraba además, sobre la base de las normas jurídicas supranacionales que se iban generando por los distintos organismos comunitarios ( )”.

(Proceso 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. N° 490, de 4 de octubre de1999). Por virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios.

De allí que la Comunidad no se halle vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, como ha sido el caso de la Convención de Washington. 2. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. Este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: STORVAS, emitida para la causa interna Nº 303-2004, que fue solicitada por la misma Sala que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca BOXER (mixta), cumple con los requisitos del artículo 134 de al Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 3. Marcas mixtas En lo relativo a las marcas mixtas, este Tribunal, también, exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, Proceso 97-IP-2006, de 11 de octubre de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1455, de 17 de enero de 2007, marca: TUDOR+gráfica, emitida para la causa interna 2096-2003, que también fue solicitada la Corte Suprema de Justicia del Perú. Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre dos signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que, sin embargo, no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Con base a estos criterios, en el caso de autos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en las marcas en conflicto y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el posible riesgo de confusión o de asociación. 4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, ya citado.

En el presente caso, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada. En consecuencia, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse o distinguirse el signo BOXER y logotipo octogonal conformado por la silueta de la letra B y la cabeza de un perro boxer debajo la denominación BOXER en letras características y la marca ADT y logotipo octogonal.

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 5.

De las oposiciones: procedimiento y legitimación para presentar oposiciones en la Comunidad Andina La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los 30 días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos.

En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los 30 días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión. En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son: 1.

De acuerdo al artículo 146, dentro de los 30 días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario. 2.

De acuerdo al artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los 30 días siguientes a la publicación. 2.1.

Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad, constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación concederá o negará el registro solicitado. 2.2.

En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor.

Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad. Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición y cumplido lo indica precedentemente el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en término de 30 días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas.

Este término puede ser ampliado por una sola vez, por 30 días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº de 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta) El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 6.

Causales de nulidad de un registro marcario: la mala fe El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, resulta aplicable al caso por ser la norma vigente al momento de resolverse la acción de nulidad, y como sostiene el Tribunal “las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión mencionada que exige examinar, al momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable”.

(Proceso 01-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1369, de 12 de julio de 2006, marca: OXIGENE nominativa). Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, que se relaciona con las causales de irregistrabilidad de los signos como marcas.

Dicha distinción tiene una finalidad procesal de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad relativa, que opera a los cinco años. Conforme a la interpretación ya citada: “La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que las causales por las que procede no se relacionan con derechos de terceros titulares de registros marcarios o solicitantes prioritarios.

Se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 134, primer párrafo y 135, y puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo”. (Proceso 1- IP-2006, ya citado). La nulidad relativa, por su parte, se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe.

Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, de 5 años, también puede ser ejercida por cualquier persona. En efecto, de acuerdo a la citada normativa es la autoridad nacional competente la encargada de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada.

En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que “ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión (…)”.

(Proceso 38-IP- 2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC). Sobre lo que debe entenderse por mala fe, la Decisión 486 no describe cuales son los casos en los que considera la existencia de mala fe, a diferencia de la Decisión 344 que consideraba como casos de mala fe, entre otros: cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento del titular de la marca extranjera y cuando la solicitud del registro hubiese sido presentada o el registro hubiese sido obtenido por quien tiene como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Por lo tanto, al no estar los casos de la mala descritos en la Decisión 486, el Consultante deberá recurrir a criterios elaborados por la doctrina, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la sana crítica y al derecho interno para determinar qué se considera mala fe.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia indicados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición, que se traduce en la solicitud de registro en éste, del signo que se viene tramitando en el País Miembro y que es el fundamento de la oposición. La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

SEXTO: La nulidad relativa, por su parte, se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe. Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, de 5 años, también puede ser ejercida por cualquier persona.

De acuerdo a la citada normativa es la autoridad nacional competente la encargada de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada.

SÉPTIMO: Al no estar los casos de la mala descritos en la Decisión 486, el Consultante deberá recurrir a criterios elaborados por la doctrina, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la sana crítica y al derecho interno para determinar qué se considera mala fe. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2407-2006, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA