Año XXX - Número 2136 Lima, 15 de enero de 2013 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 3-AI-2010.- Acción de Incumplimiento interpuesta por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A. E.S.P. (ETB) contra la República de Colombia Proceso 141-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y, de oficio, Interpretación Prejudicial del artículo 134 literales a) y b) de la mencionada Decisión. Marca: LE COLLEZIONI (mixta).

Actor: ECUACLEANER S.A. y/o Fernando March Game. Expediente Interno: Nº 2007-00138 Proceso 20-IP-2012.- Proceso 68-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 18, 34 y 37 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera. Patente de invención: “PROCESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS”.

Actor: señor GUSTAVO DÁVILA CAMARGO. Proceso interno N° 200800006 Interpretación Prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 81, 82 literal a), y 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 84 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Demandante: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Expediente interno: 17801-6760-IB. Marca: ACIFAT (denominativa) PROCESO 03-AI-2010 PROCEDIMIENTO SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil doce. VISTOS: La sentencia dictada dentro del Proceso 03-AI2010, de 26 de agosto de 2011, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, (ETB S.A. E.S.P.) contra la República de Colombia, Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que este Tribunal decidió: “Declarar ha lugar la demanda interpuesta por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB S.A. E.S.P., contra la República de Colombia, a través de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por no haber solicitado oportunamente interpretación prejudicial dentro del proceso de anulación de tres (03) laudos arbitrales, de acuerdo a lo sentado por este Tribunal en la parte considerativa de la presente sentencia. Debe en Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL consecuencia, la República de Colombia proceder conforme lo establece el artículo 111 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina, a dar cumplimiento a esta sentencia”.

El auto de 2 de febrero de 2012, mediante el cual el Tribunal decidió: “Iniciar el procedimiento sumario tendiente a determinar si la República de Colombia ha incurrido en incumplimiento de la sentencia proferida el 26 de agosto del 2011 dentro del Proceso 03-AI-2010, publicada en la G.O.A.C. N° 1985 de 11 de octubre de 2011”. El auto de 18 de julio de 2012, mediante el cual el Tribunal decidió: “Primero: Formular a la República de Colombia el cargo de incumplimiento de la sentencia emitida por este Tribunal el 26 de agosto de 2011, dentro del Proceso 03-AI2010, publicada en la G.O.A.C. N° 1985 de 12 de octubre de 2011;

Segundo: De conformidad con el artículo 115 del Estatuto, otorgar a la República de Colombia un término de 40 días, contado a partir de la notificación del presente auto, para que, si lo tiene a bien, presente las explicaciones y descargos que considere pertinentes, así como para que aporte las pruebas que pretenda hacer valer (…)”. El Oficio OALI-219 de 1 de agosto de 2012, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico el mismo día, suscrito por el doctor Nicolás Torres Álvarez Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia por medio del cual se interpone Recurso de Reconsideración contra el citado auto de 18 de julio de 2012.

El escrito de la empresa COMCEL S.A, recibido en este Tribunal, vía courier, el 2 de agosto de 2012, por medio del cual se interpone Recurso de Reconsideración contra el auto de 18 de julio de 2012. El auto de 28 de agosto de 2012, por medio del cual el Tribunal decidió: “Primero. Denegar el Recurso de Reconsideración presentado por el Jefe de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia por ser extemporáneo.

Segundo. Denegar el Recurso de Reconsideración presentado por la empresa COMCEL S.A. por ser extemporáneo. Tercero: Continuar con el cómputo del plazo de 40 días concedido mediante auto de 18 de julio de 2012, a partir de 15/01/2013 2.40 la notificación del presente auto, con el fin de que la República de Colombia, si lo tiene a bien, presente las explicaciones y descargos que considere pertinentes, así como para que aporte las pruebas que pretenda hacer valer.

Cuarto: Comunicar el presente auto a los demás Países Miembros, a la Comisión y a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para hacerles conocer que, en cuestión del cómputo de plazo dispuesto en la parte decisoria del auto de 18 de julio de 2012, les es aplicable el Decide Tercero del presente auto, con el fin de que, si lo consideran oportuno puedan hacer llegar al Tribunal sus opiniones y comentarios relacionados con la conducta que se investiga”.

El Oficio OALI-237 de 21 de agosto de 2012, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico el mismo día, suscrito por el doctor Nicolás Torres Álvarez Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, por medio del cual se solicita al Tribunal que convoque a audiencia “con el fin de informar sobre el cumplimiento de la Sentencia emitida el 26 de agosto de 2011 y aclarada el 15 de noviembre de 2011”.

Con el Oficio se adjunta copia de la Providencia de 9 de agosto de 2012 emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado de la República de Colombia en la que se pronunció, con referencia al proceso de radicación 43.281, expediente 33.645. El Oficio OALI-249, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico el 31 de agosto de 2012 y vía courier el 5 de septiembre de 2012 suscrito por el doctor Nicolás Torres Álvarez Jefe de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, por medio del cual se da contestación al Pliego de Cargos emitido por este Tribunal por auto de 18 de julio de 2012.

Se adjunta copias de las Providencias de 9 de agosto de 2012 emitidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado de la República de Colombia en la que se pronunció, con referencia al proceso de radicación 43.195: expediente 33.643; al proceso de radicación 43.045: expediente 33.644 y al proceso de radicación 43.281: expediente 33.645. El Oficio N° A-2012-0864 recibido en este Tribunal, vía courier, el 31 de octubre de 2012, suscrito por la doctora María Isabel Feullet Guerrero, Secretaria del Consejo de Estado de la Re- GACETA OFICIAL pública de Colombia, Sección Tercera.

Con el Oficio se adjunta Providencia de 9 de agosto de 2012 emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado de la República de Colombia en la que se pronunció, con referencia al proceso de radicación 43.195: expediente 33.643 y Providencia de 6 de septiembre de 2012 de la misma Sección Tercera del Consejo de Estado de la República de Colombia en la que se pronunció, sobre el pedido de aclaración, complementación y enmienda presentada por COMCEL S.A. contra la Providencia de 9 de agosto de 2012.

El Oficio N° C-2012-01460, recibido en este Tribunal, vía courier, el 31 de octubre de 2012, suscrito por la doctora María Isabel Feullet Guerrero, Secretaria del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Tercera. Se adjunta Providencia de 9 de agosto de 2012 emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado de la República de Colombia en la que se pronunció, con referencia al proceso de radicación 43.281: expediente 33.645 y Providencia de 6 de septiembre de 2012 de la misma Sección Tercera del Consejo de Estado de la República de Colombia en la que se pronunció, sobre el pedido de aclaración, complementación y enmienda presentada por COMCEL S.A. contra la Providencia de 9 de agosto de 2012.

El Oficio N° A-2012-0876, recibido en este Tribunal, vía courier, el 6 de noviembre de 2012, suscrito por la doctora doctora María Isabel Feullet Guerrero, Secretaria del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Tercera. Se adjunta Providencia de 9 de agosto de 2012 emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado de la República de Colombia en la que se pronunció, con referencia al proceso de radicación 43.045: expediente 33.644 y Providencia de 6 de septiembre de 2012 de la misma Sección Tercera del Consejo de Estado de la República de Colombia en la que se pronunció, sobre el pedido de aclaración, complementación y enmienda presentada por COMCEL S.A. contra la Providencia de 9 de agosto de 2012.

Lo dispuesto por el artículo 116 del Estatuto del Tribunal.

CONSIDERANDO

Que, la Sección Tercera del Consejo de Estado de la República de Colombia, en la Providencia de 9 de agosto de 2012, dentro del expediente 33.643, resolvió: 15/01/2013 3.40 “(…)

CUARTO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el día 27 de marzo de 2008, dentro del proceso con Radicación: 1100103-26-000-2007-0000800; Expediente: 33.643, mediante el cual se declaró infundado el recurso de anulación impetrado contra el laudo arbitral del 15 de diciembre de 2006, y su aclaratorio de 15 de enero de 2007, proferido por el Tribunal de Arbitramento constituido con el fin de dirimir las controversias surgidas entre la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. con ocasión del contrato de acceso, uso e interconexión suscrito entre las mencionadas personas jurídicas el 13 de octubre de 1998.

QUINTO: DECLARAR LA NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL fechado en diciembre 15 de 2006 y su auto aclaratorio del 15 de enero de 2007, proferido por el Tribunal de Arbitramento constituido con el fin de dirimir las controversias surgidas entre la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. con ocasión del contrato de acceso, uso e interconexión suscrito entre las mencionadas personas jurídicas el 13 de octubre de 1998".

(…)

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR que por Secretaría se remita copia íntegra y auténtica del presente pronunciamiento al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y por conducto de dicho Centro de Arbitraje a todos y cada uno de los profesionales del Derecho que, en su condición de árbitros, integraron el correspondiente Tribunal de Arbitramento y a quien fungió como secretario del mismo”.

Que, la Sección Tercera del Consejo de Estado de la República de Colombia, en la Providencia de 9 de agosto de 2012, dentro del expediente 33.644, resolvió: “(…)

CUARTO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por la Sección Tercera del GACETA OFICIAL Consejo de Estado el día 27 de marzo de 2008, dentro del proceso con Radicación: 110010326000200700009 00; Expediente: 33.644, mediante el cual se declaró infundado el recurso de anulación impetrado contra el laudo arbitral del 15 de diciembre de 2006, proferido por el Tribunal de Arbitramento constituido con el fin de dirimir las controversias surgidas entre la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. – CELCARIBE S.A. con ocasión del contrato de acceso, uso e interconexión suscrito entre las mencionadas personas jurídicas el 11 de noviembre de 1998.

QUINTO: DECLARAR LA NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL fechado en diciembre 15 de 2006, proferido por el Tribunal de Arbitramento constituido con el fin de dirimir las controversias surgidas entre la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. – CELCARIBE S.A. con ocasión del contrato de acceso, uso e interconexión suscrito entre las mencionadas personas jurídicas el 11 de noviembre de 1998".

(…)

UNDECIMO: ORDENAR que por Secretaría se remita copia íntegra y auténtica del presente pronunciamiento al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y por conducto de dicho Centro de Arbitraje a todos y cada uno de los profesionales del Derecho que, en su condición de árbitros, integraron el correspondiente Tribunal de Arbitramento y a quien fungió como secretario del mismo”.

Que, la Sección Tercera del Consejo de Estado de la República de Colombia, en la Providencia de 9 de agosto de 2012, dentro del expediente 33.645, resolvió: “(…)

CUARTO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el día 27 de marzo de 2008, dentro del proceso con Radicación: 1100103260002007-00010-00; Expediente: 33.645, mediante el cual se declaró infundado el recurso de anulación impetrado contra 15/01/2013 4.40 el laudo arbitral del 15 de diciembre de 2006, y su aclaratorio de 15 de enero de 2007, proferido por el Tribunal de Arbitramento constituido con el fin de dirimir las controversias surgidas entre la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. con ocasión del contrato de acceso, uso e interconexión suscrito entre las mencionadas personas jurídicas el 13 de noviembre de 1998.

QUINTO: DECLARAR LA NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL fechado en diciembre 15 de 2006 y su auto aclaratorio del 15 de enero de 2007, proferido por el Tribunal de Arbitramento constituido con el fin de dirimir las controversias surgidas entre la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. con ocasión del contrato de acceso, uso e interconexión suscrito entre las mencionadas personas jurídicas el 13 de noviembre de 1998".

(…)

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR que por Secretaría se remita copia íntegra y auténtica del presente pronunciamiento al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y por conducto de dicho Centro de Arbitraje a todos y cada uno de los profesionales del Derecho que, en su condición de árbitros, integraron el correspondiente Tribunal de Arbitramento y a quien fungió como secretario del mismo”.

Que, de los documentos que obran en el expediente se desprende que la empresa COMCEL S.A. solicitó: (i) varias ‘aclaraciones y complementaciones’ respecto de la mencionada providencia de 9 de agosto de 2012, con fundamento en lo normado en los artículos 309 y 311 del Código de Procedimiento Civil; (ii) ‘aclaración y enmienda conforme a normas andinas’ del anotado pronunciamiento;

(iii) ‘Recurso de reconsideración contra la providencia del 9 de agosto de 2012’; y (iv) ‘solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina’”. Que, por tres Providencias de 6 de septiembre de 2012, la Sección Tercera del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió: GACETA OFICIAL “PRIMERO: NEGAR todas y cada una de las solicitudes de aclaración, complementación y enmienda formuladas por COMCEL S.A., respecto de la providencia dictada por el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, el 9 de agosto de 2012, con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia del 26 de agosto de 2011 y su respectivo auto aclaratorio del 15 de noviembre del mismo año, dentro del expediente 03-AI-2010, por las razones expuestas en la parte motiva del presente pronunciamiento.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el ‘recurso de reconsideración’ interpuesto por COMCEL S.A. contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, el 9 de agosto de 2012, con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia del 26 de agosto de 2011 y su respectivo auto aclaratorio del 15 de noviembre del mismo año, dentro del expediente 03-AI-2010, por las razones expuestas en la parte motiva del presente pronunciamiento.

TERCERO: NEGAR el trámite de solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deprecado por COMCEL S.A. en su escrito radicado ante esta Corporación el 23 de agosto de 2012, por las razones expuestas en la parte motiva del presente pronunciamiento”. Que, el artículo 116 del Estatuto del Tribunal dispone: “Artículo 116.- Valoración de los descargos Vencido el término a que se refiere el artículo anterior, el Tribunal estudiará la documentación obrante en el expediente y determinará el archivo de los autos y la cesación del procedimiento sumario, si encuentra suficientes las explicaciones para demostrar que no se incurrió en incumplimiento de la sentencia. De lo contrario, continuará la actuación”.

Que, el objetivo del Procedimiento Sumario por Desacato a las Sentencias en Acción de Incumplimiento es, precisamente, lograr que el País Miembro sobre el cual recae una Senten- 15/01/2013 5.40 cia de Incumplimiento cumpla la Sentencia emitida en su contra. Que, sobre la base de las Providencias de 9 de agosto de 2012 y de la documentación que obra en el expediente, el Tribunal considera que la República de Colombia, a través del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera ha dado cabal cumplimiento a la Sentencia de 26 de agosto de 2011 emitida dentro del Proceso 03-AI-2010 y al Auto Aclaratorio de Sentencia de 15 de noviembre de 2011.

Que, por este motivo, el Tribunal considera que no es necesario convocar a Audiencia Pública en la presente controversia. DECIDE: Primero. Declarar que la República de Colombia, a través de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa, del Consejo de Estado ha dado cumplimiento de la Sentencia emitida por este Tribunal el 26 de agosto de 2011 dentro del Proceso 03-AI-2010 y al Auto Aclaratorio de Sentencia de 15 de noviembre de 2011.

Segundo. Levantar el Procedimiento Sumario por Desacato de Sentencia iniciado por este Tribunal contra la República de Colombia.

NOTIFÍQUESE Y

COMUNÍQUESE. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 15/01/2013 6.40 PROCESO 141-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y, de oficio, interpretación prejudicial del artículo 134 literales a) y b) de la mencionada Decisión. Marca: LE COLLEZIONI (mixta).

Actor: ECUACLEANER S.A. y/o Fernando March Game. Expediente Interno: Nº 2007-00138. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 18 días del mes de julio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: ECUACLEANER S.A. y/o FERNANDO MARCH GAME, de la República del Ecuador. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

Terceros interesados: GA MODEFINE S.A. y EXECUTIVE S.A. III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. - El 31 de diciembre de 2003, ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game (domiciliados en Ecuador) solicitaron mediante apoderado el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta) para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería” comprendidos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. - El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 538, de 31 de marzo de 2004.

Posteriormente, la empresa GA MODEFINE S.A. presentó oposición al registro con base en su marca figurativa registrada en las Clases 03, 18, 14, 9 y 25. Asimismo, la empresa EXECUTIVE S.A. se opuso con base en sus marcas LE COLLEZIONI registradas en las Clases 03 y 35 (mixtas), y con base en las marcas solicitadas con anterioridad LE COLLEZIONE en las Clases 18 y 25 (mixtas). - Mediante Resolución Nº 29624, de 29 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro solicitado por la parte actora, declarando infundada la oposición presentada por GA MODEFINE S.A y fundada la oposición interpuesta por EXECUTIVE S.A. La División de Signos Distintivos consideró que las marcas en conflicto eran confundibles y también señaló que: “el derecho sobre un nombre o enseña comercial está consagrado como causal de irregistrabilidad de las marcas para ser alegado como fundamento en una oposición….

No puede desprenderse del análisis de la norma comunitaria la posibilidad de que el nombre comercial o enseña comercial de la sociedad solicitante sea relevante al momento de adquirir el derecho sobre una marca”. GACETA OFICIAL - Contra la anterior Resolución, la demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación; el primero de ellos resuelto mediante Resolución Nº 2227, de 7 de febrero de 2005 en el sentido de confirmar la decisión recurrida. - Mediante Resolución Nº 29094, de 30 de octubre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó las decisiones anteriores. - La sociedad ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game presentaron demanda por medio de apoderado ante el Consejo de Estado. - La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de fecha 22 de mayo de 2007, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio, y a las sociedades GA MODEFINE S.A. y EXECUTIVE S.A. B.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. En su escrito de demanda ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game manifiestan que: - Son titulares en Ecuador de los derechos sobre el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI para identificar productos de la Clase 18. - Desde 1988 usan el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI para “distinguir al empresario y al establecimiento de comercio” que desarrolla actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación, entre otros, de todo tipo de productos de cuero, comprendidos en la Clase 18. - Señalan que, conforme al uso continuo e ininterrumpido del signo LE COLLEZIONI, adquirieron su titularidad en el Ecuador y que, en virtud de la Decisión 486 cuentan con las facultades e instrumentos legales para defender sus derechos en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. - Que hace más de 7 años la tercera interesada en el proceso, EXECUTIVE S.A., tuvo en Guayaquil contactos comerciales con los de- 15/01/2013 7.40 mandantes, con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera en establecimientos que se denominarían LE COLLEZIONI. - Que, las resoluciones impugnadas son nulas toda vez que vulneran, entre otros preceptos, los artículos 136 literal a), 150 y 191 de la Decisión 486. - Que, la marca cuyo registro solicitan es idéntica fonética, ortográfica y conceptualmente con su enseña y nombre comercial “LE COLLEZIONI” en Ecuador. - Señala que el fundamento para denegar su solicitud de registro fue la marca “LE COLLEZIONI” (Clase 18, Resolución Nº 5656 de 17 de marzo de 2005, expediente administrativo Nº 03 035464) registrada a nombre de EXECUTIVE S.A., marca que - según los demandantes - actor, fue ilegalmente concedida.

Hacen presente que ha interpuesto acción de nulidad contra la mencionada marca (es decir, contra la marca LE COLLEZIONI”, Clase 18 concedida a favor de EXECUTIVE S.A.). C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio, señala que: - La Superintendencia expidió legal y válidamente la resolución concediendo el registro de marca “LE COLLEZIONI” para distinguir productos comprendidos en la clase 18.

Es decir, “(…) Se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”. - En relación con la forma de adquisición del derecho al uso del nombre comercial expresó que, “(…) en la norma comunitaria establece que éste se adquiere por el primer uso que del signo se haga en el comercio, del tal manera que, su depósito o registro tiene un carácter meramente declarativo de ese primer uso”. - Con respecto a la carga de la prueba para la protección del nombre comercial, enunció que, “es necesario que el interesado presente las observaciones a que haya lugar, y allegue los elementos probatorios necesarios para probar su mejor derecho (…) deberá entonces probar en el procedimiento administrativo la existencia del derecho sobre el nombre comercial, esto es, su primer uso (…)”.

GACETA OFICIAL D. TERCERO INTERESADO. La sociedad EXECUTIVE S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, argumentó que: - “No es dable pretender obtener el registro de una marca con base en el uso de un nombre o enseña comercial”. - “El demandante no ha probado que la sociedad EXECUTIVE S.A. ha tenido intención de perjudicarlo o de causar daño, al contrario, es legítimo registrar marcas evocativas que se le puede ocurrir a cualquier empresario del mundo”. - “(…) los derechos consolidados por mi representada fueron adquiridos de acuerdo a las normas vigentes, lo que significa que las marcas LE COLLEZIONI deben ser consideradas como fundamento de negación de la marca LE COLLEZIONI solicitada por Fernando March Game y/o Ecuacleaner S.A.”. - “(…) casos como el del nombre comercial o la enseña comercial, en los cuales el derecho nace del uso y se mantiene con el mismo, sólo pueden ser considerados mediando oposición presentada en el término de ley o en su defecto cuando se ha depositado el nombre comercial según Jurisprudencia del Consejo de Estado”. - “(…) en caso de confusión entre una marca solicitada y un nombre comercial, una enseña o cualquier otro signo distintivo que requiera de prueba para demostrar su existencia, la parte interesada en el mismo debe hacerse parte del trámite (…)”.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Conforme a lo solicitado por el Juez Consultante, se procederá a la interpretación de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De 15/01/2013 8.40 oficio, se interpretará el artículo 134 literales a) y b) de la mencionada Decisión. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

GACETA OFICIAL 1. La marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos”. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad ex- 15/01/2013 9.40 trínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto tiene que ver con las causales de nulidad relativa contenidas en el artículo 136, que analizaremos en el siguiente acápite. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo LE COLLEZIONI (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de signos distintivos. En el presente caso, ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game (domiciliados en Ecuador) solicitaron mediante apoderado el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta) para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería” comprendidos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra dicha solicitud, EXECUTIVE S.A., de Colombia, se opuso con base en sus marcas LE COLLEZIONI registradas en las Clases 03 y 35 (mixtas), y con base en las marcas solicitadas con anterioridad LE COLLEZIONE en las Clases 18 y 25 (mixtas). Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra las causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad.

Establecen: 1) que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Y 2) que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido o a una enseña comercial, GACETA OFICIAL si su uso pudiere originar riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad 1.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial 1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. 15/01/2013 10.40 del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: GACETA OFICIAL • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. 3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. En el presente caso, ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game (domiciliados en Ecuador) solicitaron mediante apoderado el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta) para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería” comprendidos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra dicha solicitud, EXECUTIVE S.A., de Colombia, se opuso con base en sus marcas LE COLLEZIONI registradas en las Clases 03 y 35 (mixtas), y con base en las marcas solicitadas con anterioridad LE COLLEZIONE en las Clases 18 y 25 (mixtas). 15/01/2013 11.40 Sobre este punto, el Tribunal ha señalado que el signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de con- GACETA OFICIAL fusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Para realizar la comparación entre dos signos mixtos, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico de cada uno de ellos. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. 4. Sobre el nombre y la enseña comercial alegada por la solicitante. En el presente caso, las demandantes ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game señalaron que son titulares en Ecuador de los derechos sobre el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI para identificar productos de la Clase 18 y que, por tal motivo, sería procedente el registro de su marca en Colombia.

Al respecto, cabe señalar que no resulta pertinente considerar los derechos sobre el nombre 15/01/2013 12.40 y la enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, a fin de resolver un procedimiento de registro de marca como el presente en Colombia. En efecto, alegar un mejor derecho en base al nombre y a la enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, sólo puede darse en un procedimiento, por quien se opone a un registro (oposición andina), y no por quien lo solicita.

El hecho que las demandantes ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game sean titulares en Ecuador de los derechos sobre el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI, no les otorga el derecho de acceder, de forma automática, al registro del signo en Colombia, ya que la protección prevista para dichos signos no debe prescindir de los derechos de terceros, así como del examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente.

En términos generales, todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas. 5. Conexión competitiva. En el presente caso la marca solicitada pretende proteger productos amparados en la Clase 18, mientras que las marcas opositoras amparan productos de las Clases 18 y 25.

Es por este motivo que el Tribunal se pronunciará sobre el tema de la conexión competitiva. Al respecto, se deberá analizar la conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, sobre la base de los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para GACETA OFICIAL que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el 15/01/2013 13.40 otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”(Proceso N° 114-IP-2003 de 19 de noviembre del 2003.

Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, en principio, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corriente (…)” (Proceso 09-IP-94, caso: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). 6.

Examen de registrabilidad. La autonomía de las oficinas de registro marcario. El artículo 150 de la Decisión 486 determina que: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubie- GACETA OFICIAL 15/01/2013 14.40 sen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 3 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 2 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” 4.

La autonomía de las oficinas de registro marcario. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en 3 4 2 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca denominativa “MONARCM”, publicada en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, de- 15/01/2013 15.40 be ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado LE COLLEZIONI (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca protegida o anteriormente solicitada, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

GACETA OFICIAL 15/01/2013 16.40 3. En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo compuesto, comparado con signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 4.

No resulta pertinente considerar los derechos sobre el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, a fin de resolver un procedimiento de registro de marca como el presente en Colombia. En efecto, alegar un mejor derecho en base al nombre y a la enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, sólo puede darse en un procedimiento, por quien se opone a un registro (oposición andina), y no por quien lo solicita. • Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. • Es autónomo.

El hecho que las demandantes ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game sean titulares en Ecuador de los derechos sobre el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI, no les otorga el derecho de acceder, de forma automática, al registro del signo en Colombia, ya que la protección prevista para dichos signos no debe prescindir de los derechos de terceros, así como del examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente.

En términos generales, todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas. 5. Se deberá analizar la conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, sobre la base de lo mencionado en la presente providencia. 6.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 15/01/2013 17.40 PROCESO 020-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 14, 18, 34 y 37 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera.

Patente de invención: “PROCESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS”. Actor: señor GUSTAVO DÁVILA CAMARGO. Proceso interno N° 2008-00006. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 14, 18, 34 y 37 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2008-00006;

El auto del 11 de julio de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante. a) Partes en el proceso interno Demandante: señor GUSTAVO DÁVILA CAMARGO.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad CI INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL INVERNAL LTDA. a) Hechos 1. El 19 de diciembre de 2001, el señor GUSTAVO DÁVILA CAMARGO solicitó la patente de invención denominada “PROCESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS”. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 521 de 30 de octubre de 2002, al que presentó oposición la sociedad CI INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL INVERNAL LTDA. 3. Por Resolución N° 4915 de 26 de febrero de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y negó el privilegio de patente para la invención solicitada.

Contra dicha Resolución el señor GUSTAVO DÁVILA CAMARGO interpuso recurso de reposición. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma Superintendencia de Industria y Comercio, que por Resolución N° 19071 de 27 de junio de 2007, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. b) Fundamentos jurídicos de la demanda En su demanda, el señor GUSTAVO DÁVILA CAMARGO manifestó: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 34 y 37 de la Decisión 486. Además que la Superintendencia interpretó de manera errónea el artículo 18 de la Decisión 486 y por lo tanto también violó el artículo 14 de la misma Decisión. 2. Como concepto de violación “la SIC ha cometido un grave error de análisis al concluir, de manera general, que las modificaciones efectuadas en la solicitud para responder a sus objeciones iniciales respecto de la claridad de la misma, implicaban una ampliación del concepto inventivo divulgado al momento GACETA OFICIAL de la presentación y en negarse a evaluar la patentabilidad de la invención a la luz de las aclaraciones efectuadas para responder a sus propios requerimientos”. 3.

Por lo anterior, afirma que “Las modificaciones efectuadas durante el trámite de la presente solicitud no constituyen una ampliación del concepto inventivo y, por lo tanto, debían haberse considerado como válidas por parte de la SIC” agrega “el texto que le fue adicionado a lo largo del Capítulo Descriptivo Modificado de la presente solicitud, sólo tenía como fin responder adecuadamente a las observaciones efectuadas por el mismo Examinador de la SIC en su momento y lograr mayor claridad en lo descrito, sin ampliar de ninguna forma lo divulgado en la solicitud original”. 4.

Los detalles introducidos a solicitud de la Superintendencia habían sido incluidos en el capítulo reivindicatorio y no dentro de las reivindicaciones. 5. De acuerdo al artículo 37 de la Decisión 486 realizó una fusión de las solicitudes 1.108.446, 1.108.448 y 01.108.450 “por contener un mismo concepto inventivo y haber sido solicitada oportunamente.

Dichas solicitudes divisionales solamente presentan variaciones mínimas como se puede evidenciar a partir de la siguiente tabla comparativa, en la que es claro que la única diferencia entre las tres solicitudes divisionales radica en el contenido de la Reivindicación 2”. 6. Agrega “las modificaciones efectuadas durante el trámite fueron oportunas, pertinentes y procedentes, pues en ningún momento implicaron una ampliación del concepto inventivo divulgado.

Por el contrario, se fusionaron en un solo documento tres solicitudes de patente distintas y se ofrecieron detalles que limitaron el concepto general inicialmente presentado, por lo que no podrían considerarse contrarias a lo previsto en los artículos 34 y 37 de la Decisión 486 y debían haber sido estimadas y consideradas por la SIC”. 7. La SIC no cumplió con su carga de desvirtuar el nivel inventivo y, por lo tanto, la solicitud es merecedora del privilegio de patente. 8.

El criterio de nivel inventivo que debió ser aplicado por la SIC exige que la solución al- 15/01/2013 18.40 canzada no sea evidente u obvia para una persona versada en el área técnica correspondiente, lo cual no se desvirtúa por el hecho de que la invención recurra a herramientas y metodologías conocidas en el estado de la técnica. Agrega “en este caso, la obtención del procedimiento para el que se pretende la protección no podía considerarse evidente para una persona medianamente versada en la materia.

Por el contrario, resulta una solución inventiva que permite ahora brindar productos de mayor y mejor calidad, durabilidad y seguridad”. En este sentido “La SIC tiene la carga de la prueba para desvirtuar el nivel inventivo”. 9. Respecto a la anterioridad que citó la Superintendencia a pesar de que dicha anterioridad y la presente invención “tengan componentes o características comunes (…) el objeto reivindicado es significativamente distinto, como quiera la presente invención, logra evitar inconvenientes del estado de la técnica (…)”. 10.

Afirma que “La SIC vulneró el artículo 14 de la Decisión 486, al no conceder una patente para un invento al cual no pudo desvirtuarle válidamente su nivel inventivo”. 11. Finalmente, “En virtud a la violación señalada a los artículos 14, 18, 34 y 37 de la Decisión 486, puede válidamente afirmarse que las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad al haber sido proferidas en contravención de lo dispuesto en una norma de carácter superior que debía haberle servido de sustento en lo sustancial”. c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando que: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas la Superintendencia de Industria y Comercio no “ha incurrido en violación de normas de carácter supranacional contenidas en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 (…)”. 2. No se violó el artículo 14 de la Decisión 486 “habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por la parte demandante (…) adolece del re- GACETA OFICIAL 15/01/2013 19.40 quisito de nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por el demandante, al no reunirse el requisito de nivel inventivo exigido”.

De conformidad con la Providencia de 21 de julio de 2008, la sociedad RAIN POWER LTDA. y la sociedad SELLARTE LTDA. no fueron reconocidas como terceros interesados en el proceso por el juez consultante, sin embargo en el expediente se encuentra contestación a la demanda por parte de estas sociedades, en la que se argumenta: 3. Tampoco se violó el artículo 18 de la Decisión 486 ya que “la solicitud de patente de invención en controversia no tiene nivel inventivo”. 1.

Que se opone “a las pretensiones del demandante de conformidad con el art. 207-5 del Código Contencioso Administrativo en calidad de terceros intervinientes (…)”. Cita varios artículos de la Constitución Política del Estado colombiano. 4. Cita las conclusiones de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

La sociedad C.I. INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL INVERNAL LTDA. señala que: 1. Las Resoluciones impugnadas fueron emitidas de conformidad con la Decisión 486. 2. “La acción de nulidad y restablecimiento del derecho –en el presente caso- es improcedente (…)”. Ya que “la acción de nulidad pura y simple es la pertinente (…)”. 3.

Respecto al hecho de si se realizó una ampliación “En el expediente se puede apreciar que se incorpora un nuevo capítulo descriptivo y se acompañan nuevos dibujos (…). Entonces, implementar dibujos nuevos con ostensible diferenciación (…) (letras, dibujos, números, logos, etc.) a los presentados originalmente, implica que la variación implementada es una ampliación del concepto inventivo inicialmente divulgado”. 4.

Sobre el nivel inventivo dice que “la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada ‘PROGRESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS’ simplemente encuentra que la invención propuesta es el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente”. 2.

“Sorprende entonces la posición del demandante al pretender patentar una ‘invención’ que consiste en concebir y hacer por primera vez un artefacto o sistema, a fin de hacer creer a la justicia que se trata de un invento cuando realmente se trata es de una técnica que no es objeto de patentar. Y es que si el Estado a través de la Superintendencia de Industria y Comercio otorgara dicha patente arrasaría con los derechos constitucionales atrás descritos con grave perjuicio de muchos colombianos entre ellos mis representados”. 3.

Que la Superintendencia no vulneró la normativa comunitaria. 4. Afirma que “la FUSIÓN no obedece jamás a la unilateralidad del solicitante –como lo pretende hacer creer- sino que debe llenar los mismos requisitos para tal efecto como los principios de identidad o mismisidad de la ‘invención’ y la aceptación mediante acto administrativo por parte de la autoridad en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 14, 18, 34 y 37 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que con- GACETA OFICIAL forman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 19 de diciembre de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ésta es la norma aplicable al caso concreto. Por lo tanto, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 14, 18, 34 y 37 de la Decisión 486; y, Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “De los Requisitos de Patentabilidad Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

(…) Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. (…) Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. 15/01/2013 20.40 Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) Artículo 37.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales.

No procederá la fusión cuando la solicitud fusionada comprendiera invenciones que no cumplen con el requisito de unidad de invención conforme al artículo 25. La solicitud fusionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales.

(…)”. 1. Las patentes de invención. En vista de que la parte demandante argumenta que las Resoluciones impugnadas violan el artículo 14 de la Decisión 486, el Tribunal considera oportuno aclarar el concepto de invención. Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”); “lo mismo que se simplifica en la GACETA OFICIAL conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP-2005.

Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras). Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho.

En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad físi-ca (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13–ILO). El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 2. El nivel inventivo. La parte demandante manifiesta que se ha violado el artículo 18 de la Decisión 486 en vista de que su solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo.

Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia 15/01/2013 21.40 para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso 12IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica GACETA OFICIAL más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op. cit.)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, 15/01/2013 22.40 se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.

El nivel inventivo con relación a mezcla o combinación de elementos conocidos. En el proceso interno se debate el hecho de que los elementos que componen el objeto de la solicitud de patente ya eran conocidos en el estado de la técnica. Por lo tanto, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos.

El Tribunal se ha manifestado al respecto dentro del proceso 95-IP-2011 en sentido de que “La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: ‘Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos’. 1 De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: ‘Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados 1 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. GACETA OFICIAL 15/01/2013 23.40 por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas. o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.

En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.’ (Proceso N° 21–IP–2000.

Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo).

Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento’. 2 De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per sé que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: ‘La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados 2 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72. Es conveniente señalar, que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como sí lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f). 3 Pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, ‘las oficinas de patentes no puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar 3 “ARTICULO 6 - No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: (…) f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”;

GACETA OFICIAL la patente de invención’. (Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005).” (Proceso 95-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. N° 3. Modificaciones a la solicitud de patente. Finalmente, la actora denuncia como violados los artículos 34 y 37 de la Decisión 486, afirma que “las modificaciones efectuadas durante el trámite fueron oportunas, pertinentes y procedentes, pues en ningún momento implicaron una ampliación del concepto inventivo divulgado (…)”.

De igual manera afirma que se realizó una fusión de las solicitudes 1.108.446, 1.108.448 y 01.108.450 “por contener un mismo concepto inventivo y haber sido solicitada oportunamente (…)”, por lo tanto resulta oportuno referirse a dichos temas. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con el segundo, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar 15/01/2013 24.40 en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado dentro del proceso 21-IP-2000 que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.”.

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto este Tribunal ha expresado “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 769, de 24 de mayo del 2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”). Fusión de solicitudes de patentes. Los criterios descritos precedentemente son también aplicables en el caso de la fusión de GACETA OFICIAL dos o más solicitudes de patentes en una sola, a saber: La solicitud de fusión de dos o más patentes, entendida como la unión de dos o más patentes en una sola, se realizará a petición del solicitante y podrá presentarse en cualquier momento del trámite, siempre y cuando no constituya una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 37 de la Decisión 486.

En este sentido la norma no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede solicitar la fusión de dos o más patentes, por lo tanto y en vista a que la normativa de patentes no expresa limitación temporal alguna sobre el tema, se debe interpretar que la solicitud de fusión de dos o más patentes puede realizarse en cualquier estado del trámite.

De acuerdo al artículo 37 de la Decisión 486, cabe destacar, que la fusión de dos o más patentes no procederá cuando la solicitud de fusión comprendiera invenciones que no cumplen con el requisito de unidad de invención. Esto significa, de acuerdo al artículo 25 de la Decisión 486 que la solicitud de patente, en este caso, la solicitud de fusión, sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

Sobre el tema de la unidad de invención, el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, preparado por la OMPI y apoyado por la Secretaría General de la Comunidad Andina y la Oficina Europea de Patentes dice: “En una solicitud de patente se puede reivindicar: a) una sola invención; o, b) un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo.

Cuando se trate del caso b), se debe considerar que el concepto inventivo único que relaciona las invenciones debe ser técnico, cumplir por sí mismo con los requisitos de novedad y nivel inventivo, y ser común a todas las reivindicaciones”. Además, reconoce dos tipos de falta de unidad de invención, las cuales son la falta de inven- 15/01/2013 25.40 ción a priori y la falta de invención a posteriori.

Sobre la primera, el citado texto dice “La falta de unidad de invención puede identificarse con la mera lectura de la solicitud, en particular de las reivindicaciones, antes de identificar el estado de la técnica. En este caso, se ha determinado la falta de unidad de invención a priori”. Sobre la segunda ha manifestado “Cuando se evidencia la falta de unidad de la invención después de haber efectuado la búsqueda de anterioridades y habiendo identificado los documentos relevantes, se ha identificado la falta de unidad de invención ‘a posteriori’.

La falta de unidad de invención a posteriori se determina considerando las reivindicaciones únicamente después de evaluar los documentos relevantes del estado de la técnica. Es la más frecuente, ya que se determina que lo que se está considerando como concepto inventivo único común no cumple con los requisitos de novedad y/o nivel inventivo.

En este caso, las características técnicas especiales de cada ‘alternativa’ ya no pueden estar unidad por ese concepto único”. De esta manera, los requisitos esenciales para que proceda la fusión de dos o más patentes son: 1. Que la fusión de dos o más patentes no constituya una ampliación de la protección a la divulgación contenida en la solicitud inicial; y, 2.

Que la fusión de dos o más patentes cumplan con una unidad de invención, es decir que la fusión de dos o más patentes sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí y de esta manera se conforme un único concepto inventivo. Finalmente, la solicitud de fusión tendrá la fecha de presentación o la fecha de prioridad que corresponda a la o las solicitudes iniciales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel GACETA OFICIAL inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

SEGUNDO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

TERCERO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo, pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo.

CUARTO: Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan 15/01/2013 26.40 una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

QUINTO: La fusión de dos o más solicitudes de patentes se realizará a petición del solicitante y podrá presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituya una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial de patente. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2008-00006, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 15/01/2013 27.40 PROCESO 68-IP-2012 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 81, 82 literal a), y 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 84 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Demandante: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Expediente interno: 17801-6760-IB. Marca: ACIFAT (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

VISTOS: El auto emitido por el Tribunal el de de 2012, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Demandada: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Tercero interesado: DUPOCSA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. III. DATOS RELEVANTES. solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad DUPOCSA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A., solicitó el 24 de julio de 1996 el registro como marca del signo denominativo ACIFAT, para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, clase internacional No. 5”. 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 378 correspondiente al mes de julio de 1996, la sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED presentó una observación con base en su marca denominativa ACTIFED, registrada en Ecuador bajo el certificado No, 4104-90 de 16 de octubre de 1990, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL IEPI, mediante la Resolución No. 972312 de 25 de agosto de1999, resolvió rechazar la observación presentada y conceder el registro solicitado. 4. La sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción en relación con el anterior acto administrativo.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la 1. Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vistas ortográfico. GACETA OFICIAL 15/01/2013 28.40 2. Indica, que tratándose de fármacos la confusión podría generar ciertos riesgos en el público consumidor. 4.

Por parte del Tercero Interesado: DUPOCSA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. 3. La marca ACTIFED es notoriamente conocida y, por lo tanto, el signo solicitado se está aprovechando de su prestigio. • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. • Sostiene, que el signo opositor distingue productos farmacéuticos, mientras que la el signo solicitado “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, clase internacional No. 5”.

No tienen conexión competitiva. 1. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial. • Afirma, que los signos en conflicto no son confundibles. Pueden coexistir en el mercado. 2. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. “(…) Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Me ratifico en la Resolución No. 0972312, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda. (…)” 3. Por parte de la Procuraduría General del Estado “(…) El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece que el ejercicio del patrocinio de la (sic) entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativa, y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador. • Manifiesta, que el demandante no prueba la notoriedad de la marca ACTIFED. IV.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS A SER INTERPRETADAS. El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 81, 82 literales a), h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se interpretarán los artículos solicitados, salvo el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que no es aplicable para el caso bajo estudio. Se interpretará de oficio el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 Por lo tanto, corresponder al representante legal del IEPI, comparecer directamente al juicio.

(…)” “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. GACETA OFICIAL Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”.

(…) 15/01/2013 29.40 Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)” Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error; a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) VI. CONSIDERACIONES: (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de signos distintivos. C. Comparación entre signos denominativos.

D. Signos que amparan herbicidas y plaguicidas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. GACETA OFICIAL 15/01/2013 30.40 E. La protección de la marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. tintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). F. La conexión competitiva de productos de la misma clase. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo ACIFAT.

Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). 1 El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

De conformidad con lo expuesto, se puede decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos para el registro de marcas son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. • Es indicadora de la procedencia empresarial. • La distintividad.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: La distintividad, es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también le permite al titular de la marca, diferenciar sus productos • Determina la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (dis- 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003.

Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La perceptibilidad La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser captado por los sentidos. Esta característica permite, que la marca se instale con facilidad en la mente del consumidor.

Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). • La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo que se va a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera, que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad reguladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 15/01/2013 31.40 B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el proceso interno se discute la registrabilidad del signo denominativo ACIFAT, ya que se afirma que es confundible con la marca denominativa ACTIFED; razón por la cual, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. GACETA OFICIAL 15/01/2013 32.40 La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. 2 Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales.

Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, 2 El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor en el desarrollo doctrinal sobre la materia. Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.

Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos ACIFAT y ACTIFED, razón por la cual es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 15/01/2013 33.40 distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Además, el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean para uso humano, tales como veterinarios, fungicidas y herbicidas, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos ACIFAT y ACTIFED. D. REGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE AMPARAN HERBICIDAS Y PLAGUICIDAS DE LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. El signo ACIFAT (denominativa) ampara los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

La marca ACTIFED (denominativa) ampara en general productos farmacéuticos de la clase 5. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema de la registrabilidad de marcas que amparan herbicidas y plaguicidas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El examen de los signos destinados a distinguir productos herbicidas y plaguicidas, merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso, evitando con esto que exista, por conectividad, confusión con los productos farmacéuticos. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos, herbicidas y plaguicidas suelen no ser especializados en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos, herbicidas y plaguicidas y, que además, Si bien, en principio, los productos farmacéuticos de uso humano y los otros de la clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Lo anterior, porque estos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto veterinario a un ser humano o viceversa; es muy posible, que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.

En este aspecto, el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas.

Si bien es cierto, que el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, tratándose de productos de la clase 5; estos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados. GACETA OFICIAL E. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD.

La demandante argumentó que la marca ACTIFED (denominativa) es notoriamente conocida. En consecuencia, es adecuado abordar el tema de la marca notoriamente conocida y de la prueba de su notoriedad. 1. La marca notoriamente conocida. 15/01/2013 34.40 Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 4 a. Concepto. La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquella conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

“( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 5 Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004). La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, quien ha difundido el signo distintivo en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos; por esto, esta circunstancia requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 6 Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 3 3 OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002.

Pág. 255. 4 5 6 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. GACETA OFICIAL 15/01/2013 35.40 b. Protección. La Normativa Comunitaria, protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada.

Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas. bros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de la reciprocidad. 2.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado. La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. • El principio de especialidad.

Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registrada. En consecuencia, no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios. • El principio de territorialidad.

Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad. Ya no sólo, se protegen a los signos notorios en el País miembro donde se solicita la protección, sino que, se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el “comercio subregional” y “comercio internacional sujeto a reciprocidad”? ƒ Que sea notorio en el comercio subregional. Significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los países de la subregión. ƒ Que sea notorio en el comercio internacional, sujeto a reciprocidad.

Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miem- Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.

Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. 7 ƒ El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). ƒ El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. ƒ El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. ƒ Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de 7 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo, “La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual”, en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

GACETA OFICIAL 15/01/2013 36.40 los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;” La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).

Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al GACETA OFICIAL riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. 15/01/2013 37.40 la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado.

Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007). GACETA OFICIAL c. La prueba de la notoriedad. La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.

De acuerdo con el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

De no probarse la notoriedad del signo ACTIFED, la corte consultante deberá determinar la conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto, de conformidad las reglas subsiguientes. F. LA CONEXIÓN COMPETITIVA DE PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE. El signo ACIFAT (denominativa) ampara los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

La marca ACTIFED (denominativa) ampara en general productos farmacéuticos de la clase 5. Como los signos en conflicto amparan productos diferentes pero de la misma clase, de no probarse la notoriedad del signo ACTIFED es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia 15/01/2013 38.40 de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efec- GACETA OFICIAL 15/01/2013 39.40 to, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). ceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.

La corte consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar, si existe o no riesgo de confusión, acorde con las reglas establecidas en esta providencia.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos ACIFAT y ACTIFED, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.

CUARTO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean para uso humano, tales como veterinarios, fungicidas y herbicidas, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

QUINTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece una protección especial y reforza- La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo ACIFAT y los que distingue la marca registrada ACTIFED, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y sus- GACETA OFICIAL da de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

SEXTO: 15/01/2013 40.40 FED, deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo ACIFAT y los que distingue la marca registrada ACTIFED, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 178016760-IB, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (e) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- La corte consultante, de no probarse la notoriedad del signo ACTI- Gustavo García Brito SECRETARIO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú