PROCESO 020-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 14, 18, 34 y 37 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera. Patente de invención: “PROCESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS”.

Actor: señor GUSTAVO DÁVILA CAMARGO. Proceso interno N° 2008-00006. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 14, 18, 34 y 37 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2008-00006;

El auto del 11 de julio de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante. a) Partes en el proceso interno Demandante: señor GUSTAVO DÁVILA CAMARGO.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad CI INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL INVERNAL LTDA. a) Hechos 1. El 19 de diciembre de 2001, el señor GUSTAVO DÁVILA CAMARGO solicitó la patente de invención denominada “PROCESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS”. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 521 de 30 de octubre de 2002, al que presentó oposición la sociedad CI INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL INVERNAL LTDA. 3. Por Resolución N° 4915 de 26 de febrero de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y negó el privilegio de patente para la invención solicitada.

Contra dicha Resolución el señor GUSTAVO DÁVILA CAMARGO interpuso recurso de reposición. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma Superintendencia de Industria y Comercio, que por Resolución N° 19071 de 27 de junio de 2007, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. b) Fundamentos jurídicos de la demanda En su demanda, el señor GUSTAVO DÁVILA CAMARGO manifestó: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 34 y 37 de la Decisión 486. Además que la Superintendencia interpretó de manera errónea el artículo 18 de la Decisión 486 y por lo tanto también violó el artículo 14 de la misma Decisión. 2. Como concepto de violación “la SIC ha cometido un grave error de análisis al concluir, de manera general, que las modificaciones efectuadas en la solicitud para responder a sus objeciones iniciales respecto de la claridad de la misma, implicaban una ampliación del concepto inventivo divulgado al momento de la presentación y en negarse a evaluar la patentabilidad de la invención a la luz de las aclaraciones efectuadas para responder a sus propios requerimientos”. 3.

Por lo anterior, afirma que “Las modificaciones efectuadas durante el trámite de la presente solicitud no constituyen una ampliación del concepto inventivo y, por lo tanto, debían haberse considerado como válidas por parte de la SIC” agrega “el texto que le fue adicionado a lo largo del Capítulo Descriptivo Modificado de la presente solicitud, sólo tenía como fin responder adecuadamente a las observaciones efectuadas por el mismo Examinador de la SIC en su momento y lograr mayor claridad en lo descrito, sin ampliar de ninguna forma lo divulgado en la solicitud original”. 4.

Los detalles introducidos a solicitud de la Superintendencia habían sido incluidos en el capítulo reivindicatorio y no dentro de las reivindicaciones. 5. De acuerdo al artículo 37 de la Decisión 486 realizó una fusión de las solicitudes 1.108.446, 1.108.448 y 01.108.450 “por contener un mismo concepto inventivo y haber sido solicitada oportunamente.

Dichas solicitudes divisionales solamente presentan variaciones mínimas como se puede evidenciar a partir de la siguiente tabla comparativa, en la que es claro que la única diferencia entre las tres solicitudes divisionales radica en el contenido de la Reivindicación 2”. 6. Agrega “las modificaciones efectuadas durante el trámite fueron oportunas, pertinentes y procedentes, pues en ningún momento implicaron una ampliación del concepto inventivo divulgado.

Por el contrario, se fusionaron en un solo documento tres solicitudes de patente distintas y se ofrecieron detalles que limitaron el concepto general inicialmente presentado, por lo que no podrían considerarse contrarias a lo previsto en los artículos 34 y 37 de la Decisión 486 y debían haber sido estimadas y consideradas por la SIC”. 7.

La SIC no cumplió con su carga de desvirtuar el nivel inventivo y, por lo tanto, la solicitud es merecedora del privilegio de patente. 8. El criterio de nivel inventivo que debió ser aplicado por la SIC exige que la solución alcanzada no sea evidente u obvia para una persona versada en el área técnica correspondiente, lo cual no se desvirtúa por el hecho de que la invención recurra a herramientas y metodologías conocidas en el estado de la técnica.

Agrega “en este caso, la obtención del procedimiento para el que se pretende la protección no podía considerarse evidente para una persona medianamente versada en la materia. Por el contrario, resulta una solución inventiva que permite ahora brindar productos de mayor y mejor calidad, durabilidad y seguridad”. En este sentido “La SIC tiene la carga de la prueba para desvirtuar el nivel inventivo”. 9.

Respecto a la anterioridad que citó la Superintendencia a pesar de que dicha anterioridad y la presente invención “tengan componentes o características comunes (…) el objeto reivindicado es significativamente distinto, como quiera la presente invención, logra evitar inconvenientes del estado de la técnica (…)”. 10. Afirma que “La SIC vulneró el artículo 14 de la Decisión 486, al no conceder una patente para un invento al cual no pudo desvirtuarle válidamente su nivel inventivo”. 11.

Finalmente, “En virtud a la violación señalada a los artículos 14, 18, 34 y 37 de la Decisión 486, puede válidamente afirmarse que las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad al haber sido proferidas en contravención de lo dispuesto en una norma de carácter superior que debía haberle servido de sustento en lo sustancial”. c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando que: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas la Superintendencia de Industria y Comercio no “ha incurrido en violación de normas de carácter supranacional contenidas en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 (…)”. 2. No se violó el artículo 14 de la Decisión 486 “habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por la parte demandante (…) adolece del requisito de nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por el demandante, al no reunirse el requisito de nivel inventivo exigido”. 3.

Tampoco se violó el artículo 18 de la Decisión 486 ya que “la solicitud de patente de invención en controversia no tiene nivel inventivo”. 4. Cita las conclusiones de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

La sociedad C.I. INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL INVERNAL LTDA. señala que: 1. Las Resoluciones impugnadas fueron emitidas de conformidad con la Decisión 486. 2. “La acción de nulidad y restablecimiento del derecho –en el presente caso- es improcedente (…)”. Ya que “la acción de nulidad pura y simple es la pertinente (…)”. 3.

Respecto al hecho de si se realizó una ampliación “En el expediente se puede apreciar que se incorpora un nuevo capítulo descriptivo y se acompañan nuevos dibujos (…). Entonces, implementar dibujos nuevos con ostensible diferenciación (…) (letras, dibujos, números, logos, etc.) a los presentados originalmente, implica que la variación implementada es una ampliación del concepto inventivo inicialmente divulgado”. 4.

Sobre el nivel inventivo dice que “la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada ‘PROGRESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS’ simplemente encuentra que la invención propuesta es el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente”.

De conformidad con la Providencia de 21 de julio de 2008, la sociedad RAIN POWER LTDA. y la sociedad SELLARTE LTDA. no fueron reconocidas como terceros interesados en el proceso por el juez consultante, sin embargo en el expediente se encuentra contestación a la demanda por parte de estas sociedades, en la que se argumenta: 1. Que se opone “a las pretensiones del demandante de conformidad con el art. 207-5 del Código Contencioso Administrativo en calidad de terceros intervinientes (…)”.

Cita varios artículos de la Constitución Política del Estado colombiano. 2. “Sorprende entonces la posición del demandante al pretender patentar una ‘invención’ que consiste en concebir y hacer por primera vez un artefacto o sistema, a fin de hacer creer a la justicia que se trata de un invento cuando realmente se trata es de una técnica que no es objeto de patentar.

Y es que si el Estado a través de la Superintendencia de Industria y Comercio otorgara dicha patente arrasaría con los derechos constitucionales atrás descritos con grave perjuicio de muchos colombianos entre ellos mis representados”. 3. Que la Superintendencia no vulneró la normativa comunitaria. 4. Afirma que “la FUSIÓN no obedece jamás a la unilateralidad del solicitante –como lo pretende hacer creer- sino que debe llenar los mismos requisitos para tal efecto como los principios de identidad o mismisidad de la ‘invención’ y la aceptación mediante acto administrativo por parte de la autoridad en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 14, 18, 34 y 37 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 19 de diciembre de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ésta es la norma aplicable al caso concreto. Por lo tanto, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 14, 18, 34 y 37 de la Decisión 486; y, Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “De los Requisitos de Patentabilidad Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

(…) Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. (…) Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) Artículo 37.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales.

No procederá la fusión cuando la solicitud fusionada comprendiera invenciones que no cumplen con el requisito de unidad de invención conforme al artículo 25. La solicitud fusionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales.

(…)”. 1. Las patentes de invención. En vista de que la parte demandante argumenta que las Resoluciones impugnadas violan el artículo 14 de la Decisión 486, el Tribunal considera oportuno aclarar el concepto de invención. Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”); “lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP-2005.

Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras). Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho.

En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”.

(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3- FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI- 9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO). El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. 2. El nivel inventivo. La parte demandante manifiesta que se ha violado el artículo 18 de la Decisión 486 en vista de que su solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo.

Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”.

(Proceso 13-IP-2004, ya citado). En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta.

El nivel inventivo con relación a mezcla o combinación de elementos conocidos. En el proceso interno se debate el hecho de que los elementos que componen el objeto de la solicitud de patente ya eran conocidos en el estado de la técnica. Por lo tanto, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos.

El Tribunal se ha manifestado al respecto dentro del proceso 95-IP-2011 en sentido de que “La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: ‘Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos’.[1] De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: ‘Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento’.[2] De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per sé que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: ‘La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.’ (Proceso N° 21–IP–2000.

Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). Es conveniente señalar, que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como sí lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f).[3] Pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, ‘las oficinas de patentes no puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención’.

(Proceso 182-IP- 2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005).” (Proceso 95-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. N° 3. Modificaciones a la solicitud de patente. Finalmente, la actora denuncia como violados los artículos 34 y 37 de la Decisión 486, afirma que “las modificaciones efectuadas durante el trámite fueron oportunas, pertinentes y procedentes, pues en ningún momento implicaron una ampliación del concepto inventivo divulgado (…)”.

De igual manera afirma que se realizó una fusión de las solicitudes 1.108.446, 1.108.448 y 01.108.450 “por contener un mismo concepto inventivo y haber sido solicitada oportunamente (…)”, por lo tanto resulta oportuno referirse a dichos temas. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con el segundo, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado dentro del proceso 21- IP-2000 que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.”.

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto este Tribunal ha expresado “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 769, de 24 de mayo del 2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”). Fusión de solicitudes de patentes. Los criterios descritos precedentemente son también aplicables en el caso de la fusión de dos o más solicitudes de patentes en una sola, a saber: La solicitud de fusión de dos o más patentes, entendida como la unión de dos o más patentes en una sola, se realizará a petición del solicitante y podrá presentarse en cualquier momento del trámite, siempre y cuando no constituya una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 37 de la Decisión 486.

En este sentido la norma no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede solicitar la fusión de dos o más patentes, por lo tanto y en vista a que la normativa de patentes no expresa limitación temporal alguna sobre el tema, se debe interpretar que la solicitud de fusión de dos o más patentes puede realizarse en cualquier estado del trámite.

De acuerdo al artículo 37 de la Decisión 486, cabe destacar, que la fusión de dos o más patentes no procederá cuando la solicitud de fusión comprendiera invenciones que no cumplen con el requisito de unidad de invención. Esto significa, de acuerdo al artículo 25 de la Decisión 486 que la solicitud de patente, en este caso, la solicitud de fusión, sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

Sobre el tema de la unidad de invención, el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, preparado por la OMPI y apoyado por la Secretaría General de la Comunidad Andina y la Oficina Europea de Patentes dice: “En una solicitud de patente se puede reivindicar: a) una sola invención; o, b) un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo.

Cuando se trate del caso b), se debe considerar que el concepto inventivo único que relaciona las invenciones debe ser técnico, cumplir por sí mismo con los requisitos de novedad y nivel inventivo, y ser común a todas las reivindicaciones”. Además, reconoce dos tipos de falta de unidad de invención, las cuales son la falta de invención a priori y la falta de invención a posteriori.

Sobre la primera, el citado texto dice “La falta de unidad de invención puede identificarse con la mera lectura de la solicitud, en particular de las reivindicaciones, antes de identificar el estado de la técnica. En este caso, se ha determinado la falta de unidad de invención a priori”. Sobre la segunda ha manifestado “Cuando se evidencia la falta de unidad de la invención después de haber efectuado la búsqueda de anterioridades y habiendo identificado los documentos relevantes, se ha identificado la falta de unidad de invención ‘a posteriori’.

La falta de unidad de invención a posteriori se determina considerando las reivindicaciones únicamente después de evaluar los documentos relevantes del estado de la técnica. Es la más frecuente, ya que se determina que lo que se está considerando como concepto inventivo único común no cumple con los requisitos de novedad y/o nivel inventivo.

En este caso, las características técnicas especiales de cada ‘alternativa’ ya no pueden estar unidad por ese concepto único”. De esta manera, los requisitos esenciales para que proceda la fusión de dos o más patentes son: 1. Que la fusión de dos o más patentes no constituya una ampliación de la protección a la divulgación contenida en la solicitud inicial; y, 2.

Que la fusión de dos o más patentes cumplan con una unidad de invención, es decir que la fusión de dos o más patentes sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí y de esta manera se conforme un único concepto inventivo. Finalmente, la solicitud de fusión tendrá la fecha de presentación o la fecha de prioridad que corresponda a la o las solicitudes iniciales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

SEGUNDO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

TERCERO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo, pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo.

CUARTO: Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

QUINTO: La fusión de dos o más solicitudes de patentes se realizará a petición del solicitante y podrá presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituya una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial de patente. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2008- 00006, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. [2] ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72. [3] “ARTICULO 6 - No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: (…) f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”;