PROCESO 141-IP-2011 — Andean Community

PROCESO 141-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y, de oficio, interpretación prejudicial del artículo 134 literales a) y b) de la mencionada Decisión. Marca: LE COLLEZIONI (mixta).

Actor: ECUACLEANER S.A. y/o Fernando March Game. Expediente Interno: Nº 2007-00138. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 18 días del mes de julio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente: II. Las partes. Demandante: ECUACLEANER S.A. y/o FERNANDO MARCH GAME, de la República del Ecuador. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

Terceros interesados: GA MODEFINE S.A. y EXECUTIVE S.A. iii. DATOS RELEVANTES A. Hechos. - El 31 de diciembre de 2003, ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game (domiciliados en Ecuador) solicitaron mediante apoderado el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta) para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería” comprendidos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. - El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 538, de 31 de marzo de 2004.

Posteriormente, la empresa GA MODEFINE S.A. presentó oposición al registro con base en su marca figurativa registrada en las Clases 03, 18, 14, 9 y 25. Asimismo, la empresa EXECUTIVE S.A. se opuso con base en sus marcas LE COLLEZIONI registradas en las Clases 03 y 35 (mixtas), y con base en las marcas solicitadas con anterioridad LE COLLEZIONE en las Clases 18 y 25 (mixtas). - Mediante Resolución Nº 29624, de 29 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro solicitado por la parte actora, declarando infundada la oposición presentada por GA MODEFINE S.A y fundada la oposición interpuesta por EXECUTIVE S.A. La División de Signos Distintivos consideró que las marcas en conflicto eran confundibles y también señaló que: “el derecho sobre un nombre o enseña comercial está consagrado como causal de irregistrabilidad de las marcas para ser alegado como fundamento en una oposición….

No puede desprenderse del análisis de la norma comunitaria la posibilidad de que el nombre comercial o enseña comercial de la sociedad solicitante sea relevante al momento de adquirir el derecho sobre una marca”. - Contra la anterior Resolución, la demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación; el primero de ellos resuelto mediante Resolución Nº 2227, de 7 de febrero de 2005 en el sentido de confirmar la decisión recurrida. - Mediante Resolución Nº 29094, de 30 de octubre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó las decisiones anteriores. - La sociedad ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game presentaron demanda por medio de apoderado ante el Consejo de Estado. - La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de fecha 22 de mayo de 2007, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio, y a las sociedades GA MODEFINE S.A. y EXECUTIVE S.A. B.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. En su escrito de demanda ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game manifiestan que: - Son titulares en Ecuador de los derechos sobre el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI para identificar productos de la Clase 18. - Desde 1988 usan el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI para “distinguir al empresario y al establecimiento de comercio” que desarrolla actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación, entre otros, de todo tipo de productos de cuero, comprendidos en la Clase 18. - Señalan que, conforme al uso continuo e ininterrumpido del signo LE COLLEZIONI, adquirieron su titularidad en el Ecuador y que, en virtud de la Decisión 486 cuentan con las facultades e instrumentos legales para defender sus derechos en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. - Que hace más de 7 años la tercera interesada en el proceso, EXECUTIVE S.A., tuvo en Guayaquil contactos comerciales con los demandantes, con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera en establecimientos que se denominarían LE COLLEZIONI. - Que, las resoluciones impugnadas son nulas toda vez que vulneran, entre otros preceptos, los artículos 136 literal a), 150 y 191 de la Decisión 486. - Que, la marca cuyo registro solicitan es idéntica fonética, ortográfica y conceptualmente con su enseña y nombre comercial “LE COLLEZIONI” en Ecuador. - Señala que el fundamento para denegar su solicitud de registro fue la marca “LE COLLEZIONI” (Clase 18, Resolución Nº 5656 de 17 de marzo de 2005, expediente administrativo Nº 03 035464) registrada a nombre de EXECUTIVE S.A., marca que - según los demandantes - actor, fue ilegalmente concedida.

Hacen presente que ha interpuesto acción de nulidad contra la mencionada marca (es decir, contra la marca LE COLLEZIONI”, Clase 18 concedida a favor de EXECUTIVE S.A.). C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio, señala que: - La Superintendencia expidió legal y válidamente la resolución concediendo el registro de marca “LE COLLEZIONI” para distinguir productos comprendidos en la clase 18.

Es decir, “(…) Se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”. - En relación con la forma de adquisición del derecho al uso del nombre comercial expresó que, “(…) en la norma comunitaria establece que éste se adquiere por el primer uso que del signo se haga en el comercio, del tal manera que, su depósito o registro tiene un carácter meramente declarativo de ese primer uso”. - Con respecto a la carga de la prueba para la protección del nombre comercial, enunció que, “es necesario que el interesado presente las observaciones a que haya lugar, y allegue los elementos probatorios necesarios para probar su mejor derecho (…) deberá entonces probar en el procedimiento administrativo la existencia del derecho sobre el nombre comercial, esto es, su primer uso (…)”.

D. TERCERO INTERESADO. La sociedad EXECUTIVE S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, argumentó que: - “No es dable pretender obtener el registro de una marca con base en el uso de un nombre o enseña comercial”. - “El demandante no ha probado que la sociedad EXECUTIVE S.A. ha tenido intención de perjudicarlo o de causar daño, al contrario, es legítimo registrar marcas evocativas que se le puede ocurrir a cualquier empresario del mundo”. - “(…) los derechos consolidados por mi representada fueron adquiridos de acuerdo a las normas vigentes, lo que significa que las marcas LE COLLEZIONI deben ser consideradas como fundamento de negación de la marca LE COLLEZIONI solicitada por Fernando March Game y/o Ecuacleaner S.A.”. - “(…) casos como el del nombre comercial o la enseña comercial, en los cuales el derecho nace del uso y se mantiene con el mismo, sólo pueden ser considerados mediando oposición presentada en el término de ley o en su defecto cuando se ha depositado el nombre comercial según Jurisprudencia del Consejo de Estado”. - “(…) en caso de confusión entre una marca solicitada y un nombre comercial, una enseña o cualquier otro signo distintivo que requiera de prueba para demostrar su existencia, la parte interesada en el mismo debe hacerse parte del trámite (…)”.

IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser Interpretadas.

Conforme a lo solicitado por el Juez Consultante, se procederá a la interpretación de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio, se interpretará el artículo 134 literales a) y b) de la mencionada Decisión. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. 1.

La marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos”. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto tiene que ver con las causales de nulidad relativa contenidas en el artículo 136, que analizaremos en el siguiente acápite. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo LE COLLEZIONI (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de signos distintivos. En el presente caso, ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game (domiciliados en Ecuador) solicitaron mediante apoderado el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta) para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería” comprendidos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra dicha solicitud, EXECUTIVE S.A., de Colombia, se opuso con base en sus marcas LE COLLEZIONI registradas en las Clases 03 y 35 (mixtas), y con base en las marcas solicitadas con anterioridad LE COLLEZIONE en las Clases 18 y 25 (mixtas). Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra las causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad.

Establecen: 1) que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Y 2) que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido o a una enseña comercial, si su uso pudiere originar riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[1].

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo de signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. 3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. En el presente caso, ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game (domiciliados en Ecuador) solicitaron mediante apoderado el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta) para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería” comprendidos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra dicha solicitud, EXECUTIVE S.A., de Colombia, se opuso con base en sus marcas LE COLLEZIONI registradas en las Clases 03 y 35 (mixtas), y con base en las marcas solicitadas con anterioridad LE COLLEZIONE en las Clases 18 y 25 (mixtas). Sobre este punto, el Tribunal ha señalado que el signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129- IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Para realizar la comparación entre dos signos mixtos, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico de cada uno de ellos. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos. 4. Sobre el nombre y la enseña comercial alegada por la solicitante. En el presente caso, las demandantes ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game señalaron que son titulares en Ecuador de los derechos sobre el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI para identificar productos de la Clase 18 y que, por tal motivo, sería procedente el registro de su marca en Colombia.

Al respecto, cabe señalar que no resulta pertinente considerar los derechos sobre el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, a fin de resolver un procedimiento de registro de marca como el presente en Colombia. En efecto, alegar un mejor derecho en base al nombre y a la enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, sólo puede darse en un procedimiento, por quien se opone a un registro (oposición andina), y no por quien lo solicita.

El hecho que las demandantes ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game sean titulares en Ecuador de los derechos sobre el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI, no les otorga el derecho de acceder, de forma automática, al registro del signo en Colombia, ya que la protección prevista para dichos signos no debe prescindir de los derechos de terceros, así como del examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente.

En términos generales, todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas. 5. Conexión competitiva. En el presente caso la marca solicitada pretende proteger productos amparados en la Clase 18, mientras que las marcas opositoras amparan productos de las Clases 18 y 25.

Es por este motivo que el Tribunal se pronunciará sobre el tema de la conexión competitiva. Al respecto, se deberá analizar la conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, sobre la base de los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”(Proceso N° 114-IP-2003 de 19 de noviembre del 2003.

Marca: “EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, en principio, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corriente (…)” (Proceso 09-IP-94, caso: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). 6.

Examen de registrabilidad. La autonomía de las oficinas de registro marcario. El artículo 150 de la Decisión 486 determina que: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” [2] Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[3] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”[4].

La autonomía de las oficinas de registro marcario. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca denominativa “MONARC- M”, publicada en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado LE COLLEZIONI (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca protegida o anteriormente solicitada, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 3.

En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo compuesto, comparado con signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. 4. No resulta pertinente considerar los derechos sobre el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, a fin de resolver un procedimiento de registro de marca como el presente en Colombia. En efecto, alegar un mejor derecho en base al nombre y a la enseña comercial LE COLLEZIONI en Ecuador, sólo puede darse en un procedimiento, por quien se opone a un registro (oposición andina), y no por quien lo solicita.

En términos generales, todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas. 5. Se deberá analizar la conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, sobre la base de lo mencionado en la presente providencia. 6.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: • Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. • Es autónomo. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [2] Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. [4] Proceso 180-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.