Año XXXIV – Número 2953 Lima, 8 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 353-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-15014. Referencia: Marcas involucradas PALERMO (denominativa) y PALERMO (mixta) PROCESO 372-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 080882012-0-1801-JR-CA-15. Referencia: Marcas involucradas (figurativa), (figurativa) y (figurativa) PROCESO 373-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 113222014-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Marcas involucradas HIODOLS (denominativa) y HALDOL (denominativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/03/2017 2 de 55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre de 2016 Proceso 353-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-15014 Referencia Marcas involucradas PALERMO (denominativa) y PALERMO (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5248-TDCANo.1-VAR del 3 de junio de 2016, recibido el 21 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-15014; y, El Auto del 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 6 A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: ¡¡F' Demandante SOUZA CRUZ S.A. Demandado INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DIRECCIÓN 1 Proceso 353-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 3 de 55 NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Tercero interesado

2. TABACALERA DEL ESTE S.A. Hechos relevantes: 2.1. El 30 de noviembre de 1998, SOUZA CRUZ S.A. (en adelante, SOUZA CRUZ) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) el registro del signo PALERMO (denominativa) 1 para distinguir productos de fa Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente cigarrillos.

2.2. TABACALERA DEL ESTE S.A. (en adelante, TABACALERA DEL ESTE) presentó oposición2 contra la solicitud de registro en base a su marca PALERMO (mixta)3 solicitada mediante Expediente 91266 del 30 de septiembre de 1998, para distin �uir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza 2.3. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución 975557 del 8 de febrero de 2000 denegó el registro de la marca PALERMO (denominativa) a favor de SOUZA CRUZ. 2.4.

El 9 de marzo de 2000, SOUZA CRUZ interpuso recurso de reposición contra la Resolución 975557. 2.5. Mediante Resolución 977060 del 15 de mayo de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 975557. 2.6. El 30 de octubre de 2000, SOUZA CRUZ interpuso demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, para impugnar el acto administrativo contenido en la Resolución 977060. 2.7.

El 17 de enero de 2001, el Presidente del IEPI, presentó escrito de contestación a la demanda contencioso administrativa. 2.8. El 2 de febrero de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI y TABACALERA DEL ESTE, presentaron escritos de contestación a la demanda contencioso administrativa. Expediente administrativo 92533. z 6 No se verifica en el expediente la fecha de presentación de la referida oposición. 3 No se aprecia en el expediente el logotipo del signo solicitado. 4 No se verifica en el expediente los productos que pretende registrar. 2 Proceso 353-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 4 de 55 2.9.

El 21 de marzo de 2016 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito suspendió el procedimiento y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de SOUZA CRUZ: 3.1. Es titular en Brasil de la marca PALERMO.

3.2. TABACALERA DEL ESTE imitó su marca. 3.3. Es titular de un signo distintivo notoriamente conocido. 4. Argumentos de la contestación del Presidente del IEPI: Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y ratificó la Resolución 977060 del 15 de mayo del 2016. 5. Argumentos de la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI: 5.1.

La marca PALERMO (mixta) y la marca PALERMO (denominativa) comparten una idéntica denominación. 5.2. Ambas marcas protegen productos de la misma naturaleza de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3. La coexistencia de ambas marcas inducirla a confusión a los consumidores respecto del origen empresarial de los productos a proteger. 6.

Argumentos del tercero interesado, TABACALERA DEL ESTE: 6.1. Niega que haya imitado o pretenda imitar las marcas de SOUZA CRUZ. 6.2. Niega que pretenda aprovecharse de una supuesta notoriedad y prestigio de la marca de SOUZA CRUZ. 6.3. Ambas marcas presentan una coincidencia en lo visual-ortográfico, ya que comparten la denominación PALERMO. 6.4.

Ambas marcas se pronuncian de forma idéntica. 6.5. Los productos de ambas marcas pertenecen a la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 Proceso 353-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 5 de 55 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena5• Procede dicha interpretación por ser pertinente para el presente caso. 2.

De oficio se interpretarán el Literal d) y e) del Articulo 83 y el Articulo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena6, en atención a que la demandante SOUZA CRUZ alega ser titular de un signo notoriamente conocido. 5 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Artlculo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros. presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) ( r Sean idénticos o se asemejen de fonna que puedan inducir al público a error, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de fa marca pueda inducir al público a error.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Art/culo B3.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de d) un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el fegltimo titular de la marca notoriamente conocida. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida".

"Articulo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta. entre otros, los siguientes criterios: a) b) c) d) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; La intensidad y el ámbito de la difusión y de la pubficídad o promoción de la marca;

La antigüedad de fa marca y su uso constante; El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. " 4 Proceso 353-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 6 de 55 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.

Comparación entre marcas denominativas y mixtas. La marca notoriamente conocida. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo PALERMO (denominativo) y la marca PALERMO (mixta) son confundibles, es pertinente analizar el Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) (...)" Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a en-or. 1.2 Como se desprende de esta dlsposición, no es registrable un signo que sea ídéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error.

Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error. 1.3 Cuando la norma señala que no podrá registrarse como marca un signo que pueda inducir al público a error, lo que busca es evitar que se genere riesgo de confusión o de asociación que afecte la libre y consciente elección del público en el mercado.

En efecto, la normativa de marcas tiene como objetivo que el comercio de blenes y servicios en el mercado sea transparente, de buena fe y fluido. 7 7 De modo rererenc1al, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 37-1 P-2015, de recha 13 de mayo de 2015. p. 9. Proceso 353-IP-2016 GACETA OFICIAL 1.4 08/03/2017 7 de 55 Respecto al riesgo de confusión, cabe señalar que este puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5 Por su parte, el riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6 Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 8 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales. la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.7.

Conforme a lo antes expuesto, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría inducirse a error al público. Ibídem. 6 Proceso 353-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 08/03/2017 8 de 55 Comparación entre marcas denominativas y mixtas 2.1.

Como en el proceso interno se ha controvertido la presunta confusión entre el signo PALERMO (denominativo) y la marca PALERMO (mixta), resulta necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que el primero está conformado por un elemento denominativo. mientras que el segundo presenta un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 9 2.3. Por su parte, los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características. puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 10 2.5.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas mixtas y denominativas, se debe constatar que se haya identificado. cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) I¡ Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una 9 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 7 Proceso 353-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 9 de 55 misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario11. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport­ e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport­ ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 12 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría inducir al público a error.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. 11 REAL ACADEMIA ESPA!iJOLA (RAE) Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mlnima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. 12 REAL ACADEMIA ESPA�OLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mlníma aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 8 Proceso 353-IP-2016 GACETA OFICIAL (iii) 08/03/2017 10 de 55 Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Se deberá realizar el cotejo conforme a lo expuesto, a fin de establecer si el signo PALERMO (denominativo) es capaz de inducir a error al público consumidor. 3.

La marca notoriamente conocida 3.1. Tomando en cuenta que la demandante SOUZA CRUZ alega la supuesta notoriedad de su marca PALERMO (denominativa), resulta pertinente que dicha temática sea abordada en la presente Interpretación Prejudicial. 3.2. Sobre el particular, los Literales d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señalan lo siguiente: "Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en /os que el uso del signo se destine a /os mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en /os que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida; e) 4 Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de /os productos o servicios para /os cuales se solicita el registro. ( )" 3.3. De las disposiciones precitadas puede advertirse lo siguiente: 9 Proceso 353-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 11 de 55 No es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba total o parcialmente un signo notoriamente conocido.

La notoriedad puede ser alegada en el pafs en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y debe pertenecer a un tercero. No es registrable un signo que sea similar hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida. La irregistrabilidad de un signo por las causales establecidas en los Literales d) y e) se genera de manera independiente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro. 13 3.4.

Cabe indicar que, para que operen los mecanismos de protección al signo notorio, no es necesario que este se encuentre registrado en el pafs miembro del que se trate; sino que basta que cumpla con el presupuesto normativo de ser un signo "distintivo notoriamente conocido en el pals en el que solicita el registro o en el comercio subregional. o internacional sujeto a reciprocidad".14 3.5.

Cabe precisar que no es posible afirmar que una marca es notoria desde su aparición en el mercado, toda vez que tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, su permanencia en el mercado, su aceptación y el grado de conocimiento entre los consumidores. 3.6.

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. 3. 7. En ese sentido, el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la autoridad administrativa, según sea el caso.

Así, conforme al Artículo 84 de la Decisión 344, para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) 13,. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2000 del 27 de marzo de 2001. lbldem. 10 Proceso 353-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 12 de 55 b) La lntensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 3.8.

Conforme a lo expuesto, se deberá tomar en cuenta la especial protección que la Decisión 344 brinda a la marca notoria, por la cual se ta busca proteger de aquellos signos que: (i) constituyan una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial; o, (ii) sean similares hasta el punto de producir confusión. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-15014, la que deberá adoptarla al emitlr el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. M� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro G MAGISTRADO 11 Proceso 353-IP-2016 GACETA OFICIAL 08/03/2017 13 de 55 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiflquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 08/03/2017 14 de 55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de octubre de 2016 Proceso 372-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante 08088-2012-0-1801-JR-CA-15 Referencia Marcas involucradas Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac 11!§ (figurativa}, e?" (figurativa) y cfi¿j (figurativa) VISTOS El Oficio 8088-2012-0/5tª SECA-CJLI-PJ del 30 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 y de los Artículos 225 y 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 08088-2012-0-1801-JR-CA-15; y, El Auto del 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 6 1 GACETA OFICIAL 08/03/2017 15 de 55 A.

ANTECEDENTES 1. 2. Partes en el Proceso Interno: Demandante PUMA SE Demandado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero Interesado NEWATHLETIC S.A.C. Hechos relevantes: 2.1. El 21 de julio de 2010, NEW ATHLETIC S.A.C. {en adelante, NEW ATHLETIC) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual {en adelante, el lndecopi) el registro de una marca conformada por una figura 1 para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 � '' " J�.. 2.2.

El 23 de septiembre de 2010, PUMA AKTIENGESELLSCRAFT RUDOLF DASSLER SPORT (en adelante, PUMA) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas: MARCA CERTIFICADO CLASE PRODUCTOS 36787 25 Zapatos, en especial zapatos deportivos y de descanso. 79621 25 Vestidos, sombrererla. � calzados 2.3.

PUMA, además, manifestó lo siguiente: 3 Expediente administrativo 427803-2010. 2 6 3 Clase 25: vestidos, ropa deportiva, calzados, zapalíllas y articulos para sombrererla. De la documentación obrante en el expediente, se advierte que PUMA también sustentó su oposición sobre una marca registrada en Colombia; no obstante, no cumplió con acreditar el interés real en el mercado peruano respecto de dicha marca, por lo que se excluyó la misma de los signos materia de oposición. 2 GACETA OFICIAL 08/03/2017 16 de 55 a) Sus marcas registradas son notoriamente conocidas en el mercado andino y mundial. b) El signo ha sido solicitado de mala fe, ya que NEW ATHLETIC conocía las marcas de su empresa con anterioridad a su solicitud de registro. c) La solicitante pretende perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal en su perjuicio. 2.4.

Mediante Resolución 1194-2011/CSD-INDECOPI del 30 de mayo de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del lndecopi declaró infundada la oposición; no obstante, denegó el registro del signo solicitado, considerando lo siguiente: a) No se ha acreditado que las marcas figurativas de PUMA gocen de la calidad de notoriamente conocidas, por lo que no resulta aplicable el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486. b) Si bien el signo solicitado y las marcas registradas distinguen algunos de los mismos productos y otros productos vinculados, dadas las diferencias gráficas existentes entre los signos cotejados, la concesión del signo solicitado no produciría confusión en el público consumidor. c) No se ha acreditado la mala fe de NEW ATHLETIC, por lo que no existen indicios razonables que permitan inferir que la solicitud se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. d) Giovanna Daniela Mejia Catunta solicitó con anterioridad al signo solicitado por NEW ATHLECTIC el registro de la siguiente marca, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza:4 e) Dado que el signo reproducido en el literal anterior y el signo solicitado por NEW ATHLETIC resultan semejantes y pretenden distinguir los mismos productos, el registro de este último signo será susceptible de producir confusión en el público consumidor.

Por tanto, corresponde denegar el signo solicitado por NEW ATHLETIC al encontrarse incurso en la prohibición de registro estipulada en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.,.. Expediente 425960-2010. 3 (¡ GACETA OFICIAL 08/03/2017 17 de 55 2.5. El 22 de junio de 2011, PUMA y NEW ATHLETIC, respectivamente, interpusieron recurso de apelación contra la Resolución 1194-2011/CSD­ INDECOPl.5 2.6.

El 26 de marzo de 2012, PUMA informó de su cambio de nombre a PUMA SE. 2.7. Por Resolución 1638-2012/TPI-INDECOPI del 17 de septiembre de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del lndecopi confirmó la Resolución 11942011/CSD-I NDECOPI, en el extremo que declaró infundada la oposición6; asimismo, revocó dicha resolución en el extremo que denegó el registro del signo solicitado y, en consecuencia, otorgó el referido signo a favor de NEW ATHLETIC. 7 2.8.

El 6 de diciembre de 2012, PUMA interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 1638-2012/TPI-INDECOPI, a fin de que se declare la nulidad de la misma. 2.9. Por Resolución 2 del 4 de marzo de 2013, el Décimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima admitió a trámite la demanda interpuesta por PUMA. 2.1 O. Mediante Resolución 15 del 18 de noviembre de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió sentencia declarando infundada la demanda. 2.11.

El 21 de diciembre de 2015, PUMA apeló la sentencia. 2.12. El 1 de junio de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la b 5 NEW ATHLETIC interpuso apelación manifestando haber adquirido los derechos expectaticios de la marca solicitada por Giovanna Daniela Mejla Catunta, sustento de la denegatoria del signo solícitado. 6 En esta resolución se señala que las marcas sustento de la oposición venlan siendo objeto de procedimientos de cancelación y de nulidad, los mismos que se encontraban en trámite; pese a ello no se advierte que tales procedimientos hayan incidido en la decisión adoptada por la Sala de Propiedad Intelectual del lndecopi, salvo en el extremo de considerar que la marca registrada con Certificado 79621 distingue únicamente calzados, a propósito de la cancelación parcial de la que fue objeto en primera instancia, la cual fue impugnada a través del recurso de reconsideración por quien solicitó la cancelación de la referida marca. 7 Al respecto, la Sala tomó en consideración que los derechos sobre la marca que sustentó la denegatoria del signo solicitado se hablan consolidado a favor de NEW ATHLETlC, en virtud de la cesión de derechos efectuada por Giovanna Daniela Mejla Catunta a favor de dicha empresa. 4 � lr1 GACETA OFICIAL 08/03/2017 18 de 55 Comunidad Andina, con la finalidad de obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos: (i) ¿Es posible para una mejor comparación modificar la posición (rotar) del signo o los signos en cotejo con la finalidad de verificar la existencia de un potencial riesgo de confusión? (ii) ¿Cuáles son los criterios para cotejar signos figurativos en los casos en que uno evoca una idea y el otro es arbitrario? (iii) ¿Qué criterio tomar cuando la notoriedad alegada se sustenta principalmente en medios publicitarios, cuando la campaña de publicidad es de público conocimiento? (iv)¿Cómo se analiza un posible acto de competencia desleal cuando en el cotejo existe una variación de percepción en el grado de similitud de los signos bajo análisis, dependiendo si se realiza en abstracto (comparación de ambos signos en forma separada del producto al que distinguen) o si se realiza plasmando los signos en el producto que distinguirá, siendo que las semejanzas se acentúan cuando los signos se posicionan en tales productos? 3.

Argumentos de la demanda de PUMA: 3.1. La impresión general de los signos en conflicto los aproxima al grado de que el público consumidor los puede confundir entre sí e identificar como provenientes de un mismo origen empresarial, debido a la similitud del elemento gráfico que presentan, constituido por una franja gruesa y curva, dividida en varias líneas curvas, siendo más ancha la curva de la parte inferior y más delgada de la parte superior. 3.2.

La dirección en la que se encuentran las figuras en las marcas registradas no es relevante, pues si se rotan tales figuras, se advierte con mayor precisión su similitud con el signo solicitado. 3.3. Aun cuando el público consumidor pueda notar algunas diferencias entre los signos en conflicto, creerá que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas a favor de PUMA y/o que pertenece a la familia de marcas de PUMA, que tiene como elemento común la figura de una franja curva, lo cual no corresponde a la realidad; en ese sentido, se determina que tales signos no podrán coexistir pacificamente en el mercado. 3.4.

Tanto en Colombia como en el Perú se han presentado procedimientos similares al presente caso, donde la marca solicitada consta de la figura de una franja curva similar a la de PUMA, en los cuales las autoridades fallaron 5 GACETA OFICIAL 08/03/2017 19 de 55 a favor de PUMA, al considerar que las figuras cotejadas son similares y que su registro causaría un elevado riesgo de confusión para el público consumidor. 3.5.

Las marcas de PUMA son notoriamente conocidas en el mercado andino y mundial, debido a su reconocido prestigio y reputación a nivel internacional, así como por su amplia y extensa publicidad y calidad de sus productos, siendo líder mundial en el rubro de ropa y calzado deportivo; en consecuencia, debido a la similitud de los signos cotejados, debe operar la irregistrabilidad del signo solicitado debido al riesgo de confusión con las marcas registradas.

3.6. NEW ATHLETIC se basó en el diseño de las marcas registradas al crear el signo solicitado, por lo que se trataría de una imitación de dichas marcas notorias en un intento de aprovecharse indebidamente de la reputación de PUMA. Por tal motivo, existen indicios suficientes para considerar que NEW ATHLETIC actuó de mala fe al solicitar el registro del signo objeto de oposición, sobre todo si se tiene en consideración que ambas empresas comparten el mismo rubro económico de prendas de vestir y calzado y que las marcas registradas se publicitan en medios de difusión masivos. 4.

Argumentos de la contestación del lndecopi: 4.1. La impresión visual que suscitan los signos en conflicto es completamente diferente; en consecuencia, si bien estos signos distinguen productos idénticos y vinculados, las evidentes diferencias gráficas que presentan permiten su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. 4.2.

Adicionalmente, debe tenerse presente que el público consumidor es particularmente reflexivo al momento de elegir los productos a los que aluden los signos en conflicto, debido a la naturaleza y el destino de los mismos. 6 L_ 4.3. La página web aportada no constituye un medio probatorio idóneo para acreditar la notoriedad invocada ni la supuesta mala fe en la solicitud del registro del signo en cuestión, ya que no es posible determinar su fecha de creación, modificación y/o publicación ni cuántos usuarios la han visitado y a qué país pertenecen; por ello, no se puede establecer el grado de difusión y conocimiento de las marcas en el sector pertinente de los consumidores en el Perú o en algún país miembro de la Comunidad Andina ni el conocimiento previo de las mismas por parte de NEWATHLETIC. 4.4.

Debido a que PUMA no acreditó la notoriedad de las marcas sustento de la opos1c1on, sus argumentos sobre una supuesta confusión y el aprovechamiento injusto del prestigio de éstas resultan impertinentes. 6 GACETA OFICIAL 08/03/2017 20 de 55 4.5. El argumento sobre una supuesta familia de marcas a favor de PUMA y los nuevos medios probatorios presentados para acreditar la notoriedad de sus marcas no fueron ofrecidos en instancia administrativa, por lo que los mismos resultan impertinentes, en tanto que un pronunciamiento al respecto vulneraría el principio de congruencia. 5.

Argumentos de la contestación de NEW ATHLETIC: NEW ATHLETIC no contestó la demanda, conforme consta en el Auto de fecha 30 de mayo de 2014. 6. Sentencia de Primera Instancia: 6.1. Aun cuando los signos en conflicto distingan productos vinculados o de uso complementario, las diferencias gráficas que se advierten en el cotejo comparativo, aunado a la especial atención que prestará el público consumidor al momento de adquirir los productos, determinan que sea posible la coexistencia pacifica de los signos sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. 6.2.

La página web presentada por PUMA no permite determinar el nivel de difusión y conocimiento de las marcas opositoras por parte de los consumidores del sector pertinente ni por parte de NEW ATHLETIC, por lo que no resulta idónea para acreditar la notoriedad de dichas marcas ni la supuesta mala fe de NEW ATHLETIC al solicitar el signo cuestionado. 6.3.

No corresponde emitir un pronunciamiento respecto los nuevos medios probatorios presentados para acreditar la notoriedad de las marcas registradas ni sobre la existencia de una familia de marcas a favor de PUMA, pues dichas pruebas y alegatos no fueron ofrecidos en la instancia administrativa, por lo que su análisis transgrediría el principio de congruencia. 6.4.

El otorgamiento del signo solicitado se encuentra conforme a ley; en ese sentido, se declara infundada la demanda. 7. /; Argumentos de la apelación de PUMA: PUMA señala que la sentencia ha dejado de lado un principio relevante en el cotejo de marcas: la mayor relevancia de las semejanzas ante las diferencias, las cuales se acrecientan si ambos signos se colocan en una misma dirección; asimismo, reiteró los argumentos de la demanda. 7 GACETA OFICIAL 08/03/2017 21 de 55 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los literales a) y h) del Articulo 136 y de los Artículos 225 y 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaª, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos: (i) ¿Es posible para una mejor comparación modificar la posición (rotar) del signo o los signos en cotejo con la finalidad de verificar la existencia de un potencial riesgo de confusión? (ii) ¿Cuáles son los criterios para cotejar signos figurativos en los casos en que uno evoca una idea y el otro es arbitrario? (iii) ¿Qué criterio tomar cuando la notoriedad alegada se sustenta principalmente en medios publicitarios, cuando la campaña de publicidad es de público conocimiento? (iv) ¿Cómo se analiza un posible acto de competencia desleal cuando en el cotejo existe una variación de percepción en el grado de similitud de los signos bajo análisis, dependiendo si se realiza en abstracto (comparación de ambos signos en forma separada del producto al que distinguen) o si se realiza plasmando los signos en el producto que distinguirá, siendo que las semejanzas se acentúan cuando los signos se posicionan en tales productos? 2.

Procede la interpretación de las normas antes citadas, toda vez que es materia de controversia la supuesta confusión entre el signo solicitado y 8 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Articu/o 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o /a dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." ·Articulo 225.• Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del Pafs Miembro.

" /; r "Articulo 258.• Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos." 8 GACETA OFICIAL 08/03/2017 22 de 55 marcas anteriormente registradas, respecto de las cuales se ha invocado notoriedad. Asimismo, se ha argumentado que el signo habría sido solicitado de mala fe, con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 3.

De oficio, procede interpretar los Artículos 137, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina9, toda vez que se encuentran relacionados con los temas materia de la controversia. 9 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para pe,petrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

" ·Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocida como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." "Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanta en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signa; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado tenitorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento par el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pafs Miembro o en el extranjero. b ·Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el so/o hecho que: a) na esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pafs Miembro; o, c) na sea notoriamente conocido en el extranjero." 9 GACETA OFICIAL 08/03/2017 23 de 55 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 6. 7. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas figurativas. La marca notoriamente conocida, su protección y prueba. Familia de marcas. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena en la obtención de un registro de marca.

Autonomia de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. Preguntas formuladas por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2. 3. 4. 5. 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si la marca 11!! (figurativa) tffí' y las marcas (figurativa} y � (figurativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a}, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) (...)" sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 10 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 10 GACETA OFICIAL 08/03/2017 24 de 55 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directa, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecta, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. 1.5.

Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 11 a) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. b) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 12 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad gráfica {o figurativa) y conceptual o ideológica. 1t lbldem.

Cabe señalar que se ha omitido hacer referencia a la simílitud fonética y ortográfica, en tanto que el caso concreto se trata de marcas figurativas, en las que no se aprecian elementos de ese tipo. 12 lbldem. 11 GACETA OFICIAL 08/03/2017 25 de 55 b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Ahora bien, si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, si es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería13. 13 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial recaida en al Proceso 9-IP-2001 del 27 de abril de 2001. 12 GACETA OFICIAL 08/03/2017 26 de 55 1.7.

Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas figurativas 2.1. De acuerdo a lo alegado por PUMA, existiría confusión entre la marca iiim! (figurativa) y las marcas e:?' (figurativa) y � (figurativa). En ese sentido, es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por elementos figurativos. 2.2. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de signos se pueden distinguir tres elementos, a saber: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa. Si el signo evoca un concepto, es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica, suele prevalecer. En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto podrían suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Si los signos no evocan ningún concepto, la comparación deberá efectuarse por la impresión sensorial unitaria que cada uno de ellos genere en la mente de los consumidores. Es decir, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se encuentre provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 14 Los colores: si el signo reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la 14 De modo referencial, ver Proceso 8-IP-2003 del 19 de marzo de 2003, p. 6. 13 GACETA OFICIAL 08/03/2017 27 de 55 contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 15 En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. 2.3.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con los criterios expuestos a fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos bajo análisis. 3. La marca notoriamente conocida, su protección y prueba 3.1. Tomando en consideración que PUMA formuló oposición alegando la notoriedad de sus marcas � (figurativa) y � (figurativa), el Tribunal se referirá a este tema. 3.2.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier pais miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 3.3. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados. 3.4.

El Articulo 230 de la Decisión 486 establece algunas consideraciones respecto de qué sectores pueden ser entendidos como sectores pertinentes a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 15 De modo referencial, ver Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, pp.9-10. 14 ff GACETA OFICIAL 08/03/2017 28 de 55 3.5.

Por su parte, el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria. 3.6. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado: "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintiva, se tomará en consideración entre otros, /os siguientes factores: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) ó el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otras eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero." 3. 7.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manera generalizada por todos (v.g. las capitales de los países), la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de 15 GACETA OFICIAL 08/03/2017 29 de 55 su existencia al momento de que ésta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.1s 3.8.

Así, la calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria. 17 3.9.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 18 3.10.

El Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicias a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusta del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 3.11.

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.19 b 16 De modo referencial, ver Proceso 109-IP-2013 del 5 de junio de 2013, p. 15. 17 De modo referencial. ver Proceso 44-IP-1999 del 2 de febrero de 2000, p. 15. 18 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 16 GACETA OFICIAL 08/03/2017 30 de 55 3.12. De conformidad con el Articulo 225 de la Decisión 486, la protección de un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y registro no autorizado. 3.13. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella20, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. 3.14.

Por su parte, el Literal a) del Articulo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el pais miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 3.15.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. 21 3.16.

En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Articulo 226 de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión y el de asociación, tratados en el numeral 1.2. de la Sección D de la presente interpretación, y el de dilución y el de uso parasitario: 22 a) b El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad 20 lbidem. 21 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 22 lbldem. 17 GACETA OFICIAL 08/03/2017 31 de 55 distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: ªEn efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 23 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.24 b) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 25 3.17. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos. como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, 23 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada.

Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 24 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19. 25 Ibídem. 18 GACETA OFICIAL 08/03/2017 32 de 55 así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.26 3.18. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.19.

Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor. Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

Bastará que se presente alguno de los cuatro riesgos señalados para conceder a la marca notoria la protección especial que merece por haber alcanzado dicha calidad en el mercado. 4. Familia de marcas 4.1. PUMA ha manifestado que los consumidores podrían considerar que el signo solicitado deviene de la familia de marcas constituida a su favor, en la que el elemento común es la figura de una franja curva.

Sin perjuicio de que dicho argumento fue rechazado en la sentencia, por no haber sido alegado en la instancia administrativa, se procederá a analizar cómo se constituye una familia de marcas, a fin de que la Corte consultante evalúe lo correspondiente. 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 27 b I 26 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 27 De modo referencial, ver Proceso 23-IP-2013 del 15 de mayo de 2013, p. 16.

Asimismo, en los Procesos 91-IP-2002 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. En los Procesos 84-IP-200, 91-IP-2002, 94-IP-2006 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acompañan. 19 GACETA OFICIAL 08/03/2017 33 de 55 4.3.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.28 4.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.29 4.5.

En tal sentido. para que un signo solicitado a registro pueda originar riesgo de confusión y/o asociación respecto de una familia de marcas, se deberá establecer que el elemento común distintivo que comparten los signos cotejados es susceptible de ser percibido por el público consumidor como proveniente de un mismo origen empresarial. 5. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

Actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena en la obtención de un registro de marca 5.1. PUMA señaló que NEW ATHLETIC se habría basado en el diseño de sus marcas registradas para crear el signo solicitado, por lo que se trataría de Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-IP-2014 este Tribunal afirmó que la figura de fa marca derivada forma parte de fa familia de marcas. 28 De modo referencial, ver Proceso 433-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, p. 18 y 19. 29 lbidem. 20 GACETA OFICIAL 08/03/2017 34 de 55 una imitación de las mismas, en un intento de aprovecharse indebidamente de la reputación de PUMA, lo cual constituye indicios suficientes para considerar que el signo fue solicitado de mala fe con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 5.2.

Al respecto, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. 5.3. El articulo 258 de la referida norma establece lo siguiente: ªArtículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos." 5.4.

De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; será desleal todo acto vinculado a la Propiedad Industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 30 5.5. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 31 5.6.

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.32 5.7. La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: "( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrian resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo). '63 6 30 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. 31 lbldem. 32 JAECKEL KOVAKS, Jorge.

Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. GACHARNA, Maria Consuelo. La Competencia Desleal. Editorial Temis, Bogotá, 1982, p. 47. 21 ( fj GACETA OFICIAL 08/03/2017 35 de 55 5.8. Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 34 a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. b) Que el acto o la actividad sea indebido. c) Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo. 5.9.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo. 35 Actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena en la obtención de un registro de marca 5.1 O. Respecto de la prohibición establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: "Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 5.11.

La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. 36 5.12. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar.

El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante 34 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. Ibídem. De modo referencial, ver Proceso 6-IP-2015 del 29 de abril de 2015, pp. 23 y 24. 22 GACETA OFICIAL 08/03/2017 36 de 55 otras plataformas fácticas.

Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca. Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y peñecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca. 37 5.13.

Considerando lo alegado por PUMA, es pertinente analizar los actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena. 5.14. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. 38 5.15.

En el Apartado 3 de la Sección D de la presente interpretación, se mostró como la marca notoriamente conocida merecía una protección reforzada en el mercado. Esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 5.16. La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrlan constituir la imagen de un empresa. 39 5.17.Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística.

Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. 40 37 lbldem. 38 lbldem. 39 tbidem. 40 lbldem. 23 GACETA OFICIAL 08/03/2017 37 de 55 5.18.

Para establecer la posible conducta desleal en el marco del Artículo 137 de la Decisión 486, debe determinar lo siguiente: 41 a) Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca. b) Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena.

Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal. 5.19. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.42 6.

Autonomía de resoluciones la oficina nacional competente para emitir sus 6.1. PUMA refirió que tanto en Colombia como en el Perú se han presentado procedimientos similares al presente caso 1 donde la marca solicitada consta de una franja curva semejante a la de sus marcas registradas, en los cuales la autoridad ha fallado a su favor. En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. 6.2.

El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada pais miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es asi como el Capitulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 43 41 lbldem. 42 Ibídem. 43 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 640-IP-2015 del 26 de agosto de 2016. 24 GACETA OFICIAL 08/03/2017 38 de 55 6.3.

Es preciso destacar que la referida autonomia se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia}, como en relación con sus propias decisiones.44 6.4. En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 45 6.5.

En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado pals, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros.46 6.6.

De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado pais, ello tampoco significa que deba ser denegado en los paises miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad del mismo país que denegó el registro. 47 6.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que. de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 4 ª 6.8. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda 44 lbldem. 45 lbldem. 46 lb[dem. 47 lbldem. 48 lbldem. 25 GACETA OFICIAL 08/03/2017 39 de 55 eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, asi como de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 49 6.9.

Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares. 50 6.10.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los limites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 51 6.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que éste cuente con registro de marca en otros paises miembros o no de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 6.12.

Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. 49 lbidem. 50 lbldem. 51 lbldem. 26 GACETA OFICIAL 7. 08/03/2017 40 de 55 Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina, asl como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 7.1.

¿Es posible para una mejor comparación modificar la posición (rotar) del signo o los signos en cotejo con la finalidad de verificar la existencia de un potencial riesgo de confusión? Una de las reglas para realizar el cotejo de signos distintivos consiste en que no se debe descomponer su unidad marcaria. Siguiendo este criterio, podemos afirmar que la autoridad competente no debe alterar la posición o rotar el signo objeto de estudio en la búsqueda de elementos que determinen su semejanza con otro signo. Para determinar la identidad o semejanza entre dos signos debe partirse de la impresión en conjunto que cada uno suscita y, posteriormente, se debe realizar un cotejo sucesivo y no simultáneo de los mismos.

Si de esta apreciación se advierten elementos idénticos o semejantes que podrían ser considerados por el público consumidor o usuario como provenientes o identificadores de un mismo origen empresarial, corresponderá denegar el registro del signo solicitado. Por lo expuesto, la impresión de que el signo solicitado es idéntico o semejante con otro signo pero en una posición distinta debe obtenerse de la propia visión en conjunto de los signos, sin alteraciones.

Asimismo, cabe agregar que la protección sobre las marcas se efectúa de acuerdo a cómo fueron registradas. 7.2. ¿ Cuáles son los criterios para cotejar signos figurativos en los casos en que uno evoca una idea y el otro es arbitrario? Se advierte que esta pregunta se encuentra relacionada con los criterios para comparar un signo figurativo y otro puramente gráfico, tema que fue desarrollado en el Numeral 2.6. del Apartado 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. 6 Como fue expuesto previamente, en esos casos deberá determinarse qué elemento prevalece entre los signos cotejados.

Si el elemento que prevalece es el conceptual sobre los trazos y colores, de ser el caso, del signo puramente gráfico, no podrá suscitarse riesgo de confusión. 27 GACETA OFICIAL 08/03/2017 41 de 55 Si, por el contrario, se determina que los trazos y colores, de ser el caso, de los signos confrontados es susceptible de generar una impresión visual semejante en la mente de los consumidores, se debe concluir que tales signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado. 7.3.

¿Qué criterio tomar cuando la notoriedad alegada se sustenta principalmente en medios publicitarios, cuando la campaña de publicidad es de público conocimiento? El Articulo 224 de la Decisión 486 establece que constituirá un signo notoriamente conocido aquel que haya sido reconocido como tal en cualquier pais miembro de la Comunidad Andina, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido.

El Articulo 228 de la norma antes mencionada establece una serie de factores no taxativos que pueden ser tomados en cuenta para establecer la notoriedad de un signo, entre ellos su Literal c) contempla "la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique." La marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios de productos o servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 52 Las dos notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas son: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los circulas interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio. 53 Por su parte, la publicidad constituye un conjunto de medios a través que los proveedores de productos y/o servicios utilizan para difundir los mismos, a efectos de lograr una mayor participación en el mercado; en ese sentido, la publicidad tiene por finalidad llegar a la mayoría del público consumidor o usuario al que se encuentran dirigidos tales productos o servicios.

En virtud de lo señalado, para determinar el carácter notorio de un signo no bastará que se acredite que el mismo ha sido publicitado sino que se demuestre que dicho signo, a propósito de la publicidad, conjuntamente con 6 52 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 14. 53 lbidem. 28 GACETA OFICIAL 08/03/2017 42 de 55 otros factores o por si misma, ha alcanzado el reconocimiento por parte de los consumidores o usuarios del sector pertinente de alguno de los países miembros como indicador de un determinado origen empresarial de los productos o servicios que distingue; si tal hecho no es probado, no se podrá reconocer tal carácter al signo distintivo. 7.4.

¿ Cómo se analiza un posible acto de competencia desleal cuando en el cotejo existe una variación de percepción en el grado de similitud de los signos bajo análisis, dependiendo si se realiza en abstracto (comparación de ambos signos en forma separada del producto al que distinguen) o si se realiza plasmando los signos en el producto que distinguirá, siendo que las semejanzas se acentúan cuando los signos se posicionan en tales productos? Al respecto, es importante señalar que la norma comunitaria no contempla como requisito de la solicitud de registro de un signo distintivo que el solicitante indique la forma o formas en la que el mismo será aplicado a los productos o servicios que pretende distinguir; por tanto, la protección que otorga el registro del signo no encuentra una limitación en ese sentido.

Como se desprende de lo mencionado al responder la primera pregunta formulada por la consultante, la identidad o semejanza entre dos signos distintivos debe surgir de su análisis en conjunto, así como de su comparación sucesiva y no simultánea, sin descomponer ni alterar sus elementos. A su vez, es pertinente reiterar que la marca debe ser protegida y utilizada tal cual fue registrada.

Así, la autoridad competente no deberla analizar los signos cotejados considerando a su criterio cómo cada signo va a ser aplicado en los productos o servicios que pretende distinguir o que distingue; consecuentemente, no corresponderá llevar a cabo la referida operación y menos aún que a propósito de ella se descomponga o altere la impresión en conjunto que suscita el signo solicitado a registro con la finalidad de establecer indicios que determinen la comisión de un acto de competencia desleal.

Distinto será el análisis que se efectúe en el caso de una denuncia por supuesta comisión de actos de competencia desleal, toda vez que en ese caso se verificará el uso de un signo ya aplicado a productos y/o servicios, pudiendo la autoridad nacional competente establecer si tal uso configura la comisión o no de actos de competencia desleal.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte 29 GACETA OFICIAL 08/03/2017 43 de 55 consultante al resolver el proceso interno 08088-2012-0-1801-JR-CA-15, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ilt Nv t Cecilia Luisa Ayllóñ"auinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. e30 I GACETA OFICIAL 08/03/2017 44 de 55 Notifíquese a la Corte consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 31 GACETA OFICIAL 08/03/2017 45 de 55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de octubre de 2016 Proceso 373-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante 11322-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia Marcas involucradas HIODOLS (denominativa) y HALDOL (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 11322-2014-0/5 1ªSECA-CSJLI-PJ del 30 de junio de 2016, recibido el mismo dla vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 113222014-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto del 5 de setiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 4 A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante Johnson & Johnson 1 GACETA OFICIAL 2. 08/03/2017 46 de 55 Demandados Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero interesado: Droguería Farmedic S.A.C. Hechos relevantes: 2.1. El 29 de noviembre de 2012, Droguería Farmedic S.A.C. (en adelante, Farmedic) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) el registro de la marca HIODOLS (denominativa) 1 para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 2.2.

El 29 de enero de 2013 Johnson & Johnson (en adelante, Johnson) presentó oposición contra la solicitud de registro en base a su marca HALDOL (denominativa) registrada previamente en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Nizaª, con Certificado 11157. 2.3. El 23 de octubre de 2013 mediante Resolución 2950-2013/CSD­ INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del lndecopi declaró infundada la oposición formulada, y otorgó el registro del signo solicitado. 2.4.

El 31 de octubre de 2013 Johnson interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2950-2013/CSD-INDECOPI. 2.5. El 1 de setiembre de 2014 mediante Resolución 2911-2014fTPI­ INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del lndecopi resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la decisión contenida en la Resolución 2950-2013/CSD-INDECOPI. 2.6.

El 11 de diciembre de 2014 Johnson presentó demanda contencioso administrativa contra la resolución antes señalada ante el Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. 2.7. Mediante escrito del 14 de enero de 2015, el lndecopi contestó la demanda señalando lo siguiente: Expediente administrativo 515797-2012.

( t) 2 Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, fungicidas y herbicidas. 3 Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para estampación de dentaduras; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas yerbas y los animales dañinos. 2 4 GACETA OFICIAL 08/03/2017 47 de 55 a) Las diferencias fonéticas y gráficas entre las marcas objeto de análisis establece que sea posible la coexistencia pacifica en el mercado sin que haya riesgo de confusión. b) El consumidor analizará la marca solicitada, que tiene frente a él, cotejándola con el vago recuerdo que posee de la marca registrada. c) Los signos confrontados presentan distinta secuencia de vocales y de consonantes. d) Los signos en cuestión presentan una distinta extensión debido al número de letras que los conforman. 2.8.

Mediante Resolución 5 del 7 de marzo de 2016 el Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 2.9. El 15 de marzo de 2016 Johnson interpuso recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2.1 O. El 20 de julio de 2016 la Quinta Sala Especializada en Jo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso, y dispuso que se remitan copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de que emita un informe. 3.

Argumentos de la demanda de Johnson: 3.1. Es evidente la similitud gráfica y fonética que existe entre las marcas HIODOLS (denominativa) y HALDOL (denominativa). 3.2. Las marcas objeto de análisis están formadas por casi igual número de letras; por tanto, tienen una extensión similar. l_ 3.3. Gráficamente existe similitud entre las marcas, en la medida que ambas empiezan con la letra H, y terminan con los sufijos DOLS y DOL. 3.4.

Cuatro de las siete letras que conforman al signo solicitado (H-D-0-L} son idénticas y se encuentran ubicadas en el mismo orden que las marcas registradas. 3.5. Tienen una pronunciación prácticamente igual, en la medida que la letra H que figura al inicio de ambas marcas no tiene sonido. 3 GACETA OFICIAL 08/03/2017 48 de 55 3.6. Las vocales 10 que aparecen al inicio de la marca solicitada no contribuyen a la diferenciación fonética entre las marcas, al igual que la consonante final S de la referida marca. 3.7.

Al distinguir ambas marcas productos farmacéuticos el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo que el habitual. 3.8. Ambas marcas están destinadas a proteger productos farmacéuticos y productos vinculados de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Argumentos de la contestación del lndecopi: El detalle de la contestación del lndecopi consta en el punto 2.7 del presente Apartado. 5.

Argumentos de Farmedic, tercero interesado: No obra en el expediente la contestación de Farmedic. B. NORMA A SER INTERPRETADA 1. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4 2. Procede la interpretación del Literal a) del Articulo 136 de la norma citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca registrada.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas simples. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos.

Preguntas formuladas por la Corte consultante. 2. 3. 4. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·Att/cufo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en et comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de tos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 4 GACETA OFICIAL 08/03/2017 49 de 55 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca HIODOLS (denominativa) y la marca HALDOL (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) ( )" sean idénticas o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 5 5 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. GACETA OFICIAL 08/03/2017 50 de 55 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 6 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las rafees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 7 a) ü La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. 6 Ibídem. 7 lbldem. 6 GACETA OFICIAL 08/03/2017 51 de 55 b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas denominativas simples 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca HIODOLS (denominativa) y la marca HALDOL (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que ambos signos están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una palabra pronunciable dotada o no de un significado o concepto. 8 2.2.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 9 8 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-lP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 lbldem. 7 GACETA OFICIAL 08/03/2017 52 de 55 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad siguiendo las siguientes reglas: 10 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca HIODOLS (denominativa) y la marca HALDOL (denominativa). 3. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos 3.1 En el presente caso, los signos confrontados distinguen productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene necesario hacer referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos. 3.2 El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso 11• 3.3 Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética 10,, lbldem. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 8-IP-2013 del 15 de marzo de 2013. 8 GACETA OFICIAL 08/03/2017 53 de 55 semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. 3.4 Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros palses sobre la cultura 'curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco; y, sin embargo, la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. 3.5 Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo, evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.12 3.6 Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas.13 3.7 Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado, insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 12 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 30-IP-2000 del 2 de junio de 2000. 13 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 48-IP-2000 del 28 de julio de 2000. 9 GACETA OFICIAL 08/03/2017 54 de 55 3.8 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determínar la registrabilidad de la marca HIODOLS (denominativa), tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. 4.

Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, asl como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

¿El cotejo marcaría respecto al aspecto gráffco y fonético, debe incidir en criterios como la secuencia de consonantes, silabas, número de letras, y la separación de las partfculas que componen el signo denominativo, o el mayor énfasis debe radicar en la impresión en conjunto del signo, es decir, en la primera impresión en conjunto del signo, es decir, en la primera impresión que logren los signos distintivos en el consumidor y si estos resultan similares? Para dar respuesta a la interrogante formulada por la Corte consultante se reitera lo señalado en el Apartado 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, respecto de la comparación entre marcas denominativas simples; es decir, se deberá apreciar el orden de las vocales e identificar la silaba tónica en ambos signos para advertir la sonoridad y asl determinar la semejanza, analizando cada signo en su conjunto sin descomponer su unidad fonética, teniendo en consideración si existen letras, silabas o palabras diferenciadoras. 4.2.

¿ Cuáles son las reglas a considerar para analizar y determinar el riesgo de confusión entre signos distintivos semejantes que distinguen productos de la Clase 5? Para dar respuesta a la interrogante formulada por la Corte consultante se reitera lo señalado en los Apartados 1 y 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, añadiendo que tratándose de productos farmacéuticos los que son distinguidos por las marcas en controversia se deberá ser más riguroso al momento de realizar el examen por los motivos expuestos en el Apartado 3 de la Sección D. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 11322-2014-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de 10 tJ GACETA OFICIAL 08/03/2017 55 de 55 la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. / ___ Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiflquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11