TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de octubre de 2016 Proceso: 373-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 11322-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Marcas involucradas HIODOLS (denominativa) y HALDOL (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 11322-2014-0/5'SECA-CSJLI-PJ del 30 de junio de 2016, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11322- 2014-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto del 5 de setiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante + Johnson £ Johnson 2 4 ' 7 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero interesado: Droguería Farmedic S.A.C. Hechos relevantes: El 29 de noviembre de 2012, Droguería Farmedic S.A.C. (en adelante, Farmedic) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) el registro de la marca HIODOLS (denominativa)' para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.? El 29 de enero de 2013 Johnson £ Johnson (en adelante, Johnson) presentó oposición contra la solicitud de registro en base a su marca HALDOL (denominativa) registrada previamente en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza3, con Certificado 11157.
El 23 de octubre de 2013 mediante Resolución 2950-2013/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la oposición formulada, y otorgó el registro del signo solicitado. El 31 de octubre de 2013 Johnson interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2950-2013/CSD-INDECOPI. El 1 de setiembre de 2014 mediante Resolución 2911-2014/TPI- INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la decisión contenida en la Resolución 2950-2013/CSD-INDECOPI.
El 11 de diciembre de 2014 Johnson presentó demanda contencioso administrativa contra la resolución antes señalada ante el Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. Mediante escrito del 14 de enero de 2015, el Indecopi contestó la demanda señalando lo siguiente: Expediente administrativo 515797-2012.
Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, fungicidas y herbicidas. Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para estampación de dentaduras; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas yerbas y los animales dañinos. 2 NS e 2.8. 2.9. a) Las diferencias fonéticas y gráficas entre las marcas objeto de análisis establece que sea posible la coexistencia pacífica en el mercado sin que haya riesgo de confusión. b) El consumidor analizará la marca solicitada, que tiene frente a él, cotejándola con el vago recuerdo que posee de la marca registrada. c) Los signos confrontados presentan distinta secuencia de vocales y de consonantes. d) Los signos en cuestión presentan una distinta extensión debido al número de letras que los conforman.
Mediante Resolución 5 del 7 de marzo de 2016 el Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. El 15 de marzo de 2016 Johnson interpuso recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2.10.El 20 de julio de 2016 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5.
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso, y dispuso que se remitan copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de que emita un informe. Argumentos de la demanda de Johnson: Es evidente la similitud gráfica y fonética que existe entre las marcas HIODOLS (denominativa) y HALDOL (denominativa).
Las marcas objeto de análisis están formadas por casi igual número de letras; por tanto, tienen una extensión similar. Gráficamente existe similitud entre las marcas, en la medida que ambas empiezan con la letra H, y terminan con los sufijos DOLS y DOL. Cuatro de las siete letras que conforman al signo solicitado (H-D-O-L) son idénticas y se encuentran ubicadas en el mismo orden que las marcas registradas.
Tienen una pronunciación prácticamente igual, en la medida que la letra H que figura al inicio de ambas marcas no tiene sonido. 3.6. 3.7. 3.8. Las vocales lO que aparecen al inicio de la marca solicitada no contribuyen a la diferenciación fonética entre las marcas, al igual que la consonante final S de la referida marca. Al distinguir ambas marcas productos farmacéuticos el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo que el habitual.
Ambas marcas están destinadas a proteger productos farmacéuticos y productos vinculados de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Argumentos de la contestación del Indecopi: El detalle de la contestación del Indecopi consta en el punto 2.7 del presente Apartado. Argumentos de Farmedic, tercero interesado: No obra en el expediente la contestación de Farmedic.
NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.* Procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la norma citada, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca registrada.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas simples. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos.
Preguntas formuladas por la Corte consultante. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo_136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, a para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causer un riesgo de confusión o de asociación;
( )" 4 1.1.
1.2. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca HIODOLS (denominativa) y la marca HALDOL (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 1368 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.5 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 5 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.
Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:$ a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a ta semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. 7 Ibídem.
Ibidem. 1.7. 2.1. 2.2. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general, Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas simples Como la controversia radica en la presunta confusión entre la marca HIODOLS (denominativa) y la marca HALDOL (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que ambos signos están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una palabra pronunciable dotada o no de un significado o concepto.3 Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.? Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibídem. 2.3, 2.4. 3.1 3.2 3.3 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad siguiendo las siguientes reglas:?0 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca HIODOLS (denominativa) y la marca HALDOL (denominativa). Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos En el presente caso, los signos confrontados distinguen productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene necesario hacer referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos.
El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso!?. Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética +0 “ Ibidem.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 8-1P-2013 del 15 de marzo de 2013, 3.4 3.5 3.6 3.7 semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros países sobre la cultura “curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco; y, sin embargo, la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo, evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.*2 Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas. *? Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado, insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 12 a Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 30-1P-2000 del 2 de junio de 2000.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 48-1P-2000 del 28 de julio de 2000. 3.8 4.1. 4.2. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar la registrabilidad de la marca HIODOLS (denominativa), tomando en cuenta que de incurrir en error podrian verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿El cotejo marcario respecto al aspecto gráfico y fonético, debe incidir en criterios como la secuencia de consonantes, sílabas, número de letras, y la separación de las partículas que componen el signo denominativo, o el mayor énfasis debe radicar en la impresión en conjunto del signo, es decir, en la primera impresión en conjunto del signo, es decir, en la primera impresión que logren los signos distintivos en el consumidor y si estos resultan similares? Para dar respuesta a la interrogante formulada por la Corte consultante se reitera lo señalado en el Apartado 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, respecto de la comparación entre marcas denominativas simples; es decir, se deberá apreciar el orden de las vocales e identificar la sílaba tónica en ambos signos para advertir la sonoridad y así determinar la semejanza, analizando cada signo en su conjunto sin descomponer su unidad fonética, teniendo en consideración si existen letras, sílabas o palabras diferenciadoras.
¿Cuáles son las reglas a considerar para analizar y determinar el riesgo de confusión entre signos distintivos semejantes que distinguen productos de la Clase 5? Para dar respuesta a la interrogante formulada por la Corte consultante se reitera lo señalado en los Apartados 1 y 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, añadiendo que tratándose de productos farmacéuticos los que son distinguidos por las marcas en controversia se deberá ser más riguroso al momento de realizar el examen por los motivos expuestos en el Apartado 3 de la Sección D. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 11322-2014-0-1801-JR-CA-28, la que a eN deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de 10 la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. a Merchán TRADA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA A Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11