(AÑ d 50) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de octubre de 2016 Proceso E 372-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante 5 Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 08088-2012-0-1801-JR-CA-15 - Referencia: Marcas involucradas MMS (figurativa), (figurativa) y APT (figurativa) Magistrado Ponente;
Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 8088-2012-0/5*SECA-CJLI-PJ del 30 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 y de los Artículos 225 y 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 08088-2012-0-1801-JR-CA-15; y, El Auto del 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. 2.1. 2.2. 2.3. Partes en el Proceso Interno: Demandante 8 PUMA SE Demandado E Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero Interesado: NEW ATHLETIC S.A.C. Hechos relevantes: El 21 de julio de 2010, NEW ATHLETIC S.A.C. (en adelante, NEW ATHLETIC) solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) el registro de una marca conformada por una figura! para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.? El 23 de septiembre de 2010, PUMA AKTIENGESELLSCRAFT RUDOLF DASSLER SPORT (en adelante, PUMA) formuló oposición contra el registro del signo solicitado, basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas: MARCA CERTIFICADO | CLASE PRODUCTOS a 36787 25 Zapatos, en especial zapatos deportivos y de descanso. 79621 25 Vestidos, calzados y sombrerería. PUMA, además, manifestó lo siguiente:? Expediente administrativo 427803-2010.
Clase 25: vestidos, ropa deportiva, calzados, zapatillas y artículos para sombrerería. De ta documentación obrante en el expediente, se advierte que PUMA también sustentó su oposición sobre una marca registrada en Colombia; no obstante, no cumplió con acreditar el interés real en el mercado peruano respecto de dicha marca, por lo que se excluyó la misma de los signos materia de oposición. ” 2.4.
Sus marcas registradas son notoriamente conocidas en el mercado andino y mundial. El signo ha sido solicitado de mala fe, ya que NEW ATHLETIC conocía las marcas de su empresa con anterioridad a su solicitud de registro. La solicitante pretende perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal en su perjuicio. Mediante Resolución 1194-2011/CSD-INDECOPI del 30 de mayo de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la oposición; no obstante, denegó el registro del signo solicitado, considerando lo siguiente: a) b) d) No se ha acreditado que las marcas figurativas de PUMA gocen de la calidad de notoriamente conocidas, por lo que no resulta aplicable el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486.
Si bien el signo solicitado y las marcas registradas distinguen algunos de los mismos productos y otros productos vinculados, dadas las diferencias gráficas existentes entre los signos cotejados, la concesión del signo solicitado no produciría confusión en el público consumidor. No se ha acreditado la mala fe de NEW ATHLETIC, por lo que no existen indicios razonables que permitan inferir que la solicitud se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Giovanna Daniela Mejía Catunta solicitó con anterioridad al signo solicitado por NEW ATHLECTIC el registro de la siguiente marca, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza:* — Dado que el signo reproducido en el literal anterior y el signo solicitado por NEW ATHLETIC resultan semejantes y pretenden distinguir los mismos productos, el registro de este último signo será susceptible de producir confusión en el público consumidor.
Por tanto, corresponde denegar el signo solicitado por NEW ATHLETIC al encontrarse incurso en la prohibición de registro estipulada en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. 4 Expediente 425960-2010. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. El 22 de junio de 2011, PUMA y NEW ATHLETIC, respectivamente, interpusieron recurso de apelación contra la Resolución 1194-2011/CSD- INDECOPI.5 El 26 de marzo de 2012, PUMA informó de su cambio de nombre a PUMA SE.
Por Resolución 1638-2012/TPI-INDECOPI del 17 de septiembre de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó la Resolución 1194- 2011/CSD-INDECOPI, en el extremo que declaró infundada la oposiciónf; asimismo, revocó dicha resolución en el extremo que denegó el registro del signo solicitado y, en consecuencia, otorgó el referido signo a favor de NEW ATHLETIC.” El 6 de diciembre de 2012, PUMA interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 1638-2012/TPI-INDECOPI, a fin de que se declare la nulidad de la misma.
Por Resolución 2 del 4 de marzo de 2013, el Décimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima admitió a trámite la demanda interpuesta por PUMA. 2.10.Mediante Resolución 15 del 18 de noviembre de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió sentencia declarando infundada la demanda. 2.11.El 21 de diciembre de 2015, PUMA apeló la sentencia. 2.12.El 1 de junio de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la NEW ATHLETIC interpuso apelación manifestando haber adquirido los derechos expectaticios de la marca solicitada por Giovanna Daniela Mejla Catunta, sustento de la denegatoria del signo solicitado.
En esta resolución se señala que las marcas sustento de la oposición venian siendo objeto de procedimientos de cancelación y de nulidad, los mismos que se encontraban en trámite; pese a ello no se advierte que tales procedimientos hayan incidido en la decisión adoptada por la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi, salvo en el extremo de considerar que la marca registrada con Certificado 79621 distingue únicamente calzados, a propósito de la cancelación parcial de la que fue objeto en primera instancia, la cual fue impugnada a través del recurso de reconsideración por quien solicitó la cancelación de la referida marca.
Al respecto, la Sala tomó en consideración que los derechos sobre la marca que sustentó la denegatoria del signo solicitado se habian consolidado a favor de NEW ATHLETIC, en virtud de la cesión de derechos efectuada por Giovanna Daniela Mejía Catunta a favor de dicha empresa. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, ¿ Comunidad Andina, con la finalidad de obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos: (1) ¿Es posible para una mejor comparación modificar la posición (rotar) del signo o los signos en cotejo con la finalidad de verificar la existencia de un potencial riesgo de confusión? (ii) ¿Cuáles son los criterios para cotejar signos figurativos en los casos en que uno evoca una idea y el otro es arbitrario? (iii) ¿Qué criterio tomar cuando la notoriedad alegada se sustenta principalmente en medios publicitarios, cuando la campaña de publicidad es de público conocimiento? (iv) ¿Cómo se analiza un posible acto de competencia desleal cuando en el cotejo existe una variación de percepción en el grado de similitud de los signos bajo análisis, dependiendo si se realiza en abstracto (comparación de ambos signos en forma separada del producto al que distinguen) o si se realiza plasmando los signos en el producto que distinguirá, siendo que las semejanzas se acentúan cuando los signos se posicionan en tales productos? Argumentos de la demanda de PUMA: La impresión general de los signos en conflicto los aproxima al grado de que el público consumidor los puede confundir entre sí e identificar como provenientes de un mismo origen empresarial, debido a la similitud del elemento gráfico que presentan, constituido por una franja gruesa y curva, dividida en varias líneas curvas, siendo más ancha la curva de la parte inferior y más delgada de la parte superior.
La dirección en la que se encuentran las figuras en las marcas registradas no es relevante, pues si se rotan tales figuras, se advierte con mayor precisión su similitud con el signo solicitado. Aun cuando el público consumidor pueda notar algunas diferencias entre los signos en conflicto, creerá que el signo solicitado constituye una variación de las marcas registradas a favor de PUMA y/o que pertenece a la familia de marcas de PUMA, que tiene como elemento común la figura de una franja curva, lo cual no corresponde a la realidad; en ese sentido, se determina que tales signos no podrán coexistir pacíficamente en el mercado.
Tanto en Colombia como en el Perú se han presentado procedimientos similares al presente caso, donde la marca solicitada consta de la figura de una franja curva similar a la de PUMA, en los cuales las autoridades fallaron 3.5. 3.6. 4.2. 4.3. 4.4. a favor de PUMA, al considerar que las figuras cotejadas son similares y que su registro causaría un elevado riesgo de confusión para el público consumidor.
Las marcas de PUMA son notoriamente conocidas en el mercado andino y mundial, debido a su reconocido prestigio y reputación a nivel internacional, así como por su amplia y extensa publicidad y calidad de sus productos, siendo líder mundial en el rubro de ropa y calzado deportivo; en consecuencia, debido a la similitud de los signos cotejados, debe operar la irregistrabilidad del signo solicitado debido al riesgo de confusión con las marcas registradas.
NEW ATHLETIC se basó en el diseño de las marcas registradas al crear el signo solicitado, por lo que se trataría de una imitación de dichas marcas notorias en un intento de aprovecharse indebidamente de la reputación de PUMA. Por tal motivo, existen indicios suficientes para considerar que NEW ATHLETIC actuó de mala fe al solicitar el registro del signo objeto de oposición, sobre todo si se tiene en consideración que ambas empresas comparten el mismo rubro económico de prendas de vestir y calzado y que las marcas registradas se publicitan en medios de difusión masivos.
Argumentos de la contestación del Indecopi:. La impresión visual que suscitan los signos en conflicto es completamente diferente; en consecuencia, si bien estos signos distinguen productos idénticos y vinculados, las evidentes diferencias gráficas que presentan permiten su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
Adicionalmente, debe tenerse presente que el público consumidor es particularmente reflexivo al momento de elegir los productos a los que aluden los signos en conflicto, debido a la naturaleza y el destino de los mismos. La página web aportada no constituye un medio probatorio idóneo para acreditar la notoriedad invocada ni la supuesta mala fe en la solicitud del registro del signo en cuestión, ya que no es posible determinar su fecha de creación, modificación y/o publicación ni cuántos usuarios la han visitado y a qué país pertenecen; por ello, no se puede establecer el grado de difusión y conocimiento de las marcas en el sector pertinente de los consumidores en el Perú o en algún país miembro de la Comunidad Andina ni el conocimiento previo de las mismas por parte de NEW ATHLETIC.
Debido a que PUMA no acreditó la notoriedad de las marcas sustento de la oposición, sus argumentos sobre una supuesta confusión y el aprovechamiento injusto del prestigio de éstas resultan impertinentes. 4.5. 6.2. 6.3. 6.4. El argumento sobre una supuesta familia de marcas a favor de PUMA y los nuevos medios probatorios presentados para acreditar la notoriedad de sus marcas no fueron ofrecidos en instancia administrativa, por lo que los mismos resultan impertinentes, en tanto que un pronunciamiento al respecto vulneraría el principio de congruencia. Argumentos de la contestación de NEW ATHLETIC: NEW ATHLETIC no contestó la demanda, conforme consta en el Auto de fecha 30 de mayo de 2014.
Sentencia de Primera Instancia:. Aun cuando los signos en conflicto distingan productos vinculados o de uso complementario, las diferencias gráficas que se advierten en el cotejo comparativo, aunado a la especial atención que prestará el público consumidor al momento de adquirir los productos, determinan que sea posible la coexistencia pacífica de los signos sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
La página web presentada por PUMA no permite determinar el nivel de difusión y conocimiento de las marcas opositoras por parte de los consumidores del sector pertinente ni por parte de NEW ATHLETIC, por lo que no resulta idónea para acreditar la notoriedad de dichas marcas ni la supuesta mala fe de NEW ATHLETIC al solicitar el signo cuestionado.
No corresponde emitir un pronunciamiento respecto los nuevos medios probatorios presentados para acreditar la notoriedad de las marcas registradas ni sobre la existencia de una familia de marcas a favor de PUMA, pues dichas pruebas y alegatos no fueron ofrecidos en la instancia administrativa, por lo que su análisis transgrediría el principio de congruencia. El otorgamiento del signo solicitado se encuentra conforme a ley; en ese sentido, se declara infundada ta demanda.
Argumentos de la apelación de PUMA: PUMA señala que la sentencia ha dejado de lado un principio relevante en el cotejo de marcas: la mayor relevancia de las semejanzas ante las diferencias, las cuales se acrecientan si ambos signos se colocan en una misma dirección; asimismo, reiteró los argumentos de la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 y de los Articulos 225 y 258 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos: (1) ¿Es posible para una mejor comparación modificar la posición (rotar) del signo o los signos en cotejo con la finalidad de verificar la existencia de un potencial riesgo de confusión? (ii) ¿Cuáles son los criterios para cotejar signos figurativos en los casos en que uno evoca una idea y el otro es arbitrario? (iii) ¿Qué criterio tomar cuando la notoriedad alegada se sustenta principalmente en medios publicitarios, cuando la campaña de publicidad es de público conocimiento? (iv) ¿Cómo se analiza un posible acto de competencia desleal cuando en el cotejo existe una variación de percepción en el grado de similitud de los signos bajo análisis, dependiendo si se realiza en abstracto (comparación de ambos signos en forma separada del producto al que distinguen) o si se realiza plasmando los signos en el producto que distinguirá, siendo que las semejanzas se acentúan cuando los signos se posicionan en tales productos? Procede la interpretación de las normas antes citadas, toda vez que es materia de controversia la supuesta confusión entre el signo solicitado y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.” “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” marcas anteriormente registradas, respecto de las cuales se ha invocado notoriedad.
Asimismo, se ha argumentado que el signo habría sido solicitado de mala fe, con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 3. De oficio, procede interpretar los Articulos 137, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, toda vez que se encuentran relacionados con tos temas materia de la controversia, 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” “Artículo 224..
Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa tilular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; $) los aspectos del comercio intemacional, o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
“Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” ES C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas figurativas. La marca notoriamente conocida, su protección y prueba. Familia de marcas. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena en la obtención de un registro de marca.
Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. Preguntas formuladas por la Corte consultante. DAN no D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1.
En vista de que en el proceso interno se discute si la marca ES (figurativa) y las marcas PF (figurativa) y AB) (figurativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(5 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.10 10 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 10 Es a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directa, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecta, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:*! a) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. b) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:!? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
Ibidem. Cabe señalar que se ha omitido hacer referencia a la similitud fonética y ortográfica, en tanto que el caso concreto se trata de marcas figurativas, en las que no se aprecian elementos de ese tipo. Ibidem. 11 b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Ahora bien, si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).
Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería!3, 13 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial recaída en al Proceso 9-IP-2001 del 27 de abril de 2001. 12 db 1.7.
Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.
Comparación entre marcas figurativas 2.1. De acuerdo a lo alegado por PUMA, existiría confusión entre la marca ES (figurativa) y las marcas ¿7 (figurativa) y A) (figurativa). En ese sentido, es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por elementos figurativos. 2.2. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
En este tipo de signos se pueden distinguir tres elementos, a saber: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa. Si el signo evoca un concepto, es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica, suele prevalecer.
En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto podrian suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor. Si los signos no evocan ningún concepto, la comparación deberá efectuarse por la impresión sensorial unitaria que cada uno de ellos genere en la mente de los consumidores.
Es decir, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se encuentre provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.?* - Los colores: si el signo reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la 1 14 De modo referencial, ver Proceso 8-IP-2003 del 19 de marzo de 2003, p. 6. 13 4 y 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.15 En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con los criterios expuestos a fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos bajo análisis. La marca notoriamente conocida, su protección y prueba Tomando en consideración que PUMA formuló oposición alegando la notoriedad de sus marcas ¿77 (figurativa) y Ps (figurativa), el Tribunal se referirá a este tema.
El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados.
El Artículo 230 de la Decisión 486 establece algunas consideraciones respecto de qué sectores pueden ser entendidos como sectores pertinentes a efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 15 De modo referencial, ver Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015, pp.9-10. 14 3.5. 3.6. 3.7. 0 A Y E” / Por su parte, el Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria.
El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado: “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1] la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; o, k) laexistencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable la máxima notoría non egent probatione.
Y es que, a diferencia del hecho notorio, que no requiere de prueba porque es conocido de manera generalizada por todos (v.g. las capitales de los países), la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de 15 > 3.8. 3.9. su existencia al momento de que ésta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.?$ Así, la calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.1? Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.!8 3.10.El Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” 3.11.Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.*? 17 18 19 LA, ' De modo referencial, ver Proceso 109-1P-2013 del 5 de junio de 2013, p. 15.
De modo referencial, ver Proceso 44-1P-1999 del 2 de febrero de 2000, p. 15. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 16 3.12. De conformidad con el Artículo 225 de la Decisión 486, la protección de un signo distintivo notoriamente conocido procede contra su uso y registro no autorizado. 3.13.La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella?, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. 3.14.Por su parte, el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486 establece que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero.
Por to tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 3.15. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro.?! 3.16.En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486.
Estos son: el riesgo de confusión y el de asociación, tratados en el numeral 1.2. de la Sección D de la presente interpretación, y el de dilución y el de uso parasitario:?2 a) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad b a p 7 ed Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12.
Ibidem. 17 distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.% Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.?* b) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.?25 3.17. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.
La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podria estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, Es) MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada.
Civitas, Madrid, 1995, p. 283. Es) De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19. eS Ibidem. 18 asi como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.?6 3.18. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.19.Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en 4.2. el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.
Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Bastará que se presente alguno de los cuatro riesgos señalados para conceder a la marca notoria la protección especial que merece por haber alcanzado dicha calidad en el mercado.
Familia de marcas PUMA ha manifestado que los consumidores podrían considerar que el signo solicitado deviene de la familia de marcas constituida a su favor, en la que el elemento común es la figura de una franja curva. Sin perjuicio de que dicho argumento fue rechazado en la sentencia, por no haber sido alegado en la instancia administrativa, se procederá a analizar cómo se constituye una familia de marcas, a fin de que la Corte consultante evalúe lo correspondiente.
Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.2? 26 27 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. De modo referencial, ver Proceso 23-1P-2013 del 15 de mayo de 2013, p. 16.
Asimismo, en los Procesos 91-IP-2002 y 42-1P-2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. En los Procesos 84-IP-200, 91-IP-2002, 94-IP-2006 y 42-1P-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acompañan. 19 b- 4.3. 44. 4.5. 5.1.
En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.?8 El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.?2 En tal sentido, para que un signo solicitado a registro pueda originar riesgo de confusión y/o asociación respecto de una familia de marcas, se deberá establecer que el elemento común distintivo que comparten los signos cotejados es susceptible de ser percibido por el público consumidor como proveniente de un mismo origen empresarial.
Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena en la obtención de un registro de marca PUMA señaló que NEW ATHLETIC se habría basado en el diseño de sus marcas registradas para crear el signo solicitado, por lo que se trataría de 28 Sin perjuicio de lo antes mencionado, en el Proceso 12-1P-2014 este Tribunal afirmó que la figura de ta marca derivada forma parte de la familia de marcas.
De modo referencial, ver Proceso 433-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, p. 18 y 19. Ibidem. 20 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. una imitación de las mismas, en un intento de aprovecharse indebidamente de la reputación de PUMA, lo cual constituye indicios suficientes para considerar que el signo fue solicitado de mala fe con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.
Al respecto, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. El artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: “Artículo _258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; será desleal todo acto vinculado a la Propiedad Industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos,30 En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.** El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.32 La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrian resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo). ** 31 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7.
Ibidem. JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. GACHARNÁ, Maria Consuelo. La Competencia Desleal. Editorial Temis, Bogotá, 1982, p. 47. 21 5.8. 5.9. Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:3* a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la victima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. b) Que el acto o la actividad sea indebido. c) Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo, 35 Actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena en la obtención de un registro de marca 5.10.
Respecto de la prohibición establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: “Artículo _137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. 5.11.La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.36 5.12.La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar.
El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante De modo referencial, ver Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 6-IP-2015 del 29 de abril de 2015, pp. 23 y 24. 22 otras plataformas fácticas.
Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca. Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal! y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.?? 5.13.
Considerando lo alegado por PUMA, es pertinente analizar los actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena. 5.14. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.38 5.15.
En el Apartado 3 de la Sección D de la presente interpretación, se mostró como la marca notoriamente conocida merecía una protección reforzada en el mercado. Esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 5.16.La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de un empresa. 5.17.
Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.* 3 39 40 Ibidem. Ibídem.
Ibidem. Ibidem. 23 5.18. Para establecer la posible conducta desleal en el marco del Artículo 137 de la Decisión 486, debe determinar lo siguiente:*! a) Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca. b) Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena.
Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal. 5.19.En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de 6.1. 6.2. aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresaria!,*2 Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones PUMA refirió que tanto en Colombia como en el Perú se han presentado procedimientos similares al presente caso, donde la marca solicitada consta de una franja curva semejante a la de sus marcas registradas, en los cuales la autoridad ha fallado a su favor, En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones.
El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo Il de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.*3 Ibidem.
Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 640-IP-2015 del 26 de agosto de 2016. 24 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.* En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas.45 En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes.
En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros. De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los paises miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad del mismo país que denegó el registro.4? Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. *% Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas oposiciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda 45 47 48 Ibidem. Ibidem. Ibídem. Ibidem. Ibidem. 25 6.9. eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como de la concesión o de la denegación del registro solicitado. *% Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares.50 6.10.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a 6.11. su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las caracteristicas mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.5* En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que éste cuente con registro de marca en otros países miembros o no de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros o no. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valorada al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 6.12.
Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomia, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. 49 51 Ibidem.
Ibidem. Ibidem. 26 7.1. 7.2. Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Es posible para una mejor comparación modificar la posición (rotar) del signo o los signos en cotejo con la finalidad de verificar la existencia de un potencial riesgo de confusión? Una de las reglas para realizar el cotejo de signos distintivos consiste en que no se debe descomponer su unidad marcaría. Siguiendo este criterio, podemos afirmar que la autoridad competente no debe alterar la posición o rotar el signo objeto de estudio en la búsqueda de elementos que determinen su semejanza con otro signo, Para determinar la identidad o semejanza entre dos signos debe partirse de la impresión en conjunto que cada uno suscita y, posteriormente, se debe realizar un cotejo sucesivo y no simultáneo de los mismos.
Si de esta apreciación se advierten elementos idénticos o semejantes que podrían ser considerados por el público consumidor o usuario como provenientes o identificadores de un mismo origen empresarial, corresponderá denegar el registro del signo solicitado. Por lo expuesto, la impresión de que el signo solicitado es idéntico o semejante con otro signo pero en una posición distinta debe obtenerse de la propia visión en conjunto de los signos, sin alteraciones.
Asimismo, cabe agregar que la protección sobre las marcas se efectúa de acuerdo a cómo fueron registradas. ¿Cuáles son los criterios para cotejar signos figurativos en los casos en que uno evoca una idea y el otro es arbitrario? Se advierte que esta pregunta se encuentra relacionada con los criterios para comparar un signo figurativo y otro puramente gráfico, tema que fue desarrollado en el Numeral 2.6. del Apartado 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.
Como fue expuesto previamente, en esos casos deberá determinarse qué elemento prevalece entre los signos cotejados. Si el elemento que prevalece es el conceptual sobre los trazos y colores, de ser el caso, del signo puramente gráfico, no podrá suscitarse riesgo de confusión. 27 7.3. Si, por el contrario, se determina que los trazos y colores, de ser el caso, de los signos confrontados es susceptible de generar una impresión visual semejante en la mente de los consumidores, se debe concluir que tales signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado.
¿Qué criterio tomar cuando la notoriedad alegada se sustenta principalmente en medios publicitarios, cuando la campaña de publicidad es de público conocimiento? El Artículo 224 de la Decisión 486 establece que constituirá un signo notoriamente conocido aquel que haya sido reconocido como tal en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido.
El Artículo 228 de la norma antes mencionada establece una serie de factores no taxativos que pueden ser tomados en cuenta para establecer la notoriedad de un signo, entre ellos su Literal c) contempla “a duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique.” La marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios de productos o servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.*2 Las dos notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas son: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio.53 Por su parte, la publicidad constituye un conjunto de medios a través que los proveedores de productos y/o servicios utilizan para difundir los mismos, a efectos de lograr una mayor participación en el mercado; en ese sentido, la publicidad tiene por finalidad llegar a la mayoría del público consumidor o usuario al que se encuentran dirigidos tales productos o servicios.
En virtud de lo señalado, para determinar el carácter notorio de un signo no bastará que se acredite que el mismo ha sido publicitado sino que se demuestre que dicho signo, a propósito de la publicidad, conjuntamente con s2 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 14. Ibidem. 28 otros factores o por sí misma, ha alcanzado el reconocimiento por parte de los consumidores o usuarios del sector pertinente de alguno de los países miembros como indicador de un determinado origen empresarial de los productos o servicios que distingue; si tal hecho no es probado, no se podrá reconocer tal carácter al signo distintivo. 74.
¿Cómo se analiza un posible acto de competencia desleal cuando en el cotejo existe una variación de percepción en el grado de similitud de los signos bajo análisis, dependiendo si se realiza en abstracto (comparación de ambos signos en forma separada del producto al que distinguen) o si se realiza plasmando los signos en el producto que distinguirá, siendo que las semejanzas se acentúan cuando los signos se posicionan en tales productos? Al respecto, es importante señalar que la norma comunitaria no contempla como requisito de la solicitud de registro de un signo distintivo que el solicitante indique la forma o formas en la que el mismo será aplicado a los productos o servicios que pretende distinguir; por tanto, la protección que otorga el registro del signo no encuentra una limitación en ese sentido.
Como se desprende de lo mencionado al responder la primera pregunta formulada por la consultante, la identidad o semejanza entre dos signos distintivos debe surgir de su análisis en conjunto, así como de su comparación sucesiva y no simultánea, sin descomponer ni alterar sus elementos. A su vez, es pertinente reiterar que la marca debe ser protegida y utilizada tal cual fue registrada.
Asi, la autoridad competente no debería analizar los signos cotejados considerando a su criterio cómo cada signo va a ser aplicado en los productos O servicios que pretende distinguir o que distingue; consecuentemente, no corresponderá llevar a cabo la referida operación y menos aún que a propósito de ella se descomponga o altere la impresión en conjunto que suscita el signo solicitado a registro con la finalidad de establecer indicios que determinen la comisión de un acto de competencia desleal.
Distinto será el análisis que se efectúe en el caso de una denuncia por supuesta comisión de actos de competencia desleal, toda vez que en ese caso se verificará el uso de un signo ya aplicado a productos y/o servicios, pudiendo la autoridad nacional competente establecer si tal uso configura la comisión o no de actos de competencia desleal. 6 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Es 29 consultante al resolver el proceso interno 08088-2012-0-1801-JR-CA-15, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / / Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA gil Hernan Rom ero rano Hugo Ramiro Gómez Apac TRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hemná LY ESIDENTE 30 Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 31