ns. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre de 2016 Proceso: 353-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante + Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante + 17811-2013-15014 Referencia: Marcas involucradas PALERMO (denominativa) y PALERMO (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5248-TDCANo.1-VAR del 3 de junio de 2016, recibido el 21 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-15014; y, El Auto del 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante S SOUZA CRUZ S.A. Demandado 5 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DIRECCIÓN / | pe 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 353-1P-2016 NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Tercero interesado: TABACALERA DEL ESTE S.A. Hechos relevantes: El 30 de noviembre de 1998, SOUZA CRUZ S.A. (en adelante, SOUZA CRUZ) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) el registro del signo PALERMO (denominativa)' para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente cigarrillos.

TABACALERA DEL ESTE S.A. (en adelante, TABACALERA DEL ESTE) presentó oposición? contra la solicitud de registro en base a su marca PALERMO (mixta)? solicitada mediante Expediente 91266 del 30 de septiembre de 1998, para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza”. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución 975557 del 8 de febrero de 2000 denegó el registro de la marca PALERMO (denominativa) a favor de SOUZA CRUZ.

El 9 de marzo de 2000, SOUZA CRUZ interpuso recurso de reposición contra la Resolución 975557. Mediante Resolución 977060 del 15 de mayo de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del lEPI, resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 975557. El 30 de octubre de 2000, SOUZA CRUZ interpuso demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 4 de Quito, para impugnar el acto administrativo contenido en la Resolución 977060.

El 17 de enero de 2001, el Presidente del IEPI, presentó escrito de contestación a la demanda contencioso administrativa. El 2 de febrero de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI y TABACALERA DEL ESTE, presentaron escritos de contestación a la demanda contencioso administrativa. Expediente administrativo 92533. No se verifica en el expediente la fecha de presentación de la referida oposición No se aprecia en el expediente el logotipo del signo solicitado.

No se verifica en el expediente los productos que pretende registrar pe 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Proceso 353-1P-2016 El 21 de marzo de 2016 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N% 1 de Quito suspendió el procedimiento y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda de SOUZA CRUZ: Es titular en Brasil de la marca PALERMO. TABACALERA DEL ESTE imitó su marca. Es titular de un signo distintivo notoriamente conocido. Argumentos de la contestación del Presidente del ¡EPI: Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y ratificó la Resolución 977060 del 15 de mayo del 2016.

Argumentos de la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI: La marca PALERMO (mixta) y la marca PALERMO (denominativa) comparten una idéntica denominación. Ambas marcas protegen productos de la misma naturaleza de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. La coexistencia de ambas marcas induciría a confusión a los consumidores respecto del origen empresarial de los productos a proteger.

Argumentos del tercero interesado, TABACALERA DEL ESTE: Niega que haya imitado o pretenda imitar las marcas de SOUZA CRUZ. Niega que pretenda aprovecharse de una supuesta notoriedad y prestigio de la marca de SOUZA CRUZ. Ambas marcas presentan una coincidencia en lo visual-ortográfico, ya que comparten la denominación PALERMO. Ambas marcas se pronuncian de forma idéntica.

Los productos de ambas marcas pertenecen a la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. y” Proceso 353-1P-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena!, Procede dicha interpretación por ser pertinente para el presente caso.

De oficio se interpretarán el Literal d) y e) del Artículo 83 y el Artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en atención a que la demandante SOUZA CRUZ alega ser titular de un signo notoriamente conocido. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un lercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(y Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- "Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de ferceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (.) a) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o ta transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un lercero.

Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos O servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. 6) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para tos cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antiguedad de la marca y su uso constante; o) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. z 6 1.1. 1.2 1.3 Proceso 353-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, Inducción a error.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. La marca notoriamente conocida. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo PALERMO (denominativo) y la marca PALERMO (mixta) son confundibles, es pertinente analizar el Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error, Cuando la norma señala que no podrá registrarse como marca un signo que pueda inducir al público a error, lo que busca es evitar que se genere riesgo de confusión o de asociación que afecte la libre y consciente elección del público en el mercado.

En efecto, la normativa de marcas tiene como objetivo que el comercio de bienes y servicios en el mercado sea transparente, de buena fe y fluido.” De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 37-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 9 5 b 1.4 15 1.6 1.7. Proceso 353-1P-2016 Respecto al riesgo de confusión, cabe señalar que este puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

Por su parte, el riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser? a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de fos signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Conforme a lo antes expuesto, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría inducirse a error al público. Ibidem. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 353-1P-2016 Comparación entre marcas denominativas y mixtas Como en el proceso interno se ha controvertido la presunta confusión entre el signo PALERMO (denominativo) y la marca PALERMO (mixta), resulta necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que el primero está conformado por un elemento denominativo, mientras que el segundo presenta un elemento denominativo y uno gráfico.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. Por su parte, los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.*” En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas mixtas y denominativas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una to Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 7 Proceso 353-1P-2016 misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario”*. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport.ivo, deportistas, deport-ólogo, deport-e, deport- ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.”? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría inducir al público a error. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. 31 12 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morftema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical, p. e). de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 8 2.6. 3.2. (ii) (iv) (v) Proceso 353-1P-2016 Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Se deberá realizar el cotejo conforme a lo expuesto, a fin de establecer si el signo PALERMO (denominativo) es capaz de inducir a error al público consumidor.

La marca notoriamente conocida. Tomando en cuenta que la demandante SOUZA CRUZ alega la supuesta notoriedad de su marca PALERMO (denominativa), resulta pertinente que dicha temática sea abordada en la presente Interpretación Prejudicial, Sobre el particular, los Literales d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señalan lo siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (..) a) e) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. 3.3. De las disposiciones precitadas puede advertirse lo siguiente: 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Proceso 353-1P-2016 - No es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca O transcriba total o parcialmente un signo notoriamente conocido. - La notoriedad puede ser alegada en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y debe pertenecer a un tercero. - No es registrable un signo que sea similar hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida. - La rregistrabilidad de un signo por las causales establecidas en los Literales d) y e) se genera de manera independiente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro.*? Cabe indicar que, para que operen los mecanismos de protección al signo notorio, no es necesario que este se encuentre registrado en el país miembro del que se trate; sino que basta que cumpla con el presupuesto normativo de ser un signo "distintivo notoriamente conocido en el pals en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad". ** Cabe precisar que no es posible afirmar que una marca es notoria desde su aparición en el mercado, toda vez que tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, su permanencia en el mercado, su aceptación y el grado de conocimiento entre los consumidores.

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. En ese sentido, el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la autoridad administrativa, según sea el caso.

Así, conforme al Artículo 84 de la Decisión 344, para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; 13 De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2000 del 27 de marzo de 2001.

Ibídem. 10 Proceso 353-1P-2016 b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; Cc) La antigúedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 3.8. Conforme a lo expuesto, se deberá tomar en cuenta la especial protección que la Decisión 344 brinda a la marca notoria, por la cual se la busca proteger de aquellos signos que: (i) constituyan una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial; o, (ii) sean similares hasta el punto de producir confusión. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-15014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros AG 6 MAGISTRADA MAGISTRAD en ON A N Nx Hernán Kóomero Zambrano Hugo Ramiro G pac AGISTRADO ———— MAGISTRADO Proceso 353-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12