Gaceta 2993 — Comunidad Andina

Año XXXIV – Número 2993 Lima, 21 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 532-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. República de Perú. Expediente interno del Consultante: 07048-2012-01801-JR-CA-01.

Referencia: Signos involucrados: NEW DEIFMERS (mixto) / FIGURATIVOS. PROCESO 542-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno del Consultante: 2012-00048-00. Referencia: Marca tridimensional PROCESO 567-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 8442-2014. Referencia: Signos involucrados: YSABELITA (mixto) / ISABEL (mixto) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 21/04/2017 2 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 532-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

República de Perú. Expediente interno del Consultante: 07048-2012-0-1801-J R-CA-01 Referencia: Signos involucrados: NEW DEIFMERS (mixto) / FIGURATIVOS. Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 7048-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ, de 15 de octubre de 2015 recibido en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales a) y h) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07048-2012-0-1801JR-CA-01; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: PUMA SE Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 INTELECTUAL PROPIEDAD REPÚBLICA DEL PERÚ. 2. 3 de 50 INDECOPI, Hechos Relevantes 2.1. El 13 de mayo de 201 O, David Ornar Luís Benites solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) el registro como marca del signo NEW DEIFMERS (mixto)1 para distinguir productos de la Clase 252 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para registro de Marcas (en adelante la Clasificación Internacional de Nlza). 2.2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano"3; el 22 de julio de 2010, Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport (en adelante, Puma Aktlengesellschaft), presentó oposición sobre la base de las siguientes marcas registradas en Perú: 2.2.1. Figurativa (certificado 36787), para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: zapatos, en especial, zapatos deportivos y de descanso. 2.2.2.

Figurativa (certificado 79621 ), para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: vestidos, calzados, sombrererla. ' Expediente Administrativo N" 420870-2010. ' Clase 25: sandalias, zapatos, zapa/lilas y prendas de vesllf. ' Verificado el expediente no se ha pedido constatar la fecha de publicación del extracto de /a solicitud. 2 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 4 de 50 2.3.

El 4 de abril de 2011, mediante Resolución 0777-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada la oposición presentada por Puma Aktiengesellschaft y concedió el registro como marca del signo NEW DEIFMERS (mixto) a favor del señor David Ornar Luis Seniles. 2.4. El 29 de abril del 2011, Puma Aktiengesellschaft, presentó Recurso de Apelación en contra de la Resolución 0777-2011/CSD-INDECOPI; la cual fue resuelta mediante la Resolución 1312-2012-TPI-INDECOPI de 31 de julio de 2012, confirmando la decisión que concede el registro como marca del signo NEW DEIFMERS (mixto) a favor del señor David Ornar Luis Benites. 2.5.

El 26 de marzo del 2012, Puma Aktiengesellschaft cambió de nombre a Puma SE. 2.6. El 17 de octubre del 2012, Puma SE, presentó Demanda Contencioso Administrativa en contra de las Resoluciones 1312-2012-TPI-INDECOPI de 31 de julio de 2012 y 777-2011/CSD-INDECOPI de 4 de abril del 2011, que otorgaron el registro como marca del signo NEW DEIFMERS (mixto) a favor de David Ornar Luis Benites. 2.7.

El 20 de febrero del 2013, el INDECOPI, presentó contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por Puma SE. 2.8. El 16 de abril del 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, mediante Sentencia signada como Resolución Número Catorce, declaró infundada la demanda interpuesta por PUMA SE, manteniéndose la decisión de otorgar el registro como marca el signo NEW DEIFMERS (mixta) a favor de David Ornar Luis Benites. 2.9.

El 30 de abril del 2015, PUMA SE, presentó Recurso de Apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Catorce, dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo son Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de 16 de abril de 2015. 2.1 O. Mediante Auto de 15 de septiembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la demanda Contencioso Administrativa Puma SE, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3 Proceso 532-1P-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 5 de 50 3.1. "(...) los signos generan una visión de conjunto muy similar, lo que permite inferir que el solicitante se basó en el diseño de las marcas de nuestra representada para crear el signo solicitado, por lo que se trataría de una imitación de las marcas registradas a la cual se le agrego algunos detalles'� 3.2.

"( ) las marcas opuestas son notoriamente conocidas en el mercado andino y mundial, en su amplia y extensa publicidad y por la gran calidad de los productos que distinguen las marcas de la empresa alemana PUMA SE, quien es líder a nivel mundial en el rubro de ropa y calzado deportivo" 3.3. "(...) aun cuando el público consumidor pueda ver algunas diferencias entre los signos en cuestión, estas no son relevantes ya que el hecho que compartan un elemento figurativo muy similar y que tengan algunos de los mismos productos y otros vinculados, determina el riesgo de confusión ya que el público consumidor creerá que el producto solicitado constituye una variación de las marcas registradas a favor de mi representada" 3.4.

"( ) el solicitante conocía las marcas registradas con anterioridad a su solicitud de registro, toda vez que no puede deber al azar ni a una casualidad milagrosa que el signo solicitado NEW DEIFMERS reproduzca la figura caracterlstica de las marcas registradas más aun teniendo en consideración que el solicitante y nuestra representada comparten el mismo rubro económico que es el de prendas de ropa y calzado". 3.5.

"( ) el solicitante al haber solicitado el signo NEW DEIFMERS, pretende facilitar o consolidar actos de competencia desleal en perjuicio de nuestra representada·� 4. Argum entos de Administrativa la contestación a la demanda Contencioso El INDECOPI, en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

"( ) No se ha acreditado la notoriedad de las marcas figurativas materia de oposición por lo que no corresponde analizar la existencia de un riesgo de confusión con la marca notoria, ni el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio del signo, ni el riesgo de dilución, contemplados en el artículo 136 inc. h) de la Decisión 486'� 4.2.

"( ) la demandante afirma que sus marcas figurativas materia de oposición habría alcanzado notoriedad, por lo que es ella la que ha debido aportar los medios probatorios pertinentes para acreditar la notoriedad alegada respecto a sus marcas". 4.3. "(...) /os signos solicitados no son confundibles, toda vez que presentan diferencias fonéticas y graficas que determinan una impresión en conjunto distinta, /o que determina que puedan coexistir en el mercado". 4 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 6 de 50 4.4.

"( ) no existe ningún riesgo de confusión entre los signos confrontados, toda vez que el consumidor podrá diferenciar los signos, y no vinculará los productos distinguidos por las marcas confrontadas a un mismo origen empresarial': 4.5. "( ) que los pronunciamientos emitidos con anterioridad por el INDECOPI o por oficinas de otros países (como de la oficina colombiana), en casos distintos, (que determinaron una confusión entre otros signos diferentes y supuestamente las marcas figurativas), no resultan vinculantes para la autoridad administrativa, toda vez que cada entidad es autónoma tanto respecto a pronunciamientos anteriores emitidas por la propia oficina como de pronunciamientos emitidos por otras oficinas·: 4.6.

"( ) el solo conocimiento de una marca no configura un acto de mala fe ni de competencia desleal, puesto que hace falta que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial". 5. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú), en Sentencia Número Catorce declara infundada la demanda presentada por PUMA SE, expresando, en lo principal, lo siguiente: 5.1.

"( ) Con relación a la notoriedad de los signos opuestos a la solicitud de marca, sostuvo que la recurrente no logró acreditar un amplio despliegue publicitario, un uso intensivo y aceptación de los mismos o su transcendencia en la rama comercial; por tanto, no está aprobada la notoriedad de las aludidas marcas': 5.2. "( ) que los signos confrontados suscitan impresiones visuales diferentes, pues los diseños de /os gráficas son distintos': 5.3.

"(...) en los dibujos de franjas curvas de las marcas registradas, se aprecian dos líneas curvas punteadas que dividen verticalmente a dichas franjas en tres partes, elementos de los cuales carece el signo solicitado". 5.4. "(...) La demandante sostiene la existencia de procesos en Perú y Colombia, miembros de la Comunidad Andina donde los jueces fallaron a favor de la demandante, hay que señalar que cada caso hay que analizarse en particular, pues el examen de irregistrabilidad de un signo como marca es autónomo respecto de las decisiones emitidas por otras oficinas marcarías e incluso respecto a las emanadas anteriormente por la misma Oficina Competente". 5.5.

"(...) el signo solicitado suscita una impresión visual diferente a la generada por las marcas registradas de la actora, en otras palabras, no son similares, y no podrían hablarse de una imitación de las marcas registradas; en consecuencia, tampoco se vislumbra intención de aprovecharse de la reputación de la actora. Además, la mala fe debe ser probada por quien la 5 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 7 de 50 alega, siendo que en el caso concreto, no se advierte que la demandante haya presentado medios probatorios idóneos para acreditar la mala fe del Sr. Luis Benites" 6.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación Puma SE, en el Recurso de Apelación interpuesto, expresó en lo principal, los siguientes argumentos: 6.1. "( ) La Sentencia ha causado agravio dado que ha declarado infundada la demanda con la que buscamos declarar nula la Resolución N º 13122012/TPI-INDECOPI. Ha desconocido la calidad de notoria de la franja característica de PUMA cuando si se realiza una evaluación de los documentos presentados se advierte que la franja característica de PUMA es notoria para zapatillas y se venden en diversas tiendas del mercado nacional y andino·: 6.2.

"( ) se señalan diferencias rebuscadas entre /os signos que no son relevantes para el examen ni se desprenden directamente de una visión sucesiva y en conjunto de los mismos, pese a señalar que ambos signos están conformados por una franja curva que va adelgazándose hacia arriba". 6.3. "( ) los signos en conjunto tienen una relación de identificación a un mismo origen empresarial debido a la similitud del elemento gráfico que presentan, elemento relevante en el signo solicitado y único elemento de las marcas registradas y notorias·: 6.4.

"( ) semejanza se acrecienta si comparamos únicamente los elementos gráficos que son los elementos relevantes en el signo y que el consumidor notará y recordará·: 6.5. "( ) no estamos de acuerdo con lo señalado en la Sentencia dado que de la evaluación conjunta en los documentos presentados se advierte que las marcas PUMA, figura de puma, son notoriamente conocidas': 6.6.

( ) existen indicios suficientes para considerar que el solicitante actuó de mala fe, pues ha intentado reproducir las marcas registradas en su intento de aprovecharse indebidamente de la reputación de PUMA SE" 6.7. "( ) la Sentencia no ha evaluado las pruebas presentadas a fin de acreditar la mala fe del solicitante". B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales a) y h) y 137 de la Decisión 4864 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. 4 Articulo 136.• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 6 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 8 de 50 2.

De oficio se interpretan los Artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina pues en la controversia se alega la presunta notoriedad de un signo. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética, figurativa e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de marcas. Comparación entre signos mixtos y figurativos. La marca notoria y su protección. lrregistrabilidad de marcas cuyo registro se hubiese solicitado para 2. 3. 4. a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente so/ícílada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o se,vicios, o para productos o se,vicíOs respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación,· ( ) h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a /os que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercia/ o publicitario.

Articulo 137.- Cuando la oficina naeíonal competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, Podrá denegar dicho registro. Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o e/ medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Articulo 228.· Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes facton,s: aJ et grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; bJ la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la pr11sentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de ta actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverla, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pr11tende la protección; f) el grado de dístintividad inherente o adquirida del signo; gJ el valor contable del signo como activo empresarial; /1) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado temtorio; o, iJ la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca pro/acción; j) los aspectos del comercio internacional; o, kJ la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.

Articulo 229.- No se negará la calidad de notoria a un signo por el sola hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicias, o para identificar actividades o establecimientos en el Pafs Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero.·( )". 7 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 9 de 50 5. perpetrar. facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Competencia desleal por confusión con una marca registrada. Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabllidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Slmllitud gráfica, fonética, figurativa e Ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo de marcas 1.1. Se abordará el tema en virtud de que, en el proceso interno se ventila el posible riesgo de confusión o asociación entre las marcas previamente registradas FIGURATIVAS y el signo solicitado para registro NEW DEIFMERS (mixto). 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación·: 1.3.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.s 6 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie tas marcas en conflicto y el origen Procesos 691·/P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y66B-IP·2015 de fecha 25 de julio de 2016. 8 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 10 de 50 empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones: sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1. 7.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. lbfdem. lbfdem. 9 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 11 de 50 b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo: esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor diflcilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d} Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población}, por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población}.

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilídad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería9. 1.8.

Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Proceso 9-JP-2001 del 27 de abril de 2001. 10 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 21/04/2017 12 de 50 Comparación entre marcas mixtas y figurativas 2.1.

En el presente caso se argumenta por parte de la demandante, que el signo solicitado a registro NEW DEIFMERS (mixto) es altamente similar en su aspecto gráfico a las marcas figurativas "PUMA". Por tanto, deviene necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos. 2.2. Para fines ilustrativos, se procede a reproducir los signos confrontados: SIGNO SOLICITADO EN LA CLASE 25 MARCAS REGISTRADAS EN LA CLASE 25 New Deifmers � Certificado W 36787 Certificado N9 79621 2.3.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.10 2.5.

En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en ta mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 11 2.6.

La marca figurativa que es aquella que se encuentra formada por una imagen visual que evoca un concepto concreto. El nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocida la marca figurativa. 1 2 'º t1 Proceso 472·1P·2015 de fecha 10 de junio de 2016. Procesos 418-IP-2015 de fecha 13de junio de 2016. Proceso 158-IP-2012 11 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 13 de 50 2.7.

En tal sentido, en las marcas figurativas se pueden distinguir tres elementos, a saber: El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Los colores: si el signo solicitado/ marca registrada reivindica colores específicos como parte del componente figurativo, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y la figura que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 13 2.8.

El cotejo de marcas mixtas y figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación de los elementos antes mencionados, ya que la posibilidad de confusión puede generarse en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe, o en los colores que contienen; teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.9.

Al realizar el cotejo entre marcas mixtas y figurativas, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento denominativo frente al figurativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión b) Si resultare que el elemento característico en el signo mixto es el figurativo, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos y en la especial distribución y combinación de colores, de ser el caso, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los tres elementos de la marca figurativa -el trazado, el concepto y los colores, de ser el caso- la parte conceptual o Proceso 161·/P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015. 12 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 14 de 50 ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos figurativos y cromáticos, en su conjunto podría suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 2.1 O. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá identificar cuál es el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos de acuerdo con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

La marca notoria y su protección 3.1. Como en el proceso interno se argumentó que las marcas FIGURATIVAS registradas a favor del demandante son notoriamente conocidas a nivel mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición de marca notoria 3.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XII, Artículos 224 a 236. 3.3.

El artículo 224 de la Decisión 486, dice: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 3.4. De la anterior características: definición se pueden desprender las siguientes 3.4.1.

Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son 14: - Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.,.

Articulo 230.· Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los cfrculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad. productos o servicios a los que se aplique. 13 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 15 de 50 - Los circulas empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o seivicios a los que se aplique. 3.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 3.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 3.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir,· más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 3.5.1.

En relación con el Principio de Especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 3.5.2.

En relación con el Principio de Territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.1s 3.5.3. En relación con el Principio Registral: La protección del signo notorio rompe el principio reqistral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero 16; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro. 3.5.4.

En relación con el Principio de Uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o seiv1c1os, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro 17. 15 Articulo 224.· Se entiende por signo distintivo notoriament11 conocido el qui, fu11se reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pi,rtinente, indepi,ndienlemente de ta manera o et medio por et cual se hubiese hecho conocido.

Articulo 229.· No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en tramite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero: 11 Articulo 229.· No se negara la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para id11ntificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro 14 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 16 de 50 La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado. En relación con los diferentes riesgos en el mercado 3.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos: 3.6.1. Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 3.6.2.

Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.6.3. Riesgo de Dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.,e 3.6.4.

Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido".. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA".

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 2B3. 15 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 17 de 50 prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 3.7. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad 3.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 3.9. El Articulo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre /os miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de /os productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a /os que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a /os que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en /o que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanta en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valar contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) las aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registra o solicitud de registro del signo distintiva en el País Miembro o en el extranjera. 3.1 O. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 3.11.

Por todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el recurso de 16 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 18 de 50 apelación se deberá determinar si las marcas FIGURATIVAS eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina en el momento de la solicitud de registro como marca del signo mixto NEW DEIFMERS, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso. 4. lrregistrabilidad de marcas cuyo registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Competencia desleal por confusión con una marca registrada. Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena 4.1. En el caso concreto, la demandante alega que existen indicios suficientes para considerar que el señor David Ornar Luis Benites actuó de mala fe, pues ha intentado reproducir las marcas registradas en su intento de aprovecharse indebidamente de la reputación de PUMA SE. 4.2.

El Articulo 137 de la Decisión 486, establece: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro." 4.3. La anterior causal de irregistrabilidad de marcas se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. 4.4.

El Artículo 258 de la Decisión 486, por su parte, establece que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos"19. En efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es todo acto contrario a los usos honestos. 4.5. A este respecto, el Tribunal considera que "acto contrario a los usos honestos" es aquel que se produce, precisamente, cuando se actúa con la consciencia de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.

Tal concepto se deriva de la noción de "buena fe comercial", noción que debe ser entendida como referida a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, honradez, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, concertación y cumplimiento de los negocios20. Lo establecído por el Arllcu/o 258 de la Decisión 486 resulta confonne a lo dispuesto por el Articulo 10 bis numeral 2 del ConveniO de Parls, citado igualmente a modo referencial e ilustrativo: el cual expresa que: "Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a /os usos honestos en materia industrial o comerc,a/�:o En ese sentido, JAECKEL KOVAKS, Jorge. ·Apuntes sobre Competencia Desleal: Seminarios 8.

Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45: NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. "Derecho Mercantil Colombiano: parte general. Editorial Legis, Colombia, p. 316. 17 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 19 de 50 4.6. En consecuencia, será desleal todo acto vinculado a la propiedad intelectual, que realizado en el ámbito empresarial por un competidor sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Si bien no existe una lista taxativa de actos que se consideran desleales, el Artículo 259 de la Decisión 486 establece una protección mínima, es decir, enumera de manera no exhaustiva ciertos actos de competencia desleal: 21 a) "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejerc1c10 del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". 4.7.

Adicionalmente de poder causar daño a un competidor determinado, los actos de competencia desleal lo pueden ocasionar al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. En consecuencia, la disciplina de la competencia desleal vela por la protección de los competidores, del público consumidor y del interés general (la libre competencia, el mercado).

En efecto, el objeto de tutela jurídica de las normas contra la competencia desleal es precisamente la libre y leal concurrencia22. 21 Es preciso destacar que el Articulo 259 de la Decisión 486 resulta conforme a lo establecido en el numeral 3 del precitado Artfculo 10 bis Convenio de Parls. el cual establece igualmente una lista abierta - o numerus apertus - de posibles actos de competencia desleal: Articulo 10 bis [Competencia desleal] ( ) 3.

En particular deberán prohibirse: l. cualquier acto capaz de crear una confusión. por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 11. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio. capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, 1/1. tas indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caraclerlsticas, ta aptitud en el empleo o la cantídad de los productos� 22 "Los derechos absolutos as/ disciplinados sobre bienes inmateriales afectan a su utilización respecto de terceros: y en función de ésta (y no de la utilización directa de las creaciones intelectuales para et consumo personal) es sancionado el derecho, tratándose también en esta hipótesis de una disciplina de actos destinados a terceros.

En una disciplina de la concummcia solamente se puede actuar imponiendo obligaciones de no hacer. Por ello se contemplan sobre lodo actos repetibles o coordinados por lo que no sólo adquiere importancia peculiar la inhibición, sino también la anulación de los electos del acto realizado, disciplinados de modo netamente distinto del resarcimiento del daño dolosa o culposamente ocasionado.

Por ello, en orden al resarcimiento del daño deben distinguirse las nonnas que presuponen la ilicitud del acto de las que además requieren la concurrancia de un dolo o culpa y un daño actual� ASCARELLI, Tullio. •reorla de la concurrencia y de los bienes inmateriales: E. Verdera y L Suárez-Uanos, Barcelona (/raduccíón), Bosch, 1970, pp. 40 y ss. 18 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 20 de 50 4.8.

La competencia desleal tendría dos efectos; por un lado, amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que podrían resultar afectados por el comportamiento indebido del competidor desleal; por otro lado, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en tanto consumidores y destinatarios finales de ciertas prácticas indebidas ( en los casos de publicidad engañosa, por ejemplo )23. 4.9.

Será considerada desleal toda actividad encaminada a - que tenga como objeto o por efecto - producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sea susceptible de producirlo. En efecto, el causar un daño es un factor importante pero no esencial. Los actos de competencia desleal no siempre causan daño a una misma persona.

Si bien siempre dañarán al competidor, no siempre dañarán al consumidor24 • 4.1 O. Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo. 4.11.

Este Tribunal advierte que, si bien una conducta desleal, con frecuencia, trae como consecuencia la infracción de derechos de propiedad industrial que son protegidos, tal conducta constituirá un acto de competencia desleal solo en la medida que: 25 a) El acto o actividad sea de efectiva competencia. Las sociedades deben ser concurrentes o competidoras en un mismo mercado, es decir, el infractor y la víctima deben encontrarse en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma forma o en una análoga; y, b) El acto sea susceptible de producir un daño o de poner en juego la explotación económica del bien inmaterial objeto de la protección. Este último requisito supone que el daño sea probable, o que el acto sea susceptible de poner en juego la explotación comercial del correspondiente derecho de propiedad industrial por parte de su titular.

Cabe recordar que, un acto será desleal cuando pueda perjudicar a otro competidor, bastando por lo tanto la probabilidad del daño. Competencia desleal por confusión con una marca registrada 4.12. El primer grupo de actos, uactos de competencia desleal por confusión", es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.

Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el GACHARNA, Maria Consuelo. "La Competencia Desleal� Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1982, p. 47. 2• OTAMENDI, Jorge. "La Competencia Desleal� En: Revista Juridiea de la Universidad de Palermo, p. 2. 25 En consecuencia, la calificación de ·actos de competencia desleal" depende de criterios disimiles a los empleados en la calificación de "actos de,nfracc,ón a derechos de propiedad industrial� 19 ¿ Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 21 de 50 mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada, debiendo además observar las siguientes características: a) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que este es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.

Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. e) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal26 • 4.13.

En relación con este tipo de actos de competencia desleal por confusión, cabe aclarar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen especifico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos27 • 4.14.

Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitación se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud a que la imitación consiste en copiar las características de un producto o un servicio lo que acarrearía un riesgo de confusión y/o asociación entre el público consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podría configurase como un acto de competencia desleal28• Proceso 116-IP·2004. 11 Proceso 11CJ.IP·2010.

Proceso 251-IP-2015. 20 t Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 22 de 50 4.15. Por lo tanto, en el presente caso, se deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión entre el signo que se pretende registrar con una marca anteriormente registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados.

Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena 4.16. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. 4.17. la mencionada conducta desleal no solo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa29• 4.18.

Indudablemente, el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que otro competidor se aproveche de dicha situación, con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico30 supone permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. 4.19.

A efectos de determinar la existencia de "Indicios razonables" que permitan inferir que la solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena; el interesado debe probar tal condición; por cuanto, de no existir prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, no se podría sancionar la conducta como desleal. 4.20.

En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.21. Se deberá determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta se presentó la solicitud de registro como marca del signo NEW DEIFMERS (mixto) para proteger productos de la Clase 25, con el propósito de generar confusión y aprovecharse de la reputación de PUMA SE.

Proceso 434·/P-2015..JO Entre otros ver los Procesos 129-IP-2013. 251·/P-2015. 21 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 5. 21/04/2017 23 de 50 Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones 5.1. En el proceso se aduce por parte del INDECOPI que los pronunciamientos emitidos por su parte y por oficinas de otros países no resultan vinculantes, toda vez que goza de autonomía, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomia de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 5.2.

El principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Paises.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro 31 • 5.3. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado 32. 5.4. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares33. 5.5.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la JI Proceso 71·/P-2007. J2 Proceso 181·/P-2014. lbldem. 22 Proceso 532-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 24 de 50 obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite34• 5.6.

Sobre la base del principio de la autonomía la oficina nacional competente está facultada para que, en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias o pruebas de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de procesos en otros países, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 07048-2012-0-1801-JR-CA01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

¿ L/ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 24 GACETA OFICIAL 21/04/2017 26 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 542-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno del Consultante: 2012-00048-00 Referencia: Marca tridimensional Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3342 de 14 de octubre de 2015, recibido el 16 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de ta Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00048-00; y, El auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite ta presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO (SIC) DE COLOMBIA Y Proceso 542-IP-205 GACETA OFICIAL 21/04/2017 27 de 50 Tercero Interesado: FERRERO S.P.A. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 10 de julio del 2008, la sociedad FERRERO S.P.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) solicitud para registro como marca del signo tridimensional 1 para identificar productos de la Clase 302 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Nlza). 2.2.

El 30 de noviembre del 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 60939 concedió el registro como marca del signo tridimensional a favor de FERRERO S.P.A. 2.3. El 25 de marzo del 2010, la sociedad FERRERO S.P.A., solicitó la revocatoria parcial de la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009, para que se corrigiera la dirección de la sociedad FERRERO S.P.A. 2.4.

El 30 de junio del 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 34617 acogió el pedido y revocó parcialmente el artículo tercero de la parte resolutiva de la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009. 2.5. El 30 de enero del 2012, la sociedad COMERCIALIZADORA SEUL FO LTOA.. presentó Acción de Nulidad en contra de las Resoluciones 60939 de 30 de noviembre de 2003 y 34617 de 30 de junio de 2010. 2.6.

El 28 de noviembre del 2012, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió a trámite la Acción de Nulidad y ordenó notificar a la SIC y a FERRERO S.P.A. t Expediente Administrativo 08 71116. 2 Clase 30: pasteterfa y conliterfa; chocolate y productos de chocolate. helados. 2 Proceso 542-IP-205 GACETA OFICIAL 21/04/2017 28 de 50 2.7.

El 19 de junio del 2013, la SIC, contestó a la Acción de Nulidad presenta por COMERCIALIZADORA SEUL FD LTOA. 2.8. El 27 de junio del 2013, la sociedad FERRERO S.P.A, como tercero interesado, contestó a la Acción de Nulidad presentada por COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA. 2.9. Mediante auto de 19 de noviembre del 2013, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de ta República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en ta Acción de Nulidad COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA., en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(...) la marca tridimensional solicitada por FERRERO S.P.A. no está en capacidad de individualizar /os productos a que se destina la marca, en el sentido de que el público pueda reconocer claramente su origen empresarial, toda vez que está constituida por formas que, por ser de uso común en el mercado de los chocolates, no tienen la condición para ser reconocidas por el consumidor como marca sino como el producto mismo, desapareciendo la relación de origen empresarial': 3.2.

"(...) La forma tridimensional solicitada como marca ( ) por FERRERO S.P.A., y que de forma irregular, finalmente fue concedida en la resolución objeto de estudio de legalidad, consiste en la forma simple de un chocolate redondo encajado en su correspondiente base de papel, bajo el mismo esquema y forma en que cualquier productor de chocolates lo hace.

Ratificar la legalidad de los actos acusados, es permitir que un empresario de la industria de los chocolates, en este caso, FERRERO S.P.A. pueda apropiarse y monopolizar una forma usual de envase frente a este tipo de chocolates, impidiendo u obstaculizando a sus competidores continuar usando esta presentación tradicional y generalmente empleada". 3.3.

"( ) las marcas deben ser, ante todo, instrumentos de competencia y no todo lo contrario, que es justamente Jo que sucede en el caso que nos ocupa, donde la marca tridimensional que se concedió está sirviendo de instrumento para afectar derechos de la competencia". 4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC, en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3 Proceso 542-IP-205 GACETA OFICIAL 21/04/2017 29 de 50 4.1.

La "( ) Superintendencia concedió el registro en atención al carácter distintivo del mismo en su conjunto y no sobre /as formas u otros elementos considerados de forma aislada o independiente': 4.2. "( ) lo que concedió esta Superintendencia fue un registro marcaría tridimensional constituido por un ovalo de color dorado que en su cara superior contiene otro ovalo, de bordes de doble linea de color dorado, de espacio medial blanco, contenido dentro de una figura que evoca una canastilla, de filigrana que alterna colores café y dorado, en el signo tridimensional solicitado, confluían igualmente elementos gráficos cuyas características propias le permiten al consumidor medio comunitario reconocer fácilmente tanto el producto como su origen empresarial.

En otras palabras, los elementos gráficos contenidos en el signo tridimensional, lo databan de suficiente distintividad como para ser susceptible de registro·� 5. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte del Tercero Interesado La sociedad FERRERO S.P.A., contestó a la demanda en los siguientes términos: 5.1. "( ) la marca cuyo registro se concedió no protege la forma de bombón o del producto, sino un envoltorio caracterizado por elementos gráficos y una combinación de colores, cuya apariencia está determinada por la forma ovalada del bombón. Es claro que los derechos sobre la marca registrada no se extienden a tal forma ovalada': 5.2.

"( ) La distintividad de la marca tridimensional registrada se demostró también con los registros marcarías concedidos por importantes oficinas de la Propiedad Industrial en países muy relevantes de la economía global bajo el Registro internacional 783985 expedido por la OMPI, cuyo certificado original auténtico, traducido oficialmente al español y legalizado por apostilla fue allegado al expediente del trámite ante la Superintendencia•: B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y c)3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.

Artfculo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( J b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracterlsticas impuestas por la naturaleza o la funcíón de dieho producto o del servicio de que se trate. 4 Proceso 542-IP-205 GACETA OFICIAL 21/04/2017 30 de 50 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.

Registro de signos tridimensionales. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de las formas usuales de los productos. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. A. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Registro de signos tridimensionales 1.1. En el proceso interno, la sociedad FERRERO S.P.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro como marca del signo tridimensional, para distinguir "( ) pastelería y confiteria; chocolate y productos de chocolate, helados·: comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, el mismo que fue concedido mediante Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2003 y confirmado a través de la Resolución 34617 de 30 de junio de 2010, consecuentemente, resulta pertinente abordar el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente su primer párrafo y literal f), cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas /os signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: f) la forma de los productos, sus envases o envolturas':· Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado, la misma puede estar conformada entre otros por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores.

Así lo contempla de forma ejemplificativa el Artículo 134 de la Decisión 486. 1.2. En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, las mismas que pueden estar compuestas de un fondo, ancho y altura por consiguiente se trata de un signo tridimensional. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden además generar gran recordación4 en En caso de que la forma sea arbitraria (que no guarde relación} con respecto al producto o seNicio que se pretende distinguir. 5 Proceso 542-IP-205 GACETA OFICIAL 21/04/2017 31 de 50 el público consumidor.

El objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que decida adquirir el producto ofertado. 1.3. Para determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, se deberá tener en cuenta, entre otros, lo siguientes criterioss: 1.3.1. Cualquier signo puede ser registrado como marca cuando sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre y cuando no se encuentre entre aquellos cuyo registro se encuentra prohibido de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.2.

Los signos tridimensionales no se encuentran comprendidos entre las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma, en consecuencia, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. 1.3.3. No existe una regulación especial que establezca los requisitos sustanciales necesarios para que los signos tridimensionales puedan acceder al registro, consecuentemente, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento para el registro de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.3.4.

Cuando la naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad. 1.3.5. En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado. 1.4.

Se deberá observar si al momento de conceder el registro del signo tridimensional se cumplieron con los parámetros para ser registrado como marca. Proceso 23-IP-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de cartagena 379 de 27 de octubre de 1998, referido dentro del Proceso en el Proceso 23-IP1998.

Leadíng case? 6 Proceso 542-IP-205 GACETA OFICIAL 2. 21/04/2017 32 de 50 La falta de distintividad como causal absoluta de irreglstrabilidad. El caso de las formas usuales de los productos 2.1. En el presente caso, COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA, ha alegado que la marca tridimensional no está en capacidad de individualizar los productos a que se destina la marca, en el sentido de que el público pueda reconocer claramente su origen empresarial, toda vez que, está constituido por formas que son de uso común en el mercado de los chocolates, consecuentemente, resulta pertinente abordar tos temas de la falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad y el caso de las formas usuales de los productos, a los que hace referencia el Artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate� 2.2. Un signo tridimensional debe distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, estará sometido al examen de registrabilidad que realizan las oficinas nacionales competentes en materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se toma en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 2.2.1.

Distintividad Intrínseca: es aquella mediante la cual se determina la capacidad de individualización u originalidad que debe tener el signo por si solo para distinguir productos o servicios en el mercado, tratándose de signos tridimensionales se observará sus particularidades en su altura, anchura y profundidad (Articulo 135 Literal b); y, 2.2.2.

Distintlvidad extrínseca: es aquella por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado, respecto a la marca tridimensional esta no deberá ser confundible con otros signos registrados previamente y en especial con otras marcas tridimensionales registradas. 2.3. Teniendo en cuenta la definición y las características que todo signo debe poseer para ser registrado como marca es importante conocer su requisitos principales y/o esenciales, estos son: 7 Proceso 542-IP-205 GACETA OFICIAL 21/04/2017 33 de 50 2.3.1.

La perceptibilidad. es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad. 2.3.2.

La distintlvldad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: "El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Par lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades•: 6 2.3.3. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números. palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matias Alemán sostiene: "La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados". 7 Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas.

Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Ed, Buenos Aires, 2001, p. 27. Alemán, Marco Mafias. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Management, Bogotá, p. 77. 8 Proceso 542-IP-205 GACETA OFICIAL 21/04/2017 34 de 50 El caso de las formas usuales de los productos 2.4. Las formas usuales (botellas o envases) son aquellos que no poseen características peculiares, arbitrarias u originales por tal motivo son utilizadas por múltiples operadores económicos ya que se encuentran en el dominio público.

Se entiende por envase todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o solidos entre estos tenemos: botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, envoltorios, embalajes, y todo aquello que tenga características de volumen8 • 2.5. En definitiva, las formas usuales son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos.

En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 2.6. Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina a clasificado en: 2.6.1. Formas impuestas por la naturaleza: Son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto.

Son formas que obfigadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Ej. El diseño de gafas; y, 2.6.2. Formas Impuestas por la función del producto: Son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habrla que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su funcionalidad.

Ej. Un sacacorchos. 9 2.7. Se debe determinar si la marca tridimensional, registrada por FERRERO S.P.A. es distintiva de tal forma que el consumidor pueda distinguir o no entre los productos para el cual fue solicitado. (Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza) o se trata de una forma común o necesaria. 3. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones 3.1.

En el proceso se aduce por parte de FERERRO S.P.A. que la distintividad de la marca tridimensional ha sido demostrada con registros Proceso 330-IP-2015, de 23de juniO de 2016, marca: tridimensional ·Botella� Proceso 163-IP-2013, de 02de Octubre de 2013, man:a: tridimensional "Motor� Proceso 78-IP-2012, de 11 de Julio de 2012, marca: "Figurativa� 9 Proceso 542-IP-205 GACETA OFICIAL 21/04/2017 35 de 50 marcarios concedidos en otras Oficinas de Propiedad Industrial de diversos países bajo el Registro Internacional 783985, en razón de lo cual, es necesario abordar el tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 3.2.

En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas de Marcas. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido el registro de una marca en determinado país, esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás países, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad o por haberse solicitado en el mismo país que negó el registro10. 3.3. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho de que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado11. 3.4. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares 12. 3.5.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite 13. b 10 Proceso 71-IP-2007. 11 Proceso 181-IP-2014. 12 lbidem. 13 Ibídem. 10 Proceso 542-IP-205 GACETA OFICIAL 21/04/2017 36 de 50 3.6.

Sobre la base del pnnc1p10 de la autonomla la oficina nacional competente está facultada para que, en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias o pruebas, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de procesos en otros países, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud que admite o deniega.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2012-00048-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

De conformidad con el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. JJ!J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Proceso 542-IP-205 GACETA OFICIAL 21/04/2017 37 de 50 PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 GACETA OFICIAL 21/04/2017 38 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 567-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 8442-2014 Referencia: Signos involucrados: YSABELITA (mixto)/ ISABEL (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 266-2015-SCS-CS, de 12 de octubre de 2015, recibido el 27 del mismo mes y año, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 84422014; y, El Auto de 02 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el proceso interno Demandante: CONSERVAS GARAVILLA S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero interesado: NEGOCIOS MÚLTIPLES T Y GJ S.R.L. Proceso 567-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 21/04/2017 39 de 50 Hechos Relevantes 2.1.

El 12 de septiembre de 2007, NEGOCIOS MÚLTIPLES R Y GJ S.R.L., (en adelante, NEGOCIOS S.R.L.) presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) la solicitud 1 de registro como marca del signo YSABELITA (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 292 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 6 de diciembre de 2007, una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial UEI Peruano", CONSERVAS GARAVILLA S.A. presentó oposición sobre la base de sus marcas previamente registradas ISABEL (mixtas)3, para distinguir productos de la Clase 294 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3. El 19 de agosto de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 17057-2008/0SD-INDECOPI, declaró fundada la oposición presentada por CONSERVAS GARAVILLA S.A. y denegó el registro del signo YSABELJTA (mixto) solicitado por NEGOCIOS S.R.L. 2.4.

El 2 de septiembre de 2008, NEGOCIOS S.R.L., interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 17057-2008/0SD-JNDECOPI. Expediente Administrativo 328579-2007. Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza: extractos de carne; frutas y verduras, hottalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confiluras, compotas; huevos; leche y productos lácteos: aceites y grasas comestibles.

Certificados: 37081 y 94433. Clase 29: Conservas y salazones de pescado 2 Proceso 567-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 40 de 50 2.5. El 15 de junio de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INOECOPI. mediante Resolución 1523-2009/TPI INDECOPI, revocó la Resolución apelada y otorgó el registro del signo YSABELITA (mixto) solicitado por NEGOCIOS S.R.L. 2.6.

El 21 de septiembre de 2009, CONSERVAS GARAVILLA S.A., interpuso Demanda Contencioso Administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 1523-2009ffPI-INDECOPI. 2.7. El 23 de abril de 201 O, el INDECOPI presentó contestación de la Demanda Contencioso Administrativa. 2.8. El 18 de junio de 2012, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución signada como Número Dieciocho, declaró infundada la demanda presentada por CONSERVAS GARAVILLA S.A. 2.9.

El 12 de julio de 2012, CONSERVAS GARAVILLA S.A. interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución Número Dieciocho. 2.10. EI 12 de marzo de 2014, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima, mediante Sentencia S/N, revocó la Sentencia Número Dieciocho expedida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, y, en consecuencia, declara fundada la demanda, disponiendo la nulidad de la Resolución 15232009ffPI-INDECOPI, ordenando al Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI dictar una nueva resolución teniendo en cuenta que si se generaría el riesgo de confusión entre el signo solicitado YSABELITA y la marca registrada ISABEL. 2.11.

El 2 de junio de 2014, el INDECOPI interpuso Recurso de Casación en contra de la Sentencia s/n de fecha 12 de marzo de 2014. 2.12. Mediante el Auto calificatorio del Recurso de Casación de 04 de mayo de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda Contenciosa Administrativa CONSERVAS GARAVILLA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(...) la marca solicitada YSABELITA y logotipo claramente constituye el diminutivo de las marcas registradas ISABEL y el diminutivo no cambia el significado de un término sino lo mantiene y sólo agrega la idea de menos dimensión en caso de nombres comunes y más afectivo en el caso de nombres propios, por lo que la marca solicitada al constituir diminutivo de 3 Proceso 567-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 41 de 50 las marcas previamente registradas, causará confusión en el público consumidor ·: 3.2.

"Desde el punto de vista fonético, se advierte que la marca solicitada está íntegramente incluida en la registrada por lo que tendrán una pronunciación y sonoridad similar al grado de producir confusión en el público consumidor". 3.3. "Desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto comparten la mayoría de sus grafías por lo que causaran un impacto visual de conjunto similar y confundible al público consumidor': 3.4.

"Desde el punto de vista conceptual, ambos signos tienen el mismo nombre ISABEL pero a la marca solicitada se le ha agregado la desinencia -ita- por lo que ambos términos se identifican para el consumidor medio peruano pues es usual en el Perú llamar a la persona por su nombre Isabel o /sabe/ita cuando es niña o si es adulta de cariño, pero en ambos casos se trata del mismo nombre femenino" 3.5.

"( ) tanto la marca solicitada como las marcas registradas distinguen conservas de pescado por lo que al constituir la marca solicitada un diminutivo de la marca registrada, el consumidor podría pensar que se trata de una variación de la marca registrada pero con una presentación distinta de tamaño (podría ser más pequeño) y que ambas tienen el mismo origen empresarial. 4.

Argumentos de Administrativa la contestación en Demanda Contenciosa El INDECOPI, en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "El Tribunal consideró que aun cuando exista identidad entre los productos que distinguen los signos en conflicto, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos y que además, en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial se encontraban registradas diversas marcas que incluían en su conformación la denominación ISABEL o ISABELA, era posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor" 4.2.

"( ) la demandante olvida por completo el universo de marcas que se encuentran registradas en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que es justamente el rubro en el que van a coexistir los signos cotejados. De haberse observado detenidamente la Clase 29, la contraparte se habría percatado que el término ISABEL y derivados de este término (como ISABELLA), ya se encuentran registrados a favor de terceros, lo cual significa que dichos términos no pueden constituir el fundamento de un riesgo de confusión entre los signos que los contienen. 4 Proceso 567-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 42 de 50 4.3.

"El hecho que la denominación YSABELITA posea distinta escritura en comparación con la palabra ISABEL, sumado a la existencia de diferencias gráficas apreciables entre estas marcas, genera que el público consumidor pueda diferenciarlas. Este razonamiento, claro está, tiene como soporte el hecho que la expresión JSABEL o ISABELLA ya está registrada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de distintos titulares'� 5.

Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa por parte del Tercero Interesado La sociedad NEGOCIOS S.R.L., en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1. "La marca YSABELITA presenta una total y radical diferenciación en diseño, impresión gráfica y fonética respecto de la marca ISABEL; circunstancias que elimina el riesgo de confusión directa e indirecta en la mente de los consumidores". 5.2.

"( ) la demandante con su marca ISABEL pretende monopolizarla en cuanto a sus letras, palabras, nombre o sustantivos derivados (diminutivos, aumentativo, despectivo, patronímicos y gentilicios). Pretensiones que deben desestimarse, porque la Constitución Política del Estado Peruano, en su Art. 103 no ampara el ejercicio abusivo de un derecho'� 6.

Sentencia de Primera Instancia La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta por Conservas Garavilla S.A., bajo las siguientes consideraciones: 6.1. "( ) desde el punto de vista fonético, se advierte que los signos presentan una distinta secuencia de vocales (I-A-El(Y) - A-E-1-A-) y de consonantes (S-8-L I S-B-L-T) debida a la presencia de las letras finales I, T y A, lo que determina una entonación y pronunciación diferente en cada caso'� 6.2.

"Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que si bien los signos comparten algunas grafías, la presencia de otros elementos, figurativos y cromáticos que conforman /os signos, determinan que los signos susciten un impacto visual de conjunto diferente". 6.3. "( ) desde el punto de vista conceptual, se aprecia que la denominación YSABEL TA evoca el mismo concepto que la denominación ISABEL, esto es, el nombre propio de una persona; sin embargo, se advierte del análisis efectuado, que si bien existen identidad entre los productos, existen diferencias fonéticas y gráficas; y asimismo se desprende, que la denominación JSABEL es utilizado en la conformación de diversas marcas en la Clase 29". s Proceso 567-IP-2015 GACETA OFICIAL 7. 21/04/2017 43 de 50 Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación La sociedad CONSERVAS GARAVILLA S.A., en su Recurso de Apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 7.1.

"( ) la Resolución No. 18 de fecha 18 de junio de 2012 en su considerando sexto realiza un examen comparativo que claramente atenta contra las reglas de la visión de conjunto establecidas por ley pues realiza una descomposición en letras que nos es el proceder del consumidor". 7.2. "En el presente caso los términos ISABEL e YSABELITA producen un impacto sonoro de conjunto muy similar, más aún si YSABELITA corresponde el diminutivo del nombre propio de mujer ISABEL y si el signo solicitado pretende distinguir conservas de pescado los cuales constituyen /os mismos productos que elabora CONSERVAS GARA V/LA S.A.� 7.3.

"Con respecto a las otras marcas que incluyen el término ISABEL, ( ) debemos precisar que son diferentes por cuanto son marcas mixtas que presentan otros elementos denominativos y gráficos que las hacen diferenciables':." 8. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación De la revisión del expediente, no se desprende contestación alguna al Recurso de Apelación. 9.

Sentencia de Segunda Instancia La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, revocó la Sentencia Número Dieciocho expedida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declarándola nula, en consecuencia, se dejó sin efecto la Resolución No. 1523-2009ff PI-INDECOPI, ordenando que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI expida una nueva resolución, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 9.1. ·� nivel fonético, se advierte que ambos signos comparten en sus ralees la misma secuencia de sílabas (Y-SA-BEL) (I-SA-BEL) lo que determina una entonación y pronunciación idéntica del término YSABEUISABEL, al que adiciona solo la partícula del diminutivo (ITA)". 9.2. ·� nivel gráfico (Y-SA-BEL) (I-SA-BEL), en su conjunto suscita un impacto visual similar (YSABEL - ITA) (JSABEL)" 9.3.

"En cuanto a su naturaleza de los productos o servicios que va a distinguir, se verifica que ambos productos están dirigidos a identificar conservas de pescado de la Clase 29. 9.4. "( ) en consecuencia, esta Sala Suprema arriba a la conclusión de que la marca YSABELITA cuyo registro pretende, inducirla a confusión al consumidor promedio respecto a la marca registrada ISABEL': 6 Proceso 567-IP-2015 GACETA OFICIAL 1 O. 21/04/2017 44 de 50 Argumentos del Recurso de Casación El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI de la República del Perú, dentro del Recurso de Casación, manifiesta lo siguiente:. 10.1.

"Se ha vulnerado el derecho al debido proceso en tanto la Sala no cumplió con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la Interpretación Prejudicial de las normas aplicables al caso de autos antes de emitir su sentencia en última instancia ordinaria': 10.2. "( ) la Sala Civil Transitoria ha Interpretado erróneamente el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina 486 al considerar que el signo YSABELITA sería confundible con la marca registrada ISABEL". 10.3.

"( ) aunque se coincida en la sílaba inicial de los signos confrontados, la probabilidad de semejanza será menor si se verifica que la si/aba tónica es diferente. Este hecho se verifica en e/ caso de autos, pues las sílabas tónicas, como dijimos, en el caso de YSABELITA e ISABEL, son divergentes". B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a)5 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpreta por ser procedente.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética y conceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por Identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética y conceptual. Riesgo de confusión directa. indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. En el proceso interno consta que el 12 de septiembre de 2007, la sociedad NEGOCIOS MULTIPLES presentó solicitud de registro como marca del signo YSABELITA (mixto), el cual, según argumenta CONSERVAS Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en al comercio afectara indebidamente un derecho da tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejan, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales al uso da la marca puada causar un riesgo da confusión o da asociación. 7 Proceso 567-JP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 45 de 50 GARAVILLA S.A., es confundible con sus marcas registradas ISABEL (mixtas) y, además, resulta siendo el diminutivo del nombre Isabel.

En ese sentido, se presume que causa confusión en el consumidor, puesto que estará creyendo que la marca solicitada es una nueva presentación de las marcas registradas. Por lo tanto, resulta pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: ''Artículo 136.� No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrinseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.6 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 6 Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 8 Proceso 567-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 46 de 50 1.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las ralees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 8 • a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. lbfdem• lbidem. 9 Proceso 567-IP-2015 GACETA OFICIAL d) 21/04/2017 47 de 50 Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Asi, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercaderia9. 1. 7.

Se analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo solicitado para registro YSABELITA como la marca opositora ISABEL son mixtos. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino Proceso 9·/P-2001 del 27 de abril de 2001. 10 Proceso 567-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 48 de 50 el elemento gráfico, ya sea que este por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento caracteristico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 10; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: 11 a) El trazado; que son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto; que es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores; si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 12.

En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 13 a) 'º " Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las Proceso 129-IP-2015, de 20 de julio de 2015, p. t O. Proceso 81·/P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10·11. tl Proceso 161-IP·2015 del 27 de octubre de 2015. rJ Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12./P·2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 11 ó Proceso 567-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 49 de 50 palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar; ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado YSABELITA {mixta) y las marcas registradas ISABEL (mixtas). En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 8442-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 1.·iJ Cecilia bisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 12 Proceso 567-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 50 de 50 (\ \ L Hugo Ramiro z Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial la Presidenta y el Secretario. �¿¡J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. l3

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