A TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 532-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. República de Perú. Expediente interno del Consultante: 07048-2012-0-1801-JR-CA-01 Referencia: Signos involucrados: NEW DEIFMERS (mixto) / FIGURATIVOS.
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 7048-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ, de 15 de octubre de 2015 recibido en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales a) y h) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 07048-2012-0-1801- JR-CA-01; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: PUMA SE Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA 2.2. Proceso 532-1P-2015 PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERU. Hechos Relevantes. El 13 de mayo de 2010, David Omar Luis Benites solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) el registro como marca del signo NEW DEIFMERS (mixto)! para distinguir productos de la Clase 25? del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional! de Productos y Servicios para registro de Marcas (en adelante la Clasificación Internacional de Niza).
New Deifmers ==) Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano": el 22 de julio de 2010, Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport (en adelante, Puma Aktiengesellschaft), presentó oposición sobre la base de las siguientes marcas registradas en Perú: 2.2.1. Figurativa (certificado 36787), para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: zapatos, en especial, zapatos deportivos y de descanso. 2.2.2.
Figurativa (certificado 79621), para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: vestidos, calzados, sombrerería. * Expediente Administrativo N* 420870-2010. ? Clase 25: sandalias, zapatos, zapatillas y prendas de vestir. ? Verificado el expediente no se ha podido constatar la fecha de publicación del extracto de la solicitud. ta 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 532-1P-2015 El 4 de abril de 2011, mediante Resolución 0777-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada la oposición presentada por Puma Aktiengesellschaft y concedió el registro como marca del signo NEW DEIFMERS (mixto) a favor del señor David Omar Luis Benites. El 29 de abril del 2011, Puma Aktiengesellschaft, presentó Recurso de Apelación en contra de la Resolución 0777-2011/CSD-INDECOPI; la cual fue resuelta mediante la Resolución 1312-2012-TPI-INDECOPI de 31 de julio de 2012, confirmando la decisión que concede el registro como marca del signo NEW DEIFMERS (mixto) a favor del señor David Omar Luis Benites.
El 26 de marzo del 2012, Puma Aktiengesellschaft cambió de nombre a Puma SE. El 17 de octubre del 2012, Puma SE, presentó Demanda Contencioso Administrativa en contra de las Resoluciones 1312-2012-TPI-INDECOPI de 31 de julio de 2012 y 777-2011/CSD-INDECOP!I de 4 de abril del 2011, que otorgaron el registro como marca del signo NEW DEJFMERS (mixto) a favor de David Omar Luis Benites.
El 20 de febrero del 2013, el INDECOPI, presentó contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por Puma SE. El 16 de abril del 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, mediante Sentencia signada como Resolución Número Catorce, declaró infundada la demanda interpuesta por PUMA SE, manteniéndose la decisión de otorgar el registro como marca el signo NEW DEIFMERS (mixta) a favor de David Omar Luis Benites.
El 30 de abril del 2015, PUMA SE, presentó Recurso de Apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Catorce, dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo son Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de 16 de abril de 2015. 2.10. Mediante Auto de 15 de septiembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la demanda Contencioso Administrativa Puma SE, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 532-1P-2015 “( ) los signos generan una visión de conjunto muy similar, lo que permite inferir que el solicitante se basó en el diseño de las marcas de nuestra representada para crear el signo solicitado, por lo que se trataría de una imitación de las marcas registradas a la cual se le agrego algunos detalles”.
“( ) las marcas opuestas son notoriamente conocidas en el mercado andino y mundial, en su amplia y extensa publicidad y por la gran calidad de los productos que distinguen las marcas de la empresa alemana PUMA SE, quien es líder a nivel mundial en el rubro de ropa y calzado deportivo” “( ) aun cuando el público consumidor pueda ver algunas diferencias entre los signos en cuestión, estas no son relevantes ya que el hecho que compartan un elemento figurativo muy similar y que tengan algunos de los mismos productos y otros vinculados, determina el riesgo de confusión ya que el público consumidor creerá que el producto solicitado constituye una variación de las marcas registradas a favor de mi representada” “( ) el solicitante conocía las marcas registradas con anterioridad a su solicitud de registro, toda vez que no puede deber al azar ni a una casualidad milagrosa que el signo solicitado NEW DEIFMERS reproduzca la figura característica de las marcas registradas más aun teniendo en consideración que el solicitante y nuestra representada comparten el mismo rubro económico que es el de prendas de ropa y calzado”.
“( ) el solicitante al haber solicitado el signo NEW DEIFMERS, pretende facilitar o consolidar actos de competencia desleal en perjuicio de nuestra representada”. Argumentos de la contestación a la demanda Contencioso Administrativa El INDECOPI, en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) No se ha acreditado la notoriedad de las marcas figurativas materia de oposición por lo que no corresponde analizar la existencia de un riesgo de confusión con la marca notoria, ni el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio del signo, ni el riesgo de dilución, contemplados en el artículo 136 inc. h) de la Decisión 486".
“( ) la demandante afirma que sus marcas figurativas materia de oposición habría alcanzado notoriedad, por lo que es ella la que ha debido aportar los medios probatorios pertinentes para acreditar la notoriedad alegada respecto a sus marcas”. “( ) los sígnos solicitados no son confundibles, toda vez que presentan diferencias fonéticas y graficas que determinan una impresión en conjunto distinta, lo que determina que puedan coexistir en el mercado”. 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Proceso 532-1P-2015 “( ) no existe ningún riesgo de confusión entre los signos confrontados, toda vez que el consumidor podrá diferenciar los signos, y no vinculará los productos distinguidos por las marcas confrontadas a un mismo origen empresarial”. “( ) que los pronunciamientos emitidos con anterioridad por el INDECOPI o por oficinas de otros países (como de la oficina colombiana), en casos distintos, (que determinaron una confusión entre otros signos diferentes y supuestamente las marcas figurativas), no resultan vinculantes para la autoridad administrativa, toda vez que cada entidad es autónoma tanto respecto a pronunciamientos anteriores emitidos por la propia oficina como de pronunciamientos emitidos por otras oficinas”.
“( ) el solo conocimiento de una marca no configura un acto de mala fe ni de competencia desleal, puesto que hace falta que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial”. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú), en Sentencia Número Catorce declara infundada la demanda presentada por PUMA SE, expresando, en lo principal, lo siguiente: “( ) Con relación a la notoriedad de los signos opuestos a la solicitud de marca, sostuvo que la recurrente no logró acreditar un amplio despliegue publicitario, un uso intensivo y aceptación de los mismos o su transcendencia en la rama comercial; por tanto, no está aprobada la notoriedad de las aludidas marcas”.
“( ) que los signos confrontados suscitan impresiones visuales diferentes, pues los diseños de los gráficos son distintos”. “( ) en los dibujos de franjas curvas de las marcas registradas, se aprecian dos líneas curvas punteadas que dividen verticalmente a dichas franjas en tres partes, elementos de los cuales carece el signo solicitado”.
“( ) La demandante sostiene la existencia de procesos en Perú y Colombia, miembros de la Comunidad Andina donde los jueces fallaron a favor de la demandante, hay que señalar que cada caso hay que analizarse en particular, pues el examen de irregistrabilidad de un signo como marca es autónomo respecto de las decisiones emitidas por otras oficinas marcarias e incluso respecto a las emanadas anteriormente por la misma Oficina Competente”.
“( ) el signo solicitado suscita una impresión visual diferente a la generada por las marcas registradas de la actora, en otras palabras, no son similares, y no podrían hablarse de una imitación de las marcas registradas; en consecuencia, tampoco se vislumbra intención de aprovecharse de la reputación de la actora. Además, la mala fe debe ser probada por quien la 5 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.
Proceso 532-1P-2015 alega, siendo que en el caso concreto, no se advierte que la demandante haya presentado medios probatorios idóneos para acreditar la mala fe del Sr. Luís Benites” Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación Puma SE, en el Recurso de Apelación interpuesto, expresó en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) La Sentencia ha causado agravio dado que ha declarado infundada la demanda con la que buscamos declarar nula la Resolución N* 1312- 2012/TPI-INDECOPI.
Ha desconocido la calidad de notoria de la franja característica de PUMA cuando si se realiza una evaluación de los documentos presentados se advierte que la franja característica de PUMA es notoria para zapatillas y se venden en diversas tiendas del mercado nacional y andino”. “( ) se señalan diferencias rebuscadas entre los signos que no son relevantes para el examen ni se desprenden directamente de una visión sucesiva y en conjunto de los mismos, pese a señalar que ambos signos están conformados por una franja curva que va adelgazándose hacia arriba”.
“( ) los signos en conjunto tienen una relación de identificación a un mismo origen empresarial debido a la similitud del elemento gráfico que presentan, elemento relevante en el signo solicitado y único elemento de las marcas registradas y notorias”. “( ) semejanza se acrecienta si comparamos únicamente los elementos gráficos que son los elementos relevantes en el signo y que el consumidor notará y recordará”.
“( ) no estamos de acuerdo con lo señalado en la Sentencia dado que de la evaluación conjunta en los documentos presentados se advierte que las marcas PUMA, figura de puma, son notoriamente conocidas”. ( ) existen indicios suficientes para considerar que el solicitante actuó de mala fe, pues ha intentado reproducir las marcas registradas en su intento de aprovecharse indebidamente de la reputación de PUMA SE” “( ) la Sentencia no ha evaluado las pruebas presentadas a fin de acreditar la mala fe del solicitante”.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literales a) y h) y 137 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. 4 Artículo 136.- No podrán registrarse corno marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 6 SS Proceso 532-1P-2015 De oficio se interpretan los Artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina pues en la controversia se alega la presunta notoriedad de un signo. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética, figurativa e ideológica.
Reglas para efectuar el cotejo de marcas. Comparación entre signos mixtos y figurativos. La marca notoria y su protección. Irregistrabilidad de marcas cuyo registro se hubiese solicitado para a) Sean idénticos o se asermnejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.) h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transtiteración o transcripción, tota! o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Artículo 137.- Cuando fa oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medío por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 228.- Para determinar fa notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; 5) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos O servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; dj el valor de toda inversión efectuada para promoverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa tilular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; /) et grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 8) el vator contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) tos aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigitedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero.” ( )". 7 1.1. 1.2. 1.3, Proceso 532-1P-2015 perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Competencia desleal por confusión con una marca registrada. Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética, figurativa e ideológica.
Reglas para efectuar el cotejo de marcas Se abordará el tema en virtud de que, en el proceso interno se ventila el posible riesgo de confusión o asociación entre las marcas previamente registradas FIGURATIVAS y el signo solicitado para registro NEW DEIFMERS (mixto). En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.S a) Elriesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 8 Proceso 532-1P-2015 empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4, Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.5.
Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.6. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.7.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. tbídem. ha tbídem.
Y 1.8. b) d) Proceso 532-1P-2015 En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, si es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).
Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería?, Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Proceso 9-1P-2001 del 27 de abril de 2001. 10 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Proceso 532-1P-2015 Comparación entre marcas mixtas y figurativas En el presente caso se argumenta por parte de la demandante, que el signo solicitado a registro NEW DEIFMERS (mixto) es altamente similar en su aspecto gráfico a las marcas figurativas “PUMA”. Por tanto, deviene necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos y mixtos.
Para fines ilustrativos, se procede a reproducir los signos confrontados: SIGNO SOL D' AS ENLA MARCAS REGISTRADAS EN LA CLASE 25 Certificado N* 36787 Certificado N” 79621 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 1 En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.!! La marca figurativa que es aquella que se encuentra formada por una imagen visual que evoca un concepto concreto.
El nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocida la marca figurativa. 12 Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Procesos 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016. Proceso 158-1P-2012. 11 Proceso 532-1P-2015 2.7. En tal sentido, en las marcas figurativas se pueden distinguir tres elementos, a saber: - El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. - El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado/ marca registrada reivindica colores específicos como parte del componente figurativo, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y la figura que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 13 2.8.
El cotejo de marcas mixtas y figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación de los elementos antes mencionados, ya que la posibilidad de confusión puede generarse en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe, o en los colores que contienen; teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.9.
Al realizar el cotejo entre marcas mixtas y figurativas, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento denominativo frente al figurativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión b) Si resultare que el elemento característico en el signo mixto es el figurativo, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (1) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos y en la especial distribución y combinación de colores, de ser el caso, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.: (ii) Entre los tres elementos de la marca figurativa —el trazado, el concepto y los colores, de ser el caso— la parte conceptual o a Proceso 161-1P-2015 de fecha 27 de octubre de 2015. 12 Proceso 532-1P-2015 ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos figurativos y cromáticos, en su conjunto podría suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 2.10.Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá identificar cuál es el 3NIP 3.2. 3.3. 3.4. elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos de acuerdo con los criterios señalados en los puntos precedentes.
La marca notoria y su protección Como en el proceso interno se argumentó que las marcas FIGURATIVAS registradas a favor del demandante son notoriamente conocidas a nivel mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición de marca notoria La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XII, Artículos 224 a 236.
El artículo 224 de la Decisión 486, dice: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". De la anterior definición se pueden desprender las siguientes caracteristicas: 3.4.1.
Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son?*: - Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, tos siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios alos que se aplique;
O, c) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 13 3.5. Proceso 532-1P-2015 - Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 3.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 3.4.3.
La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 3.5.1. En relación con el Principio de Especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad.
Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar ai signo notoriamente conocido. 3.5.2. En relación con el Principio de Territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad.
Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.1$ 3.5.3. En relación con el Principio Registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjeroíS; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro. 3.5.4.
En relación con el Principio de Uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos oO servicios, o para identificar actividades O establecimientos en el País Miembro?”. 15 Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 229.- No se negará la calidad de nolorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro 14 3.6.
Proceso 532-1P-2015 La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos: 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4.
Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
Riesgo de Dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 18 Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el se Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.
Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 15 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. Proceso 532-1P-2015 prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, í) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. Por todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el recurso de 16 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Proceso 532-1P-2015 apelación se deberá determinar si las marcas FIGURATIVAS eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina en el momento de la solicitud de registro como marca del signo mixto NEW DEIFMERS, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso.
Irregistrabilidad de marcas cuyo registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Competencia desleal por confusión con una marca registrada. Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena En el caso concreto, la demandante alega que existen indicios suficientes para considerar que el señor David Omar Luis Benites actuó de mala fe, pues ha intentado reproducir las marcas registradas en su intento de aprovecharse indebidamente de la reputación de PUMA SE.
El Artículo 137 de la Decisión 486, establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” La anterior causal de irregistrabilidad de marcas se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.
El Artículo 258 de la Decisión 486, por su parte, establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”19. En efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es todo acto contrario a los usos honestos. A este respecto, el Tribunal considera que “acto contrario a los usos honestos” es aquel que se produce, precisamente, cuando se actúa con la consciencia de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.
Tal concepto se deriva de la noción de “buena fe comercial”, noción que debe ser entendida como referida a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, honradez, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, concertación y cumplimiento de los negocios?, o Lo establecido por el Artículo 258 de la Decisión 486 resulta conforme a lo dispuesto por el Articulo 10 bis numeral 2 del Convenio de Paris, citado igualmente a modo referencial e ilustrativo; el cual expresa que: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en malena industrial O comercial".
En ese sentido, JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45; NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. “Derecho Mercantil Colombiano”, parte general. Editorial Legís, Colombia, p. 316. 17 y Ue 4.6. 4.7. Proceso 532-1P-2015 En consecuencia, será desleal todo acto vinculado a la propiedad intelectual, que realizado en el ámbito empresarial por un competidor sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Si bien no existe una lista taxativa de actos que se consideran desleales, el Artículo 259 de la Decisión 486 establece una protección mínima, es decir, enumera de manera no exhaustiva ciertos actos de competencia desleal:?21 a) “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.
Adicionalmente de poder causar daño a un competidor determinado, los actos de competencia desleal lo pueden ocasionar al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. En consecuencia, la disciplina de la competencia desleal vela por la protección de los competidores, del público consumidor y del interés general (la libre competencia, el mercado).
En efecto, el objeto de tutela jurídica de las normas contra la competencia desleal es precisamente la libre y leal concurrencia”. e] 22 Es preciso destacar que el Articulo 259 de la Decisión 486 resulta conforme a lo establecido en el numeral 3 del precitado Artículo 10 bis Convenio de Paris, el cual establece igualmente una lista abierta — o numerus apertus - de posibles actos de competencia desleal: Artículo 10 bls [Competencia desleal] l-) 3.
En particular deberán prohíbirse: £ cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; IL las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
Hit las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. “Los derechos absolutos asi disciplinados sobre bienes inmateriales afectan a su utilización respecto de terceros; y en función de ésta (y no de la utilización directa de las creaciones intelectuales para el consumo personal) es sancionado el derecho, tratándose también en esta hipótesis de una disciplina de actos destinados a terceros.
En una disciplina de la concurrencia solamente se puede actuar imponiendo obligaciones de no hacer, Por ello se contemplan sobre todo actos repelíbles o coordinados por lo que no sólo adquiere importancia peculiar la inhibición, sino también la anulación de los efectos del acto realizado, disciplinados de modo netamente distinto del resarcimiento del daño dolosa o culposamente ocasionado.
Por ello, en orden al resarcimiento del daño deben distinguirse las normas que presuponen la ilicitud del acto de las que además requieren la concurrencia de un dolo o culpa y un daño actual”. ASCARELLI, Tullio. “Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales”. E. Verdera y l.. Suárez-Llanos, Barcelona (traducción), Bosch, 1970, pp. 40 y ss. 18 4.8. 4.9.
Proceso 532-1P-2015 La competencia desleal tendría dos efectos; por un lado, amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que podrían resultar afectados por el comportamiento indebido del competidor desleal; por otro lado, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en tanto consumidores y destinatarios finales de ciertas prácticas indebidas (en los casos de publicidad engañosa, por ejemplo)”.
Será considerada desleal toda actividad encaminada a — que tenga como objeto o por efecto — producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sea susceptible de producirlo. En efecto, el causar un daño es un factor importante pero no esencial. Los actos de competencia desleal no siempre causan daño a una misma persona.
Si bien siempre dañarán al competidor, no siempre dañarán al consumidor”, 4.10.Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen 4.11. como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo.
Este Tribunal advierte que, si bien una conducta desleal, con frecuencia, trae como consecuencia la infracción de derechos de propiedad industrial que son protegidos, tal conducta constituirá un acto de competencia desleal solo en la medida que:25 a) El acto o actividad sea de efectiva competencia. Las sociedades deben ser concurrentes o competidoras en un mismo mercado, es decir, el infractor y la víctima deben encontrarse en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma forma o en una análoga; y, b) El acto sea susceptible de producir un daño o de poner en juego la explotación económica del bien inmaterial objeto de la protección. Este último requisito supone que el daño sea probable, o que el acto sea susceptible de poner en juego la explotación comercial del correspondiente derecho de propiedad industrial por parte de su titular.
Cabe recordar que, un acto será desleal cuando pueda perjudicar a otro competidor, bastando por lo tanto la probabilidad del daño. Competencia desleal por confusión con una marca registrada 4.12. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.
Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el GACHARNÁ, María Consuelo. “La Competencia Desleal”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1982, p. 47, OTAMEND!, Jorge. “La Competencia Desleal”. En: Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, p. 2. En consecuencia, la calificación de “actos de competencia desleal” depende de criterios disímiles a los empleados en la calificación de “actos de imfracción a derechos de propiedad industrial”. 19 Proceso 532-1P-2015 mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada, debiendo además observar las siguientes características: a) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que este es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.
Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal?. 4.13.
En relación con este tipo de actos de competencia desleal por confusión, cabe aclarar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos”, 4.14.Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitación se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud a que la imitación consiste en copiar las características de un producto o un servicio lo que acarrearía un riesgo de confusión y/o asociación entre el público consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podria configurase como un acto de competencia desleal, 20 ar 28 Proceso 116-1P-2004, Proceso 110-1P-2010.
Proceso 251-1P-2015, Proceso 532-1P-2015 4.15.Por lo tanto, en el presente caso, se deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión entre el signo que se pretende registrar con una marca anteriormente registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados.
Competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena 4.16.Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. 4.17.La mencionada conducta desleal no solo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa?. 4.18.
Indudablemente, el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que otro competidor se aproveche de dicha situación, con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico? supone permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. 4.19.A efectos de determinar la existencia de “indicios razonables” que permitan inferir que la solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena; el interesado debe probar tal condición; por cuanto, de no existir prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, no se podría sancionar la conducta como desleal. 4.20.En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.21.Se deberá determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta se presentó la solicitud de registro como marca del signo NEW DEIFMERS (mixto) para proteger productos de la Clase 25, con el propósito de generar confusión y aprovecharse de la reputación de PUMA SE.
E Proceso 434-1P-2015, lo Entre otros ver los Procesos 129-1P-2013, 251-1P-2015. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Proceso 532-1P-2015 Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones En el proceso se aduce por parte del INDECOPI que los pronunciamientos emitidos por su parte y por oficinas de otros países no resultan vinculantes, toda vez que goza de autonomía, en razón de lo cual es necesario abordar el tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
El principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marcas en los otros Países.
O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Paises Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro?!. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado*2. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares33, Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la E 32 Proceso 71-1P-2007.
Proceso 181-1P-2014, Ibídem. tu tu Proceso 532-1P-2015 obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite%4, 5.6. Sobre la base del principio de la autonomía la oficina nacional competente está facultada para que, en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias o pruebas de cada caso, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de procesos en otros países, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud de signo que admite o deniega.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 07048-2012-0-1801-JR-CA- 01, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. HE! L Ma Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO f Hernái Hugo Rami ÍMEZ Apac MAGISTRADO » Ibídem. Proceso 532-1P-2015 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena