TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 542-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno del Consultante: 2012-00048-00 Referencia: Marca tridimensional Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3342 de 14 de octubre de 2015, recibido el 16 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00048-00; y, El auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. — ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE COLOMBIA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 542-1P-205 Tercero Interesado: FERRERO S.P.A. Hechos Relevantes El 10 de julio del 2008, la sociedad FERRERO S.P.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) solicitud para registro como marca del signo tridimensional! para identificar productos de la Clase 302 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza).

STE ES e El 30 de noviembre del 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 60939 concedió el registro como marca del signo tridimensional a favor de FERRERO S.P.A. El 25 de marzo del 2010, la sociedad FERRERO S.P.A., solicitó la revocatoria parcial de la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009, para que se corrigiera la dirección de la sociedad FERRERO S.P.A. El 30 de junio del 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 34617 acogió el pedido y revocó parcialmente el artículo tercero de la parte resolutiva de la Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2009.

El 30 de enero del 2012, la sociedad COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA., presentó Acción de Nulidad en contra de las Resoluciones 60939 de 30 de noviembre de 2003 y 34617 de 30 de junio de 2010. El 28 de noviembre del 2012, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió a trámite la Acción de Nulidad y ordenó notificar a la SIC y a FERRERO S.P.A. 1 Expediente Administrativo 08 71116. 2 Clase 30: pasteleria y confiteria; chocolate y productos de chocolate, helados. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 542-1P-205 El 19 de junio del 2013, la SIC, contestó a la Acción de Nulidad presenta por COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA. El 27 de junio del 2013, la sociedad FERRERO S.P.A, como tercero interesado, contestó a la Acción de Nulidad presentada por COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA. Mediante auto de 19 de noviembre del 2013, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA., en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) la marca tridimensional solicitada por FERRERO S.P.A. no está en capacidad de individualizar los productos a que se destina la marca, en el sentido de que el público pueda reconocer claramente su origen empresarial, toda vez que está constituida por formas que, por ser de uso común en el mercado de los chocolates, no tienen la condición para ser reconocidas por el consumidor como marca sino como el producto mismo, desapareciendo la relación de origen empresarial”.

“( ) La forma tridimensional solicitada como marca ( ) por FERRERO S.P.A., y que de forma irregular, finalmente fue concedida en la resolución objeto de estudio de legalidad, consiste en la forma simple de un chocolate redondo encajado en su correspondiente base de papel, bajo el mismo esquema y forma en que cualquier productor de chocolates lo hace.

Ratificar la legalidad de los actos acusados, es permitir que un empresario de la industria de los chocolates, en este caso, FERRERO S.P.A. pueda apropiarse y monopolizar una forma usual de envase frente a este tipo de chocolates, impidiendo u obstaculizando a sus competidores continuar usando esta presentación tradicional y generalmente empleada”.

“( ) las marcas deben ser, ante todo, instrumentos de competencia y no todo lo contrario, que es justamente lo que sucede en el caso que nos ocupa, donde la marca tridimensional que se concedió está sirviendo de instrumento para afectar derechos de la competencia”. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC, en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. 4.2. 5.1. 5.2.

Proceso 542-1P-205 La “( ) Superintendencia concedió el registro en atención al carácter distintivo del mismo en su conjunto y no sobre las formas u otros elementos considerados de forma aislada o independiente”. “( ) lo que concedió esta Superintendencia fue un registro marcario tridimensional constituido por un ovalo de color dorado que en su cara superior contiene otro ovalo, de bordes de doble línea de color dorado, de espacio medial blanco, contenido dentro de una figura que evoca una canastilla, de filigrana que alterna colores café y dorado, en el signo tridimensional solicitado, confluían igualmente elementos gráficos cuyas características propias le permiten al consumidor medio comunitario reconocer fácilmente tanto el producto como su origen empresarial.

En otras palabras, los elementos gráficos contenidos en el signo tridimensional, lo dotaban de suficiente distintividad como para ser susceptible de registro”. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte del Tercero Interesado La sociedad FERRERO S.P.A., contestó a la demanda en los siguientes términos: “( ) la marca cuyo registro se concedió no protege la forma de bombón o del producto, sino un envoltorio caracterizado por elementos gráficos y una combinación de colores, cuya apariencia está determinada por la forma ovalada del bombón. Es claro que los derechos sobre la marca registrada no se extienden a tal forma ovalada”.

“( ) La distintividad de la marca tridimensional registrada se demostró también con los registros marcarios concedidos por importantes oficinas de la Propiedad Industrial en países muy relevantes de la economía global bajo el Registro internacional 783985 expedido por la OMPI, cuyo certificado original auténtico, traducido oficialmente al español y legalizado por apostilla fue allegado al expediente del trámite ante la Superintendencia”.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y c)? de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) b) carezcan de distintividad; €) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas O caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate 1.1. 1.2.

Proceso 542-1P-205 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Registro de signos tridimensionales. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de las formas usuales de los productos. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Registro de signos tridimensionales En el proceso interno, la sociedad FERRERO S.P.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro como marca del signo tridimensional, para distinguir “( ) pastelería y confitería; chocolate y productos de chocolate, helados”, comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, el mismo que fue concedido mediante Resolución 60939 de 30 de noviembre de 2003 y confirmado a través de la Resolución 34617 de 30 de junio de 2010, consecuentemente, resulta pertinente abordar el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente su primer párrafo y literal f), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: f la forma de los productos, sus envases o envolturas”; Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado, la misma puede estar conformada entre otros por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, simbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores.

Así lo contempla de forma ejemplificativa el Artículo 134 de la Decisión 486. En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, las mismas que pueden estar compuestas de un fondo, ancho y altura por consiguiente se trata de un signo tridimensional. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden además generar gran recordación en En caso de que la forma sea arbitraria (que no guarde relación) con respecto al producto o servicio que se pretende distinguir. 1.3. 1.4.

Proceso 542-1P-205 el público consumidor. El objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que decida adquirir el producto ofertado. Para determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, se deberá tener en cuenta, entre otros, lo siguientes criterios: 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. Cualquier signo puede ser registrado como marca cuando sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre y cuando no se encuentre entre aquellos cuyo registro se encuentra prohibido de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los signos tridimensionales no se encuentran comprendidos entre las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma, en consecuencia, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. No existe una regulación especial que establezca los requisitos sustanciales necesarios para que los signos tridimensionales puedan acceder al registro, consecuentemente, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento para el registro de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, Cuando ta naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad.

En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado. Se deberá observar si al momento de conceder el registro del signo tridimensional se cumplieron con los parámetros para ser registrado como marca, Proceso 23-IP-1998.

Interpretación Prejudictal de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 379 de 27 de octubre de 1998, referido dentro del Proceso en el Proceso 23-1P- 1998. Leading case? Ss 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 542-1P-205 La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El caso de las formas usuales de los productos En el presente caso, COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA, ha alegado que la marca tridimensional no está en capacidad de individualizar los productos a que se destina la marca, en el sentido de que el público pueda reconocer claramente su origen empresarial, toda vez que, está constituido por formas que son de uso común en el mercado de los chocolates, consecuentemente, resulta pertinente abordar los temas de la falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad y el caso de las formas usuales de los productos, a los que hace referencia el Artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”. Un signo tridimensional debe distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, estará sometido al examen de registrabilidad que realizan las oficinas nacionales competentes en materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se toma en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 2.2.1.

Distintividad intrínseca: es aquella mediante la cual se determina la capacidad de individualización u originalidad que debe tener el signo por si solo para distinguir productos o servicios en el mercado, tratándose de signos tridimensionales se observará sus particularidades en su altura, anchura y profundidad (Artículo 135 Literal b); y, 2.2.2.

Distintividad extrínseca: es aquella por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado, respecto a la marca tridimensional esta no deberá ser confundible con otros signos registrados previamente y en especial con otras marcas tridimensionales registradas. Teniendo en cuenta la definición y las características que todo signo debe poseer para ser registrado como marca es importante conocer su requisitos principales y/o esenciales, estos son: 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

Proceso 542-1P-205 La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.? La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. ? Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas.

Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Ed, Buenos Aires, 2001, p. 27. Alemán, Marco Mallas. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Management, Bogotá, p. 77. o y 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. Proceso 542-1P-205 El caso de las formas usuales de los productos Las formas usuales (botellas o envases) son aquellos que no poseen características peculiares, arbitrarias u originales por tal motivo son utilizadas por múltiples operadores económicos ya que se encuentran en el dominio público.

Se entiende por envase todo aquel recipiente que se destina a contener productos liquidos, gaseosos o solidos entre estos tenemos: botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, envoltorios, embalajes, y todo aquello que tenga características de volumen? En definitiva, las formas usuales son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos.

En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. Existen otro tipo de formas de productos que la normativa andina a clasificado en: 2.6.1. Formas impuestas por la naturaleza: Son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto.

Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Ej. El diseño de gafas; y, 2.6.2. Formas impuestas por la función del producto: Son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habria que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su funcionalidad.

Ej. Un sacacorchos.? Se debe determinar si la marca tridimensional, registrada por FERRERO S.P.A. es distintiva de tal forma que el consumidor pueda distinguir o no entre los productos para el cual fue solicitado. (Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza) o se trata de una forma común o necesaria. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones En el proceso se aduce por parte de FERERRO S.P.A. que la distintividad de la marca tridimensional ha sido demostrada con registros Proceso 330-1P-2015, de 23 de junio de 2016, marca: tridimensional “Botella”.

Proceso 163-1P-2013, de 02 de Octubre de 2013, marca: tridimensional “Motor”. Proceso 78-1P-2012, de 11 de Julio de 2012, marca: “Figurativa”. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 542-1P-205 marcarios concedidos en otras Oficinas de Propiedad industrial de diversos países bajo el Registro Internacional 783985, en razón de lo cual, es necesario abordar el tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas de Marcas. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido el registro de una marca en determinado país, esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros países.

O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás países, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad o por haberse solicitado en el mismo país que negó el registro?. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho de que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado!!. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares?*2.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite?3. Proceso 71-1P-2007.

Proceso 181-1P-2014, Ibídem. Ibidem. 10 Proceso 542-1P-205 3.6. Sobre la base del principio de la autonomía la oficina nacional competente está facultada para que, en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias o pruebas, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de procesos en otros países, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud que admite o deniega.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2012-00048-00, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

De conformidad con el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. plt>—, ade: - Hernán Rodrígo Romero Zambrano Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADO MAGISTRADA y Luis Rafael Vergara Quintero Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 31 Proceso 542-1P-205 E ya Alm_ Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12