GACETA OFICIAL Año XIV - Número 336 del Acuerdo de Cartagena Lima, 27 de abril de 1998 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 5-IP-96.- Proceso 9-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Expediente nacional N° 2866. Demanda de la sociedad “PPG INDUSTRIES INC.”. Caso: patente de invención “COMPOSICIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE HALÓGENO Y MÉTODO PARA PRODUCIRLA” Pág. 1 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, relacionada con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 22040 de 30 de mayo de 1994 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Interpretación del artículo 96 de la Decisión 344. Registro de marca MIZUNO, otorgado a favor de la SOCIEDAD CALZADOS OLEGARIOS LIMITADA. Expediente interno Nº 3541 Proceso 16-IP-97.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejero Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 4084. Actora SOCIEDAD ISL PROPERTIES LTD. Marca “WORLD CUP FRANCE 98” Etiqueta Proceso 19-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el Consejero Doctor Rafael Ariza Muñoz, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor ISL PROPERTIES LTD. Marca "WORLD CUP FRANCE 98" (Etiqueta). Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza Proceso 22-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los Arts. 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por ISL PROPERTIES LTD., contra el acto denegatorio del registro de la marca de productos "WORLD CUP FRANCE 98" (ETIQUETA) para productos comprendidos en la clase No. 25 de la Clasificación Internacional de Niza, proceso interno N° 4087 Proceso 23-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Solicitada por el Doctor Manuel Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nacional Nº 4082. Actor ISL PROPERTIES LTD. Marca "WORLD CUP FRANCE 98" y diseño mixto. Productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 27/04/98 2.48 PROCESO No. 5-IP-96 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Expediente nacional N° 2866. Demanda de la sociedad “PPG INDUSTRIES INC.”. Caso: patente de invención “COMPOSICIÓN SÓLIDA QUE CONTIENE HALÓGENO Y MÉTODO PARA PRODUCIRLA”. Quito, 28 de noviembre de 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, requiere del Tribunal Andino, la interpretación prejudicial de los artículos 1, 4, 5 y 20 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se formula el requerimiento, en razón de que la sociedad PPG INDUSTRIES INC., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demanda la anulación del artículo 2 de la resolución No. 6751 de septiembre 12 de 1991, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por medio de la cual se niega las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud de patente de invención consistente en “Composición Sólida que contiene halógeno y método para producirla”; y se pide además la nulidad de la resolución No. 1962 de octubre 29 de 1993 la cual, al resolver el recurso de reconsideración o reposición interpuesto contra el primero de los actos acusados, dispuso su confirmatoria.

A) El solicitante considera como hechos relevantes para proceder a esta interpretación los siguientes: 1. "El 7 de junio de 1989 la sociedad actora formula ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente de invención para ´Composición Sólida que contiene halógeno y método para producirla´. 2.

"Mediante escritos de 7 de septiembre y 31 de octubre de 1989 la sociedad actora presentó ante la mencionada dependencia la descripción, las reivindicaciones, el extracto para publicación, la copia legalizada de la solicitud estadinense No. 213383, primera solicitud presentada en el exterior para el mismo invento, junto con la traducción oficial que incluía las reivindicaciones de dicha solicitud, y del documento de traspaso de los inventores debidamente traducido. 3.

"Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones tendientes a desvirtuar la patentabilidad de la invención. 4. "Mediante el primero de los actos acusados se negó la patente de invención para las reivindicaciones 1 a 14 de la solicitud, bajo la consideración de que éstas se refieren a un producto desinfectante sólido a base de un compuesto halogenado disperso en una sal inorgánica tratada con un colorante; puesto que estas reivindicaciones se refieren a productos desinfectantes los cuales sirven para prevenir enfermedades, se consideran productos farmacéuticos no patentables de acuerdo con el artículo 5 literal c) de la Decisión 85 (sic)´ (copia textual de la solicitud, incluido el (sic). 5.

"Contra la mencionada decisión la sociedad actora interpuso recurso de reposición, en sustento del cual argumentó que ´es en absoluto inaceptable identificar un desinfectante sólido, del tipo usado para purificar aguas de tipo industrial o semi-industrial, tales como las empleadas en piscinas y sitios de aglomeración humana, con un producto farmacéutico que esencialmente y por definición, se diseña, utiliza y prescribe para el tratamiento o prevención de enfermedades específicas.

Lo absurdo de tal identificación se echa de ver considerando la reivindicación 2, en donde se define específicamente al material sólido de la inven- GACETA OFICIAL ción, como conformado por materiales tales como hipoclorito de calcio, hipoclorito de litio, ácido isocianúrico clorado, las hidantoínas halogenadas, la sodio-N-cloro-p-toluenfonamidas, etc., muchas de las cuales son venenos poderosos, tales como los derivados cianúricos, que no tienen en absoluto ninguna capacidad curativa de ninguna enfermedad. “Manifiesta igualmente que ´los desinfectantes del tipo hipoclorito, tales como el hipoclorito de calcio y similares se han establecido siempre como productos industriales, en contraposición con productos farmacéuticos, atendiendo a que los primeros no son utilizables en el tratamiento de ninguna enfermedad, sino que encuentran su aplicación básica en procesos industriales extremadamente fuertes, tales como el blanqueo de la pulpa de madera, etc. 6.

"Mediante la Resolución No. 1962 de 1993 se confirmó el primero de los actos acusados, con fundamento en las siguientes consideraciones: ‘Sea lo primero advertir que producto farmacéutico no es solamente el que cura una enfermedad, pues por éste se entiende todo compuesto que ha sido sometido por el ingenio del hombre, a un proceso que lo hace apto para ser utilizado en la preservación de la salud, en la conservación de la higiene personal, en la curación de una enfermedad de humanos o animales, o en el mejoramiento y exaltación de los atributos físicos del ser humano’ (Revista de la Sociedad Colombiana de Químicos e Ingenieros Químicos ‘Química e Industria”, Vol. 10, No. 1, mayo/84, ‘Los Herbicidas y las Malezas’, pág. 19).

La sola lectura de esta definición nos permite dejar claramente establecido que los productos farmacéuticos no sólo curan sino que sirven para la preservación de la salud, y dentro de esta categoría entran de esta manera los desinfectantes, toda vez que matan las bacterias que pueden causar enfermedades. ‘ si bien es cierto que los derivados cianúricos no tienen capacidad de curar y que los hipocloritos son blanqueadores, de acuerdo con la segunda reivindicación de la solicitud que nos ocupa, los productos empleados en el desinfectante se seleccionan entre hipoclorito de calcio o litio, el ácido isocianúrico clorado, las hidantoínas halogenadas, la sodio N-cloro-ptoluensulfonamida, la N,N,-dicloro-p-toluensulfonamida, las N-halo-2-oxazolidinonas y las 27/04/98 3.48 N,N´-dihalo-2-imidazolidinonas, las cuales tienen como características poseer halógenos activos o disponibles, que es la sustancia terapéuticamente activa cuya propiedad es la de desinfectar. ‘Por lo demás, cabe puntualizar que la función del desinfectante, objeto de la invención, no obstante se aplique en una masa inerte, es la de eliminar las bacterias presentes en el agua de las piscinas o sitios de aglomeración humana, evitando de esta forma que dichas bacterias causen enfermedades a los humanos; es por la razón anotada que esta clase de desinfectantes son útiles en la preservación de la salud humana. ‘En este orden de ideas, al tener el desinfectante objeto de reivindicación una sustancia terapéuticamente activa, la cual constituye el ingrediente esencial sobre el que recae la actividad, tal producto está excluido de patentabilidad en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual este Despacho confirmará, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia, la resolución recurrida.” B) Igualmente se permite resumir el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los argumentos expuestos por la demandante frente a la violación de la norma comunitaria: Considera la parte actora que se violaron los artículos 1, 4, y 5 de la Decisión 85, plenamente vigente para el momento en que fue dictada la resolución No. 06751 recurrida.

Estima igualmente que de conformidad con los artículos citados, la Administración tiene la obligación de conceder la patente solicitada si la respectiva invención corresponde a una nueva creación, “si dicha nueva creación es susceptible de aplicación industrial y si dicha invención no se encuentra contemplada dentro de las prohibiciones expresamente consagradas en la Ley.” Considera además, que “la novedad del invento no fue cuestionada, así como tampoco su aplicación industrial; el objeto de la invención no se encuentra comprendido ni dentro de los casos señalados taxativamente por el artículo 4 -aquellos en los que no hay invención- ni dentro de las excepciones a la patentabilidad, también taxativamente establecidas en el artículo 5.” GACETA OFICIAL 27/04/98 4.48 Continúa argumentando la demandante, frente a los fundamentos para la negativa de la invención esgrimidos por la Superintendencia, que: “De acuerdo con la misma ilógica teoría, incluso el agua y el jabón de tocador tendrían el mismo carácter de productos farmacéuticos.

¿O quien no ha enseñado a sus hijos a lavarse las manos con agua y jabón antes de las comidas, para matar las bacterias presentes en ellas y evitar así contraer alguna enfermedad?.” c) Los planes comerciales, financieros, contables u otros similares; las reglas de juego u otros sistemas en la medida que ellos sean de un carácter puramente abstracto;

Con vista de todo lo precedentemente expuesto, el Tribunal pasa a examinar el caso de autos, "Artículo 5.- No se otorgarán patentes para:

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL QUE este Tribunal es competente para interpretar en vía "prejudicial" las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno; e igualmente si, como en el caso, la solicitud cumple con los demás requerimientos de los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

II. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS QUE de las normas cuya interpretación ha sido solicitada por la alta jurisdicción consultante, el Tribunal considera pertinentes para el correspondiente análisis interpretativo, las siguientes: DECISIÓN 85 "Artículo 1.- Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones". “Artículo 4.- No se consideran invenciones: a) Los principios y descubrimientos de carácter científico; b) El simple descubrimiento de materias existentes en la naturaleza; d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para tratamiento humano o animal y los métodos de diagnóstico; y e) Las creaciones puramente estéticas”. a) Las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres; b) Las variedades vegetales o las razas animales, los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales; c) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal; d) Las invenciones extranjeras cuya patente se solicite un año después de la fecha de presentación de la solicitud de patente en el primer país en que se solicitó. Vencido ese lapso no se podrá hacer valer ningún derecho derivado de dicha solicitud; y e) Las invenciones que afecten el desarrollo del respectivo País Miembro o los procesos, productos o grupos de productos cuya patentabilidad excluyan los Gobiernos”. “Artículo 20.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente.

Si fuere parcialmente favorable podrá otorgarse el título por resolución motivada incluyendo solamente las reinvindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se le negará por resolución debidamente motivada”. II. LA DECISIÓN 85: CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN En el proceso judicial que ha dado origen a la solicitud de interpretación que aquí se absuelve, se discute si los productos desinfectan- GACETA OFICIAL tes, en este caso para ser utilizados en piscinas, están o no comprendidos en la excepción a la patentabilidad consagrada en el literal c) del artículo 5º de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Es de particular importancia señalar que el artículo 5º tiene carácter excepcional, pues la regla general es la patentabilidad, consagrada en el artículo 1ro. de la misma Decisión y, por lo mismo, debe ser interpretado aquel por este Tribunal Comunitario y aplicado por el juez nacional, en la forma restrictiva que una norma de este tipo postula, pues bien claro está que es de la competencia exclusiva del legislador -en este caso el andino- consagrar las situaciones excluidas de las disposiciones generales, así mismo previamente determinadas por él. Ha sido éste el razonamiento contenido en la sentencia de este Tribunal Andino de septiembre 26 de 1997, Proceso No. 15-IP-95 “FMC CORPORATION”.

De las anteriores consideraciones se desprende que la interpretación y aplicación de una prohibición a la patentabilidad, como la contenida en el literal c) del artículo 5º de la Decisión 85, no puede comprender sino las situaciones jurídicas expresamente contempladas en ella, de suerte que no es dable hacerla extensiva por vía analógica a otros supuestos fácticos.

Sin embargo, ello no impide hacer una interpretación teleológica, sino que por el contrario la impone, pues precisamente para determinar la medida y alcance de la excepción se requiere precisar cuáles fueron los motivos y finalidades del legislador -en este caso la Comisión- para su consagración, ubicándose, por supuesto, en el momento histórico en que la norma fue dictada.

Es en este marco de su actuación que será señalado el sentido y alcance de las normas cuya interpretación se solicita y que el Tribunal considera pertinente interpretar. La exclusión de patentabilidad contenida en el artículo 5º de la Decisión 85, constituyó uno de los elementos de que se valió el legislador andino para hacer frente a las situaciones de orden público, económico y social de la época, circunstancias estas cuyos rasgos más importantes fueron expuestos por el Tribunal en las 27/04/98 5.48 sentencias que pusieron fin a los procedimientos de interpretación prejudicial 1-IP-88, 7-IP89 y en el Proceso 15-IP-95.

En aquellas oportunidades el Tribunal señaló: "Las leyes de propiedad industrial, inspiradas en las necesidades e intereses de los países desarrollados, habían sido implantadas en los países de la región en momentos en que el desarrollo fabril no había realmente comenzado y la posibilidad de creación tecnológica era inexistente. La protección a los monopolios de explotación, objetivo fundamental de estos sistemas de patentes, producía efectos no deseables para la economía de la región y favorecía la captura de los mercados para los productos extranjeros, la tenencia de las patentes por los agentes de la economía transnacional, la ninguna o escasa vinculación de la inversión local con el proceso productivo real, el entorpecimiento del flujo tecnológico externo por la imposición de cláusulas restrictivas, la posibilidad de fijar precios monopolísticos al aprovechar la patente para eliminar la competencia, etc.

"La constatación de estas realidades en América Latina, permitió que se iniciaran acciones de los gobiernos dirigidas a reformar las concepciones tradicionales de las leyes nacionales sobre patentes y marcas, abandonando conceptos obsoletos según los cuales se consideraba a las patentes como un derecho de propiedad caracterizado por su condición monopólica y desvinculado de las políticas de desarrollo." Ciertamente, los gobiernos de los países de la Subregión hallaron en el Acuerdo de Cartagena (Artículo 27) el marco jurídico que les permitía, en forma conjunta, impulsar aquellas políticas reformistas que individualmente y en razón de su "inferioridad económica" no habían podido desarrollar.

En este esquema de cambio, resultó de singular envergadura el tema de las patentes, pues es claro que la mayor o menor amplitud del derecho individual de explotación respecto de una invención, influye en relación de causa efecto en el avance tecnológico y en el desarrollo económico de los Estados respectivos. Se trataba entonces, y se trata hoy, dentro de contextos económicos distintos, de conciliar las exigencias de los países industrializados GACETA OFICIAL -los que obviamente procuran las máximas garantías para los productos patentables y patentados- con los intereses intraregionales de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, para los cuales el desarrollo económico emerge como su más alta prioridad.

La máxima expresión de tal aserto la halla este Tribunal plasmada en el literal e) del mismo artículo 5º de la Decisión 85 donde se dispuso la no patentabilidad de "las invenciones que afecten el desarrollo del respectivo País miembro". Bajo esta perspectiva se aprobó, en el Tercer Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena celebrado en Lima del 27 de mayo al 5 de junio de 1974, la Decisión 85 como el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”.

El tema de la no patentabilidad de los productos farmacéuticos y medicamentos, de que trata el literal c) del artículo 5º de la Decisión 85, obedece a las razones antes enunciadas, que podrían denominarse de proteccionismo externo con fines económicos, y también a otras de tipo social y hasta ético que, en términos generales, guardan relación con la salud, bien jurídico que por su especial importancia no podía depender de las pocas empresas extranjeras que en aquella época ostentaban la titularidad sobre la técnica indispensable para su adecuado progreso y suministro.

En efecto, en la sentencia 7-IP-89 -antes mencionada- manteniendo igual criterio este Tribunal puso de relieve: "En respaldo de las investigaciones y estudios que fueron tenidos en cuenta para redactar la Decisión 85, conviene destacar en esta nueva oportunidad la información general, a nivel mundial, que registran los especialistas en derecho de patentes.

"Por ejemplo, en la obra ´Derecho de Patentes: España y la Comunidad Económica Europea´ (A. Bercovitz, E. Galán, J. Delicado y M.A., De Ariel, Barcelona, 1985, pág. 79), se lee: "El mejor indicador del proceso técnico en la industria farmacéutica es el desarrollo de los nuevos principios activos. Pues bien, del total de nuevos principios activos terapéuticamente relevantes desarrollados entre 1961 y 1980 (según el estudio de Droit et Pharma- 27/04/98 6.48 cie de marzo de 1983), el 55% corresponde a tres países, Estados Unidos, Francia y Alemania.

Si añadimos a éstos los desarrollados en Japón, Italia, Suiza e Inglaterra, resultaría que tan sólo siete naciones son responsables del desarrollo del 90% de los principios activos sintetizados por primera vez en el período considerado En estas naciones, un reducido número de empresas son los principales agentes impulsores del progreso técnico en el sector.

Su número no excede de cien, de un total aproximado de diez mil empresas productoras de especialidades en todo el mundo." III. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 5, párrafo c) El artículo 1ro. de la Decisión 85 establece que se otorgará patente de invención "a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial, y a las que perfeccionen dichas creaciones".

Esto supone la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o que perfecciona lo que ya existe, todo en beneficio de la humanidad, logrando lógicamente un lucro por su invento. Este lucro es el que deriva de su patente, la cual le otorga derechos propios sobre el invento. Puestas de presente las anteriores consideraciones generales sobre el carácter excepcional del artículo 5º de la Decisión 85, y con los antecedentes de tal Decisión, el Tribunal procede a efectuar la interpretación del literal c) del mencionado artículo, a los fines de determinar si los productos desinfectantes se encuentran o no incluidos en el mismo.

El Tribunal al referirse a la novedad, expresó: “El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado, por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.

Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica GACETA OFICIAL haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva” (Proceso No. 15-IP-95, sentencia de septiembre 26 de 1997.) La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, coincidía con la corriente universal: “no restringe el concepto de novedad, y basta con que la invención se encuentre en el estado de la técnica -no sólo en los Países Miembros sino también fuera de ellos- para que el producto o procedimiento no cumpla con los requisitos de patentabilidad”.

(Sentencia citada en el párrafo anterior) Además del requisito imprescindible de la novedad, la Decisión 85, al igual que las posteriores exige que la invención no resulte obvia o se derive de manera evidente del estado de la técnica. Este último es el nivel o actividad inventiva que requiere un producto o un procedimiento para que pueda ser patentable: "Para determinar si la invención se ha derivado de manera evidente del estado de la técnica se utiliza un standard jurídico: una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que puede llegar a la invención en el curso corriente de sus actividades".

(Manuel Pachón, "El Régimen Andino de la Propiedad Industrial", Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Santa Fe de Bogotá, Colombia; pág. 62) Respecto de la aplicación industrial, la doctrina comenta: “La invención para ser patentable debe poderse producir (invenciones de producto) o utilizar (invenciones de procedimiento) en cualquier tipo de industria.

La palabra industria, agrega el artículo que comentamos, debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios. “Al decir de GÓMEZ SEGADE el requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la practica.” (Manuel Pachón, ibídem, pág. 63)” 27/04/98 7.48 Por tanto y como puede observarse de lo anteriormente expuesto, del literal c) del artículo 5º se desprende que no se pueden otorgar patentes para los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal.

Con vista de lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa: Se discute en el proceso interno que ha dado lugar a la solicitud, si los productos desinfectantes, en este caso de piscinas, están incluidos en las excepciones a la patentabilidad consagradas por el señalado literal c) del artículo 5to. de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Los medicamentos son cualquier sustancia, simple o compuesta, que aplicada interior o exteriormente al cuerpo del hombre o del animal, puede producir un efecto curativo, es decir, que el medicamento cura, alivia, previene una enfermedad del hombre o del animal. Por otro lado, los desinfectantes tienen la función de: “Quitar a una cosa la infección o la propiedad de causarla, destruyendo los gérmenes nocivos evitando su desarrollo”.

Es necesario entonces, definir el término ´cosa´: “Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. Objeto inanimado por oposición a ser viviente.” (el subrayado corresponde a la presente sentencia) (“Diccionario de la Lengua Española”, Vigésima Primera Edición, 1992). Del concepto de ´desinfectante´ se deduce entonces fácilmente cual es su función, es decir, cual es su finalidad única: limpiar; y por tanto, no podemos atribuir a conceptos claros, alcances que, respecto de ellos, resultan inapropiados, como, en el caso, el de producto farmacéutico.

Siguiendo la tesis de considerar al desinfectante producto farmacéutico habría forzosamente que concluir en que desde los dentífricos hasta los líquidos utilizados para destapar cañerías -que en cierta forma evitan la proliferación de gérmenes al mantener limpios los desagües- estarían comprendidos dentro de ese amplio concepto atribuido a los productos farmacéuticos.

Opinión que se encuentra respaldada por el dictamen de los expertos Orlando Enrique GACETA OFICIAL González y Edgar Iván González, que cursa en el expediente enviado al Tribunal, a los folios 14, 15 y 16: “Así mismo el artículo 20 del mencionado Decreto 2092 de 1986 define como MATERIAL HIGIÉNICO SANITARIO ‘el que por la naturaleza de su conformación y las características de sus componentes o de sus formas externas, impide la contaminación o contribuye a evitarla, bien porque no produce o genera reacciones con otros elementos o sustancias o porque facilita los procesos de limpieza y desinfección’. “Una de las características de los elementos halogenados lo constituye precisamente su elevada condición tóxica; las anteriores sustancias, por pertenecer al grupo de los halogenados, son extremadamente tóxicas y una de las recomendaciones para este tipo de sustancias es evitar ser ingeridos, pues su alto poder tóxico resulta perjudicial a los organismos humanos y animales. “Como se dijo en el ítem anterior, los compuestos halogenados son altamente tóxicos y su poder tóxico, depende de la concentración y del peso de la persona o animal que lo ingiera.

Una ingesta de un producto de estas características, dado su alto poder corrosivo y cáustico, ataca las mucosas gástricas, ocasionando úlceras de difícil manejo clínico (Manual de Toxicología Clínica DREISBUCH. R. 6ª. Edición). “Por las razones antes anotadas y vistas las definiciones que para productos farmacéuticos establece el art. 4º del Decreto 2092 de 1986, las sustancias halogenadas, no pueden clasificarse en este grupo, ni considerarse como tales, por cuanto no son susceptibles de ser “medicamentos de uso humano” dada la alta toxicidad de los mismos. “De acuerdo a la definición del art. 20 del Decreto 2092 de 1986, tales compuestos estarían catalogados como Material Higiénico Sanitario” De igual manera, y conforme a la doctrina, (véase PACHÓN, Manuel y SÁNCHEZ, Zoraida: “El régimen andino de la Propiedad Industrial”, ediciones jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, pág. 86), es importante tener presente la 27/04/98 8.48 evolución ocurrida en la legislación andina, en relación con esta prohibición de no registro de productos farmacéuticos: en la Decisión 344 existe una gran ampliación del campo de patentabilidad respecto de la contenida en la Decisión 85.

Así, sucede con la patentabilidad de los productos alimenticios y bebidas y con los productos agroquímicos ninguno de los cuales eran patentables, lo que concordantemente era recogido por la jurisprudencia de este Tribunal Comunitario. Y los productos farmacéuticos, salvo los que se encuentren incluidos en la lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, son ahora patentables sin restricción alguna.

Por otra parte, la Decisión 344 eliminó también la posibilidad establecida en la Decisión 313, de instituir en las legislaciones internas de los Países Miembros un régimen de impatentabilidad de los productos farmacéuticos por un período que no podía exceder de 10 años. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 28 de su Tratado de Creación, y a los fines previstos en el artículo 31 del mismo cuerpo normativo supranacional, por vía de interpretación, C O N C L U Y E: 1.

Conforme a reiterada jurisprudencia, este Tribunal Andino es el órgano competente para decidir las normas comunitarias que, por atinentes al caso concreto, son las que van a ser interpretadas. 2. Los pronunciamientos del Tribunal tienen la finalidad de asegurar en el territorio de los Países Miembros la aplicación uniforme de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, por lo cual la jurisprudencia sentada es doctrina armónica y estable pero con la natural adaptación al caso concreto, y puesta en función de los avances del proceso de integración; lo que, por otra parte, hace siempre necesaria la consulta. 3.

La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, coincide con la corriente universal: no restringe el concepto de novedad. Basta por GACETA OFICIAL 27/04/98 Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE tanto que la invención se encuentre en el estado de la técnica -no sólo en el territorio Andino sino también fuera de él- para que se considere que el producto o procedimiento no cumple con los requisitos de patentabilidad.

Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO 4. Por las razones expuestas en el presente fallo interpretativo, los desinfectantes no se encuentran comprendidos en la excepción a la patentabilidad contenida en el literal c) del artículo 5 de la Decisión 85. Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo deberá adoptar la presente interpretación de la normativa andina, al momento de dictar la respectiva sentencia en el expediente nacional No. 2866.

Notifíquese al Consejo de Estado la presente sentencia, mediante copia certificada y sellada. Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. 9.48 Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO 9-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, relacionada con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 22040 de 30 de mayo de 1994 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Interpretación del artículo 96 de la Decisión 344. Registro de marca MIZUNO, otorgado a favor de la SOCIEDAD CALZADOS OLEGARIOS LIMITADA. Expediente interno Nº 3541. Quito, 4 de Febrero de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejero doctor Manuel Urueta Ayola del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, Proceso interno Nº 3541 en el cual la SOCIEDAD CALZADO OLEGARIOS LIMITADA, demanda la declaratoria de nulidad de la Resolución 22040 de 30 de mayo de 1994, proferida por la Divi- GACETA OFICIAL sión de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y como consecuencia de ello solicita a título de restablecimiento del derecho la cancelación del certificado de registro de la marca MIZUNO. Los documentos sobre solicitud de registro, demanda de nulidad, admisión de la demanda, contestación de la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio y otros documentos relevantes al caso, que obran en el expediente adjunto a la consulta.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para pronunciarse sobre la interpretación solicitada, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su Creación. Que igualmente el Consejo de Estado de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación prejudicial conforme al artículo 29 del citado Tratado.

Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad enumerados en el artículo 61 de la Decisión 184, Estatuto del Tribunal, y con el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación, los cuales se transcriben así: “ Como hechos relevantes para la interpretación, al decir del demandante, se señalan los siguientes: “1º) La sociedad CALZADO OLEGARIOS LIMITADA solicitó el registro de la marca MIZUNO (NOMINATIVA), clase 25, expediente administrativo Nº 92.339.603. “2º) Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por la cual se concedió el registro de la marca, solicitado por LA SOCIEDAD CALZADO OLEGARIOS LIMITADA. “3º) La marca MIZUNO (NOMINATIVA) que distingue productos de la clase 25, antes referida, es esencialmente semejante a la marca MIZURO (NOMINATIVA), certificado Nº 140.919, para distinguir productos de la misma clase, registrada con anterioridad a nombre de la Sociedad CALZADO NOVAL ”. 27/04/98 10.48 Que, como lo viene reiterando este Tribunal las solicitudes de interpretación prejudicial presentan ordinariamente a manera de síntesis de los hechos apenas una breve reseña de los argumentos de la demanda, es necesario advertir la conveniencia de que por razones de equilibrio e igualdad de las partes en el proceso judicial, éstas gocen de las mismas oportunidades en materia procesal.

Que el principio de igualdad de las partes en el proceso debe reflejarse no solamente dentro del expediente interno objeto de la interpretación prejudicial sino también en la consulta, de manera tal que para su absolución se cuente con el marco general del caso con las alegaciones de ambas partes. Por ello estima necesario el Tribunal hacer una síntesis de la contestación de la demanda formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio en los siguientes términos: Que la Superintendencia de Industria y Comercio, después de afirmar como ciertos los hechos contenidos en la demanda, centra su defensa en la simple aseveración de que la División de Signos Distintivos no ha incurrido en violación de norma legal alguna por cuanto obró de acuerdo con las atribuciones otorgadas a la Oficina Nacional Competente por la Decisión 344, de manera que el acto administrativo impugnado contenido en la Resolución Nº 22040 de 30 de mayo de 1994 de la División de Signos Distintivos se expidió con plena competencia para estudiar y resolver sobre la concesión o denegación de las marcas, siendo la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la norma aplicable en el presente caso.

Agrega que la Superintendencia se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, habiendo examinado la registrabilidad de la marca solicitada en registro y habiendo decidido sobre el otorgamiento de la misma para distinguir los productos de la clase 25. Que anota la demandada que la parte actora no se opuso dentro del término legal en que era oportuno hacerlo, es decir una vez surtida la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Por lo anterior reitera la legalidad de la actuación de la División de Signos Distintivos, que no viola disposiciones legales superiores en materia marcaria. GACETA OFICIAL C O N S I D E R A N D O: Que en relación con la solicitud formulada y con la facultad del Tribunal de ampliar o restringir el tipo de disposiciones comunitarias que deben interpretarse, considera que las normas objeto de interpretación en el presente caso son las siguientes: “ DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente ”. 1. Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miem- 27/04/98 11.48 bros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”.

Así lo ha venido reconociendo este Tribunal de manera uniforme en los Procesos 33-IP-95; 12-IP-96; 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 32-IP-96; 3, 5, 7 y 15-IP-97. (Gacetas Oficiales Nº 257 de 14 de abril de 1997, 265 de 16 de mayo de 1997, 318 de 26 de enero de 1998, 291 de 31 de septiembre de 1997, 308 de 28 de noviembre de 1997, 314 de 18 de diciembre de 1997).

Este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso, por lo cual el Tribunal se abstiene de proceder a la interpretación de los artículos citados. 2. Materia de la Sentencia Los documentos remitidos por el órgano consultante que reflejan los pormenores de la contención judicial interna, ésta ha de dilucidarse por el juez nacional tomando en consideración las siguientes circunstancias derivadas de la normativa comunitaria aplicable al caso: a) La perceptibilidad, la distintividad y la representación gráfica como características que deberá reunir un signo para poder ser registrado como marca. b) La causal de irregistrabilidad de la marca que va implícita en el contenido del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 cuando el signo que se pretenda inscribir sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente registrada o solicitada en registro para los mismos productos o servicios, pudiendo inducir al público a error. c) La obligación de la Oficina Nacional Competente de efectuar el examen de registrabilidad de fondo de las marcas, aun en el caso de que no se hubieren presentado observaciones.

GACETA OFICIAL d) La naturaleza del registro marcario. 3. Distintividad de las Marcas La litis a que se refiere la causa interna generadora de la presente interpretación prejudicial se centra en un concepto básico del derecho marcario como es la distintividad de las marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se refiere a tres características esenciales que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, concretándolas en la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de su representación gráfica.

En realidad, de las tres características mencionadas, la distintividad constituye el fundamento básico de la marca para que pueda ser registrada, pues las demás características se derivan de ella. La perceptibilidad y la representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión citada, son calidades que precisamente permiten percibir la marca por los sentidos y concretarla mediante símbolos o figuras externas, sean éstas denominativas o gráficas.

La perceptibilidad de los signos hace relación a que éstos puedan ser percibidos por los órganos de los sentidos, particularmente el de la vista, como medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo y diferenciarlo de otro. El signo debe materializarse mediante un escrito, una simbología o una gráfica (palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc.).

Si un signo no cumple, al instante de ser presentado para su registro, con las condiciones intrínsecas para su registrabilidad no podría ser admitido como tal y de llegar a serlo las normas comunitarias establecen la acción de nulidad del acto correspondiente. Siendo la distintividad base fundamental para la identificación marcaria o para su individualización, cualquier signo que sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente registrada o solicitada en registro para los mismos productos o servicios, resulta irregistrable a la luz del artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

Este Tribunal ha sentado jurisprudencia uniforme sobre el tema de la distintividad, entre 27/04/98 12.48 ellos en los siguientes casos: 12, 27, 31 y 33IP-95; 12, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 32-IP96; 3, 5, 10 y 15-IP-97; (Gaceta Oficial Nº 199 de 26 de enero de 1996, 257 de 14 de abril de 1997, 291 de 3 de septiembre de 1997, 265 de 16 de mayo de 1997, 311 de 10 de diciembre de 1997, 318 de 26 de enero de 1998, 308 de 28 de noviembre de 1997, 314 de 18 de diciembre de 1997). 4.

Identidad, Semejanza, Confundibilidad y error La legislación y la jurisprudencia andina se han referido unas veces al fenómeno de la confundibilidad (Decisión 85, artículo 58, literal f)) y otras (Decisión 313 artículo 71 literal a) y 344, artículo 83 literal a)) al error como uno de los vicios del sistema marcario que genera causal de irregistrabilidad.

En realidad ambas figuras de irregistrabilidad están estrechamente relacionadas porque tanto la confusión como el error implícito en ella, son elementos que vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos y perjudican a los productores en la cabal identificación con los mismos. En cuanto a la confusión, el Tribunal ha señalado que la acción de confundir en sentido estricto consiste en tomar una cosa por otra.

La confusión se genera en distintos grados o matices, desde la similitud o semejanza entre dos marcas hasta la identificación total de las mismas. De esta manera se ha sostenido que la marca que se proyecta registrar no puede ser confundida con la debidamente inscrita que goza de protección legal conferida por el registro y que otorga a su titular el derecho a utilizarla en forma exclusiva.

Con el nombre de confusión se entiende, pues, la que va involucrada en un signo idéntico o similar a una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, signo que por ello carece de fuerza distintiva e induce a confusión al consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

El Tribunal ha trazado claramente en otras oportunidades criterios generales para que el administrador o el juez puedan determinar o GACETA OFICIAL apreciar la similitud de dos marcas en un examen de registrabilidad. En esta oportunidad el Tribunal Andino decide reproducir lo que al respecto señaló en el proceso 4-IP-94. “ Criterios generales de apreciación de la similitud.“La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales para facilitar la comparación y apreciar la similitud: “a) Cotejo de conjunto, o visión en conjunto de las marcas comparables.

Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras o viceversa. Riñe esta regla también con el “procedimiento matemático” de contabilizar las sílabas o letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.

El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. La imagen que retiene el público en último momento es “la primera impresión” que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una “ojeada superficial”. “Sobre este punto se remite el Tribunal al fallo pronunciado en el proceso 1-IP-87: “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca. 27/04/98 13.48 “b) Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos. “El consumidor en la gran generalidad observará las marcas en forma separada, y no simultáneamente, lo que permitirá conocer si la impresión o imagen dejada por la una, recuerda la imagen de la otra. “c) Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos, que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos (Breuer, cita de Manuel Pachón, “Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial”, Editorial Temis S.A. Bogotá, página 69). “d) La posición del juez. “El juzgador en definitiva está defendiendo al consumidor y también al titular de la marca ante un posible riesgo de confusión. En su análisis debe suponerse si el público podría confundirse con las dos marcas antes que él personalmente ”.

En cuanto a la confundibilidad, desde la sentencia en el caso 1-IP-87 (Gaceta Oficial 28 de 15 de febrero de 1988) el Tribunal trazó los derroteros para el cotejo de marcas denominativas, que corresponden precisamente al caso controvertido actualmente. Por ello se reproduce a continuación la parte pertinente de la sentencia citada. “ En cuanto al cotejo o comparación de marcas denominativas -de las que trata el presente proceso- para decidir si son susceptibles de confusión, deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por GACETA OFICIAL lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca. “Cabe observar, por último, que no hay lugar a una comparación de nombres -marcas en este caso- en el campo conceptual o ideológico, cuando tales denominaciones carecen de significado propio en el idioma de los consumidores presuntamente interesados, así no se trate propiamente de las llamadas marcas “caprichosas o de fantasía”. “Para una mejor comprensión de lo dicho, el Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que en cuento a este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto ”.

De lo anterior puede concluirse que desde el punto de vista gráfico, visual y fonético, indudablemente existe gran semejanza entre las marcas en conflicto MIZUNO (registrada) y MIZURO (solicitada en registro) pertenecientes ambas a la clase 25 por lo cual la marca ya registrada con anterioridad al acto que se impugna en la acción de nulidad interna, gozaba del derecho exclusivo de uso y estaba amparada en virtud del registro de todo los derechos que le confiere el ius prohibendi, entre ellos el de gozar de garantía para solicitar las medidas de protección para la defensa de su derecho.

De ahí que el artículo 104 de la Decisión 344 otorga al titular de la marca el derecho de actuar contra cualquiera tercero que sin su consentimiento, 27/04/98 14.48 realice actos de uso, importación, exportación, comercio o aplicación de un signo que se le asemeje al suyo o le sea idéntico. De estas características de la titularidad del registro se derivan entre otras el derecho a observar, el derecho a oponerse comprendidos en los artículos 93 a 95; el derecho a solicitar la cancelación de la marca idéntica o similar a una notoriamente conocida (párrafo final del artículo 108) y el derecho a solicitar la nulidad del registro cuando éste se hubiere conferido en contravención a cualquiera de las disposiciones de la Decisión 344, entre ellas naturalmente el literal a) del artículo 83, tal como lo establece el artículo 113, literal a). 5.

Obligatoriedad del examen de Registrabilidad. La Superintendencia de Industria y Comercio, entre los argumentos de impugnación de la demanda, sostiene que la actora no se opuso a la solicitud de registro de la marca dentro del término legal en que era oportuno hacerlo. En relación con esta afirmación el Tribunal estima oportuno también interpretar el artículo 96 de la Decisión 344, sobre el examen de registrabilidad de las marcas.

La norma contenida en el artículo 96 impone a la autoridad administrativa o la Oficina Nacional Competente la obligación de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que procede tanto en el caso de haberse presentado observaciones, como en aquel en que no se hubieren hecho. La inexistencia de observaciones por lo tanto, a juicio de este Tribunal, no exime al administrador de la exigencia del examen de registrabilidad en la forma y en el fondo para que sea éste, el administrador, según su criterio, quien determine otorgar o denegar el registro de la marca, ciñéndose a las disposiciones sobre registrabilidad de la misma contenidas en el artículo 81 de la Decisión comentada y en las causales de irregistrabilidad, obviamente entre ellas, la contenida en el artículo 83 literal a) de la misma Decisión. La resolución que como resultado del examen de registrabilidad expidiere la Oficina Nacional Competente, sea para negarlo o para aprobarlo, deberá estar motivada y ser debidamente notificada al interesado.

Sobre el particular el Tribunal en su sentencia 27-IP-95 (Gaceta Oficial Nº 257 de 14 de abril de 1997) ha dicho: GACETA OFICIAL “En el otro supuesto de que no se presenten observaciones, el artículo 96 ha previsto que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. “La facultad que se confiere a la Oficina Nacional Competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. “No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la Oficina Nacional Competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro. “Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83.

Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido. 27/04/98 15.48 “El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas ”. 6.

Naturaleza del Registro Marcario En el régimen comunitario andino el registro marcario está concebido dentro del sistema atributivo en virtud del cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro ante la Oficina Nacional Competente. De conformidad con el artículo 102 de la Decisión 344 el registro marcario tiene una función constitutiva en la medida en que confiere a su titular el derecho exclusivo sobre la marca desde el momento de su inscripción. Sobre el registro como instrumento de protección de la propiedad marcaria, se ha pronunciado este Tribunal, entre otras, en la sentencia 10-IP-94 (Gaceta Oficial Nº 177 de 20 de abril de 1995).

En desarrollo de las consideraciones anteriores el Tribunal C O N C L U Y E: 1. La distintividad, la perceptibilidad y la representación gráfica, constituyen características esenciales para que un signo pueda registrarse como marca, siendo la primera de ellas fundamento básico de la registrabilidad, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344. 2.

Un signo que sea similar o idéntico a una marca ya registrada, para los mismos productos o servicios, es contrario al requisito de distintividad de las marcas y debe ser objeto de rechazo por la Oficina Nacional Competente, cuando del examen de registrabilidad se deduzca que el signo solicitado en registro puede generar confusión o error en el consumidor debido a su identidad o semejanza fonética o gráfica con una marca ya registrada para los mismos productos, según lo señala el artículo 83, literal a) de la Decisión 344. 3.

Del artículo 102 de la Decisión 344 se desprende que el registro de la marca es el GACETA OFICIAL 27/04/98 título por el cual su poseedor ejerce el derecho al uso exclusivo. El registro otorga a su titular el derecho de oponerse a quien pretenda de cualquier modo usar la marca o imitarla para los mismos o similares productos o servicios.

Remítase copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE 4. Según el artículo 96 de la Decisión 344 la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de realizar el examen de registrabilidad marcaria, tanto en el caso de haberse presentado observaciones, como en aquel en que no se hubieren hecho.

No es aceptable que la negativa de una solicitud de registro se apoye en el argumento de que durante el proceso registral no se presentaron observaciones. 5. En cumplimiento de los dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 7.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 4127. 16.48 Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO 16-IP-97 Solicitud de Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejero Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 4084. Actora SOCIEDAD ISL PROPERTIES LTD. Marca “WORLD CUP FRANCE 98” Etiqueta. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito, a los diecisiete días del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Adminis- trativo, Sección Primera, a través del Consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, solicita a este Tribunal Andino la interpretación prejudicial de los artículos: 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta solicitud en razón de que la Sociedad ISL PROPERTIES LTD. por intermedio de apoderado, pretendió obtener ante la División de Signos Distintivos de la Super- GACETA OFICIAL intendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca WORLD CUP FRANCE 98 (Etiqueta), para amparar productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, el 24 de noviembre de 1994, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 412 del 30 de enero de 1995 y contra la cual no se presentaron observaciones de terceros.

Mediante resolución 6660 de 31 de marzo de 1995, notificada el 17 de abril de 1995, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca mencionada, por considerar que estaba incursa dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Contra la resolución 6660 del 31 de marzo de 1995, la sociedad solicitante por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, argumentando que en la solicitud correspondiente no se reivindicó propiedad sobre la expresión FRANCE, recurso que fue decidido mediante resolución 1011 de 29 de mayo de 1996, mediante la cual se confirmó la impugnada.

Se pretende obtener la nulidad de la antedicha resolución 1011 que resolvió en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 6660, y de esta última, a título de restablecimiento de derechos, se solicita la concesión del registro de la marca WORLD CUP FRANCE 98 (Etiqueta), para amparar productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Consejero Ponente en su informe sucinto expresa: “En los fundamentos de derecho, manifiesta la actora que se violaron los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: “a) El artículo 81, por cuanto dispone que para que un signo pueda ser registrado como marca se requiere que reúna tres requisitos básicos como son la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. “La expresión WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA), cumple con estos requisitos 27/04/98 17.48 básicos, puesto que puede ser apreciada por los sentidos y representada gráficamente, ya que se trata de una marca mixta compuesta por palabras y diseños, además no se confunde con aquello que va a identificar, es decir con el nombre de los productos que ampara la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente artículos de joyería, relojes de pulso, medallones, pasadores o prendedores para el comercio del equipo y jugadores fabricados en metales preciosos, medallones pisacorbatas, pasadores para corbatas no fabricados de metales preciosos, ceniceros y cigarrilleras fabricados de metales preciosos, monedas, llaveros fabricados de plástico. “Tampoco se encuentran antecedentes que demuestren que existe otra marca solicitada o registrada a favor de un tercero idéntica o similar, por lo que la marca en cuestión es suficientemente distintiva. “b) El literal j) del artículo 82, porque la Superintendencia se equivocó al considerar que dentro del registro se reivindicaba propiedad sobre el término FRANCE, ya que como se indicó en la solicitud correspondiente, las partes esenciales del registro eran el diseño del balón junto con la expresión WORLD CUP 98, suprimiendo el término FRANCE. “En ningún momento se reivindicó propiedad sobre el término FRANCE, ya que el mismo quedó expresamente excluido del conjunto cuando dentro de la descripción de la etiqueta no se incluyó dentro de las partes esenciales. “La afirmación de la Superintendencia consistente en que la descripción de la marca sí aparece la palabra FRANCE y no coloca ninguna exclusión, no deja de ser una interpretación restringida de la misma, porque aunque es cierto que dicha palabra aparece dentro de la etiqueta correspondiente, lo cierto es que no se consideró parte esencial del registro y en consecuencia, debía entenderse como excluida de su protección. “c) El artículo 89 de la Decisión, por cuanto la Superintendencia debió aplicar esta disposición requiriendo al solicitante para que hiciera las modificaciones corres- GACETA OFICIAL pondientes, específicamente para que aclarara que dentro de la solicitud no se reivindicaba propiedad sobre el término FRANCE”.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 27/04/98 18.48 elemento accesorio del distintivo principal”. “Artículo 89: El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios.

Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. “La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el art. 91 de la presente decisión. II.

NORMAS CUYA INTERPRETACIÓN SE REQUIERE “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”. Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: III. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE DECISIÓN 344 El artículo 81 de la Decisión 344, establece en su primer acápite los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, que de no cumplirse, tal signo no puede constituirse en marca. “Artículo 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82: No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “j) Reproduzcan o emiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un El acápite segundo contiene una definición clara de lo que debe entenderse por marca, haciendo referencia a la función esencial de la misma que es la función distintiva, esto es, que permita que los productos o servicios de una persona puedan ser reconocidos y diferenciados de los productos o servicio de otra persona.

Un signo es perceptible cuando por medio de cualquiera de los sentidos, el consumidor tiene la posibilidad de apreciarlo, captarlo o distinguirlo. Son signos perceptibles, las denominaciones, las palabras, los colores, los gráficos, etc., porque a través de estos medios se puede memorizar el signo o captarlo para llegar al proceso diferenciador con otros signos idénticos o similares.

Como lo ha destacado el Tribunal en los Procesos 27-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997 y 28-IP-96, G.O. Nº 318 de 26 de GACETA OFICIAL 27/04/98 19.48 enero de 1998 “Una marca tiene como finalidad esencial la de distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros. La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca, pues solo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario”, estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos”. mente existe un respaldo directo de Francia a la FIFA para que ésta comercialice el evento y todo lo que representa el mismo. “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca.

En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial de la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible al proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial (Profesor José Manuel Otero Lastres “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996)”.

En el caso que se analiza la situación difiere de los casos generales que puedan presentarse, porque los campeonatos mundiales de fútbol son hechos notorios, que en primer lugar, no requieren de prueba para confirmarlos y en segundo lugar el nombre del País no se lo está tomando como denominación de origen para pretender confundir al consumidor, sino como una referencia geográfica -sede del evento mundial- que en ningún caso supone o va a crear error en el público, como si esos productos amparados por la marca sean originarios de Francia o producidos por ese gobierno o autoriza su producción por el mismo; por el contrario la palabra Francia es una simple referencia orientadora.

IV. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 82 literal j) Sobre la prohibición prevista en el artículo 82 literal j), tal como se señala en el Proceso 15-IP-97, G.O. Nº 314 de diciembre 18 de 1997, “La norma en comento, no tiene finalidad diferente que la de proteger, en primer lugar las denominaciones propias de los Estados y Organizaciones Internacionales en aras de que no sean utilizadas o apropiadas por los empresarios como marcas; ” Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”, señala que “el segundo (fundamento) es para defender al consumidor quien al ver estos signos puede pensar que tienen el respaldo de los Países y Organismos que ellos representan” (pág. 93).

Sobre este punto hay que distinguir que se trata de un acontecimiento mundial especial, cuyo país solicitó al Organismo Internacional FIFA la sede y concedió al mismo el derecho a usar su nombre, por lo cual Francia cede para la copa del mundo a la FIFA el derecho sobre el signo WORLD CUP FRANCE 98. Por lo cual el consumidor puede entender que efectiva- La prohibición contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, tiene como objetivo el evitar que se induzca al público en error al creer que existe una relación entre los servicios o productos de que se trate y la organización internacional o estado cuyo nombre se reproduzca o imite.

En el presente caso el nombre del lugar o del Estado es un elemento variable y por tanto accesorio, porque lo importante es el evento que va a realizarse, ya que el lugar es algo circunstancial tal como resulta de la práctica periódica de los campeonatos mundiales o de las olimpiadas. Con este razonamiento se hace necesario ver cual es el responsable de la organización de tal acontecimiento, como es la FIFA, cuyo Secretario General, y Director Ejecutivo certifica que en 1987 “otorgó a” ISL PROPERTIES AG “el derecho para registrar mundialmente las marcas de fábrica asociadas con los eventos de la copa mundial de fútbol FIFA 1998, (incluyendo FRANCE 98, WORLD CUP FRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE 98, así como el emblema oficial WORLD CUP 98 y la mascota oficial WORLD CUP 98”).

No existe tampoco el elemento de beneficio o provecho de un tercero con la utilización del nombre FRANCIA, ya que de todos modos, con o sin esa indicación la gran mayoría de la población mundial sabe y conoce que el campeonato de fútbol del año 1998 se va a realizar en Francia, e imaginativamente al hablar de la copa GACETA OFICIAL mundial de fútbol del 98 intuye inmediatamente que es en ese País. Por esa razón el nombre Francia es accesorio del elemento principal del signo y no tanto por el gráfico en que se advierte ese nombre en tamaño visual de mayor proporción que los otros vocablos.

Además, la relación entre el País, la FIFA y entre ésta y la empresa ISL también es un hecho difundido que está a todas luces abierto al conocimiento generalizado del público, el cual, no sólo cree, sino está convencido de tal relación, debido a la multiplicidad de eventos de la misma naturaleza que se han producido en el transcurso de los años.

No existe el engaño o el error que ese hecho pueda originar en el público con la utilización del nombre FRANCIA, que es lo que pretende proteger la norma del artículo 82 literal j) la que constituyendo una restricción al registro marcario para su aplicación ha de examinarse para cada caso y conforme a las diferentes circunstancias. Resulta obvio que en este caso hay una delegación o autorización expresa o tácita para el uso del nombre FRANCIA en el signo que se pretende registrar como marca.

Lo relevante de la marca no es FRANCE, sino el evento WORLD CUP FRANCE 98. Al ser elemento secundario el nombre de FRANCE se cumple con lo establecido en el literal j) del artículo 82, que dice: “( ), sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la Organizacion Internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal”.

V. EFECTOS JURÍDICOS DE LA REPRESENTACIÓN En el caso del acontecimiento que se está promoviendo por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, F.I.F.A., se está en presencia de una relación jurídica entre el país sede Francia y la entidad promotora del evento, la F.I.F.A., similar a la relación que existe en el “Merchandising”, definido como la: “ Explotación, mediante licencias o cualesquiera otros medios, de un nombre signo u otro símbolo que ha adquirido o que podría potencialmente adquirir popularidad con el objeto de vender o de aumentar las ventas 27/04/98 20.48 de mercaderías o de servicios de cualquier naturaleza que no son mercaderías o servicios para los cuales tal nombre, símbolo u otro signo ha sido establecido como marca por el público o podría razonablemente ser así establecido por la extensión o el desarrollo de la gama de productos o servicios ” En la presente consulta el sujeto activo sería el titular del signo que pretende explotarse comercialmente (France) y el sujeto pasivo, quien está llamado a explotar comercialmente el objeto del merchandising (la palabra France con otros distintivos que forma la marca).

Según la certificación adjuntada por la parte actora y suscrita por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, no hay duda de que esta organización mundial otorgó desde el año de 1987 a ‘“ISL PROPERTIES AG”’ el derecho para registrar mundialmente la marca. La autorización de registro incluyó naturalmente la utilización del nombre de la marca.

En cuanto hace relación a la pregunta de si existió permiso de la autoridad competente del Estado -en el presente caso Francia- al organismo internacional F.I.F.A. para utilizar el nombre del país sede del evento durante su promoción, lo cierto es que si bien éste no existe al menos en los documentos allegados a la consulta de interpretación, ello no puede conducir a que se deduzca la falta de intención del país sede para otorgar la facultad de representación al organismo internacional.

Para esclarecer este punto deberá acudirse a la figura de la representación en los negocios jurídicos de modo que la actuación de quien como representante hace las veces de otro (representado), surta efectos para éste como si hubiera actuado él mismo. La figura jurídica de la representación es pues una ficción en virtud de la cual se supone que lo actuado por una persona (el representante) incide sobre otra (el representado) como si no fuera aquel sino éste el que hubiera itervenido en el acto jurídico.

La teoría moderna de la representación considera que existe una sustitución real y completa de la personalidad jurídica del representante al representado, es decir que la voluntad del representante se sustituye a la del representado quien participa real y directamente en la formación del contrato. La voluntad del representado es elemento esencial para que se dé la figura jurídica de la GACETA OFICIAL representación. Ello quiere decir que el representado debe haber querido que su representante sea quien actúe en nombre de aquel.

Ante la dificultad de establecer la calidad del representante, es decir de quien actúa en nombre de otro, corresponderá a la autoridad competente examinar los hechos y antecedentes conocidos para determinar la existencia de voluntad del representado. A este respecto anota el Profesor Alvaro Pérez Vives en su Teoría General de las Obligaciones, Editorial Temis, 1953, pág. 112, que “El elemento confianza y la manera como actúe el comisionado, servirán para ilustrar las relaciones existentes entre ésta y el comitente, y permitirán determinar si se le confirió o no la representación”.

Es indudable que de un examen cuidadoso sobre las relaciones entre el Estado francés (representado) y la F.I.F.A. (representante) se podrá establecer con claridad la existencia de la voluntad de ser representado, que animó al Gobierno francés al solicitar y acceder a la sede francesa para el evento de la Copa Mundial, hecho que para este Tribunal es de público, general e inveterado reconocimiento, hasta el punto de que su existencia no requiere de prueba.

VI. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 89 El Tribunal en el Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 de 26 de noviembre de 1996, al referirse a este punto dice: “el artículo 89 de la Decisión 344 hay que analizarlo con respecto al trámite o procedimiento de inscripción de una marca, para llegar a la conclusión sobre el momento en que puede modificarse la solicitud inicial del peticionario.

( ) “Conforme a la norma del art. 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificacion, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación ( ), hasta el punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro ( ) ” “Todos los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial, es decir aquellos “que no alteran el aspecto general de la marca”, pueden ser modificados sin que esto 27/04/98 21.48 implique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera. “El artículo 89 que se analiza, no ha precisado el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial.

Pero si se parte del hecho de que un proceso administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento en que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa”. “( ) El artículo 89 de la Decision 344, faculta a la Oficina Nacional Competente a requerirle, en cualquier momento de la tramitación, las modificaciones que dicha oficina crea necesarias, requerimientos que no podrán referirse a modificar el signo o a ampliar los productos o servicios principalmente especificados.

Este requerimiento debe ser cumplido por el peticionario y aunque se emplea el vocablo “podrá”, éste se refiere a la facultad imperativa de la administración para hacer el requerimiento y no a una mera potestad o acción permisiva. Tampoco es facultad de la administración variar los aspectos esenciales o substanciales de la solicitud. La adminsitración tendría, así mismo, la facultad según la norma citada, de solicitar o requerir al peticionario o solicitante que elimine o restrinja los productos o servicios”.

(Lo subrayado añadido) “Las modificaciones requeridas por la oficina competente se tramitarán según el procedimiento establecido en el artículo 91 de la Decisión 344. De serlo así, la oficina nacional notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, el interesado subsane las irregularidades que la administración haya observado dentro de la solicitud y haya requerido su modificación. Este plazo será prorrogable por 30 días más y por una sola vez.

La solicitud, en este supuesto no pierde su prioridad, y si ya se ha efectua- GACETA OFICIAL do la publicación a la que se refiere el art. 92, no será necesario una segunda, al menos para los efectos de computar el tiempo dentro del cual deben presentarse observaciones”. “El inciso segundo del art. 89, incluye expresamente los términos “en cualquier momento de la tramitación”, porque el silencio de la ley a este respecto habría significado que la administración no pueda actuar de la misma manera que el particular, ya que los actos de aquella deben ser expresamente reglados por la ley.

La tramitación en este segundo inciso se comprende desde la presentación de la solicitud hasta que la oficina nacional competente (administración) dicte la resolución que culmine con la vía administrativa, con lo cual se concluyen o se suspenden sus atribuciones”. (Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 de noviembre 26 de 1996) Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en una de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2. El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, es obligatorio y procede tanto en los casos que se presenten observaciones, como en los que no se presenten. 3.

Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimientos podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede. Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de 27/04/98 22.48 una marca constituye indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 4.

En el caso de la marca “WORLD CUP FRANCE” (Etiqueta), se observará estrictamente la primera parte del artículo 82-j) de la Decisión 344, tomando en cuenta que el organismo internacional respectivo, otorgó el derecho para registrar marcas de fábrica asociadas con eventos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 1998 en Francia, nombre éste que constituye un elemento accesorio del evento principal. 5.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 4084. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 27/04/98 23.48 PROCESO 19-IP-97 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j), y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Solicitada por el Consejero Doctor Rafael Ariza Muñoz, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor ISL Properties LTD. Marca "WORLD CUP FRANCE 98" (Etiqueta). Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Quito, 17 de Febrero de 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Rafael Ariza Muñoz, solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta petición en razón de que la Sociedad ISL Properties Ltd., por medio de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85, solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nº. 6658 de 31 de marzo de 1995, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el Registro en su favor de la marca "WORLD CUP FRANCE 98" (Etiqueta), para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y Nº. 1339 de 3 de Julio de 1996, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Superintendencia confirmó la precitada Resolución Nº. 6658.

Como consecuencia de dicha declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicita ordenar a la referida División de Signos conceda en su favor el registro de la marca que le fue negado. Que los hechos relevantes considerados por el consultante son los siguientes: “a) El 24 de noviembre de 1994 la actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio el registro de la marca “WORLD CUP FRANCE 98” (etiqueta), para amparar productos de la clase 16 de la clasificación internacional de Niza. “b) A través de los actos acusados se negó el registro de dicha marca por considerar que estaba incursa dentro de la causa de irregistrabilidad establecida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro como marcas de las que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado, sin permiso de la autoridad competente del respectivo Estado. “5 Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda adujo la actora lo siguiente: “Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la marca en cuestión reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica, en la medida en que puede ser apreciada por los sentidos y representada gráficamente. “Se cumple con el requisito de la distintividad porque la marca de marras no se confunde con aquello que va identificar, es decir, con el nombre de los productos que ampara la clase 16.

Tampoco se encuentran antecedentes que demuestren que existe otra marca solicitada o registrada a favor de un tercero idéntica o similar a dicha marca, para los mismos productos o productos similares. “Se violó el artículo 82 literal j), porque la Superintendencia de Industria y Comercio, consideró que la referida marca estaba incursa en la causal de irregistrabilidad a que GACETA OFICIAL 27/04/98 24.48 se contrae dicha norma, porque lo que se pretende registrar es el nombre FRANCE.

En ningún momento se reivindicó propiedad de dicho término, ya que éste quedó expresamente excluido del conjunto cuando dentro de la descripción de la etiqueta no se incluyó dentro de sus partes esenciales”. “que en ningún momento se reivindicó propiedad sobre el término FRANCE, ya que el mismo quedó expresamente excluido del conjunto cuando dentro de la descripción de la etiqueta no se incluyó dentro de sus partes esenciales”.

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario referirse a otras piezas procesales constantes en el expediente enviado a este Organismo, así: “la mencionada entidad (Oficina Nacional Competente) debió aplicar esta disposición, requiriendo al solicitante para que hiciera las modificaciones correspondientes, específicamente para que se aclarara que dentro de la solicitud no se reivindicaba propiedad sobre el término FRANCE”.

LA DEMANDA: En la demanda de nulidad y de restablecimiento del Derecho presentada por el actor, son relevantes, los siguientes hechos: El artículo 81 señala que: “para que un signo pueda ser registrado como marca se requiere que reúna tres requisitos básicos, a saber: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. “( ) Analicemos entonces, si la expresión WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta), cumple con los elementos arriba expuestos.

Sobre este particular se observa con claridad meridiana que la marca en mención cumple con los requisitos de perceptibilidad y representación gráfica, en la medida que puede ser apreciada por los sentidos, y representada gráficamente, ya que se trata de una marca mixta compuesta por palabras y diseños. Y finalmente sobre el artículo 89, afirma que: También resalta que: “Finalmente, y aún aceptando que se solicitó la protección sobre el término FRANCE y que la Superintendencia de Industria y Comercio no debía solicitar la aclaración de la solicitud correspondiente, lo cierto es que el nombre en lengua castellana del Estado en cuestión no es FRANCE sino FRANCIA; y, además la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, únicamente se refiere al nombre del Estado en lengua española, ya que de lo contrario, específicamente se hubiera incluido en esta causal no solamente el nombre del Estado correspondiente en español, sino su respectiva traducción en cualquier otro idioma”. “Tampoco se encuentran antecedentes que demuestren que existe otra marca solicitada o registrada a favor de un tercero, idéntica o similar a la marca WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta), para los mismos productos o para productos similares.

De esta forma, puede decirse que la marca en cuestión es lo suficientemente distintiva. Por su parte, el apoderado judicial de la demandada manifiesta que los actos acusados no violan ninguna de las normas invocadas por la actora, y que ellos se fundamentan " en lo normado en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe en forma expresa y taxativa el registro como marcas que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado, sin permiso de la autoridad competente del respectivo Estado, siendo procedente y pertinente recordar que según la jurisprudencia y la doctrina las causales de irregistrabilidad son de obligatorio cumplimiento”.

Sobre el artículo 82 literal j), el actor alega, C O N S I D E R A N D O: “Igualmente cumple con el requisito de distintividad, ya que la marca en cuestión no se confunde con aquello que va a identificar, es decir, con el nombre de los productos que ampara la clase 16 de la clasificación Internacional de Niza, ( ). GACETA OFICIAL Que este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial requerida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

I. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS: Las normas solicitadas para interpretación prejudicial son las siguientes: Decisión 344: "Artículo 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

"Artículo 82: No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal"; ( ) "Artículo 89: El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. “La Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, reque- 27/04/98 25.48 rir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el art. 91 de la presente Decisión. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados". II. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 81: Del inciso segundo del art. 81 de la Decisión 344, ya transcrito, se comenta en la doctrina: "Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa" (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13). (Ver procesos 20-IP-96, G.O. Nº. 291 de 31 de septiembre de 1997 y 27-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997).

CONSIDERA el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: De la definición anterior se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. De lo expuesto se desprende también, que para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Sin embargo, aun cuando un signo reúna estos tres requisitos, no asegura su registro, ya que podría encuadrar no obstante dentro de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. GACETA OFICIAL Sobre este punto el Tribunal se ha pronunciado en varias sentencias que, para que una marca pueda ser registrada como tal debe reunir ciertos requisitos que la norma del artículo 81 de la Decisión 344 exige, para que un signo pueda ser registrado como marca: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

(Ver procesos 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997, 12-IP-96 y 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997, últimamente reconocida en el Proceso 15-IP-97). A) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por medio de los sentidos o de la inteligencia. En la obra "El Régimen Andino de la Propiedad Industrial" de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, se insiste en el criterio de que el signo sea perceptible "Percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir" (pág. 195).

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir"; y describe "percibir" como el hecho de recibir "por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas"; "Percepción", dice, es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos." (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. 27/04/98 26.48 o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.

La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para "distinguir" productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.

C) La representación gráfica es un requisito formal, que permite la publicación, y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial. La representación gráfica, en suma, es una: "descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Marco Matías Alemán, "Marcas" Top Management, Bogotá, pág. 77) III.

INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 82 LITERAL j): Sobre la prohibición existente en el art. 82 literal j), tal como se señala en el proceso 15IP-97: "La norma en comento, no tiene finalidad diferente que la de proteger, en primer lugar, las denominaciones propias de los Estados y Organizaciones Internacionales en aras de que no sean utilizadas o apropiadas por los empresarios como marcas;

( )" Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, caracterizándose los signos por una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”, señala que: B) La distintividad, función esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto "el segundo (fundamento) es para defender al consumidor, quien al ver estos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países y organismos que ellos representan" (pág. 93). GACETA OFICIAL 27/04/98 27.48 Sobre este punto hay que señalar que se trata de un acontecimiento mundial especial en el que un país solicitó al organismo Internacional F.I.F.A. la sede y cedió al mismo tiempo el derecho a usar su nombre, por lo cual Francia cede para la copa del mundo a la F.I.F.A. el derecho sobre WORLD CUP FRANCE 98.

Por lo cual el consumidor puede entender que efectivamente existe un respaldo directo de Francia a la F.I.F.A. para que esta comercialice el evento y todo lo que representa. del nombre FRANCIA, ya que de todos modos, con o sin esa indicación la gran mayoría del público sabe y conoce que el campeonato de fútbol del año 1998 se va a realizar en Francia, e imaginativamente al hablar de la copa mundial de fútbol del 98 intuye inmediatamente que es en ese País. Por esa razón el nombre Francia es accesorio del elemento principal del signo y no tanto por el gráfico en que se advierte dicho nombre en tamaño visual de mayor proporción que los otros vocablos.

La prohibición contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, tiene como objetivo el evitar que se induzca al público en error al creer que existe una relación entre los servicios o productos de que se trate y la organización internacional o Estado cuyo nombre se reproduzca o imita. En el caso que se analiza la situación difiere de los casos generales que pueden presentarse, porque los campeonatos mundiales de fútbol son hechos notorios, que en primer lugar, no requieren de prueba para confirmarlos y en segundo lugar el nombre de un País no se lo está tomando como denominación de origen como para pretender confundir al consumidor, sino únicamente como un nombre geográfico -sede de un evento mundial- que en ningún caso supone o va a crear error en el público, como si esos productos amparados por la marca son originarios de Francia o producidos por ese gobierno o autorizados su producción por el mismo; por el contrario la palabra France es una referencia orientadora.

Además la relación entre el País, la F.I.F.A. y entre ésta y la empresa ISL también es un hecho difundido que está a todas luces abierto al conocimiento generalizado del público quien, no sólo cree, sino está convencido de tal relación, debido a la multiplicidad de eventos de la misma naturaleza que se han producido en el transcurso de los años.

No existe el engaño o el error que ese hecho pueda originar en el público con la utilización del nombre FRANCIA, que es lo que pretende proteger la norma del artículo 82, literal j) la que constituyendo una restricción al registro marcario para su aplicación ha de examinarse para cada caso y conforme a las diferentes circunstancias. En este caso el nombre del lugar o Estado es un elemento secundario porque lo importante es el evento que va a realizarse, ya que el lugar es un elemento variable y por tanto accesorio circunstancial, tal como se desprende de la práctica de los campeonatos mundiales o de olimpiadas.

Con este razonamiento se hace necesario ver cual es el responsable de la organización de tal acontecimiento, como es la F.I.F.A., cuyo Secretario General y Director Ejecutivo certifica que en 1987 “otorgó a” ISL Properties AG “el derecho para registrar mundialmente las marcas de fábrica asociadas con los eventos de la Copa Mundial de Fútbol F.I.F.A. 1998 en Francia”.

En consecuencia, lo relevante de la marca no es FRANCE, sino el evento WORLD CUP FRANCE 98. No existe tampoco el elemento de beneficio o provecho de un tercero con la utilización Al ser elemento secundario el nombre de FRANCE se cumple con lo establecido en el literal j) del art. 82, que dice: “( ) sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;”. IV. EFECTOS JURÍDICOS DE LA REPRESENTACIÓN En el caso del acontecimiento que se está promoviendo por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, F.I.F.A., se está en presencia de una relación jurídica entre el país sede Francia y la entidad promotora del evento, la F.I.F.A., similar a la relación que existe en el “Merchandising”, definido como la: “ Explotación, mediante licencias o cualesquiera otros medios, de un nombre signo u otro símbolo que ha adquirido o que podría potencialmente adquirir popularidad con el objeto de vender o de aumentar las ventas de mercaderías o de servicios de cualquier GACETA OFICIAL naturaleza que no son mercaderías o servicios para los cuales tal nombre, símbolo u otro signo ha sido establecido como marca por el público o podría razonablemente ser así establecido por la extensión o el desarrollo de la gama de productos o servicios ”.

(Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. Ernesto Aracama Zoraquín, pág. 291). En la presente consulta el sujeto activo sería el titular del signo que pretende explotarse comercialmente (France) y el sujeto pasivo, quien está llamado a explotar comercialmente el objeto del merchandising (la palabra France con otros distintivos que forma la marca).

Según la certificación adjuntada por la parte actora y suscrita por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, no hay duda de que esta organización mundial otorgó desde el año de 1987 a “‘ISL PROPERTIES AG’” el derecho para registrar mundialmente la marca, como queda dicho. La autorización de registro incluyó naturalmente la utilización del nombre de la marca.

En cuanto hace relación a la pregunta de si existió permiso de la autoridad competente del Estado -en el presente caso Francia- al organismo internacional F.I.F.A., para utilizar el nombre del país sede del evento durante su promoción, lo cierto es que si bien éste no existe al menos en los documentos allegados a la consulta de interpretación, ello no puede conducir a que se deduzca la falta de intención del país sede para otorgar la facultad de representación al organismo internacional.

Para esclarecer este punto deberá acudirse a la figura de la representación en los negocios jurídicos de modo que la actuación de quien como representante hace las veces de otro (representado), surta efectos para éste como si hubiera actuado él mismo. La figura jurídica de la representación es pues una ficción en virtud de la cual se supone que lo actuado por una persona (el representante) incide sobre otra (el representado) como si no fuera aquel sino éste el que hubiera intervenido en el acto jurídico.

La teoría moderna de la representación considera que existe una sustitución real y completa de la personalidad jurídica del representante al representado, es decir que la voluntad del representante se sustituye a la del representado quien participa real y directamente en la formación del contrato. 27/04/98 28.48 La voluntad del representado es elemento esencial para que se dé la figura jurídica de la representación. Ello quiere decir que el representado debe haber querido que su representante sea quien actúe en nombre de aquel.

Ante la dificultad de establecer la calidad del representante, es decir de quien actúa en nombre de otro, corresponderá a la autoridad competente examinar los hechos y antecedentes conocidos para determinar la existencia de voluntad del representado. A este respecto anota el Profesor Alvaro Pérez Vives en su Teoría General de las Obligaciones, Editorial Temis, 1953, pág. 112, que “ El elemento confianza y la manera como actúe el comisionado, servirán para ilustrar las relaciones existentes entre ésta y el comitente, y permitirán determinar si se le confirió o no la representación”.

Es indudable que de un examen cuidadoso sobre las relaciones entre el Estado francés (representado) y la F.I.F.A. (representante) se podrá establecer con claridad la existencia de la voluntad de ser representado, que animó al Gobierno francés al solicitar y acceder a la sede francesa para el evento de la Copa Mundial, hecho que para este Tribunal es de público, general e inveterado reconocimiento, hasta el punto de que su existencia no requiere de prueba.

V. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 89: El Tribunal en el Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 del 26 de Noviembre de 1996; al referirse a este punto dice: "El artículo 89 de la Decisión 344 hay que analizarlo con respecto al trámite o procedimiento de la inscripción de una marca, para llegar a la conclusión sobre el momento en que puede modificarse la solicitud inicial del peticionario. “Conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios.

Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación ( ), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro ( )”. Todos los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial, es decir aquellos "que no GACETA OFICIAL alteran el aspecto general de la marca", pueden ser modificados sin que esto implique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera. “El artículo 89, que se analiza no ha precisado, el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial.

Pero si se parte del hecho de que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa”. “( ) el artículo 89 de la Decisión 344, faculta a la oficina nacional competente a requerirle, en cualquier momento de la tramitación, las modificaciones que dicha oficina crea necesarias, requerimientos que no podrán referirse a modificar el signo o ampliar los productos o servicios principalmente especificados.

Este requerimiento debe ser cumplido por el peticionario y aunque se emplea el vocablo "podrá", éste se refiere a la facultad imperativa de la administración para hacer el requerimiento y no a una mera potestad o acción permisiva. Tampoco es facultad de la administración variar los aspectos esenciales o substanciales de la solicitud. La administración tendría, así mismo, la facultad según la norma citada, de solicitar o requerir al peticionario o solicitante que elimine o restrinja productos o servicios”.

(subrayado es nuestro) "Las modificaciones requeridas por la oficina competente se tramitarán según el procedimiento establecido en el artículo 91 de la Decisión 344. De serlo así, la oficina nacional notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, el interesado subsane las irregularidades que la administración haya observado dentro de la solicitud y haya requerido su modificación. Este plazo será prorrogable por 30 días más y por 27/04/98 29.48 una sola vez.

La solicitud, en este supuesto no pierde su prioridad, y si ya se ha efectuado la publicación a la que se refiere el artículo 92, no será necesario una segunda, al menos para los efectos de computar el tiempo dentro del cual deben presentarse observaciones. “El inciso segundo del artículo 89, incluye expresamente los términos "en cualquier momento de la tramitación", porque el silencio de la ley a este respecto habría significado que la administración no pueda actuar de la misma manera que el particular, ya que los actos de aquella deben ser expresamente reglados por la ley.

La tramitación de este segundo inciso comprende desde la presentación de la solicitud hasta que la oficina nacional competente (administración) dicte la resolución que culmine con la vía administrativa, con lo cual concluyen o se suspenden sus atribuciones”. (Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 del 26 de Noviembre de 1996) Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en una de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2.- El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, es obligatorio y procede tanto en los casos en que se presenten observaciones, como en los que no se presenten. 3.- Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede.

Sin embargo no debe GACETA OFICIAL 27/04/98 presumirse que toda negativa al registro de una marca constituye indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE 4.- En el caso de la marca "WORLD CUP FRANCE 98" (Etiqueta), no se ha producido la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344, tomando en cuenta que el organismo internacional respectivo, otorgó el derecho para registrar marcas de fábrica asociada con un certamen de notorio conocimiento como es la Copa Mundial de Fútbol F.I.F.A. 1998 en Francia, nombre este que constituye un elemento accesorio del evento principal. 5.- De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 4085.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad 30.48 Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO No. 22-IP-97 Interpretación prejudicial de los Arts. 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por ISL.

PROPERTIES LTD., contra el acto denegatorio del registro de la marca de productos "WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA) para productos comprendidos en la clase No. 25 de la Clasificación Internacional de Niza, proceso interno N° 4087. Quito,17 de febrero de 1998 V I S T O S: vo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati- Se plantea la interpretación, en virtud de que la Sociedad ISL. PROPERTIES LTD., por inter- El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA GACETA OFICIAL medio de su apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones No. 6663 de Marzo 31 de 1995 proferidas una por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se negó el registro de la marca “WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA)”; y, la de la resolución No. 1361 de Julio 03 de 1996, por la cual se confirma la primera, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa misma entidad.

A) Que como hechos relevantes para esta interpretación, son considerados por el consultante los siguientes: 1ºEl 24 de noviembre de 1994 la sociedad actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo “WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA)” para productos comprendidos en la clase No. 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2ºCumpliendo con el trámite legal establecido, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la publicación de la solicitud de registro, la cual apareció en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 412 de enero 30 de 1995, y a la que no le fueron formuladas observaciones por parte de terceros. 3ºMediante Resolución No. 6663 de marzo 31 de 1995, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó el respectivo examen de registrabilidad, negando el registro del signo “WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA)” por encontrarlo incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal j) del Art. 82 de la Decisión 344. 4ºDentro del trámite administrativo, el apoderado de la sociedad ISL.

PROPERTIES LTD. presentó recurso de apelación contra la resolución No. 6663, argumentando principalmente que en la solicitud correspondiente no se reivindicó propiedad sobre la expresión FRANCE. 5ºConforme a lo expuesto por el solicitante, en agosto 01 de 1995 el apoderado de la sociedad ISL PROPERTIES LTD. anexó al expediente, carta de autorización suscrita por la 27/04/98 31.48 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO “FIFA”, en la cual otorga a ISL PROPERTIES LTD. el derecho para registrar mundialmente las marcas asociadas con los eventos de la copa mundial de fútbol (incluyendo FRANCE 98, WORLD CUP FRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE, así como el emblema oficial de WORLD CUP 98 y la mascota oficial WORLD CUP 98). 6ºPor resolución No. 1361 de julio 03 de 1996, el Superintendente Delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió la apelación confirmando la impugnada.

El Tribunal Andino de Justicia, a los fines de facilitar la labor interpretativa, se permite resumir adicional y parcialmente la argumentación contenida en el escrito recursorio, así como en las propias resoluciones recurridas y en la contestación de la demanda. B) En efecto, como fundamentos de Derecho, la actora sociedad ISL PROPERTIES LTD. considera que se han violado las siguientes normas comunitarias, al emitirse los actos administrativos impugnados: 1.

El art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos ignoró que el signo “WORLD CUP FRANCE 98” es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, de que es capaz de distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase No. 25 de la Clasificación Internacional de Niza, elaborados y comercializados por ISL PROPERTIES LTD., de los productos o servicios idénticos o similares elaborados o comercializados por otras personas. 2.

Se violó el literal j) del art. 82 de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio “consideró que la marca WORLD CUP FRANCE 98 estaba incursa en esta causal de irregistrabilidad, ya que se pretende registrar el nombre FRANCE, palabra del idioma inglés con la que se designa a Francia, sin contar con la autoridad competente de este Estado.” Mas, considera la actora que la Superintendencia de Industria y Comercio “se equivo- GACETA OFICIAL có al considerar que dentro del registro se reivindicaba propiedad sobre el término FRANCE, ya que como específicamente se indicó en la solicitud correspondiente, las partes esenciales del registro eran el diseño del balón junto con la expresión ‘WORLD CUP 98’, suprimiendo el término ‘FRANCE’”.

Concluye la actora argumentando que si bien aparece en la inscripción del signo la palabra ‘FRANCE’, sin ninguna exclusión, y que además dicha palabra se encuentra dentro de la etiqueta correspondiente, ésto no implica que sea parte esencial del registro ni en consecuencia interpretarse -erróneamente- que queda excluida de su protección por el hecho de haberse acompañado a la etiqueta.

Aun si no fuera clara dicha exclusión, la Superintendencia de Industria y Comercio debió aclarar dicho punto y no proceder, como lo hizo, a la denegación del signo ‘WORLD CUP FRANCE 98’. 3. Considera que se ha violado también el art. 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos “debió aplicar esta disposición, requiriendo al solicitante para que hiciere las modificaciones correspondientes, específicamente para que aclarara que dentro de la solicitud no se reivindicaba propiedad sobre el término FRANCE.” C) La resolución No. 6663, denegatoria del registro del signo solicitado como marca, se fundamente en lo siguiente: Que la expresión ‘WORLD CUP FRANCE 98’ se encuadra en la causal de irregistrabilidad de los signos como marcas, contenida en el literal j) del art. 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, literal que prohibe el registro de los que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de cualquier Estado, sin permiso de la autoridad competente para acordarlo.

Considera el órgano emisor, que dicha expresión reproduce el nombre de FRANCE, palabra del idioma inglés con la que se designa a Francia, sin que se acreditara el permiso correspondiente, y que es “un derecho de los Estados que su nombre no sea utilizado sin su consentimiento en labores comerciales por terceros”. Niega en base a este razonamiento el registro del signo ‘WORLD CUP FRANCE 98’. 27/04/98 32.48 Por su parte, la resolución No. 1361 es confirmatoria de la primera, en cuanto considera que: La prohibición contenida en el literal j) del art. 82 de la Decisión 344, “busca evitar que existan signos que induzcan al público al error de creer que existe entre los productos o servicios de que se trate, y la organización Internacional o Estado cuyo nombre se reproduce o imita, una relación”.

Y que la autorización presentada por el apoderado de las sociedad ISL PROPERTIES LTD., “no reúne el requisito exigido por el literal j del artículo 82 mencionado, ya que no proviene del organismo autorizado para hacerlo, que es la autoridad competente del respectivo Estado; la autorización debe proceder de la autoridad competente de éste y no de un organismo internacional como es la FIFA.”.

Con este criterio, se confirma la resolución No. 6663 de marzo 31 de 1995, emanada del Jefe de la División de Signos Distintivos. E) En la contestación que diera a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, se expone lo siguiente: 1. El hecho de no presentar oposiciones por parte de terceros, no impedía que la Oficina Nacional competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca, conforme lo dispone el art. 96 de la Decisión 344; 2.

La oficina nacional competente procedió a efectuar el respectivo examen de registrabilidad del signo ‘WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta)’ para productos comprendidos en la clase No. 25 de la clasificación internacional, concluyendo “acertadamente que la marca solicitada y antes referida es irregistrable conforme a lo dispuesto en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 3. “Por ello, puede afirmarse inequívocamente que los fundamentos legales tenidos en cuenta en las Resoluciones No. 6663 y No. 1361 se ajustan a pleno derecho además de que no violentan disposiciones legales superiores, ni en materia marcaria; lo anterior seguramente se concluirá sin dificultad, de la interpretación prejudicial que profiera el Tribunal Andino de Justicia”, se sostiene.

GACETA OFICIAL Con vista de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, CONSIDERANDO I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL QUE este Tribunal es competente para interpretar por vía "prejudicial" las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno; e igualmente si, como también en el caso, la solicitud se adapta a las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y cumple con los requisitos previstos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

II. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN QUE el texto de las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante es: DECISIÓN 344 "Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

"Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: ( ) j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que 27/04/98 33.48 sean reconocidos internacionalmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; ( ) "Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.” III.

INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 81 El inciso segundo del art. 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, establece que se entenderá por tal” todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

Así mismo, de la marca comenta la doctrina: "Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa" (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa: GACETA OFICIAL De las definiciones anteriores se desprende cómo la marca es un bien inmaterial encaminado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrable. En resumen, se desprende de lo expuesto que para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que sin embargo, no por el hecho de que un signo acumule tales requerimientos, queda asegurado su registro, ya que podría no obstante encontrarse incurso dentro de cualquiera de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece también en los artículos 82 y 83. En efecto: a) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por medio de los sentidos o de la inteligencia. El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir"; y describe "percibir" como el hecho de recibir "por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas";

"Percepción", dice, es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos." (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114). Este Tribunal CONSIDERA asimismo: La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra.

Pero, por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos refe- 27/04/98 34.48 ridos a una denominación, a conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. b) La distintividad, función esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.

La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para "distinguir" productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca. c) La representación gráfica es un requisito formal, que permite la publicación, y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial.

La representación gráfica, en suma, es una "descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Marco Matías Alemán, "Marcas". Top Management, Bogotá, pág. 77).

IV. INTERPRETACIÓN DEL LITERAL j) DEL ARTICULO 82 DE LA DECISIÓN 344: El Tribunal Andino al interpretar el literal j) del art. 82 de la Decisión 344, expresó que dicha norma tiene por finalidad proteger las denominaciones propias de los Estados y de las Organizaciones Internacionales para evitar que puedan ser apropiadas y utilizadas por los empresarios como marcas (Proceso No. 15-IP97).

Aclara la doctrina (OTAMENDI) que la prohibición contenida en la norma, encuentra fundamento en el propósito de defender al consumidor, quien al ver estos signos podría pensar que cuentan con el respaldo de los respectivos países y organismos. GACETA OFICIAL En efecto, los nombres de Estados y organizaciones mundiales internacionalmente reconocidos, están destinados en el derecho de marcas, a identificar el producto como producido en cierto lugar, o patrocinados por determinadas organizaciones; es decir, que el consumidor asocie el producto identificado por una marca, con el Estado u organización cuyo nombre en ella aparece.

Pero la prohibición contenida en dicha norma cesa, cuando los signos constituyan un elemento accesorio del distintivo principal y siempre que medie el permiso respectivo de la autoridad competente del Estado u Organismo. Precisamente, en el caso sometido a la consideración de este Tribunal se observa que tiene que ver con un acontecimiento mundial especial respecto del cual un país, FRANCIA, solicitó y obtuvo del organismo internacional FIFA, la sede del Campeonato de Fútbol de 1998, en razón de lo cual cedió el derecho por lo que al País respecta, sobre el signo WORLD CUP FRANCE 98; y, por tanto, en virtud de esta relación resulta concluyente que efectivamente existe un respaldo directo de dicho país a la FIFA para que ésta comercialice el evento y todo lo que el mismo representa.

La prohibición contenida en el texto señalado tiende en principio a evitar -se insiste- que pueda inducirse al público al error de creer que existe una relación entre los servicios o productos de que se trate y la Organización Internacional o Estado cuyo nombre se reproduce. Pero en el asunto que se analiza, la situación difiere de los casos a los que generalmente se aplica el artículo que estamos comentando, porque los Campeonatos Mundiales de Fútbol son hechos notorios, que, en primer lugar, no requieren de prueba para confirmar su existencia, y, en segundo lugar, el nombre de un País no se lo está tomando como denominación de origen para pretender confundir al consumidor, sino únicamente como una referencia geográfica -sede del evento mundialque en ningún caso supone que vaya a crear error en el público, como si esos productos amparados por la marca fueran originarios de Francia o producidos por ese País, o que éste haya autorizado su producción exclusiva por él mismo.

Por el contrario, la palabra France es sólo una referencia orientadora. 27/04/98 35.48 En el presente caso el nombre del lugar o del Estado es un elemento variable y por tanto accesorio, porque lo importante viene a ser el evento que va a realizarse; el lugar en cambio es, algo circunstancial, tal como resulta de la práctica periódica de los campeonatos mundiales o de las olimpíadas.

Importa por tanto destacar que la FIFA es la responsable de la organización de tal acontecimiento, y que su Secretario General y Director Ejecutivo certifica -según lo que parece desprenderse del proceso interno- que en 1987 “otorgó a ISL PROPERTIES AG” el derecho para registrar mundialmente las marcas de fábrica asociadas con los eventos de la copa mundial de fútbol FIFA 1998, incluyendo FRANCE 98, WORLD CUP FRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE 98, así como el emblema oficial WORLD CUP FRANCE 98 y la mascota oficial WORLD CUP 98”.

Por otra parte, no aparece tampoco presente en el caso el elemento de beneficio o provecho de un tercero con la utilización del nombre “FRANCE”, ya que de todos modos, con o sin esa indicación, la gran mayoría de la población mundial sabe y conoce que el campeonato de fútbol del año 1998 se va a realizar en Francia, e instintivamente al hablar de la copa mundial de fútbol del 98, intuye inmediatamente que tendrá lugar en ese País. Por tal razón el nombre FRANCE es accesorio del elemento principal del signo, no obstante que en el gráfico pudiere aparecer ese nombre en tamaño visual de mayor proporción que los otros vocablos.

Además, la relación entre el País y la FIFA y de ésta con la empresa ISL PROPERTIES AG, es un hecho conocido, abierto al conocimiento generalizado del público, el cual no sólo cree, sino que sin duda está convencido de que tal relación existe debido al ya crecido número de campeonatos de fútbol que se han producido en el transcurso de los años.

No existe entonces la posibilidad de engaño, o del error que podría producirse en el público con la utilización del nombre FRANCE, que es lo que pretende proteger la norma del artículo 82 literal j) mediante una restricción a la concesión del registro marcario, que ha de ser examinada en cada caso conforme a las diferentes circunstancias.

En el presente, parece evidente una delegación o autorización expresa o tácita para el uso del nombre FRANCE en el signo que se pretende registrar como marca. GACETA OFICIAL En efecto, lo relevante en la marca que se pretende registrar no es entonces FRANCE, sino los términos WORLD CUP FRANCE 98, representativos de tal acontecimiento deportivo.

Por tanto, al ser elemento secundario el nombre FRANCE, se cumple con lo permitido en el literal j) del artículo 82. V. EFECTOS JURÍDICOS DE LA REPRESENTACIÓN Respecto de solicitudes similares este Tribunal ha fijado en líneas generales la siguiente orientación: En el caso del acontecimiento que se está promoviendo por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, FIFA, se está en presencia de una relación jurídica entre el país sede Francia y la entidad promotora del evento, la FIFA, similar a la que se conoce como “Merchandising”, definida de la siguiente manera: “ Explotación, mediante licencias o cualesquiera otros medios, de un nombre signo u otro símbolo que ha adquirido o que podría potencialmente adquirir popularidad con el objeto de vender o de aumentar las ventas de mercaderías o de servicios de cualquier naturaleza que no son mercaderías o servicios para los cuales tal nombre, símbolo u otro signo ha sido establecido como marca por el público o podría razonablemente ser así establecido por la extensión o el desarrollo de la gama de productos o servicios ” (Procesos Nos. 16, 18 y 19-IP-97, del 17 de febrero de 1998) En la presente consulta -ha expresado el Tribunal en los casos citados- el sujeto activo sería el titular del signo que pretende explotarse comercialmente (France), y el sujeto pasivo, el llamado a explotar comercialmente el objeto del merchandising (la palabra France con otros distintivos que forman la marca).

Según la certificación adjuntada por la parte actora y suscrita por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, no hay duda de que esta organización mundial otorgó desde el año de 1987 a “ISL PROPERTIES AG” el derecho para registrar mundialmente la marca. La autorización de registro incluyó naturalmente la utilización del nombre de la marca. 27/04/98 36.48 En cuanto hace relación a la pregunta de si existió permiso de la autoridad competente del Estado -en el presente caso Francia- al organismo internacional FIFA para utilizar el nombre del país sede del evento durante su promoción, lo cierto es que si bien éste no existe al menos en los documentos allegados a la consulta de interpretación, ello no puede conducir a que se deduzca la ausencia de intención del país sede para otorgar la facultad de representación al organismo internacional.

Para esclarecer este punto deberá acudirse a la figura de la representación en los negocios jurídicos de modo que la actuación de quien como representante hace las veces de otro (representado), surta efectos para éste como si hubiera actuado él mismo. La figura jurídica de la representación es pues una ficción en virtud de la cual se supone que lo actuado por una persona (el representante) incide sobre otra (el representado) como si no fuera aquel sino éste el que hubiera intervenido en el acto jurídico.

La teoría moderna de la representación considera que existe una sustitución real y completa de la personalidad jurídica del representante al representado, es decir que la voluntad del representante se sustituye a la del representado quien participa real y directamente en la formación del contrato. La voluntad del representado es elemento esencial para que se dé la figura jurídica de la representación. Ello quiere decir que el representado debe haber querido que su representante sea quien actúe en nombre de aquel.

Ante la dificultad de establecer la calidad del representante, es decir de quien actúa en nombre de otro, corresponderá a la autoridad competente examinar los hechos y antecedentes conocidos para determinar la existencia de voluntad del representado. A este respecto anota el Profesor Alvaro Pérez Vives en su Teoría General de las Obligaciones, Editorial Temis, 1953, pág. 112, que: “El elemento confianza y la manera como actúe el comisionado, servirán para ilustrar las relaciones existentes entre éste y el comitente, y permitirán determinar si se le confirió o no la representación”.

Es indudable que de un examen cuidadoso sobre las relaciones entre el Estado francés (representado) y la FIFA (representante), se podrá GACETA OFICIAL establecer con claridad la existencia de la voluntad de ser representado, que animó al Gobierno francés al solicitar y obtener la sede del evento de la Copa Mundial, hecho que para este Tribunal es de público, general e inveterado conocimiento, hasta el punto de que su existencia no requiere de prueba.

Siendo el Mundial de Fútbol -como se ha expresado- un acontecimiento mundial especial en el que un país, FRANCIA, solicitó del organismo internacional, FIFA -lo que ésta le acordó-, la sede del campeonato de fútbol del año 98, por virtud de esta relación puede entenderse que efectivamente existe un respaldo directo por parte de FRANCIA a la FIFA para que ésta comercialice el evento y todo lo que él representa.

Por lo demás, el Tribunal encuentra que la carta de autorización suscrita por la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO “FIFA”, a la que se alude en la consulta, y por la cual supuestamente se otorga a ISL PROPERTIES LTD. el derecho para registrar mundialmente las marcas asociadas con los eventos de la copa mundo de fútbol (incluyendo FRANCE 98, WORLD CUP FRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE, así como el emblema oficial de WORLD CUP 98 y la mascota oficial WORLD CUP 98), de existir podría considerársela como el documento habilitante exigido por el lit. j) del art. 82 para conceder el registro del signo en controversia. 27/04/98 37.48 diente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial.

Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92, dispone la normativa comunitaria que la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma. A partir de ésta, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de una solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario " para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, " (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. En el caso de no presentarse observaciones por terceros, el artículo 96 establece que "vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca." El artículo 89 de la Decisión 344 hay que analizarlo en relación al procedimiento de inscripción de un signo, para poder establecer el lapso en que se puede modificar la solicitud inicial del peticionario de un registro.

La facultad otorgada a la oficina nacional competente, de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de "observaciones" compromete al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de aquellas no lo libera de esa obligación legal.

En efecto, el fin y objetivo de la norma es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación de marcas, y así lo ha venido expresando la administración recurrida en los caso que se debaten ante la jurisdicción nacional. Conforme al texto del art. 89 de la Decisión 344, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: substanciales y accesorios.

Los elementos substanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, indepen- Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo (como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solici- V. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 89: MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD INICIAL.

GACETA OFICIAL tud, sino la continuación de la primera. Podría considerarse como cambio secundario en el signo solicitado, por ejemplo, que debajo de la denominación se coloquen cinco o seis puntos sucesivos o líneas, ó se supriman uno o dos, de tal manera que los cambios no denoten para el publico la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro.

Dentro de los elementos secundarios del art. 89, se ha considerado la posibilidad de que el peticionario elimine o restrinja los productos o servicios principalmente especificados. El art. 89 no ha precisado el momento en el cual dentro del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial. Pero si partimos del hecho de que un procedimiento de este tipo contiene varias fases, una de las cuales constituye la tramitación (conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, es decir, a la resolución administrativa) los cambios relativos a los aspectos secundarios de la solicitud de registro pueden efectuarse desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que la autoridad administrativa dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en se haya agotado la vía administrativa.

A más del peticionario del registro, el art. 89 faculta a la oficina nacional competente a requerir las modificaciones que crea necesarias de la solicitud de registro en los aspectos secundarios en cualquier momento de la tramitación, requerimientos que no podrán referirse a modificar el signo solicitado o a ampliar los productos o servicios principalmente especificados. “Este requerimiento debe ser cumplido por el peticionario y aunque se emplea el vocablo ‘podrá’, éste se refiere a la facultad imperativa de la administración para hacer el requerimiento y no a una mera potestad o acción permisiva.

Tampoco es facultad de la administración variar los aspectos esenciales o substanciales de la solicitud”. (Proceso No. 20-IP95, marca ‘MONO’ G.O. No. 236 de Noviembre 26 de 1996). Las modificaciones requeridas por la oficina nacional competente se tramitarán según el procedimiento establecido en el art. 91 de la Decisión 344. De ser así, la oficina nacional compe- 27/04/98 38.48 tente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, el interesado subsane las irregularidades de la solicitud de registro observadas por la administración. Este plazo será prorrogable por treinta días más y por una sola vez.

En este supuesto la solicitud no pierde prioridad, y si ya se ha efectuado su publicación según el art. 92, no será necesario una segunda, al menos para computar el tiempo en el cual pueden realizarse observaciones por parte de terceros. El inciso segundo del art. 89 utiliza los términos “en cualquier momento de la tramitación”, es decir, que la oficina nacional competente está facultada para el requerimiento de las modificaciones a la solicitud desde la presentación de la solicitud de registro hasta que la oficina nacional competente (administración) dicte la resolución que culmine con la vía administrativa, con la que se agota la competencia de aquella para conocer del asunto.

Con base en las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse incluido en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2.- El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, es obligatorio y procede tanto en los casos en que se presenten observaciones, como en aquellos en los que éstas no se hubieren formulado. 3.- Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede.

Sin embargo no debe GACETA OFICIAL 27/04/98 presumirse que toda negativa al registro de una marca constituye indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE 4.- En el caso de la marca "WORLD CUP FRANCE 98" (Etiqueta), no se ha producido la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344, tomando en cuenta que el organismo internacional respectivo, otorgó el derecho para registrar marcas de fábrica asociada a un certamen de notorio conocimiento como es la Copa Mundial de Fútbol FIFA. 1998 en Francia, nombre este que constituye un elemento accesorio del evento principal. 5.- De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 4085.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad 39.48 Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO N. 23-IP-97 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j), y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Solicitada por el Doctor Manuel Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Nacional N. 4082. Actor ISL PROPERTIES LTD. Marca "WORLD CUP FRANCE 98" y diseño mixta. Productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. Quito, 17 de febrero de 1998 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Manuel Urueta Ayola, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta petición en razón del proceso instaurado por la sociedad ISL PROPERTIES LTD., que pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº. 6661, de 31 de marzo de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se negó el registro de la marca “WORLD CUP FRANCE 98” (ETIQUETA) solicitado por la sociedad ac- GACETA OFICIAL 27/04/98 40.48 tora dentro del expediente administrativo Nº. 94-53691; y la Nº. 1012 de 29 de mayo de 1996, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad de vigilancia, por la cual se resuelve un recurso de apelación. DEMANDA: Que como hechos relevantes para la interpretación, al decir del demandante, se señalan los siguientes: La violación de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “1.- La sociedad ISL PROPERTIES LTD. por conducto de apoderado solicitó el 24 de noviembre de 1994, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA), solicitud que fue radicada como el Expediente Administrativo Nº. 94.53691, para amparar productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. “2.- Mediante la Resolución Nº 6661 de 31 de marzo de 1995 se negó el registro de dicha marca, por considerar que se encontraba dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que prohibe el registro de marcas que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado, sin permiso de la autoridad competente del respectivo Estado. “3.- El apoderado de la solicitante dentro del término legal, interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº. 6661 del 31 de marzo de 1995, argumentando que en la solicitud correspondiente no se reivindicó propiedad sobre la expresión "FRANCE". “4.- Mediante la resolución Nº. 1012 de 29 de mayo de 1996, el Superintendente Delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución Nº. 6661 y declarando agotada la vía gubernativa.

Además de lo narrado y por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario referirse a otras piezas procesales constantes en el expediente enviado a este Organismo, tales como: En la demanda de nulidad y de restablecimiento del Derecho, presentada por el actor, son relevantes, además de los arriba señalados: En el artículo 81 se señala: "para que un signo pueda ser registrado como marca se requiere que reúna tres requisitos básicos, a saber: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

"( ) Analicemos entonces, si la expresión WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA), cumple con los elementos arriba expuestos. Sobre este particular se observa con claridad meridiana que la marca en mención cumple con los requisitos de perceptibilidad y representación gráfica, en la medida que puede ser apreciada por los sentidos, y representada gráficamente, ya que se trata de una marca mixta compuesta por palabras y diseños.

"Igualmente cumple con el requisito de distintividad, ya que la marca en cuestión no se confunde con aquello que va a identificar, es decir, con el nombre de los productos que ampara la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, ( )". "Tampoco se encuentran antecedentes que demuestren que existe otra marca solicitada o registrada a favor de un tercero, idéntica o similar a la marca WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA), para los mismos productos o para productos similares.

De esta forma, puede decirse que la marca en cuestión es lo suficientemente distintiva" Sobre el artículo 82 literal j), el actor alega, "que en ningún momento se reivindicó propiedad sobre el término FRANCE, ya que el mismo quedó expresamente excluido del conjunto cuando dentro de la descripción de la etiqueta no se incluyó dentro de sus partes esenciales".

Y finalmente sobre el artículo 89, se afirma que “la mencionada entidad” (oficina nacional competente) debió aplicar esta disposición, re- GACETA OFICIAL quiriendo al solicitante para que hiciera las modificaciones correspondientes, específicamente para que se aclarara que dentro de la solicitud no se reivindicaba propiedad sobre le término FRANCE.

También resalta que: “Finalmente, y aún aceptando que se solicitó la protección sobre el término FRANCE y que la Superintendencia de Industria y Comercio no debía solicitar la aclaración de la solicitud correspondiente, lo cierto es que el nombre en lengua castellana del Estado en cuestión no es FRANCE sino FRANCIA; y, además la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, únicamente se refiere al nombre del Estado en lengua española, ya que de lo contrario, específicamente se hubiera incluido en esta causal no solamente el nombre del Estado correspondiente en español, sino su respectiva traducción en cualquier otro idioma”. 27/04/98 41.48 gales para servir como distintivo de un producto o servicio en el tráfico comercial.

Incluyendo la manera como pueda ser recibido por el comprador en general. Buscando entre otras cosas evitar que puedan confundir al consumidor sobre la procedencia de los bienes para los cuales ha de usarse. Además por que es un derecho de los Estados que su nombre no sea utilizado sin su consentimiento en labores comerciales por terceros.

"QUINTO: Que la expresión WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA) reproduce el nombre de FRANCE, palabra del idioma inglés con la que se designa a Francia. Y no se acreditó el permiso de las autoridades competentes del respectivo Estado. Por lo cual se encuadra en la causal de irregistrabilidad mencionada en el tercer considerando". El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante resolución Nº. 1339 del 3 de Julio de 1996, resuelve el recurso de apelación confirmando la anterior.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: Como punto importante de señalar es que: La Superintendencia de Industria y Comercio a través de su representante contesta la demanda en los siguientes términos: “El 1 de agosto de 1995 el apoderado de la sociedad solicitante anexó al expediente la autorización suscrita por la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO “FIFA”, en la cual otorga a ISL PROPERTIES LTD el derecho para registrar mundialmente las marcas asociadas con los eventos copa del mundo de Fútbol (incluyendo FRANCE 98, WORLD CUP FRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE, así como el emblema oficial WORLD CUP 98 y la mascota oficial WORLD CUP 98). 1.- Solicita que no se tomen en cuenta las pretensiones esbozadas por el demandante en contra de la NACIÓN-SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por cuanto carecen de apoyo jurídico ( ).

RESOLUCIÓN El Jefe de la División de Signos Distintivos mediante resolución Nº. 6658 del 31 de marzo de 1995, niega el registro de la marca. Fundamentándose en lo siguiente: "TERCERO: Que la expresión WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA) cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad contenida específicamente en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena ( ).

"CUARTO: Que el examen de registrabilidad implica establecer si el signo cuyo registro se solicita cumple todas las condiciones le- "Sin embargo, la autorización allegada, no reúne el requisito exigido por el literal j) del artículo 82 mencionado, ya que no proviene del organismo autorizado para hacerlo, que es la autoridad competente del respectivo Estado y no la FIFA".

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial requerida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artícu- GACETA OFICIAL los 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. I. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS: Las normas solicitadas para interpretación prejudicial son las siguientes: Decisión 344: "Artículo 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

"Artículo 82: No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal"; ( ) "Artículo 89: El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. “La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el art. 91 de la presente Decisión. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para 27/04/98 42.48 cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados". II. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 81: Del inciso segundo del art. 81 de la Decisión 344, ya transcrito, se comenta en la doctrina: "Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa" (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13). (Ver procesos 20-IP-96, G.O. Nº. 291 de 31 de septiembre de 1997 y 27-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997).

CONSIDERA el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: De la definición anterior se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. De lo expuesto se desprende también, que para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Sin embargo, aun cuando un signo reúna estos tres requisitos, no asegura su registro, ya que podría encuadrar no obstante dentro de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Sobre este punto el Tribunal se ha pronunciado en varias sentencias que, para que una marca pueda ser registrada como tal debe reunir ciertos requisitos que la norma del artículo 81 de la Decisión 344 exige, para que un signo pueda ser registrado como marca: que sea perceptible, suficientemente distintivo y suscepti- GACETA OFICIAL ble de representación gráfica.

(Ver procesos 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997, 12-IP-96 y 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997, últimamente reconocida en el Proceso 15-IP-97). A) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por medio de los sentidos o de la inteligencia. En la obra "El Régimen Andino de la Propiedad Industrial" de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, se insiste en el criterio de que el signo sea perceptible "Percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir" (pág. 195).

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir"; y describe "percibir" como el hecho de recibir "por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas"; "Percepción", dice, es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos." (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, caracterizándose los signos por una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

B) La distintividad, función esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la espe- 27/04/98 43.48 cialidad.

La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para "distinguir" productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.

C) La representación gráfica es un requisito formal, que permite la publicación, y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial. La representación gráfica, en suma, es una: "descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Marco Matías Alemán, "Marcas" Top Management, Bogotá, pág. 77) III.

INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 82 LITERAL j): Sobre la prohibición existente en el art. 82 literal j), tal como se señala en el proceso 15IP-97: "La norma en comento, no tiene finalidad diferente que la de proteger, en primer lugar, las denominaciones propias de los Estados y Organizaciones Internacionales en aras de que no sean utilizadas o apropiadas por los empresarios como marcas;

( )" Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”, señala que: "el segundo (fundamento) es para defender al consumidor, quien al ver estos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países y organismos que ellos representan" (pág. 93). Sobre este punto hay que señalar que se trata de un acontecimiento mundial especial en el que un país solicitó al organismo Internacional FIFA la sede y cedió al mismo tiempo el derecho a usar su nombre, por lo cual Francia cede para la copa del mundo a la FIFA el derecho sobre WORLD CUP FRANCE 98.

Por lo cual el consumidor puede entender que efecti- GACETA OFICIAL vamente existe un respaldo directo de Francia a la FIFA para que esta comercialice el evento y todo lo que representa. La prohibición contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, tiene como objetivo el evitar que se induzca al público en error al creer que existe una relación entre los servicios o productos de que se trate y la organización internacional o Estado cuyo nombre se reproduzca o imita.

En el caso que se analiza la situación difiere de los casos generales que pueden presentarse, porque los campeonatos mundiales de fútbol son hechos notorios, que en primer lugar, no requieren de prueba para confirmarlos y en segundo lugar el nombre de un País no se lo está tomando como denominación de origen como para pretender confundir al consumidor, sino únicamente como un nombre geográfico -sede de un evento mundial- que en ningún caso supone o va a crear error en el público, como si esos productos amparados por la marca son originarios de Francia o producidos por ese gobierno o autorizados su producción por el mismo, por el contrario la palabra France es una referencia orientadora.

En este caso el nombre del lugar o Estado es un elemento secundario porque lo importante es el evento que va a realizarse, ya que el lugar es un elemento variable y por tanto accesorio, circunstancial, tal como se desprende de la práctica de los campeonatos mundiales o de olimpiadas. Con este razonamiento se hace necesario ver cual es el responsable de la organización de tal acontecimiento, como es la FIFA, cuyo Secretario General y Director Ejecutivo certifica que en 1987 “otorgó a” ISL Properties AG “el derecho para registrar mundialmente las marcas de fábrica asociadas con los eventos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 1998 en Francia”.

En consecuencia, lo relevante de la marca no es FRANCE, sino el evento WORLD CUP FRANCE 98. No existe tampoco el elemento de beneficio o provecho de un tercero con la utilización del nombre FRANCIA, ya que de todos modos, con o sin esa indicación la gran mayoría del público sabe y conoce que el campeonato de fútbol del año 1998 se va a realizar en Francia, e imaginativamente al hablar de la copa mundial de fútbol del 98 intuye inmediatamente que es en ese País. Por esa razón el nombre Francia 27/04/98 44.48 es accesorio del elemento principal del signo y no tanto por el gráfico en que se advierte dicho nombre en tamaño visual de mayor proporción que los otros vocablos.

Además la relación entre el País, la FIFA y entre ésta y la empresa ISL también es un hecho difundido que está a todas luces abierto al conocimiento generalizado del público quien, no sólo cree, sino está convencido de tal relación, debido a la multiplicidad de eventos de la misma naturaleza que se han producido en el transcurso de los años.

No existe el engaño o el error que ese hecho pueda originar en el público con la utilización del nombre FRANCIA, que es lo que pretende proteger la norma del artículo 82, literal j) la que constituyendo una restricción al registro marcario para su aplicación ha de examinarse para cada caso y conforme a las diferentes circunstancias. Al ser elemento secundario el nombre de FRANCE se cumple con lo establecido en el literal j) del art. 82, que dice: “( ) sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;”. IV. EFECTOS JURÍDICOS DE LA REPRESENTACIÓN En el caso del acontecimiento que se está promoviendo por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, F.I.F.A., se está en presencia de una relación jurídica entre el país sede Francia y la entidad promotora del evento, la F.I.F.A., similar a la relación que existe en el “Merchandising”, definido como la: “ Explotación, mediante licencias o cualesquiera otros medios, de un nombre signo u otro símbolo que ha adquirido o que podría potencialmente adquirir popularidad con el objeto de vender o de aumentar las ventas de mercaderías o de servicios de cualquier naturaleza que no son mercaderías o servicios para los cuales tal nombre, símbolo u otro signo ha sido establecido como marca por el público o podría razonablemente ser así establecido por la extensión o el desarrollo de la gama de productos o servicios ”.

GACETA OFICIAL (Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. Ernesto Aracama Zoraquín, pág. 291). En la presente consulta el sujeto activo sería el titular del signo que pretende explotarse comercialmente (France) y el sujeto pasivo, quien está llamado a explotar comercialmente el objeto del merchandising (la palabra France con otros distintivos que forma la marca).

Según la certificación adjuntada por la parte actora y suscrita por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, no hay duda de que esta organización mundial otorgó desde el año de 1987 a “‘ISL PROPERTIES AG’” el derecho para registrar mundialmente la marca, como queda dicho. La autorización de registro incluyó naturalmente la utilización del nombre de la marca.

En cuanto hace relación a la pregunta de si existió permiso de la autoridad competente del Estado -en el presente caso Francia- al organismo internacional F.I.F.A., para utilizar el nombre del país sede del evento durante su promoción, lo cierto es que si bien éste no existe al menos en los documentos allegados a la consulta de interpretación, ello no puede conducir a que se deduzca la falta de intención del país sede para otorgar la facultad de representación al organismo internacional.

Para esclarecer este punto deberá acudirse a la figura de la representación en los negocios jurídicos de modo que la actuación de quien como representante hace las veces de otro (representado), surta efectos para éste como si hubiera actuado él mismo. La figura jurídica de la representación es pues una ficción en virtud de la cual se supone que lo actuado por una persona (el representante) incide sobre otra (el representado) como si no fuera aquel sino éste el que hubiera intervenido en el acto jurídico.

La teoría moderna de la representación considera que existe una sustitución real y completa de la personalidad jurídica del representante al representado, es decir que la voluntad del representante se sustituye a la del representado quien participa real y directamente en la formación del contrato. La voluntad del representado es elemento esencial para que se dé la figura jurídica de la representación. Ello quiere decir que el representado debe haber querido que su representante sea quien actúe en nombre de aquel. 27/04/98 45.48 Ante la dificultad de establecer la calidad del representante, es decir de quien actúa en nombre de otro, corresponderá a la autoridad competente examinar los hechos y antecedentes conocidos para determinar la existencia de voluntad del representado.

A este respecto anota el Profesor Alvaro Pérez Vives en su Teoría General de las Obligaciones, Editorial Temis, 1953, pág. 112, que “El elemento confianza y la manera como actúe el comisionado, servirán para ilustrar las relaciones existentes entre éste y el comitente, y permitirán determinar si se le confirió o no la representación”. Es indudable que de un examen cuidadoso sobre las relaciones entre el Estado francés (representado) y la F.I.F.A. (representante) se podrá establecer con claridad la existencia de la voluntad de ser representado, que animó al Gobierno francés al solicitar y acceder a la sede francesa para el evento de la Copa Mundial, hecho que para este Tribunal es de público, general e inveterado reconocimiento, hasta el punto de que su existencia no requiere de prueba.

V. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 89: El Tribunal en el Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 del 26 de Noviembre de 1996; al referirse a este punto dice: "El artículo 89 de la Decisión 344 hay que analizarlo con respecto al trámite o procedimiento de la inscripción de una marca, para llegar a la conclusión sobre el momento en que puede modificarse la solicitud inicial del peticionario. “Conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios.

Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación ( ), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro ( )”. Todos los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial, es decir aquellos "que no alteran el aspecto general de la marca", pueden ser modificados sin que esto implique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera.

GACETA OFICIAL “El artículo 89, que se analiza no ha precisado, el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial. Pero si se parte del hecho de que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa”. “( ) el artículo 89 de la Decisión 344, faculta a la oficina nacional competente a requerirle, en cualquier momento de la tramitación, las modificaciones que dicha oficina crea necesarias, requerimientos que no podrán referirse a modificar el signo o ampliar los productos o servicios principalmente especificados.

Este requerimiento debe ser cumplido por el peticionario y aunque se emplea el vocablo "podrá", éste se refiere a la facultad imperativa de la administración para hacer el requerimiento y no a una mera potestad o acción permisiva. Tampoco es facultad de la administración variar los aspectos esenciales o substanciales de la solicitud. La administración tendría, así mismo, la facultad según la norma citada, de solicitar o requerir al peticionario o solicitante que elimine o restrinja productos o servicios”.

(subrayado es nuestro) "Las modificaciones requeridas por la oficina competente se tramitarán según el procedimiento establecido en el artículo 91 de la Decisión 344. De serlo así, la oficina nacional notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, el interesado subsane las irregularidades que la administración haya observado dentro de la solicitud y haya requerido su modificación. Este plazo será prorrogable por 30 días más y por una sola vez.

La solicitud, en este supuesto no pierde su prioridad, y si ya se ha efectuado la publicación a la que se refiere el artículo 92, no será necesario una segunda, al menos para los efectos de computar el tiem- 27/04/98 46.48 po dentro del cual deben presentarse observaciones. “El inciso segundo del artículo 89, incluye expresamente los términos "en cualquier momento de la tramitación", porque el silencio de la ley a este respecto habría significado que la administración no pueda actuar de la misma manera que el particular, ya que los actos de aquella deben ser expresamente reglados por la ley.

La tramitación de este segundo inciso comprende desde la presentación de la solicitud hasta que la oficina nacional competente (administración) dicte la resolución que culmine con la vía administrativa, con lo cual concluyen o se suspenden sus atribuciones”. (Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 del 26 de Noviembre de 1996) Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en una de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2.- El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, es obligatorio y procede tanto en los casos en que se presenten observaciones, como en los que no se presenten. 3.- Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede.

Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca constituye indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 4.- En el caso de la marca "WORLD CUP FRANCE 98" (Etiqueta), no se ha produci- GACETA OFICIAL do la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344, tomando en cuenta que el organismo internacional respectivo, otorgó el derecho para registrar marcas de fábrica asociada con un certamen de notorio conocimiento como es la Copa Mundial de Fútbol FIFA 1998 en Francia, nombre este que constituye un elemento accesorio del evento principal. 5.- De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 4082.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. 27/04/98 47.48 Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 27/04/98 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú