PROCESO 16-IP-97 Solicitud de Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejero Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 4084.
Actora SOCIEDAD ISL PROPERTIES LTD. Marca “WORLD CUP FRANCE 98” Etiqueta. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito, a los diecisiete días del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, solicita a este Tribunal Andino la interpretación prejudicial de los artículos: 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
Que se formula esta solicitud en razón de que la Sociedad ISL PROPERTIES LTD. por intermedio de apoderado, pretendió obtener ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca WORLD CUP FRANCE 98 (Etiqueta), para amparar productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, el 24 de noviembre de 1994, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 412 del 30 de enero de 1995 y contra la cual no se presentaron observaciones de terceros.
Mediante resolución 6660 de 31 de marzo de 1995, notificada el 17 de abril de 1995, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca mencionada, por considerar que estaba incursa dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Contra la resolución 6660 del 31 de marzo de 1995, la sociedad solicitante por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, argumentando que en la solicitud correspondiente no se reivindicó propiedad sobre la expresión FRANCE, recurso que fue decidido mediante resolución 1011 de 29 de mayo de 1996, mediante la cual se confirmó la impugnada.
Se pretende obtener la nulidad de la antedicha resolución 1011 que resolvió en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 6660, y de esta última, a título de restablecimiento de derechos, se solicita la concesión del registro de la marca WORLD CUP FRANCE 98 (Etiqueta), para amparar productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.
El Consejero Ponente en su informe sucinto expresa: “En los fundamentos de derecho, manifiesta la actora que se violaron los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: “a) El artículo 81, por cuanto dispone que para que un signo pueda ser registrado como marca se requiere que reúna tres requisitos básicos como son la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
“La expresión WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA), cumple con estos requisitos básicos, puesto que puede ser apreciada por los sentidos y representada gráficamente, ya que se trata de una marca mixta compuesta por palabras y diseños, además no se confunde con aquello que va a identificar, es decir con el nombre de los productos que ampara la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente artículos de joyería, relojes de pulso, medallones, pasadores o prendedores para el comercio del equipo y jugadores fabricados en metales preciosos, medallones pisacorbatas, pasadores para corbatas no fabricados de metales preciosos, ceniceros y cigarrilleras fabricados de metales preciosos, monedas, llaveros fabricados de plástico.
“Tampoco se encuentran antecedentes que demuestren que existe otra marca solicitada o registrada a favor de un tercero idéntica o similar, por lo que la marca en cuestión es suficientemente distintiva. “b) El literal j) del artículo 82, porque la Superintendencia se equivocó al considerar que dentro del registro se reivindicaba propiedad sobre el término FRANCE, ya que como se indicó en la solicitud correspondiente, las partes esenciales del registro eran el diseño del balón junto con la expresión WORLD CUP 98, suprimiendo el término FRANCE.
“En ningún momento se reivindicó propiedad sobre el término FRANCE, ya que el mismo quedó expresamente excluido del conjunto cuando dentro de la descripción de la etiqueta no se incluyó dentro de las partes esenciales. “La afirmación de la Superintendencia consistente en que la descripción de la marca sí aparece la palabra FRANCE y no coloca ninguna exclusión, no deja de ser una interpretación restringida de la misma, porque aunque es cierto que dicha palabra aparece dentro de la etiqueta correspondiente, lo cierto es que no se consideró parte esencial del registro y en consecuencia, debía entenderse como excluida de su protección. “c) El artículo 89 de la Decisión, por cuanto la Superintendencia debió aplicar esta disposición requiriendo al solicitante para que hiciera las modificaciones correspondientes, específicamente para que aclarara que dentro de la solicitud no se reivindicaba propiedad sobre el término FRANCE”.
CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
II. NORMAS CUYA INTERPRETACIÓN SE REQUIERE Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82: No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “j) Reproduzcan o emiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.
En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal”. “Artículo 89: El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.
“La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el art. 91 de la presente decisión. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”.
III. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El artículo 81 de la Decisión 344, establece en su primer acápite los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, que de no cumplirse, tal signo no puede constituirse en marca.
El acápite segundo contiene una definición clara de lo que debe entenderse por marca, haciendo referencia a la función esencial de la misma que es la función distintiva, esto es, que permita que los productos o servicios de una persona puedan ser reconocidos y diferenciados de los productos o servicio de otra persona. Un signo es perceptible cuando por medio de cualquiera de los sentidos, el consumidor tiene la posibilidad de apreciarlo, captarlo o distinguirlo.
Son signos perceptibles, las denominaciones, las palabras, los colores, los gráficos, etc., porque a través de estos medios se puede memorizar el signo o captarlo para llegar al proceso diferenciador con otros signos idénticos o similares. Como lo ha destacado el Tribunal en los Procesos 27-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997 y 28-IP-96, G.O. Nº 318 de 26 de enero de 1998 “Una marca tiene como finalidad esencial la de distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros.
La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca, pues solo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario”, estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos”.
“El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial de la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible al proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial (Profesor José Manuel Otero Lastres “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996)”.
IV. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 82 literal j) Sobre la prohibición prevista en el artículo 82 literal j), tal como se señala en el Proceso 15-IP-97, G.O. Nº 314 de diciembre 18 de 1997, “La norma en comento, no tiene finalidad diferente que la de proteger, en primer lugar las denominaciones propias de los Estados y Organizaciones Internacionales en aras de que no sean utilizadas o apropiadas por los empresarios como marcas; ” Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”, señala que “el segundo (fundamento) es para defender al consumidor quien al ver estos signos puede pensar que tienen el respaldo de los Países y Organismos que ellos representan” (pág. 93).
Sobre este punto hay que distinguir que se trata de un acontecimiento mundial especial, cuyo país solicitó al Organismo Internacional FIFA la sede y concedió al mismo el derecho a usar su nombre, por lo cual Francia cede para la copa del mundo a la FIFA el derecho sobre el signo WORLD CUP FRANCE 98. Por lo cual el consumidor puede entender que efectivamente existe un respaldo directo de Francia a la FIFA para que ésta comercialice el evento y todo lo que representa el mismo.
La prohibición contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, tiene como objetivo el evitar que se induzca al público en error al creer que existe una relación entre los servicios o productos de que se trate y la organización internacional o estado cuyo nombre se reproduzca o imite. En el caso que se analiza la situación difiere de los casos generales que puedan presentarse, porque los campeonatos mundiales de fútbol son hechos notorios, que en primer lugar, no requieren de prueba para confirmarlos y en segundo lugar el nombre del País no se lo está tomando como denominación de origen para pretender confundir al consumidor, sino como una referencia geográfica -sede del evento mundial- que en ningún caso supone o va a crear error en el público, como si esos productos amparados por la marca sean originarios de Francia o producidos por ese gobierno o autoriza su producción por el mismo; por el contrario la palabra Francia es una simple referencia orientadora.
En el presente caso el nombre del lugar o del Estado es un elemento variable y por tanto accesorio, porque lo importante es el evento que va a realizarse, ya que el lugar es algo circunstancial tal como resulta de la práctica periódica de los campeonatos mundiales o de las olimpiadas. Con este razonamiento se hace necesario ver cual es el responsable de la organización de tal acontecimiento, como es la FIFA, cuyo Secretario General, y Director Ejecutivo certifica que en 1987 “otorgó a” ISL PROPERTIES AG “el derecho para registrar mundialmente las marcas de fábrica asociadas con los eventos de la copa mundial de fútbol FIFA 1998, (incluyendo FRANCE 98, WORLD CUP FRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE 98, así como el emblema oficial WORLD CUP 98 y la mascota oficial WORLD CUP 98”).
No existe tampoco el elemento de beneficio o provecho de un tercero con la utilización del nombre FRANCIA, ya que de todos modos, con o sin esa indicación la gran mayoría de la población mundial sabe y conoce que el campeonato de fútbol del año 1998 se va a realizar en Francia, e imaginativamente al hablar de la copa mundial de fútbol del 98 intuye inmediatamente que es en ese País. Por esa razón el nombre Francia es accesorio del elemento principal del signo y no tanto por el gráfico en que se advierte ese nombre en tamaño visual de mayor proporción que los otros vocablos.
Además, la relación entre el País, la FIFA y entre ésta y la empresa ISL también es un hecho difundido que está a todas luces abierto al conocimiento generalizado del público, el cual, no sólo cree, sino está convencido de tal relación, debido a la multiplicidad de eventos de la misma naturaleza que se han producido en el transcurso de los años.
No existe el engaño o el error que ese hecho pueda originar en el público con la utilización del nombre FRANCIA, que es lo que pretende proteger la norma del artículo 82 literal j) la que constituyendo una restricción al registro marcario para su aplicación ha de examinarse para cada caso y conforme a las diferentes circunstancias. Resulta obvio que en este caso hay una delegación o autorización expresa o tácita para el uso del nombre FRANCIA en el signo que se pretende registrar como marca.
Lo relevante de la marca no es FRANCE, sino el evento WORLD CUP FRANCE 98. Al ser elemento secundario el nombre de FRANCE se cumple con lo establecido en el literal j) del artículo 82, que dice: “( ), sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la Organizacion Internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal”.
V. EFECTOS JURÍDICOS DE LA REPRESENTACIÓN En el caso del acontecimiento que se está promoviendo por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, F.I.F.A., se está en presencia de una relación jurídica entre el país sede Francia y la entidad promotora del evento, la F.I.F.A., similar a la relación que existe en el “Merchandising”, definido como la: “ Explotación, mediante licencias o cualesquiera otros medios, de un nombre signo u otro símbolo que ha adquirido o que podría potencialmente adquirir popularidad con el objeto de vender o de aumentar las ventas de mercaderías o de servicios de cualquier naturaleza que no son mercaderías o servicios para los cuales tal nombre, símbolo u otro signo ha sido establecido como marca por el público o podría razonablemente ser así establecido por la extensión o el desarrollo de la gama de productos o servicios ” En la presente consulta el sujeto activo sería el titular del signo que pretende explotarse comercialmente (France) y el sujeto pasivo, quien está llamado a explotar comercialmente el objeto del merchandising (la palabra France con otros distintivos que forma la marca).
Según la certificación adjuntada por la parte actora y suscrita por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, no hay duda de que esta organización mundial otorgó desde el año de 1987 a ‘“ISL PROPERTIES AG”’ el derecho para registrar mundialmente la marca. La autorización de registro incluyó naturalmente la utilización del nombre de la marca.
En cuanto hace relación a la pregunta de si existió permiso de la autoridad competente del Estado -en el presente caso Francia- al organismo internacional F.I.F.A. para utilizar el nombre del país sede del evento durante su promoción, lo cierto es que si bien éste no existe al menos en los documentos allegados a la consulta de interpretación, ello no puede conducir a que se deduzca la falta de intención del país sede para otorgar la facultad de representación al organismo internacional.
Para esclarecer este punto deberá acudirse a la figura de la representación en los negocios jurídicos de modo que la actuación de quien como representante hace las veces de otro (representado), surta efectos para éste como si hubiera actuado él mismo. La figura jurídica de la representación es pues una ficción en virtud de la cual se supone que lo actuado por una persona (el representante) incide sobre otra (el representado) como si no fuera aquel sino éste el que hubiera itervenido en el acto jurídico.
La teoría moderna de la representación considera que existe una sustitución real y completa de la personalidad jurídica del representante al representado, es decir que la voluntad del representante se sustituye a la del representado quien participa real y directamente en la formación del contrato. La voluntad del representado es elemento esencial para que se dé la figura jurídica de la representación. Ello quiere decir que el representado debe haber querido que su representante sea quien actúe en nombre de aquel.
Ante la dificultad de establecer la calidad del representante, es decir de quien actúa en nombre de otro, corresponderá a la autoridad competente examinar los hechos y antecedentes conocidos para determinar la existencia de voluntad del representado. A este respecto anota el Profesor Alvaro Pérez Vives en su Teoría General de las Obligaciones, Editorial Temis, 1953, pág. 112, que “El elemento confianza y la manera como actúe el comisionado, servirán para ilustrar las relaciones existentes entre ésta y el comitente, y permitirán determinar si se le confirió o no la representación”.
Es indudable que de un examen cuidadoso sobre las relaciones entre el Estado francés (representado) y la F.I.F.A. (representante) se podrá establecer con claridad la existencia de la voluntad de ser representado, que animó al Gobierno francés al solicitar y acceder a la sede francesa para el evento de la Copa Mundial, hecho que para este Tribunal es de público, general e inveterado reconocimiento, hasta el punto de que su existencia no requiere de prueba.
VI. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 89 El Tribunal en el Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 de 26 de noviembre de 1996, al referirse a este punto dice: “el artículo 89 de la Decisión 344 hay que analizarlo con respecto al trámite o procedimiento de inscripción de una marca, para llegar a la conclusión sobre el momento en que puede modificarse la solicitud inicial del peticionario.
( ) “Conforme a la norma del art. 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificacion, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación ( ), hasta el punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro ( ) ” “Todos los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial, es decir aquellos “que no alteran el aspecto general de la marca”, pueden ser modificados sin que esto implique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera.
“El artículo 89 que se analiza, no ha precisado el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial. Pero si se parte del hecho de que un proceso administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento en que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa”.
“( ) El artículo 89 de la Decision 344, faculta a la Oficina Nacional Competente a requerirle, en cualquier momento de la tramitación, las modificaciones que dicha oficina crea necesarias, requerimientos que no podrán referirse a modificar el signo o a ampliar los productos o servicios principalmente especificados. Este requerimiento debe ser cumplido por el peticionario y aunque se emplea el vocablo “podrá”, éste se refiere a la facultad imperativa de la administración para hacer el requerimiento y no a una mera potestad o acción permisiva.
Tampoco es facultad de la administración variar los aspectos esenciales o substanciales de la solicitud. La adminsitración tendría, así mismo, la facultad según la norma citada, de solicitar o requerir al peticionario o solicitante que elimine o restrinja los productos o servicios”. (Lo subrayado añadido) “Las modificaciones requeridas por la oficina competente se tramitarán según el procedimiento establecido en el artículo 91 de la Decisión 344.
De serlo así, la oficina nacional notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, el interesado subsane las irregularidades que la administración haya observado dentro de la solicitud y haya requerido su modificación. Este plazo será prorrogable por 30 días más y por una sola vez.
La solicitud, en este supuesto no pierde su prioridad, y si ya se ha efectuado la publicación a la que se refiere el art. 92, no será necesario una segunda, al menos para los efectos de computar el tiempo dentro del cual deben presentarse observaciones”. “El inciso segundo del art. 89, incluye expresamente los términos “en cualquier momento de la tramitación”, porque el silencio de la ley a este respecto habría significado que la administración no pueda actuar de la misma manera que el particular, ya que los actos de aquella deben ser expresamente reglados por la ley.
La tramitación en este segundo inciso se comprende desde la presentación de la solicitud hasta que la oficina nacional competente (administración) dicte la resolución que culmine con la vía administrativa, con lo cual se concluyen o se suspenden sus atribuciones”. (Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 de noviembre 26 de 1996) Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en una de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2. El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, es obligatorio y procede tanto en los casos que se presenten observaciones, como en los que no se presenten. 3.
Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimientos podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede. Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca constituye indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 4.
En el caso de la marca “WORLD CUP FRANCE” (Etiqueta), se observará estrictamente la primera parte del artículo 82-j) de la Decisión 344, tomando en cuenta que el organismo internacional respectivo, otorgó el derecho para registrar marcas de fábrica asociadas con eventos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 1998 en Francia, nombre éste que constituye un elemento accesorio del evento principal. 5.
De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 4084. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.
Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.