PROCESO No. 22-IP-97 Interpretación prejudicial de los Arts. 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por ISL. PROPERTIES LTD., contra el acto denegatorio del registro de la marca de productos "WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA) para productos comprendidos en la clase No. 25 de la Clasificación Internacional de Niza, proceso interno N° 4087.
Quito,17 de febrero de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Se plantea la interpretación, en virtud de que la Sociedad ISL. PROPERTIES LTD., por intermedio de su apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones No. 6663 de Marzo 31 de 1995 proferidas una por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se negó el registro de la marca “WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA)”; y, la de la resolución No. 1361 de Julio 03 de 1996, por la cual se confirma la primera, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa misma entidad.
A) Que como hechos relevantes para esta interpretación, son considerados por el consultante los siguientes: 1º- El 24 de noviembre de 1994 la sociedad actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo “WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA)” para productos comprendidos en la clase No. 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º- Cumpliendo con el trámite legal establecido, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la publicación de la solicitud de registro, la cual apareció en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 412 de enero 30 de 1995, y a la que no le fueron formuladas observaciones por parte de terceros. 3º- Mediante Resolución No. 6663 de marzo 31 de 1995, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó el respectivo examen de registrabilidad, negando el registro del signo “WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA)” por encontrarlo incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal j) del Art. 82 de la Decisión 344. 4º- Dentro del trámite administrativo, el apoderado de la sociedad ISL.
PROPERTIES LTD. presentó recurso de apelación contra la resolución No. 6663, argumentando principalmente que en la solicitud correspondiente no se reivindicó propiedad sobre la expresión FRANCE. 5º- Conforme a lo expuesto por el solicitante, en agosto 01 de 1995 el apoderado de la sociedad ISL PROPERTIES LTD. anexó al expediente, carta de autorización suscrita por la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO “FIFA”, en la cual otorga a ISL PROPERTIES LTD. el derecho para registrar mundialmente las marcas asociadas con los eventos de la copa mundial de fútbol (incluyendo FRANCE 98, WORLD CUP FRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE, así como el emblema oficial de WORLD CUP 98 y la mascota oficial WORLD CUP 98). 6º- Por resolución No. 1361 de julio 03 de 1996, el Superintendente Delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió la apelación confirmando la impugnada.
El Tribunal Andino de Justicia, a los fines de facilitar la labor interpretativa, se permite resumir adicional y parcialmente la argumentación contenida en el escrito recursorio, así como en las propias resoluciones recurridas y en la contestación de la demanda. B) En efecto, como fundamentos de Derecho, la actora sociedad ISL PROPERTIES LTD. considera que se han violado las siguientes normas comunitarias, al emitirse los actos administrativos impugnados: 1.
El art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos ignoró que el signo “WORLD CUP FRANCE 98” es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, de que es capaz de distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase No. 25 de la Clasificación Internacional de Niza, elaborados y comercializados por ISL PROPERTIES LTD., de los productos o servicios idénticos o similares elaborados o comercializados por otras personas. 2.
Se violó el literal j) del art. 82 de la Decisión 344, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio “consideró que la marca WORLD CUP FRANCE 98 estaba incursa en esta causal de irregistrabilidad, ya que se pretende registrar el nombre FRANCE, palabra del idioma inglés con la que se designa a Francia, sin contar con la autoridad competente de este Estado.” Mas, considera la actora que la Superintendencia de Industria y Comercio “se equivocó al considerar que dentro del registro se reivindicaba propiedad sobre el término FRANCE, ya que como específicamente se indicó en la solicitud correspondiente, las partes esenciales del registro eran el diseño del balón junto con la expresión ‘WORLD CUP 98’, suprimiendo el término ‘FRANCE’”.
Concluye la actora argumentando que si bien aparece en la inscripción del signo la palabra ‘FRANCE’, sin ninguna exclusión, y que además dicha palabra se encuentra dentro de la etiqueta correspondiente, ésto no implica que sea parte esencial del registro ni en consecuencia interpretarse -erróneamente- que queda excluida de su protección por el hecho de haberse acompañado a la etiqueta.
Aun si no fuera clara dicha exclusión, la Superintendencia de Industria y Comercio debió aclarar dicho punto y no proceder, como lo hizo, a la denegación del signo ‘WORLD CUP FRANCE 98’. 3. Considera que se ha violado también el art. 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos “debió aplicar esta disposición, requiriendo al solicitante para que hiciere las modificaciones correspondientes, específicamente para que aclarara que dentro de la solicitud no se reivindicaba propiedad sobre el término FRANCE.” C) La resolución No. 6663, denegatoria del registro del signo solicitado como marca, se fundamente en lo siguiente: Que la expresión ‘WORLD CUP FRANCE 98’ se encuadra en la causal de irregistrabilidad de los signos como marcas, contenida en el literal j) del art. 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, literal que prohibe el registro de los que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de cualquier Estado, sin permiso de la autoridad competente para acordarlo.
Considera el órgano emisor, que dicha expresión reproduce el nombre de FRANCE, palabra del idioma inglés con la que se designa a Francia, sin que se acreditara el permiso correspondiente, y que es “un derecho de los Estados que su nombre no sea utilizado sin su consentimiento en labores comerciales por terceros”. Niega en base a este razonamiento el registro del signo ‘WORLD CUP FRANCE 98’.
Por su parte, la resolución No. 1361 es confirmatoria de la primera, en cuanto considera que: La prohibición contenida en el literal j) del art. 82 de la Decisión 344, “busca evitar que existan signos que induzcan al público al error de creer que existe entre los productos o servicios de que se trate, y la organización Internacional o Estado cuyo nombre se reproduce o imita, una relación”.
Y que la autorización presentada por el apoderado de las sociedad ISL PROPERTIES LTD., “no reúne el requisito exigido por el literal j del artículo 82 mencionado, ya que no proviene del organismo autorizado para hacerlo, que es la autoridad competente del respectivo Estado; la autorización debe proceder de la autoridad competente de éste y no de un organismo internacional como es la FIFA.”.
Con este criterio, se confirma la resolución No. 6663 de marzo 31 de 1995, emanada del Jefe de la División de Signos Distintivos. E) En la contestación que diera a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, se expone lo siguiente: 1. El hecho de no presentar oposiciones por parte de terceros, no impedía que la Oficina Nacional competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca, conforme lo dispone el art. 96 de la Decisión 344; 2.
La oficina nacional competente procedió a efectuar el respectivo examen de registrabilidad del signo ‘WORLD CUP FRANCE 98 (etiqueta)’ para productos comprendidos en la clase No. 25 de la clasificación internacional, concluyendo “acertadamente que la marca solicitada y antes referida es irregistrable conforme a lo dispuesto en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 3.
“Por ello, puede afirmarse inequívocamente que los fundamentos legales tenidos en cuenta en las Resoluciones No. 6663 y No. 1361 se ajustan a pleno derecho además de que no violentan disposiciones legales superiores, ni en materia marcaria; lo anterior seguramente se concluirá sin dificultad, de la interpretación prejudicial que profiera el Tribunal Andino de Justicia”, se sostiene.
Con vista de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, C O N S I D E R A N D O I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL QUE este Tribunal es competente para interpretar por vía "prejudicial" las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno; e igualmente si, como también en el caso, la solicitud se adapta a las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y cumple con los requisitos previstos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.
II. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN QUE el texto de las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante es: DECISIÓN 344 "Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".
"Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: ( ) j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos internacionalmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.
En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; ( ) "Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.
La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.” III.
INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 81 El inciso segundo del art. 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, establece que se entenderá por tal” todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".
Así mismo, de la marca comenta la doctrina: "Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa" (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13).
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa: De las definiciones anteriores se desprende cómo la marca es un bien inmaterial encaminado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.
Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrable. En resumen, se desprende de lo expuesto que para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.
Con la advertencia de que sin embargo, no por el hecho de que un signo acumule tales requerimientos, queda asegurado su registro, ya que podría no obstante encontrarse incurso dentro de cualquiera de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece también en los artículos 82 y 83. En efecto: a) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por medio de los sentidos o de la inteligencia. El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir"; y describe "percibir" como el hecho de recibir "por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas";
"Percepción", dice, es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos." (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114). Este Tribunal CONSIDERA asimismo: La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra.
Pero, por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, a conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. b) La distintividad, función esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.
El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.
La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para "distinguir" productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca. c) La representación gráfica es un requisito formal, que permite la publicación, y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial.
La representación gráfica, en suma, es una "descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Marco Matías Alemán, "Marcas". Top Management, Bogotá, pág. 77).
IV. INTERPRETACIÓN DEL LITERAL j) DEL ARTICULO 82 DE LA DECISIÓN 344: El Tribunal Andino al interpretar el literal j) del art. 82 de la Decisión 344, expresó que dicha norma tiene por finalidad proteger las denominaciones propias de los Estados y de las Organizaciones Internacionales para evitar que puedan ser apropiadas y utilizadas por los empresarios como marcas (Proceso No. 15-IP-97).
Aclara la doctrina (OTAMENDI) que la prohibición contenida en la norma, encuentra fundamento en el propósito de defender al consumidor, quien al ver estos signos podría pensar que cuentan con el respaldo de los respectivos países y organismos. En efecto, los nombres de Estados y organizaciones mundiales internacionalmente reconocidos, están destinados en el derecho de marcas, a identificar el producto como producido en cierto lugar, o patrocinados por determinadas organizaciones; es decir, que el consumidor asocie el producto identificado por una marca, con el Estado u organización cuyo nombre en ella aparece.
Pero la prohibición contenida en dicha norma cesa, cuando los signos constituyan un elemento accesorio del distintivo principal y siempre que medie el permiso respectivo de la autoridad competente del Estado u Organismo. Precisamente, en el caso sometido a la consideración de este Tribunal se observa que tiene que ver con un acontecimiento mundial especial respecto del cual un país, FRANCIA, solicitó y obtuvo del organismo internacional FIFA, la sede del Campeonato de Fútbol de 1998, en razón de lo cual cedió el derecho por lo que al País respecta, sobre el signo WORLD CUP FRANCE 98; y, por tanto, en virtud de esta relación resulta concluyente que efectivamente existe un respaldo directo de dicho país a la FIFA para que ésta comercialice el evento y todo lo que el mismo representa.
La prohibición contenida en el texto señalado tiende en principio a evitar -se insiste- que pueda inducirse al público al error de creer que existe una relación entre los servicios o productos de que se trate y la Organización Internacional o Estado cuyo nombre se reproduce. Pero en el asunto que se analiza, la situación difiere de los casos a los que generalmente se aplica el artículo que estamos comentando, porque los Campeonatos Mundiales de Fútbol son hechos notorios, que, en primer lugar, no requieren de prueba para confirmar su existencia, y, en segundo lugar, el nombre de un País no se lo está tomando como denominación de origen para pretender confundir al consumidor, sino únicamente como una referencia geográfica -sede del evento mundial- que en ningún caso supone que vaya a crear error en el público, como si esos productos amparados por la marca fueran originarios de Francia o producidos por ese País, o que éste haya autorizado su producción exclusiva por él mismo.
Por el contrario, la palabra France es sólo una referencia orientadora. En el presente caso el nombre del lugar o del Estado es un elemento variable y por tanto accesorio, porque lo importante viene a ser el evento que va a realizarse; el lugar en cambio es, algo circunstancial, tal como resulta de la práctica periódica de los campeonatos mundiales o de las olimpíadas.
Importa por tanto destacar que la FIFA es la responsable de la organización de tal acontecimiento, y que su Secretario General y Director Ejecutivo certifica -según lo que parece desprenderse del proceso interno- que en 1987 “otorgó a ISL PROPERTIES AG” el derecho para registrar mundialmente las marcas de fábrica asociadas con los eventos de la copa mundial de fútbol FIFA 1998, incluyendo FRANCE 98, WORLD CUP FRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE 98, así como el emblema oficial WORLD CUP FRANCE 98 y la mascota oficial WORLD CUP 98”.
Por otra parte, no aparece tampoco presente en el caso el elemento de beneficio o provecho de un tercero con la utilización del nombre “FRANCE”, ya que de todos modos, con o sin esa indicación, la gran mayoría de la población mundial sabe y conoce que el campeonato de fútbol del año 1998 se va a realizar en Francia, e instintivamente al hablar de la copa mundial de fútbol del 98, intuye inmediatamente que tendrá lugar en ese País. Por tal razón el nombre FRANCE es accesorio del elemento principal del signo, no obstante que en el gráfico pudiere aparecer ese nombre en tamaño visual de mayor proporción que los otros vocablos.
Además, la relación entre el País y la FIFA y de ésta con la empresa ISL PROPERTIES AG, es un hecho conocido, abierto al conocimiento generalizado del público, el cual no sólo cree, sino que sin duda está convencido de que tal relación existe debido al ya crecido número de campeonatos de fútbol que se han producido en el transcurso de los años.
No existe entonces la posibilidad de engaño, o del error que podría producirse en el público con la utilización del nombre FRANCE, que es lo que pretende proteger la norma del artículo 82 literal j) mediante una restricción a la concesión del registro marcario, que ha de ser examinada en cada caso conforme a las diferentes circunstancias.
En el presente, parece evidente una delegación o autorización expresa o tácita para el uso del nombre FRANCE en el signo que se pretende registrar como marca. En efecto, lo relevante en la marca que se pretende registrar no es entonces FRANCE, sino los términos WORLD CUP FRANCE 98, representativos de tal acontecimiento deportivo. Por tanto, al ser elemento secundario el nombre FRANCE, se cumple con lo permitido en el literal j) del artículo 82.
V. EFECTOS JURÍDICOS DE LA REPRESENTACIÓN Respecto de solicitudes similares este Tribunal ha fijado en líneas generales la siguiente orientación: En el caso del acontecimiento que se está promoviendo por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, FIFA, se está en presencia de una relación jurídica entre el país sede Francia y la entidad promotora del evento, la FIFA, similar a la que se conoce como “Merchandising”, definida de la siguiente manera: “ Explotación, mediante licencias o cualesquiera otros medios, de un nombre signo u otro símbolo que ha adquirido o que podría potencialmente adquirir popularidad con el objeto de vender o de aumentar las ventas de mercaderías o de servicios de cualquier naturaleza que no son mercaderías o servicios para los cuales tal nombre, símbolo u otro signo ha sido establecido como marca por el público o podría razonablemente ser así establecido por la extensión o el desarrollo de la gama de productos o servicios ” (Procesos Nos. 16, 18 y 19-IP-97, del 17 de febrero de 1998) En la presente consulta -ha expresado el Tribunal en los casos citados- el sujeto activo sería el titular del signo que pretende explotarse comercialmente (France), y el sujeto pasivo, el llamado a explotar comercialmente el objeto del merchandising (la palabra France con otros distintivos que forman la marca).
Según la certificación adjuntada por la parte actora y suscrita por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, no hay duda de que esta organización mundial otorgó desde el año de 1987 a “ISL PROPERTIES AG” el derecho para registrar mundialmente la marca. La autorización de registro incluyó naturalmente la utilización del nombre de la marca.
En cuanto hace relación a la pregunta de si existió permiso de la autoridad competente del Estado -en el presente caso Francia- al organismo internacional FIFA para utilizar el nombre del país sede del evento durante su promoción, lo cierto es que si bien éste no existe al menos en los documentos allegados a la consulta de interpretación, ello no puede conducir a que se deduzca la ausencia de intención del país sede para otorgar la facultad de representación al organismo internacional.
Para esclarecer este punto deberá acudirse a la figura de la representación en los negocios jurídicos de modo que la actuación de quien como representante hace las veces de otro (representado), surta efectos para éste como si hubiera actuado él mismo. La figura jurídica de la representación es pues una ficción en virtud de la cual se supone que lo actuado por una persona (el representante) incide sobre otra (el representado) como si no fuera aquel sino éste el que hubiera intervenido en el acto jurídico.
La teoría moderna de la representación considera que existe una sustitución real y completa de la personalidad jurídica del representante al representado, es decir que la voluntad del representante se sustituye a la del representado quien participa real y directamente en la formación del contrato. La voluntad del representado es elemento esencial para que se dé la figura jurídica de la representación. Ello quiere decir que el representado debe haber querido que su representante sea quien actúe en nombre de aquel.
Ante la dificultad de establecer la calidad del representante, es decir de quien actúa en nombre de otro, corresponderá a la autoridad competente examinar los hechos y antecedentes conocidos para determinar la existencia de voluntad del representado. A este respecto anota el Profesor Alvaro Pérez Vives en su Teoría General de las Obligaciones, Editorial Temis, 1953, pág. 112, que: “El elemento confianza y la manera como actúe el comisionado, servirán para ilustrar las relaciones existentes entre éste y el comitente, y permitirán determinar si se le confirió o no la representación”.
Es indudable que de un examen cuidadoso sobre las relaciones entre el Estado francés (representado) y la FIFA (representante), se podrá establecer con claridad la existencia de la voluntad de ser representado, que animó al Gobierno francés al solicitar y obtener la sede del evento de la Copa Mundial, hecho que para este Tribunal es de público, general e inveterado conocimiento, hasta el punto de que su existencia no requiere de prueba.
Siendo el Mundial de Fútbol -como se ha expresado- un acontecimiento mundial especial en el que un país, FRANCIA, solicitó del organismo internacional, FIFA -lo que ésta le acordó-, la sede del campeonato de fútbol del año 98, por virtud de esta relación puede entenderse que efectivamente existe un respaldo directo por parte de FRANCIA a la FIFA para que ésta comercialice el evento y todo lo que él representa.
Por lo demás, el Tribunal encuentra que la carta de autorización suscrita por la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIADO “FIFA”, a la que se alude en la consulta, y por la cual supuestamente se otorga a ISL PROPERTIES LTD. el derecho para registrar mundialmente las marcas asociadas con los eventos de la copa mundo de fútbol (incluyendo FRANCE 98, WORLD CUP FRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE, así como el emblema oficial de WORLD CUP 98 y la mascota oficial WORLD CUP 98), de existir podría considerársela como el documento habilitante exigido por el lit. j) del art. 82 para conceder el registro del signo en controversia.
V. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 89: MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD INICIAL. El artículo 89 de la Decisión 344 hay que analizarlo en relación al procedimiento de inscripción de un signo, para poder establecer el lapso en que se puede modificar la solicitud inicial del peticionario de un registro. Conforme al texto del art. 89 de la Decisión 344, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: substanciales y accesorios.
Los elementos substanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial.
Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92, dispone la normativa comunitaria que la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma. A partir de ésta, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de una solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la publicación (artículo 93).
De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario " para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, " (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. En el caso de no presentarse observaciones por terceros, el artículo 96 establece que "vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca." La facultad otorgada a la oficina nacional competente, de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario.
La existencia de "observaciones" compromete al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de aquellas no lo libera de esa obligación legal. En efecto, el fin y objetivo de la norma es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación de marcas, y así lo ha venido expresando la administración recurrida en los caso que se debaten ante la jurisdicción nacional.
Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo (como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera.
Podría considerarse como cambio secundario en el signo solicitado, por ejemplo, que debajo de la denominación se coloquen cinco o seis puntos sucesivos o líneas, ó se supriman uno o dos, de tal manera que los cambios no denoten para el publico la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro.
Dentro de los elementos secundarios del art. 89, se ha considerado la posibilidad de que el peticionario elimine o restrinja los productos o servicios principalmente especificados. El art. 89 no ha precisado el momento en el cual dentro del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial. Pero si partimos del hecho de que un procedimiento de este tipo contiene varias fases, una de las cuales constituye la tramitación (conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, es decir, a la resolución administrativa) los cambios relativos a los aspectos secundarios de la solicitud de registro pueden efectuarse desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que la autoridad administrativa dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en se haya agotado la vía administrativa.
A más del peticionario del registro, el art. 89 faculta a la oficina nacional competente a requerir las modificaciones que crea necesarias de la solicitud de registro en los aspectos secundarios en cualquier momento de la tramitación, requerimientos que no podrán referirse a modificar el signo solicitado o a ampliar los productos o servicios principalmente especificados.
“Este requerimiento debe ser cumplido por el peticionario y aunque se emplea el vocablo ‘podrá’, éste se refiere a la facultad imperativa de la administración para hacer el requerimiento y no a una mera potestad o acción permisiva. Tampoco es facultad de la administración variar los aspectos esenciales o substanciales de la solicitud”. (Proceso No. 20-IP-95, marca ‘MONO’ G.O. No. 236 de Noviembre 26 de 1996).
Las modificaciones requeridas por la oficina nacional competente se tramitarán según el procedimiento establecido en el art. 91 de la Decisión 344. De ser así, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, el interesado subsane las irregularidades de la solicitud de registro observadas por la administración. Este plazo será prorrogable por treinta días más y por una sola vez.
En este supuesto la solicitud no pierde prioridad, y si ya se ha efectuado su publicación según el art. 92, no será necesario una segunda, al menos para computar el tiempo en el cual pueden realizarse observaciones por parte de terceros. El inciso segundo del art. 89 utiliza los términos “en cualquier momento de la tramitación”, es decir, que la oficina nacional competente está facultada para el requerimiento de las modificaciones a la solicitud desde la presentación de la solicitud de registro hasta que la oficina nacional competente (administración) dicte la resolución que culmine con la vía administrativa, con la que se agota la competencia de aquella para conocer del asunto.
Con base en las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse incluido en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2.- El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, es obligatorio y procede tanto en los casos en que se presenten observaciones, como en aquellos en los que éstas no se hubieren formulado. 3.- Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede.
Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca constituye indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 4.- En el caso de la marca "WORLD CUP FRANCE 98" (Etiqueta), no se ha producido la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344, tomando en cuenta que el organismo internacional respectivo, otorgó el derecho para registrar marcas de fábrica asociada a un certamen de notorio conocimiento como es la Copa Mundial de Fútbol FIFA. 1998 en Francia, nombre este que constituye un elemento accesorio del evento principal. 5.- De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 4085.
Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.