Año XVII - Número 633 Lima, 17 de enero del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 55-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 83 literales a), b), d) y e); 102; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5196. Actor: HELADOS LA FUENTE S.A. Marca FIGURATIVA-FUENTE CLARA Proceso 76-IP-2000.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e); y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.

Interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión. Actor: OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION. Nombre Comercial: FIBERGLASS. Proceso interno N° 3045-637-96-ED. Proceso 78-IP-2000.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literal e); 83, literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno N° 2277-95-MP. Marca: “NEWGIBB”. Proceso 86-IP-2000.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a pedido del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 5623. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY. Marca: SIXLETS Proceso 81-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: BAVARIA S.A. Marca: “FORMA DE BOTELLA”. Proceso interno N° 1679-197-95-EG Proceso 88-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del literal e) del artículo 82 y del artículo 128 de la misma Decisión. Actor: Pinturas Wesco S.A. Nombre Comercial: “WESCO COLOR CENTER”.

Proceso interno N° 4736-291-98-ED Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 17/01/2001 2.44 PROCESO 55-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83 literales a), b), d) y e); 102; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5196 Actor: HELADOS LA FUENTE S.A. Marca FIGURATIVA-FUENTE CLARA. Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE posición contra la Resolución anterior, confirmándola. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintisiete días del mes de octubre del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, por intermedio de la Magistrada Olga Inés Navarrete Barrero, en oficio 1085 de 15 de junio del 2000, recibido en el Tribunal el 13 de julio del 2000. - La Resolución No. 1026 del 15 de mayo de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual decidió el Recurso de Apelación confirmando las resoluciones anteriores.

V I S T O S: 3. La demanda. Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. Señala la actora que la Sociedad Agropecuaria Montijo Limitada solicita a la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) el registro de la marca FUENTE CLARA para amparar productos de la clase 30.

Se efectúa la publicación del extracto de la marca FUENTE CLARA en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 405 del 1 de agosto de 1994, ante lo cual la SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A. presentó sus observaciones al registro de la marca con base en su marca denominada LA FUENTE clase 30 con certificado No. 56315 vigente hasta el 10 de abril de 1999.

Señala que la demandada no presenta ningún alegato en el término correspondiente. Transcurrido el término, la Superintendencia de Industria y Comercio expide la Resolución Nº 7554 del 20 de marzo de 1997 por la cual declara infundada la oposición presentada y concede el registro de la marca FUENTE CLARA (mixta) Clase 30 de una forma equivocada enunciando que la marca era meramente figurativa, cuando en realidad era una marca mixta.

ANTECEDENTES 1. Las partes. En calidad de actora HELADOS LA FUENTE S.A., como demandada la Nación representada por la Superintendencia de Industria y Comercio y tercero interesado la sociedad AGROPECUARIA MONTIJO LIMITADA. 2. Actos demandados en el proceso interno. - La Resolución Nº 7554 del 20 de marzo de 1.996 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio con la cual se declaró infundada la oposición u observación presentada por la sociedad PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A. y se concedió el registro de la marca FUENTE CLARA considerada por la Administración como “figurativa”. - La Resolución Nº 010696 del 28 de abril de 1997, por la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos decidió el Recurso de Re- Contra esta resolución se presenta recurso de Reposición y en subsidio de Apelación ante lo cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expide la esolución Nº 010696 del 28 de abril de 1997, por medio de la que se resuelve el GACETA OFICIAL recurso de Reposición confirmando la impugnada.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expide la resolución 1026 del 15 de mayo de 1998, que también confirma las resoluciones anteriores. Señala la demandante que las resoluciones impugnadas son violatorias del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que el signo “FUENTE CLARA (mixta)” está constituido por un elemento denominativo FUENTE CLARA y otro FIGURATIVO.

El primero de ellos alega la actora es confundible con las marcas denominativas “LA FUENTE”, clases 29, 30 y 32, y que fueron registradas inicialmente por PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A. La nueva solicitud en registro, “FUENTE CLARA” fue considerada por la Administración equivocadamente como figurativa, confundible con las marcas “LA FUENTE”, ya que el elemento nominativo “FUENTE CLARA” destaca dentro del conjunto y por tanto le hace confundible con las marcas propiedad del actor.

Menciona que existe violación del artículo 83 literal a), por ser el signo solicitada por la Sociedad Montijo, no es una marca figurativa como equivocadamente lo ha entendido la administración sino una marca mixta “debido a que en su publicación se lee muy claramente la expresión “FUENTE CLARA” estando acompañada la marca por un elemento figurativo que acompaña a la citada expresión y que consiste en el diseño de una gota de agua”.

(folio 47) Por esto la marca solicitada se confunde con las marcas nominativas para la clase 29, 30 y 32 “LA FUENTE”, registradas con anterioridad. La “marca mixta solicitada” también es confundible con el nombre comercial “LA FUENTE” cuyo titular es la empresa demandante por lo cual la administración estaba obligada a negar el registro de la marca y señala: “Por lo enunciado, al permitir la Superintendencia de industria y Comercio el registro de la marca “FUENTE CLARA” (Mixta) Clase 30 incurrió en violación del Artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por falta de aplicación de la citada norma y máxime cuando el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, faculta a la Administración para realizar el examen de 17/01/2001 3.44 registrabilidad de la marca que es materia de la presente demanda, una vez concluido el período de observaciones, pudiendo denegar o conceder la misma con base en un nombre comercial inscrito anteriormente ante la Superintendencia de Industria y Comercio; cuando dicha marca es confundible con el nombre comercial inscrito y como sucede en el presente caso”.

(Folio 56) La marca “LA FUENTE” es una marca notoria conocida dentro del ámbito de helados, que se da por la continua publicidad de la misma en televisión, señala además que se debía negar el registro “con base en el conocimiento que se tenía de la misma tal como lo estableció el Proceso 5-IP-94, donde menciona que el funcionario sustanciador por la vía Administrativa o un Juez por la vía judicial, pueden aplicar su propio conocimiento para determinar si una marca es notoria”.

(folio 58) Criterios que se aplican con referencia al artículo 83 literal e). Invoca para fundamentar su acción los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4. Contestación de la demanda. Por su parte la demandada contesta la acción solicitando que no se tengan en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante, ya que consideran que carecen de fundamento jurídico y sustento legal.

Expresa que los actos impugnados no han incurrido en ninguna violación de ley, ya que la Oficina Nacional Competente actuó dentro de las atribuciones a ella otorgadas declarando infundada la observación presentada por la Sociedad Productora de Alimentos la Fuente S.A. y concediendo el registro de la marca figurativa obrante dentro del expediente Nº 92-279863, para distinguir productos de la clase 30.

Entre los documentos del mencionado expediente consta la solicitud de una marca “figurativa” consistente en “una gota que cae en cuyo cuerpo, y en la parte más ancha, las sombras y luces producen la formación de unas figuras que asemejan las letras f y c, iniciales de la expresión FUENTE CLARA” (folio 70), de lo cual se desprende que la Administración se ajustó al trámite administrativo previsto para materia marcaria.

GACETA OFICIAL Señala que el signo reúne los requisitos del artículo 81 y no incurre en las prohibiciones de los literales del artículo 83 señalados en la demanda; la marca figurativa cumple todos los requisitos establecidos por las normas comunitarias. Sobre la notoriedad señala que no existe la confundibilidad entre las marcas enfrentadas y que la notoriedad de la marca no fue probada. 6.

Resoluciones Impugnadas. Constan además las Resoluciones administrativas No. 7554 del 20 de marzo de 1996 del Jefe de Signos Distintivos y la Resolución 1026 de 15 de mayo de 1998 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; en especial esta última señala que no existe riesgo de confusión. Señala “Puede presentarse el caso de confusión entre un signo figurativo representativo de un objeto y otro signo que consista en una palabra que representa, en la medida que este último no tenga elementos adicionales que ayuden a diferenciar los signos. En relación con las marcas gráficas, no debe juzgarse la posibilidad de confusión con referencia a la figura en sí misma, prescindiendo de la forma en que está representada.

La figura puede ser idéntica, pero las características especiales excluirán toda posible confusión”, (folio 18) por lo cual consideran que no existe el riesgo de confusión y puntualiza que entre las marcas denominativas y figurativas sólo pueden existir semejanzas conceptuales, lo cual no ocurre en la causa. No se ha probado la notoriedad.

Concluye: “… en relación con la publicación de la marca solicitada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, considera este Despacho que la marca solicitada siempre fue figurativa, y el solicitante claramente indicó en su solicitud que la expresión FUENTE CLARA, NO era objeto de la solicitud”. (folio 18) I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su creación. 17/01/2001 4.44 II.

NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Las normas cuya interpretación se va a efectuar son: el artículo 81; 83 literales a), b), d) y e); y 102 de la Decisión 344, que se transcriben a continuación: “Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; GACETA OFICIAL “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.” “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” No se interpretan los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, constantes en la solicitud del consultante ya que como se ha sostenido en abundante jurisprudencia de este Tribunal, las normas mencionadas se refieren a obligaciones de los Países Miembros que no pueden ser invocadas ni aplicadas a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.1 III.

CONSIDERACIONES. Los aspectos a ser tratados en la presente interpretación se refieren a los requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de los signos, irregistrabilidad por semejanza, irregistrabilidad por semejanza a un nombre comercial protegido, irregistrabilidad por imitación con un signo notoriamente conocido, irregistrabilidad por similitud con una marca notoriamente conocida y derecho de uso exclusivo adquirido por el registro de una marca.

IV. LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 81 señala tres requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca, los cuales son la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1 Ver sentencias de los Procesos 1-IP-98 Marca “EXPOSISTEMAS MIXTA”, 15-IP-98 Patente: “SISTEMA TELESCÓPICO DE SELLO HERMÉTICO INVIOLABLE PARA VACIADO DE FLUIDOS Y EL RECIPIENTE QUE LO UTILIZA”, 05-IP-2000, Marca: “LORD PARK”. 17/01/2001 5.44 Sobre el primer requisito, recordamos que la principal función de las marcas es la de identificar un producto o servicio en el mercado ofertado por un comerciante, de otros idénticos o similares ofertados por otro.

Es ilógico otorgar la protección a un signo que no identifica en el mercado los productos o servicios amparados por la misma. Una marca no es distintiva cuando exista el riesgo de confusión por ser idéntica o similar a una ya registrada o solicitada a registro con anterioridad a la solicitud actual de registro. Tampoco es distintiva una marca que por su carácter de usual, o por su genericidad producen la amenaza de engaño o de error en el público consumidor, por lo cual no pueden ser registrados.

Además la norma comunitaria exige que el signo pueda ser captado por alguno de los sentidos, es decir lo que se busca es que deje de ser una idea que permanezca en el interior de su creador, sino que tenga una manifestación al mundo exterior. Un signo mientras permanezca como una idea no será conocido por el público consumidor y tampoco será perceptible.

La perceptibilidad es un requisito necesario para poder otorgarse el registro; es de esta forma que pueden ser registrados como marcas los colores, imágenes, palabras e inclusive sonidos permitiendo que el signo sea conocido en el mundo exterior. El último requisito exige que el signo pueda ser representado gráficamente lo que permite a la administración y a terceros el formarse una idea del signo solicitado para registro como marca, pudiendo para ésto usarse palabras, figuras, signos o cualquier otro mecanismo idóneo que sean lo suficientemente expresivos como los ya señalados.

Este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo. V. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS El reunir los requisitos señalados no implica que necesariamente se va a otorgar el registro de un signo como marca, sino que además no debe incurrir en ninguna de las prohibiciones contenidas taxativamente en algunos de los literales de los artículos 82 y

83. GACETA OFICIAL El primer grupo de prohibiciones, es decir las del artículo 82, se refiere a la condición del signo por si mismo es decir que debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica; no debe designar o describir la especie o servicio; no debe ser una designación común o habitual de los productos o servicios de que se trate; tampoco ser un color aislado sin estar delimitado por alguna forma específica; no debe ser contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres; o ser engañoso ante medios comerciales sobre el modo de fabricación; etc.

El segundo grupo de prohibiciones contenidas por el artículo 83, busca precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a una marca ya registrada o solicitada para registro para amparar productos o servicios similares a un nombre comercial protegido o a un signo notorio o a una marca notoria, etc.

Se puede ver claramente que se busca proteger de esta manera al titular de la marca o el signo protegido frente a actos de competencia desleal y de esta forma se busca también proteger a los consumidores de ser engañados ya que adquieren un producto o servicio buscando otro: “Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado” 2 VI.

IRREGISTRABILIDAD POR SEMEJANZA Como se ha señalado anteriormente, no puede ser registrado como marca un signo que sea confundible con otro ya registrado o que hubiere sido presentada su solicitud de registro con anterioridad. 2 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 2-IP-95, Tomo IV, pág. 215-216. 17/01/2001 6.44 Previo a efectuar el examen de registrabilidad de las marcas y dada la confusión que se observa sobre el tipo de marca de que se trata, este Tribunal cree necesario que el Juez consultante determine la clase de marca que son enfrentadas, ya que el actor considera que una de las marca en conflicto es mixta mientras que el demandado señala que es figurativa.

La marca gráfica o figurativa como lo ha definido la doctrina y este tribunal, es aquella que se encuentra constituida únicamente por un elemento gráfico, que se halla constituido por varios trazos y cuya característica es que no se puede pronunciar, ya que sólo son percibidos por la vista. La doctrina señala “Las ‘marcas figurativas’ se diferencian de las anteriores pues éstas no se pueden pronunciar, son los signos que sólo pueden ser percibidos por la vista.

Por ejemplo la figura de un ‘canguro’ no es pronunciable, pues la marca no es la palabra ‘canguro’ sino el dibujo de este animal”.3 Al respecto este Tribunal ha expresado: “Algunos autores (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984, pág.: 227) distinguen las marcas figurativas, de las marcas puramente gráficas en la medida en que la protección de aquellas se extiende tanto a la imagen representada en el signo como a la noción conceptual que dichos signos pretenden evocar” 4.

La marca mixta en cambio se halla constituida por un elemento nominativo y uno gráfico; “Se trata, en el presente caso, de dos marcas de las denominadas ‘mixtas’ ya que ambas están constituidas por palabras y elementos gráficos unidos entre sí.” 5 La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno sólo.

Cuando se 3 Marcas y Patentes en el Gatt, Daniel Zuccherino. Ed. Abeledo-Perrot, pág.: 94. 4 Proceso 31-IP-96, sentencia del 3 de Diciembre de 1997. Marca: “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA”. 5 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, pág.:171. Proceso 4-IP-88. GACETA OFICIAL 17/01/2001 otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.

Se ha reconocido que en las marcas mixtas se debe identificar al elemento característico el cual en la generalidad es el nominativo, y se procederá de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto;

“Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si, por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico, corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.” 6 - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

“En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Cuando se considera que el elemento relevante es el denominativo, las reglas de comparación tal como ha expresado este Tribunal son: “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.

De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”; 04-IP94, G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94, G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.7 “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): 6 Ibidem. 7.44 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. GACETA OFICIAL En cambio si el Juez Consultante determina que entre las marcas enfrentadas una de ellas es figurativa y la otra es denominativa, las reglas son diferentes, así: “Se desprende el anterior criterio de la jurisprudencia del Tribunal Andino, la cual ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran: las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos, colores,; las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto, y que es también el nombre con el que se solicita la marca; y, las que evocan en el consumidor el concepto o motivo, al que se llega a través de un proceso de generalización. (Criterios extraídos de la Interpretación Prejudicial No. 09-IP-94, sentencia emitida por este Tribunal el 24 de marzo de 1995, referente a la marca “DIDA”.

Gaceta Oficial No. 180 del 10 de mayo de 1995). “Como consecuencia habrá de deducirse además que, para encajar la marca objeto de la presente interpretación en alguna de estas subclasificaciones, se deberá tomar muy en cuenta que el gráfico, que es en sí la marca, no debe evocar un concepto concreto, o, al menos, que, de su totalidad no se desprenda este concepto.

Pudiendo ser, por tanto, netamente gráfica una marca, que a pesar de estar compuesta por una o varias figuras de las cuales cada una evoque un concepto concreto, de su conjunto no se desprenda empero uno individual y específico.” 8 VII. IRREGISTRABILIDAD POR SEMEJANZA A UN NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO Otra causal de irregistrabilidad, que busca respetar los derechos de terceros, hace referencia a la existencia de riesgo de confusión del signo solicitado frente a un nombre comercial protegido. 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. 17/01/2001 8.44 El nombre comercial es decir la denominación por la cual se identifica un empresario individual o social, se halla protegido por la norma comunitaria sin que sea necesario su registro sino que basta su uso que debe ser anterior a la solicitud de registro y además se exige que este sea distintivo y lícito: “DISTINTIVIDAD tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.

El nombre comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación. “El otro requisito es la LICITUD con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros ‘ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria’.

(Aracama, obra citada)” 9 Para adquirir protección al nombre comercial, la legislación comunitaria no exige ninguna clase de registro, sino que tal como exige el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro”, exigiéndose únicamente el primer uso sobre el nombre comercial.

Debe de esta forma, la parte que ampare su observación en tener un derecho prioritario sobre un nombre comercial el probar este hecho utilizando para este efecto los medios procesales de prueba aceptados en la legislación interna del País donde solicita la protección, debiendo además probar que el mismo cumple con las características y condiciones señaladas. 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 11-III-98. Proceso 3-IP-98. Marca: “BELLA MUJER”. GACETA OFICIAL “La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” 10 VIII.

IRREGISTRABILIDAD POR IMITACION CON UN SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO Otra norma que busca amparar el derecho de terceros es la prohibición de otorgar registro a un signo que sea similar a un signo notoriamente conocido, entendiéndose por tal no sólo a las marcas notorias, sino a otros signos distintivos notorios tales como el nombre comercial, el lema comercial, etc., pues la disposición del literal d) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena también los ampara.

“Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y éste se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca notoria” 11.

De esta manera se busca evitar que un tercero busque aprovecharse de la notoriedad alcanzada por un signo y así se genere una utilidad indebida aprovechándose del esfuerzo y sacrificio ajeno. 17/01/2001 IX. IRREGISTRABILIDAD POR SIMILITUD CON UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Además de la prohibición de registrar signos notoriamente conocidos, consta en la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la prohibición de otorgar el registro a signos que: “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.

La marca notoria es aquella que es ampliamente conocida por los consumidores de determinado bien o servicio; conocimiento que se debe entre otros a la gran difusión que se le ha dado a la marca, su antigüedad, la calidad de los productos o servicios. Las marcas notorias gozan de una protección mayor que la obtenida por las marcas ordinarias, ya que se busca evitar que un tercero trate de aprovecharse del “good will” que posee la marca notoria, por lo que se la ampara independientemente de la clase de productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y exige de la Administración mayor rigurosidad al efectuar el examen de registrabilidad.

Para otorgar la calidad de notorio a un signo no basta la sola alegación de la parte que el signo posee esa calidad, ya que si bien este Órgano Comunitario en anterior sentencia ha expresado: “Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por ‘hecho notorio’ debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados.

Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida.” 13 Y continua la sentencia antes citada manifestando: “Este artículo se refiere a los casos de reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial del signo notoriamente conocido…” 12.

Deberá determinar el Juez Nacional si la marca en conflicto es confundible con un signo notoriamente conocido. 10 Ibidem. 11 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 20-IP-97, sentencia del 13 de febrero de 1998, Marca: “MANUELITA”. 12 Ibidem. 9.44 Este criterio no es aplicable de manera absoluta al caso de las marcas notorias, ya que respecto de éstas la ley comunitaria exige que quien alegue la calidad de notoria de una mar13 TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Tomo I, Proceso 1-IP-87, sentencia del 3 de diciembre de 1987, pág.: 115.

GACETA OFICIAL ca asume la carga de probarlo por cualquiera de los medios procesales aceptados en el País Miembro, salvo que se trate de un hecho notorio que lleven al Administrador de Justicia al convencimiento de la condición de notoria de la marca. X. DERECHO DE USO EXCLUSIVO ADQUIRIDO POR EL REGISTRO DE UNA MARCA Una vez que el signo ha cumplido con los requisitos señalados por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no ha incurrido en alguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo normativo, podrá ser registrado como marca, adquiriendo por este registro, toda la protección que le otorga la norma comunitaria.

Esto se debe al sistema adoptado por el legislador comunitario que es el atributivo, es decir que goza de los derechos inherentes quien la inscriba en registro autorizado. Este registro le permite a su titular el usarla en exclusiva y además el derecho de evitar que otro lo haga siempre dentro del margen establecido por la normativa comunitaria: “el registro de la marca confiere a su titular no sólo el derecho al uso exclusivo de la marca (artículo 102), sino también el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso mediante transferencia o concesión que, a su vez deberá ser objeto de registro…” 14 17/01/2001 Es de esta forma que si una marca se ha solicitado como gráfica y se le otorga el registro, no tendrán igual protección otros agregados como son palabras o elementos denominativos.

Queda en manos del Juez Nacional el determinar si la marca solicitada puede ser confundida con otra ya registrada. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Primero: 14 15 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, Proceso 10-IP-94, sentencia del 13 de marzo de 1995. pág.:

67. DERECHO DE MARCAS, Jorge Otamendi. pág.: 127. Ed. Abeledo-Perrot. Segunda Edición. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y si además, no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de dicha Decisión. Segundo: Para determinar si existe riesgo de confundibilidad el Juez Nacional debe determinar la clase de marcas que son las enfrentadas y luego aplicar las reglas señaladas en la presente sentencia. Tercero: La protección al nombre comercial se le da por su uso y no por el registro, tal como se lo hace para las marcas.

Es obligación probar este uso para la parte que lo alega, debiendo para el efecto usar los medios de prueba aceptados en el país miembro. Cuarto: Las marcas notorias son ampliamente conocidas por los consumidores de esa clase de bienes o servicios. Estos signos distintivos gozan de una protección especial más amplia que los signos ordinarios, pero es obligación el probar la condición de notoria del signo o marca por la persona que lo alegue.

Quinto: El derecho al uso de exclusividad de la marca se lo adquiere gracias al registro que otorga la Oficina Nacional. La protección que se otorga al signo registrado sólo abarca al efectivamente solicitado, es decir que no se otorgará ninguno de estos derechos a otros elementos que consten fuera de la solicitud y del registro dado. Al respecto manifiesta la doctrina: “De todas maneras, la solicitud delimita para quien la presenta, el marco inicial de su derecho.

No sólo en lo que se refiere al signo en sí mismo, sino también en cuanto a los productos o servicios que va a distinguir. El derecho exclusivo a concederse no podrá exceder el ámbito marcado en la solicitud de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir” 15. 10.44 GACETA OFICIAL 17/01/2001 El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5196, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE 11.44 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO PROCESO 76-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e); y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.

Interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión. Actor: OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION. Nombre Comercial: FIBERGLASS. Proceso interno N° 3045-637-96-ED. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los quince días del mes de noviembre del año dos mil; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, de la ciudad de Quito - Ecuador, por intermedio de su Presidente, Dr. Víctor Terán Martínez. demandados, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, el Procurador General del Estado del mismo País, así como el tercero beneficiario, la sociedad FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA. LTDA. 1.2 Actos administrativos demandados.

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 21 de septiembre del año 2000, se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto y que, en consecuencia, ha sido admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. La parte demandante es la Sociedad OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION y los La interpretación se plantea en razón de que la sociedad OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION, demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 0954815, de 16 de abril de 1996, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, quien rechaza las observaciones presentadas por OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION respecto del registro de la denominación FIBERGLASS y, resuelve conceder registro para ese signo como nombre comercial.

GACETA OFICIAL 1.3 Hechos relevantes. En el escrito presentado por el Juez Consultante, dicha instancia relieva los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. La sociedad OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION, domiciliada en Giberglas Tower, Toledo, Ohio, Estados Unidos de América, el 30 de mayo de 1967 solicitó ante la Dirección de Propiedad Industrial ya mencionada, el registro de la marca “FIBERGLAS”, para distinguir productos comprendidos en la clase internacional 23 de la Clasificación Internacional de Niza; esto es “material inorgánico en forma fibrosa o en forma de una masa floja o sin cohesión de filamentos o fibras y, en general, substancias vegetales, animales y minerales en estado natural o preparadas para emplearlos en la manufactura, edificaciones y uso doméstico”. 2.

La División de Signos Distintivos, concedió dicho registro el 20 de julio de 1967, el cual como consecuencia de varias renovaciones tiene vigencia hasta el 2 de agosto del año 2001; 3. Con fecha 12 de febrero de 1993, la sociedad OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION presentó solicitud para el registro de la marca FIBERGLAS destinada a amparar todos los productos de la clase internacional Nº 17 (caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos). 4.

La Dirección de Propiedad Industrial mediante Oficio Ministerial Nº 0954816, de 16 de abril de 1996, rechazó las observaciones presentadas a dicha solicitud y concedió el registro de la marca FIBERGLAS a favor de OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION, para amparar todos los productos de la clase internacional Nº 17. 5. El 13 de abril de 1995, la sociedad FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA. LTDA. presentó la solicitud Nº 2223/91 para 17/01/2001 12.44 registrar la denominación FIBERGLASS como nombre comercial, para amparar actividades referentes al comercio de fibra de vidrio, lana de vidrio, etc., a la cual la sociedad OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION, presentando observaciones se opuso a dicho registro. 6.

Mediante Resolución Nº 0954815, de 16 de abril de 1996, La Dirección Nacional de Propiedad Industrial declaró no fundadas las observaciones presentadas por OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION, así como por CHOVA DEL ECUADOR S.A. y por tanto, concedió el registro como nombre comercial para la denominación “FIBERGLASS”, a favor de la sociedad FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA. LTDA. b) Escrito de demanda La sociedad OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION por intermedio de su apoderado denuncia la violación por parte de la Administración demandada, de normas de la Decisión 344, en especial los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y del artículo 95 de la misma.

Fundamenta la demanda en el hecho de ser propietaria legítima de la marca notoria FIBERGLAS, subsistente en el mercado desde 1945 y reconocida en muchos países del mundo, en los cinco continentes y en todos los Países del Pacto Andino. Argumenta que: “OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION no solamente ha adquirido prestigio internacional por sus ingentes esfuerzos en consolidar la empresa, sino que también se ha preocupado por comercializar, dar publicidad y obtener protección jurídica de su principal marca: FIBERGLAS”.

“Los famosos y prestigiosos productos fabricados por OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION comprenden en su presentación comercial la palabra que los identifica y mediante la cual son reconocidos por sus clientes en todo el mundo. Por lo tanto, el nombre FIBERGLAS constituye un activo de inmenso valor para OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION, y sus subsidiarias y empresa comercializadoras, razón por GACETA OFICIAL la cual dichas empresas han gastado considerable sumas de dinero en proteger el nombre en muchos países del mundo, incluyendo entre ellos el Ecuador”. c) Contestación a la demanda El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca defiende la legalidad de su actuación en este trámite, refiriendo que: “la Resolución impugnada guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial por lo que es plenamente legal y válida” El delegado de la Procuraduría General del Estado, por su parte, al contestar también la demanda, en lo fundamental manifiesta: “alego expresamente la legitimidad del acto administrativo dictado por el Director Nacional de Propiedad Industrial, pues proviene de autoridad competente y en su expedición se observaron las normas previstas en los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Marcas de Fábrica.

Argumenta además, “Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.” Por parte de la sociedad FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL C. LTDA., en su condición de tercero interesado, ha manifestado: “Niego simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho del recurso de plena jurisdicción o subjetivo propuesto en contra de mí representada ” “En consecuencia no me allano a la demanda de oposición. “Alego nulidad de la citación con la demanda y falta de citación al demandado.

“Alego prescripción de la acción y del derecho de la actora para proponer esta demanda. “Alego ilegitimidad de personería del actor para proponer esta demanda. 17/01/2001 13.44 “Alego falta de derecho del actor para demandarme y continuar con el trámite de este juicio, por tanto no hay legitimo contradictor. “Por las excepciones propuestas, no me allano a ninguna de las nulidades producidas en esta demanda; y, “Alego a mi favor la Resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, de la cual se interpone el presente recurso, que se tomará en consideración para su sentencia”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “Artículo 95.

“Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Por cuanto la controversia suscitada ante la administración Pública Nacional, que se en- 17/01/2001 14.44 cuentra sometida a la resolución de la jurisdicción interna, tiene que ver con la figura del nombre comercial, el Tribunal ha considerado conveniente interpretar adicionalmente, de oficio, el contenido del artículo 128 de la misma Decisión. “Artículo 128.

“El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.”

3. DEFINICION DE MARCA El Tribunal ha definido como marca a “todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra”.

4. REQUISITOS PARA EL REGISTRO MARCARIO El artículo 81 establece los siguientes requisitos básicos que debe reunir un signo para ser registrado como marca: perceptibilidad, distintividad y posibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad La marca es un signo inmaterial que para ser captado por los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable que sea materializado por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos. b) Distintividad Es la característica que permite distinguir en el mercado los productos o servicios ofrecidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares ofrecidos por otra. c) Susceptibilidad de representación gráfica Debe ser entendida como “una descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idó- GACETA OFICIAL neo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 1 Un signo es registrable como marca, sólo cuando cumple a cabalidad los tres requisitos establecidos por el artículo 81 antes referido.

5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO En el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se señala como causales de irregistrabilidad, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca solicitada o a servicios idénticos o de la misma naturaleza, que generen “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir su origen, (literal a); contempla además, una amplia y especial protección para los signos distintivos que tengan y acrediten su calidad de notorios.

(literales d y e). 17/01/2001 15.44 “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 2 En este contexto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. La identidad y la semejanza entre marcas En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro, aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. (artículo 83, literal a).

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La función primordial de una marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Reglas para la determinación de la confundibilidad marcaria En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar La doctrina reconoce en el Derecho Marcario las siguientes reglas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 2 1 Marco Matías Alemán, Marcas, Santafé de Bogotá, Image Control, 1994, pág. 77 Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

GACETA OFICIAL una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.3 Han sido reiterativos los pronunciamientos emitidos por este Tribunal sobre el cuidado que debe tenerse al practicarse el análisis entre dos signos, con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. La labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y, según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Prioridad de una marca registrada o previamente solicitada Por regla general, el signo primeramente solicitado o registrado adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base al principio “primero en el tiempo primero en derecho”.

Entre las dos marcas en discusión, se podría tomar en cuenta este principio, dado que la actora esto es OWENS CORNING FIBERGLAS CORPORATION, en este proceso se refiere a que amparándose “en el Derecho de Preferencia que le concedía la Decisión 313 y en base al registro colombiano de 28 de mayo de 1974, solicitó y obtuvo el registro como marca de fábrica de la denominación FIBERGLAS para proteger productos de la clase internacional Nº 17” mientras que el 13 de abril de 1995, la sociedad FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA. LTDA. presentó la solicitud Nº 2223/91 para registrar la denominación FIBERGLASS como nombre co3 Proceso 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995. marca: DIDA.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV. 17/01/2001 16.44 mercial, para proteger productos de la misma clase. Al Juez consultante le corresponde adoptar las determinaciones del caso, en el ámbito de sus competencias, en consideración de las situaciones expuestas. La notoriedad del signo como fundamento para la observación al registro Este Tribunal Comunitario ha dicho que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo” (Proceso 07-IP-96, G.O. Nº 299 de 17 de octubre de 1997).

La notoriedad de una marca es representativa, cuando el público puede distinguir un determinado tipo de bien o servicio ofrecido por un fabricante o por una persona en particular. La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado; así lo determina el artículo 84 de la Decisión 344. Corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos, para lo cual el ordenamiento comunitario establece los criterios del artículo 84.

La confusión respecto de una marca notoriamente conocida La marca calificada de notoria goza en el derecho comunitario de una protección especial en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar a su titular. Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada, está lo dispuesto por el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que GACETA OFICIAL 17/01/2001 ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión”.5 La norma comunitaria protege pues de un modo especial a las marcas notoriamente conocidas, impidiendo que signos similares puedan ser registrados.

6. FORMULACION DE OBSERVACIONES Y EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Toda solicitud de registro de un signo debe ser publicada para que terceros interesados puedan presentar las observaciones que consideren pertinentes. Este Tribunal ha dicho a este respecto: “Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca.

7. PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES COMERCIALES El nombre comercial será protegido, de conformidad al artículo 128 de la Decisión 344, sin necesidad de depósito o de registro, cuando la legislación interna “establezca un registro, caso en el cual, se aplicarán las normas de la Decisión 344 sobre registro de marcas en lo que fuera pertinente y las disposiciones que para tal efecto establezcan los preceptos internos”.

(“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”. Manuel Pachón. Ed. Gustavo Ibáñez. Pág.: 306) En varias sentencias emitidas por este Tribunal, se interpretó la disposición contenida en el artículo 128 de la Decisión 344, en los siguientes términos: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”.6 De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibídem dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado…, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” 4 Ha continuado el Tribunal sosteniendo que: “La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, que expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos. 4 Proceso 36-IP-2000, sentencia de fecha 16 de junio del 2000.

G.O. Nº 583, de 17 de julio del 2000, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 17.44 5 Proceso 46-IP-00, sentencia de 26 de julio del año 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 6 Proceso 17-IP-99, sentencia de 25 de junio de 1999, marca “ANTONIA STHEPHARO”. G.O.A.C Nº 461, de 22 de julio de 1999.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL Prueba de uso del nombre comercial El Tribunal ha sostenido que para demostrar el uso del nombre comercial: “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”7. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Cuando un signo cumple los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 referentes a distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, es registrable. No obstante, debe además no encontrarse comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 2.

La Oficina Nacional Competente debe analizar el riesgo de confusión presentado en una marca, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas, auditivas y conceptuales. Debe también verificar si dicho signo tiene la calidad de notorio, situación que en todo caso exige ser fehacientemente demostrada por el respectivo titular. 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 11-III-98. Proceso 3-IP-98. Caso “BELLA MUJER”. En G.O.A.C. Nº 338 de 11-V-98. 17/01/2001 18.44 3. La protección especial que confiere la marca notoria es independiente de la clase de productos o servicios por ella amparados o de aquellos para los cuales se solicita el registro. 4. El examen de registrabilidad lo debe realizar la Oficina Nacional correspondiente; análisis que comprenderá todas las exigencias de la Decisión 344.

Dicho examen deberá llevarse a cabo aún cuando no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. 5. Para establecer la confundibilidad entre un nombre comercial y una marca se deben aplicar los mismos criterios que para el cotejo marcario. Los Países Miembros están obligados a proteger los nombres comerciales sin obligación de depósito o de registro y en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro, deberán aplicar las normas pertinentes sobre marcas de la Decisión 344.

El Tribunal de lo Contencioso – Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno Nº 3045-637-96-ED, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado. Notifíquese al mencionado Tribunal mediante copia certificada de esta sentencia, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional.

Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO GACETA OFICIAL 17/01/2001 Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO 19.44 copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 78-IP-2000 Solicitud de interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literal e); 83, literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador.

Expediente Interno N° 2277-95-MP. Marca: “NEWGIBB”. Magistrado Ponente: Guillermo Chahín Lizcano Quito, 15 de noviembre del 2000 1.

ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, o del expediente remitido se deducen, los siguientes: 1.1. Las Partes. Se trata de demanda establecida por la Sociedad ABBOTT LABORATORIES contra el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

Se menciona para que comparezca al juicio en calidad de tercero interesado, a la Sociedad MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC 1.2. La demanda. La sociedad actora fundamenta sus pretensiones de anulación del acto por el cual se concedió el registro de la marca “NEWGIBB” a favor de MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC., diciendo que si se la compara con la marca “PRO-GIBB”, de su propiedad y previamente registrada, se observa que presentan una semejanza gráfica, visual y fonética auditiva, capaces de producir confusión en el público consumidor.

Agrega que las dos marcas están destinadas a proteger productos comprendidos dentro de la misma clase internacio- nal1 lo que causaría grave perjuicio a su representada; y, que ABBOTT LABORATORIES es la única titular y propietaria de la marca de fábrica “PRO-GIBB”, la misma que es famosa y notoriamente conocida a nivel mundial. 1.3. Contestación de la demanda.

La demanda es contestada por el Procurador General del Estado, el Director Nacional de la Propiedad Industrial y por la sociedad titular del registro cuya nulidad se demanda, quienes respectivamente, y según el resumen efectuado por el juez consultante, argumentan: 1.3.1. El Procurador General del Estado opone las excepciones de nulidad procesal por omisión de las solemnidades sustanciales señaladas en el artículo 355 numerales 3 y 4 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; incompetencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito en razón de la materia; negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción. Concluye solicitando que se rechace la demanda. 1.3.2.

El Director Nacional de Propiedad Industrial niega los fundamentos de hecho y de 1 Las marcas NEW-GIBB y PRO-GIBB distinguen bienes comprendidos en la clase 5ª internacional y se destinan a uso en el sector agrícola. GACETA OFICIAL derecho de la demanda y alega la validez de la resolución impugnada, la cual según expresa, guarda conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Solicita se acojan sus excepciones y se deseche la demanda. 1.3.3. La firma MARKETING ARM INTERNATIONAL INC., sostiene que la resolución impugnada es legal y válida; que las marcas en litigio no poseen características gráfico-visuales y fonético-auditivas que las asemejen de tal manera que puedan ocasionar confusión o error en el público consumidor; que el término GIBB es genérico y no susceptible de apropiación por parte de determinada persona; que la Oficina de Signos Distintivos de la República del Perú resolvió, ante la observación presentada por ABBOTT LABORATORIES S.A. contra el registro de la marca “NEW-GIBB”, que las marcas poseen características gráficas y fonéticas propias que determinan su inconfundibilidad; niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta; y, sostiene que conforme al Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, concluido el término de prueba, se debe solicitar interpretación prejudicial de los artículos 82 literal e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará las normas indicadas en la consulta, esto es, los artículos 81; 82, literal e); 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- 17/01/2001 20.44 tintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” 3.3.

Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se GACETA OFICIAL destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 95.

“Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga vales sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 4.

CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará principalmente los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de las marcas y los impedimentos para su registro; la notoriedad de la marca y las observaciones a la solicitud de registro. 4.1. Requisitos y condiciones para el registro de un signo como marca.

(Artículo 81. Decisión 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, arriba transcrito, contempla las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. 17/01/2001 21.44 Por distintividad se conoce la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares producidos o comercializados por otra.

Como perceptibilidad se define la capacidad que tiene un signo de poder ser captado por cualquiera de los sentidos. Este concepto constituye la única manera para que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado. La condición de susceptibilidad de representación gráfica determina que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse una idea del mismo, utilizando palabras, figuras o signos. Se dice que esta condición hace relación a la materialización del signo.2 El ordenamiento comunitario vigente (art. 81 de la Decisión 344) al definir el concepto de marca pone el mayor énfasis, sin embargo, en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Un signo es registrable como marca sólo cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem. No obstante, ello sólo no basta. Se requiere, además, que el signo solicitado no se encuentre incurso en alguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Por ello, en el presente caso, el juez nacional ecuatoriano consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo “NEWGIBB”, cuyo registro se impugna por la sociedad actora, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 para determinar luego, si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principal2 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, Pág.:

90. GACETA OFICIAL mente a los contemplados en los literales e) del artículo 82 y a), d) y e) del artículo 83, que son, precisamente, los indicados en la consulta como relacionados con el acto administrativo demandado. 4.2. Irregistrabilidad de signos que no cumplan los requisitos y condiciones legalmente establecidos. Irregistrabilidad de signos comunes o usuales (Artículo 82, literal e).

Decisión 344). El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal e) señala que no podrá registrarse un signo que sea una designación común o usual de productos o servicios, esto es, que no se puede registrar una marca que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca.

Sobre el tema este Tribunal ha dicho: “Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto o servicio es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca.

En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse” 3. Según tal criterio jurisprudencial, tanto en el caso de los signos genéricos como en el de los descriptivos, para que rija la prohibición de registro, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue.

Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esen3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 03-V-98. Proceso 11-IP-98, Gaceta Oficial N° 359 de 4-VIII-98. Marca: PAVCO NÚCLEO CELULAR. 17/01/2001 22.44 ciales. Así, ha puesto de ejemplo el Tribunal que “silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos;

“frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste” 4. 4.3. Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículo 83, literal a). Decisión 344). La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.

De esta función se sigue que el titular del registro debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25-X-96. Proceso 27-IP-95. Marca: “EXCLUSIVA”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. Pág. 93. También sobre la utilización de prefijos y sufijos de uso común en las marcas puede consultarse la exposición que al respecto se hace en la sentencia de 7-XI-98, dictada en el proceso 33-IP-98.

Publicada en la G.O.A.C. Nº 416 de 15-III-99. GACETA OFICIAL al practicarse el análisis entre dos signos con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita pues el juez sólo deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.

En los demás casos de comparación (semejanza o similitud), en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del juez que lo lleva a realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.5 4.4.

Notoriedad de la marca. (Artículo 83, literales d) y e). D. 344). Las reglas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.

La notoriedad es un “status”, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. 5 Sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98.

Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. 17/01/2001 23.44 La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..

La carga de la prueba corresponde a quien alegue la notoriedad, pues con ello se pretende convencer al juzgador de que la marca reputada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.6 Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.

De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de “especialidad“ y de “territorialidad” generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.7 4.5. Procedimiento para el examen de registrabilidad de marcas.

(Artículo 95. Decisión 344). La normativa comunitaria aplicable contempla que admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos 6 Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV98. Proceso 23-IP-96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. 7 En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99.

Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99. GACETA OFICIAL formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibídem dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” 17/01/2001 Primero: Tercero: C O N C L U Y E: La protección legal comunitaria a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no confiere el registro de las marcas comunes; empero las circunstancias que han dado lugar a la presencia de la notoriedad deben ser probadas.

Alegada la notoriedad como obstáculo para el registro de un nuevo signo, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto. La protección especial que confiere la marca notoria es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.

Cuarto: No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren al nombre con el cual un producto o servicio es conocido por el público consumidor, sin importar el idioma con el cual sea expresado. Quinto: Admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el artículo 94 de la Decisión 344, la Oficina Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Al respecto considera el Tribunal que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas.

Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, las cuales deben ser obligatoriamente examinadas por el funcionario competente, tal como en forma reiterada lo ha expresado el Tribunal. 24.44 GACETA OFICIAL 17/01/2001 Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos.

Vencido este plazo debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

La Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 2277-95-MP, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25.44 Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.

Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Notifíquese al juez consultante mediante copia certificada.

PROCESO 86-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a pedido del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 5623. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY. Marca: SIXLETS. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de Quito a los quince días del mes de noviembre del año dos mil. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Partes. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido por intermedio del Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literales a y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Son partes, en calidad de demandante, la Sociedad WARNER LAMBERT COMPANY y como demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. La acción se establece por la declaración de infundada de la oposición al registro de la marca SIXLETS solicitado por y concedido a la Sociedad LEAF INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional.

GACETA OFICIAL Aunque se le citó como “tercero interesado” en las resultas del juicio, la firma beneficiaria del otorgamiento del registro no se hizo parte. 17/01/2001 26.44 lo que genera confusión al consumidor al momento de elegir el producto deseado. 1.4. Contestación de la demanda. 1.2. Actos demandados en el proceso interno. Las pretensiones de la demanda persiguen que se ordene la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: “a) Resolución número 13948 de 29 de mayo de 1996, por medio de la cual se declara infundada la observación formulada por la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY y se concede el registro de la marca SIXLETS, solicitado por la sociedad LEAF INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza;

“b) Resolución número 16019 de 23 de junio de 1997, por la cual se resuelve un recurso de reposición confirmando la resolución 13948; y “c) Resolución número 01601 de 5 de febrero de 1999, por medio de la cual se confirmó la resolución número 13948 de 29 de mayo de 1996.” 1.3 Demanda. La demandante estima que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al desestimar las observaciones y otorgar el registro solicitado por cuanto, los signos SIXLETS y CHICLET’S presentan semejanzas suficientes desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual.

Es evidente, afirma, entre las dos expresiones la semejanza fonética y gramatical. Además, la notoriedad de la marca CHICLET’S ha debido tenerse en cuenta al momento de compararse las marcas y el estudio de confundibilidad de las marcas se realizó partiendo de la base de que CHICLET’S es una marca común. La Administración, dice, ha debido comparar todas las marcas de la actora con la marca solicitada por LEAF, INC. y no limitarse a dictaminar que las similitudes de las marcas en conflicto son meramente tangenciales, sin tomar en cuenta la identidad de las dos marcas La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda expresó que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente, especialmente de las concedidas por el decreto ley N° 2153 de 1.992 y la Decisión 344, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las resoluciones impugnadas, declarando infundada la observación presentada por la sociedad Warner Lambert Company, y concediendo el registro de la marca “SIXLETS” para distinguir dulces, confites y bombones, productos de la clase 30 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Leaf, Company.

Es claro e inequívoco, dijo, que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas. Agregando que de los documentos obrantes en el expediente N° 94-40.774 y contentivo de la actuación administrativa, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. 2.

CONSIDERANDO. 2.1. Competencia. Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional que deba actuar como jurisdicción comunitaria, como lo es, en este caso, la jurisdicción contenciosa colombiana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal. 2.2.

Normas a ser interpretadas. Las normas cuya interpretación se realizará en la presente sentencia son del siguiente tenor: GACETA OFICIAL Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”. 2.3. Los requisitos para el registro de marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina señala los re- 17/01/2001 27.44 quisitos que un signo debe reunir para poder ostentar la calidad de marca y en consecuencia, ser objeto de registro.

Ellos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. No basta, empero, con que un signo reúna las mencionadas condiciones para que procede su registro automático, puesto que no debe, además, inscribirse en alguna de las causales de irregistrabilidad prescritas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El objeto esencial y fundamental de una marca es el de distinguir los productos o servicios, característica que se conoce bajo el nombre de “distintividad”. La distintividad se orienta en dos direcciones: una respecto a los signos entre sí, y la otra en cuanto a éstos y los productos. Signos idénticos o similares para los mismos productos no entrarían dentro del criterio de distintividad, por lo que su aptitud para el registro es inexistente.1 2.4.

Irregistrabilidad de los signos por identidad o semejanza con otros ya registrados. El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro de los signos que, en relación a derechos de terceros, “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error”. La norma comunitaria referida establece como una de las causales de irregistrabilidad, la identidad o semejanza de los signos. La confundibilidad o riesgo de confusión se origina en la semejanza o identidad de los mismos, la cual puede llevar a los consumidores a error o confusión, induciéndolos a adquirir los productos o servicios sin distingo de su procedencia, o lo que es peor, creyendo equivocadamente adquirir unos cuando en realidad está adquiriendo otros de diferente origen.

Dos son los intereses que se tutelan por la norma en comento: De un lado, el Interés del titular de la marca que es objeto de la competencia injusta representada por la utilización de una marca semejante y, de otra, el interés general de los consumidores, el interés público 1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, Pág.

90. GACETA OFICIAL 17/01/2001 del mercado, el cual se vería distorsionado por la coexistencia de marcas equívocas. Ecuador, a más del derecho de prioridad, esto es que quien solicita primero tiene derecho preferente al registro. En cambio la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro del nomenclátor.” 3 2.5.

Irregistrabilidad por semejanza con un signo notoriamente conocido. La demandante considera que se ha violado el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, al desconocerse la notoriedad de la marca CHICLET’S y la similitud existente entre ella y la marca SIXLETS solicitada y registrada a contrapelo de su oposición. La citada norma comunitaria establece la irregistrabilidad de un signo que reproduzca o imite total o parcialmente a otro “notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”, razón que hace necesario ahondar en el concepto de notoriedad del signo, para lo cual es del caso rememorar que El Tribunal Andino ha puesto de relieve que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo.” 2 La marca calificada de notoria goza en el derecho comunitario de una protección especial, en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar al titular de una marca notoria.

Acerca de esta especial protección y atendiendo lo regulado en la norma que se interpreta, el Tribunal ha dicho que: “ una marca (común) está protegida dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado, o sea que la marca inscrita en Venezuela no surte efectos de registro en el 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 29-VIII-97. Proceso 07-IP-96, Marca: Elegante Trigueña con Turbante”, G.O.A.C. Nº 299 de 17-X-97. 28.44 La norma comunitaria protege, pues, de un modo especial a las marcas notoriamente conocidas, impidiendo que signos similares puedan ser registrados, cuando tal similitud sea de tal grado que genere riesgo de confusión, independientemente de la clase de productos de que se trate.

Por las anteriores consideraciones EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Para poder ser registrado como marca un signo debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica y no debe inscribirse en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

No puede ser registrado como marca, un signo que sea idéntico o semejante a otro, a punto de poder causar confusión entre los consumidores. 3. La similitud de un signo con otro que sea notoriamente conocido, independientemente de la clase de bienes que distingan, es causa de irregistrabilidad, debiendo probar tal notoriedad la parte que la alega.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia en el Proceso Interno Nº 5623. 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 08-IP-95. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, p. 307, caso: “LISTER”, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 231 del 17-X-96. Véase también, sobre el particular: Sentencia de 7-VII-98. Proceso 07-IP-97 marca: EBEL SPA, G.O.A.C. Nº 412 de 26-II-99. GACETA OFICIAL 17/01/2001 Notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada.

Remítase igualmente, copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE 29.44 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 81-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: BAVARIA S.A. Marca: “FORMA DE BOTELLA”. Proceso interno N° 1679-197-95-EG. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por intermedio de su Presidente, doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal, el 5 de octubre del año 2000, se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto y, que en consecuencia, ha sido admitida a trámite. 1.2. Actos administrativos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad BAVARIA S.A., pide ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución notificada con oficio Nº 014446, de 16 de enero de 1995, mediante el cual se ratifica el contenido del oficio Nº 010365, de 13 de julio de 1994, que negó el registro de la marca “FORMA DE BOTELLA”, trámite Nº 42237/ 93. 1.3 Hechos relevantes.

En el escrito presentado ante este Tribunal por el Juez Consultante, esa instancia relieva los siguientes aspectos: 1.

ANTECEDENTES: a) Los hechos 1.1 Partes. La parte demandante es la Sociedad BAVARIA S.A. y, las demandadas, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, así como el Procurador General del Estado del mismo País. 1. La sociedad BAVARIA S.A., domiciliada en la ciudad de Santafé de Bogotá, República de Colombia, presentó el 15 de octubre de 1993, bajo el número 42237, solicitud ante la Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, para el GACETA OFICIAL registro de la marca de fábrica denominada “FORMA DE BOTELLA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza; 2.

El 13 de julio de 1994, la mencionada Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante oficio Nº 010365, de 3 de agosto de 1994, formuló una objeción al registro del referido signo. 3. El 3 de agosto de 1994 y dentro del término concedido, se dio contestación al oficio Nº 010365. 17/01/2001 30.44 4. Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual que crea dicho instituto, en calidad de Representante Legal del mismo, contesta la demanda en los siguientes términos: 1.

Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta. 2. Improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos previstos en los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 4. En fecha 16 de enero de 1995, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial con oficio Nº 014446, ratificó el contenido total del oficio Nº 010365, que no dio curso al registro solicitado, aduciendo que “la reunión de líneas y la forma externa de la marca de fábrica denominada FORMA DE BOTELLA, no tiene novedad en cuanto a su forma externa; por lo tanto, dispone se archive el expediente que se ha conformado por tal motivo”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, b) Escrito de demanda CONSIDERANDO La sociedad BAVARIA S.A. por intermedio de su apoderado denuncia la violación por parte de la Administración demandada, de los artículos 81, 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Pide al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que “revoque la Resolución Nº 014446, de 16 de enero de 1995” que le restituya su derecho y ordene la continuación del trámite del registro de la marca FORMA DE BOTELLA. c) Contestación de la demanda El Jefe de Control de Revisión de Juicios de la Procuraduría General del Estado da contestación a la demanda proponiendo las siguientes excepciones: 1.

Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta. 2. Falta de legítimo contradictor. 3. Legitimidad del acto administrativo impugnado. 3. Legalidad del acto administrativo, por provenir de Autoridad Competente y estar ajustado a derecho.

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional como lo es la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

GACETA OFICIAL 17/01/2001 31.44 La solicitud que en materia de interpretación prejudicial ha sido formulada por el Juez consultante, se refiere además al artículo 82 del mencionado Instrumento, sin que haya sido precisada la cobertura del requerimiento y, consecuentemente, sin determinarse con exactitud los literales que de esa norma se pide sean interpretados.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Ante esta limitación en el ámbito, en correspondencia con los antecedentes procesales participados, de manera especial a los alcances de la demanda planteada, este Tribunal ha considerado conveniente interpretar, únicamente, los literales a) y b) del artículo 82 de la referida Decisión: No tienen ninguna connotación conceptual las marcas caprichosas o de fantasía, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;”

3. CONCEPTO DE MARCA Marca es todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

4. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. Las MARCAS GRÁFICAS son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa. “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con en el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, Fundamentos pp 29 y ss). “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre” 2. Las MARCAS DENOMINATIVAS, llamadas también nominales o verbales, “son las que utilizan un signo acústico o fonético y que está formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual” 1.

También se las conoce como marcas nominales o verbales. Las MARCAS MIXTAS son aquellas que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). (Proceso 4-IP-91, GO Nº 97 de 16 de diciembre de 1991). o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predo- 1 2 Proceso 09-IP-94, G.O. Nº 180, de 10 de mayo de 1995.

(Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV, pág.: 90). Proceso 09-IP-94, G.O. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. marca: DIDA (Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV). GACETA OFICIAL 17/01/2001 32.44 minen a primera vista los signos gráficos o los acústicos. terísticas y especificidades, en alguna de las categorías o clases antes referidas.

En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico, así:

5. REQUISITOS MARCARIO “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”. 3 A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas, gráficas o mixtas-, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicará enseguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. Se dice que algo es tridimensional cuando ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de donde, por marca tridimensional ha de entenderse aquel signo que posee volumen, es decir que ocupa por sí mismo un espacio determinado.

Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, sino que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional. En el caso presente y a los efectos de precisar las condiciones aplicables al mismo en torno a la registrabilidad del signo, al Juez Consultante le corresponde ubicar al distintivo motivo de la controversia, de conformidad con sus carac3 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39, de 24 de enero de 1989.

(Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Tomo 1. Pág. 171). PARA EL REGISTRO El artículo 81 establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad La marca es un signo inmaterial, que para ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. b) Distintividad La distintividad y la perceptibilidad son elementos de la esencia de la marca, circunstancia que se advierte de la simple lectura del inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344.

La distintividad es considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor; así, un signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos.

GACETA OFICIAL c) Susceptibilidad de representación gráfica Debe ser entendida como “una descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 4 El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

6. EXCEPCIONES AL REGISTRO MARCARIO El literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 indica que no podrán registrarse como marca los signos que conforme al artículo anterior (81) no puedan constituir marca. Tampoco pueden ser registrados aquellos signos que se hallen inmersos en alguna de las prohibiciones del artículo 83 de la misma Decisión. Entre las excepciones al principio general que admite la inscripción de una marca, el literal b) del artículo 82 se refiere a “las formas usuales de los productos o de sus envases, o a formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;”.

Este Tribunal ha sostenido al respecto: “Al referirse el literal b) del articulo 82 de la Decisión 344 a las formas usuales y a las impuestas por la naturaleza de la función propia del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado. 4 Marco Matías Alemán, Marcas, Santafé de Bogotá, Image Control, 1994, pág. 77 17/01/2001 33.44 “No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad.

La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie. “Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica.

“ ‘Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)’ (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129).

“De otra parte, así como la prohibición de los signos genéricos se justifica para evitar el monopolio sobre una denominación que otros comerciantes requieren utilizar por ser la más común y generalizada para designar el producto o servicio de que se trate o quizá la única, así también se justifica la causal contenida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, pues si las formas del producto o las impuestas por su función pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o subgénero de productos dado que los competidores no podrían fabricar o distribuir productos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos leales y constantes en el comercio.

Del mismo modo, surgirá un grave obstáculo comparativo si a través de un derecho GACETA OFICIAL de marca un empresario monopolizase ad perpetuitatem la forma usual o habitual “que en el comercio revistan los envases” (Carlos Fernández-Novoa, obra citada, pág. 86). “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto.

“Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín). “Recogiendo la cita que el profesor Areán Lalín hace de Martínez Miguez, se entiende el concepto de envoltorio, como “todo aquello que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases”, mencionando, además, la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París de 16 de Abril de 1975, que declara “marca válida un envoltorio consistente en un saquito realizado con el mismo material que las medias y calcetines que contiene”.

“ ‘Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (Areán Lalín. La protección de las marcas tridimensionales.

Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 6). No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable. “En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.

“ ‘Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una forma determinada de salchichón a la que se reconoció aptitud para ser marca 17/01/2001 34.44 en la sentencia de Gran Instancia de París de 6 de mayo de 1980’ (Areán Lalín, pág. 6). “Finalmente por “forma de presentación” de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prog.

José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional “ La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”.5 Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Un signo es registrable como marca cuando cumple los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es, distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 2. Son registrables como marca los signos que no se hallen incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Las formas usuales de los productos o de sus envases o las impuestas por la naturaleza de la función de aquellos, pueden obtener el registro marcario si poseen suficiente distintividad. 4. Si un determinado signo, no obstante sugerir encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, tales como color y denominaciones, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente. 5 Proceso 23-IP-98, sentencia de 25 de septiembre de 1998, G.O. Nº 379 de 27 de octubre de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 17/01/2001 La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 1679-197-95-EG., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado.

Notifíquese al mencionado Tribunal con la copia certificada de esta sentencia, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 35.44 Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE PROCESO 88-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del literal e) del artículo 82 y del artículo 128 de la misma Decisión. Actor: Pinturas Wesco S.A. Nombre Comercial: “WESCO COLOR CENTER”.

Proceso interno N°4736-291-98-ED. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por intermedio de su Presidente, doctor Víctor Terán Martínez.

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal, el 17 de octubre del año 2000, se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. La parte demandante es la empresa PINTURAS WESCO S.A. y, las demandadas, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, el Director Nacional de Propiedad Industrial, así como el Procurador General del Estado del mismo País y, el tercero beneficiario, la compañía PINTURAS ECUATORIANAS S.A. 1.2.

Acto administrativo demandado. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad PINTURAS WESCO S.A. demanda GACETA OFICIAL ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 0010, de 14 de octubre de 1997, expedida por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca que considera fundada la observación interpuesta por PINTURAS ECUATORIANAS al registro de nombre comercial “WESCO COLOR CENTER” y resuelve revocar la providencia emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial. 1.3 Hechos relevantes.

En el escrito presentado por el Juez Consultante, esa instancia relieva los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 29 de mayo de 1995, la empresa PINTURAS WESCO S.A., presentó la solicitud Nº 57256/95, en la cual pidió ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el registro del nombre comercial “WESCO COLOR CENTER” destinado a proteger actividades de compra y venta de pinturas nacionales o importadas y cualquier otra actividad comercial de insumos y/o equipos complementarios para la industria, la construcción y el comercio en general. 2.

La solicitud Nº 57256/95 fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 364 de 5 de mayo de 1995. 3. La empresa PINTURAS ECUATORIANAS formuló oposición al registro del nombre comercial WESCO COLOR CENTER, notificada mediante oficio Nº 0956618 de 3 de septiembre de 1996. 4. El 14 de octubre de 1996, PINTURAS WESCO S.A., da contestación a las observaciones presentadas por PINTURAS ECUATORIANAS S.A. 5.

El 30 de mayo de 1997, mediante oficio Nº 0959203 el Director Nacional de Propiedad Industrial “considerando que si bien existe similitud entre WESCO COLOR CENTER Y COLOR CENTER, no son susceptibles de confusión, porque la palabra esencial del registro solicitado es WESCO y que, adicionalmente, la denominación COLOR CENTER está formada por palabras genéricas, no susceptibles de apropiación por parte de per- 17/01/2001 36.44 sona alguna, RESOLVIO DECLARAR SIN EFECTO LA OBSERVACION y aceptar el registro del nombre comercial WESCO COLOR CENTER”. 6.

La empresa PINTURAS ECUATORIANAS, presentó recurso de apelación de la providencia ante el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. 7. El 14 de octubre de 1997, mediante Resolución Nº 0010, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, resuelve revocar la providencia Nº 0959203, notificada el 30 de mayo de 1997, aceptar la observación al registro del nombre comercial WESCO COLOR CENTER y, además, disponer el archivo del expediente Nº 57256/95. b) Escrito de demanda La empresa PINTURAS WESCO S.A. por intermedio de su apoderado denuncia la violación por parte de la Administración demandada, de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Fundamenta la demanda realizando un análisis y una comprobación de ser propietaria legítima de la marca notoria WESCO, subsistente en el Ecuador desde 1978 y “que como es de conocimiento público, la amplia difusión que de dicha marca se ha hecho, la ha transformado en una marca notoria que goza de fama y prestigio, no sólo en el Ecuador sino a nivel internacional”.

El apoderado de PINTURAS WESCO argumenta además su demanda, refiriendo jurisprudencia de este Tribunal como la sentada en los Procesos 2-IP-94, 2-IP-95, 27-IP-95, que abordan materias sobre el carácter distintivo de una marca. Pide a los Ministros del Tribunal Nacional consultante, “aceptar la demanda y declarar ilegal la Resolución dictada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de 14 de Octubre de 1997 y ratificar la Resolución del Señor Director Nacional de Propiedad Industrial contenida en el oficio Nº 0959203, de 5 de mayo de 1997, notificada el 30 de mayo de 1997, disponiendo en consecuencia que se registre la marca WESCO COLOR CENTER, solicitud de Registro Nº 57256/95, solicitada por GACETA OFICIAL mi representada la empresa PINTURAS WESCO S.A., ordenándose en consecuencia, que se proceda a emitir título de propiedad de la marca a favor de mi representada”. 17/01/2001 37.44 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: c) Contestación de la demanda - Es presentada por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador quien argumenta: 1. Legalidad y validez de la resolución impugnada. 2. Negativa simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demandada. 3.

Pide se solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 82, literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344, atinente al Régimen sobre Propiedad Industrial. - La empresa PINTURAS ECUATORIANAS, a través de su apoderado, comparece y señala domicilio judicial. - El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del Procurador General del Estado del mismo País, comparece con la finalidad, según se expresa, de supervigilar las actuaciones judiciales en el proceso, señalando además domicilio judicial. - El Director Nacional de Propiedad Industrial envía el expediente administrativo, sin contestar la demandada ni señalar domicilio judicial.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los ca- GACETA OFICIAL sos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Por cuanto la controversia suscitada ante las Administraciones Pública y Judicial internas, tiene relación con prohibiciones al registro marcario, de manera especial las previstas para signos que puedan constituir designaciones comunes o usuales de los productos o servicios y, además, tiene que ver con la figura del nombre comercial, el Tribunal ha considerado conveniente interpretar adicionalmente, de oficio, el contenido del literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, así como aquel del artículo 128 de la misma.

“Artículo 82 17/01/2001 38.44 ción común o usual de los productos o servicios de que se trate;” “Artículo 128. “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” 3.

DEFINICION Y ELEMENTOS DE LA MARCA La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 enumera los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

( ) b) Distintividad “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designa- El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función pri- GACETA OFICIAL migenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. 17/01/2001 Esta prohibición hace referencia al engaño o confusión que los signos pueden producir en relación con la procedencia y las características de los productos, derivándose del concepto de marca, en cuanto a su función esencial de identificar los productos o servicios de un empresario o de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios. b) Irregistrabilidad de signos genéricos En el artículo 82 literal e) se prohíbe el registro como marca de un signo que consista “exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”.

Esta prohibición hace referencia a las designaciones necesarias, es decir, a aquellas palabras que son entendidas y reconocidas por el público en general o por las personas que se desenvuelven dentro del campo donde se utiliza la misma, como el nombre o designación del producto o servicio. No importa si el producto o servicio tiene una o varias designaciones, toda vez que ninguna de ellas será susceptible de registro como marca.

“Para determinar si una palabra es designativa, la misma no sólo puede surgir de un diccionario, pueden tratarse también de palabras de idiomas extranjeros o términos propios del lenguaje técnico que se utilizan en ciertas actividades” 1

4. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO a) Irregistrabilidad de signos como marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado como marca. El Tribunal ha expresado en este contexto: “Estas prohibiciones se contemplan en los incisos d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, y se derivan, como se dice anteriormente, del concepto de marca acentuada en su función esencial de identificar un producto o servicio de un empresario, de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios.

Si la marca consistiera en la denominación genérica o usual con la que se conoce al producto que la marca va a proteger, o describiera sus cualidades, características, calidad, cantidad o valor, etc., el signo perdería su cuño distin- El literal a) indica que no podrán registrarse como marca los signos que conforme al artículo anterior (81) no puedan constituir marca.

El inciso h) del artículo 82 de la referida Decisión, considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar a los productos y servicios de un comerciante de los de otro. 39.44 1 Zuccherino Daniel: “Marcas y Patentes en el Gatt”.

Buenos Aires. 1997. Ed. Abeledo-Perrot. pág.: 103. GACETA OFICIAL tivo que llegaría a confundirse el signo con el producto o con la descripción de aquello que es esencial del mismo. No habría distintividad de los productos frente al signo, y al carecer de esa particularidad, perdería su función diferenciadora y su condición de registrable.

La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el público en general las siga utilizando para referirse a esos productos.

Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias sino que pertenecen al uso común” 2. Otras de las causales de irregistrabilidad de un signo se encuentran determinadas en los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, las cuales señalan como tales, al hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada, de que se trate de una reproducción en alguna forma de un signo notoriamente conocido, o de que sean similares hasta el punto de ocasionar confusión con una marca conocida, independientemente de la clase a la que se pertenezcan.

La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de 2 Proceso 33-IP-95, sentencia de 15 de noviembre de 1996.

Marca: “PANPAN PAN PAN”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. pág.: 205-206. 17/01/2001 40.44 los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. (artículo 83, literal a). Este Tribunal ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.3 La notoriedad de signos distintivos El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento entre el círculo de consumidores del producto que identifica.

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

El referido literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 4 En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina se prevé la protección a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producir confusión con otra marca; por ello la notoriedad es considerada como la protección especial a una marca.

“Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” 5 La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada, si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO a) Examen de la solicitud de Registro La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96), que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, que expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos. 4 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 17/01/2001 41.44 El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. b) Trámite de las observaciones Una vez admitida a trámite la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que tengan interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido ese plazo, la misma oficina competente deberá decidir sobre esas observaciones y acerca de la concesión o denegación del registro solicitado.

6. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCION El Capítulo VI de la Decisión 344 dedica su único artículo, el 128, a la protección del nombre comercial, diciendo que éste será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de registro” y que en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

“La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro. En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no GACETA OFICIAL registrada al titular de una denominación registrada?.

Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea. “Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro” 6 Se concluye entonces que la protección del nombre comercial puede darse por dos medios: - La vía del uso del nombre comercial; y, - La vía de la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, su solicitud de registro no debe encontrarse afectada por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Si un signo se encuentra comprendido en las situaciones a que se refiere el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344, e incorpora en su estructura componentes adicionales, como color o denominaciones que le otorguen suficiente distintividad y además 6 Proceso 43-IP-98, sentencia de 19 de marzo de 1999, G.O. Nº 490 de 4 de octubre de 1999, marca: FAIRBANKS (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 17/01/2001 42.44 no incurra el distintivo en ninguna de las causales de irregistrabilidad, será susceptible del respectivo registro. 3. La Oficina Nacional Competente deberá analizar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 4.

La notoriedad de una marca debe ser probada por quien la alega conforme a las reglas de la carga de la prueba y, ante la autoridad que adelante el procedimiento de oposición al registro. 5. La Oficina Nacional debe realizar el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. 6.

Los Países Miembros están obligados a proteger los nombres comerciales sin obligación de depósito o de registro y en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro, deberán aplicar las normas pertinentes sobre marcas de la Decisión 344. La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 4736-291-98-ED., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado.

Notifíquese al mencionado Tribunal mediante copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO GACETA OFICIAL Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO 17/01/2001 43.44 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 17/01/2001 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú