PROCESO 86-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a pedido del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 5623. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY. Marca: SIXLETS. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de Quito a los quince días del mes de noviembre del año dos mil.

VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido por intermedio del Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literales a y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Partes. Son partes, en calidad de demandante, la Sociedad WARNER LAMBERT COMPANY y como demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. La acción se establece por la declaración de infundada de la oposición al registro de la marca SIXLETS solicitado por y concedido a la Sociedad LEAF INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional.

Aunque se le citó como “tercero interesado” en las resultas del juicio, la firma beneficiaria del otorgamiento del registro no se hizo parte. 1.2. Actos demandados en el proceso interno. Las pretensiones de la demanda persiguen que se ordene la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: “a) Resolución número 13948 de 29 de mayo de 1996, por medio de la cual se declara infundada la observación formulada por la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY y se concede el registro de la marca SIXLETS, solicitado por la sociedad LEAF INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza;

“b) Resolución número 16019 de 23 de junio de 1997, por la cual se resuelve un recurso de reposición confirmando la resolución 13948; y “c) Resolución número 01601 de 5 de febrero de 1999, por medio de la cual se confirmó la resolución número 13948 de 29 de mayo de 1996.” 1.3 Demanda. La demandante estima que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó al desestimar las observaciones y otorgar el registro solicitado por cuanto, los signos SIXLETS y CHICLET’S presentan semejanzas suficientes desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual.

Es evidente, afirma, entre las dos expresiones la semejanza fonética y gramatical. Además, la notoriedad de la marca CHICLET’S ha debido tenerse en cuenta al momento de compararse las marcas y el estudio de confundibilidad de las marcas se realizó partiendo de la base de que CHICLET’S es una marca común. La Administración, dice, ha debido comparar todas las marcas de la actora con la marca solicitada por LEAF, INC. y no limitarse a dictaminar que las similitudes de las marcas en conflicto son meramente tangenciales, sin tomar en cuenta la identidad de las dos marcas lo que genera confusión al consumidor al momento de elegir el producto deseado. 1.4.

Contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda expresó que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente, especialmente de las concedidas por el decreto ley N° 2153 de 1.992 y la Decisión 344, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente las resoluciones impugnadas, declarando infundada la observación presentada por la sociedad Warner Lambert Company, y concediendo el registro de la marca “SIXLETS” para distinguir dulces, confites y bombones, productos de la clase 30 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Leaf, Company.

Es claro e inequívoco, dijo, que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas. Agregando que de los documentos obrantes en el expediente N° 94-40.774 y contentivo de la actuación administrativa, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. 2.

CONSIDERANDO. 2.1. Competencia. Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional que deba actuar como jurisdicción comunitaria, como lo es, en este caso, la jurisdicción contenciosa colombiana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal. 2.2.

Normas a ser interpretadas. Las normas cuya interpretación se realizará en la presente sentencia son del siguiente tenor: Artículo 81. "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

Artículo 83. "Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”. 2.3. Los requisitos para el registro de marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina señala los requisitos que un signo debe reunir para poder ostentar la calidad de marca y en consecuencia, ser objeto de registro.

Ellos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. No basta, empero, con que un signo reúna las mencionadas condiciones para que procede su registro automático, puesto que no debe, además, inscribirse en alguna de las causales de irregistrabilidad prescritas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El objeto esencial y fundamental de una marca es el de distinguir los productos o servicios, característica que se conoce bajo el nombre de “distintividad”. La distintividad se orienta en dos direcciones: una respecto a los signos entre sí, y la otra en cuanto a éstos y los productos. Signos idénticos o similares para los mismos productos no entrarían dentro del criterio de distintividad, por lo que su aptitud para el registro es inexistente.[1] 2.4.

Irregistrabilidad de los signos por identidad o semejanza con otros ya registrados. El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro de los signos que, en relación a derechos de terceros, “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error”. La norma comunitaria referida establece como una de las causales de irregistrabilidad, la identidad o semejanza de los signos. La confundibilidad o riesgo de confusión se origina en la semejanza o identidad de los mismos, la cual puede llevar a los consumidores a error o confusión, induciéndolos a adquirir los productos o servicios sin distingo de su procedencia, o lo que es peor, creyendo equivocadamente adquirir unos cuando en realidad está adquiriendo otros de diferente origen.

Dos son los intereses que se tutelan por la norma en comento: De un lado, el Interés del titular de la marca que es objeto de la competencia injusta representada por la utilización de una marca semejante y, de otra, el interés general de los consumidores, el interés público del mercado, el cual se vería distorsionado por la coexistencia de marcas equívocas. 2.5.

Irregistrabilidad por semejanza con un signo notoriamente conocido. La demandante considera que se ha violado el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, al desconocerse la notoriedad de la marca CHICLET'S y la similitud existente entre ella y la marca SIXLETS solicitada y registrada a contrapelo de su oposición. La citada norma comunitaria establece la irregistrabilidad de un signo que reproduzca o imite total o parcialmente a otro "notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero", razón que hace necesario ahondar en el concepto de notoriedad del signo, para lo cual es del caso rememorar que El Tribunal Andino ha puesto de relieve que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo.” [2] La marca calificada de notoria goza en el derecho comunitario de una protección especial, en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar al titular de una marca notoria.

Acerca de esta especial protección y atendiendo lo regulado en la norma que se interpreta, el Tribunal ha dicho que: “ una marca (común) está protegida dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado, o sea que la marca inscrita en Venezuela no surte efectos de registro en el Ecuador, a más del derecho de prioridad, esto es que quien solicita primero tiene derecho preferente al registro.

En cambio la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro del nomenclátor.” [3] La norma comunitaria protege, pues, de un modo especial a las marcas notoriamente conocidas, impidiendo que signos similares puedan ser registrados, cuando tal similitud sea de tal grado que genere riesgo de confusión, independientemente de la clase de productos de que se trate.

Por las anteriores consideraciones EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Para poder ser registrado como marca un signo debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica y no debe inscribirse en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

No puede ser registrado como marca, un signo que sea idéntico o semejante a otro, a punto de poder causar confusión entre los consumidores. 3. La similitud de un signo con otro que sea notoriamente conocido, independientemente de la clase de bienes que distingan, es causa de irregistrabilidad, debiendo probar tal notoriedad la parte que la alega.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia en el Proceso Interno Nº 5623. Notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada.

Remítase igualmente, copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, Pág. 90. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 29-VIII-97. Proceso 07-IP-96, Marca: Elegante Trigueña con Turbante”, G.O.A.C. Nº 299 de 17-X-97. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-IP-95. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, p. 307, caso: “LISTER”, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 231 del 17-X-96.

Véase también, sobre el particular: Sentencia de 7-VII- 98. Proceso 07-IP-97 marca: EBEL SPA, G.O.A.C. Nº 412 de 26-II-99.