PROCESO 55-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83 literales a), b), d) y e); 102; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno No. 5196 Actor: HELADOS LA FUENTE S.A. Marca FIGURATIVA-FUENTE CLARA.
Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintisiete días del mes de octubre del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, por intermedio de la Magistrada Olga Inés Navarrete Barrero, en oficio 1085 de 15 de junio del 2000, recibido en el Tribunal el 13 de julio del 2000.
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite.
ANTECEDENTES 1. Las partes. En calidad de actora HELADOS LA FUENTE S.A., como demandada la Nación representada por la Superintendencia de Industria y Comercio y tercero interesado la sociedad AGROPECUARIA MONTIJO LIMITADA. 2. Actos demandados en el proceso interno. - La Resolución Nº 7554 del 20 de marzo de 1.996 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio con la cual se declaró infundada la oposición u observación presentada por la sociedad PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A. y se concedió el registro de la marca FUENTE CLARA considerada por la Administración como “figurativa”. - La Resolución Nº 010696 del 28 de abril de 1997, por la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos decidió el Recurso de Reposición contra la Resolución anterior, confirmándola. - La Resolución No. 1026 del 15 de mayo de 1998, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual decidió el Recurso de Apelación confirmando las resoluciones anteriores. 3.
La demanda. Señala la actora que la Sociedad Agropecuaria Montijo Limitada solicita a la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) el registro de la marca FUENTE CLARA para amparar productos de la clase 30. Se efectúa la publicación del extracto de la marca FUENTE CLARA en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 405 del 1 de agosto de 1994, ante lo cual la SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A. presentó sus observaciones al registro de la marca con base en su marca denominada LA FUENTE clase 30 con certificado No. 56315 vigente hasta el 10 de abril de 1999.
Señala que la demandada no presenta ningún alegato en el término correspondiente. Transcurrido el término, la Superintendencia de Industria y Comercio expide la Resolución Nº 7554 del 20 de marzo de 1997 por la cual declara infundada la oposición presentada y concede el registro de la marca FUENTE CLARA (mixta) Clase 30 de una forma equivocada enunciando que la marca era meramente figurativa, cuando en realidad era una marca mixta.
Contra esta resolución se presenta recurso de Reposición y en subsidio de Apelación ante lo cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expide la esolución Nº 010696 del 28 de abril de 1997, por medio de la que se resuelve el recurso de Reposición confirmando la impugnada. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expide la resolución 1026 del 15 de mayo de 1998, que también confirma las resoluciones anteriores.
Señala la demandante que las resoluciones impugnadas son violatorias del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que el signo “FUENTE CLARA (mixta)” está constituido por un elemento denominativo FUENTE CLARA y otro FIGURATIVO. El primero de ellos alega la actora es confundible con las marcas denominativas “LA FUENTE”, clases 29, 30 y 32, y que fueron registradas inicialmente por PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A. La nueva solicitud en registro, “FUENTE CLARA” fue considerada por la Administración equivocadamente como figurativa, confundible con las marcas “LA FUENTE”, ya que el elemento nominativo “FUENTE CLARA” destaca dentro del conjunto y por tanto le hace confundible con las marcas propiedad del actor.
Menciona que existe violación del artículo 83 literal a), por ser el signo solicitada por la Sociedad Montijo, no es una marca figurativa como equivocadamente lo ha entendido la administración sino una marca mixta “debido a que en su publicación se lee muy claramente la expresión “FUENTE CLARA” estando acompañada la marca por un elemento figurativo que acompaña a la citada expresión y que consiste en el diseño de una gota de agua”.
(folio 47) Por esto la marca solicitada se confunde con las marcas nominativas para la clase 29, 30 y 32 “LA FUENTE”, registradas con anterioridad. La “marca mixta solicitada” también es confundible con el nombre comercial “LA FUENTE” cuyo titular es la empresa demandante por lo cual la administración estaba obligada a negar el registro de la marca y señala: “Por lo enunciado, al permitir la Superintendencia de industria y Comercio el registro de la marca “FUENTE CLARA” (Mixta) Clase 30 incurrió en violación del Artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por falta de aplicación de la citada norma y máxime cuando el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, faculta a la Administración para realizar el examen de registrabilidad de la marca que es materia de la presente demanda, una vez concluido el período de observaciones, pudiendo denegar o conceder la misma con base en un nombre comercial inscrito anteriormente ante la Superintendencia de Industria y Comercio; cuando dicha marca es confundible con el nombre comercial inscrito y como sucede en el presente caso”.
(Folio 56) La marca “LA FUENTE” es una marca notoria conocida dentro del ámbito de helados, que se da por la continua publicidad de la misma en televisión, señala además que se debía negar el registro “con base en el conocimiento que se tenía de la misma tal como lo estableció el Proceso 5-IP-94, donde menciona que el funcionario sustanciador por la vía Administrativa o un Juez por la vía judicial, pueden aplicar su propio conocimiento para determinar si una marca es notoria”.
(folio 58) Criterios que se aplican con referencia al artículo 83 literal e). Invoca para fundamentar su acción los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4. Contestación de la demanda. Por su parte la demandada contesta la acción solicitando que no se tengan en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante, ya que consideran que carecen de fundamento jurídico y sustento legal.
Expresa que los actos impugnados no han incurrido en ninguna violación de ley, ya que la Oficina Nacional Competente actuó dentro de las atribuciones a ella otorgadas declarando infundada la observación presentada por la Sociedad Productora de Alimentos la Fuente S.A. y concediendo el registro de la marca figurativa obrante dentro del expediente Nº 92-279863, para distinguir productos de la clase 30.
Entre los documentos del mencionado expediente consta la solicitud de una marca “figurativa” consistente en “una gota que cae en cuyo cuerpo, y en la parte más ancha, las sombras y luces producen la formación de unas figuras que asemejan las letras f y c, iniciales de la expresión FUENTE CLARA” (folio 70), de lo cual se desprende que la Administración se ajustó al trámite administrativo previsto para materia marcaria.
Señala que el signo reúne los requisitos del artículo 81 y no incurre en las prohibiciones de los literales del artículo 83 señalados en la demanda; la marca figurativa cumple todos los requisitos establecidos por las normas comunitarias. Sobre la notoriedad señala que no existe la confundibilidad entre las marcas enfrentadas y que la notoriedad de la marca no fue probada. 6.
Resoluciones Impugnadas. Constan además las Resoluciones administrativas No. 7554 del 20 de marzo de 1996 del Jefe de Signos Distintivos y la Resolución 1026 de 15 de mayo de 1998 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; en especial esta última señala que no existe riesgo de confusión. Señala “Puede presentarse el caso de confusión entre un signo figurativo representativo de un objeto y otro signo que consista en una palabra que representa, en la medida que este último no tenga elementos adicionales que ayuden a diferenciar los signos. En relación con las marcas gráficas, no debe juzgarse la posibilidad de confusión con referencia a la figura en sí misma, prescindiendo de la forma en que está representada.
La figura puede ser idéntica, pero las características especiales excluirán toda posible confusión”, (folio 18) por lo cual consideran que no existe el riesgo de confusión y puntualiza que entre las marcas denominativas y figurativas sólo pueden existir semejanzas conceptuales, lo cual no ocurre en la causa. No se ha probado la notoriedad.
Concluye: “… en relación con la publicación de la marca solicitada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, considera este Despacho que la marca solicitada siempre fue figurativa, y el solicitante claramente indicó en su solicitud que la expresión FUENTE CLARA, NO era objeto de la solicitud”. (folio 18) I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su creación. II.
NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Las normas cuya interpretación se va a efectuar son: el artículo 81; 83 literales a), b), d) y e); y 102 de la Decisión 344, que se transcriben a continuación: “Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.” “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” No se interpretan los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, constantes en la solicitud del consultante ya que como se ha sostenido en abundante jurisprudencia de este Tribunal, las normas mencionadas se refieren a obligaciones de los Países Miembros que no pueden ser invocadas ni aplicadas a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.[1] III.
CONSIDERACIONES. Los aspectos a ser tratados en la presente interpretación se refieren a los requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de los signos, irregistrabilidad por semejanza, irregistrabilidad por semejanza a un nombre comercial protegido, irregistrabilidad por imitación con un signo notoriamente conocido, irregistrabilidad por similitud con una marca notoriamente conocida y derecho de uso exclusivo adquirido por el registro de una marca.
IV. LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 81 señala tres requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca, los cuales son la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. Sobre el primer requisito, recordamos que la principal función de las marcas es la de identificar un producto o servicio en el mercado ofertado por un comerciante, de otros idénticos o similares ofertados por otro.
Es ilógico otorgar la protección a un signo que no identifica en el mercado los productos o servicios amparados por la misma. Una marca no es distintiva cuando exista el riesgo de confusión por ser idéntica o similar a una ya registrada o solicitada a registro con anterioridad a la solicitud actual de registro. Tampoco es distintiva una marca que por su carácter de usual, o por su genericidad producen la amenaza de engaño o de error en el público consumidor, por lo cual no pueden ser registrados.
Además la norma comunitaria exige que el signo pueda ser captado por alguno de los sentidos, es decir lo que se busca es que deje de ser una idea que permanezca en el interior de su creador, sino que tenga una manifestación al mundo exterior. Un signo mientras permanezca como una idea no será conocido por el público consumidor y tampoco será perceptible.
La perceptibilidad es un requisito necesario para poder otorgarse el registro; es de esta forma que pueden ser registrados como marcas los colores, imágenes, palabras e inclusive sonidos permitiendo que el signo sea conocido en el mundo exterior. El último requisito exige que el signo pueda ser representado gráficamente lo que permite a la administración y a terceros el formarse una idea del signo solicitado para registro como marca, pudiendo para ésto usarse palabras, figuras, signos o cualquier otro mecanismo idóneo que sean lo suficientemente expresivos como los ya señalados.
Este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo. V. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS El reunir los requisitos señalados no implica que necesariamente se va a otorgar el registro de un signo como marca, sino que además no debe incurrir en ninguna de las prohibiciones contenidas taxativamente en algunos de los literales de los artículos 82 y 83.
El primer grupo de prohibiciones, es decir las del artículo 82, se refiere a la condición del signo por si mismo es decir que debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica; no debe designar o describir la especie o servicio; no debe ser una designación común o habitual de los productos o servicios de que se trate; tampoco ser un color aislado sin estar delimitado por alguna forma específica; no debe ser contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres; o ser engañoso ante medios comerciales sobre el modo de fabricación; etc.
El segundo grupo de prohibiciones contenidas por el artículo 83, busca precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a una marca ya registrada o solicitada para registro para amparar productos o servicios similares a un nombre comercial protegido o a un signo notorio o a una marca notoria, etc.
Se puede ver claramente que se busca proteger de esta manera al titular de la marca o el signo protegido frente a actos de competencia desleal y de esta forma se busca también proteger a los consumidores de ser engañados ya que adquieren un producto o servicio buscando otro: “Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado" [2] VI.
IRREGISTRABILIDAD POR SEMEJANZA Como se ha señalado anteriormente, no puede ser registrado como marca un signo que sea confundible con otro ya registrado o que hubiere sido presentada su solicitud de registro con anterioridad. Previo a efectuar el examen de registrabilidad de las marcas y dada la confusión que se observa sobre el tipo de marca de que se trata, este Tribunal cree necesario que el Juez consultante determine la clase de marca que son enfrentadas, ya que el actor considera que una de las marca en conflicto es mixta mientras que el demandado señala que es figurativa.
La marca gráfica o figurativa como lo ha definido la doctrina y este tribunal, es aquella que se encuentra constituida únicamente por un elemento gráfico, que se halla constituido por varios trazos y cuya característica es que no se puede pronunciar, ya que sólo son percibidos por la vista. La doctrina señala “Las ‘marcas figurativas’ se diferencian de las anteriores pues éstas no se pueden pronunciar, son los signos que sólo pueden ser percibidos por la vista.
Por ejemplo la figura de un ‘canguro’ no es pronunciable, pues la marca no es la palabra ‘canguro’ sino el dibujo de este animal”.[3] Al respecto este Tribunal ha expresado: “Algunos autores (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984, pág.: 227) distinguen las marcas figurativas, de las marcas puramente gráficas en la medida en que la protección de aquellas se extiende tanto a la imagen representada en el signo como a la noción conceptual que dichos signos pretenden evocar” [4].
La marca mixta en cambio se halla constituida por un elemento nominativo y uno gráfico; “Se trata, en el presente caso, de dos marcas de las denominadas ‘mixtas’ ya que ambas están constituidas por palabras y elementos gráficos unidos entre sí.” [5] La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como del gráfico, como uno sólo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. Se ha reconocido que en las marcas mixtas se debe identificar al elemento característico el cual en la generalidad es el nominativo, y se procederá de la siguiente manera: “Identificada la dimensión característica de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en otra el denominativo o viceversa y en tales casos la conclusión lógica será la de que no existe confusión. Si, por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del mismo tipo denominativo o gráfico, corresponderá el respectivo cotejo entre las palabras o los dibujos.” [6] Cuando se considera que el elemento relevante es el denominativo, las reglas de comparación tal como ha expresado este Tribunal son: “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.
De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.
Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
“En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”; 04-IP-94, G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94, G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.[7] En cambio si el Juez Consultante determina que entre las marcas enfrentadas una de ellas es figurativa y la otra es denominativa, las reglas son diferentes, así: “Se desprende el anterior criterio de la jurisprudencia del Tribunal Andino, la cual ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran: las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos, colores,; las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto, y que es también el nombre con el que se solicita la marca; y, las que evocan en el consumidor el concepto o motivo, al que se llega a través de un proceso de generalización. (Criterios extraídos de la Interpretación Prejudicial No. 09-IP-94, sentencia emitida por este Tribunal el 24 de marzo de 1995, referente a la marca “DIDA”.
Gaceta Oficial No. 180 del 10 de mayo de 1995). “Como consecuencia habrá de deducirse además que, para encajar la marca objeto de la presente interpretación en alguna de estas subclasificaciones, se deberá tomar muy en cuenta que el gráfico, que es en sí la marca, no debe evocar un concepto concreto, o, al menos, que, de su totalidad no se desprenda este concepto.
Pudiendo ser, por tanto, netamente gráfica una marca, que a pesar de estar compuesta por una o varias figuras de las cuales cada una evoque un concepto concreto, de su conjunto no se desprenda empero uno individual y específico.” [8] VII. IRREGISTRABILIDAD POR SEMEJANZA A UN NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO Otra causal de irregistrabilidad, que busca respetar los derechos de terceros, hace referencia a la existencia de riesgo de confusión del signo solicitado frente a un nombre comercial protegido.
El nombre comercial es decir la denominación por la cual se identifica un empresario individual o social, se halla protegido por la norma comunitaria sin que sea necesario su registro sino que basta su uso que debe ser anterior a la solicitud de registro y además se exige que este sea distintivo y lícito: “DISTINTIVIDAD tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.
El nombre comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación. “El otro requisito es la LICITUD con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros ‘ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria’.
(Aracama, obra citada)” [9] Para adquirir protección al nombre comercial, la legislación comunitaria no exige ninguna clase de registro, sino que tal como exige el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro”, exigiéndose únicamente el primer uso sobre el nombre comercial.
Debe de esta forma, la parte que ampare su observación en tener un derecho prioritario sobre un nombre comercial el probar este hecho utilizando para este efecto los medios procesales de prueba aceptados en la legislación interna del País donde solicita la protección, debiendo además probar que el mismo cumple con las características y condiciones señaladas.
“La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” [10] VIII. IRREGISTRABILIDAD POR IMITACION CON UN SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO Otra norma que busca amparar el derecho de terceros es la prohibición de otorgar registro a un signo que sea similar a un signo notoriamente conocido, entendiéndose por tal no sólo a las marcas notorias, sino a otros signos distintivos notorios tales como el nombre comercial, el lema comercial, etc., pues la disposición del literal d) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena también los ampara.
“Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y éste se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca notoria” [11].
De esta manera se busca evitar que un tercero busque aprovecharse de la notoriedad alcanzada por un signo y así se genere una utilidad indebida aprovechándose del esfuerzo y sacrificio ajeno. Y continua la sentencia antes citada manifestando: “Este artículo se refiere a los casos de reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial del signo notoriamente conocido…” [12].
Deberá determinar el Juez Nacional si la marca en conflicto es confundible con un signo notoriamente conocido. IX. IRREGISTRABILIDAD POR SIMILITUD CON UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Además de la prohibición de registrar signos notoriamente conocidos, consta en la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la prohibición de otorgar el registro a signos que: “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”.
La marca notoria es aquella que es ampliamente conocida por los consumidores de determinado bien o servicio; conocimiento que se debe entre otros a la gran difusión que se le ha dado a la marca, su antigüedad, la calidad de los productos o servicios. Las marcas notorias gozan de una protección mayor que la obtenida por las marcas ordinarias, ya que se busca evitar que un tercero trate de aprovecharse del “good will” que posee la marca notoria, por lo que se la ampara independientemente de la clase de productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y exige de la Administración mayor rigurosidad al efectuar el examen de registrabilidad.
Para otorgar la calidad de notorio a un signo no basta la sola alegación de la parte que el signo posee esa calidad, ya que si bien este Órgano Comunitario en anterior sentencia ha expresado: “Para la correcta interpretación de esta norma, debe tenerse en cuenta que por ‘hecho notorio’ debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados.
Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida.” [13] Este criterio no es aplicable de manera absoluta al caso de las marcas notorias, ya que respecto de éstas la ley comunitaria exige que quien alegue la calidad de notoria de una marca asume la carga de probarlo por cualquiera de los medios procesales aceptados en el País Miembro, salvo que se trate de un hecho notorio que lleven al Administrador de Justicia al convencimiento de la condición de notoria de la marca.
X. DERECHO DE USO EXCLUSIVO ADQUIRIDO POR EL REGISTRO DE UNA MARCA Una vez que el signo ha cumplido con los requisitos señalados por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no ha incurrido en alguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo normativo, podrá ser registrado como marca, adquiriendo por este registro, toda la protección que le otorga la norma comunitaria.
Esto se debe al sistema adoptado por el legislador comunitario que es el atributivo, es decir que goza de los derechos inherentes quien la inscriba en registro autorizado. Este registro le permite a su titular el usarla en exclusiva y además el derecho de evitar que otro lo haga siempre dentro del margen establecido por la normativa comunitaria: “el registro de la marca confiere a su titular no sólo el derecho al uso exclusivo de la marca (artículo 102), sino también el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso mediante transferencia o concesión que, a su vez deberá ser objeto de registro…” [14] La protección que se otorga al signo registrado sólo abarca al efectivamente solicitado, es decir que no se otorgará ninguno de estos derechos a otros elementos que consten fuera de la solicitud y del registro dado.
Al respecto manifiesta la doctrina: “De todas maneras, la solicitud delimita para quien la presenta, el marco inicial de su derecho. No sólo en lo que se refiere al signo en sí mismo, sino también en cuanto a los productos o servicios que va a distinguir. El derecho exclusivo a concederse no podrá exceder el ámbito marcado en la solicitud de la marca y la indicación de los productos o servicios que va a distinguir” [15].
Es de esta forma que si una marca se ha solicitado como gráfica y se le otorga el registro, no tendrán igual protección otros agregados como son palabras o elementos denominativos. Queda en manos del Juez Nacional el determinar si la marca solicitada puede ser confundida con otra ya registrada. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y si además, no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de dicha Decisión. Segundo: Para determinar si existe riesgo de confundibilidad el Juez Nacional debe determinar la clase de marcas que son las enfrentadas y luego aplicar las reglas señaladas en la presente sentencia. Tercero: La protección al nombre comercial se le da por su uso y no por el registro, tal como se lo hace para las marcas.
Es obligación probar este uso para la parte que lo alega, debiendo para el efecto usar los medios de prueba aceptados en el país miembro. Cuarto: Las marcas notorias son ampliamente conocidas por los consumidores de esa clase de bienes o servicios. Estos signos distintivos gozan de una protección especial más amplia que los signos ordinarios, pero es obligación el probar la condición de notoria del signo o marca por la persona que lo alegue.
Quinto: El derecho al uso de exclusividad de la marca se lo adquiere gracias al registro que otorga la Oficina Nacional. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5196, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Ver sentencias de los Procesos 1-IP-98 Marca “EXPOSISTEMAS MIXTA”, 15- IP-98 Patente: “SISTEMA TELESCÓPICO DE SELLO HERMÉTICO INVIOLABLE PARA VACIADO DE FLUIDOS Y EL RECIPIENTE QUE LO UTILIZA”, 05-IP-2000, Marca: “LORD PARK”. [2] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 2-IP-95, Tomo IV, pág. 215-216. [3] Marcas y Patentes en el Gatt, Daniel Zuccherino. Ed. Abeledo-Perrot, pág.: 94. [4] Proceso 31-IP-96, sentencia del 3 de Diciembre de 1997.
Marca: “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA”. [5] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, pág.:171. Proceso 4-IP-88. [6] Ibidem. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11-III-98. Proceso 3-IP-98. Marca: “BELLA MUJER”. [10] Ibidem. [11] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 20-IP-97, sentencia del 13 de febrero de 1998, Marca: “MANUELITA”. [12] Ibidem. [13] TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Tomo I, Proceso 1-IP- 87, sentencia del 3 de diciembre de 1987, pág.: 115. [14] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, Proceso 10-IP- 94, sentencia del 13 de marzo de 1995. pág.: 67. [15] DERECHO DE MARCAS, Jorge Otamendi. pág.: 127.
Ed. Abeledo-Perrot. Segunda Edición.