Año XIX - Número 917 Lima, 10 de abril de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 103-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 17, 18, 19, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: The Procter & Gamble Company. Patente de Invención para el producto: “Artículo Absorbente que tiene componentes soplados fundidos”. Proceso Interno Nº 5348 Proceso 111-IP-2002.- Interpretación Prejudicial de los artículos 128, 81, 82 y 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 83 literal e) y 84 ibidem.
Caso: nombre comercial “SURAMERICANA + gráfica”. Proceso interno No. 5572- LYM. Proceso 8-IP-2003.- 10 Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82, literal a), eiusdem.
Parte actora: KOTOBUKI & CO. LTD. Marca: GRAFICA. Expediente interno N° 5901. Proceso 14-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 83, literales e) y f), eiusdem.
Parte actora: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Marca: “CALARCÁ + gráfica”. Expediente interno N° 5486 Proceso 17-IP-2003.- Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81, 82, literales a), d) y e), y 83, literal b), eiusdem.
Parte actora: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. Marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.”. Expediente interno N° 5959 Para nosotros la Patria es América 36 GACETA OFICIAL 10/04/2003 2.48 PROCESO Nº 103-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 17, 18, 19, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: The Procter & Gamble Company. Patente de Invención para el producto: “Artículo Absorbente que tiene componentes soplados fundidos”. Proceso Interno Nº 5348. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los doce días del mes de marzo del año dos mil tres. Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia, para un “artículo absorbente que tiene componentes soplados fundidos”.
VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada mediante Oficio N° 2317 de 23 de septiembre de 2002, por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 5348, que fue recibida en este Tribunal el 29 de octubre de 2002. Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 5 de febrero de 2003.
Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 407 de 31 de agosto de 1994, concediéndose el término de treinta (30) días para que cualquier persona pudiera presentar observaciones fundamentadas que desvirtuaran la patentabilidad de la invención, plazo que venció el 12 de octubre de 1994, sin que contra la solicitud se hubiera presentado observación alguna.
El 25 de septiembre de 1997, la División de Nuevas Creaciones emitió su informe técnico sobre el fondo de la solicitud, es decir, sobre la patentabilidad de la invención. La Oficina de Patentes señala que “realizada la búsqueda se encontraron solicitudes, como son la del 12 de febrero de 1992 -solicitud española publicada bajo el número 2077731-, que tiene como prioridad la solicitud con fecha 12 de julio de 1990; otra solicitud se presentó el 10 de enero de 1991 -solicitud colombiana número 334.687-”. 1.
Las partes La parte actora es la compañía The Procter & Gamble Company. La parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 7 de diciembre de 1992, la sociedad The Procter & Gamble Company, presentó una solicitud de patente de invención ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de El 6 de enero de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 047, por medio de la cual negó la patente solicitada, con fundamento en la falta de novedad.
El 9 de febrero de 1998, la sociedad The Procter & Gamble Company interpuso, contra la anterior Resolución, recurso de reposición señalando que “el procedimiento fue violado por cuanto el concepto técnico 380 del 25 de septiembre de 1997, base para negar la solicitud, no fue notificado, con lo cual el derecho de defensa consagrado legal y constitucionalmente no fue respetado”.
Mediante Resolución 2611 de 20 de agosto de 1998, la Superintendencia de Industria y Comer- GACETA OFICIAL cio confirmó la Resolución 047 de 6 de enero de 1998, declarando agotada la vía gubernativa. La sociedad The Procter & Gamble Company, a través de apoderado, presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las citadas Resoluciones. 2.2 Fundamentos de la demanda La sociedad The Procter & Gamble Company -demandante en el presente caso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; que declare nulas las Resoluciones 047 y 2611 de 6 de enero de 1998 y de 20 de agosto de 1998 respectivamente, y asimismo que se restablezca su derecho, concediendo la patente de invención para un artículo absorbente que tiene componentes soplados fundidos.
La sociedad actora fundamenta su pretensión en los artículos 1, 2, 4, 27, y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el artículo 29 de la Constitución de la República de Colombia, el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil, los artículos 2, 3, y 35 del Código Contencioso Administrativo; y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998.
La demandante sostiene, en síntesis, que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 1, 2, y 4 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, puesto que el producto “Absorbente que tiene Componentes Soplados Fundidos” cumple con los requisitos de novedad, altura inventiva y de ser susceptible de aplicación industrial. Señala que la falta de novedad alegada por la Superintendencia de Industria y Comercio es errada por cuanto con relación a la capa moduladora de flujo, la solicitud española y la del producto “absorbente que tiene componentes soplados fundidos” son totalmente diferentes.
Con relación a la solicitud colombiana, señala la actora que “ es muy general y no revela los componentes específicos de la solicitud en estudio, particularmente, la capa de adquisición”. Añade además que en sus resoluciones, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 27 y 29 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena por cuanto no notificó al solicitante de la existencia de derechos adquiri- 10/04/2003 3.48 dos por terceros que pudieran resultar vulnerados con la concesión de la patente, ni le concedió el plazo de tres (3) meses establecido para presentar sus argumentos y aclaraciones y, por consiguiente, no fundamentó el rechazo de la solicitud de patente en un “examen definitivo”, tal como lo ordenan dichas normas, si no que fundamentó su rechazo en un único examen, el contenido en el concepto técnico de fondo. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1 Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia -parte demandada en el presente proceso-, a través de su Oficina Jurídica, solicita a este Tribunal no tener en cuenta las declaraciones y peticiones esbozadas por la sociedad The Procter & Gamble Company, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.
Sostiene la demandada que (sic) “ de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente y la Decisión 344, el Superintendente de Industria y Comercio expidió las resoluciones acusadas y expedidas negando el privilegio de invención de patente para la solicitud correspondiente a: “artículo absorbente que tiene componentes soplados y fundidos”.
Asimismo, señala la demandada que la División de Nuevas Creaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Decisión 344, procedió a efectuar el examen de fondo sobre la patentabilidad de la solicitud que nos ocupa, estableciendo que existen antecedentes que afectan la novedad y nivel inventivo como son: la solicitud española publicada bajo el número 2077731, y la solicitud colombiana número 334.687.
De conformidad con el artículo 29 de la mencionada Decisión 344, al haber sido desfavorable el examen definitivo de patentabilidad, la oficina expidió legal y válidamente, a través del Superintendente de Industria y Comercio la Resolución 047. Posteriormente, The Procter & Gamble Company ejerció su derecho de defensa mediante recurso de reposición, en cuya respues- GACETA OFICIAL 10/04/2003 4.48 ta, la demandada expidió la Resolución 2611, decidiendo sobre el recurso de reposición interpuesto.
DECISIÓN 344 Finalmente, señala la demandada, con relación a la afirmación de la actora en cuanto a la violación del artículo 29 de la Decisión 344, que “la norma de carácter supranacional -no indicaque deba surtirse obligatoriamente el traslado del examen de fondo”. “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tenga nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
En consecuencia, señala la demandada que “las Resoluciones nº 047 del 6 de enero de 1997 y nº 2611 del 20 de agosto de 1998, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces ”.
CONSIDERANDO
Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
En la solicitud se ha requerido la interpretación de los artículos 20 y 28 de la mencionada Decisión 344. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que los artículos antes mencionados no están referidos al caso concreto por lo que no es necesaria su interpretación. Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 17, 18, 19, 27, y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Artículo 1 Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” Artículo 4 “Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en al presente Decisión”.
Artículo 17 “El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. “El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de su publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto”.
GACETA OFICIAL Artículo 18 “La oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite, como consecuencia del examen de la solicitud, podrá proponer al peticionario el cambio de modalidad. El peticionario podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente”.
Artículo 19 “En caso que se pida la transformación o acepte la propuesta de cambio de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el procedimiento que corresponda a la nueva modalidad”. Artículo 27 “Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.
“Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.
Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada”. Artículo 29 “Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”.
Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: 10/04/2003 5.48 I. REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTE La norma comunitaria andina en materia de propiedad industrial no define qué es una invención, o en qué consiste una invención, limitándose a establecer los requisitos que debe cumplir el invento para poder obtener una patente.
En la medida en que la patente constituye un derecho de exclusiva, la norma comunitaria andina materia de análisis, en su artículo 1, establece requisitos taxativos y concurrentes para concederla: el invento debe ser novedoso, debe tener nivel inventivo y debe ser susceptible de aplicación industrial. Asimismo, las patentes pueden ser de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología. Podemos decir que una invención puede definirse como “una solución a un problema de la técnica, o más propiamente como una idea nueva que permite en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica” (LORENZINI, Jaime.
El régimen de propiedad industrial en la OMC. Conosur Ltda. Santiago: 2000, p. 124). Asimismo, añade la doctrina que la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial.
Segunda edición, Editorial Civitas. Buenos Aires: 1993, p. 695). Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Proceso N° 21-IP-2000.
PATENTE: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. Publicado en la G.O.A.C. N° 631 de 10 de enero de 2001). En este sentido, al tratar el tema de invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar los requisitos de patentabilidad en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y por delimitar, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente por vía negativa.
GACETA OFICIAL a) Novedad El requisito de novedad, establecido en el artículo 2 de la Decisión 344, exige que el objeto de la invención no esté comprendido en el estado de la técnica. Asimismo, la norma comunitaria señala que el estado de la técnica incluye el conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público (de manera oral o escrita) antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
De no ser nueva, se estaría concediendo un derecho de exclusiva injustificado; asimismo, se estaría privando a la colectividad de un bien que pertenece al patrimonio común. Con el objetivo de evitar esta situación, el legislador andino ha determinado la novedad mediante una presunción iuris et de iure, la misma que ha sido recogida de la doctrina en materia de propiedad industrial: “ si una regla técnica está comprendida en el estado de la técnica, se presume que no es nueva, sin que sea posible ninguna prueba para demostrar la novedad de semejante invención en el estado de la técnica” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos y otros.
La Modernización del Derecho Español de Patentes. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid: 1984, p. 70). En este marco, “ el Tribunal ha considerado que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan podido obtener, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión 344” (PROCESO Nº 43IP-2002.
PATENTE: “Formulaciones de Peptidos Hidrosolubles de Liberación Retardada”. Publicado en la G.O.AC. No. 870 de 9 de diciembre de 2002). En conclusión, para verificar el requisito de novedad en la invención, el Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que debe observarse el siguiente conjunto de reglas: concretar la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones; precisar la fecha, de la solicitud o de la prioridad reconocida, con base en la cual deberá efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica; determinar el contenido del estado de la 10/04/2003 6.48 técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad; y hacer la comparación entre la regla técnica cuyo patentamiento ha sido solicitado y el estado de la técnica (Ver entre otros: PROCESO Nº 43-IP-2002.
PATENTE: “Formulaciones de Peptidos Hidrosolubles de Liberación Retardada”. Publicado en la G.O.AC. No. 870 de 9 de diciembre de 2002. Proceso 6-IP-89. PATENTE: “Aparato de Sujeción” Publicada en la G.O.A.C. N° 50, de 17 de noviembre de 1989). b) Altura Inventiva Este requisito se encuentra establecido en el artículo 4 de la Decisión 344.
Una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, y si no ha derivado de manera evidente del estado de la técnica. Por tanto, se tendrá por cumplido el requisito cuando la invención no derive de manera evidente del estado de la técnica para un experto medio en la materia.
El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. En otras palabras, una invención puede ser nueva pero no reunir el requisito de altura inventiva por derivar de manera evidente del estado de la técnica. Con el fin de verificar el cumplimiento del citado requisito será necesario, en consecuencia, analizar si, a juicio del experto, los conocimientos integrantes del estado de la técnica, anteriores a la fecha de la solicitud de patente, pueden conducir a la invención. Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de las solicitudes de patentes anteriores no publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen.
Por ello, se ha indicado en la doctrina que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar la actividad inventiva (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos y otro. “La modernización del Derecho Español de patentes, editorial Montecorvo S.A.”. Madrid, p. 87. Recogido en la sentencia del Proceso Nº 43-IP-2002.
PATENTE: “Formulaciones de Peptidos Hidrosolubles de Liberación Retardada”. Publicado en la G.O.AC. No. 870 de 9 de diciembre de 2002). c) Aplicación Industrial La norma comunitaria en materia de propiedad industrial establece que la invención debe ser GACETA OFICIAL 10/04/2003 7.48 susceptible de aplicación industrial. A tal efecto, la doctrina ha señalado que la palabra industria “ debe interpretarse en el sentido más amplio posible, y no limitarla al sentido jurídico que se le dé en ciertas leyes especiales -en consecuencia, debe considerarse- toda actividad humana que se aplica sobre la naturaleza y la materia”.
(PACHÓN, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Editorial Temis. Bogotá: 1984. p. 18). 1) aceptar la propuesta que le haga la autoridad nacional competente, y en consecuencia dentro del plazo concedido por la autoridad administrativa proceder a hacer las modificaciones correspondientes, de manera tal que se aplicará el procedimiento que corresponda a la nueva modalidad; o, 2) por el contrario, rechazar la propuesta y continuar la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.
Añade el mismo tratadista que si el objeto de la invención se puede fabricar, estamos frente a un producto, en cambio, si el objeto de la invención se puede utilizar, se trata entonces de una patente de procedimiento. (PACHÓN, Manuel. Ibid. Loc. Cit.) Cabe señalar que si el solicitante no cumpliera con comunicar a la Oficina Nacional Competente su voluntad de transformar o modificar su solicitud acompañando los documentos que correspondan, se deberá tener por rechazada la propuesta de la autoridad administrativa.
Finalmente, este Tribunal ha manifestado que la finalidad que se persigue mediante este requisito es que “ la invención constituya, además de un avance técnico, un aporte significativo en el desarrollo de la industria y de la actividad productiva en general, procurando de este modo beneficios económicos a quienes la exploten”. (Proceso Nº 43-IP-2002.
PATENTE: “Formulaciones de Peptidos Hidrosolubles de Liberación Retardada”. Publicado en la G.O.AC. No. 870 de 9 de diciembre de 2002). II. MODIFICACION DE LA SOLICITUD El artículo 17 de la Decisión 344 permite al interesado modificar su solicitud, para tal efecto la solicitud de modificación deberá cumplir dos requisitos: - la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial presentada; - sólo se puede solicitar la modificación antes de su publicación; ello quiere decir que una vez que la autoridad nacional competente procede a la publicación el solicitante se encuentra impedido de hacer cualquier tipo de modificación. Asimismo, la norma comunitaria en sus artículos 18 y 19, atribuye a la oficina nacional competente la facultad para proponer la modificación de una solicitud de considerarlo conveniente.
Esta propuesta podrá hacerse en cualquier momento del trámite. En ese momento, el solicitante tiene dos opciones: III. EXAMEN DE FONDO DE LA SOLICITUD De conformidad con el artículo 27 de la Decisión 344, una vez realizado el examen previo o de forma, y vencidos los plazos para presentar observaciones por parte de terceros, sin que se presenten, o, contestadas las que se hicieren de haberse formulado, la oficina nacional competente procederá al examen de fondo.
El examen de fondo tiene por objeto verificar si la solicitud es o no patentable. Es decir, si la invención propuesta cumple con los requisitos de patentabilidad: novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Al respecto, este Tribunal ha expresado lo siguiente: “El análisis de fondo de estos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones.
Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción”. (PROCESO 31-IP2002 Patente: “DISPOSITIVOS ACUSTICOS ACTIVOS”. G.O.A.C. No. 791 de 9 de mayo de 2002).
Asimismo, a la oficina nacional competente le corresponde analizar según su criterio, durante el examen de fondo, si se necesitan datos o documentos adicionales o complementarios, relacionados con el contenido de la patente. GACETA OFICIAL Es en esta etapa en que la oficina nacional competente califica si la respuesta a las observaciones o la información complementaria son satisfactorias.
En consecuencia, durante esta fase, la oficina nacional competente dirige el procedimiento, determina la continuación del mismo o el abandono de la solicitud; quedando como potestad del solicitante, presentar los recursos propios que la norma nacional le faculte para estos casos. IV. EXAMEN DEFINITIVO DE PATENTABILIDAD Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice.
El examen definitivo de patentabilidad corresponde luego de haberse cumplido con todas las etapas de trámite establecidas; de este examen dependerá la aprobación o no de la patente solicitada. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal “En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al “examen de fondo” y en el artículo 29 al “examen definitivo” cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo”.
(PROCESO 19-IP-2002. Patente: PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS. Publicado en la G.O.A.C. No. 827 de 21 de agosto de 2002). Este órgano jurisdiccional también se ha pronunciado señalando que “De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere 10/04/2003 8.48 parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27” (Ver entre otros: Proceso 39-IP2000.
G.O.A.C. Nº 592 de 17 de agosto de 2000. Patente: “NUEVOS ESTEROIDES”; Proceso 42-IP-98. G.O.A.C. Nº 455 de 2 de julio de 1999. Patente: “CONSTRUCCIÓN DE BASE DE RECIPIENTE PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMÉTICOS”; Proceso 28-IP-98. G.O.A.C. Nº 398 de 22 de diciembre de 1998. Patente: “ADHESIVO DE ALMIDÓNHEMICELULOSA PARA CORRUGADO A GRAN VELOCIDAD”;
Proceso 12-IP-98 G.O.A.C. Nº 428 de 16 abril de 1999. Patente: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La normativa andina en materia de propiedad industrial establece que la patentabilidad de una invención, sea de producto o de procedimiento se halla sometida a los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Segundo: Por novedad, debe entenderse de acuerdo con el artículo 2 de la Decisión 344 que la invención no debe estar comprendida en el “estado de la técnica”, el cual comprende el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción oral u escrita o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
Tercero: Por nivel inventivo, debe seguirse con arreglo al artículo 4 de la men- GACETA OFICIAL cionada norma, que se considera como tal a aquella invención que para una persona versada en la materia no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. En efecto, lo que busca la norma es otorgar el derecho de exclusiva a quien mediante un esfuerzo considerable, que no se derive evidentemente del estado de la técnica haya obtenido un resultado novedoso.
Cuarto: Quinto: El peticionario puede modificar su solicitud en cualquier momento antes de su publicación. Sin embargo, las modificaciones introducidas no podrán implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. La oficina nacional competente se encuentra facultada para proponer la modificación de una solicitud de considerarlo conveniente.
La propuesta podrá hacerse en cualquier momento del trámite. Esta propuesta sólo comprende un cambio de modalidad y puede ser aceptada o rechazada por el solicitante. Si el solicitante acepta la propuesta deberá comunicárselo a la oficina nacional competente dentro del plazo concedido junto con la documentación correspondiente, para lo cual la autoridad administrativa le aplicará el procedimiento que corresponda a la nueva modalidad.
Si por el contrario el solicitante rechazara la propuesta, el procedimiento continuará bajo la modalidad solicitada inicialmente. Cabe señalar que éste constituye un caso de silencio negativo; es decir que corresponde a la autoridad administrativa continuar con el proceso una vez transcurrido el plazo concedido para la transformación de la solicitud.
Sexto: El artículo 27 de la Decisión 344 establece que el examen de fondo 10/04/2003 9.48 de una solicitud de patente tiene por objeto determinar si la invención es o no patentable. Cuando a juicio de la oficina nacional competente, esa pretensión conlleva a una posible vulneración, total o parcial, de derechos de terceros o, requiera de información adicional para el análisis de fondo, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que en el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos que considere pertinentes o presente la documentación requerida.
Séptimo: Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención solicitada. El examen definitivo es de carácter objetivo y permite a la oficina nacional competente hacer un examen mas exhaustivo de la solicitud. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO GACETA OFICIAL 10/04/2003 10.48 Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO No. 111-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 128, 81, 82 y 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 83 literal e) y 84 ibidem.
Caso: nombre comercial “SURAMERICANA + gráfica”. Proceso interno No. 5572- LYM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, doctor Patricio Secaira Durango, recibida en este Tribunal en fecha 2 de diciembre de 2002, relativa a los artículos 128, 81, 82, y 83, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno No. 5572-LYM;
El auto de 12 de febrero del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por el apoderado de las Compañías Suramericana de Seguros S.A., Suramericana de Seguros de Vida S.A. y Suramericana de Capitalización S.A., contra los señores: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial y Ministro de Comercio Exterior, buscando obtener, a través del recurso de plena jurisdicción o subjetivo, la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 0965575 de 22 de julio de 1998, emanada del Director Nacional de Propiedad Industrial, y por la cual se concedió el registro del nombre comercial “SURAMERICANA y logotipo” a favor de la Compañía Cervesursa, Cervecería Suramericana S.A. 2) Hechos En la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 381 se publicó el extracto de la solicitud de registro del nombre comercial “SURAMERICANA y logotipo”, bajo el trámite Nº 72.967 de 31 de octubre de 1996, presentado por la Compañía Cervesursa, Cervecería Suramericana S.A., destinado a proteger las actividades de “importación, exportación, representación, comercialización y venta de materias primas para la producción de cerveza y de cerveza como producto terminado”.
Dentro del término previsto por el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las Compañías Suramericana de Seguros S.A., Suramericana de Seguros de Vida S.A. y Suramericana de Capitalización S.A., presentaron observaciones en contra de la mencionada solicitud, con el argumento de ser “las legítimas propietarias de las marcas de servicios notoriamente conocidas denominadas ‘SUR- GACETA OFICIAL AMERICANA y etiqueta’, registradas en Colombia bajo los números 140736 y 140742 de 13 de abril de 1993, destinadas a proteger los servicios comprendidos en las clases internacionales 35 y 36”.
(A saber, “Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”). Por Resolución Nº 0965575, el Señor Director de Propiedad Industrial rechazó las observaciones con el argumento que se recoge del propio acto administrativo ahora impugnado, que dice: “SEGUNDO.- De esta manera, en relación con la primera observación, comparando los signos enfrentados, encontramos que las marcas del observante protegen servicios que no guardan relación con las actividades que pretende proteger el nombre comercial solicitado, por lo que la mera analogía o identidad de las palabras que titulan los signos no implica riesgo de confusión cuando el nombre comercial esta destinado a distinguir actividades distintas y fácilmente diferenciables de los designados por las marcas registradas y el consumidor no supondrá que existe ningún nexo entre el origen empresarial de los productos y actividades en cuestión. TERCERO.- comparando los signos en controversia, vemos que las marcas del observante son puramente gráficas y el nombre comercial solicitado es un signo mixto, el elemento gráfico en los dos signos es totalmente diferente y no produciría confusión en el público consumidor…”. 3) Fundamentos jurídicos de la demanda Las empresas demandantes señalan ser propietarias de los registros colombianos de las marcas de servicios “SURAMERICANA y etiqueta” en clases 35 y 36 de la nomenclatura internacional de Niza, las mismas que gozan de notoriedad en la República de Colombia, fundamento legal de la prohibición de registro contenida en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que ha sido desconocido por el Director Nacional de Propiedad Industrial.
Así mismo, se señala que el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro; y en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán 10/04/2003 11.48 las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la Decisión 344.
Por lo tanto, concluyen las demandantes, “no es posible (sin violar expresas disposiciones legales) registrar un nombre comercial que se asemeje a una marca notoriamente conocida, sea en el país donde se solicita el registro, sea en el comercio subregional”. Igualmente, sostiene el apoderado de las demandantes que “La notoriedad de la marca de mis representadas ha sido probada en la etapa administrativa de acuerdo con lo que prescribe la legislación, doctrina y jurisprudencia en materia de propiedad industrial”; y que “En vista de que la notoriedad de la marca fue debidamente probada, el hecho de que el nombre comercial solicitado por Cervesursa Cervecería Suramericana S.A. proteja actividades distintas, pierde importancia y el análisis de confundibilidad se debió realizar entre la parte nominativa y distintiva de los signos en conflicto, esto es, entre ‘SURAMERICANA’ y ‘SURAMERICANA’ y determinar si entre tales signos existe o no posibilidad cierta, razonable y legal de confusión”. 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Director Nacional de Patrocinio del Estado y delegado del Procurador General del Estado contesta la demanda, en lo fundamental, alegando de la siguiente manera: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda;
(ii) legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y estar ajustado a las normas del procedimiento previsto para el registro de un nombre comercial. A este respecto, con relación a una marca DISTINTIVA y notoriamente conocida, señala que la distintividad “hace alusión a la relación indisoluble entre la designación marcaria y el producto que ampara tal designación, relación de la que evidentemente derivará su NOTORIEDAD en determinado comercio; la designación usual o común ‘SURAMERICANA’, constituye un metaplasmo o expresión apocopada de las palabras ‘SUR’ y ‘AMERICANA’, mismas que no identifican un uso comercial o una designación usual o común del producto aludido, y que por lo tanto, indebidamente se puede monopolizar su uso exclusivo, más aún cuando entre la clase internacional protegida, existe evidente disimilitud”;
(iii) falta de derecho del actor para proponer la demanda GACETA OFICIAL por carecer de fundamento legal su pretensión, puesto que la misma ha sido objeto de interpretación prejudicial por parte del órgano competente, según consta del proceso 10-IP-94 referente a la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Corte Constitucional de la República de Colombia relativa a varias disposiciones del Acuerdo de Cartagena, entre ellas la Decisión 344 de la Comisión, publicada en el Registro Oficial Nº 710 de 6 de junio de 1995;
(iv) no existe ninguna de las causales de irregistrabilidad marcaria; (v) ilegitimidad de personería pasiva al no haberse demandado al Procurador General del Estado; y, (vi) caducidad del derecho de la parte actora. Señala el Tribunal consultante en su solicitud, que no procedieron a contestar la demanda el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Presidente de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y el Ministro de Comercio Exterior.
Por su parte, el representante de la compañía CERVESURSA, CERVECERÍA SURAMERICANA S.A., actuando como parte coadyuvante de los demandados, deduce las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) falta de derecho del actor para proponer la demanda por carecer de fundamentos legales sus pretensiones;
(iii) caducidad del derecho de la parte actora para presentar esta demanda y prescripción de la acción; (iv) objeta la notoriedad que atribuyen las empresas actoras a sus marcas manifestando que “En nuestro País, carecen de registros y son completamente desconocidas”; y, (v) alega la legalidad y validez de la resolución impugnada. Así mismo, niega que el nombre comercial concedido a su favor “esté identificado con los servicios que dicen proteger las marcas de las Demandantes; es más las actividades que protege el nombre comercial SURAMERICANA y logotipo están identificadas exclusivamente con el mundo cervecero.
Entre esta actividad y los servicios que supuestamente prestan las Compañías Actoras existe abismal diferencia”. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 128, 81, 82, 83 literal d) de la Decisión 344, 10/04/2003 12.48 cuya interpretación ha sido solicitada forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472);
Que, por tanto, con relación a los temas contenidos en la consulta, corresponde realizar la interpretación de las disposiciones contenidas en los artículos 128, 81, 82 y 83, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, estimando pertinente efectuar exclusivamente la interpretación de los literales a) y e) del mencionado artículo 82 por ser los que guardan relación con el caso en estudio; así como, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, efectuar la interpretación de oficio de las disposiciones de los artículo 83, literal e) y 84 de la misma Decisión, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. GACETA OFICIAL “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; (…)”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
( )”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 10/04/2003 13.48 a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
Que conforme a los puntos controvertidos en el proceso interno, este Tribunal estima que los temas cuya interpretación suscita las normas transcritas, son los siguientes: I. EL NOMBRE COMERCIAL, SU PROTECCIÓN Y USO La Decisión 344 en su artículo 128 protege, aunque no lo define, al nombre comercial. No obstante, el Tribunal da el siguiente concepto: “El nombre comercial distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores.
Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa” (Proceso de interpretación prejudicial Nº 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, caso: “IMPRECOL”, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000). En base a este concepto se ha puntualizado que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Se han señalado ciertas diferencias entre el nombre comercial y la razón social o nombre propio de un establecimiento de comercio, que se estima pertinente indicarlas: “El nombre propio se rige por las reglas generales del Derecho privado: el Código Civil, cuando se trata de personas físicas; el Código de Comercio (y el derecho de Sociedades), en las personas jurídicas.
En cambio, el nombre comercial es una institución que forma parte del Derecho Industrial tiene la condición de un verdadero bien inmaterial ” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: GACETA OFICIAL “Tratado de Derecho Industrial”; Madrid, Editorial Civitas S.A., p. 827 y 828). El citado tratadista BAYLOS CORROZA ha manifestado que “La misión del nombre comercial es permitir la distinción entre la empresa que se sirve de el y otras empresas de las que necesita ser diferenciada.
Ahora bien, esas otras empresas no son, ni necesitan serlo, todas las que comparecen en el mercado; sino única y exclusivamente aquellas que deben reputarse rivales; las que se dedican a un tipo de actividad idéntica o semejante a la designada”; y también se ha señalado que una persona jurídica podrá adoptar como nombre comercial “su propia razón social; es decir, la denominación que eligió al constituirse como Sociedad comercial y que consta como su propio nombre en el Registro Mercantil” (ob.cit., p. 829 y 831).
Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo con anterioridad a cualquier solicitud de registro marcario. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.
Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”. Por tanto, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos.
La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 3-IP-98; caso “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998). 10/04/2003 14.48 Este Tribunal también ha manifestado que “ en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.
Para el Tribunal existe armonía entre ambas normas, las cuales deben ser interpretadas en función del principio de la protección del nombre comercial sin necesidad del cumplimiento de formalidades registrales, de manera que cualquier registro de un nombre comercial tiene un carácter facultativo y no obligatorio, y se establece, en consecuencia, a los fines meramente declarativos.
De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.
(Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 45-IP-98; caso “IMPRECOL”, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000). El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado como marca pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo “una de las prohibiciones para otorgar el registro como marca la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error” (Proceso de Interpretación Prejudicial 45IP-98, ya citado), en consecuencia se puede GACETA OFICIAL asumir -contrario sensu-, que una prohibición para otorgar el registro a un nombre comercial sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una marca anteriormente registrada o solicitada para registro.
II. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR UN NOMBRE COMERCIAL PARA SER OBJETO DE REGISTRO Como se ha señalado, y conforme lo dispone el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión, el registro del nombre comercial es facultativo y no obligatorio y, en caso de que una legislación interna contemplare un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo de marcas correspondientes a la misma Decisión, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.
Evidentemente, la legislación interna de los Países Miembros podrá fortalecer o brindar más protección a los derechos contemplados en la normativa comunitaria, sin que se puedan establecer nuevos derechos u obligaciones, o modificar los ya contemplados en la norma comunitaria. En ese sentido, todo signo —en este caso un nombre comercial— para ser objeto de registro debe reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344, así como no estar dentro de las causales de irregistrabilidad.
La perceptibilidad En reiterada jurisprudencia el Tribunal sostiene que todo signo proveniente del intelecto humano, que constituye un bien inmaterial, para que pueda ser percibido, aprehendido o captado por los sentidos, necesita exteriorizarse, o materializarse con el fin de que lo inmaterial o abstracto pase a ser perceptible e identificable.
Para que el consumidor o usuario de la actividad económica que identifica el nombre comercial, pueda asimilarlo, aprehenderlo y conocerlo, este signo debe tener la calidad de perceptible. Sin embargo, “Tanto el nombre comercial de la empresa como el nombre propio del sujeto empresario lo integran siempre una o varias palabras: una denominación”, por lo que cabe señalar que la perceptibilidad exigible al nombre comercial va dirigida exclusivamente al sentido de la vista (BAYLOS CORROZA, ob.cit., p. 827). 10/04/2003 15.48 La distintividad Es considerada como la característica y función primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser admitido a registro, en este caso, como nombre comercial.
La aptitud distintiva de la marca constituye el presupuesto indispensable para que la marca cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, en el presente caso, responde a la necesidad de diferenciar la actividad económica que realiza la empresa o establecimiento comercial de los servicios amparados por otras marcas, haciendo viable la distinción por parte del consumidor o usuario.
Es distintiva una denominación cuando por sí sola sirve para identificar el giro de los negocios o actividades económicas efectuados por dicha empresa o establecimiento de comercio, sin que se confunda con ellos o con sus características esenciales o primordiales, o con otros nombres comerciales que identifiquen las mismas o similares actividades económicas en el giro comercial o industrial.
La susceptibilidad de representación gráfica Este requisito hace referencia a la necesidad de que el signo sea apto para ser expresado en imágenes o por escrito, es decir, en algo tangible para ser conocido o captado por el público consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.
Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada” (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 2-IP-2003, caso “MISS SUCRE”, aprobado el 12 de febrero del 2003). Sin embargo, en vista de que el nombre comercial se constituye por una denominación, la doctrina ha manifestado que “sólo puede estar compuesto por una o varias palabras o fonemas, destinados a pronunciarse y a constar por escrito.
Un nombre comercial que consistiera en un dibujo o una expresión formal gráfica, no sería tal nombre y no podría ser registrado” (BAYLOS CORROZA, ob.cit., p. 836). En consecuencia un signo es registrable como nombre comercial cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos indica- GACETA OFICIAL dos en el artículo 81 interpretado, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad aplicables establecidas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos previstos por el artículo 81 son necesarios, sin embargo no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.
III. SIGNOS DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, conformadas por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos, a su vez, se subdividen en: sugestivos —que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del negocio identificado por el nombre comercial— y, arbitrarios —que no manifiestan conexión alguna entre su significado, y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del negocio que va a identificar—; por lo que, en el presente caso, corresponde a la Autoridad Nacional Consultante determinar a cual de estas dos ultimas categorías corresponden los signos en conflicto.
Si bien un nombre comercial no puede estar conformado exclusivamente por un signo gráfico, en el caso que nos ocupa, es pertinente referirnos a éstos que se aprecian únicamente a través del sentido de la vista, siendo catalogados como signos visuales destinados a representar una figura que se caracteriza por la forma en que se encuentra expresada.
La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de signos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.
(Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 09-IP-94, caso “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 del 10 de mayo de 1995). 10/04/2003 16.48 Finalmente se tiene a los signos mixtos, que se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico.
Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239).
IV. SIGNOS COMUNES O USUALES Signos comunes o usuales son aquellos que utilizan el lenguaje común para identificar una determinada clase de productos, servicios o actividad económica en el giro comercial o industrial, dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Todo signo común o usual carece de suficiente distintividad, por lo que se prohíbe su registro que otorgue indebidamente a su titular un monopolio sobre la designación de dichos productos o servicios, salvo que se encuentren complementados por palabras o imágenes, que utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva, en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal signo pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal e), prohíbe el registro de signos como marcas cuando: “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”; en consecuencia, no podrán registrarse como marca un signo “que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca” (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 17-IP-2001, caso “HA- GACETA OFICIAL RINA GALLO DE ORO”, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001).
V. LA CONFUNDIBILIDAD EXISTENTE ENTRE UNA MARCA Y UN NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO El Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad responde a una decisión de la Administración o, en su caso, del juzgador, no exenta aquella de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados especialmente a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza, por lo que es necesario examinar seguidamente los siguientes puntos: 10/04/2003 17.48 de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, ya que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando las denominaciones representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. “Así se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; ‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’ que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc. ” (OTAMENDI, ob.cit., p. 152).
La identidad y la semejanza El Tribunal ha diferenciado en el sentido de que “ la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
(Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 22-IP-2001, caso “ERA”, publicado en la G.O.A.C. No. 690 de 23 de julio de 2001). Las similitudes Se puede presentar diferentes tipos de similitud, entre ellas: la ortográfica, la fonética, y la ideológica. La similitud ortográfica se da por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da, asimismo, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades Reglas para efectuar el examen de registrabilidad A objeto de verificar y facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro BREUER MORENO que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (FERNADEZ-NOVOA, ob.cit., p. 215). 2.
El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los GACETA OFICIAL signos, ya que la similitud general entre dos denominaciones se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los servicios y las actividades comerciales identificados por los signos en disputa (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, p. 351 y s.s.). La conexión competitiva Además de los criterios vinculados a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la similitud y la conexión competitiva entre los servicios y la actividad económica que identifican las denominaciones en disputa, no sin antes destacar la diferencia entre la marca y el nombre comercial, teniendo presente que la marca es un signo destinado a ser grabado o impreso en el producto o servicio que representa, lo que le permite ofrecer una base material y tangible a la percepción del público, mientras que el nombre comercial, “en su referencia objetiva y genérica a la empresa, sólo puede lograr un asiento material mediante la consignación de la denominación en que consiste, en correspondencia y documentación y en la publicidad y propaganda; pero sin perder de vista que si el nombre comercial se usa estrictamente para designar el producto deja de ser tal para convertirse en marca” (BAYLOS CORROZA, ob.cit., p. 834).
Respecto al riesgo de confusión entre los signos en conflicto, el Tribunal ha señalado que: “Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o ser- 10/04/2003 18.48 vicios de que se trate”.
(Proceso de Interpretación prejudicial Nº 45-IP-98, ya citado) En efecto, el Tribunal estima que la conexión competitiva entre los servicios protegidos por una marca y la actividad económica identificada por un nombre comercial, puede surgir por: (i) Mismos medios de publicidad; ya que en caso de que la prestación de los servicios o la actividad de comercio se difundan por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, pero si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
(ii) La relación o vinculación entre los servicios y la actividad económica. (iii) El uso conjunto o complementario del servicio amparado por la marca y la actividad económica identificada por el nombre comercial, lo que puede dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que tanto el servicio como el negocio pertenecen al mismo empresario.
(iv) Misma finalidad del servicio y de la actividad económica que puede inducir a error o confusión. VI. CONFUNDIBILIDAD ENTRE UN NOMBRE COMERCIAL Y UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Para el tratadista Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o que es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (ob.cit., p. 32).
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 7-IP-96, caso “REMAVENCA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 299 de 17 de octubre de 1997).
Para que una marca sea calificada como notoria se han establecido los siguientes dos aspectos: el uso intenso de la marca, traducido en la difusión de la misma entre el público consumidor; y la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor GACETA OFICIAL recordará ni difundirá el conocimiento de la marca si los productos o servicios por ella protegidos no satisfacen las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente (OTERO LASTRES, José Manuel: “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996).
En consecuencia, la difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Asimismo, el Tribunal ha manifestado, en relación a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de “notoria” y la consiguiente protección ampliada, que basta con que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto.
(Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 01-IP87, caso “VOLVO”, publicado en la G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1998). Y también se ha señalado que el solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro o en el ámbito judicial.
(Sentencia emitida en la Interpretación Prejudicial Nº 77-IP2000, caso “PURO VARELA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 690 de 23 de julio de 2001). En consecuencia, conforme lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, y en relación al caso controvertido ante la Jurisdicción Nacional Consultante, no podrán registrarse como nombres comerciales aquellos signos que se asemejen a una marca notoria, reconocida como signo distintivo de productos o servicios determinados en el país en que se ha solicitado el registro del nombre comercial o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, esto es, por los consumidores o usuarios a que están destinados los productos o servicios amparados por la marca notoria.
Igualmente, conforme al artículo 83, literal e) ibidem —que prohíbe el registro de signos como marca cuando “Sean simila- 10/04/2003 19.48 res hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro…”—, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en relación a cualesquier registro de un nombre comercial, “ no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”, ya que se pretende evitar la utilización indebida de la notoriedad de la marca e impedir todo posible perjuicio que un registro sobre un nombre comercial similar pudiere provocar en el prestigio de aquella.
(Sentencia emitida en la Interpretación Prejudicial Nº 17-IP-2001, ya citada). Por otra parte, en relación con la prueba de la alegada notoriedad de una marca, la jurisprudencia del Tribunal, recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado lo siguiente: “La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas —usuarios o consumidores de la marca— podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.
Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo ‘notoria non egent probatione’. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.
Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para GACETA OFICIAL llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Sentencia emitida en la Interpretación Prejudicial No. 08-IP-95, caso “LISTER”, G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre 1996).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. En nombre comercial se distingue de la razón social o nombre propio del comerciante, pudiendo sin embargo ser equivalentes y coexistir pacíficamente.
Al cumplir el nombre comercial una función distintiva en relación a la actividad económica dentro del giro comercial o industrial, estará vedado otorgarle protección a través de un registro si existe identidad o semejanza, al punto de producir confusión, con un signo anteriormente registrado o solicitado para registro; confusión que también debe producirse en cuanto a los productos o servicios amparados por la marca y la actividad económica que el nombre comercial identifica.
Podrá oponerse al registro de un nombre comercial toda persona que tenga interés legítimo y que compita dentro del ámbito de la actividad económica idéntica o semejante a la identificada por aquél. La protección al nombre comercial deriva tanto del registro, como del uso efectivo, por parte de su titular, el mismo que debe ser continuo, real, efectivo y público, con anterioridad a cualquier solicitud de registro marcario, uso que deberá ser probado con relación a la actividad económica que distinga.
Así mismo, todo nombre comercial registrado deberá ser utilizado para mantener su vigencia. En caso de que el nombre comercial haya sido utilizado o registrado con posterioridad a la concesión de cualquier 10/04/2003 20.48 derecho marcario, éste tendrá prevalencia, siempre que el uso de dicho nombre induzca al público a error.
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro. Por lo que todo signo es registrable como nombre comercial cuando cumple plenamente con los elementos característicos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos en el artículo 81, y siempre que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad, que sean aplicables, establecidas por los artículos 82 y 83 de la citada Decisión.
TERCERO: Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas conformadas por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Por otro lado, los signos mixtos se componen por un elemento denominativo y un elemento gráfico (una o varias imágenes), siendo por lo general el elemento denominativo el que prevalece sobre el gráfico, aunque es necesario fijar la dimensión característica determinada por la impresión general que suscita el signo en el consumidor ya que el elemento gráfico puede ser el predominante.
CUARTO: Signos comunes o usuales son aquellos que utilizan el lenguaje común para identificar una determinada clase de productos, servicios o actividad económica en el giro comercial o industrial, dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Todo signo común o usual carece de suficiente distintividad, por lo que se prohíbe su registro que otorgue indebidamente a su titular un monopolio sobre la designación de dichos productos o servicios, salvo que se encuentren complementados por palabras o imágenes, que utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva, en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal signo pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.
QUINTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administra- GACETA OFICIAL ción o, en su caso, del Juzgador, no exenta aquella de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos así como las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que puede llegarse a dar.
Además de la identidad o semejanza entre los signos en disputa a efectos de establecer el grado de confusión que puede provocar en el público consumidor, será necesario tener en cuenta que la similitud también puede surgir de la conexión competitiva entre los servicios protegidos por una marca y la actividad económica identificada por un nombre comercial, la cual puede darse a través de los mismos medios de publicidad, la relación o vinculación entre los servicios y la actividad económica, el uso conjunto o complementario del servicio amparado por la marca y la actividad económica identificada por el nombre, o la misma finalidad del servicio y de la actividad económica que pueda inducir a error o confusión. 10/04/2003 21.48 mejen a una marca notoria, reconocida como signo distintivo de productos o servicios determinados en el país en que se ha solicitado el registro del nombre comercial o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, esto es, por los consumidores o usuarios a que están destinados los productos o servicios amparados por la marca notoria.
La protección especial de la marca notoriamente conocida en relación a cualquier registro de un nombre comercial, se extiende –en caso de haber riesgo de confusión por similitud entre los mismos- con independencia de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, y al lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento.
La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso Nº 5572-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.
SEXTO: La marca notoria reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Será la difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, las circunstancias que influirán decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar. A diferencia del hecho notorio que no requiere de prueba, la difusión y reconocimiento de una marca hasta el punto de considerarla como notoria debe ser probado, a través de la publicidad o intensidad de uso, el conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, la antigüedad de uso, el análisis de producción y mercadeo, entre otros.
Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- SÉPTIMO: No podrán registrarse como nombres comerciales aquellos signos que se ase- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 10/04/2003 22.48 PROCESO N° 8-IP-2003 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82, literal a, eiusdem.
Parte actora: KOTOBUKI & CO. LTD. Marca: GRAFICA. Expediente interno N° 5901. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de marzo de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Doctor Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “La sociedad KOTOBUKI & CO., LTD. solicitó el registro de la marca figurativa consistente en ‘una figura caprichosa en forma de elipse con un trazo de diferente grosor, separada en su parte inferior y atravesada verticalmente por una línea ancha que se va engrosando en su parte superior y que termina con dos ángulos que se cortan formando un vértice’, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional” (a saber: “Clase 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de ense- ñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”); y que “Publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, las sociedades Parker Pen Products y Desarrollo del Potencial Humano Integral Ltda. ‘Desarrollo PHI Ltda.’ formularon observaciones en su contra, argumentando, en su orden, la supuesta confundibilidad existente entre la marca solicitada y la marca que consiste en una etiqueta representativa de la figura de una flecha, registrada con el núm. 61 288, vigente hasta el 9 de marzo del 2001 para distinguir productos de la Clase 16; y, la supuesta confundibilidad entre la marca solicitada y las siguientes marcas y enseña comercial, de su propiedad y que distinguen productos de la misma Clase 16: - La marca plástica consistente en una circunferencia atravesada por una línea recta vertical, justo en el medio de dicha circunferencia, que se asemeja a la letra griega PHI mayúscula, registrada bajo el núm. 156.033 - La marca consistente en la letra griega PHI, registrada bajo el núm. 149.069 - La enseña comercial figurativa consistente en una figura característica de la letra griega PHI (FI), cuyo depósito fue solicitado bajo el expediente núm. 92 319.493.
El uso de la enseña como fuente del derecho no fue probado por la observante, como tampoco que la solicitud se encontrara en trámite, ni que su depósito se hubiera efectuado, razón por la cual el derecho sobre la enseña debe tenerse como inexistente para los efectos a que haya lugar”. Agrega el consultante que “Surtido el trámite de la oposición, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO expidió la Resolución núm. 02606 por la cual declaró fundadas las observaciones promovidas y negó el registro de la marca solicitada”; y que “KOTOBUKI & CO., LTD. interpuso recurso de reposición y en sub- GACETA OFICIAL sidio de apelación contra la mencionada resolución, los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones núms. 01156 de la Jefe de la División de Signos Distintivos y 09421 del Superintendente de Industria y Comercio, en el sentido de confirmarla”. 10/04/2003 23.48 das por una circunferencia y una línea recta, que son figuras geométricas ordinarias y de uso común. Como lo ha sostenido la doctrina, estas formas geométricas ordinarias en caso de que lleguen a convertirse en marcas, son débiles y por lo tanto su protección no se extiende a variaciones del diseño primitivo …”. 1.2.
Cuestión de derecho 2. Contestaciones a la demanda La parte actora denuncia que “La Administración … violó directamente, por aplicación indebida, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 … la marca solicitada y las marcas que sirven de base a las observaciones son inconfundibles por razón de los signos que las constituyen, y por ende resulta inaplicable al caso bajo examen la disposición invocada por la Administración … En tratándose de marcas gráficas la doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios y reglas para su cotejo, que la Administración omitió aplicar en el presente caso, lo que ha dado lugar a que su decisión sea contraria a derecho … Al comparar las marcas se aprecia que sus diferencias son significativas … el elemento predominante de una y otra marca difiere sustancialmente, no solo gráfica y visualmente, sino conceptualmente.
Así, en la marca prioritaria, tal elemento predominante, representa de manera inmediata y directa una ‘flecha’ y con tal objeto lo asocia el consumidor; por el contrario en el caso de la marca solicitada, el elemento predominante es de carácter fantástico, que bien se puede asociar con una corbata invertida o una espada. La inconfundibilidad de las marcas cotejadas es tan evidente, que de hecho coexisten en treinta y cuatro países”.
La actora argumenta además que “la marca prioritaria que consiste en la letra griega PHI mayúscula … es una marca plástica o de tres dimensiones … Es evidente que entre un signo plástico o de tres dimensiones, como el amparado por las marcas prioritarias, no puede derivarse ningún riesgo de confusión con una marca gráfica bidimensional, con la cual presentan sustanciales diferencias … También debe tenerse en cuenta que el elemento predominante de la marca solicitada es de fantasía o bien puede evocar en el consumidor la forma de una espada o de una corbata invertida; por el contrario, en el caso de las marcas y enseñas prioritarias … representan la letra griega PHI … las marcas y la enseña prioritarias están constitui- 2.1.
La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda en los términos siguientes: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca figurativa solicitada a favor de Kotobuki & Co, Ltd para la clase 16 frente a las marcas registradas fundamento de las observaciones, se concluye en forma evidente que éstas son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo tanto de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor.
Si se aprecian las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, y no las partes unas de otras; así se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas … En conclusión las resoluciones … no son nulas, se ajustan a pleno derecho puesto que han sido proferidas con base en las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas además de (sic) y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”. 2.2.
La Sociedad Desarrollo del Potencial Humano Integral Ltda. Desarrollo PHI Ltda. se opone a las pretensiones de la actora y niega el derecho que ésta invoca. En su escrito de contestación argumenta que “No es cierto que los signos, objeto de las marcas y de la enseña prioritarias, sea inconfundibles con el signo de la marca solicitada. Por el contrario, se confunden a primera vista”; que la marca y enseña protegidas “versan sobre un signo que constituye, simultáneamente, un signo gráfico, un signo figurativo, un signo tridimensional o plástico, un signo figurativo emblemático y un signo plástico emblemático”; que “La descripción de una marca gráfica o figurativa o emblemática es siempre totalmente secundaria, pues lo registrable y registrado no es la descripción de un signo, sino el signo mismo objeto de la marca … No cabe duda de que la marca solicitada, en relación con los signos prioritarios presenta alguna diferen- GACETA OFICIAL 10/04/2003 24.48 cias (sic) que son simplemente secundarias o no sustanciales y se refieren a elementos o detalles que no otorgan carácter distintivo al signo solicitado, y por consiguiente, el signo solicitado está incurso en la prohibición de registro”; y que “no es cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio haya violado norma alguna, por ningún concepto”.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
CONSIDERANDO
a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; Que la norma cuya interpretación se solicita es la disposición consagrada en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 235 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de la disposición contemplada en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal a, eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( )”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando GACETA OFICIAL a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos. 10/04/2003 25.48 II.
De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la identidad y semejanza. De la confusión directa e indirecta. De las marcas gráficas. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también GACETA OFICIAL entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.
En el caso de autos, se trata de establecer si existe riesgo de confusión entre el signo gráfico pendiente de registro y las marcas gráficas ya registradas. Se entiende por marca gráfica el signo visualmente perceptible que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo, provista o no de significado conceptual. En la doctrina se suele distinguir entre la marca puramente gráfica, es decir, la que “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; la marca figurativa, caracterizada porque “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca: el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).
Pues bien, en el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse principalmente desde su elemento gráfico, y atenderse a la impresión gráfica de conjunto que aquéllos causen en el consumidor o usuario medio del tipo de producto o servicio de que se trate. Por tanto, la comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que cada uno de ellos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria de sus destinatarios.
Es decir, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración. 10/04/2003 26.48 A propósito del juicio de similitud visual entre signos gráficos, cabe citar la orientación de la doctrina, según la cual, a diferencia de las marcas nominativas, las gráficas “son fácilmente reconocidas por todos los consumidores (incluidos los analfabetos y los niños) porque las mismas no necesitan ser traducidas en términos lingüísticos …”.
Por otra parte, la doctrina también destaca que “aunque sea posible mostrar un cierto número de diferencias entre las marcas gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores”; y que, en el caso de que los signos gráficos en conflicto evoquen un concepto idéntico o semejante, la idea evocada en las figuras será el elemento central de la comparación, ya que el “concepto representado por las marcas prima o prevalece sobre los elementos gráficos que componen cada una de las marcas comparadas” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., pp. 226 a 229).
A objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión entre signos gráficos, el examinador deberá, además, tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
El mencionado tratadista ha manifestado en relación a la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, lo siguiente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. GACETA OFICIAL Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.
III. De la coexistencia marcaria de hecho Comoquiera que, en el proceso interno que condujo a la presente interpretación prejudicial, la accionante hizo valer la coexistencia de los signos en conflicto, es del caso reiterar que “la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer 10/04/2003 27.48 momento” (Sentencia dictada en el Proceso N° 18-IP-98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”.
Criterio ratificado en las sentencias dictadas en los Procesos Nos. 12-IP97, de 7 de julio de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 588, del 2 de agosto de 2000, caso “BUSCAP”; y 70-IP-2000, de 24 de enero de 2001, publicada en la G.O.A.C. No. 642, del 15 de febrero del mismo año, caso “PLATINOL”). Sin embargo, se trata de una coexistencia de hecho, distinta a la convencional prevista en el artículo 107 de la Decisión 344, disposición que, en cambio, reconoce la posibilidad de la libre circulación, en los Países Miembros de la Subregión, de productos o servicios amparados por marcas idénticas o semejantes, siempre que sus titulares celebren convenios previos para evitar el riesgo de confusión y garantizar la transparencia en el mercado.
Por tanto, lo que la norma en cuestión no permite, ni autoriza, es que existan registros simultáneos de dos marcas idénticas o semejantes a nombre de titulares diferentes a objeto de distinguir los mismos productos (Sentencia dictada en el Proceso N° 11-IP-96, de 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT”.
Criterio ratificado en la sentencia dictada en el Proceso Nº 70IP-2000, ya citada). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo gráfico pendiente de registro y las marcas previamente registradas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos. 3° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde su elemento GACETA OFICIAL 10/04/2003 28.48 gráfico, guiada por la impresión gráfica de conjunto que aquéllos causen en el consumidor medio del producto correspondiente.
La valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración. Habrá semejanza entre dos signos gráficos si, a pesar de existir diferencias entre ellos, suscitan en la mente de los consumidores una impresión visual idéntica o semejante. copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO N° 14-IP-2003 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 83, literales e y f, eiusdem.
Parte actora: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Marca: “CALARCÁ + gráfica”. Expediente interno N° 5486. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de marzo de dos mil tres. VISTOS sejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero del presente año; y, La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Con- El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: GACETA OFICIAL 1.
Demanda 10/04/2003 29.48 confirmándola y declarando agotada, por medio de la segunda, la vía gubernativa”. 1.1. Cuestión de hecho 1.2. Cuestión de derecho De lo expuesto por el solicitante se desprende que Juan Carlos Mejía solicitó el “registro de la marca mixta CALARCA + GRÁFICA, para distinguir todos los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza ” (a saber: “Tabaco; artículos para fumadores; cerillas”); que “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad demandante presentó oposición en contra de la solicitud de registro de la marca CALARCA + GRAFICA ya nombrada, argumentando que es la titular en Colombia de la marca PIELROJA + GRAFICA para los mismos productos para los cuales se solicitaba el registro de CALARCA + GRAFICA … y que además la marca CALARCA + GRAFICA era semejante a la marca PIELROJA + GRAFICA y confundible con ella por la gráfica, ya que ambas marcas utilizan figuras de cabezas de indios de gran similitud”; y que “ la marca PIELROJA + GRAFICA es notoriamente conocida en Colombia en relación con los productos de la clase 34, como quiera que distingue productos de gran consumo popular (cigarrillos) hace 75 años … con la marca CALARCA + GRAFICA en el mercado, el público consumidor incurriría en error por caer en una confusión directa o indirecta, según la terminología marcaria”.
Luego, señala el consultante, “Mediante la Resolución núm. 9294, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por PROTABACO S.A. y en consecuencia concedió el registro de la marca CALARCA + GRÁFICA al señor Juan Carlos Correa Mejía, para distinguir productos de la clase 34 basándose en que tanto en la marca CALARCA (etiqueta) que se pretende registrar como en la marca en que se basa la oposición PIELROJA + GRAFICA el elemento denominativo como el gráfico es diferente y no existen semejanzas que puedan inducir al público en error y, por consiguiente, ambas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión”.
En consecuencia, la opositora ejerció el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución en referencia “ los cuales fueron resueltos, en su orden, mediante las resoluciones núms. 18282 de 23 de agosto de 1996 y 3974 de 30 de octubre de 1998, De la demanda introducida por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. se desprende que “La Superintendencia de Industria y Comercio violó al menos las siguientes normas de superior jerarquía: Artículo 81 y artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de 1993, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; ya que, si bien en el caso de la marca impugnada, CALARCÁ + gráfica “ se trata de un signo perceptible y susceptible de representación gráfica como lo exige el citado artículo 81, no es cierto que sea ‘suficientemente distintivo’, ni capaz de distinguir en el mercado los productos fabricados y comercializados por el titular de la marca CALARCÁ + GRÁFICA, de los productos o servicios idénticos o similares de mi representada”; que “ … en Colombia indiscutiblemente se ha popularizado y se ha hecho NOTORIA, para los productos de la clase 34, la figura del INDIO por la marca PIELROJA + GRÁFICA utilizada por mi representada para distinguir cigarrillos de su producción desde 1924”; que, a pesar de las diferencias ortográfica y fonética entre las palabras PIELROJA y CALARCÁ, “Existe sin embargo entre ambas palabras una identidad de tipo conceptual, ideológico, evocador, pues las dos se refieren a la designación de indios … en las dos marcas que ahora se comparan el elemento nominativo finalmente también es importante, como quiera que que (sic) ambas palabras (PIELROJA y CALARCÁ) representan y evocan la misma idea: un INDIO; por ende puede afirmarse que con la sola denominación de CALARCÁ, dadas las circunstancias puede inducirse a error al público consumidor”.
Agrega la actora que “Mucho más evidente resulta la posibilidad de confusión en cuanto atañe al elemento gráfico de la marca CALARCÁ con respecto a la figura de la marca PIELROJA … en ambas gráficas, en la de CALARCÁ y en la de PIELROJA, el elemento predominante es indiscutiblemente la cabeza del indio … En ambas marcas se emplean ilustraciones representativas o evocadoras, o sea imágenes que son aprehendidas por el público sin necesidad de hacer elaboraciones intelectuales … ambas figuras tienen diferencias, pero la calidad y cantidad de sus semejanzas permiten predicar … GACETA OFICIAL que la gráfica de la marca CALARCÁ, objeto de esta demanda, no es suficientemente distintiva para los productos de la clase 34 que pretende amparar …”.
Y en cuanto a la presunta violación del artículo 83, literal a de la Decisión 344 de la Comisión, la actora alega que el público “… sólo retendrá la imagen de tratarse de cigarrillos distinguidos por la figura de un indio, lo que lo llevará a pensar que se trata del mismo producto, o que por lo menos ambos son producidos por la misma fábrica que produce los cigarrillos PIELROJA …”; que “En Colombia, hasta 1998, la ÚNICA MARCA REGISTRADA en la clase 34, distinguida con la gráfica de un indio es ‘PIELROJA’ … No se pretende alegar la propiedad exclusiva de la figura del indio como gráfica de los productos de la clase 34, pero sí de defender vehementemente el derecho de primacía que consagra el conocido Principio General Derecho (sic), que reza: ‘El primero en el tiempo es primero en el derecho’ (sic); que “NO CORRESPONDE LA GRAFICA UTILIZADA EN LA MARCA CALARCÁ + GRÁFICA A LO QUE FUE UN INDIO PIJAO …”; que “La marca PIELROJA y su gráfica del indio PIELROJA es, para los productos de la clase 34 internacional, prácticamente una ‘marca de fantasía’ ”; que “La especie, el indio PIELROJA, se ha convertido en un ARQUETIPO, en una prefiguración del género, los indios”; y que “ el permitir en Colombia el registro de marcas mixtas en la clase 34 de la clasificación internacional de Niza cuya parte gráfica esté constituida por la cabeza de un indio, a no ser sustancialmente diferente a la del indio Pielroja cuyo registro posee la demandante, resulta ser un atentado contra el derecho marcario de mi representada ”. 2.
Contestación a la demanda Según el consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su contestación, “ que con la expedición de los actos administrativos acusados ésta no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo entre las marcas ‘CALARCA’ (mixta), a favor de Juan Carlos Correa Mejía y ‘PIELROJA’ (mixta) a favor de la 10/04/2003 30.48 sociedad Compañía Nacional de Tabaco, se concluye que no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, conceptuales e ideológicos por la disposición de sus elementos y la imagen proyectada por cada uno de ellos; por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevaría a error al público consumidor.
En consecuencia la marca ‘CALARCA’ (mixta), clase 34 es registrable y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria ”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas citadas forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 70 y 71 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 83, literales e y f, eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
GACETA OFICIAL Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de las marca notoriamente conocida; f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta al peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional competente; 10/04/2003 31.48 vés de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, sin riesgo de confusión o error acerca de su origen o calidad.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a tra- Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.
Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar for- ( )”. GACETA OFICIAL madas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. II. De las marcas denominativas, gráficas y mixtas A propósito de la estructura de los signos utilizados, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas, gráficas y mixtas.
Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar.
Las marcas gráficas son signos visualmente perceptibles que se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. La doctrina distingue entre las marcas puramente gráficas, en las cuales la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; las figurativas, en las cuales la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca: el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZNOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de 10/04/2003 32.48 Marcas”, Madrid, editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).
Por lo tanto, las marcas mixtas se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo. En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).
A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240).
III. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda indu- GACETA OFICIAL cir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.
En el caso de autos, la comparación entre las marcas habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del 10/04/2003 33.48 consumidor o del usuario medio a que está destinado.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Por ejemplo, “ si el componente gráfico de la marca mixta está constituido por un signo figurativo que evoca un concepto susceptible de expresarse a través de un nombre, es posible que el público solicite los productos a través del nombre que expresa tal concepto, y no a través del elemento denominativo de la marca mixta.
En esta hipótesis el componente gráfico puede representar la dimensión característica de la marca mixta. Ahora bien, el dato de que el componente gráfico de la marca mixta evoque un concepto, no implica necesariamente que el componente gráfico sea la dimensión característica de la marca. Para que así ocurra, habrá que atender a otros factores: situación y relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y —sobre todo— notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240 a 241).
En general, este Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por el parecido entre las letras de los signos a compararse, toda vez que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, la impresión general de que la denominación causa impacto en el consumidor.
En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia del riesgo de confusión, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores GACETA OFICIAL de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual, el Tribunal ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, según este órgano jurisdiccional, la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
Por último, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
IV. De la marca notoria Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).
Ahora bien, de conformidad con el artículo 83, literal e de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente 10/04/2003 34.48 conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro— con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
Por ello, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”; criterio tomado a su vez de la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).
Así, la protección de la marca notoria se configura aun en el caso de que no exista similitud entre el producto o servicio a que se refiere y el correspondiente al signo cuyo registro ha sido solicitado, toda vez que dicha protección no se dirige a evitar el riesgo de confusión sino, como se indicó, a prevenir que otra marca aproveche o perjudique indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla.
Sin embargo, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, puesto que el establecimiento de los indicadores de notoriedad de la marca previstos en dicha norma, hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione.
Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. V. De los signos consistentes en nombres propios La disposición prevista en el artículo 83, literal f, de la Decisión 344, impide el registro de signos que constituyan el nombre completo, apellido, GACETA OFICIAL seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario, o cuando dicho signo sea identificado por la generalidad del público como perteneciente a una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente.
Por tanto, la prohibición se refiere a las personas naturales y no a las jurídicas, morales o colectivas, y alcanza al registro del signo que constituya el nombre completo o el apellido de la persona de que se trate, mas no, por separado, a su nombre de pila. Pachón Muñoz precisa que, si bien “Por nombre propio se entiende ‘el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia’”, a su juicio, “la expresión, tal como se utiliza en el derecho marcario colombiano, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido ” (PACHÓN MUÑOZ, Manuel: “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Editorial Temis, p. 96).
Y Otamendi destaca que “la ley protege a quien eventualmente pueda verse afectado por el uso como marca de su nombre o retrato y a sus herederos hasta el cuarto grado. Porque éste es un derecho subjetivo cuya finalidad tiende a proteger la posesión del nombre que sea objeto de un hecho como el que indica la ley y debe ser, por tanto, conferido única y exclusivamente a quienes ella indica” (OTAMENDI, Jorge: “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 234).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, 10/04/2003 35.48 por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre marcas, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.
Para esta determinación no bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en disputa, toda vez que se hace legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a quien están destinados los productos.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5º La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso de haber riesgo de confusión con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. 6º La prohibición de registro de signos que constituyan el nombre completo, apellido, seu- GACETA OFICIAL 10/04/2003 36.48 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO dónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario, prevista en el artículo 83, literal f, de la Decisión 344, no alcanza al signo que se encuentre constituido únicamente por un nombre de pila.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE PROCESO N° 17-IP-2003 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81, 82, literales a, d y e, y 83, literal b, eiusdem.
Parte actora: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. Marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.”. Expediente interno N° 5959. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de marzo de dos mil tres. El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: VISTOS 1.
Demanda La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Doctor Manuel S. Urueta Ayola, y recibida en este Tribunal en fecha 13 de febrero de 2003; y, 1.1.
Cuestión de hecho Según el consultante, de la demanda se desprende que: “ el 27 de julio de 1997, Tuberías y Prefabricados de Concreto S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE GACETA OFICIAL CONCRETO TUBESA S.A (mixta), para distinguir productos (sic) comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza” (Clase 42: “Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases”); que “Publicado el extracto de la solicitud fue promovida observación por la compañía TUBOS DE OCCIDENTE S.A, la cual fue declarada fundada por la Resolución núm. 20899 y se negó el registro de la marca en mención. Mediante las resoluciones números 02426 de 19 de febrero de (sic) y 12576 de 30 de junio, ambas de 1999, se desataron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, confirmando la resolución núm. 20899”; y que “La resolución acusada se fundamenta en que la marca registrada TUBOSA identifica los productos de la clase 19 como son entre otros, tuberías, materiales de construcción no metálicos, mientras que la marca solicitada TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A. pretende distinguir servicios de la clase 42 como son, servicios de consultoría y asesoría en cálculo, diseño e instalación de servicios de tubería para instalación de redes de acueducto y alcantarillado, por lo cual se induce al público consumidor a error, ya que los productos y servicios que distinguen cada una se destinan a finalidades similares”. 1.2.
Cuestión de derecho La parte actora alega, según se indica en la consulta, que: “ … se interpretó y aplicó en forma indebida el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, pues no tuvo en cuenta que se trata de dos marcas mixtas cuyas diferencias saltan a la vista. Agrega que la marca solicitada no es nominativa, no está conformada por expresiones genéricas sino descriptivas”; que “TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. es titular y/o solicitante prioritario de los siguientes derechos de Propiedad Industrial: TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A. Nombre Comercial, certificado No. 112.288.
TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., CLASE 37, expediente No. 97036087”; y que “ el opositor no tiene ningún derecho o solicitud de registro de marca TUBOSA en cla- 10/04/2003 37.48 se 42, donde mi representado es titular prioritario”. 2. Contestación a la demanda 2.1 El consultante señala que, en su escrito de contestación, la Superintendencia de Industria y Comercio “ … sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados dicha entidad no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los actos acusados se profirieron de conformidad con las atribuciones otorgadas por la Decisión 344 es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en esa materia y se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa”; y que “ efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A frente a la marca TUBOSA, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí”.
En el citado escrito de contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio agrega que las marcas en conflicto “ son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen”. 2.2.
Del escrito de contestación del tercero interesado, TUBOS DE OCCIDENTE S.A., se desprende que “No se violó por indebida aplicación o interpretación el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: En el caso de autos, tenemos dos marcas: TUBOSA, marca registrada para distinguir todos los productos de la clase 19 internacional clase que guarda íntima relación con los servicios que pretende proteger la marca TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A., en la clase 42 internacional”; que “La sociedad TUBOS DE OCCIDENTE S.A., ha venido utilizando el nombre comercial TUBOSA desde su constitución es decir, desde el 13 de julio de 1.993, para distinguir todos los asuntos relacio- GACETA OFICIAL nados con la INSTALACION DE TUBERIA Y ASESORIA EN TODO LO CONEXO CON ESTA”; que “La marca solicitada para distinguir servicios de la clase 42, contiene expresiones genéricas: se le informa al público que TUBESA vende o presta servicios relacionados con TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO”; que “La marca solicitada, o el signo que no puede ser catalogado como GENERICO es TUBESA y es ésta expresión la que debe ser comparada frente a TUBOSA, marca registrada para distinguir productos de la clase 19 internacional”; que “Como se puede observar, las marcas si guardan un íntima (sic) relación y semejanza desde los puntos de vista FONÉTICO, GRAFICO, ORTOGRAFICO Y CONCEPTUAL”; que “ … la actora no solo (sic) intentó el registro de la marca TUBESA, acompañada de las expresiones GENERICAS TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A., en la clase 42, expediente No. 97-36088, sino además en las clases 19 y 37 internacional … siendo igualmente NEGADAS tanto en primera como en segunda instancia”; y que “ la marca solicitada ‘TUBESA’, para distinguir servicios de la clase 42 internacional, como INTALACION (sic) DE TUBERIAS, se confundiría con el NOMBRE COMERCIAL ‘TUBOSA’ que también se emplea en servicios relacionados con la INSTALACION DE TUBERIAS y con la marca registrada en la clase 19 internacional ‘TUBOSA’ ”.
CONSIDERANDO
Que la norma cuya interpretación se solicita es la disposición consagrada en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la norma en referencia forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 10/04/2003 38.48 Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 123 y 124 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de la disposición contemplada en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 81, 82, literales a, d y e, y 83, literal b, eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
( )”. GACETA OFICIAL “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
( )”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: 10/04/2003 39.48 En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento de dicho registro a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los citados requisitos.
II. De los signos mixtos Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el denominativo, constituido por una o varias palabras pronunciables, provistas o no de significado; el gráfico, compuesto por una imagen visual, asociada o no a un concepto; y el mixto, cuya estructura compleja se halla in- GACETA OFICIAL tegrada por un elemento denominativo y un elemento gráfico.
A propósito del caso bajo examen, es preciso destacar que, en la tarea de comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Sentencia dictada el 9 de diciembre de 1988 en el proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).
En relación con la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas. En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”;
Madrid, Editorial Montecorvo S.A., p. 240). III. De los signos genéricos, descriptivos y evocativos Se entiende por denominación genérica la que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro.
Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la rela- 10/04/2003 40.48 ción del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no en relación con otro.
Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. En este contexto, el Tribunal ha manifestado que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.
Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).
Finalmente, en relación con este tipo de signos, el Tribunal ha señalado que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal e, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el proceso 7-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo establecido en la sentencia del proceso N° 2-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en la G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre del mismo año, caso “OFERTA”; y en la del proceso 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”).
GACETA OFICIAL Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa al consumidor o al usuario exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.
En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado. Además, el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los procesos 3-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).
Por último, en el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio. 10/04/2003 41.48 para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. IV.
De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.
Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual.
Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
GACETA OFICIAL de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, la impresión general de que la denominación causa impacto en el consumidor.
En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 10/04/2003 42.48 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
En este contexto, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.”, solicitado para proteger los servicios de la clase 42 de la nomenclatura internacional de Niza, y “TUBOSA”, registrado para amparar productos de la clase 19, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
Por lo tanto, el solicitante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que los productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas.
En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los servicios y productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de los mismos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los servicios identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los productos amparados por la marca ya registrada o ya solicitada para GACETA OFICIAL registro.
A objeto de precisar que se trata de productos y servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.
El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos o servicios en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
También deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-94, del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”).
Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos o servicios, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el Proceso 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, así como en la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, pp. 324 y s.s., caso “LISTER”, y reiterada en las 10/04/2003 43.48 sentencias correspondientes a los Procesos 30IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión —predecesoras de la 344, objeto de la presente interpretación— dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.
Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 La limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’; y en base de esa misma disposición comunitaria con ‘una marca registrada para identificar determinados productos o servicios de una clase, se pueda lograr impedir el registro de otra idéntica o semejante utilizada para distinguir productos o servicios agrupados en otra, siempre que con ellos se pueda inducir al público a error’ (Marco Matías Alemán, MARCAS, Bogotá, pág. 90)” (énfasis añadido).
V. De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido La sociedad TUBOS DE OCCIDENTE S.A. sostiene que “ha venido utilizando el nombre comer- GACETA OFICIAL cial TUBOSA desde su constitución es decir, desde el 13 de julio de 1.993, para distinguir todos los asuntos relacionados con la INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ASESORIA EN TODO LO CONEXO CON ESTA”, por lo que procede considerar también, en el caso de autos, la figura del nombre comercial, es decir, el signo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en el ámbito de un ramo comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Este Tribunal ha establecido al respecto que: “El nombre comercial … distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores …” (Sentencia dictada en el proceso N° 45IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 581, del 12 de julio de 2000, caso “IMPRECOL”).
El artículo 83, literal b, de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de un signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial protegido de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros y con el artículo 128 eiusdem. Por su parte, el artículo 128 citado prescribe que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
De los textos que anteceden se desprende que la prohibición de registro presupone la existencia de un nombre comercial protegido, que esta protección deriva de las legislaciones de los Países Miembros, y que el derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. En todo caso, el ámbito de la protección del nombre comercial, derivado del uso o del registro, ha de extenderse al ramo o giro del comercio o industria correspondiente a la actividad económica que pretende distinguir.
De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será 10/04/2003 44.48 suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.
A propósito del citado riesgo de confusión, el Tribunal ha declarado que: “Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate” (Sentencia correspondiente al Proceso N° 45-IP-98, ya citada).
Además, el Tribunal ha precisado que el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.
Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara” (Sentencia dictada en el Proceso 3-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 338, del 11 de mayo de 1998, caso “BELLA MUJER”).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohi- GACETA OFICIAL biciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 4º El signo descriptivo no será distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 5º En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 6° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos y servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos o servicios.
No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en disputa, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 7° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elemen- 10/04/2003 45.48 tos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos o servicios correspondientes. 8º El signo pendiente de registro deberá ser suficientemente apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate. 9° La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos previstos en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, presupone la existencia de un nombre comercial ya protegido por las legislaciones de los Países Miembros.
El derecho al nombre comercial puede ser consecuencia de su uso efectivo o de su registro. De existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro.
Sin embargo, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será objeto de tutela preferente. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad GACETA OFICIAL 10/04/2003 46.48 Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 10/04/2003 47.48 GACETA OFICIAL 10/04/2003 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú