PROCESO No. 111-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 128, 81, 82 y 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 83 literal e) y 84 ibidem.
Caso: nombre comercial “SURAMERICANA + gráfica”. Proceso interno No. 5572- LYM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, doctor Patricio Secaira Durango, recibida en este Tribunal en fecha 2 de diciembre de 2002, relativa a los artículos 128, 81, 82, y 83, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno No. 5572-LYM;
El auto de 12 de febrero del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por el apoderado de las Compañías Suramericana de Seguros S.A., Suramericana de Seguros de Vida S.A. y Suramericana de Capitalización S.A., contra los señores: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial y Ministro de Comercio Exterior, buscando obtener, a través del recurso de plena jurisdicción o subjetivo, la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 0965575 de 22 de julio de 1998, emanada del Director Nacional de Propiedad Industrial, y por la cual se concedió el registro del nombre comercial “SURAMERICANA y logotipo” a favor de la Compañía Cervesursa, Cervecería Suramericana S.A. 2) Hechos En la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 381 se publicó el extracto de la solicitud de registro del nombre comercial “SURAMERICANA y logotipo”, bajo el trámite Nº 72.967 de 31 de octubre de 1996, presentado por la Compañía Cervesursa, Cervecería Suramericana S.A., destinado a proteger las actividades de “importación, exportación, representación, comercialización y venta de materias primas para la producción de cerveza y de cerveza como producto terminado”.
Dentro del término previsto por el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las Compañías Suramericana de Seguros S.A., Suramericana de Seguros de Vida S.A. y Suramericana de Capitalización S.A., presentaron observaciones en contra de la mencionada solicitud, con el argumento de ser “las legítimas propietarias de las marcas de servicios notoriamente conocidas denominadas ‘SURAMERICANA y etiqueta’, registradas en Colombia bajo los números 140736 y 140742 de 13 de abril de 1993, destinadas a proteger los servicios comprendidos en las clases internacionales 35 y 36”.
(A saber, “Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios”). Por Resolución Nº 0965575, el Señor Director de Propiedad Industrial rechazó las observaciones con el argumento que se recoge del propio acto administrativo ahora impugnado, que dice: “SEGUNDO.- De esta manera, en relación con la primera observación, comparando los signos enfrentados, encontramos que las marcas del observante protegen servicios que no guardan relación con las actividades que pretende proteger el nombre comercial solicitado, por lo que la mera analogía o identidad de las palabras que titulan los signos no implica riesgo de confusión cuando el nombre comercial esta destinado a distinguir actividades distintas y fácilmente diferenciables de los designados por las marcas registradas y el consumidor no supondrá que existe ningún nexo entre el origen empresarial de los productos y actividades en cuestión. TERCERO.- comparando los signos en controversia, vemos que las marcas del observante son puramente gráficas y el nombre comercial solicitado es un signo mixto, el elemento gráfico en los dos signos es totalmente diferente y no produciría confusión en el público consumidor…”. 3) Fundamentos jurídicos de la demanda Las empresas demandantes señalan ser propietarias de los registros colombianos de las marcas de servicios “SURAMERICANA y etiqueta” en clases 35 y 36 de la nomenclatura internacional de Niza, las mismas que gozan de notoriedad en la República de Colombia, fundamento legal de la prohibición de registro contenida en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que ha sido desconocido por el Director Nacional de Propiedad Industrial.
Así mismo, se señala que el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro; y en caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la Decisión 344.
Por lo tanto, concluyen las demandantes, “no es posible (sin violar expresas disposiciones legales) registrar un nombre comercial que se asemeje a una marca notoriamente conocida, sea en el país donde se solicita el registro, sea en el comercio subregional”. Igualmente, sostiene el apoderado de las demandantes que “La notoriedad de la marca de mis representadas ha sido probada en la etapa administrativa de acuerdo con lo que prescribe la legislación, doctrina y jurisprudencia en materia de propiedad industrial”; y que “En vista de que la notoriedad de la marca fue debidamente probada, el hecho de que el nombre comercial solicitado por Cervesursa Cervecería Suramericana S.A. proteja actividades distintas, pierde importancia y el análisis de confundibilidad se debió realizar entre la parte nominativa y distintiva de los signos en conflicto, esto es, entre ‘SURAMERICANA’ y ‘SURAMERICANA’ y determinar si entre tales signos existe o no posibilidad cierta, razonable y legal de confusión”. 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Director Nacional de Patrocinio del Estado y delegado del Procurador General del Estado contesta la demanda, en lo fundamental, alegando de la siguiente manera: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda;
(ii) legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y estar ajustado a las normas del procedimiento previsto para el registro de un nombre comercial. A este respecto, con relación a una marca DISTINTIVA y notoriamente conocida, señala que la distintividad “hace alusión a la relación indisoluble entre la designación marcaria y el producto que ampara tal designación, relación de la que evidentemente derivará su NOTORIEDAD en determinado comercio; la designación usual o común ‘SURAMERICANA’, constituye un metaplasmo o expresión apocopada de las palabras ‘SUR’ y ‘AMERICANA’, mismas que no identifican un uso comercial o una designación usual o común del producto aludido, y que por lo tanto, indebidamente se puede monopolizar su uso exclusivo, más aún cuando entre la clase internacional protegida, existe evidente disimilitud”;
(iii) falta de derecho del actor para proponer la demanda por carecer de fundamento legal su pretensión, puesto que la misma ha sido objeto de interpretación prejudicial por parte del órgano competente, según consta del proceso 10-IP- 94 referente a la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Corte Constitucional de la República de Colombia relativa a varias disposiciones del Acuerdo de Cartagena, entre ellas la Decisión 344 de la Comisión, publicada en el Registro Oficial Nº 710 de 6 de junio de 1995;
(iv) no existe ninguna de las causales de irregistrabilidad marcaria; (v) ilegitimidad de personería pasiva al no haberse demandado al Procurador General del Estado; y, (vi) caducidad del derecho de la parte actora. Señala el Tribunal consultante en su solicitud, que no procedieron a contestar la demanda el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Presidente de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y el Ministro de Comercio Exterior.
Por su parte, el representante de la compañía CERVESURSA, CERVECERÍA SURAMERICANA S.A., actuando como parte coadyuvante de los demandados, deduce las siguientes excepciones: (i) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; (ii) falta de derecho del actor para proponer la demanda por carecer de fundamentos legales sus pretensiones;
(iii) caducidad del derecho de la parte actora para presentar esta demanda y prescripción de la acción; (iv) objeta la notoriedad que atribuyen las empresas actoras a sus marcas manifestando que “En nuestro País, carecen de registros y son completamente desconocidas”; y, (v) alega la legalidad y validez de la resolución impugnada. Así mismo, niega que el nombre comercial concedido a su favor “esté identificado con los servicios que dicen proteger las marcas de las Demandantes; es más las actividades que protege el nombre comercial SURAMERICANA y logotipo están identificadas exclusivamente con el mundo cervecero.
Entre esta actividad y los servicios que supuestamente prestan las Compañías Actoras existe abismal diferencia”. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 128, 81, 82, 83 literal d) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472);
Que, por tanto, con relación a los temas contenidos en la consulta, corresponde realizar la interpretación de las disposiciones contenidas en los artículos 128, 81, 82 y 83, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, estimando pertinente efectuar exclusivamente la interpretación de los literales a) y e) del mencionado artículo 82 por ser los que guardan relación con el caso en estudio; así como, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, efectuar la interpretación de oficio de las disposiciones de los artículo 83, literal e) y 84 de la misma Decisión, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; (…)”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
( )”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
Que conforme a los puntos controvertidos en el proceso interno, este Tribunal estima que los temas cuya interpretación suscita las normas transcritas, son los siguientes: I. EL NOMBRE COMERCIAL, SU PROTECCIÓN Y USO La Decisión 344 en su artículo 128 protege, aunque no lo define, al nombre comercial. No obstante, el Tribunal da el siguiente concepto: “El nombre comercial distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores.
Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa” (Proceso de interpretación prejudicial Nº 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, caso: “IMPRECOL”, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000). En base a este concepto se ha puntualizado que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Se han señalado ciertas diferencias entre el nombre comercial y la razón social o nombre propio de un establecimiento de comercio, que se estima pertinente indicarlas: “El nombre propio se rige por las reglas generales del Derecho privado: el Código Civil, cuando se trata de personas físicas; el Código de Comercio (y el derecho de Sociedades), en las personas jurídicas.
En cambio, el nombre comercial es una institución que forma parte del Derecho Industrial tiene la condición de un verdadero bien inmaterial ” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”; Madrid, Editorial Civitas S.A., p. 827 y 828). El citado tratadista BAYLOS CORROZA ha manifestado que “La misión del nombre comercial es permitir la distinción entre la empresa que se sirve de el y otras empresas de las que necesita ser diferenciada.
Ahora bien, esas otras empresas no son, ni necesitan serlo, todas las que comparecen en el mercado; sino única y exclusivamente aquellas que deben reputarse rivales; las que se dedican a un tipo de actividad idéntica o semejante a la designada”; y también se ha señalado que una persona jurídica podrá adoptar como nombre comercial “su propia razón social; es decir, la denominación que eligió al constituirse como Sociedad comercial y que consta como su propio nombre en el Registro Mercantil” (ob.cit., p. 829 y 831).
Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo con anterioridad a cualquier solicitud de registro marcario. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.
Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”. Por tanto, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos.
La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 3-IP-98; caso “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998). Este Tribunal también ha manifestado que “ en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.
Para el Tribunal existe armonía entre ambas normas, las cuales deben ser interpretadas en función del principio de la protección del nombre comercial sin necesidad del cumplimiento de formalidades registrales, de manera que cualquier registro de un nombre comercial tiene un carácter facultativo y no obligatorio, y se establece, en consecuencia, a los fines meramente declarativos.
De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.
(Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 45-IP-98; caso “IMPRECOL”, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000). El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado como marca pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo “una de las prohibiciones para otorgar el registro como marca la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error” (Proceso de Interpretación Prejudicial 45-IP-98, ya citado), en consecuencia se puede asumir -contrario sensu-, que una prohibición para otorgar el registro a un nombre comercial sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una marca anteriormente registrada o solicitada para registro.
II. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR UN NOMBRE COMERCIAL PARA SER OBJETO DE REGISTRO Como se ha señalado, y conforme lo dispone el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión, el registro del nombre comercial es facultativo y no obligatorio y, en caso de que una legislación interna contemplare un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo de marcas correspondientes a la misma Decisión, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.
Evidentemente, la legislación interna de los Países Miembros podrá fortalecer o brindar más protección a los derechos contemplados en la normativa comunitaria, sin que se puedan establecer nuevos derechos u obligaciones, o modificar los ya contemplados en la norma comunitaria. En ese sentido, todo signo —en este caso un nombre comercial— para ser objeto de registro debe reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344, así como no estar dentro de las causales de irregistrabilidad.
La perceptibilidad En reiterada jurisprudencia el Tribunal sostiene que todo signo proveniente del intelecto humano, que constituye un bien inmaterial, para que pueda ser percibido, aprehendido o captado por los sentidos, necesita exteriorizarse, o materializarse con el fin de que lo inmaterial o abstracto pase a ser perceptible e identificable.
Para que el consumidor o usuario de la actividad económica que identifica el nombre comercial, pueda asimilarlo, aprehenderlo y conocerlo, este signo debe tener la calidad de perceptible. Sin embargo, “Tanto el nombre comercial de la empresa como el nombre propio del sujeto empresario lo integran siempre una o varias palabras: una denominación”, por lo que cabe señalar que la perceptibilidad exigible al nombre comercial va dirigida exclusivamente al sentido de la vista (BAYLOS CORROZA, ob.cit., p. 827).
La distintividad Es considerada como la característica y función primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser admitido a registro, en este caso, como nombre comercial. La aptitud distintiva de la marca constituye el presupuesto indispensable para que la marca cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.
La distintividad, en el presente caso, responde a la necesidad de diferenciar la actividad económica que realiza la empresa o establecimiento comercial de los servicios amparados por otras marcas, haciendo viable la distinción por parte del consumidor o usuario. Es distintiva una denominación cuando por sí sola sirve para identificar el giro de los negocios o actividades económicas efectuados por dicha empresa o establecimiento de comercio, sin que se confunda con ellos o con sus características esenciales o primordiales, o con otros nombres comerciales que identifiquen las mismas o similares actividades económicas en el giro comercial o industrial.
La susceptibilidad de representación gráfica Este requisito hace referencia a la necesidad de que el signo sea apto para ser expresado en imágenes o por escrito, es decir, en algo tangible para ser conocido o captado por el público consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha manifestado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.
Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada” (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 2-IP- 2003, caso “MISS SUCRE”, aprobado el 12 de febrero del 2003). Sin embargo, en vista de que el nombre comercial se constituye por una denominación, la doctrina ha manifestado que “sólo puede estar compuesto por una o varias palabras o fonemas, destinados a pronunciarse y a constar por escrito.
Un nombre comercial que consistiera en un dibujo o una expresión formal gráfica, no sería tal nombre y no podría ser registrado” (BAYLOS CORROZA, ob.cit., p. 836). En consecuencia un signo es registrable como nombre comercial cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos indicados en el artículo 81 interpretado, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad aplicables establecidas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos previstos por el artículo 81 son necesarios, sin embargo no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.
III. SIGNOS DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, conformadas por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos, a su vez, se subdividen en: sugestivos —que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del negocio identificado por el nombre comercial— y, arbitrarios —que no manifiestan conexión alguna entre su significado, y la naturaleza, cualidades y funciones respecto del negocio que va a identificar—; por lo que, en el presente caso, corresponde a la Autoridad Nacional Consultante determinar a cual de estas dos ultimas categorías corresponden los signos en conflicto.
Si bien un nombre comercial no puede estar conformado exclusivamente por un signo gráfico, en el caso que nos ocupa, es pertinente referirnos a éstos que se aprecian únicamente a través del sentido de la vista, siendo catalogados como signos visuales destinados a representar una figura que se caracteriza por la forma en que se encuentra expresada.
La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de signos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.
(Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 09-IP-94, caso “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 del 10 de mayo de 1995). Finalmente se tiene a los signos mixtos, que se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico.
Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239).
IV. SIGNOS COMUNES O USUALES Signos comunes o usuales son aquellos que utilizan el lenguaje común para identificar una determinada clase de productos, servicios o actividad económica en el giro comercial o industrial, dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Todo signo común o usual carece de suficiente distintividad, por lo que se prohíbe su registro que otorgue indebidamente a su titular un monopolio sobre la designación de dichos productos o servicios, salvo que se encuentren complementados por palabras o imágenes, que utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva, en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal signo pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal e), prohíbe el registro de signos como marcas cuando: “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”; en consecuencia, no podrán registrarse como marca un signo “que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca” (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 17-IP-2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, publicado en la G.O.A.C. N° 674 de 31 de mayo de 2001).
V. LA CONFUNDIBILIDAD EXISTENTE ENTRE UNA MARCA Y UN NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO El Tribunal observa que la determinación de la confundibilidad responde a una decisión de la Administración o, en su caso, del juzgador, no exenta aquella de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados especialmente a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza, por lo que es necesario examinar seguidamente los siguientes puntos: La identidad y la semejanza El Tribunal ha diferenciado en el sentido de que “ la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 22-IP-2001, caso “ERA”, publicado en la G.O.A.C. No. 690 de 23 de julio de 2001). Las similitudes Se puede presentar diferentes tipos de similitud, entre ellas: la ortográfica, la fonética, y la ideológica.
La similitud ortográfica se da por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da, asimismo, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, ya que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando las denominaciones representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
“Así se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; ‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’ que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc. ” (OTAMENDI, ob.cit., p. 152).
Reglas para efectuar el examen de registrabilidad A objeto de verificar y facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro BREUER MORENO que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (FERNADEZ-NOVOA, ob.cit., p. 215). 2.
El examen de registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre dos denominaciones se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los servicios y las actividades comerciales identificados por los signos en disputa (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, p. 351 y s.s.). La conexión competitiva Además de los criterios vinculados a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la similitud y la conexión competitiva entre los servicios y la actividad económica que identifican las denominaciones en disputa, no sin antes destacar la diferencia entre la marca y el nombre comercial, teniendo presente que la marca es un signo destinado a ser grabado o impreso en el producto o servicio que representa, lo que le permite ofrecer una base material y tangible a la percepción del público, mientras que el nombre comercial, “en su referencia objetiva y genérica a la empresa, sólo puede lograr un asiento material mediante la consignación de la denominación en que consiste, en correspondencia y documentación y en la publicidad y propaganda; pero sin perder de vista que si el nombre comercial se usa estrictamente para designar el producto deja de ser tal para convertirse en marca” (BAYLOS CORROZA, ob.cit., p. 834).
Respecto al riesgo de confusión entre los signos en conflicto, el Tribunal ha señalado que: “Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate”.
(Proceso de Interpretación prejudicial Nº 45-IP- 98, ya citado) En efecto, el Tribunal estima que la conexión competitiva entre los servicios protegidos por una marca y la actividad económica identificada por un nombre comercial, puede surgir por: (i) Mismos medios de publicidad; ya que en caso de que la prestación de los servicios o la actividad de comercio se difundan por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, pero si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
(ii) La relación o vinculación entre los servicios y la actividad económica. (iii) El uso conjunto o complementario del servicio amparado por la marca y la actividad económica identificada por el nombre comercial, lo que puede dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que tanto el servicio como el negocio pertenecen al mismo empresario.
(iv) Misma finalidad del servicio y de la actividad económica que puede inducir a error o confusión. VI. CONFUNDIBILIDAD ENTRE UN NOMBRE COMERCIAL Y UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Para el tratadista Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o que es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (ob.cit., p. 32).
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. (Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 7-IP- 96, caso “REMAVENCA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 299 de 17 de octubre de 1997).
Para que una marca sea calificada como notoria se han establecido los siguientes dos aspectos: el uso intenso de la marca, traducido en la difusión de la misma entre el público consumidor; y la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca si los productos o servicios por ella protegidos no satisfacen las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente (OTERO LASTRES, José Manuel: “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996).
En consecuencia, la difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Asimismo, el Tribunal ha manifestado, en relación a las personas que hayan de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de “notoria” y la consiguiente protección ampliada, que basta con que se trate del correspondiente grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto.
(Proceso de Interpretación Prejudicial Nº 01-IP-87, caso “VOLVO”, publicado en la G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1998). Y también se ha señalado que el solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, ya sea dentro de la etapa administrativa de registro o en el ámbito judicial.
(Sentencia emitida en la Interpretación Prejudicial Nº 77-IP-2000, caso “PURO VARELA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 690 de 23 de julio de 2001). En consecuencia, conforme lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, y en relación al caso controvertido ante la Jurisdicción Nacional Consultante, no podrán registrarse como nombres comerciales aquellos signos que se asemejen a una marca notoria, reconocida como signo distintivo de productos o servicios determinados en el país en que se ha solicitado el registro del nombre comercial o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, esto es, por los consumidores o usuarios a que están destinados los productos o servicios amparados por la marca notoria.
Igualmente, conforme al artículo 83, literal e) ibidem —que prohíbe el registro de signos como marca cuando “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro…”—, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en relación a cualesquier registro de un nombre comercial, “ no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes”, ya que se pretende evitar la utilización indebida de la notoriedad de la marca e impedir todo posible perjuicio que un registro sobre un nombre comercial similar pudiere provocar en el prestigio de aquella.
(Sentencia emitida en la Interpretación Prejudicial Nº 17-IP-2001, ya citada). Por otra parte, en relación con la prueba de la alegada notoriedad de una marca, la jurisprudencia del Tribunal, recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado lo siguiente: “La calificación de una marca como notoria, tiene como antecedentes o proviene de la existencia de ciertos hechos o circunstancias que si bien son conocidos por un grupo de personas —usuarios o consumidores de la marca— podría decirse que para la gran mayoría o generalidad de las personas, aquellos pasan desapercibidos, ignorando en cierta forma la existencia material y legal de la marca.
Esta limitación del conocimiento generalizado de los hechos por los que una marca se convierte en notoria, no permite que doctrinariamente pueda confundirse con el hecho notorio que no requiere de prueba, según el aforismo ‘notoria non egent probatione’. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.
Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Sentencia emitida en la Interpretación Prejudicial No. 08-IP-95, caso “LISTER”, G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre 1996).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. En nombre comercial se distingue de la razón social o nombre propio del comerciante, pudiendo sin embargo ser equivalentes y coexistir pacíficamente.
Al cumplir el nombre comercial una función distintiva en relación a la actividad económica dentro del giro comercial o industrial, estará vedado otorgarle protección a través de un registro si existe identidad o semejanza, al punto de producir confusión, con un signo anteriormente registrado o solicitado para registro; confusión que también debe producirse en cuanto a los productos o servicios amparados por la marca y la actividad económica que el nombre comercial identifica.
Podrá oponerse al registro de un nombre comercial toda persona que tenga interés legítimo y que compita dentro del ámbito de la actividad económica idéntica o semejante a la identificada por aquél. La protección al nombre comercial deriva tanto del registro, como del uso efectivo, por parte de su titular, el mismo que debe ser continuo, real, efectivo y público, con anterioridad a cualquier solicitud de registro marcario, uso que deberá ser probado con relación a la actividad económica que distinga.
Así mismo, todo nombre comercial registrado deberá ser utilizado para mantener su vigencia. En caso de que el nombre comercial haya sido utilizado o registrado con posterioridad a la concesión de cualquier derecho marcario, éste tendrá prevalencia, siempre que el uso de dicho nombre induzca al público a error.
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de marcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro. Por lo que todo signo es registrable como nombre comercial cuando cumple plenamente con los elementos característicos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos en el artículo 81, y siempre que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad, que sean aplicables, establecidas por los artículos 82 y 83 de la citada Decisión.
TERCERO: Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas conformadas por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Por otro lado, los signos mixtos se componen por un elemento denominativo y un elemento gráfico (una o varias imágenes), siendo por lo general el elemento denominativo el que prevalece sobre el gráfico, aunque es necesario fijar la dimensión característica determinada por la impresión general que suscita el signo en el consumidor ya que el elemento gráfico puede ser el predominante.
CUARTO: Signos comunes o usuales son aquellos que utilizan el lenguaje común para identificar una determinada clase de productos, servicios o actividad económica en el giro comercial o industrial, dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Todo signo común o usual carece de suficiente distintividad, por lo que se prohíbe su registro que otorgue indebidamente a su titular un monopolio sobre la designación de dichos productos o servicios, salvo que se encuentren complementados por palabras o imágenes, que utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva, en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal signo pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.
QUINTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta aquella de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos así como las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que puede llegarse a dar.
Además de la identidad o semejanza entre los signos en disputa a efectos de establecer el grado de confusión que puede provocar en el público consumidor, será necesario tener en cuenta que la similitud también puede surgir de la conexión competitiva entre los servicios protegidos por una marca y la actividad económica identificada por un nombre comercial, la cual puede darse a través de los mismos medios de publicidad, la relación o vinculación entre los servicios y la actividad económica, el uso conjunto o complementario del servicio amparado por la marca y la actividad económica identificada por el nombre, o la misma finalidad del servicio y de la actividad económica que pueda inducir a error o confusión.
SEXTO: La marca notoria reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Será la difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, las circunstancias que influirán decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria.
El sólo registro de la marca en uno o más países no le otorga la catalogación de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar. A diferencia del hecho notorio que no requiere de prueba, la difusión y reconocimiento de una marca hasta el punto de considerarla como notoria debe ser probado, a través de la publicidad o intensidad de uso, el conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, la antigüedad de uso, el análisis de producción y mercadeo, entre otros.
SÉPTIMO: No podrán registrarse como nombres comerciales aquellos signos que se asemejen a una marca notoria, reconocida como signo distintivo de productos o servicios determinados en el país en que se ha solicitado el registro del nombre comercial o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, esto es, por los consumidores o usuarios a que están destinados los productos o servicios amparados por la marca notoria.
La protección especial de la marca notoriamente conocida en relación a cualquier registro de un nombre comercial, se extiende –en caso de haber riesgo de confusión por similitud entre los mismos- con independencia de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por ella amparados, y al lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento.
La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso Nº 5572-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO