Año XIX - Número 928 Lima, 12 de mayo de 2003 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 34-AI-2001.- Archivo del Procedimiento Sumario Proceso 110-IP-2002.- Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literal a); 83 literal a); y, 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, de la República del Ecuador.

Actor: Compañía BAVARIA S.A. Marca: COSTEÑO. Proceso Interno Nº 6400-1999-LY. Proceso 9-IP-2003.- Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 81 ibidem.

Caso: marca “CINE CLASSICS mixta”. Proceso interno No. 7181 12 Proceso 20-IP-2003.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal a), 83, literal a); 95 inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 96 ibidem.

Actor: MERCK & CO. INC. Marca: IVERMIC Proceso 22-IP-2003.- Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82, literal e, eiusdem.

Parte actora: ABSORMEX S.A. de C.V. Denominación: “SOFT TAILS”. Expediente interno N° 6240-LYM PROCESO N° 34-AI-2001 SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- San Francisco de Quito, nueve de abril del año dos mil tres. VISTOS La sentencia dictada el 21 de agosto de 2002, mediante la cual el Tribunal declaró: “que la República del Ecuador ha incurrido en incumplimiento de los artículos 4° del Tratado de Creación del Tribunal y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al haber concedido patente de invención para ‘PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA’, por medio del Título PI 96-998 emitido el 19 de septiembre de 1996 por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca”, y acordó: “Exhortar a la República del Ecuador a realizar las acciones conducentes para hacer cesar el incumplimiento declarado, especialmente dejando sin Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL efecto la patente y adoptando todas las demás medidas que sean necesarias para que se restablezca el imperio del ordenamiento jurídico andino en esta materia”;

El auto de fecha 5 de febrero del presente año, por medio del cual el Tribunal, considerando que “habiéndose notificado la sentencia de incumplimiento el 5 de septiembre del año 2002, se observa que el plazo de noventa días se encuentra vencido, y que no consta en autos elemento alguno demostrativo de que la República del Ecuador haya realizado las acciones conducentes para hacer cesar el incumplimiento declarado en aquélla”, decidió “iniciar el procedimiento sumario para determinar el incumplimiento en que pudiera haber incurrido la República del Ecuador en la ejecución de la sentencia dictada en el Proceso 34-AI-2001”;

La copia de la Resolución sin número dictada en fecha 25 de febrero de 2003 por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, en el curso del Trámite de cumplimiento de sentencia N° 03-001 ESCP, recibida por este Órgano Jurisdiccional Comunitario el 7 de marzo del presente año, mediante la cual acordó “Dejar sin efecto el registro de la patente del producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA, acreditado mediante Título PI 96-988, expedido el 17 de Julio de 1997”;

El auto de fecha 19 de marzo del presente año, por medio del cual el Tribunal, considerando que el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI había dejado sin efecto una patente cuyos número de identificación y fecha de expedición no guardaban concordancia con las establecidas en la sentencia, decidió “Suspender el procedimiento sumario en curso, por un lapso de quince (15) días Vencido el lapso de suspensión, el Tribunal se pronunciará sobre el archivo del expediente o sobre la continuación del procedimiento”;

La copia de la Resolución sin número dictada el 24 de marzo de 2003 por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, en el curso del Trámite de cumplimiento de sentencia N° 03-001 ESCP, recibida por este Órgano Jurisdiccional Comunitario el 25 de marzo del presente año, mediante la cual se corrigió el error advertido en el número del Título de la patente, pero se incurrió en otro de la misma índole; y, 12/05/2003 2.36 La comunicación dirigida a este Tribunal por parte del señor Doctor Efrén Gavilanes Real, Director de Patrocinio y Delegado del Procurador General del Estado ecuatoriano, recibida el 1° de abril del año en curso, mediante la cual informa que “el error tipográfico ha sido subsanado por el organismo nacional competente, en uso de las facultades de las que se halla investido, con la expedición de la Resolución rectificatoria de 31 de marzo del 2003, cuyo original adjunto”, y hace constar que “efectivamente, se ha dejado sin efecto el registro de la patente del producto PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA, a favor de Pfizer Research & Development Company S.A., acreditado mediante Título PI 96998, expedido el 19 de septiembre de 1996, por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial”.

Adjunta a la citada comunicación, obra la providencia del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, del 31 de marzo de 2003, cuyo texto es del tenor siguiente: “VISTOS: que en nuestra Resolución emitida dentro de este trámite el 25 de febrero del 2003, y en la rectificación de la misma expedida el 24 de marzo del 2003, se ha incurrido en errores manifiestos de hecho, al expresar erróneamente tanto el número de registro de Patente, su fecha de concesión y posteriormente su denominación, este Comité RECTIFICA dichos actos administrativos y de ahora en adelante la parte resolutiva de la resolución en referencia deberá decir:

RESUELVE

Dejar sin efecto el registro de la Patente de invención denominada PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA, acreditada mediante título No. PI 96-998, concedida en fecha 19 de septiembre de 1996, cuyo título fue rectificado en fecha 17 de julio de 1997. Siéntese razón de esta resolución en el Protocolo del IEPI, al margen del registro de dicha patente.

Comuníquese esta Resolución, para su cumplimiento ”.

CONSIDERANDO

Que, a la luz de la disposición contemplada en el artículo 114, último aparte, del Estatuto del Tribunal, y verificada la concordancia definitiva GACETA OFICIAL 12/05/2003 3.36 entre el tenor de la Resolución del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, del 31 de marzo de 2003, y el de la sentencia dictada por este Tribunal, en fecha 21 de agosto de 2002, en el Proceso 34-AI-2001, la República del Ecuador ha procedido a dar ejecución a la citada sentencia, pues ha dejado sin efecto “el registro de la Patente de invención denominada PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA, acreditada mediante título No. PI 96-998, concedida en fecha 19 de septiembre de 1996 ”.

DECIDE Ordenar el archivo del presente procedimiento sumario. mismo a los demás Países Miembros y a la Secretaría General de la Comunidad Andina. PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

NOTIFÍQUESE el presente auto a la República del Ecuador y

COMUNÍQUESE el contenido del Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO Nº 110-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literal a); 83 literal a); y, 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, de la República del Ecuador.

Actor: Compañía BAVARIA S.A. Marca: COSTEÑO. Proceso Interno Nº 6400-1999-LY TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil tres. tida a trámite mediante auto dictado el 19 de febrero de 2003. La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el Oficio Nº 1197-TDCA-2S, remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, de la República del Ecuador, con motivo del Proceso Interno 6400-1999-LY.

Oficio que fue recibido el 25 de noviembre de 2002. El Memorando Nº 241-S-TJCA-2002 de 29 de noviembre de 2002, mediante el cual el señor Eduardo Almeida Jaramillo, Secretario de este Tribunal, informa que por motivos de aparecer como tercero interesado en el juicio interno dentro del cual ha sido formulada la presente solicitud de interpretación prejudicial, como consecuencia de haber solicitado el registro de la marca en la vía administrativa, se encontraría impedido de intervenir como tal en este asunto.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admi- El Auto del 19 de febrero de 2003, mediante el cual, de conformidad con el artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – Decisión 500, el señor Eduardo Almeida Jaramillo fue separado de sus funciones en el VISTOS: GACETA OFICIAL presente caso, designando al señor Patricio Peralvo Mendoza, funcionario del Organismo, como Secretario Interino, quien posesionado del encargo procede a intervenir en esta causa específica.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes La parte actora es la Compañía “BAVARIA”, la que actúa mediante apoderado. La parte demandada la constituyen: - El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - El Director Nacional de Propiedad Industrial - El Procurador General del Estado - El señor Eduardo Almeida Jaramillo 2.

Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos El 17 de agosto de 1995, el señor Eduardo Almeida Jaramillo solicitó el registro de la marca “COSTEÑO” para proteger productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)). La Industrial Licorera y Embotelladora del Norte, presentó la primera observación en base a la marca “NORTEÑO FUERTE” y “NORTEÑITO”, que protegen productos de la Clase Nº 33.

La Compañía BAVARIA S.A., mediante apoderado, presentó segunda observación contra el registro de la marca “COSTEÑO” alegando ser titular del registro de la marca COSTEÑA en Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, para proteger, entre otros, los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas).

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, mediante Resolución Administrativa N° 971610 de 30 de julio de 1999 rechaza la observación en contra del signo “COSTEÑO” y ordena la continuación del trámite de registro. 12/05/2003 4.36 2.2 Fundamentos de la demanda La Compañía BAVARIA S.A. -demandante en el presente proceso-, a través de apoderado, solicita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, que revoque la mencionada Resolución Nº 971610 de 30 de julio de 1999, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

Argumenta la demandante, que es la legítima titular del registro del signo COSTEÑA en cuatro de los cinco países que conforman la Comunidad Andina, y que el signo solicitado reproduce e imita a la marca de su propiedad, por lo que existe identidad grafica-visual, fonética-auditivo e ideológica. La actora fundamenta jurídicamente su demanda en los artículos 81, 82, 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y en los artículos 194, 195, 196, 197 de la Ley de Propiedad Intelectual de la República del Ecuador. 2.3 Contestación a la demanda 2.3.1.

Del Procurador General del Estado El Director de Patrocinio del Estado en calidad de delegado del Señor Procurador General del Estado, contesta la demanda en los términos siguientes: Señala que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su presidente, a quien de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, le corresponde comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada. 2.3.2.

Del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contesta la demanda en los siguientes términos: Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. GACETA OFICIAL Sostiene que la Resolución Nº 971610 que expidió guarda conformidad con lo que dispone la legislación andina y nacional. 2.3.3.

Del Director Nacional de Propiedad Industrial El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda de la siguiente forma: Niega pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. Sostiene que entre los signos confrontados existe una evidente disparidad, porque si bien tienen coincidencias parciales, cada signo tiene su carga diferencial que resulta decisiva para su convivencia pacífica en el mercado, ya que la coincidencia parcial no es suficiente por si misma para determinar una semejanza si los demás componentes son diferentes. 12/05/2003 5.36 Que la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que de acuerdo con la solicitud remitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 del Distrito de Quito, se procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De conformidad con los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, no es pertinente la interpretación del artículo 68 de la Decisión 85 pues no guarda relación con el caso concreto.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 El demandado aduce que: “ tomando en cuenta la naturaleza, propiedad y finalidad de los productos que amparan las marcas enfrentadas, la mera analogía o identidad de las palabras que titulan las marcas no implica riesgo de confusión cuando la marca está destinada a distinguir productos distintos y fácilmente diferenciables de los designados por la marca registrada ” Finalmente, sostiene que el signo “COSTEÑO” cumplió con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 y el 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que la marca no estaba incursa en las prohibiciones contempladas en los artículos 83 literal a) de la Decisión 344, y el artículo 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Y que sobre la base de todos estos argumentos la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó las observaciones y concedió el registro de la marca COSTEÑO.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( )” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a GACETA OFICIAL una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” Artículo 95 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. Con vista de los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar lo referente a: I. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344 define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otra”.

El mismo artículo señala los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca, en este sentido dispone que: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. El Tribunal ha reiterado la importancia del cumplimiento de estos requisitos como paso previo al registro de una marca, además de no estar incurso en alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: 12/05/2003 6.36 La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El Tribunal ha sostenido: “El requisito de la perceptibilidad va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos … es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un medio sensorial” (Proceso 3-IP-97, G.O.A.C. Nº 279 de 23 de julio de 1997.

Marca: PANPAN PAN PAN). La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión. Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que GACETA OFICIAL permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Matías Alemán, Marco.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77) II. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. DE LA COMPARACIÓN ENTRE MARCAS. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA. La jurisdicción nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo objeto de análisis en el presente proceso, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no incurre en las causales de irregistrabilidad, contempladas en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344 es prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición al registro aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(PROCESO Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: Cola Real + gráfica). 12/05/2003 7.36 En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad al elegir una cosa por otra, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficiente para ser distintivo. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(PROCESO Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

En el presente caso, procede establecer la existencia o no de semejanza entre el signo pendiente de registro y las marcas previamente registradas, cuya comparación habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que está GACETA OFICIAL destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. A este propósito, el Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 12/05/2003 8.36 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, Breuer (Ibid. Loc. Cit) ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observa- GACETA OFICIAL ción de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos” Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(PROCESO Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

En el presente caso, al pertenecer los productos en cuestión a diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata de un caso de conexión competitiva. Sobre el particular este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia, el alcance de la conexión competitiva y las reglas para su verificación, (Entre otros: PROCESO Nº 66-IP-2002 12/05/2003 9.36 Gaceta Oficial No. 876 del 18 de diciembre de 2002 Marca: S.O.S., PROCESO Nº 68-IP-2002.

G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA), a saber: “La confusión puede darse en un mismo género de productos: El caso tal vez más común se da cuando genéricamente los mismos productos están incluidos en distintas clases. Se da cuando los productos pueden venderse en los mismos negocios, lo cual permite con fundamento que una denominación idéntica que puede venderse en un mismo negocio, aunque estén destinados a diferentes propósitos, produce el riesgo de confundir al consumidor sobre su origen o procedencia ” (Otamendi, Jorge.

Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires-Argentina, 1999, pp. 192-201)”. Este Tribunal con relación al tema de la conexión competitiva ha señalado: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos se sintetizan: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con GACETA OFICIAL otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos.

Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. e) Uso conjunto o complementario de productos. Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Partes y accesorios. La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto 12/05/2003 10.36 final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). g) Mismo género de los productos.

Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). h) Misma finalidad. Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. i) Intercambiabilidad de los productos.

Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Proceso 08-IP-1995, en la G.O.A.C. N° 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). Los criterios mencionados, deberán aplicarse simultáneamente y no en forma aislada, por el consultante.

IV. OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA El artículo 95 de la Decisión 344 señala que pasados los 30 días hábiles que el peticionario tiene a partir de la notificación para hacer valer sus alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, lo cual se comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

Según lo dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, que exprese los fundamentos que la sustenta.

GACETA OFICIAL La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: En este sentido, no son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para su registro y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: Cuarto: Quinto: La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontables en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. 12/05/2003 11.36 ticionario, para que dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación, si lo estima conveniente, haga valer sus alegatos.

Transcurrido el plazo de treinta días, la autoridad nacional competente deberá decidir sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro, tomando en cuenta los alegatos de ambas partes. La resolución que contiene la concesión o registro de la marca solicitada, para que sea válida, deberá estar debidamente motivada, de modo que se garantice el derecho de defensa de los administrados que pudieren quedar directamente afectados por los efectos de aquella.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (e) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO En la comparación entre los productos identificados por los signos en conflicto, deberá considerarse su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza, así como la conexión competitiva que pueda existir entre ellos, aunque pertenezcan a distintas clases.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Admitida la observación, la oficina nacional competente notificará al pe- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 12/05/2003 12.36 PROCESO No. 9-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 81 ibidem.

Caso: marca “CINE CLASSICS mixta”. Proceso interno No. 7181 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente, Doctor Camilo Arciniegas Andrade, recibida en este Tribunal en fecha 16 de enero de 2003, relativa al artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno No. 7181;

El auto de 19 de febrero del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto. Del informe del consultante, complementados con los documentos agregados a su solicitud, se desprende los siguientes hechos relevantes: 1) Partes en el proceso interno La demanda es presentada por la apoderada de la compañía CANAL + SOCIETÉ ANONYME, contra la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, buscando obtener, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la nulidad de las resoluciones administrativas Nos.: 8975 de 12 de mayo de 1995 a través de la cual se negó el registro de la marca “CINE CLASSICS mixta”, solicitado por la sociedad actora para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza; 25497 de 30 de septiembre de 1997, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, ambas emanadas de la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Co- mercio; y, de la Resolución No. 32498 de 30 de noviembre de 2000, por la que se resolvió el recurso de apelación, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E), siendo en las dos últimas confirmada en todas sus partes la Resolución No. 8975. 2) Hechos El 29 de diciembre de 1994 la empresa CANAL + SOCIETÉ ANONYME solicitó el registro de la marca “CINE CLASSICS mixta” para identificar servicios de la Clase 38 Internacional, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 412, “sin que le hubieran presentado oposiciones u observaciones”.

(Clase 38: “Telecomunicaciones”). Por resolución 8975, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca solicitada; interpuestos los recursos de reposición y de apelación, fueron resueltos a través de las resoluciones Nos. 25497 y 32498, respectivamente, confirmando en su totalidad la indicada resolución 8975. Como razón para no registrar el signo, la Superintendencia sostuvo que la expresión CINE CLASSICS (mixta) en español significa Clásicos del Cine, “consistiendo exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir las características de los servicios para los que se aplicará, de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza que incluye las telecomunicaciones.

Además, en el signo cuyo registro se solicitó el elemento predominante es el nominativo”. 3) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad demandante denuncia la violación por parte del Órgano Administrativo, del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por indebida aplicación, al haber fundamentado su conclusión en el hecho que la marca mixta solicitada consiste exclusivamente en una indicación que GACETA OFICIAL puede servir en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse.

Se señala a este respecto que el signo solicitado a registro no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad aducida, ya que se trata de una marca compuesta de elementos denominativos y gráficos y por lo tanto, no puede predicarse que sea exclusivamente una indicación descriptiva. Tanto los elementos gráficos como los denominativos tienen equivalente importancia dentro del signo en su conjunto.

La etiqueta, cuyo registro se pidió, contiene un rombo de doble trazo, coloreado por dentro, en donde se destacan manchones blancos que imitan un grado de envejecimiento de la superficie y dentro de dicho rombo las palabras CINE y CLASSICS que presentan asimismo una disposición y tipo de letra particular. Igualmente, se expresa que “Dicho signo será impreso en las emisiones, películas y demás medios de educación y esparcimiento distinguidos con la marca y serán reconocidos por el público consumidor como de titularidad de la actora”; y que si bien las palabras se utilizan para requerir un producto o servicio, en este caso, el consumidor no necesita demandar el servicio pues en un programa de televisión puede simplemente escoger entre los canales disponibles con el logo que distingue su canal o canales favoritos.

Respecto al estudio que la Administración debió realizar del signo solicitado a registro, se señala que todos los elementos de la marca debieron ser tenidos en cuenta como un todo, evitando su fraccionamiento y el análisis de elementos denominativos por separado. Se indica que al aplicar el criterio del Tribunal Andino de Justicia al caso analizado, “vemos como la marca solicitada sí es lo suficientemente distintiva para que se otorgue su registro.

En primer lugar porque los elementos gráficos que componen el signo son novedosos, suficientemente apreciables y recordables; y en segundo lugar, teniendo en cuenta la fuerza visual de la marca y su forma de uso”; por lo que “En consecuencia, la conclusión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio es errada, porque analiza los elementos que constituyen el signo aisladamente para concluir que el elemento predominante es el denominativo y que analizando este solo elemento, resulta descriptivo”.

Por lo tanto, se indica en la demanda que el signo solicitado constituye un todo que no es 12/05/2003 13.36 exclusivamente descriptivo y como tal puede ser registrado; por lo que la prohibición de que trata el literal d) del artículo 82 debe ser aplicada “de manera restrictiva contemplando todas las limitaciones que el mismo contiene y en particular en este caso considerando que sólo son irregistrables los signos que exclusivamente sirvan para designar o describir la especie del producto o sus características y no los signos compuestos de expresiones no descriptivas o no genéricas que le aporten distintividad al conjunto”. 4) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que, de conformidad con los documentos obrantes en el expediente que contiene la actuación administrativa, se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Así mismo, indica que “la marca CINE CLASSICS, para distinguir los productos de la clase 38 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión porque además de no reunir los requisitos del artículo 81, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 toda vez que describe el tipo de servicios que ampara”; y que el signo cuyo registro se solicita significa en español “clásicos del cine”, por lo que ello consiste en una indicación que se usa en el comercio para describir las características de los servicios para los que se aplicará, por lo que en la expresión “CINE CLASSICS” no existe elemento alguno que aporte distintividad que la haga susceptible de registro marcario.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; GACETA OFICIAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante Decisión 472);

Que, por tanto, corresponde realizar la interpretación solicitada de la disposición contenida en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, efectuar la interpretación de oficio de la disposición del artículo 81 de la misma Decisión por tener relación con los temas contenidos en la solicitud, cuyos textos son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 12/05/2003 14.36 Que conforme a los puntos controvertidos en el proceso interno, este Tribunal estima que los temas cuya interpretación suscita las normas transcritas, son los siguientes: I. LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS Sobre la base de la definición de marca establecida en el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Por lo que, la marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, sin que se produzca riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Del anterior concepto, que recoge los requisitos básicos exigidos por el propio artículo 81 de la Decisión 344, se desprenden las siguientes características de la marca: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: La perceptibilidad es la calidad que tiene un signo de ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

Teniendo presente que una marca, bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada por los sentidos, es necesario que se exteriorice y materialice a fin de que lo inmaterial y abstracto pase a ser tangible e identificable, la característica de la perceptibilidad se refiere a todo elemento, signo o indicación que pueda ser aprehendido por medios sensoriales a fin de que penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta manera pueda ser asimilada con facilidad.

( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; (…)”.

La perceptibilidad GACETA OFICIAL En atención que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo o a un conjunto de dibujos. La distintividad La distintividad es la aptitud que tiene un signo para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los diferencie para su elección. Es considerada como característica primigenia y esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones, que: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, un signo distintivo es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, a más de la novedad y la especialidad.

Por tanto, se exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con los ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene virtualidad de marca y por tanto no puede ser registrada como tal” (Proceso Nº 12-IP-96, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 265 de 16 de mayo de 1997).

La susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que debe tener un signo de ser expresado y descrito en imágenes, fórmulas o por escrito, es decir, en algo tangible para ser captado por el público consumidor. Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación prevista en el artículo 92 de la Decisión 344.

Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada” (Pro- 12/05/2003 15.36 ceso Nº 2-IP-2003, caso “MISS SUCRE”, publicado en la G.O.A.C. Nº 912 de 25 de marzo de 2003). Igualmente, cabe señalar que este requisito guarda correspondencia con lo previsto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344 en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos indicados en el artículo 81 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión 344, resultando que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo 81 son necesarios, sin embargo no son suficientes, toda vez que el signo no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por los artículos precedentemente indicados.

II. SIGNOS DENOMINATIVOS, GRÁFICOS Y MIXTOS El Tribunal, en lo referente al caso concreto, considera que resulta también necesario para el juez consultante examinar lo relacionado a los signos denominativos y mixtos. Los primeros, llamados también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formados por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen, a su vez, en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del producto identificado por el nombre comercial; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar.

Cabe indicar que también existen los signos gráficos que son aquellos que se aprecian exclusivamente a través del sentido de la vista, por lo que también son llamados signos visuales, destinados a representar una figura que se caracteriza por la forma en que se encuentra expresada. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de signos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, represen- GACETA OFICIAL tación que se puede dar a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir (Proceso Nº 09-IP-94, caso “DIDA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995).

Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 237 a 239).

Corresponderá por tanto a la Autoridad Nacional Consultante determinar a cual de las categorías señaladas corresponde el signo “CINE CLASSICS mixto”. III. SIGNOS DESCRIPTIVOS Calificada doctrina ha manifestado respecto a las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan e indican a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista FERNÁNDEZ NOVOA señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto. De ello se comprende porque, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción 12/05/2003 16.36 u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios.

Si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado, toda vez que la descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Una denominación será descriptiva en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal sostiene que: “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso Nº 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: MIGALLETITA, citando al Proceso Nº 3-IP-95, caso “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. No. 189 de 15 de septiembre de 1995).

IV. SIGNOS GENÉRICOS La denominación genérica es aquella “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”.

(Proceso Nº 17-IP03, caso “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.”, de 19 de marzo del presente año). La dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al ha- GACETA OFICIAL cerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso Nº 17-IP-03, ya citado). Respecto a la desaparición de la dimensión genérica de un signo por haber adquirido fuerza distintiva suficiente en relación a los productos o servicios que pretende representar, el Tribunal ha manifestado que: “Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia”.

(Proceso Nº 02-IP-89, caso “OFERTA”, publicado en la G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989). Conforme también lo ha expresado el Tribunal, “ para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta viene dada exclusivamente con la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso Nº 7-IP-2001, caso “LASER”, publicado en la G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001). V. SIGNOS EVOCATIVOS El signo evocativo sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros.

Cuando una denominación contiene palabras utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquieren una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinados productos o servicios. Los signos evocativos, al constituirse en aquellas ideas o imágenes que se refieren al producto o servicio que representan, utilizando siempre una expresión de fantasía, cumplen a caba- 12/05/2003 17.36 lidad la función distintiva de la marca, por lo que pueden ser registrables.

VI. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO El significado de las palabras en idioma extranjero se presume que no es de conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual han sido generalizados por una gran mayoría. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “A tenor de lo previsto en el Art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso Nº 16-IP-98, caso “SALTIN etiqueta”, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998). El Tribunal sostiene que “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

(Proceso Nº 3-IP-95, ya citado). No obstante, el Tribunal estima pertinente reiterar lo aludido supra, en relación a que en el análisis de registrabilidad de una marca, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que la integran, y al tratarse de un signo GACETA OFICIAL 12/05/2003 18.36 mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los términos nominativos de manera aislada. tación del signo distintivo, representación que se puede dar a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir.

Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. (Proceso Nº 3-IP-95, ya citado).

Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo y un elemento gráfico (una o varias imágenes), siendo por lo general el elemento denominativo el que prevalece sobre el gráfico, aunque es necesario fijar la dimensión característica determinada por la impresión general que suscita el signo en el consumidor ya que el elemento gráfico puede ser el predominante.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque además, no debe estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO: Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas y están formados por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos gráficos son aquellos que se aprecian exclusivamente a través del sentido de la vista, por lo que también son llamados signos visuales, destinados a representar una figura que se caracteriza por la forma en que se encuentra expresada.

Dentro de ellos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la represen- TERCERO: Los signos descriptivos son los que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios que buscan identificar, por lo que no son objeto de registro por cuanto refieren a los consumidores lo concerniente a las propiedades o características exclusivas de los productos o de los servicios que pretenden amparar.

CUARTO: La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por palabras o figuras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

QUINTO: Los signos evocativos sugieren ciertas características, cualidades o efectos en relación al producto o servicio que buscan distinguir en el mercado, pero se diferencian de GACETA OFICIAL los signos descriptivos por cuanto se constituyen en denominaciones que, a través de una expresión de fantasía, despiertan en la mente del consumidor o usuario, de manera remota o indirecta, la idea de dicho producto o servicio, por lo que cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

SEXTO: El significado de las palabras en idioma extranjero se presume que no es de conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual han sido generalizados por una gran mayoría siendo fácilmente reconocibles entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, en cuyo caso deberá observarse la previsión contemplada en artículo 82 literal d) de la Decisión 344, en relación al carácter genérico o descriptivo de la denominación en cualquier idioma.

No obstante, en el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran, y al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad grá- 12/05/2003 19.36 fica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los términos nominativos de manera aislada.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno No. 7181, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 12/05/2003 20.36 PROCESO 20-IP-2003 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal a), 83, literal a); 95 inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, de la República del Ecuador e interpretación de oficio del artículo 96 ibidem.

Actor: MERCK & CO. INC. Marca: IVERMIC. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de abril del año dos mil tres, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Segunda Sala, por intermedio de su Presidente, Doctor Luis Berrazueta Erazo. consideración a que la marca registrada “IVERMIC” destinada a proteger servicios de la clase internacional N° 5 1; es confundible con la marca “IVOMEC” propiedad de la actora e inscrita originalmente en el Ecuador desde el 15 de agosto de 1980 y renovada por tercera ocasión el 6 de mayo de 1995, para proteger los productos comprendidos en la referida clase internacional N° 5.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 6 de marzo del año 2003, se ajusta a las disposiciones del Artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 19 de marzo del año en curso. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad MERCK & CO. INC., para demandar al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, señalando, además, como tercero interesado en las resultas del proceso a la sociedad LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S.A. 1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.

Pretende el actor que se declare la nulidad de la Resolución N° 0959233 de 21 de mayo de 1997, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante la cual se resuelven las observaciones presentadas por la sociedad MERCK & CO. INC., contra el registro de la marca “IVERMIC” propiedad de la sociedad LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S. A., rechazando las mismas, y en consecuencia concediéndose el registro de tal denominación. En razón de lo anterior solicita la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo impugnado, en Manifiesta el actor en su líbelo demandatorio, que con fecha 23 de febrero de 1996, presentó observaciones a la solicitud del registro de la denominación “IVERMIC” fundamentado principalmente en el hecho del registro anterior de su marca “IVOMEC”, y en la configuración de las causales prohibitivas de los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344.

Argumenta que el Director Nacional de Propiedad Industrial al conceder el registro del signo “IVERMIC”, previa desestimación de las observaciones presentadas, otorgó un derecho de exclusividad sobre un signo que no puede ser considerado como marca, por no gozar de suficiente distintividad frente al signo “IVOMEC”. Sostiene que la semejanza entre las marcas en controversia, induce al público consumidor a error, ya que entre ambas existe confundibilidad no sólo ortográfica, sino también fonética, dado que se observa como la sílaba tónica es muy parecida y se encuentra ubicada en el mismo lugar, en ambos signos, y le acompaña idéntica consonante.

Así mismo afirma que el riesgo de confusión entre las marcas es aún mayor, considerando que las dos marcas protegen productos comprendidos en la misma clase internacional. 1 CLASE 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

GACETA OFICIAL Finalmente arguye que la resolución administrativa de concesión de registro de la marca “IVERMIC”, adolece del requisito esencial de la “debida motivación” que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas de un Estado de Derecho, y cuya exigencia la dispone la norma comunitaria cuando consagra la obligación de la Oficina Nacional Competente en materia marcaria de decidir acerca de las observaciones y la concesión o denegación del registro, a través de una resolución debidamente motivada. 1.3.

Contestación a la demanda. El Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior Industrialización y Pesca, contesta la demanda para solicitar se desestimen las pretensiones de la demanda, y en consecuencia se rechace en su totalidad el contenido de la misma. 1.4. Actuación del Tercero Interesado: La sociedad LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S. A, interviene en el proceso manifestando; que entre el signo “IVERMIC” cuyo registro se controvierte, y la denominación “IVOMEC”, no existen semejanzas que puedan generar riesgo de confusión en el público.

Sobre este aspecto señala que en el plano de lo fonético ambos signos son alófonos, toda vez que su vocal tónica no coincide; y que en el plano gráfico tanto una marca como la otra poseen su propia fantasía que sólo en su conjunto pueden ser tanto percibidas como individualizadas. Sostiene que “IVOMEC” es un signo débil, particularmente porque es una denominación genérica constituida por prefijos, sufijos o terminaciones -como ocurre con el prefijo IV- de preparados químicos o farmacéuticos, y que en tal sentido la doctrina ha considerado que no pueden ser objeto de uso exclusivo los vocablos que por su carácter genérico pertenecen al acervo cultural de la comunidad, como sucede para denominar elementos químicos o farmacéuticos.

Finalmente, argumenta que la Resolución por medio de la cual se concede el registro del signo “IVERMIC” para distinguir productos dentro de la Clase Internacional N° 5, se halla debidamente motivada en el numeral segundo 12/05/2003 21.36 de su parte resolutiva cuando señala, que entre las marcas en controversia no existen semejanzas fonético-auditivas, ni gráfico-visuales capaces de inducir a confusión al público consumidor, y dado que además, las denominaciones cotejadas protegen productos que serán expedidos mediante receta médica. 2.

CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2. Normas a ser interpretadas. Se interpretarán los artículos 81; 82, literal a); 83, literal a); 95 inciso segundo, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mencionados por el Juez consultante y de oficio se interpretará el artículo 96, parte final, de la misma Decisión. Se precisa que no se realizará interpretación alguna respecto de los artículos 93 y 94, inciso segundo, por cuanto además de no ser pertinentes al caso concreto, el último de ellos es inexistente.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrá registrarse como marcas los signos que: a) “No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a GACETA OFICIAL una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.

“Artículo 95.- “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 96.- “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Con tales antecedentes procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará principalmente, entre otros, los siguientes aspectos que estima pertinentes: Requisitos legales para el registro de las marcas, causales de irregistrabilidad, riesgo de confusión, cotejo marcario, marcas farmacéuticas y examen para su registro, y motivación de los actos administrativos relativos al registro de las marcas. 2.3 Acerca de los requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (artículo 81.

Decisión 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala las tres características básicas e indispensables que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Por ser la marca un concepto inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquéllos.

En tal virtud las normas comunitarias aplicables eri- 12/05/2003 22.36 gen tales características en requisitos esenciales que debe llenar el signo para su registro, por lo cual es preciso tener en consideración: • Que la perceptibilidad, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende e identifica con un producto o servicio determinado.

Y, por cuanto para la recepción sensible o externa de las marcas se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente para denominar productos o servicios aquellos signos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, aunque no se excluye, por lo menos en teoría, la existencia de signos sonoros, olfativos, gustativos, etc; • Que la distintividad, considerada como la característica y la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. • Que la susceptibilidad de representación gráfica, consiste en descripciones o representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados, posibilitando, además, la publicación y el archivo del signo de que se trate, en las dependencias oficiales competentes.

La norma que se interpreta, al definir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la distintividad diciendo que “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comerciali- GACETA OFICIAL zados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” tiene la aptitud necesaria para registrarse en tal condición. Pero para que el registro se produzca no basta la sola presencia de la distintividad, ni tampoco si ella se da acompañada de las otras dos características anotadas; puesto que la ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En este orden de ideas debe el Juez Consultante proceder a analizar, primero, si la marca “IVERMIC” cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos del referido artículo 81, para determinar luego, si no encaja dentro de los aludidos impedimentos de registro y particularmente dentro de los previstos en los literales a) de los artículos 82 y 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.4 De las causales de Irregistrabilidad.

(artículos 82 y 83 de la Decisión 344) El hecho de que un signo reúna los requisitos señalados por el artículo 81, se repite, no implica que necesariamente se le deba otorgar el registro como marca, puesto que éste no se concederá si no se llega al convencimiento de que el signo no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El primer grupo de prohibiciones, esto es las del artículo 82, se refiere a la condición del signo por si mismo, es decir, que debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica; no debe designar o describir la especie o servicio; no debe ser una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; tampoco ser un color aislado sin estar delimitado por alguna forma específica; no debe ser contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres; o ser engañoso ante medios comerciales sobre el modo de fabricación, etc.

El segundo grupo de prohibiciones, el de las contenidas en el artículo 83, busca fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los sig- 12/05/2003 23.36 nos que sean idénticos o semejantes a una marca ya registrada o solicitada para registro para amparar productos o servicios similares, a un nombre comercial protegido, o a un signo notorio o marca notoria, etc. 2.5 Irregistrabilidad de signos por similitud y riesgo de confusión. (literal a) del artículo 83) La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial requerida.

Este Tribunal al respecto ha señalado que: “la marca tiene como objeto la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que debe tenerse al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de estos signos pretenda distinguir.

En aquellos casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto, y podría entonces presumirse, incluso, la presencia de la confusión. En cambio, cuando se trate de simple similitud, el examen requiere de mayor 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 46-IP-OO, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C N° 594, de 21 de agosto de 2000. GACETA OFICIAL profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Esta similitud se deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. La confundibilidad como impedimento de registro debe llevar al público a error, sea directo en cuanto a los signos, cuando los productos o servicios que distinguen los dos son los mismos o semejantes, o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas 12/05/2003 24.36 o similares provienen de un mismo productor; en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de los signos marcarios. 2.6 Cotejo de las Marcas: Para decidir sobre su registro, el examinador necesariamente debe realizar un análisis comparativo entre las marcas, conocido comúnmente como cotejo.

A tal fin debe partir de la identificación del tipo o clase de marca en que se encuadran los signos en conflicto, teniendo en consideración que la doctrina y la jurisprudencia han definido tres clases, según estén representadas por una figura (gráfica), por una denominación (nominativa), o por un conjunto de las dos anteriores (mixta).3 De los autos se desprende que en el presente caso los signos a compararse tienen la calidad de nominativos, esto es, están constituidos por una palabra, un vocablo, un nombre; que tienen expresión literaria y que se aprehenden por los sentidos de la visión y del oído, y se comunican mediante el lenguaje.

Es necesario, entonces para el cotejo que haga el Juez consultante, determinar las diferentes maneras en que pueden asemejarse las denominaciones y como se dijo, si la similitud entre ambas (IVERMIC e IVOMEC), es ideológica, ortográfica o fonética. Cuando del cotejo marcario se deduce que dos marcas son similares, el Juez consultante debe determinar si entre las mismas existe riesgo de confusión; al respecto se debe reconocer la existencia de una probabilidad de confusión respecto del producto y su incidencia sobre el sometimiento al público a error, por tal razón se 3 En el Proceso N° 80-IP-2001, publicado en G.O.A.C N° 774 de 19 de marzo de 2002, el Tribunal dijo a este respecto: “Para el cotejo marcario es indispensable ubicar los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las tres categorías de marca, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieren conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario conducirían a un veredicto de irregistrabilidad”.

GACETA OFICIAL entiende por público al comprador o el consumidor medio, en relación con el cual se juzga el riesgo de confusión analizado en numeral anterior. La falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que pueda generar, no sólo afecta al consumidor en la medida en que éste pueda ser inducido al error, sino que además atenta contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios.

El Tribunal ha recogido en ya reiterada Jurisprudencia elaborada con base en la Doctrina que para efectos de realizar la comparación apreciativa entre signos y determinar si existe confundibilidad, y por ende se configura la causal de irregistrabilidad del Literal a, del artículo 83 de la Decisión 344, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas: • La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. • Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. • Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. • Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 2.7 Marcas Farmacéuticas y examen para su registro: En el caso motivo de interpretación prejudicial, por tratarse de marcas que amparan productos farmacéuticos, es conveniente referir que en cuanto a éstas, el examen de la confundibilidad debe tener un estudio más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación generen una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el sólo consejo del farmacéutico de turno. 12/05/2003 25.36 ciones que protegen productos farmacéuticos, “Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”. 4 También la Jurisprudencia de este Organismo ha sostenido que en consideración a la rigurosidad del criterio de comparación, “El consultante deberá tomar en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que al abordar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario dentro del conjunto de una marca farmacéutica, el cual, a más de abonar a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pretende registrar; es decir, que al pronunciarse sobre su registro de marcas de productos farmacéuticos deben ser tomadas en cuenta todas esas características específicas del tema”. 5 Al aplicar entonces, un criterio riguroso se trata de evitar el riesgo de confusión al utilizar un medicamento, lo cual tiene potenciales consecuencias dañosas para la salud. 2.8 Debida Motivación de los Actos Administrativos relativos al registro de marcas (artículo 95, inciso 2°; y 96, parte final, de la Decisión 344): La motivación como lo ha explicado la Jurisprudencia Comunitaria plasma la razón por la cual 4 En este contexto el Tribunal ha considerado, vista la importancia de proteger al consumidor en materia de productos destinados al cuidado de la salud, que en el cotejo de las denomina- 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 20-IP-2001, sentencia de 27 de abril de 2001, G.O.A.C N° 674 de 31 de mayo de 2001. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 56-IP-2000, sentencia de 6 de septiembre de 2000, G.O.A.C N° 602 de 21 de septiembre de 2000. GACETA OFICIAL 12/05/2003 26.36 la Administración tomó la decisión de conceder o no el registro de una marca; en este sentido, la exigencia de las normas interpretadas se refiere a que todo acto administrativo a través del cual se pretenda denegar o conceder el registro de un signo distintivo, deberá exponer las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la adopción de la resolución respectiva, lo que permitirá al que se sintiere afectado por los efectos del acto, debatirlas.

En razón de lo expuesto, es el juez nacional quien debe determinar si la resolución que se impugna en el asunto subjudice, se ciñe a las exigencias de la norma comunitaria, cuando la misma exige que el registro o denegación se notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. En efecto, la motivación de los actos administrativos, “refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedentes las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo – y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone – y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad de acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” 6 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA La motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos; no obstante, la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos, tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto. 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 82-IP-2000, sentencia de 2 de marzo de 2001, G.O.A.C N° 651 de 20 de marzo de 2001. Con fundamento en las consideraciones anteriores, C O N C L U Y E: 1. Para que un signo pueda acceder al registro se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.

Debe cuidarse, así mismo, que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, trata de evitar el error que pueda producirse en el comercio respecto de los usuarios o consumidores acerca del producto o del servicio respectivo, en relación con su procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades. 3.

La determinación de la existencia, o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el Juez Nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación ente signos, y a los criterios expuestos y ampliamente desarrollados por el Tribunal. 4. Para el cotejo entre ambos signos, es indispensable que el Juez determine y ubique los que son objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías o tipos de marcas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta en el cotejo conducen a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, pudieren conducir a un veredicto de irregistrabilidad.

GACETA OFICIAL 12/05/2003 27.36 5. Al tratarse de productos farmacéuticos el cuidado del juzgador debe ser más riguroso que el exigido para marcas de otro tipo de productos, dado el eventual peligro para la salud que puede existir al producirse esta confusión. 6. Para otorgar o negar una solicitud de registro, la Oficina Nacional Competente, debe cumplir con el procedimiento establecido por la normativa comunitaria realizando el examen de fondo y de forma, analizar las observaciones -en caso de ser presentadaspara concluir emitiendo un acto administrativo, el cual deberá estar debidamente motivado, esto es, debe contener una explicación suficiente acerca de cuales fueron las razones legales y las situaciones fácticas que llevaron a la Administración a tomar la decisión, en uno u otro sentido.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO N° 22-IP-2003 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82, literal e, eiusdem.

Parte actora: ABSORMEX S.A. de C.V. Denominación: “SOFT TAILS”. Expediente interno N° 6240-LYM. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, nueve de abril de dos mil tres. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 83, literales a y e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Doctor Luis Berrazueta Erazo, y recibida en este Tribunal en fecha 12 de marzo de 2003; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho La actora afirma en su demanda que “ABSORMEX S.A. DE C.V. solicitó el registro de la marca GACETA OFICIAL SOFT TAILS para proteger productos de la clase internacional 16”; que “El Director Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución 0030692 de 1 de junio de 1999 rechazó la solicitud de la marca solicitada (sic) por encontrarse registrada la marca SOFT a nombre de la compañía RIVENSA S.A.”; y que “ABSORMEX S.A. DE C.V. interpuso Recurso de Reposición, en contra de la Resolución 0030692 de 1 de junio de 1999 el cual fue negado mediante Resolución 0031365 de 8 de Julio de 1999, notificada el 23 de Julio de 1999” (Clase 16: “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”). 1.2.

Cuestión de derecho En su demanda, la actora alega que: “Las Resoluciones del Director Nacional de Propiedad Industrial carecen de fundamento legal, por cuanto la marca solicitada por mi representada no incurre en ninguna de las prohibiciones para registrar una marca establecida en la Ley”; que “La denominación SOFT TAILS no tiene semejanza capaz de producir confusión en el público consumidor, respecto de la marca SOFT, ya que no puede olvidarse que para el análisis de marcas en conflicto deberá tenerse en cuenta la visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura en general y no las partes aisladas las unas de las otras, ni los elementos distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas debe atenderse antes que nada a la fonética”; que “ no existe posibilidad de confusión, ya que la palabra SOFT común a las dos denominaciones en conflicto es parte integrante de un conjunto mayor en la marca solicitada por mi representada, lo cual confiere a la denominación solicitada para registro como marca de fábrica distintividad y características peculiares”.

La actora argumenta además que “ la palabra SOFT es una denominación de uso común en marcas de varias clases internacionales, lo cual se demuestra con la lista adjunta de marcas 12/05/2003 28.36 que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador ha concedido”; que “no puede otorgarse a nadie exclusividad o monopolio sobre el término SOFT, el cual acompañado de la palabra TAILS se convierte en un signo distintivo y susceptible de ser registrado”; que “Si siguiéramos el razonamiento del Director Nacional de Propiedad Industrial, en el sentido de que no puede registrarse la marca SOFT TAILS por encontrarse registrada la marca SOFT, no podrían haberse registrado y coexistido el sinnúmero de marcas que contienen la palabra SOFT y que de hecho se encuentran registradas y coexistiendo en una misma clase internacional.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el literal e) (sic) dice que no se podrán registrar como marcas los signos que ‘consistan exclusivamente en un signo o indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate’, lo que quiere decir que si el signo va acompañado de otro elemento, si (sic) es registrable”; por lo que “ la denominación ‘SOFT TAILS’ no es semejante y susceptible de producir confusión con la marca ‘SOFT’ y por lo tanto es suficientemente distintiva para distinguir los productos que se pretenden proteger, es decir, los comprendidos en la clase internacional N° 16”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratificó la decisión adoptada en la Resolución N° 0031365, materia de la impugnación, pues “guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. 2.2. Según el consultante, el Director Nacional de Propiedad Industrial también contestó la demanda “a) Negando pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda …”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en el artículo 83, literales a y e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de GACETA OFICIAL Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 13 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal no encuentra pertinente la interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal e, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de la disposición contemplada en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión en referencia; y además, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones contempladas en los artículos 81 y 82, literal e, eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 12/05/2003 29.36 e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

( )”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos la certeza de origen del producto o servicio que el signo distingue, sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El citado artículo 81 somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: GACETA OFICIAL En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

II. De los signos comunes o usuales En el marco del artículo 82, literal e, de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su 12/05/2003 30.36 titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual.

En la doctrina, Matías Alemán entiende por denominación vulgar o de uso común “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (MATÍAS ALEMÁN, Marco: “Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Editorial Top Management International, Bogotá, p. 84). Por su parte, Otamendi enseña que: “El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos. No debe confundirse lo dicho con el supuesto del uso común de elementos o partículas de marcas, que por la cantidad de marcas que las contienen, devienen de uso común. Estos, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, son registrables individualmente, si no son confundibles con marcas anteriores” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”;

Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 77). III. De los signos compuestos El Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de GACETA OFICIAL las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ”.

(Sentencia dictada en el Proceso N° 13-IP-2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”). En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.

En efecto, no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-98, de 3 de septiembre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 398, del 22 de diciembre del mismo año, caso “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”).

IV. De los signos evocativos Según la estructura de los signos, se suele distinguir entre el denominativo, constituido por una o varias palabras pronunciables, provistas o no de significado; el figurativo, compuesto por una imagen visual a la que, en su caso, se asocia un concepto concreto o abstracto; y el mixto, cuya estructura compleja es en parte denominativa y en parte figurativa.

En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto o servicio. A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 12/05/2003 31.36 V. De los signos en idioma extranjero En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación. En cambio, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

VI. De la comparación entre signos. De la identidad y semejanza. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea GACETA OFICIAL idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de produ- 12/05/2003 32.36 cir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Además, si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, cabe presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como desde el fonético, la impresión general de que la denominación causa impacto en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia de la confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Bue- GACETA OFICIAL nos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

El mencionado tratadista ha manifestado en relación a la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, lo siguiente: 12/05/2003 33.36 todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente 1° Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º No será registrable el signo que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo, denominativo o gráfico, no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos o indicaciones usuales o comunes que lo integren. 3º De solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca. 4° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la GACETA OFICIAL 12/05/2003 34.36 función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. les de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate. 5° En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.

En cambio, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos cuyo significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, la denominación no será registrable. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, según la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional. 6° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos.

Para esta determinación no bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en disputa, por ser legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 7° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO 8° El signo pendiente de registro deberá ser suficientemente apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares. Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principa- Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 12/05/2003 35.36 GACETA OFICIAL 12/05/2003 36.36 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú