Año XXII - Número 1214 Lima, 6 de julio de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 36-IP-2005.- Proceso 39-IP-2005.- Proceso 40-IP-2005.- Proceso 43-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 5795-NRG. Actor: UNILEVER N.V. Marca: “COMODORO + gráfica” Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia e interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literal a), 102 y 103 de la citada Decisión. Proceso Interno N° 2002 0173 01.

Actor: CHOICE HOTELS INC. Marca: MELIÁ CONFORT Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno N° 2002-00164 (7949). Actor: HILOS HERVA S.A. Marca: JORDI VERINO Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio de los artículos 83 literal a), 84 y 128 de la misma Decisión, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 6944. Actor: “POLYCOM I.N.C.” MARCA: “POLYCOM mixta” Pág. 1 9 16 23 PROCESO 36-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 5795-NRG. Actor: UNILEVER N.V. Marca: “COMODORO + gráfica”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatu- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 06/07/2005 2.32 to, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente mediante auto de 06 de abril de 2005. 1.

Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Demandante: UNILEVER N.V. Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI.

Tercero interesado: ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA. LTDA. 1.2. La demanda: El 25 de marzo de 1994 la compañía Industrias de Enlatados Alimenticios Cía. Ltda. solicitó el registro del signo ‘COMODORO+gráfica’ para identificar productos comprendidos la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. observa que existen similitudes en los campos fonético, auditivo, ortográfico, visual y gráfico.

Se destaca que la similitud ortográfica surge de la secuencia de las vocales y de la existencia de sílabas idénticas; por otro lado, que la diferencia entre los signos confrontados radica en el hecho de haber cambiado la inicial “P” por la “C” que no le otorga distintividad al signo. Expresa que al momento de realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, la autoridad administrativa “debió aplicar los criterios y principios que rigen el Derecho Marcario y no decidir arbitriamente sobre la concesión del registro, en orden a que la autoridad administrativa, tiene una potestad reglada.” La marca ‘POMODORO’ está destinada a identificar productos comprendidos dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca ‘COMODORO+gráfica’ está registrada para la clase 29; es importante considerar que pese a que los signos diferencian productos que se encuentran en distintas clases del nomenclátor, existe entre ellos conexión competitiva pues los productos amparados por ambas marcas tienen los mismos canales de comercialización, pertenecen al mismo género ya que se trata de productos alimenticios y tienen la misma finalidad, naturaleza y uso, lo que induciría al público a error.

La Sociedad UNILEVER N.V. dentro del tiempo legal establecido para el efecto presentó observaciones a la solicitud del signo ‘COMODORO+ gráfica’, fundamentándose en su registro de la marca “POMODORO”, que ampara productos comprendidos dentro de la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial. 1.3. La contestación a la demanda. La actora expresa que el Director Nacional de Propiedad Industrial al expedir la Resolución administrativa N° 0966998 de 4 de enero de 1999, mediante la cual rechazó la observación presentada por UNILEVER N.V. y concedió el registro de la marca solicitada, violó lo dispuesto en los artículos 81, 82, literal a), 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. ƒ Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

Argumenta que el signo ‘COMODORO+gráfica’ es irregistrable por no tener suficiente distintividad frente a la marca ‘POMODORO’ registrada a favor de UNILEVER N.V. y que al realizar la comparación entre los signos confrontados se Del informe enviado por el Juez Consultante se desprende que: El Procurador General de Estado contestó la demanda proponiendo las siguientes excepciones: ƒ Legitimidad del acto impugnado por provenir de autoridad competente y estar ajustado a las normas de procedimiento previstas para el registro marcas. ƒ La disparidad de las marcas en conflicto es evidente, el signo ‘COMODORO+gráfica’, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el “Título que se da en algunos países al jefe de la armada que manda tres buques”.

Mientras que la marca ‘POMODORO’, carece de significado conceptual alguno constituyendo una designación de fantasía. GACETA OFICIAL ƒ Las marcas en conflicto distinguen productos comprendidos en clases diferentes, por ello el registro de la marca ‘COMODORO+gráfica’ es procedente. 06/07/2005 3.32 lizados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI contesta a la demanda con los siguientes argumentos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: ƒ Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ƒ Ratifica la validez de la Resolución N° 0966998, por guardar conformidad con la Legislación Andina y Nacional.

Industrias de Enlatados Alimenticios Cía. Ltda. no contestó la demanda. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3.

Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: Por ser pertinentes dentro del caso y dado que la solicitud del registro de marca se realizó el 25 de marzo de 1994, se interpretarán los artículos 81, 82, literales a) y h), 83 literal a). No se realizará la interpretación de los artículos 95 y 108 primer inciso de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el consultante por no guardar relación con los hechos contenidos en el proceso interno. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

Decisión 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercia- (…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”. 4.

Consideraciones. La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: los requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos engañosos; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; la conexión competitiva; comparación entre una marca mixta y una marca denominativa. 4.1. Requisitos para el registro de marcas.

La marca es un elemento indispensable para el comercio en donde funciona como medio de diferenciación de la gran cantidad de productos o servicios que se ofertan en el mercado, facilita la búsqueda que realiza el consumidor y le permite reiterar la compra de un producto o servicio GACETA OFICIAL 06/07/2005 4.32 identificado con la marca que antes adquirió y que resultó de características convenientes a sus necesidades.

Según lo determinado en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 4.1.1. La distintividad. La función primordial de la marca es diferenciar, distinguir o individualizar productos y servicios en el mercado.

El signo marcario le otorga a la mercadería su individualidad y permite que un producto o servicio sea reconocido entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. Dentro del tema la Jurisprudencia del Tribunal indica que: “Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.” 1 venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” 2 4.1.3.

Susceptibilidad de representación gráfica. La descripción material del signo, es el requisito a través del cual el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad. El signo marcario debe tener la posibilidad de ser representado materialmente y para ello se puede hacer uso de toda clase de elementos como: palabras, signos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese.

Este requisito permite que se realice la publicación y el archivo del signo solicitado ante la Oficina Nacional Competente en cada país. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado que: “La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.” 3 4.1.2. La perceptibilidad. El signo que se pretende sea registrado como marca debe tener la posibilidad de ser captado, a través de cualquier indicación que pueda ser asimilada por los sentidos, que son el único vehículo para que el sujeto perciba los estímulos externos. En sentencias anteriores el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25 de noviembre del 2004. Proceso N° 150-IP-2004. Marca: “ALBERTO VO5”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1165 de 7 de febrero de 2005. 4.2.

Irregistrabilidad de signos engañosos. La Decisión 344 en su artículo 82 literal h) contiene una prohibición encaminada a proteger el interés general de los consumidores; la norma impide el registro marcario de signos que pudiesen engañar al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

El registro de signos de tal naturaleza 2 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132IP-04. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de octubre del 2004. Proceso N° 135IP-04.

Marca: “TIERNITOS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. GACETA OFICIAL 06/07/2005 5.32 imposibilitaría que se cumpla adecuadamente con la función distintiva de la marca. 4.3. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El engaño existe cuando un signo provoca en la mente de los consumidores una idea distorsionada acerca de las características, u otras informaciones, que induzcan al público a error.

El artículo 83 literal a) de la Decisión 344, establece una prohibición dirigida a proteger el derecho de terceros que pueden ser titulares o previos solicitantes de un registro marcario, la norma señala que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tomando en cuenta consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales manifestó lo siguiente dentro del tema: “La anterior prohibición obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tiende a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.

“De ésta forma se le otorga a la administración, la facultad de determinar cuándo un signo pretende una finalidad defraudatoria, y en consecuencia negar su registro, en aras de la protección de los usos honestos del comercio y la defensa del interés general” (…) “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.

La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cuál es, que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”. 4 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 29 de septiembre del 2004. Proceso N° 110-IP-2004. Lema Comercial: “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1138, de 10 de noviembre de 2004. El titular de la marca posee el derecho de uso exclusivo sobre ésta y se encuentra legalmente facultado para presentar observaciones en contra de registros que generen confusión con su marca; puede además oponerse a los actos administrativos emitidos por la Oficina Nacional Competente que atenten contra sus derechos; además, en procura de salvaguardar el interés general, la autoridad competente posee la facultad de impedir cualquier registro que pueda entrañar confusión para los consumidores.

La prohibición contenida en la Normativa Comunitaria no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios sino que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Individualizar productos y servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, es la función principal de la marca y el objeto principal de la tutela que ofrece el sistema marcario; es por ello que se impide el registro de signos que puedan causar confusión protegiendo de esta manera tanto a los consumidores como a los empresarios.

En caso de permitirse el registro de marcas carentes de fuerza distintiva suficiente se crearía confusión en el mercado, además de la posibilidad de generar perjuicios al titular de una marca previamente solicitada o registrada, que vería afectado su derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo. GACETA OFICIAL La Normativa Comunitaria contenida en el Régimen Común de Propiedad Industrial, ofrece adecuada protección a la marca, impidiendo que se registren signos en los que no está presente el elemento distintivo.

La Oficina Nacional Competente, deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, en donde se debe analizar si el signo cumple con las condiciones para el registro marcario, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa vigente en materia de marcas. Un signo que no es distintivo, en relación con una marca ya existente en el mercado, tiene altas probabilidades de ocasionar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro solicitado.

La confusión generada entre las marcas es directa cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto o un servicio, creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye en forma errada a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 06/07/2005 6.32 b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. 4.4.

La conexión competitiva. A fin de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes criterios y factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso ne- GACETA OFICIAL cesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. crementar la confusión; además existe semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan ubicadas en el mismo orden. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)” 5 La similitud fonética existe por la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras comparadas y cuando la sílaba tónica en ambas denominaciones es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión deben observarse las particularidades de cada caso. 4.5.

Comparación entre una marca mixta y una marca denominativa. La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, se conforma por un conjunto de letras que forman un todo pronunciable dotado o no de significado conceptual; por su parte, la marca mixta está compuesta por un elemento denominativo y uno gráfico. Por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta es el que se destaca o resalta dentro del conjunto marcario, esto se da por la fuerza expresiva que tienen las palabras que son capaces de impactar y permanecer en la mente del consumidor; sin embargo, en ciertos casos el elemento gráfico puede obtener preponderancia debido a su tamaño, color, u otras particularidades.

Al confrontarse un signo denominativo y uno mixto el examinador debe analizar cuál es el elemento preponderante de la marca mixta y si predomina el elemento denominativo, en razón que el gráfico no le otorga distintividad alguna al conjunto marcario, deberá realizarse la comparación de los signos como si se tratase de marcas denominativas.

Es importante determinar si entre los signos confrontados existen similitudes de tipo ortográfico, fonético o ideológico, entendiendo a la primera como la que proviene de la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la extensión de la palabra o palabras, la cantidad de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden in5 06/07/2005 7.32 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. La similitud ideológica se presenta cuando los signos que se comparan expresan la misma idea o un concepto muy similar. En el caso presente los signos confrontados son: “POMODORO (denominativa)” y “COMODORO (mixta)”, los que deberán ser analizados por la Autoridad Nacional Competente quien, acogiéndose a los criterios expresados en la presente interpretación, determinará si son confundibles o si, por el contrario, son capaces de coexistir en el mercado por ser altamente distintivos.

En vista de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo es registrable como marca cuando es apto para distinguir productos o servicios en el mercado, es perceptible y susceptible de representación gráfica. Además es indispensable que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la citada Decisión.

SEGUNDO: La Decisión 344 en su artículo 82 literal h) prohíbe el registro de signos que pudiesen engañar al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, la pre- GACETA OFICIAL sente prohibición se dirige a precautelar el interés general de los consumidores.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

CUARTO

QUINTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o los servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

El elemento denominativo de la marca mixta por lo general es el que se destaca o resalta dentro del conjunto marcario, esto se da por la fuerza expresiva que tienen las palabras que son capaces de impactar y permanecer en la mente del consumidor; sin embargo, en ciertos casos el elemento gráfico puede obtener preponderancia debido a su tamaño, color, u otras particularidades. 06/07/2005 8.32 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No 5795NRG, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 06/07/2005 9.32 PROCESO Nº 39-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia e interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literal a), 102 y 103 de la citada Decisión. Proceso Interno N° 2002 0173 01.

Actor: CHOICE HOTELS INC. Marca: MELIÁ CONFORT. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 0250, de 18 de febrero de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, con motivo del proceso interno N° 2002 0173 01.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 14 de abril de 2005. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes. La actora es: CHOICE HOTELS INC. Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio; y, como tercero interesado a la Sociedad DORPAN S.L. 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. De los hechos que la consultante considera relevantes se puede deducir lo siguiente: El 12 de diciembre de 1991, la sociedad CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. obtuvo en Perú el registro de la marca COMFORT, para distin- guir servicios de la clase 42.

(Clase 42: Restauración (alimentación), alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases. El 17 de julio de 1995, la sociedad DORPAN S.L. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de la marca MELIA CONFORT también para servicios de la clase 42.

Dentro del término legal, la sociedad actora presentó observación contra dicha solicitud, con fundamento en su marca COMFORT obtenida en Perú y en las semejanzas existentes entre las marcas en disputa, invocando para ello el artículo 93 de la Decisión 344; sin embargo mediante Resolución 015037 se declaró infundada la observación y se concedió el registro de la marca MELIÁ CONFORT.

De igual manera, dentro del término establecido, se interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución anterior, pero fueron resueltos confirmando la resolución recurrida y declarando agotada la vía gubernativa. 2.2. Fundamentos de la demanda. La demandante hace mención a que: “El elemento esencial y caracterizante de la marca previamente registrada está constituido por la denominación COMFORT sobre la cual la actora tiene un derecho exclusivo para distinguir los servicios de hotelería y relacionados, en virtud de su registro y del acto administrativo que le sirve de fundamento, además de que cuenta con un amplio reconocimiento a nivel internacional por lo que el uso de la marca MELIÁ CONFORT por parte de DORPAN S.L. constituiría un aprovechamiento injusto de los esfuerzos de la actora por posesionar su marca COMFORT (Mixta) en Latinoamérica”.

GACETA OFICIAL Adicionalmente manifiesta que: “la marca MELIÁ CONFORT reproduce en su integridad la marca previamente registrada COMFORT y es respecto de tal elemento en el que radica el interés del solicitante, pues como se dejó establecido en el correspondiente proceso administrativo, la expresión MELIA ya se encontraba registrada en Colombia y un nuevo registro sobre la misma carecería de interés jurídico”. 06/07/2005 10.32 mera de la República de Colombia; y de oficio, se interpretarán los artículos 81, 82 literal a), 102 y 103 de la misma Decisión, por considerarse pertinente al tema.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 2.3. Contestación a la demanda Artículo 81 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, fundamenta su defensa en que con la expedición de los actos administrativos acusados la entidad no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la actora en sustento de sus pretensiones anulatorias. Para finalizar señala que la simple expresión CONFORT para los servicios de hotelería se refiere de manera directa a una característica de los mismos, “confortable”, no siendo susceptible de apropiación exclusiva. 3.3.2.

Del tercero interesado; Sociedad DORPAN S.L. No contestó a la demanda.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en la presente causa se interpretarán los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Pri- Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( )” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ). Artículo 93 “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. GACETA OFICIAL A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

Artículo 102 “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Artículo 103 “La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender la aplicación a productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA.

El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Así mismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 06/07/2005 11.32 Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). GACETA OFICIAL II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN. El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca produzca error o confusión. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). 06/07/2005 12.32 Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. GACETA OFICIAL 06/07/2005 13.32 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos” (Proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”).

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). III. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS. En consideración a la composición de los signos en conflicto, este Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las denominativas, llamadas también nominales o verbales, son aquellas que utilizan un signo fonético y están formadas por una o varias letras, palabras o números que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

Las marcas mixtas se encuentran constituidas por dos elementos que forman parte del conjunto del signo: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que se expresa en la forma externa de una imagen, figura o dibujo. A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.cit., p. 240). VI. DE LAS OBSERVACIONES AL REGISTRO. La Decisión 344, en sus artículos 93 y 95 determina quiénes son los interesados legítimos y quiénes pueden presentar observaciones a las solicitudes de registro que se publiquen conforme al procedimiento establecido, el mismo que consiste en la presentación de observaciones a la solicitud de registro de un signo luego de realizada su publicación, las mismas que se presentarán en los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la mencionada publicación. Cualquier persona que esté provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro sobre la base de una marca registrada o de una solicitud previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros.

Luego de admitir las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que de considerarlo conveniente formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. GACETA OFICIAL Un examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, deberá ser realizado por el funcionario administrativo competente, por constituir esté un requisito ineludible previo a la concesión del registro de marca, siendo obligación de la Oficina Nacional Competente el realizarlo siempre, aún en el caso de que no se presenten observaciones.

Respecto a esto el Tribunal ha manifestado: “( ) en el caso en que no se hubiese presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o para negar el registro de una marca y procederá de igual forma tal y como lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, esto es, que exprese los fundamentos que la sustentan”.(Proceso 81-IP-2003, G.O.A.C. N 996 del 10 de octubre de 2003, marca: SOUND BLASTER).

V. DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA El registro del signo ante la Oficina Nacional Competente, configura el único acto constitutivo que otorga al titular de la marca el derecho a su uso exclusivo en el territorio del País Miembro correspondiente, concediéndole el derecho de obrar contra terceros que usen ésta sin autorización. Al respecto este Órgano Jurisdiccional ha declarado, que del uso exclusivo: “se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión.” (Proceso 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, marca DERMALEX ) VI.

DEL DERECHO DE PRIORIDAD Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior iure). 06/07/2005 14.32 Cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen formal encuentra incumplimientos y ordena subsanarlos en el plazo de 30 días hábiles, una vez que la solicitud sea admitida, la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud de la marca.

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar error en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

El artículo 103 de la Decisión 344, amplía el concepto de la prioridad marcaria interna o territorial, referida al registro de dos marcas en un mismo país, a la prioridad andina e internacional. Según ella el solicitante que primeramente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que concede trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, conservará dicha prioridad por el término de 6 meses, contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada GACETA OFICIAL para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Tercero: Cuarto: Quinto: Sexto: En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, y en el caso de la comparación entre un signo mixto y uno denominativo, deberá tomarse en cuenta todo el conjunto; vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Podrá presentar observaciones al registro solicitado, cualquier persona provista de interés legítimo. La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro.

El derecho al uso exclusivo de la marca se lo adquiere gracias al registro que otorga la oficina nacional competente. El signo que se desee registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada anteriormente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro, y por tanto, otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.

El solicitante que anticipadamente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que 06/07/2005 15.32 concede trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, conservará dicha prioridad por el término de 6 meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 06/07/2005 16.32 PROCESO Nº 40-IP-2005 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Proceso Interno N° 2002-00164 (7949). Actor: HILOS HERVA S.A. Marca: JORDI VERINO. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134 Y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio Nº 0249, de fecha 18 de febrero de 2005, remitida a este Tribunal con fecha 9 de marzo de 2005 por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno N° 2002-00164 (7949).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 20 de abril de 2005. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: trial N° 502 del 27 de marzo de 2001 (página 156).

El 11 de mayo de 2001, la Sociedad Inversiones Support Ltda. presentó oposición a la solicitud de registro arriba indicada en base al legítimo interés que le concede el registro de su marca GEORDI de naturaleza denominativa, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para distinguir “vestidos; ropa interior para hombre; medias, calcetines y demás prendas de vestir; calzados; sombrería”.

Mediante Resolución 38190 de 26 de noviembre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro de la marca JORDI VERINO a nombre de HILOS HERVA S.A. Visto el escrito de apelación formulado por la opositora (Sociedad Inversiones Support Ltda.), con fecha 26 de noviembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 03346, revocó la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio y declaró fundada la oposición, denegando la solicitud de registro de la marca solicitada. 1.

Las partes La actora es la sociedad HILOS HERVA S.A. Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos Con fecha 15 de setiembre de 2000, la sociedad HILOS HERVA S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca JORDI VERINO, de tipo denominativa, para distinguir “calcetines” de la clase 25 de la Clasificación Internacional; la misma que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Indus- En ejercicio de su derecho de acción, la sociedad HILOS HERVA S.A., presenta acción de nulidad de la resolución administrativa 03346 del 31 de enero de 2002, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el restablecimiento de derecho en virtud del artículo 113, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Colombia. 2.1.

Fundamentos de la demanda. La demandante basa su acción de nulidad en el cumplimiento de los requisitos para el registro de la solicitud de su marca JORDI VERINO en GACETA OFICIAL clase 25, y la posibilidad de la coexistencia registral pacífica con la marca registrada a nombre de Inversiones Support Ltda., GEORDI, en clase 25, para distinguir “vestidos, ropa interior para hombre; medias, calcetines y demás prendas de vestir; calzados; sombrería”.

Señala la demandante que con la resolución impugnada “se viola el artículo 134 de la Decisión 486”, ya que la solicitante cumplió con los requisitos de “aptitud, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica” que en dicha Decisión se establecen. Asimismo, indica que se viola el artículo 136 de la citada norma, dado que la marca solicitada no presenta ninguno de los impedimentos que da lugar a la revocatoria de la resolución impugnada.

De otro lado, en cuanto a la coexistencia marcaria precisa: “la razón por la cual no se hace posible la coexistencia de los signos en el mercado, ya que ésta generaría perjuicio al interés de los consumidores y afectaría el derecho de exclusiva de terceros, no es legal”. En este sentido, detalla que la marca solicitada está referida únicamente a “calcetines” de la clase 25 de la Clasificación Internacional, mientras que la marca registrada protege la totalidad de productos de dicha clase.

Asimismo, que las marcas sub litis no inducen a error al público consumidor dadas las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre ambas. 2.2. Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio argumenta su defensa en el fundamento de la legalidad de los actos administrativos acusados, describiendo la causal de irregistrabilidad (prohibición relativa de registro) que establece el artículo 136, inciso a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e indicando que de acuerdo al examen de registrabilidad realizado—considerando el criterio auditivo y visual—no se hace posible la coexistencia de los signos en el mercado, dadas las similitudes encontradas.

Señala que “las palabras JORDI y GEORDI tienen una pronunciación idéntica, por lo que la marca solicitada estaría reproduciendo fonéticamente la marca registrada, limitándose a agregar la expresión VERINO”. Asimismo, que 06/07/2005 17.32 “la semejanza visual es evidente, tienen en comunidad alto porcentaje de su estructura”. En este sentido, alega que los actos administrativos expedidos con ocasión de la solicitud de registro del signo JORDI VERINO en clase 25, para “calcetines”, no son nulos y por el contrario se ajustan al pleno derecho consagrado en la norma andina.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, dado que en la fecha de la solicitud de la marca, la Decisión vigente era la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se interpretarán de oficio los artículos 81 y 83 literal a) de esa Decisión, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” GACETA OFICIAL Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. Decisión 486 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo 06/07/2005 18.32 previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Este Tribunal en una de sus interpretaciones prejudiciales ha señalado que: “Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: ‘Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia’ (RUBIO, Marcial.

Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss). El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico.

Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las GACETA OFICIAL normas derogadas.

Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores. En este sentido, la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, al establecer el principio de irretroactividad normativa, dispone la excepción relativa al goce, uso, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas; señalando que su regulación será aplicada en función a la normativa vigente.

En este sentido, queda sentada la regla de irretroactividad (con su respectiva excepción) en beneficio del principio de seguridad jurídica, y por lo tanto, clara la aplicación de la Decisión 344 a los actos nacidos dentro de su vigencia. II. DEFINICIÓN DE MARCA Y REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA La normativa andina establece prohibiciones de índole absoluta y relativa para que un signo sea registrado como marca, además de una serie de requisitos propios de la naturaleza del signo, como la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica y la perceptibilidad.

El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Asimismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable.

Éstos son, los que indicamos al inicio: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos del ser humano. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser percibida por algunos de los sentidos del consumidor; sólo si aquello es posible, podrá éste compararla y diferenciarla; de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la 06/07/2005 19.32 función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine riesgo de asociación o confusión en las transacciones comerciales.

Así, la función primigenia de la marca, como llamamos a la distintividad, es aquella que permite al consumidor identificar un producto o servicio de sus demás similares en el mercado. La susceptibilidad de representación gráfica, es aquella característica, que importa para nuestro sistema registral andino, dado que permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de determinarla y mantenerla estática a través del tiempo.

Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados también en el mercado de productos/servicios. Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías.

Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77). De otro lado, tal como indicáramos al inicio del presente apartado, una vez subsanados los requisitos intrínsecos de la marca (susceptibilidad de representación gráfica, perceptibilidad y distintividad), deberá analizarse si el signo sub materia recae en prohibiciones absolutas o relativas de registro.

Las primeras orientadas a proteger el interés del consumidor y del Estado, mientras las segundas, orientadas a proteger derechos de terceros válidamente concedidos y prioritarios, a lo que llamamos “el mejor derecho”. En el presente caso, consideramos relevante la interpretación de las prohibiciones relativas de registro, referidas al análisis de confundibilidad entre signos. GACETA OFICIAL III.

IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN EN SIGNOS DENOMINATIVOS. REGLAS DE COMPARACIÓN. El literal a) del artículo 83 prohíbe el registro de aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales producen error o confusión. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Se entiende que la confusión puede ser: confusión directa y confusión indirecta.

La confusión directa es la que no permite distinguir al consumidor entre un producto y otro, mientras la confusión indirecta es la que hace pensar al consumidor que los productos en cuestión provienen del mismo origen empresarial. De otro lado, el riesgo de asociación es aquel que induce al consumidor a pensar que si bien los productos no tienen el mismo origen empresarial, los orígenes empresariales de ambos productos se encuentran íntimamente relacionados, fundamentalmente porque las empresas pertenecerían al mismo grupo empresarial. 06/07/2005 20.32 Sin embargo, este Tribunal considera que son perfectamente asimilables en la práctica, la confusión indirecta, con el riesgo de asociación, por lo que por cuestiones prácticas, la confusión alude al riesgo de asociación en materia marcaria.

Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a éste entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Los factores para determinar la similitud son: el factor visual, el fonético y el conceptual. Así, consideramos que no puede declararse la existencia de un riesgo de confusión sin examinar previamente la similitud entre los signos desde el punto de vista gráfico/visual, fonético y conceptual.

La apreciación global del riesgo de confusión debe basarse respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. Es en el marco de esta comparación global donde procede, en su caso, ponderar las diferencias y las semejanzas entre los signos. Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión, sin embargo, la similitud deberá ser determinada considerando la impresión de los signos en conjunto.

Así, habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros GACETA OFICIAL 06/07/2005 21.32 factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética. tículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. IV. SIMILITUD ENTRE SIGNOS COMPUESTOS De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro.

Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del ar- Considerando lo anteriormente expuesto, es preciso indicar que el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ”.

(Sentencia dictada en el Proceso N° 13-IP-2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”). En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.

En efecto, no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-98, de 3 de septiembre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 398, del 22 de diciembre del mismo año, caso “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

En este sentido, de igual manera, de existir un signo compuesto y otro conformado por un solo vocablo, deberá examinarse si en el signo compuesto existen partículas de uso común, genéricas o descriptivas; de haberlas, en el análisis de confundibilidad no tendrán la fuerza distintiva GACETA OFICIAL suficiente y por tanto, menor relevancia en el análisis.

De no haberlas, la comparación deberá realizarse considerando la impresión en conjunto de ambos signos. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

En este sentido, si una solicitud de registro de marca es presentada bajo el imperio de la Decisión 344, y en la etapa de su concesión estuviera vigente la Decisión 486, las prohibiciones relativas de registro tomadas en cuenta al realizar el análisis de confundibilidad, serán las de la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud, esto es, la Decisión 344.

Segundo: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, es decir, las prohibiciones absolutas y relativas de registro.

Tercero: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que pue- 06/07/2005 22.32 dan inducir a los consumidores a error.

Cuarto: De existir un signo compuesto y otro conformado por un solo vocablo, deberá examinarse si en el signo compuesto existen partículas de uso común, genéricas o descriptivas; de haberlas, en el análisis de confundibilidad no tendrán la fuerza distintiva suficiente y por tanto, también menor relevancia en el análisis. De no haberlas, la comparación deberá realizarse considerando la impresión en conjunto de ambos signos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 06/07/2005 23.32 PROCESO 43-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio de los artículos 83 literal a), 84 y 128 de la misma Decisión, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 6944. Actor: “POLYCOM I.N.C.” MARCA: “POLYCOM mixta”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrado consultante: Manuel S. Urueta Ayola. VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente a través de auto emitido el 06 de abril de 2005. Tomando en consideración: El 21 de septiembre de 1998, la sociedad demandante presentó escrito de observación al registro con fundamento en su titularidad sobre la marca notoriamente conocida POLYCOM, utilizada en los Estados Unidos de América.

El 30 de junio de 1999, la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación y concedió el registro solicitado mediante la Resolución N° 12562. La sociedad demandante interpuso recursos de reposición y de apelación; el primero fue resuelto mediante Resolución N° 05905 de 27 de marzo del 2000 que revocó la Resolución N° 12562, declarando fundada la observación presentada por POLYCOM INC., negó el registro de la marca solicitada con fundamento en la identidad que se presenta entre la marca POLYCOM (mixta) a nombre de POLYCOM S.A. para la Clase 35 y el nombre comercial de POLYCOM INC. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: POLYCOM I.N.C. Demandado: LA NACION COLOMBIANA REPRESENTADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: POLYCOM S.A. 1.2. Hechos relevantes. a) Los hechos. El 11 de mayo de 1998 POLYCOM S.A. solicitó el registro como marca del signo POLYCOM (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

POLYCOM S.A. interpuso recurso de apelación contra la anterior Decisión, el que fue resuleto a través de la Resolución N° 21872 de 31 de agosto del 2000 en la que se revocó la Resolución N° 5905 de 27 de marzo de 2000, dejando en firme la N° 12562. b) La demanda. La actora en el proceso instaurado pretende obtener la nulidad de las Resoluciones N° 12562 de 30 de junio de 1999 y N° 21872 de 31 de agosto del 2000, mediante las cuales se declaró infundada la observación presentada por la sociedad demandante y, en consecuencia, se concedió el registro del signo solicitado por POLYCOM S.A. Afirma que las observaciones presentadas contra la solicitud del registro del signo POLYCOM se fundamentaron en que la sociedad demandante es titular de la marca notoriamente cono- GACETA OFICIAL cida a nivel mundial POLYCOM que distingue productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Destaca el hecho de que existe identidad gráfica, fonética e ideológica entre la marca registrada en Estados Unidos de América POLYCOM y el signo solicitado POLYCOM y señala que al realizarse la comparación entre los signos debió tomarse en consideración el carácter de notoriedad de la marca POLYCOM, perteneciente a POLYCOM INC. Además, que el signo solicitado reproduce la marca y el nombre comercial de POLYCOM INC., e “incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 7 de la Convención Interamericana de Washington de 1929, por encontrarse presentes todos los elementos que esta norma exige para ser aplicada.” Además, que según la Normativa Comunitaria Andina el signo no es registrable ya que incurre en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

Con el propósito de demostrar la notoriedad de la marca POLYCOM dice que presentó ante la División de Signos Distintivos facturas comerciales, certificados de registros extranjeros de la marca y material publicitario de ésta. c) La contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda expresando que en sus actuaciones no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni en las establecidas en la Convención Interamericana de Washington.

Añade que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es el ordenamiento legal vigente, aplicable válida y legalmente en el presente asunto, y que la actuación administrativa de la solicitud del registro se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

Que frente a la afirmación de la notoriedad de la marca POLYCOM la demandante, no aportó en su oportunidad pruebas demostrativas de la misma, y tampoco demostró dentro del trámite administrativo el uso del nombre comercial, ya que úni-camente “menciona que la sociedad fue cons- 06/07/2005 24.32 tituida en 1990 fecha a partir de la cual ha hecho uso de la expresión Polycom como su nombre comercial.

Lo cual no constituye prueba idónea para demostrar la existencia de tal calidad.” En lo referente a la Convención Interamericana de Washington, expresa que el artículo 7 de dicho Instrumento “exige expresamente la concurrencia de algunos supuestos fácticos que deben ser cumplidos en su totalidad a efectos de ser aplicada, si bien la sociedad Polycom Inc., demostró ajustarse a algunos supuestos fácticos no cumple totalmente con ellos”.

En consecuencia, la administración estableció que las pruebas aportadas no eran suficientes para dar aplicación al mencionado Instrumento. El tercero interesado POLYCOM S.A., contestó la demanda expresando que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la Resolución N° 21872 actuó de acuerdo a la normativa legal aplicable en materia de marcas y que no se incumplió con lo establecido en la Convención Internacional de Washington de 1929.

Considera que la administración actuó en forma legal ya que se comprobó que el signo POLYCOM solicitado para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por no haberse probado oportunamente la notoriedad de la marca. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS. La interpretación versará sobre los artículos solicitados por el consultante que son: 81 y 83, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por ser pertinente dentro del caso planteado se realizará la interpretación de oficio de los artículos 83 literal a), 84 y 128 de la mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente dis- GACETA OFICIAL tintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” (…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 06/07/2005 25.32 a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” (…) Artículo 128 El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 4.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; la marca notoriamente conocida y la prueba de tal calidad; la protección al nombre comercial; reglas para el cotejo marcario; comparación entre marcas mixtas y nominativas. 4.1.

Requisitos para el registro de marcas. La marca tiene como función principal la identificación de unos productos o servicios de otros idénticos o similares que se ofertan en el mercado y que provienen de distintos fabricantes; un signo que no es apto para cumplir con tal GACETA OFICIAL 06/07/2005 26.32 propósito no es susceptible de ser registrado como marca, según los preceptos establecidos por el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La doctrina sobre el concepto de marca expresa lo siguiente: “La marca constituye un elemento indispensable del mercado moderno, en la medida en que vehícula información comercial, que es de gran interés para los operadores económicos, y de una relevancia todavía mayor para los consumidores. El mercado actual, al menos en los países desarrollados, tiene como rasgo esencial la producción y oferta masiva de productos y servicios.

Pues bien, en estas circunstancias resulta imprescindible la existencia de un mecanismo que permita condensar en un símbolo los caracteres de un producto o servicio, con objeto de simplificar la búsqueda y decisión de los consumidores. Esta es la razón de que la marca, en cuanto signo distintivo que permite esa individualización de los productos y servicios en el mercado, haya adquirido una enorme trascendencia económica en los países desarrollados convirtiéndose en ocasiones en el activo más importante de una empresa.” 1 El artículo 81 de la Decisión 344 establece que los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.

La distintividad es la función principal de la marca y a través de ella, se pueden diferenciar e individualizar a la gran cantidad de productos o servicios que se encuentran en el mercado y que provienen de distintos fabricantes, ésta característica les garantiza a los consumidores la posibilidad de realizar una libre e informada elección en el mercado.

Sobre el tema la doctrina manifiesta que: “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suminis- trando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”. 2 La perceptibilidad es la posibilidad que tiene un signo para poder ser captado por los sentidos; tal requisito permite que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado.

La marca se define como un bien inmaterial, por ello es necesario que lo intangible se materialice para adquirir una representación externa que pueda ser apreciada por todos. La susceptibilidad de representación gráfica es el requisito que determina que la marca debe tener la posibilidad de describirse materialmente, a fin de que quien la observe se forme una idea del signo, para ello se utilizan diferentes medios como: palabras, figuras, gráficos, etc.

Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. 3 La descripción material de la marca permite su publicación y archivo en las respectivas oficinas de Propiedad Industrial. 4.2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La Decisión 344 en el literal a) del artículo 83 contiene una prohibición encaminada a salvaguardar el derecho de terceros que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario; en ella se expresa claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor 2 1 AREAN Lalín Manuel.

“COMENTARIOS A LOS REGLAMENTOS SOBRE LA MARCA COMUNITARIA” Volumen I, Editado por la Universidad de Alicante. España 1996. Págs. 17 y SS. 3 BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág.

77. GACETA OFICIAL 06/07/2005 27.32 de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. La prohibición no exige que el signo efectivamente genere error entre los consumidores, sino que basta la existencia del riesgo de que tal situación pueda producirse.

El hecho de que marcas idénticas o similares subsistan en el mismo mercado en titularidad de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de similar naturaleza generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores; tal circunstancia provocaría que el público sea incapaz de distinguir acerca del origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos con entera libertad.

Una marca sin la suficiente fuerza distintiva evidencia una real posibilidad de que la confusión se produzca, lo que traerá como consecuencia el impedimento de su registro o la anulación de éste. La principal función de la marca es la de identificar o distinguir productos o servicios en el mercado, permitiendo al empresario tener la seguridad de que debido a los derechos exclusivos obtenidos a través del registro de la marca, nadie podrá hacer uso de un signo idéntico o similar al ya registrado y, por lo tanto, no existirá el riesgo de confusión para el consumidor respecto del origen de los bienes que se ofertan.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta; la primera conduce al comprador a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando otro; la confusión indirecta se caracteriza porque el consumidor atribuye a dos productos o servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad, un origen empresarial común. La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica.

La similitud ortográfica, se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse en los que la sucesión de vocales, la extensión de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, existe por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las palabras comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. 4.3. La marca notoriamente conocida.

La Normativa Comunitaria Andina protege a esta clase de marca otorgándole una protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad que rigen en el caso de marcas comunes. El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344, plantea la irregistrabilidad de signos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio Subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, en los casos en que la marca que se pretende registrar sea confundible con una notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida.

La doctrina la define de la siguiente manera: “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ” 4 La marca alcanza notoriedad a través del esfuerzo de su titular que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad u otras condiciones especiales en sus productos o servicios, esto explica la protección especial que se le otorga, con el propósito de 4 AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial.

ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. GACETA OFICIAL 06/07/2005 28.32 evitar que terceros se aprovechen maliciosamente del prestigio ajeno. nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa. Sobre la especial protección que se le otorga a la marca notoriamente conocida se han emitido los siguientes criterios: La protección que el Régimen Común de Propiedad Industrial otorga al nombre comercial proviene del registro o de su uso efectivo; la normativa comunitaria contenida en la Decisión 344 no exige la existencia de un registro, el que tiene un carácter facultativo y se establece con fines meramente declarativos.

“Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” 5 “ el titular de la marca notoria deberá gozar de una cierta protección reforzada, proporcional a la notoriedad adquirida, que le proteja en cierta medida frente a los intentos de terceros desaprensivos de aprovecharse del esfuerzo económico y empresarial del titular del signo anterior y del prestigio que la marca haya podido obtener en el mercado.” 6 La autoridad nacional competente debe determinar si la marca ostenta la calidad especial de notoria, tras comprobar si reúne los requisitos de difusión y conocimiento entre los consumidores de la clase de productos o servicios que la marca distingue.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso de conformidad con lo que dispone el artículo 84 de la Decisión 344 cuyo contenido debe tomar en cuenta. 4.4. La protección al nombre comercial. El nombre comercial es el medio a través del cual se identifica o distingue una actividad mercantil o un negocio, de otros similares desarrollados por otros empresarios; en ocasiones el 5 6 ZUCCHERINO, Daniel.

“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. CASADO Cerviño, Alberto. “DERECHO DE MARCAS Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES”. Editorial Tecnos. Madrid 2000. Pág. 64. Al tratar lo referente a nombres comerciales se emplean los conceptos aplicables en materia de marcas, por lo que para comparar una marca y un nombre comercial se deben observar los criterios sugeridos por la doctrina para el cotejo de signos marcarios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema ha manifestado lo siguiente: “La prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue la existencia de su derecho. Debe comprobarse, en todo caso, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca. El artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el mismo será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de registro” y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” (…) “La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de ¿qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro? En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada? Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia GACETA OFICIAL en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea” 7. 4.5.

Reglas para el cotejo marcario. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: “1.La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)” En el cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse una visión total o de conjunto, sin descomponer o fragmentar los signos en conflicto para efectos de establecer similitud ya que lo importante es realizar una observación global de todos los factores integrantes de la marca con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.

En la comparación se debe usar el método de cotejo sucesivo; no cabe realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado. En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 26 de mayo del 2004. Proceso N° 45-IP-2004. Marca: “SUPERKOTE”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1087, de 28 de junio de 2004. 06/07/2005 29.32 El examen de los signos es de competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 4.6.

Comparación entre marcas mixtas y denominativas. La marca mixta se compone de dos elementos uno denominativo y uno gráfico, siendo uno de ellos el principal; por lo general, el elemento denominativo suele ser el que causa mayor impacto, sin embargo en algunos casos se le reconoce prioridad al elemento gráfico por su tamaño, color y otros aspectos que en un momento dado pueden ser definitivos.

A fin de decidir acerca de la posibilidad de registro de un signo que tenga similitud respecto de una marca registrada o previamente solicitada, el examinador deberá realizar entre ellos una comparación para determinar el grado de semejanza existente y si el registro del nuevo signo puede afectar el derecho de terceros. En la comparación de marcas mixtas y denominativas el examinador, con el fin de determinar el riesgo de confusión que pudiera existir, debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusividad de terceros.

El elemento denominativo generalmente sobresale sobre el gráfico ya que el consumidor al referirse a la marca generalmente hace uso de la palabra contenida en el conjunto marcario por lo que el signo gráfico ostenta menor importancia frente a la denominación. De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación grá- GACETA OFICIAL 06/07/2005 30.32 fica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344. Además el signo no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. para tal protección. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial y, también, servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva en el territorio del País Miembro respectivo.

TERCERO: La protección especial a la marca notoria le otorga derechos que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí solo, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.

Para tal objeto se dispondrá de los medios probatorios que la legislación interna haya previsto y el reconocimiento corresponde otorgarlo a la Oficina Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas, las que serán analizadas de acuerdo con los principios de la sana crítica.

CUARTO: Según la Normativa Comunitaria la protección del nombre comercial se fundamenta en el uso no siendo exigible su registro como requisito QUINTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

SEXTO: La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6944, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE GACETA OFICIAL Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA 06/07/2005 31.32 Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 06/07/2005 32.32 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú