PROCESO 36-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador. Expediente Interno Nº 5795-NRG.
Actor: UNILEVER N.V. Marca: “COMODORO + gráfica”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrito N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.
Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente mediante auto de 06 de abril de 2005. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.
Las partes: Demandante: UNILEVER N.V. Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. Tercero interesado: ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA. LTDA. 1.2. La demanda: El 25 de marzo de 1994 la compañía Industrias de Enlatados Alimenticios Cía. Ltda. solicitó el registro del signo ‘COMODORO+gráfica’ para identificar productos comprendidos la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
La Sociedad UNILEVER N.V. dentro del tiempo legal establecido para el efecto presentó observaciones a la solicitud del signo ‘COMODORO+gráfica’, fundamentándose en su registro de la marca “POMODORO”, que ampara productos comprendidos dentro de la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial. La actora expresa que el Director Nacional de Propiedad Industrial al expedir la Resolución administrativa N° 0966998 de 4 de enero de 1999, mediante la cual rechazó la observación presentada por UNILEVER N.V. y concedió el registro de la marca solicitada, violó lo dispuesto en los artículos 81, 82, literal a), 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Argumenta que el signo ‘COMODORO+gráfica’ es irregistrable por no tener suficiente distintividad frente a la marca ‘POMODORO’ registrada a favor de UNILEVER N.V. y que al realizar la comparación entre los signos confrontados se observa que existen similitudes en los campos fonético, auditivo, ortográfico, visual y gráfico. Se destaca que la similitud ortográfica surge de la secuencia de las vocales y de la existencia de sílabas idénticas; por otro lado, que la diferencia entre los signos confrontados radica en el hecho de haber cambiado la inicial “P” por la “C” que no le otorga distintividad al signo. Expresa que al momento de realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, la autoridad administrativa “debió aplicar los criterios y principios que rigen el Derecho Marcario y no decidir arbitriamente sobre la concesión del registro, en orden a que la autoridad administrativa, tiene una potestad reglada.” La marca ‘POMODORO’ está destinada a identificar productos comprendidos dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca ‘COMODORO+gráfica’ está registrada para la clase 29; es importante considerar que pese a que los signos diferencian productos que se encuentran en distintas clases del nomenclátor, existe entre ellos conexión competitiva pues los productos amparados por ambas marcas tienen los mismos canales de comercialización, pertenecen al mismo género ya que se trata de productos alimenticios y tienen la misma finalidad, naturaleza y uso, lo que induciría al público a error. 1.3.
La contestación a la demanda. Del informe enviado por el Juez Consultante se desprende que: El Procurador General de Estado contestó la demanda proponiendo las siguientes excepciones: ▪ Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. ▪ Legitimidad del acto impugnado por provenir de autoridad competente y estar ajustado a las normas de procedimiento previstas para el registro marcas. ▪ La disparidad de las marcas en conflicto es evidente, el signo ‘COMODORO+gráfica’, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el “Título que se da en algunos países al jefe de la armada que manda tres buques”.
Mientras que la marca ‘POMODORO’, carece de significado conceptual alguno constituyendo una designación de fantasía. ▪ Las marcas en conflicto distinguen productos comprendidos en clases diferentes, por ello el registro de la marca ‘COMODORO+gráfica’ es procedente. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI contesta a la demanda con los siguientes argumentos: ▪ Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. ▪ Ratifica la validez de la Resolución N° 0966998, por guardar conformidad con la Legislación Andina y Nacional.
Industrias de Enlatados Alimenticios Cía. Ltda. no contestó la demanda. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3.
Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: Por ser pertinentes dentro del caso y dado que la solicitud del registro de marca se realizó el 25 de marzo de 1994, se interpretarán los artículos 81, 82, literales a) y h), 83 literal a). No se realizará la interpretación de los artículos 95 y 108 primer inciso de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el consultante por no guardar relación con los hechos contenidos en el proceso interno. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.
Decisión 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
(…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”. 4.
Consideraciones. La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: los requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos engañosos; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; la conexión competitiva; comparación entre una marca mixta y una marca denominativa. 4.1. Requisitos para el registro de marcas.
La marca es un elemento indispensable para el comercio en donde funciona como medio de diferenciación de la gran cantidad de productos o servicios que se ofertan en el mercado, facilita la búsqueda que realiza el consumidor y le permite reiterar la compra de un producto o servicio identificado con la marca que antes adquirió y que resultó de características convenientes a sus necesidades.
Según lo determinado en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 4.1.1. La distintividad. La función primordial de la marca es diferenciar, distinguir o individualizar productos y servicios en el mercado.
El signo marcario le otorga a la mercadería su individualidad y permite que un producto o servicio sea reconocido entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. Dentro del tema la Jurisprudencia del Tribunal indica que: “Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.”[1] 4.1.2.
La perceptibilidad. El signo que se pretende sea registrado como marca debe tener la posibilidad de ser captado, a través de cualquier indicación que pueda ser asimilada por los sentidos, que son el único vehículo para que el sujeto perciba los estímulos externos. En sentencias anteriores el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.
Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.”[2] 4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica.
La descripción material del signo, es el requisito a través del cual el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad. El signo marcario debe tener la posibilidad de ser representado materialmente y para ello se puede hacer uso de toda clase de elementos como: palabras, signos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese.
Este requisito permite que se realice la publicación y el archivo del signo solicitado ante la Oficina Nacional Competente en cada país. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado que: “La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.
Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.”[3] 4.2. Irregistrabilidad de signos engañosos. La Decisión 344 en su artículo 82 literal h) contiene una prohibición encaminada a proteger el interés general de los consumidores; la norma impide el registro marcario de signos que pudiesen engañar al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.
El registro de signos de tal naturaleza imposibilitaría que se cumpla adecuadamente con la función distintiva de la marca. El engaño existe cuando un signo provoca en la mente de los consumidores una idea distorsionada acerca de las características, u otras informaciones, que induzcan al público a error. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tomando en cuenta consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales manifestó lo siguiente dentro del tema: “La anterior prohibición obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tiende a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.
“De ésta forma se le otorga a la administración, la facultad de determinar cuándo un signo pretende una finalidad defraudatoria, y en consecuencia negar su registro, en aras de la protección de los usos honestos del comercio y la defensa del interés general” (…) “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.
La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cuál es, que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.[4] 4.3.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344, establece una prohibición dirigida a proteger el derecho de terceros que pueden ser titulares o previos solicitantes de un registro marcario, la norma señala que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
El titular de la marca posee el derecho de uso exclusivo sobre ésta y se encuentra legalmente facultado para presentar observaciones en contra de registros que generen confusión con su marca; puede además oponerse a los actos administrativos emitidos por la Oficina Nacional Competente que atenten contra sus derechos; además, en procura de salvaguardar el interés general, la autoridad competente posee la facultad de impedir cualquier registro que pueda entrañar confusión para los consumidores.
La prohibición contenida en la Normativa Comunitaria no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios sino que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Individualizar productos y servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, es la función principal de la marca y el objeto principal de la tutela que ofrece el sistema marcario; es por ello que se impide el registro de signos que puedan causar confusión protegiendo de esta manera tanto a los consumidores como a los empresarios.
En caso de permitirse el registro de marcas carentes de fuerza distintiva suficiente se crearía confusión en el mercado, además de la posibilidad de generar perjuicios al titular de una marca previamente solicitada o registrada, que vería afectado su derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo. La Normativa Comunitaria contenida en el Régimen Común de Propiedad Industrial, ofrece adecuada protección a la marca, impidiendo que se registren signos en los que no está presente el elemento distintivo.
La Oficina Nacional Competente, deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, en donde se debe analizar si el signo cumple con las condiciones para el registro marcario, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa vigente en materia de marcas. Un signo que no es distintivo, en relación con una marca ya existente en el mercado, tiene altas probabilidades de ocasionar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro solicitado.
La confusión generada entre las marcas es directa cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto o un servicio, creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye en forma errada a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4.4. La conexión competitiva. A fin de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.
Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes criterios y factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”[5] 4.5.
Comparación entre una marca mixta y una marca denominativa. La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, se conforma por un conjunto de letras que forman un todo pronunciable dotado o no de significado conceptual; por su parte, la marca mixta está compuesta por un elemento denominativo y uno gráfico. Por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta es el que se destaca o resalta dentro del conjunto marcario, esto se da por la fuerza expresiva que tienen las palabras que son capaces de impactar y permanecer en la mente del consumidor; sin embargo, en ciertos casos el elemento gráfico puede obtener preponderancia debido a su tamaño, color, u otras particularidades.
Al confrontarse un signo denominativo y uno mixto el examinador debe analizar cuál es el elemento preponderante de la marca mixta y si predomina el elemento denominativo, en razón que el gráfico no le otorga distintividad alguna al conjunto marcario, deberá realizarse la comparación de los signos como si se tratase de marcas denominativas.
Es importante determinar si entre los signos confrontados existen similitudes de tipo ortográfico, fonético o ideológico, entendiendo a la primera como la que proviene de la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la extensión de la palabra o palabras, la cantidad de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión; además existe semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan ubicadas en el mismo orden.
La similitud fonética existe por la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras comparadas y cuando la sílaba tónica en ambas denominaciones es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión deben observarse las particularidades de cada caso. La similitud ideológica se presenta cuando los signos que se comparan expresan la misma idea o un concepto muy similar.
En el caso presente los signos confrontados son: “POMODORO (denominativa)” y “COMODORO (mixta)”, los que deberán ser analizados por la Autoridad Nacional Competente quien, acogiéndose a los criterios expresados en la presente interpretación, determinará si son confundibles o si, por el contrario, son capaces de coexistir en el mercado por ser altamente distintivos.
En vista de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo es registrable como marca cuando es apto para distinguir productos o servicios en el mercado, es perceptible y susceptible de representación gráfica. Además es indispensable que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la citada Decisión.
SEGUNDO: La Decisión 344 en su artículo 82 literal h) prohíbe el registro de signos que pudiesen engañar al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, la presente prohibición se dirige a precautelar el interés general de los consumidores.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
CUARTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o los servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.
QUINTO: El elemento denominativo de la marca mixta por lo general es el que se destaca o resalta dentro del conjunto marcario, esto se da por la fuerza expresiva que tienen las palabras que son capaces de impactar y permanecer en la mente del consumidor; sin embargo, en ciertos casos el elemento gráfico puede obtener preponderancia debido a su tamaño, color, u otras particularidades.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno No 5795-NRG, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 25 de noviembre del 2004. Proceso N° 150-IP-2004. Marca: “ALBERTO VO5”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1165 de 7 de febrero de 2005. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-04. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 27 de octubre del 2004. Proceso N° 135-IP-04. Marca: “TIERNITOS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 29 de septiembre del 2004. Proceso N° 110-IP-2004. Lema Comercial: “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”.
Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1138, de 10 de noviembre de 2004. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004.