PROCESO 43-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio de los artículos 83 literal a), 84 y 128 de la misma Decisión, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 6944. Actor: “POLYCOM I.N.C.” MARCA: “POLYCOM mixta”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Magistrado consultante: Manuel S. Urueta Ayola. VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente a través de auto emitido el 06 de abril de 2005. Tomando en consideración: 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: POLYCOM I.N.C. Demandado: LA NACION COLOMBIANA REPRESENTADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: POLYCOM S.A. 1.2. Hechos relevantes. a) Los hechos. El 11 de mayo de 1998 POLYCOM S.A. solicitó el registro como marca del signo POLYCOM (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 21 de septiembre de 1998, la sociedad demandante presentó escrito de observación al registro con fundamento en su titularidad sobre la marca notoriamente conocida POLYCOM, utilizada en los Estados Unidos de América. El 30 de junio de 1999, la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación y concedió el registro solicitado mediante la Resolución N° 12562.
La sociedad demandante interpuso recursos de reposición y de apelación; el primero fue resuelto mediante Resolución N° 05905 de 27 de marzo del 2000 que revocó la Resolución N° 12562, declarando fundada la observación presentada por POLYCOM INC., negó el registro de la marca solicitada con fundamento en la identidad que se presenta entre la marca POLYCOM (mixta) a nombre de POLYCOM S.A. para la Clase 35 y el nombre comercial de POLYCOM INC. POLYCOM S.A. interpuso recurso de apelación contra la anterior Decisión, el que fue resuleto a través de la Resolución N° 21872 de 31 de agosto del 2000 en la que se revocó la Resolución N° 5905 de 27 de marzo de 2000, dejando en firme la N° 12562. b) La demanda.
La actora en el proceso instaurado pretende obtener la nulidad de las Resoluciones N° 12562 de 30 de junio de 1999 y N° 21872 de 31 de agosto del 2000, mediante las cuales se declaró infundada la observación presentada por la sociedad demandante y, en consecuencia, se concedió el registro del signo solicitado por POLYCOM S.A. Afirma que las observaciones presentadas contra la solicitud del registro del signo POLYCOM se fundamentaron en que la sociedad demandante es titular de la marca notoriamente conocida a nivel mundial POLYCOM que distingue productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
Destaca el hecho de que existe identidad gráfica, fonética e ideológica entre la marca registrada en Estados Unidos de América POLYCOM y el signo solicitado POLYCOM y señala que al realizarse la comparación entre los signos debió tomarse en consideración el carácter de notoriedad de la marca POLYCOM, perteneciente a POLYCOM INC. Además, que el signo solicitado reproduce la marca y el nombre comercial de POLYCOM INC., e “incurre en la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 7 de la Convención Interamericana de Washington de 1929, por encontrarse presentes todos los elementos que esta norma exige para ser aplicada.” Además, que según la Normativa Comunitaria Andina el signo no es registrable ya que incurre en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.
Con el propósito de demostrar la notoriedad de la marca POLYCOM dice que presentó ante la División de Signos Distintivos facturas comerciales, certificados de registros extranjeros de la marca y material publicitario de ésta. c) La contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda expresando que en sus actuaciones no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni en las establecidas en la Convención Interamericana de Washington.
Añade que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es el ordenamiento legal vigente, aplicable válida y legalmente en el presente asunto, y que la actuación administrativa de la solicitud del registro se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.
Que frente a la afirmación de la notoriedad de la marca POLYCOM la demandante, no aportó en su oportunidad pruebas demostrativas de la misma, y tampoco demostró dentro del trámite administrativo el uso del nombre comercial, ya que únicamente “menciona que la sociedad fue constituida en 1990 fecha a partir de la cual ha hecho uso de la expresión Polycom como su nombre comercial.
Lo cual no constituye prueba idónea para demostrar la existencia de tal calidad.” En lo referente a la Convención Interamericana de Washington, expresa que el artículo 7 de dicho Instrumento “exige expresamente la concurrencia de algunos supuestos fácticos que deben ser cumplidos en su totalidad a efectos de ser aplicada, si bien la sociedad Polycom Inc., demostró ajustarse a algunos supuestos fácticos no cumple totalmente con ellos”.
En consecuencia, la administración estableció que las pruebas aportadas no eran suficientes para dar aplicación al mencionado Instrumento. El tercero interesado POLYCOM S.A., contestó la demanda expresando que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la Resolución N° 21872 actuó de acuerdo a la normativa legal aplicable en materia de marcas y que no se incumplió con lo establecido en la Convención Internacional de Washington de 1929.
Considera que la administración actuó en forma legal ya que se comprobó que el signo POLYCOM solicitado para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por no haberse probado oportunamente la notoriedad de la marca. 2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS. La interpretación versará sobre los artículos solicitados por el consultante que son: 81 y 83, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por ser pertinente dentro del caso planteado se realizará la interpretación de oficio de los artículos 83 literal a), 84 y 128 de la mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.
DECISIÓN 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” (…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” (…) Artículo 128 El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.
3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 4.
CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; la marca notoriamente conocida y la prueba de tal calidad; la protección al nombre comercial; reglas para el cotejo marcario; comparación entre marcas mixtas y nominativas. 4.1.
Requisitos para el registro de marcas. La marca tiene como función principal la identificación de unos productos o servicios de otros idénticos o similares que se ofertan en el mercado y que provienen de distintos fabricantes; un signo que no es apto para cumplir con tal propósito no es susceptible de ser registrado como marca, según los preceptos establecidos por el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
La doctrina sobre el concepto de marca expresa lo siguiente: “La marca constituye un elemento indispensable del mercado moderno, en la medida en que vehícula información comercial, que es de gran interés para los operadores económicos, y de una relevancia todavía mayor para los consumidores. El mercado actual, al menos en los países desarrollados, tiene como rasgo esencial la producción y oferta masiva de productos y servicios.
Pues bien, en estas circunstancias resulta imprescindible la existencia de un mecanismo que permita condensar en un símbolo los caracteres de un producto o servicio, con objeto de simplificar la búsqueda y decisión de los consumidores. Esta es la razón de que la marca, en cuanto signo distintivo que permite esa individualización de los productos y servicios en el mercado, haya adquirido una enorme trascendencia económica en los países desarrollados convirtiéndose en ocasiones en el activo más importante de una empresa.”[1] El artículo 81 de la Decisión 344 establece que los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.
La distintividad es la función principal de la marca y a través de ella, se pueden diferenciar e individualizar a la gran cantidad de productos o servicios que se encuentran en el mercado y que provienen de distintos fabricantes, ésta característica les garantiza a los consumidores la posibilidad de realizar una libre e informada elección en el mercado.
Sobre el tema la doctrina manifiesta que: “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”.[2] La perceptibilidad es la posibilidad que tiene un signo para poder ser captado por los sentidos; tal requisito permite que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado.
La marca se define como un bien inmaterial, por ello es necesario que lo intangible se materialice para adquirir una representación externa que pueda ser apreciada por todos. La susceptibilidad de representación gráfica es el requisito que determina que la marca debe tener la posibilidad de describirse materialmente, a fin de que quien la observe se forme una idea del signo, para ello se utilizan diferentes medios como: palabras, figuras, gráficos, etc.
Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.[3] La descripción material de la marca permite su publicación y archivo en las respectivas oficinas de Propiedad Industrial. 4.2.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La Decisión 344 en el literal a) del artículo 83 contiene una prohibición encaminada a salvaguardar el derecho de terceros que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario; en ella se expresa claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
La prohibición no exige que el signo efectivamente genere error entre los consumidores, sino que basta la existencia del riesgo de que tal situación pueda producirse. Una marca sin la suficiente fuerza distintiva evidencia una real posibilidad de que la confusión se produzca, lo que traerá como consecuencia el impedimento de su registro o la anulación de éste.
La principal función de la marca es la de identificar o distinguir productos o servicios en el mercado, permitiendo al empresario tener la seguridad de que debido a los derechos exclusivos obtenidos a través del registro de la marca, nadie podrá hacer uso de un signo idéntico o similar al ya registrado y, por lo tanto, no existirá el riesgo de confusión para el consumidor respecto del origen de los bienes que se ofertan.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta; la primera conduce al comprador a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando otro; la confusión indirecta se caracteriza porque el consumidor atribuye a dos productos o servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad, un origen empresarial común. La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica.
La similitud ortográfica, se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse en los que la sucesión de vocales, la extensión de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
La similitud fonética, existe por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las palabras comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
El hecho de que marcas idénticas o similares subsistan en el mismo mercado en titularidad de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de similar naturaleza generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores; tal circunstancia provocaría que el público sea incapaz de distinguir acerca del origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos con entera libertad. 4.3.
La marca notoriamente conocida. La Normativa Comunitaria Andina protege a esta clase de marca otorgándole una protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad que rigen en el caso de marcas comunes. El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344, plantea la irregistrabilidad de signos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio Subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, en los casos en que la marca que se pretende registrar sea confundible con una notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida.
La doctrina la define de la siguiente manera: “ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”[4] La marca alcanza notoriedad a través del esfuerzo de su titular que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad u otras condiciones especiales en sus productos o servicios, esto explica la protección especial que se le otorga, con el propósito de evitar que terceros se aprovechen maliciosamente del prestigio ajeno. Sobre la especial protección que se le otorga a la marca notoriamente conocida se han emitido los siguientes criterios: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” [5] “ el titular de la marca notoria deberá gozar de una cierta protección reforzada, proporcional a la notoriedad adquirida, que le proteja en cierta medida frente a los intentos de terceros desaprensivos de aprovecharse del esfuerzo económico y empresarial del titular del signo anterior y del prestigio que la marca haya podido obtener en el mercado.”[6] La autoridad nacional competente debe determinar si la marca ostenta la calidad especial de notoria, tras comprobar si reúne los requisitos de difusión y conocimiento entre los consumidores de la clase de productos o servicios que la marca distingue.
El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso de conformidad con lo que dispone el artículo 84 de la Decisión 344 cuyo contenido debe tomar en cuenta. 4.4. La protección al nombre comercial. El nombre comercial es el medio a través del cual se identifica o distingue una actividad mercantil o un negocio, de otros similares desarrollados por otros empresarios; en ocasiones el nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa.
La protección que el Régimen Común de Propiedad Industrial otorga al nombre comercial proviene del registro o de su uso efectivo; la normativa comunitaria contenida en la Decisión 344 no exige la existencia de un registro, el que tiene un carácter facultativo y se establece con fines meramente declarativos. Al tratar lo referente a nombres comerciales se emplean los conceptos aplicables en materia de marcas, por lo que para comparar una marca y un nombre comercial se deben observar los criterios sugeridos por la doctrina para el cotejo de signos marcarios.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema ha manifestado lo siguiente: “La prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue la existencia de su derecho. Debe comprobarse, en todo caso, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca. El artículo 128 de la Decisión 344 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el mismo será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de registro” y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” (…) “La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de ¿qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro? En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada? Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea”[7]. 4.5.
Reglas para el cotejo marcario. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)” En el cotejo de todo tipo de marcas debe realizarse una visión total o de conjunto, sin descomponer o fragmentar los signos en conflicto para efectos de establecer similitud ya que lo importante es realizar una observación global de todos los factores integrantes de la marca con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.
En la comparación se debe usar el método de cotejo sucesivo; no cabe realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado. En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. El examen de los signos es de competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 4.6.
Comparación entre marcas mixtas y denominativas. La marca mixta se compone de dos elementos uno denominativo y uno gráfico, siendo uno de ellos el principal; por lo general, el elemento denominativo suele ser el que causa mayor impacto, sin embargo en algunos casos se le reconoce prioridad al elemento gráfico por su tamaño, color y otros aspectos que en un momento dado pueden ser definitivos.
A fin de decidir acerca de la posibilidad de registro de un signo que tenga similitud respecto de una marca registrada o previamente solicitada, el examinador deberá realizar entre ellos una comparación para determinar el grado de semejanza existente y si el registro del nuevo signo puede afectar el derecho de terceros. En la comparación de marcas mixtas y denominativas el examinador, con el fin de determinar el riesgo de confusión que pudiera existir, debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusividad de terceros.
El elemento denominativo generalmente sobresale sobre el gráfico ya que el consumidor al referirse a la marca generalmente hace uso de la palabra contenida en el conjunto marcario por lo que el signo gráfico ostenta menor importancia frente a la denominación. De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344. Además el signo no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: La protección especial a la marca notoria le otorga derechos que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí solo, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.
Para tal objeto se dispondrá de los medios probatorios que la legislación interna haya previsto y el reconocimiento corresponde otorgarlo a la Oficina Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas, las que serán analizadas de acuerdo con los principios de la sana crítica.
CUARTO: Según la Normativa Comunitaria la protección del nombre comercial se fundamenta en el uso no siendo exigible su registro como requisito para tal protección. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre.
Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial y, también, servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva en el territorio del País Miembro respectivo.
QUINTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.
SEXTO: La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6944, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] AREAN Lalín Manuel.
“COMENTARIOS A LOS REGLAMENTOS SOBRE LA MARCA COMUNITARIA” Volumen I, Editado por la Universidad de Alicante. España 1996. Págs. 17 y SS. [2] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. [3] ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77. [4] AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial.
ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. [5] ZUCCHERINO, Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. [6] CASADO Cerviño, Alberto. “DERECHO DE MARCAS Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES”. Editorial Tecnos. Madrid 2000. Pág. 64. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de mayo del 2004.
Proceso N° 45-IP-2004. Marca: “SUPERKOTE”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1087, de 28 de junio de 2004.