Año XXII - Número 1242 Lima, 12 de setiembre de 2005 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial del artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3, Cuenca, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 08-04.

Actor: CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Tema: “DEVOLUCION AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, I.V.A.” Proceso 84-IP-2005.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 81 de la Decisión 344 y 126 inciso segundo del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso Interno N° 1489-2002. Actor: Jacques Jaunet S.A. Marca: NEW MAN COLORS Proceso 88-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 200100039 (6787). Actor: ELI LILLY AND COMPANY. Patente: “FORMULACIONES FARMACEUTICAS ADMINISTRABLES DE FORMA ORAL” Proceso 95-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 96 de la Decisión 344, en base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00079 (7776). Actor: HENKEL KGaA. Marca: PATTEX Proceso 116-IP-2005.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: LLOREDA S.A. Marca: “LEGRIFF” (mixta).

Proceso interno N° 2002-00182-01 (7988) Pág. Proceso 76-IP-2005.- 1 11 17 24 31 PROCESO 76-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3, Cuenca, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 08-04.

Actor: CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Tema: “DEVOLUCION AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, I.V.A.”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al veintisiete día del mes de julio del año dos mil cinco; en la solici- tud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3, Cuenca, República del Ecuador.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Secretario Relator: Doctor José Córdova C. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 125 de su Estatuto no se han cumplido a cabalidad; sin embargo, este Tribunal los ha considerado subsanables, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de mayo de 2005. 1.

Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: 12/09/2005 2.40 vos en los mercados internacionales, y sobre todo para que la normativa tributaria interna guarde coherencia con la Decisión N° 388 de la Comunidad Andina, que fue ratificada por el Ecuador y publicada…”.

La Ley de Régimen Tributario Interno no puede contradecir el artículo 4 de la Decisión 388 que establece: “El monto total de los impuestos indirectos vigentes que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación será devuelto al exportador”.

En el presente caso la norma interna es restrictiva frente a la norma internacional, ya que el artículo 69 de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone: Demandante: CURTIEMBRE RENACIENTE S.A. Demandado: DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL AUSTRO 1.2. Hechos Relevantes. 1.2.1. La demanda. Curtiembre Renaciente S.A. solicitó ante el Servicio de Rentas Internas Regional del Austro la devolución del Impuesto al Valor Agregado pagado entre los meses de agosto y septiembre de 2003, dicha entidad expidió las Resoluciones Administrativas N° 101012003006179 y 101012003RDEV006173 ambas del 18 de diciembre de 2003, en las que resuelve devolver el Impuesto al Valor Agregado por USD 2.361,09 y USD 1.044,57 respectivamente, y niega la devolución de USD 1.556,24 y USD 944,10, también solicitada.

El demandante dice que acepta las Resoluciones N° 101012003006179 y 101012003RDEV006173 en la parte en la que resuelven devolverle la parte del Impuesto al Valor Agregado que solicitó, pero que no acepta la parte en la que niegan la devolución solicitada y sobre la cual impugna. Además expresa que: “La devolución del IVA para los exportadores se establece con el fin de que los productos ecuatorianos sean competiti- “I.V.A. pagado en actividades de exportación. Las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el impuesto al valor agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes, empleados en la fabricación de bienes que se exporten, tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado sin intereses en un tiempo no mayor a noventa (90) días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago.

Se reconocerán intereses si vencido el término antes indicado no se hubiesen reembolsado el IVA reclamado. El Servicio de Rentas Internas deberá devolver lo pagado contra la presentación formal de la declaración del representante legal del sujeto pasivo que deberá acompañar las copias certificadas de las facturas en las que conste el IVA pagado”.

Dicha norma no debe ser aplicada en su tenor literal, sino en la forma como se establece en el Convenio, es decir, se debe aceptar la devolución del IVA pagado en todo cuanto se refiera a: adquisición de materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación. Curtiembre Renaciente S.A. justificó ante el Servicio de Rentas Internas dentro del tiempo esti- GACETA OFICIAL pulado, los valores cuya devolución solicitó, con la presentación de comprobantes de ventas respectivos, como se reconoce en las resoluciones demandadas. 1.2.2.

La contestación a la demanda. La Procuradora de la Autoridad Tributaria expresó en la contestación a la demanda que conforme al artículo 69, literal a), de la Ley de Régimen Tributario Interno, la devolución de Impuesto al Valor Agregado, I.V.A.: “debe ejercerse sobre la base de la normativa vigente, con el contexto de las normas legales, reglamentarias y disposiciones generales aplicables y que permiten su pleno y efectivo ejercicio.

No puede, a conveniencia, olvidarse que los comprobantes de venta en los que se sustente la devolución deben cumplir estrictamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la norma vigente a la fecha en que se realizó la solicitud de devolución. Lo contrario, es decir, interpretar la ley para que con un simple papel en el que conste un rubro de IVA, proceda la devolución de este tributo, nos pondría ante un total y atestado descontrol, una completa anarquía donde las normas se conviertan en letra muerta y su cumplimiento un simple capricho, no sólo por parte de la Administración tributaria sino de todos los contribuyentes”.

Porque para que proceda la devolución: “deberá devolver el IVA pagado contra la presentación formal de la declaración del Representante Legal, el mismo que deberá acompañar la copia certifica de las facturas en las que se desglose el IVA. La omisión de este requisito formal, motivan de manera suficiente la negativa de devolución…”. La Administración Tributaria manifiesta que el IVA no está sustentado y es esa la razón por la que se niega la mencionada devolución. Ratifica el contenido de las Resoluciones impugnadas, formulando excepciones tales como: la improcedencia de la demanda presentada y la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho presentados por la Compañía Curtiembre Renaciente S.A. 2.

Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento 12/09/2005 3.40 Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: El Tribunal Distrital de lo Fiscal N° 3 Cuenca, República del Ecuador, dentro del expediente interno menciona como aplicable dentro del caso la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La presente interpretación prejudicial versará sobre el artículo 4 de la Decisión 388, conforme a la temática a que se refiere el proceso interno. A continuación se inserta el texto de la norma a ser interpretada: DESICION 388 Artículo 4 “El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros”. ANEXO 1 “RELACION DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS PARA LOS CUALES SE APLICA EL ARTICULO 4 DE LA DECISION 1.

BOLIVIA A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto a las Transacciones. 2. COLOMBIA A. Impuesto sobre las Ventas. GACETA OFICIAL 3. ECUADOR A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto a los Consumos Específicos. 4. PERU A. Impuesto General a las Ventas. B. Impuesto de Promoción Municipal. 5. VENEZUELA A. Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al por Mayor.

B. Impuesto al Alcohol y Bebidas Alcohólicas. C. Impuesto sobre Tabacos y Cigarrillos.” 4. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: la interpretación prejudicial; el Impuesto al Valor Agregado - I.V.A; ordenamiento jurídico comunitario y ordenamientos jurídicos nacionales de los Países Miembros: naturaleza, conformación, preeminencia, aplicación directa. 4.1.

La interpretación prejudicial: Las solicitudes de interpretación prejudicial que formulen los Órganos Judiciales Nacionales deben someterse al cumplimiento de los requisitos y condiciones que establece el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Número 680 del 28 de junio de 2001), cuyo texto expresa: “Artículo 125: Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a. El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b. La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c. La identificación de la causa que origine la solicitud; 12/09/2005 4.40 d. El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e. El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta”.

Los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señalan la competencia de este órgano para realizar la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, precisando que corresponde al Juez Nacional la aplicación de dicho ordenamiento comunitario al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas.

“La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro ”.

GACETA OFICIAL 4.1.1. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria. Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina –contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Comple-mentación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina–, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno –o si sólo fueren procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (Sentencia del 3 de diciembre de 1987, dictada en el expediente 01-IP-87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988)–, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida ….

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria –jueces nacionales de única o de última instancia–, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999), que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, 12/09/2005 5.40 dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997). 4.1.2.

De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial. La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio. 4.1.3.

De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial. La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497, del 18 de octubre de 1999). 4.1.4.

De la competencia del Tribunal. Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal po- GACETA OFICIAL drá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). 4.1.5. De las obligaciones del Juez consultante. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación”. (Criterios reiterados en las sentencias dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP2002, del 5 de febrero de 2003, casos “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. Nº 912, del 25 de marzo de 2003; y en el expediente N° 141-IP-2003, de 4 de febrero de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1041, de 4 de marzo del mismo año, caso “SUPER CHOO”)”. 1 4.2.

El Impuesto al Valor Agregado - I.V.A. De acuerdo con lo establecido por el artículo 4 de la Decisión 388, el monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en su Anexo 1, que hayan sido efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

En el inciso primero del Anexo de la referida Decisión, en lo referente al caso de la República del Ecuador, determina que el Impuesto al Valor Agregado I.V.A y los Impuestos a los Consu1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso Nº 116-IP-2004. Auto de 29 de septiembre de 2004. 12/09/2005 6.40 mos Especiales son considerados como impuestos indirectos para el mencionado país. Así mismo en el artículo 3 de la Decisión 388 se establece que: “Se consideran impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330”.

Y en el artículo 13 de la Decisión 330 se señalaron como impuestos indirectos: “… los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, tales como a los salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles”. “… los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos…”. 2 Conforme a las normas comunitarias indicadas se concluye que se encuentra reconocido como impuesto indirecto en los Países Miembros de la Comunidad Andina, entre otros, el Impuesto al Valor Agregado, I.V.A., en consecuencia, y en lo que corresponde para la República del Ecuador este impuesto es considerado como indirecto.

Es pertinente recalcar que esta devolución será exclusivamente al monto que se haya pagado respecto de materia prima, insumos intermedios, servicios, bienes de capital y de los demás rubros o conceptos considerados dentro del artículo 4 de la Decisión 388. Considerando que la devolución de estos impuestos se encuentra supeditada por la norma comunitaria, se hace necesaria la demostración por parte del exportador, de los montos pagados por concepto de Impuesto al Valor Agregado, I.V.A., respecto de cualquiera de los rubros considerados en el artículo 4 de la Decisión 388.

Concluyéndose así, que el exportador deberá comprometerse a justificar los desembolsos realizados, teniendo presente que la devolución de los impuestos indirectos respecto de 2 Decisión 330, artículo 13. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 120 de 30 de octubre de 1992. GACETA OFICIAL bienes de capital procederá únicamente en la medida en que “ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación”; y además que dichos impuestos deben necesariamente encontrarse en vigencia al momento de su reclamación. La norma comunitaria no establece los mecanismos específicos o los procedimientos que deberán ser utilizados para la acreditación o demostración de los pagos realmente efectuados; el artículo 5 de la Decisión 388 deja a juicio de los Países Miembros la modalidad aplicable a la devolución de impuestos indirectos, y la determinación de los plazos para la devolución. De manera similar, el artículo 6 de la Decisión 388 establece que los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posteriores y de comprobación de la documentación sustentatoria, que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos, incluido el Impuesto al Valor Agregado, I.V.A. para el caso del Ecuador, se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388; previsiones, determinaciones o acciones de naturaleza interna a ser adoptadas para el cumplimiento del régimen consagrado en aquélla que en apego a lo dispuesto por el artículo 7 de la misma Decisión, debieron necesariamente y en su oportunidad, ser informadas a la Junta del Acuerdo de Cartagena, a la fecha substituida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, ante la cual se deberá, presentar los informes que puedan corresponder.

Concluyendo, la Decisión 388, en aplicación del principio de complementación indispensable, reconoce a los Países Miembros la facultad para concebir los desarrollos que consideren necesarios para la aplicación efectiva y cabal en sus respectivos territorios del régimen común sobre armonización de los impuestos indirectos, como incentivos a las exportaciones de bienes. 4.3.

Ordenamiento jurídico comunitario y ordenamientos jurídicos nacionales de los Países Miembros: Naturaleza. Conformación. Preeminencia. Aplicación directa de las normas Andinas. Interpretación de los artículos 1, 2, 3, y 4 del Tratado de Creación del Tribunal. 12/09/2005 7.40 no se establece que la parte demandada alega la no vigencia de las Normas Comunitarias citadas como infringidas en la demanda, considera necesario el Tribunal puntualizar que el ordenamiento jurídico comunitario andino pasa a formar parte de los ordenamientos nacionales, pero prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales de todos y de cada uno de los Países Miembros.

Esta característica intrínseca de primacía se considera requisito existencial para la construcción de la Comunidad Andina de Naciones. Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 mayo - 05 junio 1980), cuando declaró la ‘validez plena’ de los siguientes principios: “a) El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena tiene identidad y autonomía propias, constituye un derecho común y forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales.

“b) El ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros”. 3 Estos principios fueron aceptados por los Países Miembros sin restricción alguna al suscribir los artículos 1, 2, 3 y 4 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En el primero de ellos se determina la conformación del referido ordenamiento comunitario; en el segundo se ratifica que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión; en el tercero se dispone que las normas andinas adquieren, por su propia naturaleza, fuerza vinculante y son de exigible cumplimiento a partir de sus respectivas fechas de entrada en vigencia; y en el artículo cuarto, en consecuencia, se determina la obligación que tienen 3 Como quiera que conforme a las copias de las actuaciones correspondientes al proceso inter- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 16 de junio de 1999. Proceso N° 30IP-98. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 475 de 1 de septiembre de 1999. GACETA OFICIAL todos los Países Miembros de respetar el ordenamiento comunitario y de no desconocerlo con acciones u omisiones o con la expedición de normas internas que lo contradigan. 4 La primacía del Ordenamiento Común sobre los ordenamientos internos ha sido considerada por el profesor Molina del Pozo como: “…condición esencial del Derecho comunitario, que no puede subsistir nada más que a condición de no ser puesta en duda por el Derecho de los Estados Miembros”. 12/09/2005 8.40 Comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino” 6.

Es claro, entonces, que los Países Miembros, frente a la norma comunitaria, no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. 7 Ha dicho también el Tribunal que la normativa andina constituye: “…El Derecho comunitario afirma su superioridad en virtud de su propia naturaleza, sin depender de las reglas particulares de cada Estado para regular los conflictos entre el Derecho Internacional y el Derecho interno. “ un ordenamiento jurídico autónomo, con su propio sistema de producción normativa, posee una fuerza específica de penetración en el orden jurídico interno de los Estados Miembros nacida de su propia naturaleza, que se manifiesta en su aplicabilidad inmediata y, fundamentalmente en su efecto directo y su primacía. “El ordenamiento jurídico comunitario se impone, en su conjunto, sobre los ordenamientos jurídicos nacionales: la primacía beneficia a todas las normas comunitarias, originarias o derivadas, y se ejerce sobre todas las normas nacionales, administrativas, legislativas, jurisdiccionales o, incluso, constitucionales.

“La primacía no se refiere solamente a las relaciones entre Estados e instituciones comunitarias, fundamentalmente el Tribunal de Justicia, sino que se aplica en los ordenamientos jurídicos nacionales, en los que se impone a las jurisdicciones nacionales, encargadas, así, de hacerla efectiva.” 5 El Tribunal al caracterizar la preeminencia del ordenamiento jurídico andino ha expresado que éste es: “ imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de Integración que se cumple en una “La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere, automáticamente, de por sí, estatuto de derecho positivo en el orden interno de los Estados a que va dirigido” 8 El principio de la aplicabilidad directa supone que la norma comunitaria andina pasa a formar parte, del ordenamiento interno de todos y de cada uno de los Países Miembros de la comunidad, de pleno derecho o sin necesidad de ninguna fórmula especial de introducción o de recepción y, por lo tanto, se impone en cuanto tal el derecho comunitario y se genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla.

De manera que por el principio de la aplicabilidad directa, se obliga a los jueces nacionales y a cualquier otra autoridad, y aún a los particulares de los Países Miembros, a aplicar en sus actos 6 7 4 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 3 de diciembre de 1987. Proceso N° 01-IP-1987. Marca: VOLVO”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 del 15 de febrero de 1988.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N° 30-IP-98. Doc. Cit. 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 08 de noviembre de 1996. Proceso N° 32-IP-1995. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 241 del 20 de enero de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25 de mayo de 1988.

Proceso N° 02-IP1988. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33 del 26 de julio de 1988. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Sentencia de 03 de marzo de 1997. Proceso N° 08-IP1996. Marca: “ELCHE”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 261 del 29 de abril de 1997. GACETA OFICIAL jurídicos el derecho comunitario andino relacionado con la materia respectiva, sin que puedan oponerse a esa aplicación, so pretexto de que exista una norma nacional anterior o posterior contraria a la comunitaria.

La aplicabilidad directa es una característica inherente al derecho comunitario, que nace del Tratado y que implica que la norma andina vale en el territorio de los Países Miembros por sí misma y sin requerimiento, declaración o incorporación de ninguna especie. Por tanto, no queda duda de que el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino prevalece sobre el Derecho interno de los Países Miembros, y no se requiere de norma interna alguna para que entre en vigencia en el territorio de tales Países y para que pase a formar parte del ordenamiento jurídico que en ellos se aplica.

Lo anterior trae también como consecuencia la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, toda vez que se consideran como excluidos de la competencia legislativa interna los asuntos que, transferidos a la competencia legislativa comunitaria, han sido regulados por los órganos competentes de la Comunidad. 9 Resulta así mismo inadmisible, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre los aspectos regulados por la legislación comunitaria o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria cuando resulten incompatibles con ella.

Otro aspecto que se desprende de las normas del Tratado y que es objeto de esta interpretación es el relacionado con la vigencia de la norma comunitaria; se fundamenta dicha vigencia en el principio de que publicada la norma comunitaria en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, pasa automáticamente a formar parte del ordenamiento jurídico andino y por tanto, en el interno que rige en cada uno de los Países Miembros de la Comunidad. 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia 17 de marzo de 1995. Proceso N° 10IP-1994. Caso: “NOMBRES DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN Y ESTACIONES DE RADIO DIFUSIÓN”, Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 177 de 20 de abril de 1995. 12/09/2005 9.40 El artículo 3 del Tratado dispone que las Decisiones del Consejo Andino de Relaciones Exteriores, de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General, serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior para que ello ocurra.

También expresa la referida norma constitutiva que sólo cuando su texto así lo disponga, requerirán de incorporación al derecho interno mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro. Lo anteriormente expuesto se corresponde con el artículo 4 del Tratado, que obliga a los Países Miembros a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, por lo que dichos países, de conformidad con lo establecido en esta disposición, se comprometen a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación y, en consecuencia, cualquier incumplimiento de esta previsión puede ser demandado ante este Tribunal en acción de incumplimiento, o, en acción de nulidad o de inexequibilidad, según el caso, ante los jueces nacionales por la violación del ordenamiento superior.

De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Toda solicitud de Interpretación Prejudicial debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 de su Estatuto; la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina asegura su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

SEGUNDO: La Decisión 388 establece que debe ser devuelto el total de los impuestos indirectos pagados por el exportador por concepto de los Im- GACETA OFICIAL 12/09/2005 10.40 puestos determinados por la norma comunitaria, dejando a cada País Miembro la facultar para establecer el sistema de control y verificación de la documentación sustentatoria del pedido.

Para el caso de la República del Ecuador, el impuesto correspondiente es el Impuesto al Valor Agregado, I.V.A.

TERCERO: La devolución procede respecto de los Impuestos indirectos vigentes, entre ellos, el Impuesto al Valor Agregado, I.V.A. para la República del Ecuador, debiéndose aclarar, que en lo relativo a bienes de capital, procederá en la medida en que no se confiera exclusivamente por razones de exportación, debiendo ser una devolución por compensación o reembolso.

CUARTO

QUINTO: El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, y, como tal, de aplicación obligatoria por los órganos de la Comunidad, por todos los Países Miembros que la conforman y por los particulares. El Derecho comunitario pasa a formar parte del ordenamiento jurídico interno aplicable en los Estados Miembros, sin necesidad de cumplir ningún requisito adicional, conservando sus características esenciales de preeminencia, aplicabilidad directa y efecto directo, y es directamente aplicable en todo el territorio de la Comunidad a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a menos que se señale una fecha posterior.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino no requiere de norma interna alguna para entrar en vigencia en el territorio de los Países Miembros de la Comunidad, por lo que resulta innecesario, impertinente y contraproducente cualquier actuación de Derecho interno de índole legislativa, ejecutiva o judicial, que pretenda incorporar la norma comunitaria al ordenamiento jurídico nacional.

No obstante y sólo cuando su texto así lo disponga, requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.

SEXTO: En acatamiento del principio de la aplicabilidad directa, los jueces nacionales deben aplicar en sus decisiones el derecho comunitario vigente en la materia respectiva, sin que puedan alegar la existencia de una norma nacional anterior o posterior contraria a la comunitaria. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 08-04, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (e) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/09/2005 11.40 PROCESO Nº 84-IP-2005 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 81 de la Decisión 344 y 126 inciso segundo del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso Interno N° 1489-2002. Actor: Jacques Jaunet S.A. Marca: NEW MAN COLORS. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, acompañada en el Oficio Nº 133-2005-SCS-CS, de 13 de mayo de 2005, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, con motivo del proceso interno N° 1489-2002.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 21 de junio de 2005. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes. La actora es JACQUES JAUNET S.A. Se demanda al INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI). 2. Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. El 24 de junio de 1996, Fernando García Aguilar solicita el registro de la marca NEW MAN COLORS, para distinguir productos de la clase 03 de la Nomenclatura oficial.

Publicada la solicitud en julio de 1996, Jacques Jaunet S.A., presentó observación con base en su marca NEW MAN para productos de la clase 25 de la Clasificación de Niza; a la que La Oficina de Signos Distintivos resolvió declarando fundada la observación mediante Resolución Nº 14278-96-INDECOPI/OSD, de fecha 7 de noviembre de 1996, formulada por Jacques Jaunet S.A., y denegó el registro de la marca NEW MAN COLORS solicitada.

El 28 de noviembre de 1996, la sociedad demandante interpuso el recurso de apelación, a lo que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió revocando la resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos y mediante Resolución Nº 631-97TRI-SPI, de fecha 03 de septiembre de 1997, otorgó el registro de la marca NEW MAN COLORS solicitada por Fernando García Aguilar para productos de la clase 3.

A continuación, con fecha 12 de septiembre de 2000, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de primera instancia, declaró fundada la demanda, en consecuencia, ineficaz la Resolución Nº 631-97-TRI/ SPI de fecha 3 de septiembre de 1997, mandaron se cancele el registro de la marca NEW MAN COLORS otorgada a favor de Fernando García A. 2.2.

Fundamentos de la demanda La sociedad demandante manifiesta que “la marca NEW MAN COLORS es un signo marcario que no es suficientemente distintivo por encontrarse dentro del supuesto de prohibición de registro establecido en el inciso a) del Art. 130 del dispositivo legal antes mencionado; puesto que, entre la marca NEW MAN COLORS y la marca registrada previamente NEW MAN existe confundibilidad, existiendo entre ambas más semejanzas que diferencias, y en el hecho de GACETA OFICIAL que el signo cuyo registro se pretende anular incluye íntegramente a la marca registrada por la demandante, no siendo suficiente el agregado de la denominación COLORS para otorgarle la distintividad necesaria respecto de la marca NEW MAN por ser el término COLORS de uso común en productos de la clase 3 y 25 de la N.O., por lo que, la coexistencia en el mercado de ambas denominaciones originará grave confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos a distinguir”.

Arguye además que la Resolución impugnada resulta ineficaz por cuanto entre los signos en conflicto existe mas semejanzas que diferencias y que el agregar únicamente la palabra COLORS no es suficiente por cuanto la marca cuyo registro se pretende anular incluye íntegramente la marca registrada previamente. 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1.

Del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIEl representante legal del INDECOPI argumenta que: “en el presente caso se aplica el principio de especialidad, que en el derecho marcario significa que el registro de una marca dentro de una clase otorga a su titular protección únicamente respecto de los productos y/o servicios distinguidos en la clase en la cual se encuentra registrada y no respecto de marcas registradas o solicitadas que distinguen productos y/o servicios en otras clases de la Nomenclatura Oficial”. 12/09/2005 12.40 Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que en la presente se interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; y de oficio se interpretarán los artículos 81 de la citada Decisión y el artículo 126 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por considerarse pertinente al tema.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83 El representante de INDECOPI concluye diciendo que “los signos distintivos en discusión NEW MAN y NEW MAN COLORS no son confundibles, ni gráfica ni fonéticamente, teniendo en cuenta, principalmente que ambos son signos que distinguen productos totalmente diferentes, no substituibles ni intercambiables, y que tiene públicos objetivos y clientela distinta”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. GACETA OFICIAL ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 126 “( ) Dentro del término de treinta días siguientes al de la admisión de la solicitud por el Tribunal, éste dictará sentencia. ( )”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA.

El artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca y determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, éstos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder 12/09/2005 13.40 identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27) La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77) II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS DE COMPARACIÓN. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. El literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales producen error o confusión. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. GACETA OFICIAL 12/09/2005 14.40 No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA) midores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética. En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de onfusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consu- En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. 2.1.

Reglas de Comparación. De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA) GACETA OFICIAL Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.) 2.2. Principio de Especialidad. El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios que se encuentren dentro de la misma clasificación. El Tratadista Carlos Fernández Novoa señala al respecto que: “La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”.

(Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, página 278) De donde se deduce que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones similares se encuentren amparando productos o servicios comprendidos en distintas clases. III. CONEXIÓN COMPETITIVA.

La doctrina de los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, recoge algunos criterios que podrían conducir a establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, tales como: 12/09/2005 15.40 servicios de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos o servicios que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos o servicios que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto o servicio con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes o en ciertos servicios que se ofrecen. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos o servicios guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos y los servicios. Si los mismos productos o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o dichos productos y/o servicios serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos o servicios. Una relación entre los productos o servicios ofrecidos puede crear una conexión competitiva. e) Misma finalidad. a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos o Productos o servicios pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. GACETA OFICIAL 12/09/2005 16.40 IV. PLAZOS DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 126 inciso segundo del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este órgano Jurisdiccional dispone del término de 30 días siguientes a la admisión de la solicitud de interpretación prejudicial para dictar sentencia. rios sentados por este Tribunal sobre la conexión competitiva.

Tercero: La regla de especialidad señala, que bajo una misma denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes. En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

Para efecto de comprender la disposición contenida en este artículo, debe considerarse lo contemplado en el artículo 33 del citado Estatuto, el que dispone que: “los términos de procedimiento que establece el presente Estatuto serán de días calendario o continuos y se calcularán excluyendo el día de la fecha que constituye el punto de partida”.

Sin embargo lo anterior, esté plazo se deberá tomar únicamente como referencial, por cuanto de considerarlo necesario el Tribunal, podrá extenderse si la complejidad del caso concreto así lo requiere sin por ello contravenir la norma expresa. Con el fin de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Cuarto: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos o servicios idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error, teniendo presente los crite- Conforme lo establece el artículo 126 inciso segundo del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Tribunal dispone de 30 días siguientes a la admisión de la solicitud de interpretación prejudicial para dictar sentencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL 12/09/2005 17.40 Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (e) Mónica Rosell Medina SECRETARIA Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 88-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2001-00039 (6787). Actor: ELI LILLY AND COMPANY. Patente: “FORMULACIONES FARMACEUTICAS ADMINISTRABLES DE FORMA ORAL”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Demandada: VISTOS: Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de junio de 2005.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: ELI LILLY AND COMPANY. NACION COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. B. Hechos Relevantes. 1. Los hechos. a. El 27 de julio de 1994, la sociedad ELI LILLY AND COMPANY presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de Patente de Invención para “FORMULACIONES FARMACÉUTICAS ADMINISTRABLES DE FORMA ORAL”. b. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución 04752 del 29 de febrero de 2000, negó el privilegio de patente de invención solicitado. c. Mediante la Resolución 18634 del 31 de julio de 2000, se resolvió el recurso de reposición presentado por la sociedad ELI LILLY AND COMPANY, confirmando la Resolución 04752 del 29 de febrero de 2000.

GACETA OFICIAL C. La demanda. La Sociedad ELI LILLY AND COMPANY, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en relación con los actos administrativos mencionados anteriormente. Los argumentos en que se fundamentó son los siguientes: Se violó el artículo 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la demandada negó el privilegio de patente para el objeto de la solicitud 94-032.770, aún cuando se cumplió con el requisito de novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

Igualmente se desconoció el artículo 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que no se reconoció el nivel inventivo de una creación que no resultaba obvia ni derivada de manera evidente del estado de la técnica para una persona versada en la materia. Los conceptos técnicos que se tuvieron en cuenta para la expedición de los actos administrativos acusados no reflejan un correcto análisis del nivel inventivo y, además, no se tomó en consideración la posición de la persona versada en la materia en el momento de la creación de la invención, sino que se hicieron análisis posteriores a la misma; de esta manera se restó mérito a los efectos sorprendentes obtenidos con el invento, que superan los problemas técnicos observados en las formulaciones conocidas en el estado de la técnica.

Las formulaciones anteriores tenían un problema técnico que debía ser superado; consistía en que el principio activo de las mismas presentaba una biodisponibilidad limitada. Dicho problema fue superado por la solicitud denegada, por cuanto suministró “una formulación sólida administrable que consiste de clorhidrato de raloxifeno en combinación con un tensoactivo, polivinilpirrolidona y un diluyente soluble en agua, en la cual: el tensoactivo es un éster de ácido graso de sorbitán o un éster de ácido graso de polioxietileno de sorbitán; y el diluyente soluble en agua es un poliol o azúcar”.

En el objeto de la solicitud denegada queda claro que ni el clorhidrato de raloxifeno, ni el tensoactivo, ni el diluyente soluble en agua, ni el ligante hidrófilo son novedosos e inventivos por sí solos, sino que es la combinación de 12/09/2005 18.40 dichos elementos lo que le proporciona una formulación novedosa e inventiva. No obstante lo anterior, los examinadores hacen un análisis con criterios generales, de donde concluyen que como lo excipientes de la lista de la anterioridad son solamente algunos de los que se usan comúnmente y no importa cuál de ellos se elija, la composición formulada no tendría nivel inventivo.

La novedad y el nivel inventivo del objeto de la solicitud denegada ha sido reconocida por varias oficinas de patentes alrededor del mundo, tales como la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América y la Oficina de Patentes Europea. D. La contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó de la demanda con los siguientes argumentos: La característica principal de la tableta reivindicada es el raloxifeno, el cual carece de novedad como se demuestra en la patente US 44418068 en la cual se establece que este principio activo ya se había formulado en una tableta con los mismos aditivos.

Si se compara la composición reivindicada con las contenidas en los documentos encontrados como anterioridades, se concluye que si bien no son idénticas, en lo único que se diferencian es que la reivindicada contiene un éster ácido graso de sorbitán o un éster ácido graso de polioxietilensorbitán (pe), polisorbato 80 como tensoactivo. Para una persona normalmente conocedora de la materia, sería obvio el cambiar los agentes tensoactivos de las anterioridades para obtener finalmente la composición reivindicada.

En este sentido, las composiciones encontradas no tienen carácter inventivo porque la formulación no va más allá del progreso normal de la tecnología y no implica el ejercicio de una habilidad más allá de la esperada por personas conocedoras de la materia. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudi- GACETA OFICIAL cial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS: Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante, estos son: 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de patente. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DESICION 344 Artículo 1 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” 12/09/2005 19.40 344, y desarrollados por los artículos 2 al 5 de dicho cuerpo legislativo.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1. De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial.

A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’– y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” 1; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” 2 (…) Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” IV.

Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: los requisitos de patentabilidad (La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial), y con el examen del nivel inventivo en la combinación de elementos conocidos. A. DE LOS REQUISITOS DE LA PATENTABILIDAD: Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como 1 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 21 de octubre de 2000. Proceso N° 21-IP-2000. Caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 14 de abril de 2005. Proceso N° 07IP-2005. Patente de invención; “PROTECTOR DERMATOLOGICO. GEL PARA QUEMADURAS.” Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203 de 31 de mayo de 2005.

GACETA OFICIAL 12/09/2005 20.40 los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser minuciosa, detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información para explotar la invención. d) “Carácter público de la novedad.” “ la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente. 4”.

(Proceso 07-IP-2004. Interpretación prejudicial del 17 de marzo de 2004). En este punto resulta menester precisar que la información debe resultar útil no para el común de la población sino para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: Sobre el requisito de la novedad ha señalado la doctrina: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, “PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA”, en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso Nº 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234 de 21 de abril de 1997). “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 3 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “ una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” c) “Carácter Universal de la Novedad” “ la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” “ no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.” 3 ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: 4 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704.

GACETA OFICIAL 12/09/2005 21.40 dad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 6 “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cúal es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” 5 2.

Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la nove5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 20 de mayo de 1998. Proceso 12IP-1998. Patente: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULOSA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428 de 16 de abril de 1999. Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir que se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es “aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad”. Mientras que lo evidente “es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad” 7. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado. 3.

De la susceptibilidad de aplicación industrial: Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pue6 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992.

“DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 655 y 1036. GACETA OFICIAL da ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la norma comunitaria que se interpreta. 12/09/2005 22.40 Daniel R. Zucherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un “nuevo resultado”, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo).

Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.” 9 B. COMBINACION O MEZCLA DE ELEMENTOS CONOCIDOS. En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

Uno de esos casos es el que se presenta en relación con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que, en primer lugar, el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”. 8 Pero dicha distinción no puede llevar a priori una conclusión ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de uno o de otro, ya que en ambos cabe analizar siempre el caso concreto; es el primero el que ofrece una mayor importancia en cuanto al presente asunto y el que podría presentar mayor discusión en cuanto al nivel inventivo. 8 Esta distinción la podemos encontrar en los cursos sobre patentes dictados por la Dra. ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. En consideración al tema tratado, no le es dable a las oficinas de patentes de los Países Miembros hacer un análisis apriorístico en contra del invento. Lo que debe hacer la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos, es establecer si con el estado de la técnica actual, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

Es decir, no es acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular debe ser novedosa, con actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo 9 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág.

72. GACETA OFICIAL incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.

En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso 21–IP–2000.

Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000). Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no estipula nada sobre el tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f), pero de ello no surge que con base en las normas que regulan la materia, las oficinas de patentes puedan hacer un examen apriorístico de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención. Aún bajo consagraciones legales sobre el tema, lejos de sus problemas sintácticos y de técnica legislativa, es importante tener presente que respecto de los casos dudosos se previene al operador jurídico del supuesto de hecho, es de- 12/09/2005 23.40 cir, de hacer un análisis simple y apriorístico de la situación presentada y dudosa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

SEGUNDO: La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como invención la acción propia de la naturaleza.

TERCERO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y / o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200100039 (6787), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 12/09/2005 24.40 Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (e) Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 95-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 96 de la Decisión 344, en base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Proceso Interno Nº 2002-00079 (7776). Actor: HENKEL KGaA Marca: PATTEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil cinco. Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio. VISTOS: 2.1. Hechos en la instancia administrativa La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, del 17 de mayo de 2005, remitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, con motivo del proceso interno Nº 200200079 (7776).

El 19 de enero de 1989, la compañía HENKEL KGaA solicita el registro del signo conformado por la denominación PATTEX, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional (Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés), sobre la que no recayó observación por parte de terceros.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 6 de julio de 2005. 1. Las partes.

La actora es HENKEL KGaA. 2. Determinación de los hechos relevantes. Mediante Resolución Nº 28912 del 31 de octubre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, GACETA OFICIAL 12/09/2005 25.40 resolvió denegar el registro del signo solicitado debido a un antecedente marcario registrado ante dicha oficina, constituido por la denominación ATEX, con registro Nº 191598, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional, y a nombre de PEGATEX LIMITADA; resolución que fue impugnada por la solicitante mediante recurso de reposición y, en subsidio de apelación, los mismos que fueron desestimados por la administración.

CONSIDERANDO: Los argumentos de la denegatoria se basaron en que del análisis de confundibilidad efectuado por la administración, ésta concluye que “existe semejanza de orden ortográfico y fonético, a tal punto que, de coexistir en el mercado, inducirían a error al consumidor medio”. Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2.2.

Fundamentos de la demanda. La demandante manifiesta que, mientras la solicitud de registro de la marca PATTEX fuera solicitada en 1989, el registro de la marca ATEX fue solicitado en 1996, por tanto, la solicitud de PATTEX posee mejor derecho por ser solicitada con siete años de anterioridad y la autoridad administrativa no respetó así el orden de radicación de las solicitudes, ni el derecho preferente de la solicitante.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que si bien en la consulta prejudicial se solicitó la interpretación de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que no son pertinentes al caso concreto, se interpretarán de oficio los artículos 56 y 58 de la Decisión 85, y el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 85 Asimismo, alega que la marca solicitada posee la distintividad necesaria para acceder a registro y que la autoridad administrativa no aplicó debidamente el artículo 96 de la Decisión 344. 2.3. Contestación a la demanda. PEGATEX LTDA. contesta la demanda arguyendo que no tiene ningún interés particular en que las pretensiones de HENKEL KGaA sean acogidas o desestimadas; sin embargo aclara que ha utilizado la marca en territorio colombiano para productos de la clase 16 de forma ininterrumpida desde hace más de veinte años.

(…) Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) De otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda argumentando que las resoluciones emitidas por su entidad no son nulas, por cuanto se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables y “no violenta(n) normas de carácter superior”, dado que los signos sub litis son confundibles a criterio de la administración, luego de haber realizado el respectivo análisis de confundibilidad. f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

( )” GACETA OFICIAL “DECISIÓN 344 (…) Artículo 96 Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este techo será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial– de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

(Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003). El régimen común de propiedad industrial se basa en la irretroactividad de la norma sustan- 12/09/2005 26.40 cial, disponiendo que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.

(Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002). En el caso de autos, la solicitud de registro como marca del signo “PATTEX” fue presentada el 19 de enero de 1989, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 85 pero la negativa del registro se dio cuando se encontraba en vigencia la Decisión 344.

En este sentido, es de aplicación el artículo 96 de la Decisión 344, el mismo que establece el momento para efectuarse el examen de registrabilidad; sin embargo, respecto de los requisitos para el registro del signo como marca, son aplicables las normas contenidas en la indicada Decisión 85. II. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El Tribunal al referirse al artículo 56 de la Decisión 85, señala que serán registrables los signos que sean novedosos, visibles y distintivos.

Esto se ha afirmado en los procesos 1-IP-87; 4IP-88; 3-IP-90; 6-IP-93; y 16-IP-04 en lo que se destaca que: “El Artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que solo (sic) pueden ser registrados como marcas los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. Del cumplimiento GACETA OFICIAL de estos requisitos esenciales depende que el signo que se pretende registrar pueda distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros”.

Asimismo, ha señalado que: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. En el mercado general de bienes y servicios, el consumidor se verá protegido, frente a una competencia desleal, cuando distinga e identifique los productos o servicios por intermedio del distintivo marcario, que por sí le asigna la seguridad de adquirir con esa marca un producto que a su criterio es el que aspira obtener, bien por la calidad o por el origen empresarial.

La inexistencia dentro de un signo marcario de esa ‘capacidad distintiva’, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado ” (Proceso 04-IP-95. Marca: EDEN FOR MEN, publicado en la G.O.A.C. Nº 253 del 7 de marzo de 1997). 12/09/2005 27.40 Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24). III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES.

RIESGO DE CONFUSIÓN. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REGLAS DE COMPARACIÓN El artículo 58 de la Decisión 85 consagra las prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según lo previsto en su literal f), no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca anteriormente solicitada para registro, o previamente registrada, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, siempre que, además, esté destinado a proteger los productos o servicios comprendidos en la misma clase.

Sobre esta norma, el Tribunal ha señalado que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP-95, de 19 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 199, del 26 de enero de 1996, caso “LAURA ASHLEY”).

Un signo será novedoso si incorpora distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados. Por tanto, la norma no exige que el signo pendiente de registro induzca a confusión a los consumidores o usuarios, solamente basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Con respecto de la novedad exigida para la protección legal de los signos, ha dicho este Tribunal y, así lo considera también la doctrina, “ que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o de un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, y si éstos se destinan a proteger los productos o servicios de la misma clase.

Por lo tanto, la prohibición de registro se encuentra limitada por la regla de la especialidad, de modo que un signo podrá ser registrado, así sea confundible con otros, si cada uno de ellos está GACETA OFICIAL destinado a amparar una clase diferente de productos o servicios. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes.

Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pudieran incrementar el grado de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, debe tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética. 12/09/2005 28.40 Por último se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Organo Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En relación con la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista ha precisado lo siguiente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así GACETA OFICIAL la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

IV. EL DERECHO PREFERENTE DE UN SIGNO SOLICITADO CON ANTERIORIDAD El literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 señala que no podrán ser objeto de registro aquellas marcas que “(…) sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero (…)”. Dicha prohibición se encuentra orientada a proteger los intereses relativos a la propia coordinación interna y la eficiencia externa del sistema registral marcario, asimismo, orientada a proteger también los intereses objetivos de quienes resultan titulares de signos y de derechos anteriores que resultan incompatibles o susceptibles de ser lesionados por el otorgamiento ulterior a favor de terceros, de derechos de marcas cuyo signo consista en elementos o denominaciones idénticas o similares al objeto de aquellos derechos anteriores. 12/09/2005 29.40 Tomando los criterios vertidos por FRANCISCO ALONSO ESPINOSA (PROHIBICIONES DE REGISTRO, en “EL NUEVO DERECHO DE MARCAS”, Editorial Comares, Granada 2002), los intereses vulnerables a los que se hacen referencia en el párrafo anterior pueden agruparse en los siguientes sectores: a) El de los titulares de los derechos de marca ya otorgados o solicitados y en vigor de la fecha de solicitud del nuevo signo (interés de carácter general, ya que de su adecuada protección depende la eficiencia del sistema marcario). b) El interés general de los potenciales adquirentes de productos o servicios en distinguirlos suficientemente de los iguales o similares que se ofrecen en el mercado. c) El interés de los titulares de derechos de la personalidad anteriores. d) El interés de las personas jurídicas en la protección de sus denominaciones ante el registro por terceros de las mismas como marcas. e) El interés de quienes han obtenido prestigio o renombre en el mercado en impedir el aprovechamiento indebido por otros de su reputación o prestigio.

En este sentido, tal como lo establece la normativa comunitaria en beneficio de los intereses tutelados, la prohibición relativa de registro no sólo se configura en referencia a registros concedidos, sino también, en base a solicitudes de registro anteriores a la fecha de solicitud del signo bajo el respectivo análisis de confundibilidad.

En este sentido, no podrá acceder a registro un signo que sea idéntico o similar a otro anteriormente solicitado, y por lo tanto, si un signo es similar o idéntico a otro solicitado posteriormente, no se puede configurar dicha prohibición de registro, dado que el derecho preferente lo posee el signo solicitado con anterioridad. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad GACETA OFICIAL jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca o de un nombre comercial fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

De conformidad con el artículo 58, literal f, de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 3. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la 12/09/2005 30.40 unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4.

Si dos signos que están siendo solicitados son idénticos o similares, configurándose la prohibición que establece el artículo 58 literal f), no podrá acceder a registro aquel que posea fecha de solicitud posterior. En este sentido, si un signo posee fecha de solicitud anterior a otro idéntico o similar, no podrá ser denegado en base a dicho signo posteriormente solicitado, dado que posee derecho preferente sobre el segundo. En este sentido, y tal como lo establece el artículo 96 de la Decisión 344, dicho análisis será realizado vencido el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la solicitud, plazo que establece a precisión el artículo 93 de dicho cuerpo legal para la realización del examen al no mediar observación por parte de terceros.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA GACETA OFICIAL 12/09/2005 31.40 Mónica Rosell Medina SECRETARIA copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 116-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: LLOREDA S.A. Marca: “LEGRIFF” (mixta). Proceso interno N° 2002-00182-01 (7988). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los tres días del mes de agosto del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 15 de julio del 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue decidida su admisión a trámite por medio de auto emitido el 27 de julio del 2005.

REDA S.A., por intermedio de apoderado solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 37513, de 20 de noviembre del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia, quien decidió revocar la decisión contenida en la Resolución 26593, de 10 de octubre de 1997; declarar infundadas las observaciones presentadas por la sociedad Lloreda Grasas S.A. hoy Lloreda S.A. y Laboratorios Legrand S.A.; y, conceder el registro de la marca “LEGRIFF” (mixta) en favor de la sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A., para proteger productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.

ANTECEDENTES: Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de lo anterior, se cancele el certificado de registro correspondiente a la marca LEGRIFF (mixta). 1.1. Partes 1.3. Hechos relevantes Actúa como demandante la sociedad LLOREDA S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Se constituye en tercero interesado la sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A. Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.2. Acto demandado - El 25 de septiembre de 1995, la sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A. solicitó registro para la denominación “LEGRIFF” (mixta), como marca destinada a amparar productos La interpretación se plantea en razón de que la sociedad LLOREDA GRASAS S.A., hoy LLO- a) Los hechos GACETA OFICIAL comprendidos en la clase internacional 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 424, Pág. 119. - El 13 de diciembre también de 1995, la sociedad LLOREDA GRASAS S.A., hoy LLOREDA S.A., presentó observación al registro con base en la marca de su propiedad “LEFRIT”.

Además, la sociedad LABORATORIOS LEGRAND S.A. formuló igualmente observación a la solicitud con fundamento en la marca “LEGRAND”. - El 10 de octubre de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 26593, declaró fundada la observación presentada por LLOREDA GRASAS S.A. e infundada la observación presentada por LABORATORIOS LEGRAND S.A., y negó el registro de la marca “LEGRIFF” (mixta). - La sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A. planteó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida. - La sociedad LABORATORIOS LEGRAND S.A., por su lado, presentó igualmente recursos de reposición y de apelación, con el fin de que sea declarada fundada su observación y negado el registro. - El 24 de julio del año 2001, la misma Dependencia, al resolver el recurso de reposición, emitió la Resolución Nº 23631, confirmando lo decidido en la Resolución Nº 26593. - El 20 de noviembre también del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución Nº 37513, decidió revocar la Resolución 26593, de 10 de octubre de 1997; declarar infundadas las observaciones presentadas tanto por la sociedad Lloreda Grasas S.A., como por Laboratorios Legrand S.A.; y, conceder el registro de la marca “LEGRIFF” (mixta) en favor de la solicitante, la sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A., 1 Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 12/09/2005 32.40 b) Escrito de demanda La sociedad LLOREDA S.A., por intermedio de apoderado manifiesta, que el 25 de septiembre de 1995 la sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A., solicitó el registro de la denominación “LEGRIFF” (mixta) como marca destinada a amparar productos de la clase internacional 29; que luego de publicado el extracto de esa solicitud, fueron presentadas observaciones a la misma por parte de la sociedad LLOREDA GRASAS S.A., hoy LLOREDA S.A. y LABORATORIOS LEGRAND S.A. Señala también, que mediante la Resolución Nº 26593, de 10 de octubre de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación de LLOREDA S.A., infundada aquella de LABORATORIOS LEGRAND S.A. y, negó el registro de la denominación solicitada.

Posteriormente, la sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A. planteó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en lo cual la misma Superintendencia emitió finalmente la Resolución Nº 37513, de 20 de noviembre de 2001, por la que revoca la decisión contenida en la Resolución 26593, de 10 de octubre de 1997. Argumenta que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “…la administración dejó de aplicar esa disposición y como consecuencia de ello concedió el registro solicitado pese a que las marcas en conflicto LEFRIT y LEGRIFF son confundibles, dado que la segunda contiene casi en su integridad la marca prioritaria LEFRIT y las dos amparan idénticos productos”.

Para fundamentar la confundibilidad entre las marcas LEGRIFF y LEFRIT, la actora refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal del proceso 13-IP-97. Hace referencia al consumidor de los productos amparados por esas marcas, sosteniendo que “…debe tenerse en cuenta el potencial público consumidor de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos.

Por tratarse de alimentos, es fácil concluir que se trata de productos de consumo popular, de bajo precio, y en cuya selección no se presta un alto grado de atención. La consecuencia obvia es que la comparación entre las marcas debe efectuarse de una manera mas rigurosa, GACETA OFICIAL pues por las razones anotadas el consumidor medio tenderá a confundirlas sino despiertan una impresión netamente distinta”.

Alude la violación, además, del artículo 134 de la Decisión 486, al expresar que “…la expresión LEGRIFF no es apta para distinguir productos comprendidos en la clase 29 y, por tanto, los actos administrativos que hayan ignorado dicha circunstancia, han violado, por aplicación indebida, el artículo 134 de la Decisión 486 y, por ende, se encuentran incursos en causal de nulidad”. 12/09/2005 33.40 elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos, adicionando a ello la diferencia conceptual, tal como lo manifestó oportuna y acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.” Concluye afirmando, en lo fundamental, que “…los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia… no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante.” c) Contestación a la demanda d) Terceros interesados La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

No consta en el expediente recibido por este Tribunal, que la sociedad LABORATORIOS LEGRAND S.A., haya dado contestación a la demanda. Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, manifestando que en sus actuaciones “…no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni en las contempladas actualmente en la Decisión 486”.

Asevera que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”. Refiere la violación del artículo “81 de la Decisión 344”, señalando antecedentes jurisprudenciales sentados por este Tribunal en el proceso número 14- IP-98. Con relación a la supuesta violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 1-IP87.

Sostiene la registrabilidad de la marca LEGRIFF (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29, expresando que “…siguiendo los lineamientos anteriores, fundamentados en criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que, efectuado el examen conjuntal de las marcas enfrentadas ‘LEGRIFF’ y ‘LEFRIT’ no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen La sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda expresando que “…la Superintendencia demandada no violó las normas citadas por la parte actora en la demanda, por cuanto la comparación ortográficas (sic) de las marcas es equivocada, dado que se compara la marca LEFRIT con la expresión LEGRIFF y no con la marca mixta LEGRIFF, vista en su conjunto como debe hacerse el estudio de confundibilidad de acuerdo con las reglas establecida (sic) por la jurisprudencia.” Realiza un análisis de las marcas en conflicto, en su carácter ortográfico, gráfico, fonético y conceptual, citando doctrina y jurisprudencia andinas; señala que “…la marca solicitada cuenta con contenido conceptual ya que según el diccionario esencial Francés Vox la expresión GRIFF traduce al español (d’ un animal) garfa, Zarpa, uña, coup de, zarpazo, por lo que se puede afirmar que significa la garra o la firma mientras que la marca previamente registrada por una expresión de fantasía y sin sentido conceptual.

Por consiguiente, las marcas en conflicto generan en la mente del consumidor ideas totalmente diferentes, motivo por el cual no dan a lugar a riesgo de confusión por parte del público consumidor, a lo que se debe agregar que la marca LEGRIFF (mixta) se deriva del nombre comercial de la sociedad GRIFFTH Colombiana S.A.”. Concluye, en síntesis, que “…el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dio GACETA OFICIAL aplicación correcta de las normas y criterios establecidos para la protección marcaria en la resolución que dictó en este expediente…”. 12/09/2005 34.40 con esa interpretación el ámbito requerido a través de la solicitud presentada. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO: En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DECISION 344 La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

(…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha remitido por medio de Oficio Nº 1164, de 5 de julio del año 2005, la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada respecto de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Este Tribunal considera que corresponde interpretar únicamente el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 planteado, toda vez que la solicitud relativa al registro de la marca “LEGRIFF” (mixta) ha sido presentada el 25 de septiembre de 1995, esto es, en vigencia de la Decisión 344. Considera conveniente, no obstante, interpretar, de oficio, adicionalmente, el artículo 81 de la misma Decisión, con el propósito de cubrir “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…)

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

GACETA OFICIAL 12/09/2005 35.40 a) Perceptibilidad

5. CLASES DE MARCAS Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, fundamentalmente, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en correspondencia con la estructura del signo. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser descrito en la forma indicada precedentemente, para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. En interpretaciones anteriores sobre el punto, se ha manifestado lo siguiente: “La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje.” 2 Dentro de esta clase de marcas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto.

El tratadista Jorge Otamendi la define como “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 3 Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular”. 4 La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). 2 3 4 Proceso Nº 01-IP-2002, sentencia de 10 de abril del 2002.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 786, de 24 de abril del 2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires.

Argentina, Pág 28. 1989. GACETA OFICIAL Esta clase de marca constituye una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. 12/09/2005 36.40 inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 6 Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo o comparación de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. 5

6. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el examen entre dos signos, para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 7 En consecuencia, pueden ser 6 5 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; 12/09/2005 37.40 “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 8.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: Similitud ortográfica, que se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

Similitud fonética, que se constituye entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 8 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 9 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

En el examen que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de ma9 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12/09/2005 38.40 nera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-00182-01 (7988), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/09/2005 39.40 GACETA OFICIAL 12/09/2005 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú