PROCESO 116-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: LLOREDA S.A. Marca: “LEGRIFF” (mixta).
Proceso interno N° 2002-00182-01 (7988). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los tres días del mes de agosto del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 15 de julio del 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue decidida su admisión a trámite por medio de auto emitido el 27 de julio del 2005. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la sociedad LLOREDA S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado la sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A. 1.2. Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la sociedad LLOREDA GRASAS S.A., hoy LLOREDA S.A., por intermedio de apoderado solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 37513, de 20 de noviembre del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia, quien decidió revocar la decisión contenida en la Resolución 26593, de 10 de octubre de 1997; declarar infundadas las observaciones presentadas por la sociedad Lloreda Grasas S.A. hoy Lloreda S.A. y Laboratorios Legrand S.A.; y, conceder el registro de la marca “LEGRIFF” (mixta) en favor de la sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A., para proteger productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de lo anterior, se cancele el certificado de registro correspondiente a la marca LEGRIFF (mixta). 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 25 de septiembre de 1995, la sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A. solicitó registro para la denominación “LEGRIFF” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 29 de la Clasificación Internacional de Niza. [1] - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 424, Pág. 119. - El 13 de diciembre también de 1995, la sociedad LLOREDA GRASAS S.A., hoy LLOREDA S.A., presentó observación al registro con base en la marca de su propiedad “LEFRIT”.
Además, la sociedad LABORATORIOS LEGRAND S.A. formuló igualmente observación a la solicitud con fundamento en la marca “LEGRAND”. - El 10 de octubre de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 26593, declaró fundada la observación presentada por LLOREDA GRASAS S.A. e infundada la observación presentada por LABORATORIOS LEGRAND S.A., y negó el registro de la marca “LEGRIFF” (mixta). - La sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A. planteó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la resolución emitida. - La sociedad LABORATORIOS LEGRAND S.A., por su lado, presentó igualmente recursos de reposición y de apelación, con el fin de que sea declarada fundada su observación y negado el registro. - El 24 de julio del año 2001, la misma Dependencia, al resolver el recurso de reposición, emitió la Resolución Nº 23631, confirmando lo decidido en la Resolución Nº 26593. - El 20 de noviembre también del 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución Nº 37513, decidió revocar la Resolución 26593, de 10 de octubre de 1997; declarar infundadas las observaciones presentadas tanto por la sociedad Lloreda Grasas S.A., como por Laboratorios Legrand S.A.; y, conceder el registro de la marca “LEGRIFF” (mixta) en favor de la solicitante, la sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A., b) Escrito de demanda La sociedad LLOREDA S.A., por intermedio de apoderado manifiesta, que el 25 de septiembre de 1995 la sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A., solicitó el registro de la denominación “LEGRIFF” (mixta) como marca destinada a amparar productos de la clase internacional 29; que luego de publicado el extracto de esa solicitud, fueron presentadas observaciones a la misma por parte de la sociedad LLOREDA GRASAS S.A., hoy LLOREDA S.A. y LABORATORIOS LEGRAND S.A. Señala también, que mediante la Resolución Nº 26593, de 10 de octubre de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación de LLOREDA S.A., infundada aquella de LABORATORIOS LEGRAND S.A. y, negó el registro de la denominación solicitada.
Posteriormente, la sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A. planteó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en lo cual la misma Superintendencia emitió finalmente la Resolución Nº 37513, de 20 de noviembre de 2001, por la que revoca la decisión contenida en la Resolución 26593, de 10 de octubre de 1997. Argumenta que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “…la administración dejó de aplicar esa disposición y como consecuencia de ello concedió el registro solicitado pese a que las marcas en conflicto LEFRIT y LEGRIFF son confundibles, dado que la segunda contiene casi en su integridad la marca prioritaria LEFRIT y las dos amparan idénticos productos”.
Para fundamentar la confundibilidad entre las marcas LEGRIFF y LEFRIT, la actora refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal del proceso 13-IP- 97. Hace referencia al consumidor de los productos amparados por esas marcas, sosteniendo que “…debe tenerse en cuenta el potencial público consumidor de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos.
Por tratarse de alimentos, es fácil concluir que se trata de productos de consumo popular, de bajo precio, y en cuya selección no se presta un alto grado de atención. La consecuencia obvia es que la comparación entre las marcas debe efectuarse de una manera mas rigurosa, pues por las razones anotadas el consumidor medio tenderá a confundirlas sino despiertan una impresión netamente distinta”.
Alude la violación, además, del artículo 134 de la Decisión 486, al expresar que “…la expresión LEGRIFF no es apta para distinguir productos comprendidos en la clase 29 y, por tanto, los actos administrativos que hayan ignorado dicha circunstancia, han violado, por aplicación indebida, el artículo 134 de la Decisión 486 y, por ende, se encuentran incursos en causal de nulidad”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, manifestando que en sus actuaciones “…no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni en las contempladas actualmente en la Decisión 486”. Asevera que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.
Refiere la violación del artículo “81 de la Decisión 344”, señalando antecedentes jurisprudenciales sentados por este Tribunal en el proceso número 14- IP-98. Con relación a la supuesta violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 1- IP-87. Sostiene la registrabilidad de la marca LEGRIFF (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 29, expresando que “…siguiendo los lineamientos anteriores, fundamentados en criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que, efectuado el examen conjuntal de las marcas enfrentadas ‘LEGRIFF’ y ‘LEFRIT’ no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos, adicionando a ello la diferencia conceptual, tal como lo manifestó oportuna y acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.” Concluye afirmando, en lo fundamental, que “…los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia… no son nulos, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante.” d) Terceros interesados No consta en el expediente recibido por este Tribunal, que la sociedad LABORATORIOS LEGRAND S.A., haya dado contestación a la demanda.
La sociedad GRIFFITH COLOMBIA S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda expresando que “…la Superintendencia demandada no violó las normas citadas por la parte actora en la demanda, por cuanto la comparación ortográficas (sic) de las marcas es equivocada, dado que se compara la marca LEFRIT con la expresión LEGRIFF y no con la marca mixta LEGRIFF, vista en su conjunto como debe hacerse el estudio de confundibilidad de acuerdo con las reglas establecida (sic) por la jurisprudencia.” Realiza un análisis de las marcas en conflicto, en su carácter ortográfico, gráfico, fonético y conceptual, citando doctrina y jurisprudencia andinas; señala que “…la marca solicitada cuenta con contenido conceptual ya que según el diccionario esencial Francés Vox la expresión GRIFF traduce al español (d’ un animal) garfa, Zarpa, uña, coup de, zarpazo, por lo que se puede afirmar que significa la garra o la firma mientras que la marca previamente registrada por una expresión de fantasía y sin sentido conceptual.
Por consiguiente, las marcas en conflicto generan en la mente del consumidor ideas totalmente diferentes, motivo por el cual no dan a lugar a riesgo de confusión por parte del público consumidor, a lo que se debe agregar que la marca LEGRIFF (mixta) se deriva del nombre comercial de la sociedad GRIFFTH Colombiana S.A.”. Concluye, en síntesis, que “…el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dio aplicación correcta de las normas y criterios establecidos para la protección marcaria en la resolución que dictó en este expediente…”.
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se realiza un informe sucinto de los hechos considerados relevantes y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha remitido por medio de Oficio Nº 1164, de 5 de julio del año 2005, la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada respecto de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Este Tribunal considera que corresponde interpretar únicamente el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 planteado, toda vez que la solicitud relativa al registro de la marca “LEGRIFF” (mixta) ha sido presentada el 25 de septiembre de 1995, esto es, en vigencia de la Decisión 344. Considera conveniente, no obstante, interpretar, de oficio, adicionalmente, el artículo 81 de la misma Decisión, con el propósito de cubrir con esa interpretación el ámbito requerido a través de la solicitud presentada. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…)
4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser descrito en la forma indicada precedentemente, para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
5. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, fundamentalmente, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en correspondencia con la estructura del signo. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
En interpretaciones anteriores sobre el punto, se ha manifestado lo siguiente: “La marca denominativa, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la visión y del oído y se comunica mediante el lenguaje.”[2] Dentro de esta clase de marcas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto.
El tratadista Jorge Otamendi la define como “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. [3] Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular”. [4] La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Esta clase de marca constituye una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos. Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo o comparación de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.
La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. [5]
6. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[6] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el examen entre dos signos, para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[7] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se constituye entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [8]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [9] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.
En el examen que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.
No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-00182- 01 (7988), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. [2] Proceso Nº 01-IP-2002, sentencia de 10 de abril del 2002.
Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 786, de 24 de abril del 2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. [4] OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires.
Argentina, Pág 28. 1989. [5] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas.
Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [8] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [9] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.