Gace1338 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

Año XXIII - Número 1338 Lima, 3 de mayo de 2006 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 3-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA. Marca: “LA SOBERANA” (mixta). Expediente Interno Nº 2002-00271 Proceso 6-IP-2006.- 2 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: ATEX. Actor: Sociedad HENKEL KGaA. Proceso interno Nº 2002–00001 Proceso 10-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: OLYMPIKUS. Actor: sociedad CALCADOS AZALEIA S.A. Proceso interno Nº 2432-2003 Proceso 13-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83, literales d) y e), y 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad FERRERO S.p.A. Caso: marca “KINDER”. Expediente Interno: No. 1591-2003 Proceso 14-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad LUBRIEXPO LTDA. Caso: signo “SUPER 2000 (mixto)”. Expediente Interno: No. 2002-00100 Para nosotros la Patria es América 47 GACETA OFICIAL 03/05/2006 2.56 PROCESO 003-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA. Marca: “LA SOBERANA” (mixta). Expediente Interno Nº 2002-00271. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 30 de noviembre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 6 de febrero de 2006. 1.

ANTECEDENTES nos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve una oposición y niega el registro del signo LA SOBERANA (mixta) en la clase 30 a favor del señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA; 2. Resolución Nº 33769, de 23 de octubre de 2001, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución 25134, y concedió el recurso de apelación interpuesto contra dicha Resolución; 3.

Resolución Nº 06233, de 27 de febrero de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, quien resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 25134, en el sentido de negar el registro del signo LA SOBERANA (mixta), y declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite. 1.1.

Las partes La parte demandante es el señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA y la parte demandada es la Nación colombiana, representada por el Superintendente de Industria y Comercio. Se considera como tercero interesado a la Sociedad INVERSIONES LA SOBERANA LIMITADA (Sociedad SOBERANA S.A., sucesora en los derechos de Inversiones La Soberana Ltda.).

Solicita adicionalmente el actor que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos: a) La concesión del Certificado de Registro; b) la expedición del correspondiente Certificado de Registro; y, c) que a título de restablecimiento del derecho, “se reconozca en cabeza del señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA la titularidad del registro de la marca mixta LA SOBERANA, en la clase 30”. 1.2.

Actos demandados 1.3. Hechos relevantes El señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: 1. Resolución Nº 25134, de 31 de julio de 2001, mediante la cual la Jefe de la División de Sig- Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: GACETA OFICIAL a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: a) El 31 de agosto de 1998, el señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA solicitó el registro del signo mixto “LA SOBERANA”, para distinguir “preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería”, comprendidos en la Clase 30 1 de la Clasificación Internacional de Niza; b) El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 468, de 7 de diciembre de 1998. c) La sociedad INVERSIONES LA SOBERANA LIMITADA, mediante apoderado, interpuso observación contra la solicitud del registro mencionado, con fundamento en la marca de su propiedad “LA SOBERANA & Etiqueta” que ampara productos de las clases 29 2 y 31 3 de la Clasificación Internacional de Niza. d) “(…) la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico, mediante Resolución Nº 25134 31 (sic) de Julio de 2001, decidió negar el registro de la marca LA SOBERANA (…)”. e) Frente a la emisión de la Resolución Nº 25234, la parte demandante interpuso los recursos de reposición y subsidiario, el de apelación. f) “(…) la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico, resolviendo el recurso de reposición interpuesto, mediante Resolución Nº 33769 de 23 de Octubre de 2001, decidió confirmar 1 2 3 Clase 30.- Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Clase 31.- Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta. 03/05/2006 3.56 la decisión contenida en la Resolución Nº 25134 de 31 de Julio de 2001 en el sentido de negar el registro de la marca LA SOBERANA (…)”; y, g) “El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolviendo el recurso de apelación interpuesto, mediante Resolución Nº 06233 de 27 de febrero de 2002, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 25134 de 31 de Julio de 2001 en el sentido de negar el registro de la marca LA SOBERANA en la Clase 30 al señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA”. b) Escrito de demanda El señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA, domiciliado en Medellín, Antioquia, Colombia, presentó la demanda en contra de las resoluciones mencionadas anteriormente.

Los argumentos en que se fundamentó, a través de apoderado, principalmente, fueron los siguientes: En relación a la supuesta violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, manifiesta que el signo por él solicitado cumple con los requisitos exigidos por la norma aludida, expresando que “Estos requisitos se cumplen a cabalidad en el presente caso.

El primero de ellos, la distintividad, se configura en este caso, ya que el signo es individual y singular de manera que puede diferenciarse de cualquier otro. En segundo lugar, es susceptible de representación gráfica, por cuanto si ella consiste en hacer una descripción que permita hacerse una idea del signo objeto de la marca, el signo LA SOBERANA es susceptible de representación gráfica”.

En relación a la supuesta violación del artículo 136, literal a) de la misma Decisión, expresa que “El aspecto nominativo si bien es idéntico al de la marca fundamento de la negación, su aspecto gráfico no lo es y ello es de suma importancia, toda vez que no debe olvidarse que todo signo distintivo es un conjunto, que puede estar o no compuesto de varios elementos”.

Por tanto, manifiesta que “al analizar la registrabilidad del signo LA SOBERANA, constituido por tres elementos: a) El artículo femenino LA, escrita (sic) en tipo de letra especial; b) La palabra SOBERANA también escrita en tipo especial de letra; y c) Un elemento gráfico, de nota- GACETA OFICIAL ble tamaño y distintividad, conformado por la figura de una corona sobre las dos palabras, no debe atenderse a uno de ellos en forma aislada y separada de los otros, sino a todos en su conjunto”.

Señala que “el signo LA SOBERANA ya registrado es también mixto pero su aspecto gráfico es sumamente diferente al de la marca solicitada”. Advierte, por lo tanto, que “resulta evidente que no existe la pretendida similitud o semejanza entre los signos LA SOBERANA (solicitada) y LA SOBERANA (concedida y vigente), menos si la similitud o semejanza se predica del hecho de que las marcas compartan la expresión LA SOBERANA”; y, destaca que “la dimensión característica de un determinado signo distintivo puede encontrarse en su aspecto gráfico”.

Enfatiza que no existe conexión competitiva entre los productos, por tanto, la similitud o semejanza entre las marcas carece de toda relevancia. Sobre el tema expresa que “se trata de marcas que amparan productos diferentes comprendidos en diferentes clases del nomenclator. La marca mixta LA SOBERANA (solicitada) ampara los siguientes productos ‘preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería’”.

Y señala que la marca fundamento de la negación se encuentra registrada para distinguir “’carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbre en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles’; y además para distinguir ‘productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta’”.

Indica que se trata en ambos casos de alimentos, “pero el hecho de que los productos pertenezcan a (sic) mismo género no traduce en la necesaria conclusión de que sean productos estrechamente relacionados entre sí”. Hace hincapié en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los 03/05/2006 4.56 casos 08-IP-95 y 31-IP-98, en los cuales se ha establecido reglas o criterios que permiten determinar la conexión competitiva.

Hace un análisis respecto de cada criterio: En cuanto a la inclusión de los productos en la misma clase de la nomenclatura, manifiesta que los productos comparados están en clases diferentes; en relación a los canales de comercialización, señala que “resulta obvio que los productos de panadería y pastelería no son vendidos en las mismas tiendas especializadas que los demás productos alimenticios, salvo que se trate de un gran supermercado, caso en el cual el criterio no se aplica.

Quien quiere comprar frutas no va a una panadería, y quien quiere comprar pan no va a una frutería”; en cuanto al uso conjunto o complementario de productos, indica que “no hay complementariedad directa entre un pan y una fruta, o entre un pan y carne. El consumo del uno no supone el consumo necesario del otro”; y, en relación a las partes y accesorios, observa que “los productos de panadería y los demás productos alimenticios no son producto principal y parte uno de otro.” Por lo que concluye que “el examinador en su tarea no puede limitarse a afirmar que existe conexión competitiva entre los productos.

El examinador está obligado a efectuar un análisis detallado de los criterios antes de hacer una afirmación en tal sentido, análisis que evidentemente no realizó cuando decidió negar el registro de la marca LA SOBERANA al señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA”. Manifiesta que “mi representado es titular del nombre comercial LA SOBERANA desde hace más de cuarenta (40) años (…)”, por lo que “el Nombre Comercial de mi representado ha coexistido con las marcas fundamento de la negación por un extenso período de tiempo, sin causar confusión alguna al público consumidor”.

Finalmente observa que “no se configura el pretendido riesgo de asociación o confusión pues no se cumplen los dos requisitos requeridos, toda vez que, ni los signos marcarios son idénticos, o a tal punto semejantes, que puedan inducir al público a error, ni las marcas enfrentadas distinguen los mismos o semejantes productos o servicios, que al ser identificados con una marca confundible, inducirían al público a error”.

GACETA OFICIAL c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Manifiesta, en cuanto a los requisitos de registrabilidad, que “las palabras LA SOBERANA, si bien son susceptibles de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carecen de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘LA SOBERANA’ (registrada) y ‘LA SOBERANA’ (solicitada) resulta indudable que presentan identidad fonética, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

En relación a la identidad de los signos señala que “en el presente caso resulta evidente que, el aspecto gráfico de la marca solicitada carece fonéticamente de expresión y por tanto no hay duda de que el medio que utiliza el consumidor para solicitar el producto es la denominación, es decir la expresión ‘LA SOBERANA’ que es idéntica a ‘LA SOBERANA’, registrada con anterioridad por la sociedad Inversiones La Soberana Ltda., por lo que evidentemente esta (sic), no tiene aptitud para individualizar suficientemente los productos que se quieren proteger con el registro”.

En cuanto a la relación entre los productos afirma que “Las (sic) marca solicitada LA SOBERANA comprende productos similares a los prestados por la marca registrada LA SOBERANA, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma linea (sic) de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor ademas (sic) de presentar los mismos canales de comercialización”.

Para la Superintendencia, “al tratarse de productos alimenticios en ambos casos, se comparten las mimas (sic) finalidades, y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos 03/05/2006 5.56 canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión”.

Arguye que “el demandante en su signo reproduce una marca registrada y no le agrega elementos gráficos o denominativos que lo hagan diferente en relación con la marca LA SOBERANA (anteriormente registrada). Así las cosas, el consumidor se ve expuesto a confusión indirecta en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede”.

Concluye indicando que “el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”. d) Tercero interesado La Sociedad INVERSIONES LA SOBERANA LIMITADA (Sociedad SOBERANA S.A., sucesora en los derechos de Inversiones La Soberana Ltda.) domiciliada en Antioquia, Colombia, da contestación a la demanda, a través de su apoderado.

Manifiesta que “La marca LA SOBERANA & Etiqueta se solicitó a registro desde 1995 para identificar productos de las clases 29 y 31, por lo cual la solicitud de registro del señor León Virgilio Restrepo Estrada es improcedente en razón a que mi representada tiene derechos anteriores sobre la marca LA SOBERANA desde años antes que el señor Restrepo solicitara registro para el signo mixto LA SOBERANA en la clase 30 internacional de Niza, siendo éste casi idéntico a las marcas previas de mi representada”.

Alega que “El cotejo de los signos enfrentados arroja como resultado su imposibilidad de coexistir en el registro, por cuanto al coincidir en su totalidad la parte nominativa de los signos enfrentados, la coexistencia de las marcas LA SOBERANA & Etiqueta y LA SOBERANA & GACETA OFICIAL 03/05/2006 6.56 Etiqueta especialmente en la clase 30 crearían riesgo de confusión”.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS Expresa que “De permitirse la coexistencia de las marca enfrentadas, el consumidor se vería arrojado a confusión directa e indirecta, pues encontraría productos de la misma naturaleza, identificados con la marca LA SOBERANA, marca que tanto en el registro como en el mercado se encuentra acompañada de distintos elementos gráficos”.

El Consejo de Estado ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, tomando en cuenta que la solicitud de registro del signo “LA SOBERANA” (mixta), fue presentada el 31 de agosto de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procede interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81 y 83, literal a) de la mencionada Decisión, en lugar de las disposiciones sometidas a consulta.

Añade que “Las marcas enfrentadas cubren los mismos productos de la clase 30, además del hecho que mi representada tiene derechos previos en las clases 29 y 31, las cuales abarcan productos respecto de los cuales existe una clara asociación con los de la clase 30 por tratarse de alimentos que se distribuyen a través de los mismos canales de comercialización, comparten la misma finalidad y son complementarios entre sí”.

Por lo manifestado, señala que, en definitiva, el signo cuyo registro se solicita no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto carece de la distintividad requerida para su registro como marca, de tal manera que “no tiene la capacidad de diferenciar los productos que pretende identificar con el signo solicitado a registro, de aquellos que mi representada identifica con sus marcas”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas constantes en el epígrafe y cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2006. Se interpretará también, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “Primera: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

DECISIÓN 344 (…) GACETA OFICIAL “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 03/05/2006 7.56 Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establecida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344; con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el régimen aplicable en principio en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.4 a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

(…) Así mismo, este Órgano Judicial ha sostenido que: 3. CONSIDERACIONES “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: denominativa y mixta, comparación entre marcas mixtas; impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza; riesgo de confusión: directa e indirecta; reglas para realizar el cotejo marcario; la conexión competitiva: “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustan-

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto, este Órgano Jurisdiccional ha determinado la improcedencia de la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber constatado que la solicitud dirigida a la obtención del registro del signo mixto “LA SOBERANA” ha sido presentada el 31 de agosto del año 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4 Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL cial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. 5 03/05/2006 8.56 competidores o de los servicios prestados por otros”. 7 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica.

Finalmente, el Tribunal ha manifestado: a) Perceptibilidad “(…) si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.” 6

3.2. LA MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los 5 6 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 184-IP-2005, sentencia de 30 de noviembre del 2005; marca: “OCCIDENTE (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 7 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL.

Argentina. 1989. pp 15-16. GACETA OFICIAL c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 03/05/2006 9.56 Esta clase de marcas es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -para la doctrina y este Tribunal- habrá de encontrarse, por lo general, un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen, a primera vista, los elementos gráficos o los denominativos.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque no se descarta que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.8

3.3. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas mixtas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto y, con carácter referencial a las marcas denominativas.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Este tipo de marcas se subdivide en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual y evocan ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. LA MARCA MIXTA se compone de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Comparación entre marcas mixtas En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos pre- 8 Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)“. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL valece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

Riesgo de confusión: directa e indirecta El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el con- 03/05/2006 10.56 sumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 9 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 10 El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” 11 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una 9 10 11 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 03/05/2006 11.56 decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. cia en las raíces o terminaciones, entre otras.

Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Además, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos “LA SOBERANA” (mixta) y “LA SOBERANA & Etiqueta”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Reglas para realizar el cotejo marcario Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 12 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

“Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” “Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 13. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coinciden13 12 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas.

Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss. GACETA OFICIAL la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 03/05/2006 12.56 entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos o servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideran sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 15 El Tribunal considera a la finalidad como un criterio distinto del de complementariedad y de intercambiabilidad; a este efecto, este Órgano Jurisdiccional ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 14

3.5. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva 14 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Este Órgano Jurisdiccional estima que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta 15 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo. S.A. Madrid. p.p. 242 - 246. GACETA OFICIAL la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 16 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de registro de un signo, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento 16 Proceso 09-IP-94.

Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”. 03/05/2006 13.56 correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para el registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

En el caso de las marcas mixtas, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Se determina que si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA 6. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200200271, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publica- Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO 006-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: ATEX. Actor: Sociedad HENKEL KGaA. Proceso interno Nº 2002–00001. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida adjunta al oficio 1383 de 19 de agosto de 2005, por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, relativa a los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2002-00001;

El auto de 14 de febrero de 2006 mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjuntada al oficio Nº 1383, complementados con los documentos incluidos en anexos.

GACETA OFICIAL a) Partes en el proceso interno Demandante es HENKEL KGaA., y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado es la sociedad PEGATEX LTDA. b) Hechos El 28 de mayo de 1996, la sociedad PEGATEX Ltda. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro como marca del signo “ATEX”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, artículos de encuadernación; materias adhesivas para papelería, goma adhesiva para papelería, materias pegamentosas para papelería, cintas adhesivas, goma de almidón, (cola) goma de borrar, goma de pegar, goma de raspar, lápices de goma, goma para tinta”.

El extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 433 de 19 de julio de 1996, a la que no se presentaron observaciones. Mediante Resolución Nº 26557 de 29 de noviembre de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos, concedió el registro a la marca nominativa ATEX, a favor de la sociedad PEGATEX Limitada.

De acuerdo al consultante y a la demandante, la Sociedad HENKEL KGaA. solicitó el registro de la marca PATTEX, siete años antes de que se tramitara la solicitud de registro del signo ATEX. La Jefe de la División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 28912 del 31 de octubre del 2000 resolvió negar el registro de la marca PATTEX. Contra dicha Resolución se presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución Nº 4208 del 16 de febrero de 2001, la misma División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición interpuesto, en forma desfavorable, confirmando el acto recurrido en todas sus partes.

Y mediante Resolución Nº 28649 del 30 de agosto de 2001, al resolver el recurso de apelación interpuesto se confirmó la Resolución impugnada. Por el escrito del tercer interesado se complementan los hechos, como se transcribe a continuación: “La marca ATEX para distinguir los 03/05/2006 15.56 productos comprendidos en la clase 16 fue solicitada por PEGATEX LTDA el día siete (7) de febrero de 1983, dentro del número de expediente 92-219563.

Dicha solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 322 del 30 de agosto de 1985. (…) La marca fue posteriormente concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y estuvo vigente hasta el 11 de febrero de 1991, es decir, la marca ATEX clase 16 en cabeza de PEGATEX LTDA se encontraba vigente para la fecha de solicitud de la marca PATTEX dentro del expediente 92-297235 en 1989 (…) Por otra parte, la marca PATTEX en clase 16 también se encontraba registrada en el año 1984, cuando HENKEL KGaA solicitó su renovación dentro del expediente No. 92-228964A, la cual le otorgó vigencia a la marca entre los años 1984 y 1989 (…) Lo anterior nos permite concluir que las marcas ATEX y PATTEX en clase 16 coexistieron pacíficamente en el mercado, al amparo del Estado, entre los años 1986 y 1989”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio al no otorgar el registro de la marca está vulnerando el artículo 83 literal a), toda vez que: “… en el estudio de registrabilidad de la marca ATEX, se omitió la existencia de la marca PATTEX previamente solicitada para registro y se concedió su registro violando de manera directa el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344… La marca ATEX es confundible con la marca PATTEX y por lo tanto no debió haberse concedido su registro, más aún sin haber resuelto previamente la solicitud de registro de la marca PATTEX”.

A lo que añade “La confundibilidad entre estos dos signos fue objeto de estudio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente Nº 92 297235, en el que se concluyó que estas dos marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión, solo que, se omitió el hecho de que la marca PATTEX (expediente 92 297235) es anterior a la marca ATEX (expediente Nº 96 27038)”.

Con relación a un mejor derecho la parte actora sostiene que: “…la sociedad HENKEL KGaA, solicitó el registro de la marca PATTEX el 19 de enero de 1989, siete años antes de que se so- GACETA OFICIAL licitara el registro de la marca ATEX; por lo tanto el mejor derecho y la preferencia para obtener el registro lo tiene la sociedad HENKEL KGaA y no la sociedad PEGATEX LIMITADA”.

Y hace mención al principio de confundibilidad previsto en la Decisión 344 que “… prohíbe el registro como marcas de signos que sean iguales o similares a marcas registradas o anteriormente solicitadas a registro”. De donde se desprende que entre los signos PATTEX y ATEX “…existe confusión que se deriva de la similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas existentes entre ellas”.

Respecto a la violación del artículo 81 de la Decisión 344, la sociedad HENKEL KGaA, expone en el sentido que “… tiene un derecho preferente y por lo tanto la marca ATEX, no cuenta con la distintividad necesaria ni es apta para distinguir en el mercado los productos para los cuales se registró”. Por último la parte actora expone: “… el acto administrativo acusado violó de manera directa el artículo 96 de la Decisión 344 … por cuanto la Jefe de la División de Signos Distintivos actuó como si la norma no existiera… De haberse cumplido con la obligación de hacer el examen de registrabilidad, la Jefe de la División de Signos Distintivos habría encontrado en los archivos de la Propiedad Industrial la existencia de la marca PATTEX expediente Nº 92 297235 solicitada con anterioridad para registro”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda diciendo que: “Con la expedición de las resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena…” Indica que “… con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de Industria y Comercio), especialmente de las concedidas por el decreto ley nº 2153 de 1.992 y la Decisión 344 antes referida, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 26557 del 29 de noviembre de 1996 concediendo el registro de la marca ATEX para distinguir pro- 03/05/2006 16.56 ductos comprendidos en la clase 16 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Henkel KgaA (sic)”.

A lo que añade que “… la Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho de defensa… En consecuencia, el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la propiedad (sic) Industrial, se ajustan (sic) plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales, vigentes…”.

Asimismo sostiene que: “Efectuado el examen de la marca ‘ATEX’ (solicitada) para productos de la clase 16 … se concluye que cumple con los requisitos establecidos en las normas legales vigentes … En consecuencia, la marca ‘ATEX’ para la clase 16 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado, la que evidentemente no (sic) cumple con los requisitos exigidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena … pues es suficientemente distintiva”. e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por el tercero interesado En la remisión efectuada por el Consejero de Estado a este Tribunal de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado, la sociedad Pegatex Ltda., se encuentra incompleta.

No obstante se puede apreciar que, el tercero interesado se opone a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por cuanto a su juicio, el acto acusado se ajusta a derecho especialmente en lo que hace referencia al Régimen Andino de la Propiedad Industrial vigente al momento de su expedición. Además, afirma que: “… las marcas ATEX y PATTEX en clase 16 no son confundibles entre sí, y en consecuencia pueden coexistir pacíficamente en el mercado”.

Sostiene que: “… las marcas ATEX y PATTEX comparten algunas letras, esa semejanza no es suficiente para generar riesgo de confusión, toda vez que, como lo ha demostrado el propio mercado, las letras P y T que diferencian a los signos, son suficientes para enervar el mencionado riesgo”. GACETA OFICIAL Asimismo sostiene que se debe tener en cuenta la coexistencia en el mercado, “… tanto desde el punto de vista registral como desde el punto de vista fáctico.

De hecho, mi representada lleva actualmente mas (sic) de diecinueve (19) años de uso ininterrumpido de la marca ATEX en la clase 16 en el mercado colombiano”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo como marca ATEX se hizo el 28 de mayo de 1996 en vigencia de la Decisión 344, en consecuencia, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante se interpretarán los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 03/05/2006 17.56 cientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. I. La marca y los requisitos para su registro Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: GACETA OFICIAL signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identifi- 03/05/2006 18.56 car, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca ATEX (nominativa) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

El literal a) de GACETA OFICIAL dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre 03/05/2006 19.56 los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. GACETA OFICIAL Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada ca- 03/05/2006 20.56 so, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los produc- GACETA OFICIAL tos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud, entre ATEX y PATTEX.

III. Examen de registrabilidad y motivación de la resolución El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que, vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93 de la misma Decisión para la presentación de observaciones, sin que éstas se hayan presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

Al respecto el Tribunal ha indicado: “ en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ”. (Proceso 61-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre de 2002, marca: LIMPLUS). Asimismo el Tribunal ha indicado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.

(Proceso 16-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). 03/05/2006 21.56 El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea idéntica o confundible con otra ya registrada.

La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

IV. Derecho de prioridad El derecho de prioridad –prior in tempore potior iure- (primero en el tiempo; mejor en el derecho) es el reconocimiento jurídico que se otorga a quien con anterioridad solicitó el registro de una marca o a quién ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica a la nueva que pretende registrarse. En la práctica resulta un criterio dirimente en caso de existir conflicto en las pretensiones de registro marcario.

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

La prioridad es un concepto de importancia jurídica, puesto que permite la determinación de a quien le asiste un mejor derecho para obtener determinado reconocimiento o protección de la ley. Se lo ha definido como “Anterioridad en el tiempo o en el orden de una persona o cosa con respecto a otra. Precedencia. Antelación. Privilegio. Prelación. Preferencia.” (Cabanellas de Torres Guillermo.

“Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1979. Pág. 257). Señalándose respecto de sus efectos que, “ en el reconocimiento de determinados dere- GACETA OFICIAL chos tienen prioridad los más antiguos sobre los posteriores Qui prius est tempore potior est iure (quien es primero en el tiempo es mejor en el derecho)”.

(“Enciclopedia Jurídica Omeba” Tomo XXIII. Editado por DRISKILL. S.A. 1986. Pág.159). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

SEGUNDO. - No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

CUARTO. - Aún cuando no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la Oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una 03/05/2006 22.56 marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa.

QUINTO. - El derecho de prioridad –prior in tempore potior iure- (primero en el tiempo; mejor en el derecho) es el reconocimiento jurídico que se otorga a quien con anterioridad solicitó el registro de una marca o quién ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica al signo que pretende registrarse. En la práctica resulta un criterio dirimente en caso de existir conflicto en las pretensiones de registro marcario.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-00001 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 03/05/2006 23.56 PROCESO 10-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: OLYMPIKUS.

Actor: sociedad CALCADOS AZALEIA S.A. Proceso interno Nº 2432-2003. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis. Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 3062005-SCS-CS de 29 de noviembre de 2005 complementados con los documentos incluidos en anexos.

VISTOS: a) Partes en el proceso interno El Oficio Nº 306-2005-SCS-CS de 29 de noviembre de 2005, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 7 de diciembre de 2005, por el que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2432-2003.

La providencia del 9 de noviembre de 2005, por la que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dice: “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina (sic) respecto de la correcta interpretación de los artículos 81 y 83 inciso a) de la Decisión que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial –Decisión número 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente …”.

El auto de 14 de febrero de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Demandante: sociedad CALCADOS AZALEIA S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI.

Tercero interesado: Roberto Padilla Ramírez. b) Hechos El 26 de octubre de 1999, Calcados Azaleia S/A, solicitó el registro como marca del signo OLYMPIKUS para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “Vestidos, calzados y sombrerería”. El 26 de noviembre de 1999 la Oficina de Signos Distintivos ordenó la publicación de dicha solicitud, dejando constancia que se consideraban como productos a distinguir: “prendas deportivas, calzado deportivo y sombrerería, sin incluir los accesorios por tratarse de una ampliación (sic) de los productos solicitados inicialmente”, tal y como señala la Resolución Nº 1116–2000.

El 30 de diciembre de 1999, Roberto Padilla Ramírez, presentó observación al registro del signo OLYMPIKUS (denominativo), en base al registro previo de la marca OLÍMPICO (denominativa), que distinguen zapatos de fútbol y demás de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Por Resolución Nº 005496-2000/OSD-INDECOPI de 28 de abril de 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado.

El 25 de mayo de 2000, Calcados Azaleia S/A, interpuso recurso de apelación contra la Reso- GACETA OFICIAL lución Nº 005496 del 2000, y el 06 de octubre de 2000, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emite la Resolución Nº 1116-2000/TPIINDECOPI, que confirma la Resolución Nº 0054962000/OSD-INDECOPI y en consecuencia, negó el registro del signo OLYMPIKUS..

Calcados Azaleia S/A interpuso demanda contencioso administrativa contra la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI a fin de que se deje sin efecto la Resolución Nº 1116-2000/TPIINDECOPI. En este Proceso Contencioso Administrativo 0182001, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, el 26 de junio de 2003, al considerar la Resolución Nº 1116-2000 del INDECOPI y la petición de la sociedad CALCADOS AZALEIA S/A, declaró “INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta…”.

Sin embargo cabe señalar que en el considerando tercero erróneamente cita, el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, diciendo: “… no pueden ser registradas como marcas aquellos signos que, en relación a los derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido…”, lo que motivó la observación por parte del demandante Calcados Azaleia S/A., quien, al momento de formular la Apelación de Sentencia del 6 de agosto de 2003, dice: “…lo que más sorprende es que la sentencia apelada se refiere al signo solicitado como un ‘nombre comercial’ como se aprecia del extracto reproducido, la Sala Civil considera que ‘el nombre comercial de la actora y la marca de la demandada son signos mixtos’”.

El 11 de febrero de 2004, el Ministerio Público emite Dictamen Nº 367-2004 y opinó que “… se declare Nula la sentencia apelada y se renueve el acto procesal conforme a ley”, en razón del error cometido por la Sala a momento de expedir la sentencia recurrida en el tercer considerando “al aplicar indebidamente el inciso b) del artículo 83 de la Decisión 344…”.

Además adjuntó un resumen de la causa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora, en demanda contencioso administrativo ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú, sostiene que la marca OLÍMPICO, en que se sustenta la denegatoria 03/05/2006 24.56 de la solicitud del signo distintivo OLYMPIKUS, está inscrita para distinguir exclusivamente zapatos de fútbol, de la clase 25.

Asimismo sostiene que: “si bien los zapatos de fútbol… están comprendidos dentro de la definición ‘calzado’ a que se refiere el petitorio de la marca OLYMPIKUS, no debe dejar de tenerse en cuenta que en el tramite del procedimiento de registro … formuló una restricción de productos a distinguir… La restricción indicada fue deducida mediante escrito de fecha 22 de setiembre del 2000 … La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, sin embargo, no tomó en cuenta tal restricción de productos y resolvió sobre la errada apreciación de que se trata de una ‘identidad de productos’”.

Al referirse a la identidad de productos, se fundamenta en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo 60 diciendo: “… (norma vigente a la fecha en que fue expedido el certificado de registro de la marca OLÍMPICO), en los procedimientos de registro de la marca… sólo era necesario indicar en las respectivas solicitudes ‘la clase o clases de productos o servicios para los cuales se solicita el registro de marca’ … Era pues válido, bajo esa norma, la utilización de frases genéricas y abstractas, como la frase ‘y demás’, para hacer referencia mas que a un producto o servicio específico, a todos los productos o servicios de la clase en general”.

Respecto a la similitud fonética y conceptual de las denominaciones OLÍMPICO y OLYMPIKUS sostiene que: “…INDECOPI no ha tenido en consideración que el signo que sustenta la denegatoria de la autoridad administrativa (OLÍMPICO), carece de fuerza distintiva suficiente y, por tanto, no constituye en sí un impedimento para el registro de la marca OLYMPIKUS …”.

La debilidad del signo OLÍMPICO se da porque: “la denominación olímpico alude necesariamente a la práctica deportiva y como tal no puede ser privativa de ningún agente económico”. Por otro lado, argumenta que “… es válida la utilización comercial de palabras derivadas del término {olímpico} (como concepto) y, por supuesto, la formación de marcas que incluyan tales términos”.

Con relación a la naturaleza de los productos y su forma de comercialización, dice que: “…OLÍMPICO consigna como producto a distinguir, es- GACETA OFICIAL pecíficamente, zapatos de fútbol, producto que no será distinguido con el signo solicitado OLYMPIKUS, (sic) Se aprecia entonces, que los signos analizados no distinguen los mismos productos, lo que permite la coexistencia pacífica en el mercado del signo solicitado y de la marca OLÍMPICO”.

Sobre la semejanza gráfico fonética del término OLYMPIKUS, señala que: “en relación con cualquier marca que contenga uno de los vocablos derivados de Olimpo, y particularmente con la marca registrada OLÍMPICO en que se sustenta la observación, se debe atender a la especial desinencia que le impone la terminación {kus}, elemento relevante dentro de la escritura y pronunciación de la palabra OLYMPIKUS, así como a la utilización de la letra {y} que le imprime a la representación gráfica de la indicada denominación una peculiar imagen”.

Finalmente, con base en el artículo 81 de la Decisión 344, dice que: “el signo OLYMPIKUS es suficientemente distintivo para distinguir en el mercado los productos de la clase 25 de a (sic) clasificación internacional… No existe, pues, fundamento legal válido que ampare la pretensión de la observación en razón a que el signo solicitado posee plena aptitud marcaria, su registro no afecta ningún derecho de propiedad industrial anteriormente concedido, y no está comprendido en ninguno de los impedimentos de registro establecidos por ley…”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, respecto a la restricción efectuada por la actora a la lista de los productos a distinguir, dice: “es totalmente falso que la Resolución expedida por el Tribunal del Indecopi haya dejado de considerar dicha limitación de productos efectuada por la actora.

Tan falsa resulta dicha afirmación que la Resolución impugnada se pronunció sobre la denegatoria del signo solicitado a registro por resultar confundible con la marca OLÍMPICO, la misma que se encontraba registrada a fin de proteger todos los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial”. Asimismo dice que la marca solicitada OLYMPIKUS resulta gráfica y fonéticamente confundi- 03/05/2006 25.56 ble con la marca registrada OLÍMPICO, motivo por el cual se encuentra incursa en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Afirma que: “Es precisamente en aplicación de los criterios antes referidos que la autoridad administrativa consideró que las marcas confrontadas si resultan semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor no por el hecho que una marca comprenda a otra, ambas van a resultar siendo confundibles entre sí… Lo que importa realmente es determinar si considerando los signos en su integridad estos producen o no confusión, circunstancia que implica tomar en consideración si los elementos adicionales que pudiesen presentar los signos se encuentran o no en aptitud de otorgar la suficiente distintividad requerida”.

También sostiene que, realizado el examen comparativo, entre el signo solicitado OLYMPIKUS y la marca registrada OLÍMPICO, “se advierte que los signos coinciden en la sílaba tónica (LIM) y en la particular OLIMPIC – las letras Y y K, en este caso, tienen la misma pronunciación que las letras I y C – diferenciándose únicamente en la inclusión de las letras US al final del signo solicitado en lugar de la letra O de la marca registrada, lo cual no es suficiente para evitar que en su conjunto los signos provoquen una pronunciación similar”.

Señala que desde el punto de vista conceptual, “ambos signos resultan evocativos de productos deportivos, ya que la partícula OLIMP alude a los juegos olímpicos…”. Por lo que: “… resultan confundibles no siendo posible su coexistencia pacífica en el mercado, ante el riesgo de inducir a confusión al consumidor respecto al verdadero origen empresarial de los productos a distinguir”. e) Fundamentos jurídicos del tercero interesado Roberto Padilla Ramírez, en calidad de tercero interesado, sobre la restricción de productos, señala que: “… la resolución impugnada sí se ha pronunciado sobre tal extremo, en tanto que ha efectuado la comparación entre el producto zapatos de fútbol que distingue mi parte frente a calzado deportivo que distingue la demandante…”.

En base al pronunciamiento de la resolución impugnada añade que: “… el calzado deportivo que distingue el signo solicitado comprende los productos que principalmente distin- GACETA OFICIAL gue la marca registrada (zapatos de fútbol), lo cual produce identidad de los productos que incrementa el riesgo de confusión entre los signos en disputa”.

Asimismo señala que sí existe riesgo de confusión porque: “… teniendo en cuenta la apreciación sucesiva de los signos consideramos su aspecto de conjunto y por mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias notamos que existe similitud entre los signos en disputa, desde el punto de vista gráfico, ortográfico, visual, gramatical y fonético por lo que la marca solicitada no puede coexistir con la marca de producto registrada OLÍMPICO de mi propiedad, ya que son más las similitudes que las diferencias, siendo que ‘Y’, ‘K’ y ‘US’ en la marca solicitada no resulta suficiente para darle distintividad ya que producen, además que en el aspecto gráfico y gramatical, el mismo efecto sonoro que ‘I’, ‘C’ y ‘O’ de la marca registrada, por lo que encontramos que la marca solicitada resulta ser similar a mi marca…” Respecto a la limitación de productos, dice que: “En cuanto al término ‘y demás’ debemos ser enfáticos, NO EXISTE NINGUNA RESTRICCIÓN de mi derecho que tenemos sobre la totalidad de la clase 25 de la Clasificación Internacional, más cuando todas las prendas que se distingue en la mencionada clase resultan tener el mismo sistema y lugar de comercialización por los (sic) que la coexistencia de ambos signos perjudicarla (sic) a nuestra parte en tanto que el público consumidor le compraría al solicitante en la creencia de que se trata de nuestra empresa, ya que siendo tan confundibles ambos signos pensarían de que se trata de nuestra parte y con un signo derivado”.

Por último solicita que la demanda sea declarada “infundada e improcedente por cuanto que la Resolución impugnada se ha dictado de acuerdo a derecho toda vez que ha resuelto denegando el registro de la marca OLYMPIKUS ya que ésta no cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que se encuentra incursa en las causales de prohibición del registro establecido en el inc. a) del art. 82 e inc. a) del art. 83 del mismo cuerpo de leyes Internacionales”.

CONSIDERANDO: 03/05/2006 26.56 Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo OLYMPIKUS se presentó el 26 de octubre de 1999, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

GACETA OFICIAL “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

I. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, 03/05/2006 27.56 números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros GACETA OFICIAL soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo OLYMPIKUS cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. II. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario. Conexión competitiva Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las GACETA OFICIAL partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud, entre OLYMPIKUS Y OLIMPICO así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

Conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos ubicados en la misma clase, pero claramente especificados, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. 03/05/2006 30.56 Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la comple- GACETA OFICIAL mentariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Proceso 09-IP94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). 03/05/2006 31.56 la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, aprobado el 22 de septiembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, que lleven a confusión respecto del origen empresarial y calidad del producto.

SEGUNDO. - No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

III. Marca débil TERCERO.- Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo GACETA OFICIAL 03/05/2006 32.56 ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

CUARTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a la misma clase, pero claramente especificados, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

QUINTO: El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2432-2003 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA PROCESO Nº 13-IP-2006 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83, literales d) y e), y 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad FERRERO S.p.A. Caso: marca “KINDER”. Expediente Interno: No. 1591-2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, quince de marzo del año dos mil seis. VISTOS La providencia dictada el 9 de noviembre de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (expediente N° 1591-2003), según la cual, “… deviene en necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial a efectos de solicitar un informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 83 de la decisión 344 … así como cual (sic) GACETA OFICIAL debe ser la debida aplicación de dicho dispositivo al caso sub examine, con el fin de coadyuvar a dilucidar la presente controversia”, por lo que “SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente; con conocimiento de los sujetos procesales …”, providencia recibida en este Tribunal el 15 de diciembre de 2005, junto con el expediente de la causa, en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: 1.

De los hechos que se desprenden de la demanda y de otros escritos En la “demanda de IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA para que se declare la nulidad de la resolución administrativa N° 526-1998-TPI-INDECOPI, del 18 de mayo de 1998, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual”, formulada ante el Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú por el representante de la sociedad FERRERO S.p.A, contra el “Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI”, el señor “Samuel Elías Torres Arteaga” y el “Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales”, se alega que “El 7 de marzo de 1997, Samuel Elías Torres Arteaga solicitó … el registro de la marca KINDER, en la clase 31, para distinguir productos agrícolas y los demás de la clase 31 de la nomenclatura oficial”; que “El 19 de abril de 1997, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el extracto de la solicitud de registro de la marca KINDER, en la clase 31, contra la cual interpusimos observación, dentro del plazo correspondiente”; que “Por resolución Nº 9895 (rectius 9835) -97-INDECOPI/OSD, de 31 de julio de 1997, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la observación interpuesta por nuestra parte y otorgó, a favor de Samuel Elías Torres Arteaga, el registro de la marca KINDER, en la clase 31”; que “El 27 de agosto de 1997, interpusimos apelación contra la resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, y luego el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual … confirmó en segunda y última instancia administrativa la resolución … (y) declaró infundada nuestra apelación”. 03/05/2006 33.56 Según el “RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NÚMERO 1591-2003” (folio 208), “LA SALA SUPREMA EN LO CIVIL declara FUNDADA LA DEMANDA”, en su sentencia del 24 de enero de 2003.

Por último, obra en el expediente el recurso de apelación ejercido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en fecha 23 de febrero de 2003, contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú (folios 191 a 195); y la contestación al “recurso de apelación de sentencia”, presentada por FERRERO S.p.A. en fecha 5 de mayo de 2003 (folios 197 a 201). 2.

Del texto de la resolución impugnada La Resolución Nº 526-1998-TPI-INDECOPI, del 18 de mayo de 1998, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala, entre otras consideraciones, que “Ferrero S.p.A. (Italia) formuló observación a la solicitud de registro presentada manifestando ser titular de las marcas KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER HUEVO CON SORPRESA y KINDER SORPRESA que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial … Finalmente, manifestó que la marca KINDER SORPRESA es notoriamente conocida de acuerdo a las pruebas presentadas en el expediente Nº 229573 y tal como se estableció en la Resolución Nº 720-95-INDECOPI/ TDCPI, por lo que su protección es independiente de la clase en que está registrada”; que “Con fecha 8 de mayo de 1998, Samuel Elías Torres Arteaga precisó que los productos que específicamente pretende distinguir con el signo solicitado son frutas frescas conforme al siguiente detalle: manzanas, peras, naranjas, nectarinas, uvas, duraznos, ciruelas, mangos, melones, sandías y piñas, los cuales son diferentes a los que distingue la marca registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial”; que “El artículo 89 de la Decisión 344 no ha precisado el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario puede modificar su solicitud inicial.

Sin embargo, si se parte del hecho de que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la GACETA OFICIAL presentación de la solicitud inicial hasta el momento que la Administración dicte resolución por medio de la cual quede firme dicho acto, este es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa”; que “Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 15-IP-97 que la modificación de la solicitud inicial de una marca puede solicitarse hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa …”; que “Adicionalmente, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 16 de octubre de 1996 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso Nº 20-IP-95 en el que se precisa que el solicitante del registro de una marca puede modificar la solicitud inicial en cualquier momento del trámite hasta que el acto adquiera firmeza en la vía administrativa, respecto de los elementos secundarios y no sustanciales”; que “la solicitante pretendió distinguir inicialmente con el signo solicitado productos agrícolas y demás de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, habiendo limitado posteriormente su solicitud de registro a manzanas, peras, naranjas, nectarinas, uvas, duraznos, ciruelas, mangos, melones, sandías y piñas”; y que “Teniendo en cuenta … que la limitación de productos efectuada se refiere a un aspecto secundario del signo solicitado, la Sala conviene en aceptar la limitación de la solicitud de registro efectuada por Samuel Elías Torres Arteaga”.

Que “la Sala ha tenido a la vista la Resolución Nº 720-95-INDECOPI/TDCPI de fecha 18 de abril de 1995, recaída en el expediente Nº 229573, y ha verificado contrariamente a lo manifestado por la solicitante en el sentido que en dicha Resolución se declara notoria su marca - que en ella sólo se manifiesta que la solicitante ha acreditado que la marca de producto KINDER SORPRESA se comercializa en diferentes países del mundo”; que “los medios probatorios presentados por la observante si bien acreditan la comercialización y publicidad de productos distinguidos con la marca KINDER SORPRESA, no acreditan la extensión, intensidad y difusión de conocimiento de la marca registrada entre el público consumidor peruano o andino, razón por la que no se ha demostrado la calidad de notoria de la misma de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 84 de la Decisión 344, no siendo además a la Sala evidente que la marca registrada goce de tal calidad”; que “En el caso concreto, el signo solicitado pretende distinguir manzanas, peras, naranjas, 03/05/2006 34.56 nectarinas, uvas, duraznos, ciruelas, mangos, melones, sandías y piñas (clase 31), y la marca KINDER distingue principalmente chocolates, productos de chocolate; la marca KINDER COUNTRY distingue principalmente café, té, cocoa, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo; la marca KINDER SORPRESA distingue (además de los productos que distingue KINDER COUNTRY) sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereal (excluyendo forraje), bizcochos, tortas, levadura y levadura de repostería; productos de cocoa, tales como pasta de cocoa para bebidas, pasta de chocolate; cubiertas tales como cubiertas de chocolate, huevos de chocolate, pralines, mazapán, decoraciones para árboles de navidad hechas de chocolate, productos hechos de chocolate comestible con un relleno con alcohol, artículos de azúcar, confitería incluyendo pastelería fina y gruesa, gomas de mascar y caramelos sin azúcar y la marca KINDER HUEVO CON SORPRESA distingue huevos de chocolate conteniendo un juguete sorpresa (clase 30).

La naturaleza de los productos en uno y otro caso es diferente”; que “En efecto, por un lado se trata del fruto comestible de algunas plantas, las cuales no sufren ninguna transformación para su consumo y, por el otro, de productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo humano, así como lo (sic) coadyuvantes para mejorar el gusto de las comidas”; que “En cuanto a los canales de comercialización, si bien tanto los productos que distingue el signo solicitado (frutas) como los productos que distinguen las marcas registradas pueden encontrarse en supermercados, se comercializan en secciones separadas y especialmente acondicionadas … Además, las frutas suelen expenderse también en tiendas especializadas (fruterías).

Además los productos por sí mismos son suficientemente identificables por el público consumidor al que van dirigidos en atención a sus propias necesidades y a las características intrínsecas de los productos”. Que, “dada la distinta naturaleza de los productos que distinguen los signos en cuestión, la Sala determina que a pesar de la identidad existente con una de las marcas registradas por la observante, su concurrencia en el mercado no inducirá a confusión al público consumidor res- GACETA OFICIAL pecto del producto y del origen empresarial del mismo”; y que “el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 … razón por la que procede su acceso a registro”, de modo que se resuelve “CONFIRMAR la Resolución Nº 9835-97-INDECOPI/OSD de fecha 31 de julio de 1997 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto KINDER …”. 3.

De los fundamentos de derecho de la demanda La demanda formulada por el representante de la sociedad FERRERO S.p.A., se apoya en varias disposiciones nacionales y en “Los Artículos 81 y 83 inc. a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”; y de su texto se desprenden los siguientes argumentos: que en su resolución N° 526-1998-TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI “no ha tenido en consideración que nuestras marcas KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER HUEVO CON SORPRESA Y KINDER SORPRESA son confundibles con la marca solicitada KINDER, conforme se aprecia de una simple comparación entre las marcas en litigio”; que “el solo hecho de que la marca de la contraria haya sido solicitada para distinguir productos de la clase 31, mientras que nuestra marca distingue productos de la clase 30, no quita validez a nuestra acción, pues la función de la clasificación de productos es administrativa, y es un intento de orden para fines de cobranzas de aranceles, pero como tal es perfectible y no es un impedimento para la adecuada protección al consumidor”; que “es claro que la diferencia de clases es de carácter puramente administrativo y que cuando se trata de ver semejanzas de productos el número de la clase es irrelevante”; que las “marcas KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER HUEVO CON SORPRESA y KINDER SORPRESA son notorias, tal como lo estableció la resolución Nº 720-95-INDECOPI/TDCPI, de 18 de abril de 1995, por lo cual su protección abarca las 42 clases de la nomenclatura conforme a lo dispuesto por el Art. 83 inc. e) de la Decisión 344”; que “El hecho de que estos productos tengan marcas idénticas puede ocasionar confusión en el público consumidor adquiriendo un producto en vez del que realmente deseaba.

Debe considerarse que el público no conoce la clasificación internacional de productos ni su división en diferentes clases”; y que “Para que dos signos sean con- 03/05/2006 35.56 fundibles, no es necesario que todos sus elementos constitutivos sean semejantes, la sola similitud de los elementos principales puede originar tal consecuencia no deseada por la ley, tal como sucede en el presente caso”.

En el Resumen citado se recoge además el alegato de la demanda según el cual “al expedirse la Resolución administrativa impugnada no se ha tenido en cuenta que la marca registrada a favor del codemandado Samuel Elías Torres Arteaga constituida por la denominación KINDER para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura oficial no reúne los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 … y, por tanto se encuentra incursa en la prohibición al registro de la marca prevista en el artículo 83, inciso a) de la acotada Decisión 344”. 4.

De los fundamentos de derecho de los escritos de contestación a la demanda 4.1. En su escrito de contestación, el apoderado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sostiene, entre otros puntos, que “… debe quedar claro que al hablarse del principio de especialidad este no se refiere exclusivamente a las clases, sino a los productos y/o servicios distinguidos”; que “a efectos de evaluar la posibilidad de que se produzca confusión o error en el público consumidor en el caso de coexistir dos marcas similares en el mercado, resultará necesario tener muy en cuenta cuáles son los productos o servicios que las marcas habrán de distinguir en el comercio.

Así, la posibilidad de confusión en el público consumidor dependerá de los factores vinculados a la naturaleza de los productos distinguidos”; que “Para determinar si hay o no relación entre productos o servicios distinguidos por dos marcas, que a su vez pertenecen a diferentes clases de la Nomenclatura Oficial y también a diferentes titulares, debe analizarse diversos factores …”, tales como “Los lugares de distribución y modalidades o canales de comercialización (…) El tipo de consumidor de destino del producto o servicio (…) Las modalidades publicitarias y promocionales (…) De esta manera es como en el derecho marcario, y tal como lo consagra también nuestro ordenamiento, resulta posible registrar marcas similares gráfica o fonéticamente pero que se encuentran destinadas a distinguir productos o servicios totalmente diferentes”; que “La protección de la marca GACETA OFICIAL notoria constituye una excepción al principio de especialidad, en razón a que se encuentra amparada con independencia de los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada o aplicada”; que “La notoriedad es un grado superior al que llegan muy pocas marcas.

Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un gran nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. Que “La Sala podrá constatar que el Tribunal del INDECOPI, al realizar la apreciación integral de los signos KINDER (solicitado) y KINDER COUNTRY y etiqueta;

KINDER HUEVO CON SORPRESA y etiqueta; y KINDER SORPRESA (registradas), consideró razonable que el mayor grado de atención a ciertos elementos se debía, entre otros, al hecho que en la conformación del signo solicitado y las marcas registradas, aún cuando estos poseían en común el vocablo KINDER, ello no resultaba ser por si solo un elemento relevante para determinar la misma impresión sonora y gráfica entre los signos, por cuanto existían otros elementos de mayor relevancia y diferenciación tales como la extensión de las marcas, la grafía de las letras, los elementos denominativos adicionales, la ubicación y dimensiones de los elementos denominativos en el conjunto marcario, la secuencia de las vocales y consonantes que las conforman, las diferentes sílabas, y otros elementos figurativos y cromáticos que otorgaban a cada uno de los signos una sonoridad, pronunciación e impacto visual totalmente diferente”, que “El razonamiento aplicado por el Tribunal del INDECOPI en la Resolución emitida encuentra sustento también en que la existencia de un vocablo común entre los signos, como lo es KINDER, no puede ser considerado de uso exclusivo de la actora por cuanto es necesario evaluar los elementos diferenciadores que existen en relación a la marca registrada y viceversa, y que al conjunto de cada uno de los signos sea capaz de otorgar suficiente individualidad”; que “La Sala se servirá merituar que la marca KINDER, que finalmente concedió el Tribunal del INDECOPI es sustancialmente distinta de la marca KINDER COUNTRY y etiqueta (…) De igual manera, el Tribunal del INDECOPI, al efectuar el examen entre los signos KINDER y el signo KINDER HUEVO CON SORPRESA … ciñó también su pronunciamiento a los criterios establecidos en la ley nacional vigente.

Criterio similar fue el que 03/05/2006 36.56 se aplicó también al momento de efectuar el examen de los signos KINDER y el signo KINDER SORPRESA”. Que “la simple inclusión de una denominación en otra (como es el caso de las marcas KINDER y KINDER COUNTRY y etiqueta; KINDER HUEVO CON SORPRESA y etiqueta; KINDER SORPRESA) no constituye una causa obligatoria de denegatoria a registro tal como lo ha pretendido hacer creer la demandante”; que “De esta manera es como el Tribunal del INDECOPI al momento de comparar los signos KINDER (solicitado) y KINDER COUNTRY y etiqueta;

KINDER HUEVO CON SORPRESA y etiqueta; KINDER SORPRESA (registradas) observó que entre éstos existían mayores elementos diferenciadores que semejanzas, por lo que dicho Colegiado consideró que ambas marcas podían coexistir en el mercado”; que “el registro de la marca KINDER … en relación a los signos KINDER COUNTRY y etiqueta; KINDER HUEVO CON SORPRESA; y KINDER SORPRESA, vista en su conjunto y en función a los productos que distinguen (sic) constituye un signo suficientemente distintivo que posee individualidad y una especial impresión fonética y gráfica que le permite cumplir su función diferenciadora en el mercado”; que “en la Resolución que invoca la demandante (esto es la Resolución Nº 720-95-INDECOPI/TDCPI) recaída en el expediente Nº 239691, las pruebas sobre la supuesta notoriedad estuvieron referidas al signo KINDER SORPRESA, y no respecto del resto de sus marcas, esto es KINDER COUNTRY y etiqueta;

KINDER HUEVO CON SORPRESA y etiqueta, como pretende hacerlo creer las (sic) demandante”; que “además de ello, dicha resolución jamás se pronunció sobre la supuesta notoriedad de la referida marca tal como se evidencia del propio texto de la Resolución que ahora se impugna en sede judicial”; que “en el referido expediente administrativo la notoriedad de ninguna manera resultó un hecho acreditado, puesto que en la citada Resolución lo único que se demostró fue que la marca KINDER SORPRESA se encontraba registrada en diferentes países, circunstancia que, tal como ya se ha mencionado, no acredita la concurrencia de los elementos o condiciones, que permitan determinar que una marca resulta notoriamente conocida”, y que “siendo que la notoriedad alegada por la demandante nunca resultó una circunstancia que se acreditara, es que este extremo de la demanda resulta plenamente infundado”.

GACETA OFICIAL 4.2. En cuanto a la contestación del Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, de su texto se desprende que “… resulta evidente que los argumentos de la actora son totalmente insubsistentes, y únicamente pretenden confundir a la Sala con coincidencias que según ella existen entre las marcas en litigio, tales como tener los mismos elementos principales o aducir que sus marcas son notoriamente conocidas; lo cual carece de sustento y en nada desvirtúa los alcances de la Resolución -correcta y arreglada a derecho- emitida por el Tribunal.

Menos aún demuestra la confundibilidad que alegan existe entre los citados signos, que repetimos, únicamente se asemejan porque tienen en su estructura la palabra KINDER”; que aún cuando las marcas en conflicto “distinguen productos de diferente naturaleza pues por un lado se trata de frutos comestibles de algunas plantas, las cuales no sufren ninguna transformación para su consumo, y por otro lado de productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo humano, así como los coadyuvantes para mejorar el gusto de las comidas; ambos son productos que pueden comercializarse en los mismos establecimientos; y de allí el cuidado y rigurosidad para su análisis”; y que “El criterio de la Autoridad Administrativa para resolver este caso, ha sido correcto y no debe ser cuestionado, ya que al efectuar el examen comparativo entre las marcas, ha tenido en cuenta todos los riesgos para conceder el registro de la marca KINDER, tales como: Apreciación Sucesiva de los Signos considerando su aspecto de conjunto (…) Semejanza Gráfico-Fonética: … de la comparación de la marca solicitada KINDER con la marca registrada se aprecia, que los signos son idénticos a nivel gráfico y fonético (…) que la diferente secuencia de vocales y consonantes que conforman los signos, determina que en conjunto cada uno tenga una pronunciación diferente … que en conjunto cada signo se escribe distinto y produce un impacto visual diferente.

En consecuencia dada la distinta naturaleza de los productos que distinguen los signos en cuestión y a pesar de la identidad existente con una de las marcas registradas por la accionante, su concurrencia en el mercado no inducirá a confusión al público consumidor respecto del producto y origen empresarial del mismo”. 4.3. Y, en su escrito de contestación, el señor SAMUEL ELÍAS TORRES ARTEAGA argumen- 03/05/2006 37.56 ta que “conforme a lo dispuesto … por la Decisión 344 … el análisis sobre el riesgo de confusión no se debe limitar tan solo a los aspectos gráficos y/o fonéticos de los signos solicitados … sino que también se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos a los que habrán de aplicarse esas marcas”; que “La identidad o semejanza entre los signos que forman las marcas enfrentadas solo podrá inducir a error o confusión en el mercado si se destinan a proteger productos idénticos o relacionados.

El signo y el producto a distinguir indisolublemente (sic) unidos y no se los puede separar a efectos de analizar el riesgo de confusión”; que “Para determinar la posible relación entre productos distintos a fin de establecer la posibilidad de confusión se deben considerar múltiples circunstancias globalmente, a saber: La finalidad, aplicación o uso de los productos; el material con que están hechos;

Los lugares de distribución y las modalidades o canales de comercialización; el tipo de consumidor de destino del producto y las modalidades publicitarias o promocionales”; que “Estamos de acuerdo en la afirmación de la demandante respecto a que la clasificación en clases de los productos y servicios tiene carácter meramente administrativo y por tanto no tendrá influencia en la determinación del grado de vinculación de los productos”; y que “La Resolución de la Sala de Propiedad Intelectual, en su apartado 5.1, analizó la naturaleza de los productos marcados y de aquellos para los cuales solicitábamos el registro de la marca y fue en base a dicho análisis que determino (sic) que no había riesgo de confusión. La Sala de Propiedad Intelectual nunca se limito (sic) a afirmar que por el hecho de que los productos a distinguir estaban ubicados en clases distintas no existiría riesgo de confusión. … basta la lectura de la Resolución materia del presente proceso para darse cuenta de cual fue el análisis efectuado por la Sala de Propiedad Intelectual”. 5.

De la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Según el Resumen varias veces citado, la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema del Perú se fundamentó en que “… si bien las marcas del demandante distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial … mientras que la marca solicitante distingue producots (sic) de la clase 31 … sin embargo no obstante encontrarse ambas marcas en clases distintas GACETA OFICIAL debe considerarse que es primordial que la marca se diferencie de la otra de tal forma que tal distincion (sic) sea clara e inmediatamente perceptible en el público consumidor, mas aun (sic) si consideramos que ambas son comestibles que se expenden a los mismos lugares, dando lugar a confusión y a entenderse que son vendidos por una misma entidad”; y que “el publico (sic) consumidor no tiene que ser necesariamente especializado para conocer en forma específica la clasificación internacional de ambos productos, por lo tanto la coexistencia de las marcas antes mencionadas con las mismas palabras y en los mismos lugares, va a inducir a confusión o error al publico (sic) consumidor, contraviniendose (sic) lo dispuesto en el inciso e) del artículo 83 de la Decisión 344”.

Del texto de la sentencia se desprende además que “… por mayoría se declara FUNDADA la demanda y en consecuencia NULA la resolución administrativa quinientos veintiséis – mil novecientos noventiocho – TPI – INDECOPI …” (folios 182 a 190). 6. Del recurso de apelación A propósito del recurso de apelación ejercido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), contra la sentencia dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Resumen da cuenta, a título de argumentos, que “Como se podra (sic) constatar, por un lado se trata del fruto comestible de algunas lanmtas (sic), las cuales no sufren ninguna transformación para su consumo y por el otro, de productos alimenticios de origen vegetal que son preparados para el consumo humano, así como los coadyuvantes para mejorar el gusto de las comidas”; que “En cambio el criterio empleado por la Sala a fin de determinar la supuesta confusion (sic) entre los signos, esto es la basada en si los mismos resultaban o no ser productos comestibles, resulta en extremo rigida (sic) y no obedece a la verdadera intención de la norma por cuanto con ello se limitaría en extremo de una gran variedad de marcas en el mercado”; que “De esta manera resulta facil (sic) de constatar que la clasificación efectuada por la Resolucion (sic) que se impugna (de si se tratan o no de productos comestibles), no resulta la más acorde para determinar la naturaleza de los productos, y por ende la posibilidad de confusion (sic) entre los 03/05/2006 38.56 signos”; que “La Sala igualmente yerra en lo que concierne al analisis (sic) de los canales de comercialización, como se podra facilmente (sic) constatar si bien tanto los productos que distingue el signo solicitado (frutas) como los productos que distinguen las marcas registradas pueden encontrarse en supermercados, se comercializan en secciones separadas y especialmente acondicionadas, de acuerdo a su funcion (sic)”; y que “La resolución que se impugna tampoco ha tomado en consideración (sic) que las frutas suelen expenderse tambien (sic) en tiendas especialmente (fruterias) (sic) y que los productos por si mismos son suficientemente identificables por el publico (sic) consumidor al que van dirigidos en atencion (sic) a sus propios (sic) necesidades y a las características intrinsecas (sic) de los productos”. 7.

De la contestación al recurso de apelación En el texto de la contestación al recurso de apelación en referencia, presentado por el apoderado de la parte actora, FERRERO S.p.A., se alega que “como bien lo ha considerado la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia … la función de la clasificación de productos es administrativa, y es un intento de orden, y como tal es perfectible y no es un impedimento para la adecuada protección al consumidor”; y que “Se ha demostrado a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que nuestras marcas KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER HUEVO CON SORPRESA y KINDER SORPRESA son notorias … por lo cual su protección abarca las 42 clases de la nomenclatura …”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal GACETA OFICIAL es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a folios 216 y 217 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, examinada la aplicabilidad de la disposición sometida a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales d) y e), y 84 de la Decisión 344 citada, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a 03/05/2006 39.56 un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 citada define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifi- GACETA OFICIAL que y seleccione, sin riesgo de error o confusión acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, proce- 03/05/2006 40.56 dencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple con los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenez- GACETA OFICIAL can a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto de la disposición del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. 03/05/2006 41.56 Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión GACETA OFICIAL general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 03/05/2006 42.56 Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. El artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro de un signo como marca si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto productos o servicios idénticos o semejantes a los que constitu- GACETA OFICIAL yan su objeto, de modo que el uso del signo pueda inducir al público a error (literal a).

En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos. A propósito del juicio sobre la semejanza entre dichos productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos;

“Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 242 y ss.). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. 03/05/2006 43.56 Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias dictadas en los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.

Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’ ”.

IV. De la marca notoria y de la necesidad de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del GACETA OFICIAL 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado el registro del signo del tercero, o en el comercio subregional, o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios de que se trate.

De conformidad con la disposición citada, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso que el signo que se pretende registrar constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezcan los productos, iguales o distintos, de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por la misma razón, la protección citada se extiende independientemente del territorio en que haya sido registrada la marca. En este contexto, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, noto-riedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. 03/05/2006 44.56 N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

Finalmente, el Tribunal ha precisado que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-96, de 31 de octubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318, del 26 de enero de 1998, caso “CIEL”).

V. De los signos en idioma extranjero En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del GACETA OFICIAL conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En la comparación entre un signo mixto y uno denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la 03/05/2006 45.56 marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos.

No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4º La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5° En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 6° De conformidad con la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso que el signo que se pretende registrar constituya su reproducción, imitación, GACETA OFICIAL traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezcan los productos, iguales o distintos, de que se trate, y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La disposición prevista en el artículo 83, literal e, eiusdem, prohíbe el registro de un signo como marca que sea similar al punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, con independencia de los productos o servicios que pretenda distinguir, por lo que será necesario examinar la confusión por similitud que pudiera existir entre los signos para que proceda la irregistrabilidad.

De invocarse la notoriedad de la marca para formular observaciones a la solicitud de registro de un signo, el interesado deberá probar aquélla sobre la base de los indicadores señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, así como demostrar su existencia para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. 7° En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribu- 03/05/2006 46.56 nal, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 03/05/2006 47.56 PROCESO Nº 14-IP-2006 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad LUBRIEXPO LTDA. Caso: signo “SUPER 2000 (mixto)”. Expediente Interno: No. 2002-00100. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, quince de marzo del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “Los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 16 de diciembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “el 23 de junio de 2000 la sociedad LUBRIEXPO LTDA, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca ‘SUPER 2000’ (Mixta) para amparar productos comprendidos en la clase 1 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza” (Clase 1: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria); que “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial … no se presentó demanda de observaciones por parte de terceros”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 02925 de 31 de enero de 2001, por medio de la cual negó el registro de marca ‘SUPER 2000’ Clase 1 a la sociedad LUBRIEXPO LTDA.”; y que “contra la citada Resolución dicha sociedad interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 16948 de 24 de mayo de 2001, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada y el segundo lo fue a través de la Resolución No. 29569 de 17 de septiembre de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la resolución 02925”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que “la marca ‘SUPER 2000’ es lo suficientemente apta para distinguir los productos que pretende amparar, ya que resulta de una combinación original de elementos denominativos, gráficos y figurativos consistentes en la expresión SUPER, escrita en un tipo de letra especial, la figura de tres estrellas, una dentro de la otra, el gráfico de una franja gruesa, simulando el signo del visto bueno o flecha y el número 2000 sombreado, que le otorgan distintividad a la unidad marcaria”; y que “según lo consagrado en el artículo en mención, pueden constituir marcas las letras y los números, y que el examen de registrabilidad de una marca debe hacerse a partir del conjunto de la misma, por lo que, tal como lo consideró el Tribunal Andino de Justicia en proceso (sic) 72-IP-2001, la originalidad en la combinación de los signos es lo que determina la distintividad”.

GACETA OFICIAL El consultante indica además que la actora denuncia la violación del artículo 135, literales a) y b), de la Decisión 486, “por cuanto la marca ‘SUPER 2000’ es lo suficientemente distintiva, ya que no guarda una relación con los productos que distingue, como tampoco versa sobre una cualidad única y exclusiva del producto como tal y en cuanto a tal”, y porque “la marca cuyo registro se pretende ya se encuentra en uso para distinguir productos de la clase 1ª a cargo de la parte demandante, y por lo tanto, de acuerdo con el último inciso del artículo 135 ibídem, ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos y servicios a los cuales se aplica”.

La actora alega en su demanda que “… tanto la Decisión 344 como la Decisión 486, consagran la registrabilidad de marcas consistentes en cifras”; que “El citado artículo 134 establece la regla general según la cual constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”; que “Dicha norma tiene un triple carácter: Es expresa, permisiva y constitutiva de una regla general.

Por consiguiente, cualquier norma que contraríe dicha regla general permisiva solamente puede ser una norma expresa, prohibitiva y constitutiva de una regla de excepción. No existe en la Decisión 486, norma expresa, prohibitiva y excepcional, que consagre la irregistrabilidad de determinadas (sic) números o combinación de números, incorporados en un conjunto de elementos distintivos formando una marca compuesta”; que “… la marca comercial 2000 es absolutamente registrable desde el punto de vista intrínseco, máxime si está comprendida en un conjunto marcario constituido por elementos gráficos, figurativos y denominativos.

No puede … la Superintendencia otorgarle al número 2000, cifra comprendida en la marca solicitada en registro, el carácter de expresión numérica del dominio público, puesto que tal afirmación implica un desconocimiento y violación a la disposición legal que permite como regla general el registro de las marcas consistentes en números o en combinación de números, e igualmente por el hecho de que el número 2000 constituye uno de los variados elementos que constituyen la marca SUPER 2000 (MIXTA)”.

Que “La marca solicitada está constituida por un conjunto de elementos, gráficos, figurativos, numéricos, y por último por un conjunto verbal o denominativo, así: • Expresión o denominación 03/05/2006 48.56 SUPER, escrita en un tipo especial de letra. • La figura de tres estrellas, uno (sic) dentro de la otra. • El gráfico de una franja gruesa simulando el signo del visto bueno o flecha. • El número 2000, sombreado.

Al verificarse un estudio a cerca (sic) de la registrabilidad de una marca, no puede fraccionarse el signo en fonemas o voces parciales, o en elementos figurativos o gráficos parciales, o en elementos numéricos parciales. Debe partirse del principio de la unidad marcaria”; que “Verbalmente la expresión SUPER 2000, o SUPER DOS MIL, es una unidad lingüística, y que como tal, es decir como unidad marcaria verbal no permite su fraccionamiento, y su estudio de registrabilidad debe partir del conjunto como tal”; que “… apartándonos de la regla general, a que se refiere el Tribunal, es decir al estudio de la registrabilidad marcaria a partir del conjunto es a todas luces evidente que individualmente considerados todos y cada unos (sic) de los elementos que componen o integran la marca SUPER 2000 (MIXTA), son intrínsecamente registrables …”; que “Los elementos denominativos, gráficos y figurativos, que componen la marca SUPER 2000 (mixta), son individualmente registrables, así: • Expresión o denominación SUPER, escrita en un tipo especial de letra: es expresión absolutamente registrable, puesto que no se refiere a una cualidad o característica exclusiva de lo (sic) productos de la clase 1ª, ni se refiere al nombre del producto, ni guarda una estrecha relación la expresión con el producto. • La figura de tres estrellas, uno (sic) dentro de la otra, es un signo absolutamente distintivo intrínsecamente. • El gráfico de una franja gruesa, simulando el signo del visto bueno o flecha, es un signo absolutamente distintivo intrínsecamente. • El número 2000, sombreado, es un signo absolutamente distintivo intrínseca (sic)”; que “Si la mayoría de los elementos que integran una marca compuesta, son individualmente considerados como registrables, por ser distintivos, los (sic) serán aún más, todos en su conjunto, puesto que su disposición, creatividad y combinación, le otorgan distintividad a la unidad marcaria”; que “… la palabra SUPER 2000 (MIXTA), no guarda una relación exclusiva, en un doble sentido, es decir, primero, no guarda una relación idiomáticamente necesaria, indispensable, irreemplazable, única, directa y estrecha con los productos que distinguen, y, segundo, no versa sobre una cualidad que es única y exclusiva del producto como tal y en cuanto a tal”; y que “… la nueva Decisión 486, actualmente vigente, modificó GACETA OFICIAL sustancialmente el artículo 81 y el artículo 82 de la derogada Decisión 344, al eliminar el requisito de la ‘suficiencia distintiva’, en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 … al añadir expresamente el último inciso que aparece en el artículo 135 de la Decisión 486”. 2.

Contestación a la demanda En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que “la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, y constituía el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”; que “Se reitera que la marca ‘SUPER 2000’ (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la nomenclatura vigente se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente”; que “La Oficina Nacional Competente procedió acertadamente a efectuar un análisis y el respectivo estudio de la marca ‘SUPER 2000’ (mixta) … dentro de un criterio objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y la doctrina concluyéndose que esta marca no está provista de los suficientes elementos que le den fuerza distintiva, y que por lo mismo no cumple con los requisitos para que ser (sic) registrada como marca, y con su registro se estaría privando a los competidores del titular, de utilizar la expresión que se pretende registrar para identificar los mismos productos comprendidos en la clase 1 de la nomenclatura vigente”; que “… el signo ‘SUPER 2000’ (mixta) (sic) para distinguir productos comprendidos en la clase 1 que se pretende registrar como marca y en el cual el factor nominativo es el predominante dada la fuerza expresiva de las palabras, contiene dentro de su conjunto la expresión ‘SUPER’, el cual evidentemente es de uso común dentro de los signos que distinguen productos comprendidos dentro de clase 1 de la nomenclatura vigente; por lo tanto, el signo solicitado carece de la distintividad para constituirse como marca, por la incapacidad de distinguir en el mercado los productos que pretende; además de ello, resulta claro que el número ‘2000’ no permite la identificación de los productos amparados en cabezas (sic) de un origen empresarial, siendo de uso común por parte de los demás competi- 03/05/2006 49.56 dores”; que “En consecuencia, la marca ‘SUPER 2000’ (mixta)igurativa (sic) para productos de la clase 1 en debate, es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 … la que evidentemente no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 486 (sic) … pues no es suficientemente distintiva”; y que “En consecuencia, los actos administrativos acusados … no son nulas (sic), se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior y supranacional como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “Los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 155 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “SUPER 2000 (mixto)” fue presentada el 23 de junio de 2000, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, proceder a la interpretación de oficio del ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, esto es, los artículos 81 y 82, literal a, de la ci- GACETA OFICIAL tada Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( )”. Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confian- 03/05/2006 50.56 za legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. Y si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reempla- GACETA OFICIAL zada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

En el caso de autos, del expediente administrativo se desprende que la solicitud de registro como marca del signo mixto SUPER 2000 fue formulada el 23 de junio de 2000, por lo que la norma sustancial aplicable, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de registro del signo en referencia, es la vigente para la fecha de la solicitud de registro, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 citada define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de error o confusión acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad. 03/05/2006 51.56 En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, números, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible.

Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

En tercer lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor pueda adquirir tales productos sin riesgo de error o confusión, de modo que, de ser positiva la experiencia, repita la adquisición, y, de ser negativa, los rechace.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios GACETA OFICIAL que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

El requisito de la capacidad distintiva implica por tanto que el signo solicitado para registro como marca no debe constituir una denominación genérica, descriptiva o de uso común, y debe permitir al consumidor el establecimiento de un vínculo entre el signo y el producto que distingue. Sin embargo, la combinación de dos o más elementos que constituyan por separado expresiones genéricas, descriptivas o de uso común, podrá ser objeto de registro como marca si tal combinación posee capacidad distintiva suficiente.

Del artículo 81 se desprende finalmente, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento del registro citado a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los requisitos en referencia. III.

De los signos mixtos. De los signos denominativos compuestos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos mixtos y, a propósito de la denominación integrante de este tipo de signos, a la denominación compuesta. Las marcas mixtas se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, formada por una o varias letras, palabras o números que, integrada en un todo pronunciable, puede hallarse provista o no de significado conceptual, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. 03/05/2006 52.56 En relación con el examen de registrabilidad de este tipo de signos, la jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). La denominación integrante de la marca mixta puede ser sugestiva –provista de una connotación conceptual relativa a la evocación de cualidades o funciones del producto designado por la marca- o arbitraria –desprovista de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto que constituya su objeto.

La denominación, además, puede ser simple o compuesta. En relación con la denominación compuesta, el Tribunal ha declarado que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ” (Sentencia dictada en el Proceso N° 13-IP-2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de una denominación compuesta, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Debe haber uno o más vocablos que doten al signo de “… la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial …” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada).

Por tanto, la denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre inte- GACETA OFICIAL grada por uno o más vocablos que la doten de distintividad suficiente. IV. De la marca débil Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., pp. 191 y 192). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 03/05/2006 53.56 2º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3º El requisito de la capacidad distintiva implica que el signo solicitado para registro como marca no debe constituir una denominación genérica, descriptiva o de uso común, y debe permitir al consumidor el establecimiento de un vínculo entre el signo y el producto que distingue.

La combinación de dos o más elementos que constituyan por separado expresiones genéricas, descriptivas o de uso común, podrá ser objeto de registro como marca si tal combinación posee capacidad distintiva suficiente. 4° Para el examen de registrabilidad de un signo mixto, compuesto por un elemento denominativo y uno gráfico, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de la denominación compuesta, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conformen. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro. 5° Si uno de los elementos que integran un signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio de que se trate, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, GACETA OFICIAL 03/05/2006 54.56 deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Mónica Rosell SECRETARIA GACETA OFICIAL 03/05/2006 55.56 GACETA OFICIAL 03/05/2006 56.56 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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