PROCESO 003-IP-2006 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA. Marca: “LA SOBERANA” (mixta). Expediente Interno Nº 2002-00271. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil seis. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 30 de noviembre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 6 de febrero de 2006. 1.
Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es el señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA y la parte demandada es la Nación colombiana, representada por el Superintendente de Industria y Comercio. Se considera como tercero interesado a la Sociedad INVERSIONES LA SOBERANA LIMITADA (Sociedad SOBERANA S.A., sucesora en los derechos de Inversiones La Soberana Ltda.). 2.
Actos demandados El señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: 1. Resolución Nº 25134, de 31 de julio de 2001, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resuelve una oposición y niega el registro del signo LA SOBERANA (mixta) en la clase 30 a favor del señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA; 2.
Resolución Nº 33769, de 23 de octubre de 2001, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución 25134, y concedió el recurso de apelación interpuesto contra dicha Resolución; 3. Resolución Nº 06233, de 27 de febrero de 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, quien resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 25134, en el sentido de negar el registro del signo LA SOBERANA (mixta), y declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite.
Solicita adicionalmente el actor que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Distintivos: a) La concesión del Certificado de Registro; b) la expedición del correspondiente Certificado de Registro; y, c) que a título de restablecimiento del derecho, “se reconozca en cabeza del señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA la titularidad del registro de la marca mixta LA SOBERANA, en la clase 30”. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes: a) El 31 de agosto de 1998, el señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA solicitó el registro del signo mixto “LA SOBERANA”, para distinguir “preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería”, comprendidos en la Clase 30[1] de la Clasificación Internacional de Niza; b) El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 468, de 7 de diciembre de 1998. c) La sociedad INVERSIONES LA SOBERANA LIMITADA, mediante apoderado, interpuso observación contra la solicitud del registro mencionado, con fundamento en la marca de su propiedad “LA SOBERANA & Etiqueta” que ampara productos de las clases 29[2] y 31[3] de la Clasificación Internacional de Niza. d) “(…) la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico, mediante Resolución Nº 25134 31 (sic) de Julio de 2001, decidió negar el registro de la marca LA SOBERANA (…)”. e) Frente a la emisión de la Resolución Nº 25234, la parte demandante interpuso los recursos de reposición y subsidiario, el de apelación. f) “(…) la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico, resolviendo el recurso de reposición interpuesto, mediante Resolución Nº 33769 de 23 de Octubre de 2001, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 25134 de 31 de Julio de 2001 en el sentido de negar el registro de la marca LA SOBERANA (…)”; y, g) “El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolviendo el recurso de apelación interpuesto, mediante Resolución Nº 06233 de 27 de febrero de 2002, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 25134 de 31 de Julio de 2001 en el sentido de negar el registro de la marca LA SOBERANA en la Clase 30 al señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA”. b) Escrito de demanda El señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA, domiciliado en Medellín, Antioquia, Colombia, presentó la demanda en contra de las resoluciones mencionadas anteriormente.
Los argumentos en que se fundamentó, a través de apoderado, principalmente, fueron los siguientes: En relación a la supuesta violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, manifiesta que el signo por él solicitado cumple con los requisitos exigidos por la norma aludida, expresando que “Estos requisitos se cumplen a cabalidad en el presente caso.
El primero de ellos, la distintividad, se configura en este caso, ya que el signo es individual y singular de manera que puede diferenciarse de cualquier otro. En segundo lugar, es susceptible de representación gráfica, por cuanto si ella consiste en hacer una descripción que permita hacerse una idea del signo objeto de la marca, el signo LA SOBERANA es susceptible de representación gráfica”.
En relación a la supuesta violación del artículo 136, literal a) de la misma Decisión, expresa que “El aspecto nominativo si bien es idéntico al de la marca fundamento de la negación, su aspecto gráfico no lo es y ello es de suma importancia, toda vez que no debe olvidarse que todo signo distintivo es un conjunto, que puede estar o no compuesto de varios elementos”.
Por tanto, manifiesta que “al analizar la registrabilidad del signo LA SOBERANA, constituido por tres elementos: a) El artículo femenino LA, escrita (sic) en tipo de letra especial; b) La palabra SOBERANA también escrita en tipo especial de letra; y c) Un elemento gráfico, de notable tamaño y distintividad, conformado por la figura de una corona sobre las dos palabras, no debe atenderse a uno de ellos en forma aislada y separada de los otros, sino a todos en su conjunto”.
Señala que “el signo LA SOBERANA ya registrado es también mixto pero su aspecto gráfico es sumamente diferente al de la marca solicitada”. Advierte, por lo tanto, que “resulta evidente que no existe la pretendida similitud o semejanza entre los signos LA SOBERANA (solicitada) y LA SOBERANA (concedida y vigente), menos si la similitud o semejanza se predica del hecho de que las marcas compartan la expresión LA SOBERANA”; y, destaca que “la dimensión característica de un determinado signo distintivo puede encontrarse en su aspecto gráfico”.
Enfatiza que no existe conexión competitiva entre los productos, por tanto, la similitud o semejanza entre las marcas carece de toda relevancia. Sobre el tema expresa que “se trata de marcas que amparan productos diferentes comprendidos en diferentes clases del nomenclator. La marca mixta LA SOBERANA (solicitada) ampara los siguientes productos ‘preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería’”.
Y señala que la marca fundamento de la negación se encuentra registrada para distinguir “’carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbre en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles’; y además para distinguir ‘productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta’”.
Indica que se trata en ambos casos de alimentos, “pero el hecho de que los productos pertenezcan a (sic) mismo género no traduce en la necesaria conclusión de que sean productos estrechamente relacionados entre sí”. Hace hincapié en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos 08-IP-95 y 31-IP-98, en los cuales se ha establecido reglas o criterios que permiten determinar la conexión competitiva.
Hace un análisis respecto de cada criterio: En cuanto a la inclusión de los productos en la misma clase de la nomenclatura, manifiesta que los productos comparados están en clases diferentes; en relación a los canales de comercialización, señala que “resulta obvio que los productos de panadería y pastelería no son vendidos en las mismas tiendas especializadas que los demás productos alimenticios, salvo que se trate de un gran supermercado, caso en el cual el criterio no se aplica.
Quien quiere comprar frutas no va a una panadería, y quien quiere comprar pan no va a una frutería”; en cuanto al uso conjunto o complementario de productos, indica que “no hay complementariedad directa entre un pan y una fruta, o entre un pan y carne. El consumo del uno no supone el consumo necesario del otro”; y, en relación a las partes y accesorios, observa que “los productos de panadería y los demás productos alimenticios no son producto principal y parte uno de otro.” Por lo que concluye que “el examinador en su tarea no puede limitarse a afirmar que existe conexión competitiva entre los productos.
El examinador está obligado a efectuar un análisis detallado de los criterios antes de hacer una afirmación en tal sentido, análisis que evidentemente no realizó cuando decidió negar el registro de la marca LA SOBERANA al señor LEÓN VIRGILIO RESTREPO ESTRADA”. Manifiesta que “mi representado es titular del nombre comercial LA SOBERANA desde hace más de cuarenta (40) años (…)”, por lo que “el Nombre Comercial de mi representado ha coexistido con las marcas fundamento de la negación por un extenso período de tiempo, sin causar confusión alguna al público consumidor”.
Finalmente observa que “no se configura el pretendido riesgo de asociación o confusión pues no se cumplen los dos requisitos requeridos, toda vez que, ni los signos marcarios son idénticos, o a tal punto semejantes, que puedan inducir al público a error, ni las marcas enfrentadas distinguen los mismos o semejantes productos o servicios, que al ser identificados con una marca confundible, inducirían al público a error”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Manifiesta, en cuanto a los requisitos de registrabilidad, que “las palabras LA SOBERANA, si bien son susceptibles de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carecen de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘LA SOBERANA’ (registrada) y ‘LA SOBERANA’ (solicitada) resulta indudable que presentan identidad fonética, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.
En relación a la identidad de los signos señala que “en el presente caso resulta evidente que, el aspecto gráfico de la marca solicitada carece fonéticamente de expresión y por tanto no hay duda de que el medio que utiliza el consumidor para solicitar el producto es la denominación, es decir la expresión ‘LA SOBERANA’ que es idéntica a ‘LA SOBERANA’, registrada con anterioridad por la sociedad Inversiones La Soberana Ltda., por lo que evidentemente esta (sic), no tiene aptitud para individualizar suficientemente los productos que se quieren proteger con el registro”.
En cuanto a la relación entre los productos afirma que “Las (sic) marca solicitada LA SOBERANA comprende productos similares a los prestados por la marca registrada LA SOBERANA, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma linea (sic) de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor ademas (sic) de presentar los mismos canales de comercialización”.
Para la Superintendencia, “al tratarse de productos alimenticios en ambos casos, se comparten las mimas (sic) finalidades, y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión”.
Arguye que “el demandante en su signo reproduce una marca registrada y no le agrega elementos gráficos o denominativos que lo hagan diferente en relación con la marca LA SOBERANA (anteriormente registrada). Así las cosas, el consumidor se ve expuesto a confusión indirecta en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede”.
Concluye indicando que “el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”. d) Tercero interesado La Sociedad INVERSIONES LA SOBERANA LIMITADA (Sociedad SOBERANA S.A., sucesora en los derechos de Inversiones La Soberana Ltda.) domiciliada en Antioquia, Colombia, da contestación a la demanda, a través de su apoderado.
Manifiesta que “La marca LA SOBERANA & Etiqueta se solicitó a registro desde 1995 para identificar productos de las clases 29 y 31, por lo cual la solicitud de registro del señor León Virgilio Restrepo Estrada es improcedente en razón a que mi representada tiene derechos anteriores sobre la marca LA SOBERANA desde años antes que el señor Restrepo solicitara registro para el signo mixto LA SOBERANA en la clase 30 internacional de Niza, siendo éste casi idéntico a las marcas previas de mi representada”.
Alega que “El cotejo de los signos enfrentados arroja como resultado su imposibilidad de coexistir en el registro, por cuanto al coincidir en su totalidad la parte nominativa de los signos enfrentados, la coexistencia de las marcas LA SOBERANA & Etiqueta y LA SOBERANA & Etiqueta especialmente en la clase 30 crearían riesgo de confusión”. Expresa que “De permitirse la coexistencia de las marca enfrentadas, el consumidor se vería arrojado a confusión directa e indirecta, pues encontraría productos de la misma naturaleza, identificados con la marca LA SOBERANA, marca que tanto en el registro como en el mercado se encuentra acompañada de distintos elementos gráficos”.
Añade que “Las marcas enfrentadas cubren los mismos productos de la clase 30, además del hecho que mi representada tiene derechos previos en las clases 29 y 31, las cuales abarcan productos respecto de los cuales existe una clara asociación con los de la clase 30 por tratarse de alimentos que se distribuyen a través de los mismos canales de comercialización, comparten la misma finalidad y son complementarios entre sí”.
Por lo manifestado, señala que, en definitiva, el signo cuyo registro se solicita no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto carece de la distintividad requerida para su registro como marca, de tal manera que “no tiene la capacidad de diferenciar los productos que pretende identificar con el signo solicitado a registro, de aquellos que mi representada identifica con sus marcas”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas constantes en el epígrafe y cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2006. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, tomando en cuenta que la solicitud de registro del signo “LA SOBERANA” (mixta), fue presentada el 31 de agosto de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, procede interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81 y 83, literal a) de la mencionada Decisión, en lugar de las disposiciones sometidas a consulta.
Se interpretará también, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “Primera: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
DECISIÓN 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;
(…) Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas: denominativa y mixta, comparación entre marcas mixtas; impedimentos para el registro de una marca: la identidad y la semejanza; riesgo de confusión: directa e indirecta; reglas para realizar el cotejo marcario; la conexión competitiva:
3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Conforme ha sido expuesto, este Órgano Jurisdiccional ha determinado la improcedencia de la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber constatado que la solicitud dirigida a la obtención del registro del signo mixto “LA SOBERANA” ha sido presentada el 31 de agosto del año 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establecida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344; con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el régimen aplicable en principio en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.
Al respecto el Tribunal ha señalado que: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.[4] Así mismo, este Órgano Judicial ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. [5] Finalmente, el Tribunal ha manifestado: “(…) si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.” [6]
3.2. LA MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[7] Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3.3. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas mixtas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto y, con carácter referencial a las marcas denominativas.
La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Este tipo de marcas se subdivide en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual y evocan ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. LA MARCA MIXTA se compone de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marcas es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.
En este tipo de signos -para la doctrina y este Tribunal- habrá de encontrarse, por lo general, un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen, a primera vista, los elementos gráficos o los denominativos. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque no se descarta que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.
Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.[8] Comparación entre marcas mixtas En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.
Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.
4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.
Ha enfatizado también en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
Riesgo de confusión: directa e indirecta El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[9] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[10] El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…” [11] El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Además, el consultante, en la comparación que efectúe entre los signos “LA SOBERANA” (mixta) y “LA SOBERANA & Etiqueta”, deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[12] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” “Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[13].
Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [14]
3.5. LA CONEXIÓN COMPETITIVA Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la similitud o conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos o servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideran sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[15] El Tribunal considera a la finalidad como un criterio distinto del de complementariedad y de intercambiabilidad; a este efecto, este Órgano Jurisdiccional ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos Este Órgano Jurisdiccional estima que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.
También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.
A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.[16] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.
De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de registro de un signo, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para el registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.
En el caso de las marcas mixtas, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Se determina que si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6.
Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2002-00271, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 30.- Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. [2] Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. [3] Clase 31.- Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta. [4] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 184-IP-2005, sentencia de 30 de noviembre del 2005; marca: “OCCIDENTE (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. [8] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. P. 153. [13] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, P. 351 y ss. [14] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [15] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo. S.A. Madrid. p.p. 242 - 246. [16] Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.