PROCESO 006-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ATEX. Actor: Sociedad HENKEL KGaA. Proceso interno Nº 2002–00001.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil seis. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida adjunta al oficio 1383 de 19 de agosto de 2005, por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, relativa a los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2002-00001;
El auto de 14 de febrero de 2006 mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjuntada al oficio Nº 1383, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante es HENKEL KGaA., y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado es la sociedad PEGATEX LTDA. b) Hechos El 28 de mayo de 1996, la sociedad PEGATEX Ltda. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro como marca del signo “ATEX”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, artículos de encuadernación; materias adhesivas para papelería, goma adhesiva para papelería, materias pegamentosas para papelería, cintas adhesivas, goma de almidón, (cola) goma de borrar, goma de pegar, goma de raspar, lápices de goma, goma para tinta”.
El extracto de dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 433 de 19 de julio de 1996, a la que no se presentaron observaciones. Mediante Resolución Nº 26557 de 29 de noviembre de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos, concedió el registro a la marca nominativa ATEX, a favor de la sociedad PEGATEX Limitada.
De acuerdo al consultante y a la demandante, la Sociedad HENKEL KGaA. solicitó el registro de la marca PATTEX, siete años antes de que se tramitara la solicitud de registro del signo ATEX. La Jefe de la División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 28912 del 31 de octubre del 2000 resolvió negar el registro de la marca PATTEX. Contra dicha Resolución se presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. Mediante Resolución Nº 4208 del 16 de febrero de 2001, la misma División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición interpuesto, en forma desfavorable, confirmando el acto recurrido en todas sus partes.
Y mediante Resolución Nº 28649 del 30 de agosto de 2001, al resolver el recurso de apelación interpuesto se confirmó la Resolución impugnada. Por el escrito del tercer interesado se complementan los hechos, como se transcribe a continuación: “La marca ATEX para distinguir los productos comprendidos en la clase 16 fue solicitada por PEGATEX LTDA el día siete (7) de febrero de 1983, dentro del número de expediente 92-219563.
Dicha solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 322 del 30 de agosto de 1985. (…) La marca fue posteriormente concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y estuvo vigente hasta el 11 de febrero de 1991, es decir, la marca ATEX clase 16 en cabeza de PEGATEX LTDA se encontraba vigente para la fecha de solicitud de la marca PATTEX dentro del expediente 92-297235 en 1989 (…) Por otra parte, la marca PATTEX en clase 16 también se encontraba registrada en el año 1984, cuando HENKEL KGaA solicitó su renovación dentro del expediente No. 92- 228964A, la cual le otorgó vigencia a la marca entre los años 1984 y 1989 (…) Lo anterior nos permite concluir que las marcas ATEX y PATTEX en clase 16 coexistieron pacíficamente en el mercado, al amparo del Estado, entre los años 1986 y 1989”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio al no otorgar el registro de la marca está vulnerando el artículo 83 literal a), toda vez que: “… en el estudio de registrabilidad de la marca ATEX, se omitió la existencia de la marca PATTEX previamente solicitada para registro y se concedió su registro violando de manera directa el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344… La marca ATEX es confundible con la marca PATTEX y por lo tanto no debió haberse concedido su registro, más aún sin haber resuelto previamente la solicitud de registro de la marca PATTEX”.
A lo que añade “La confundibilidad entre estos dos signos fue objeto de estudio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente Nº 92 297235, en el que se concluyó que estas dos marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión, solo que, se omitió el hecho de que la marca PATTEX (expediente 92 297235) es anterior a la marca ATEX (expediente Nº 96 27038)”.
Con relación a un mejor derecho la parte actora sostiene que: “…la sociedad HENKEL KGaA, solicitó el registro de la marca PATTEX el 19 de enero de 1989, siete años antes de que se solicitara el registro de la marca ATEX; por lo tanto el mejor derecho y la preferencia para obtener el registro lo tiene la sociedad HENKEL KGaA y no la sociedad PEGATEX LIMITADA”.
Y hace mención al principio de confundibilidad previsto en la Decisión 344 que “… prohíbe el registro como marcas de signos que sean iguales o similares a marcas registradas o anteriormente solicitadas a registro”. De donde se desprende que entre los signos PATTEX y ATEX “…existe confusión que se deriva de la similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas existentes entre ellas”.
Respecto a la violación del artículo 81 de la Decisión 344, la sociedad HENKEL KGaA, expone en el sentido que “… tiene un derecho preferente y por lo tanto la marca ATEX, no cuenta con la distintividad necesaria ni es apta para distinguir en el mercado los productos para los cuales se registró”. Por último la parte actora expone: “… el acto administrativo acusado violó de manera directa el artículo 96 de la Decisión 344 … por cuanto la Jefe de la División de Signos Distintivos actuó como si la norma no existiera… De haberse cumplido con la obligación de hacer el examen de registrabilidad, la Jefe de la División de Signos Distintivos habría encontrado en los archivos de la Propiedad Industrial la existencia de la marca PATTEX expediente Nº 92 297235 solicitada con anterioridad para registro”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, contesta la demanda diciendo que: “Con la expedición de las resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena…” Indica que “… con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente (Superintendencia de Industria y Comercio), especialmente de las concedidas por el decreto ley nº 2153 de 1.992 y la Decisión 344 antes referida, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución nº 26557 del 29 de noviembre de 1996 concediendo el registro de la marca ATEX para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Henkel KgaA (sic)”.
A lo que añade que “… la Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho de defensa… En consecuencia, el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la propiedad (sic) Industrial, se ajustan (sic) plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales, vigentes…”.
Asimismo sostiene que: “Efectuado el examen de la marca ‘ATEX’ (solicitada) para productos de la clase 16 … se concluye que cumple con los requisitos establecidos en las normas legales vigentes … En consecuencia, la marca ‘ATEX’ para la clase 16 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado, la que evidentemente no (sic) cumple con los requisitos exigidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena … pues es suficientemente distintiva”. e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por el tercero interesado En la remisión efectuada por el Consejero de Estado a este Tribunal de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado, la sociedad Pegatex Ltda., se encuentra incompleta.
No obstante se puede apreciar que, el tercero interesado se opone a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por cuanto a su juicio, el acto acusado se ajusta a derecho especialmente en lo que hace referencia al Régimen Andino de la Propiedad Industrial vigente al momento de su expedición. Además, afirma que: “… las marcas ATEX y PATTEX en clase 16 no son confundibles entre sí, y en consecuencia pueden coexistir pacíficamente en el mercado”.
Sostiene que: “… las marcas ATEX y PATTEX comparten algunas letras, esa semejanza no es suficiente para generar riesgo de confusión, toda vez que, como lo ha demostrado el propio mercado, las letras P y T que diferencian a los signos, son suficientes para enervar el mencionado riesgo”. Asimismo sostiene que se debe tener en cuenta la coexistencia en el mercado, “… tanto desde el punto de vista registral como desde el punto de vista fáctico.
De hecho, mi representada lleva actualmente mas (sic) de diecinueve (19) años de uso ininterrumpido de la marca ATEX en la clase 16 en el mercado colombiano”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);
Que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo como marca ATEX se hizo el 28 de mayo de 1996 en vigencia de la Decisión 344, en consecuencia, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante se interpretarán los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…)”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. La marca y los requisitos para su registro Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.
En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.
La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).
Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.
(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77).
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca ATEX (nominativa) cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.
El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 del 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro…”.
(Proceso 48-IP- 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089 del 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando a los procesos 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien alejado de toda arbitrariedad, la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.
Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud, entre ATEX y PATTEX. Examen de registrabilidad y motivación de la resolución El artículo 96 de la Decisión 344 dispone que, vencidos los 30 días otorgados por el artículo 93 de la misma Decisión para la presentación de observaciones, sin que éstas se hayan presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
Al respecto el Tribunal ha indicado: “ en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de una marca y procederá de igual forma que lo indica el artículo anterior, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, es decir, que exprese los fundamentos que la sustenta.
La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente ”. (Proceso 61-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 856 de 24 de octubre de 2002, marca: LIMPLUS). Asimismo el Tribunal ha indicado que: “La existencia de observaciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios”.
(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea idéntica o confundible con otra ya registrada.
La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
I. Derecho de prioridad El derecho de prioridad –prior in tempore potior iure- (primero en el tiempo; mejor en el derecho) es el reconocimiento jurídico que se otorga a quien con anterioridad solicitó el registro de una marca o a quién ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica a la nueva que pretende registrarse. En la práctica resulta un criterio dirimente en caso de existir conflicto en las pretensiones de registro marcario.
Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.
La prioridad es un concepto de importancia jurídica, puesto que permite la determinación de a quien le asiste un mejor derecho para obtener determinado reconocimiento o protección de la ley. Se lo ha definido como “Anterioridad en el tiempo o en el orden de una persona o cosa con respecto a otra. Precedencia. Antelación. Privilegio. Prelación. Preferencia.” (Cabanellas de Torres Guillermo.
“Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1979. Pág. 257). Señalándose respecto de sus efectos que, “ en el reconocimiento de determinados derechos tienen prioridad los más antiguos sobre los posteriores Qui prius est tempore potior est iure (quien es primero en el tiempo es mejor en el derecho)”. (“Enciclopedia Jurídica Omeba” Tomo XXIII.
Editado por DRISKILL. S.A. 1986. Pág.159). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
SEGUNDO. - No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.
CUARTO. - Aún cuando no se hubiesen presentado observaciones al registro solicitado, la Oficina Nacional Competente obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada a efectos de permitirle el ejercicio del derecho de defensa.
QUINTO. - El derecho de prioridad –prior in tempore potior iure- (primero en el tiempo; mejor en el derecho) es el reconocimiento jurídico que se otorga a quien con anterioridad solicitó el registro de una marca o quién ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica al signo que pretende registrarse. En la práctica resulta un criterio dirimente en caso de existir conflicto en las pretensiones de registro marcario.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2002-00001 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA