PROCESO Nº 13-IP-2006 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación de oficio de los artículos 81, 83, literales d) y e), y 84 eiusdem.
Parte actora: sociedad FERRERO S.p.A. Caso: marca “KINDER”. Expediente Interno: No. 1591-2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, quince de marzo del año dos mil seis. VISTOS La providencia dictada el 9 de noviembre de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala de Derecho Constitucional y Social (expediente N° 1591-2003), según la cual, “… deviene en necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial a efectos de solicitar un informe al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 83 de la decisión 344 … así como cual (sic) debe ser la debida aplicación de dicho dispositivo al caso sub examine, con el fin de coadyuvar a dilucidar la presente controversia”, por lo que “SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente; con conocimiento de los sujetos procesales …”, providencia recibida en este Tribunal el 15 de diciembre de 2005, junto con el expediente de la causa, en el cual obran, entre otras, las siguientes actuaciones: 1.
De los hechos que se desprenden de la demanda y de otros escritos En la “demanda de IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA para que se declare la nulidad de la resolución administrativa N° 526-1998-TPI- INDECOPI, del 18 de mayo de 1998, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual”, formulada ante el Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú por el representante de la sociedad FERRERO S.p.A, contra el “Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI”, el señor “Samuel Elías Torres Arteaga” y el “Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales”, se alega que “El 7 de marzo de 1997, Samuel Elías Torres Arteaga solicitó … el registro de la marca KINDER, en la clase 31, para distinguir productos agrícolas y los demás de la clase 31 de la nomenclatura oficial”; que “El 19 de abril de 1997, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el extracto de la solicitud de registro de la marca KINDER, en la clase 31, contra la cual interpusimos observación, dentro del plazo correspondiente”; que “Por resolución Nº 9895 (rectius 9835) -97-INDECOPI/OSD, de 31 de julio de 1997, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la observación interpuesta por nuestra parte y otorgó, a favor de Samuel Elías Torres Arteaga, el registro de la marca KINDER, en la clase 31”; que “El 27 de agosto de 1997, interpusimos apelación contra la resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, y luego el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual … confirmó en segunda y última instancia administrativa la resolución … (y) declaró infundada nuestra apelación”.
Según el “RESUMEN DE LA CAUSA SIGNADA CON EL NÚMERO 1591-2003” (folio 208), “LA SALA SUPREMA EN LO CIVIL declara FUNDADA LA DEMANDA”, en su sentencia del 24 de enero de 2003. Por último, obra en el expediente el recurso de apelación ejercido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en fecha 23 de febrero de 2003, contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Perú (folios 191 a 195); y la contestación al “recurso de apelación de sentencia”, presentada por FERRERO S.p.A. en fecha 5 de mayo de 2003 (folios 197 a 201). 2.
Del texto de la resolución impugnada La Resolución Nº 526-1998-TPI-INDECOPI, del 18 de mayo de 1998, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, señala, entre otras consideraciones, que “Ferrero S.p.A. (Italia) formuló observación a la solicitud de registro presentada manifestando ser titular de las marcas KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER HUEVO CON SORPRESA y KINDER SORPRESA que distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial … Finalmente, manifestó que la marca KINDER SORPRESA es notoriamente conocida de acuerdo a las pruebas presentadas en el expediente Nº 229573 y tal como se estableció en la Resolución Nº 720-95- INDECOPI/TDCPI, por lo que su protección es independiente de la clase en que está registrada”; que “Con fecha 8 de mayo de 1998, Samuel Elías Torres Arteaga precisó que los productos que específicamente pretende distinguir con el signo solicitado son frutas frescas conforme al siguiente detalle: manzanas, peras, naranjas, nectarinas, uvas, duraznos, ciruelas, mangos, melones, sandías y piñas, los cuales son diferentes a los que distingue la marca registrada en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial”; que “El artículo 89 de la Decisión 344 no ha precisado el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario puede modificar su solicitud inicial.
Sin embargo, si se parte del hecho de que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que la Administración dicte resolución por medio de la cual quede firme dicho acto, este es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa”; que “Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado en el Proceso 15-IP-97 que la modificación de la solicitud inicial de una marca puede solicitarse hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa …”; que “Adicionalmente, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 16 de octubre de 1996 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso Nº 20-IP-95 en el que se precisa que el solicitante del registro de una marca puede modificar la solicitud inicial en cualquier momento del trámite hasta que el acto adquiera firmeza en la vía administrativa, respecto de los elementos secundarios y no sustanciales”; que “la solicitante pretendió distinguir inicialmente con el signo solicitado productos agrícolas y demás de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, habiendo limitado posteriormente su solicitud de registro a manzanas, peras, naranjas, nectarinas, uvas, duraznos, ciruelas, mangos, melones, sandías y piñas”; y que “Teniendo en cuenta … que la limitación de productos efectuada se refiere a un aspecto secundario del signo solicitado, la Sala conviene en aceptar la limitación de la solicitud de registro efectuada por Samuel Elías Torres Arteaga”.
Que “la Sala ha tenido a la vista la Resolución Nº 720-95-INDECOPI/TDCPI de fecha 18 de abril de 1995, recaída en el expediente Nº 229573, y ha verificado contrariamente a lo manifestado por la solicitante en el sentido que en dicha Resolución se declara notoria su marca - que en ella sólo se manifiesta que la solicitante ha acreditado que la marca de producto KINDER SORPRESA se comercializa en diferentes países del mundo”; que “los medios probatorios presentados por la observante si bien acreditan la comercialización y publicidad de productos distinguidos con la marca KINDER SORPRESA, no acreditan la extensión, intensidad y difusión de conocimiento de la marca registrada entre el público consumidor peruano o andino, razón por la que no se ha demostrado la calidad de notoria de la misma de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 84 de la Decisión 344, no siendo además a la Sala evidente que la marca registrada goce de tal calidad”; que “En el caso concreto, el signo solicitado pretende distinguir manzanas, peras, naranjas, nectarinas, uvas, duraznos, ciruelas, mangos, melones, sandías y piñas (clase 31), y la marca KINDER distingue principalmente chocolates, productos de chocolate; la marca KINDER COUNTRY distingue principalmente café, té, cocoa, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo; la marca KINDER SORPRESA distingue (además de los productos que distingue KINDER COUNTRY) sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereal (excluyendo forraje), bizcochos, tortas, levadura y levadura de repostería; productos de cocoa, tales como pasta de cocoa para bebidas, pasta de chocolate; cubiertas tales como cubiertas de chocolate, huevos de chocolate, pralines, mazapán, decoraciones para árboles de navidad hechas de chocolate, productos hechos de chocolate comestible con un relleno con alcohol, artículos de azúcar, confitería incluyendo pastelería fina y gruesa, gomas de mascar y caramelos sin azúcar y la marca KINDER HUEVO CON SORPRESA distingue huevos de chocolate conteniendo un juguete sorpresa (clase 30).
La naturaleza de los productos en uno y otro caso es diferente”; que “En efecto, por un lado se trata del fruto comestible de algunas plantas, las cuales no sufren ninguna transformación para su consumo y, por el otro, de productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo humano, así como lo (sic) coadyuvantes para mejorar el gusto de las comidas”; que “En cuanto a los canales de comercialización, si bien tanto los productos que distingue el signo solicitado (frutas) como los productos que distinguen las marcas registradas pueden encontrarse en supermercados, se comercializan en secciones separadas y especialmente acondicionadas … Además, las frutas suelen expenderse también en tiendas especializadas (fruterías).
Además los productos por sí mismos son suficientemente identificables por el público consumidor al que van dirigidos en atención a sus propias necesidades y a las características intrínsecas de los productos”. Que, “dada la distinta naturaleza de los productos que distinguen los signos en cuestión, la Sala determina que a pesar de la identidad existente con una de las marcas registradas por la observante, su concurrencia en el mercado no inducirá a confusión al público consumidor respecto del producto y del origen empresarial del mismo”; y que “el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 … razón por la que procede su acceso a registro”, de modo que se resuelve “CONFIRMAR la Resolución Nº 9835-97-INDECOPI/OSD de fecha 31 de julio de 1997 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto KINDER …”. 3.
De los fundamentos de derecho de la demanda La demanda formulada por el representante de la sociedad FERRERO S.p.A., se apoya en varias disposiciones nacionales y en “Los Artículos 81 y 83 inc. a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”; y de su texto se desprenden los siguientes argumentos: que en su resolución N° 526-1998-TPI- INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI “no ha tenido en consideración que nuestras marcas KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER HUEVO CON SORPRESA Y KINDER SORPRESA son confundibles con la marca solicitada KINDER, conforme se aprecia de una simple comparación entre las marcas en litigio”; que “el solo hecho de que la marca de la contraria haya sido solicitada para distinguir productos de la clase 31, mientras que nuestra marca distingue productos de la clase 30, no quita validez a nuestra acción, pues la función de la clasificación de productos es administrativa, y es un intento de orden para fines de cobranzas de aranceles, pero como tal es perfectible y no es un impedimento para la adecuada protección al consumidor”; que “es claro que la diferencia de clases es de carácter puramente administrativo y que cuando se trata de ver semejanzas de productos el número de la clase es irrelevante”; que las “marcas KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER HUEVO CON SORPRESA y KINDER SORPRESA son notorias, tal como lo estableció la resolución Nº 720-95- INDECOPI/TDCPI, de 18 de abril de 1995, por lo cual su protección abarca las 42 clases de la nomenclatura conforme a lo dispuesto por el Art. 83 inc. e) de la Decisión 344”; que “El hecho de que estos productos tengan marcas idénticas puede ocasionar confusión en el público consumidor adquiriendo un producto en vez del que realmente deseaba.
Debe considerarse que el público no conoce la clasificación internacional de productos ni su división en diferentes clases”; y que “Para que dos signos sean confundibles, no es necesario que todos sus elementos constitutivos sean semejantes, la sola similitud de los elementos principales puede originar tal consecuencia no deseada por la ley, tal como sucede en el presente caso”.
En el Resumen citado se recoge además el alegato de la demanda según el cual “al expedirse la Resolución administrativa impugnada no se ha tenido en cuenta que la marca registrada a favor del codemandado Samuel Elías Torres Arteaga constituida por la denominación KINDER para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura oficial no reúne los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 … y, por tanto se encuentra incursa en la prohibición al registro de la marca prevista en el artículo 83, inciso a) de la acotada Decisión 344”. 4.
De los fundamentos de derecho de los escritos de contestación a la demanda 4.1. En su escrito de contestación, el apoderado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sostiene, entre otros puntos, que “… debe quedar claro que al hablarse del principio de especialidad este no se refiere exclusivamente a las clases, sino a los productos y/o servicios distinguidos”; que “a efectos de evaluar la posibilidad de que se produzca confusión o error en el público consumidor en el caso de coexistir dos marcas similares en el mercado, resultará necesario tener muy en cuenta cuáles son los productos o servicios que las marcas habrán de distinguir en el comercio.
Así, la posibilidad de confusión en el público consumidor dependerá de los factores vinculados a la naturaleza de los productos distinguidos”; que “Para determinar si hay o no relación entre productos o servicios distinguidos por dos marcas, que a su vez pertenecen a diferentes clases de la Nomenclatura Oficial y también a diferentes titulares, debe analizarse diversos factores …”, tales como “Los lugares de distribución y modalidades o canales de comercialización (…) El tipo de consumidor de destino del producto o servicio (…) Las modalidades publicitarias y promocionales (…) De esta manera es como en el derecho marcario, y tal como lo consagra también nuestro ordenamiento, resulta posible registrar marcas similares gráfica o fonéticamente pero que se encuentran destinadas a distinguir productos o servicios totalmente diferentes”; que “La protección de la marca notoria constituye una excepción al principio de especialidad, en razón a que se encuentra amparada con independencia de los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada o aplicada”; que “La notoriedad es un grado superior al que llegan muy pocas marcas.
Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un gran nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. Que “La Sala podrá constatar que el Tribunal del INDECOPI, al realizar la apreciación integral de los signos KINDER (solicitado) y KINDER COUNTRY y etiqueta;
KINDER HUEVO CON SORPRESA y etiqueta; y KINDER SORPRESA (registradas), consideró razonable que el mayor grado de atención a ciertos elementos se debía, entre otros, al hecho que en la conformación del signo solicitado y las marcas registradas, aún cuando estos poseían en común el vocablo KINDER, ello no resultaba ser por si solo un elemento relevante para determinar la misma impresión sonora y gráfica entre los signos, por cuanto existían otros elementos de mayor relevancia y diferenciación tales como la extensión de las marcas, la grafía de las letras, los elementos denominativos adicionales, la ubicación y dimensiones de los elementos denominativos en el conjunto marcario, la secuencia de las vocales y consonantes que las conforman, las diferentes sílabas, y otros elementos figurativos y cromáticos que otorgaban a cada uno de los signos una sonoridad, pronunciación e impacto visual totalmente diferente”, que “El razonamiento aplicado por el Tribunal del INDECOPI en la Resolución emitida encuentra sustento también en que la existencia de un vocablo común entre los signos, como lo es KINDER, no puede ser considerado de uso exclusivo de la actora por cuanto es necesario evaluar los elementos diferenciadores que existen en relación a la marca registrada y viceversa, y que al conjunto de cada uno de los signos sea capaz de otorgar suficiente individualidad”; que “La Sala se servirá merituar que la marca KINDER, que finalmente concedió el Tribunal del INDECOPI es sustancialmente distinta de la marca KINDER COUNTRY y etiqueta (…) De igual manera, el Tribunal del INDECOPI, al efectuar el examen entre los signos KINDER y el signo KINDER HUEVO CON SORPRESA … ciñó también su pronunciamiento a los criterios establecidos en la ley nacional vigente.
Criterio similar fue el que se aplicó también al momento de efectuar el examen de los signos KINDER y el signo KINDER SORPRESA”. Que “la simple inclusión de una denominación en otra (como es el caso de las marcas KINDER y KINDER COUNTRY y etiqueta; KINDER HUEVO CON SORPRESA y etiqueta; KINDER SORPRESA) no constituye una causa obligatoria de denegatoria a registro tal como lo ha pretendido hacer creer la demandante”; que “De esta manera es como el Tribunal del INDECOPI al momento de comparar los signos KINDER (solicitado) y KINDER COUNTRY y etiqueta;
KINDER HUEVO CON SORPRESA y etiqueta; KINDER SORPRESA (registradas) observó que entre éstos existían mayores elementos diferenciadores que semejanzas, por lo que dicho Colegiado consideró que ambas marcas podían coexistir en el mercado”; que “el registro de la marca KINDER … en relación a los signos KINDER COUNTRY y etiqueta; KINDER HUEVO CON SORPRESA; y KINDER SORPRESA, vista en su conjunto y en función a los productos que distinguen (sic) constituye un signo suficientemente distintivo que posee individualidad y una especial impresión fonética y gráfica que le permite cumplir su función diferenciadora en el mercado”; que “en la Resolución que invoca la demandante (esto es la Resolución Nº 720-95-INDECOPI/TDCPI) recaída en el expediente Nº 239691, las pruebas sobre la supuesta notoriedad estuvieron referidas al signo KINDER SORPRESA, y no respecto del resto de sus marcas, esto es KINDER COUNTRY y etiqueta;
KINDER HUEVO CON SORPRESA y etiqueta, como pretende hacerlo creer las (sic) demandante”; que “además de ello, dicha resolución jamás se pronunció sobre la supuesta notoriedad de la referida marca tal como se evidencia del propio texto de la Resolución que ahora se impugna en sede judicial”; que “en el referido expediente administrativo la notoriedad de ninguna manera resultó un hecho acreditado, puesto que en la citada Resolución lo único que se demostró fue que la marca KINDER SORPRESA se encontraba registrada en diferentes países, circunstancia que, tal como ya se ha mencionado, no acredita la concurrencia de los elementos o condiciones, que permitan determinar que una marca resulta notoriamente conocida”, y que “siendo que la notoriedad alegada por la demandante nunca resultó una circunstancia que se acreditara, es que este extremo de la demanda resulta plenamente infundado”. 4.2.
En cuanto a la contestación del Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, de su texto se desprende que “… resulta evidente que los argumentos de la actora son totalmente insubsistentes, y únicamente pretenden confundir a la Sala con coincidencias que según ella existen entre las marcas en litigio, tales como tener los mismos elementos principales o aducir que sus marcas son notoriamente conocidas; lo cual carece de sustento y en nada desvirtúa los alcances de la Resolución -correcta y arreglada a derecho- emitida por el Tribunal.
Menos aún demuestra la confundibilidad que alegan existe entre los citados signos, que repetimos, únicamente se asemejan porque tienen en su estructura la palabra KINDER”; que aún cuando las marcas en conflicto “distinguen productos de diferente naturaleza pues por un lado se trata de frutos comestibles de algunas plantas, las cuales no sufren ninguna transformación para su consumo, y por otro lado de productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo humano, así como los coadyuvantes para mejorar el gusto de las comidas; ambos son productos que pueden comercializarse en los mismos establecimientos; y de allí el cuidado y rigurosidad para su análisis”; y que “El criterio de la Autoridad Administrativa para resolver este caso, ha sido correcto y no debe ser cuestionado, ya que al efectuar el examen comparativo entre las marcas, ha tenido en cuenta todos los riesgos para conceder el registro de la marca KINDER, tales como: Apreciación Sucesiva de los Signos considerando su aspecto de conjunto (…) Semejanza Gráfico-Fonética: … de la comparación de la marca solicitada KINDER con la marca registrada se aprecia, que los signos son idénticos a nivel gráfico y fonético (…) que la diferente secuencia de vocales y consonantes que conforman los signos, determina que en conjunto cada uno tenga una pronunciación diferente … que en conjunto cada signo se escribe distinto y produce un impacto visual diferente.
En consecuencia dada la distinta naturaleza de los productos que distinguen los signos en cuestión y a pesar de la identidad existente con una de las marcas registradas por la accionante, su concurrencia en el mercado no inducirá a confusión al público consumidor respecto del producto y origen empresarial del mismo”. 4.3. Y, en su escrito de contestación, el señor SAMUEL ELÍAS TORRES ARTEAGA argumenta que “conforme a lo dispuesto … por la Decisión 344 … el análisis sobre el riesgo de confusión no se debe limitar tan solo a los aspectos gráficos y/o fonéticos de los signos solicitados … sino que también se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos a los que habrán de aplicarse esas marcas”; que “La identidad o semejanza entre los signos que forman las marcas enfrentadas solo podrá inducir a error o confusión en el mercado si se destinan a proteger productos idénticos o relacionados.
El signo y el producto a distinguir indisolublemente (sic) unidos y no se los puede separar a efectos de analizar el riesgo de confusión”; que “Para determinar la posible relación entre productos distintos a fin de establecer la posibilidad de confusión se deben considerar múltiples circunstancias globalmente, a saber: La finalidad, aplicación o uso de los productos; el material con que están hechos;
Los lugares de distribución y las modalidades o canales de comercialización; el tipo de consumidor de destino del producto y las modalidades publicitarias o promocionales”; que “Estamos de acuerdo en la afirmación de la demandante respecto a que la clasificación en clases de los productos y servicios tiene carácter meramente administrativo y por tanto no tendrá influencia en la determinación del grado de vinculación de los productos”; y que “La Resolución de la Sala de Propiedad Intelectual, en su apartado 5.1, analizó la naturaleza de los productos marcados y de aquellos para los cuales solicitábamos el registro de la marca y fue en base a dicho análisis que determino (sic) que no había riesgo de confusión. La Sala de Propiedad Intelectual nunca se limito (sic) a afirmar que por el hecho de que los productos a distinguir estaban ubicados en clases distintas no existiría riesgo de confusión. … basta la lectura de la Resolución materia del presente proceso para darse cuenta de cual fue el análisis efectuado por la Sala de Propiedad Intelectual”. 5.
De la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Según el Resumen varias veces citado, la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema del Perú se fundamentó en que “… si bien las marcas del demandante distinguen productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial … mientras que la marca solicitante distingue producots (sic) de la clase 31 … sin embargo no obstante encontrarse ambas marcas en clases distintas debe considerarse que es primordial que la marca se diferencie de la otra de tal forma que tal distincion (sic) sea clara e inmediatamente perceptible en el público consumidor, mas aun (sic) si consideramos que ambas son comestibles que se expenden a los mismos lugares, dando lugar a confusión y a entenderse que son vendidos por una misma entidad”; y que “el publico (sic) consumidor no tiene que ser necesariamente especializado para conocer en forma específica la clasificación internacional de ambos productos, por lo tanto la coexistencia de las marcas antes mencionadas con las mismas palabras y en los mismos lugares, va a inducir a confusión o error al publico (sic) consumidor, contraviniendose (sic) lo dispuesto en el inciso e) del artículo 83 de la Decisión 344”.
Del texto de la sentencia se desprende además que “… por mayoría se declara FUNDADA la demanda y en consecuencia NULA la resolución administrativa quinientos veintiséis – mil novecientos noventiocho – TPI – INDECOPI …” (folios 182 a 190). 6. Del recurso de apelación A propósito del recurso de apelación ejercido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), contra la sentencia dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Resumen da cuenta, a título de argumentos, que “Como se podra (sic) constatar, por un lado se trata del fruto comestible de algunas lanmtas (sic), las cuales no sufren ninguna transformación para su consumo y por el otro, de productos alimenticios de origen vegetal que son preparados para el consumo humano, así como los coadyuvantes para mejorar el gusto de las comidas”; que “En cambio el criterio empleado por la Sala a fin de determinar la supuesta confusion (sic) entre los signos, esto es la basada en si los mismos resultaban o no ser productos comestibles, resulta en extremo rigida (sic) y no obedece a la verdadera intención de la norma por cuanto con ello se limitaría en extremo de una gran variedad de marcas en el mercado”; que “De esta manera resulta facil (sic) de constatar que la clasificación efectuada por la Resolucion (sic) que se impugna (de si se tratan o no de productos comestibles), no resulta la más acorde para determinar la naturaleza de los productos, y por ende la posibilidad de confusion (sic) entre los signos”; que “La Sala igualmente yerra en lo que concierne al analisis (sic) de los canales de comercialización, como se podra facilmente (sic) constatar si bien tanto los productos que distingue el signo solicitado (frutas) como los productos que distinguen las marcas registradas pueden encontrarse en supermercados, se comercializan en secciones separadas y especialmente acondicionadas, de acuerdo a su funcion (sic)”; y que “La resolución que se impugna tampoco ha tomado en consideración (sic) que las frutas suelen expenderse tambien (sic) en tiendas especialmente (fruterias) (sic) y que los productos por si mismos son suficientemente identificables por el publico (sic) consumidor al que van dirigidos en atencion (sic) a sus propios (sic) necesidades y a las características intrinsecas (sic) de los productos”. 7.
De la contestación al recurso de apelación En el texto de la contestación al recurso de apelación en referencia, presentado por el apoderado de la parte actora, FERRERO S.p.A., se alega que “como bien lo ha considerado la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia … la función de la clasificación de productos es administrativa, y es un intento de orden, y como tal es perfectible y no es un impedimento para la adecuada protección al consumidor”; y que “Se ha demostrado a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que nuestras marcas KINDER, KINDER COUNTRY, KINDER HUEVO CON SORPRESA y KINDER SORPRESA son notorias … por lo cual su protección abarca las 42 clases de la nomenclatura …”.
CONSIDERANDO
Que la norma cuya interpretación se solicita es la prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a folios 216 y 217 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, examinada la aplicabilidad de la disposición sometida a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literales d) y e), y 84 de la Decisión 344 citada, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(…)”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 citada define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de error o confusión acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).
Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple con los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. II. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.
Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.
Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). III. De la comparación entre marcas.
Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. De la conexión competitiva. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto de la disposición del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.
En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.
La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).
Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).
En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).
En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;
Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. El artículo 83 de la Decisión 344 prohíbe el registro de un signo como marca si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto productos o servicios idénticos o semejantes a los que constituyan su objeto, de modo que el uso del signo pueda inducir al público a error (literal a).
En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre los productos a que se refieren los signos. A propósito del juicio sobre la semejanza entre dichos productos, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.
En primer lugar, el hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En segundo lugar, es pertinente la utilización de criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos;
“Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, pp. 242 y ss.). En tercer lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de los productos en cuestión. En efecto, si se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.
Por último, también deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto. Las consideraciones que anteceden, especialmente las relativas al punto de la conexión competitiva entre productos, guardan correspondencia con la orientación jurisprudencial de este Tribunal, el cual, ya en sentencia de fecha 30 de agosto de 1996 (dictada en el expediente Nº 08-IP-95, publicada en la G.O.A.C. Nº 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”, y reiterada en las sentencias dictadas en los expedientes N° 30-IP-2000, del 1º de septiembre de 2000, caso “AMERICAN BRANDS (mixta)”; 60-IP-2000, del 24 de enero de 2001, caso “MAXVALL”; 03-IP-2001, del 9 de mayo de 2001, caso “DIPLOMATICO”; 5-IP-2001, del 27 de marzo de 2001, caso “ACERO DIAMANTE + gráfica”; 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, caso “ALLEGRA”; y 67-IP-2001, del 12 de diciembre de 2001, caso “ECOGEL”), con motivo del examen de disposiciones previstas en las Decisiones 85 y 313, dejó establecido que: “El principio de la especialidad de la marca evita, en consecuencia, que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos.
Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. Según la Decisión 85 la limitación del registro en cuanto a la similitud de los productos está dada por la ‘clase del nomenclator’ a la que pertenece el producto (artículo 68). Pese a este fin de la norma, el artículo 58, literal f) y el artículo 68 de la Decisión 85, han encasillado la ‘especialidad’ sólo en referencia a la ‘clase’ del nomenclator, sin dejar la puerta abierta a que se examine la similitud de los productos Este principio o concepto ha tenido otro alcance al tenor de las disposiciones del artículo 82 (rectius 83) de la Decisión 344, pues el literal a) no hace relación a una clase del nomenclator sino a los productos o servicios identificados y enumerados en la solicitud, con lo cual se ‘evidencia que en una misma clase de la nomenclatura internacional, podrían coexistir dos marcas utilizadas en la identificación de productos o servicios disímiles siempre que no se induzca a error’ ”.
IV. De la marca notoria y de la necesidad de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).
Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado el registro del signo del tercero, o en el comercio subregional, o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios de que se trate.
De conformidad con la disposición citada, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso que el signo que se pretende registrar constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezcan los productos, iguales o distintos, de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
Por la misma razón, la protección citada se extiende independientemente del territorio en que haya sido registrada la marca. En este contexto, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).
Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).
En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).
En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.
Finalmente, el Tribunal ha precisado que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-96, de 31 de octubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318, del 26 de enero de 1998, caso “CIEL”).
V. De los signos en idioma extranjero En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.
El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º En la comparación entre un signo mixto y uno denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos.
No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4º La comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5° En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.
A objeto de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. 6° De conformidad con la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso que el signo que se pretende registrar constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezcan los productos, iguales o distintos, de que se trate, y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
La disposición prevista en el artículo 83, literal e, eiusdem, prohíbe el registro de un signo como marca que sea similar al punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, con independencia de los productos o servicios que pretenda distinguir, por lo que será necesario examinar la confusión por similitud que pudiera existir entre los signos para que proceda la irregistrabilidad.
De invocarse la notoriedad de la marca para formular observaciones a la solicitud de registro de un signo, el interesado deberá probar aquélla sobre la base de los indicadores señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, así como demostrar su existencia para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. 7° En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA