Año XXIV - Número 1500 Lima, 21 de mayo de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 16-IP-2007.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 113 literal a) de la misma Decisión, así como del artículo 172 cuarto párrafo y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: TAAPDANCE+logotipo. Actor: JULIO MORENO CAMPANA. Proceso interno Nº 348-2006 Proceso 17-IP-2007.- 2 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: DU MONT (mixto). Actor: sociedad PROCESADORA NACIONAL CIGARRILLERA S.A. Proceso interno Nº 2004-0376 Proceso 18-IP-2007.- 10 Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 83 literal e), 84, 118, 119, 120, 121 y 122 de la misma Decisión. Actor: SOCIEDAD MIMO S.A. Lema comercial: “MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO”. Expediente Interno N° 176-00-LM Proceso 189-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 258 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial, de oficio, de la Decisión 632 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, AFIDRO. Proceso Interno: Nº 2000-6716 Para nosotros la Patria es América 33 GACETA OFICIAL 21/05/2007 2.48 PROCESO 016-IP-2007 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 113 literal a) de la misma Decisión, así como del artículo 172 cuarto párrafo y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: TAAPDANCE+logotipo. Actor: JULIO MORENO CAMPANA. Proceso interno Nº 348-2006. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil siete. Internacionales. Tercero interesado: FABRICACIONES Y DISTRIBUCIONES MANUEL E.I.R.L. VISTOS: El 12 de marzo de 1997, el señor Julio Moreno Campana, solicitó el registro como marca del signo TAPP para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez publicada la solicitud, TEXTILES SWANTEX S.A., presentó observación al registro del signo TAPP con base al registro previo de la marca TALL (mixta), que, también, distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El Oficio Nº 533-2006-SCS-CS, de 22 de diciembre de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 3 de enero de 2007, por el que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Dra. Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 348-2006;

El auto de 6 de febrero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el Oficio Nº 533-2006-SCS-CS, de 22 de diciembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: JULIO MORENO CAMPANA.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI y Procurador del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales b) Hechos Por Resolución Nº 8597-97-INDECOPI/OSD, de 30 de junio de 1997, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación formulada y concedió el registro solicitado.

Contra dicha Resolución, el 30 de julio de 1997, TEXTILES SWANTEX S.A., interpuso recurso de apelación. El recurso fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI por Resolución Nº 3131998-TPI-INDECOPI, de 27 de marzo de 1998, que decidió “CONFIRMAR la Resolución 859797-INDECOPI/OSD (…) y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto TAPP (…)”.

Posteriormente, el 3 de noviembre de 1999, el señor Julio Moreno Campana, solicitó la nulidad de la marca TAAPDANCE y logotipo, registrada a favor de FABRICACIONES Y DISTRIBUCIONES MANUEL E.I.R.L. para distinguir productos de la clase 25, solicitada para registro el 9 de septiembre de 1997, argumentando la similitud con su marca TAPP. Mediante Resolución Nº 14706-2000/OSD-INDECOPI, de 29 de noviembre de 2000, la Oficina de Signos Distintivos GACETA OFICIAL 21/05/2007 3.48 declaró “INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por JULIO MORENO CAMPANA (…)”.

Contra dicha Resolución el señor Julio Moreno Campana interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por Resolución Nº 1420-2001/TPIINDECOPI, de 18 de octubre de 2001, que decidió “CONFIRMAR la Resolución Nº 141706-2000/ OSD-INDECOPI (…) y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la solicitud de nulidad de registro formulada por Julio Moreno Campana (…)”.

Argumenta el Tribunal que la confundibilidad entre los signos ya fue estudiada por esa dependencia, al momento de la solicitud del registro del signo TAAPDANCE y logotipo, toda vez que por “Resolución Nº 211-1999/TPI-INDECOPI de 17 de febrero de 1999, la Sala revocó la Resolución Nº 8571-1998/OSD-INDECOPI que denegó de oficio el registro de la marca TAAPDANCE y logotipo y, en consecuencia, otorgó el registro de dicha marca, por considerar que ésta no resultaba confundible con la marca TAPP”. mente registrada la marca TAPP, ésta es confundible con la marca TAAPDANCE (sic), la semejanza entre ambos signos se da en la medida en que en ambos el elemento relevante lo constituye su denominación, las cuales se asemejan gráfica y fonéticamente, en el grado de producir confusión e inducir a error al público consumidor, por lo que no debió admitirse el registro de ésta última, la cual vulnera los derechos exclusivos sobre la marca TAPP, registrada a favor de Julio Moreno con anterioridad”.

Contra la Resolución Nº 1420-2001/TPI-INDECOPI, el señor Julio Moreno Campana, presentó demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que por sentencia de 25 de agosto de 2005, declaró “INFUNDADA la demanda interpuesta por Julio Moreno Campana (…)”. Contra esta sentencia el señor Julio Moreno Campana interpuso demanda de apelación, la que fue aceptada por la Sala Civil Transitoria y elevada a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que por providencia de 13 de noviembre de 2006 consideró que: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 83 inciso a) de la Decisión (…) 344, y; cuál es la debida aplicación al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…).

Razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. Afirma que al haber sido concedida la marca TAAPDANCE+logotipo en contravención al inciso a) del artículo 83 de la citada Decisión se configura “el supuesto de nulidad establecido en el inciso a) del artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora, indica que fundamentó su recurso de nulidad considerando que la marca TAAPDANCE “fue concedida en contravención de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 (…) ya que existiendo previa- Sostiene, también, que “Los consumidores asumen que se tratan de nuestros productos al ver nuestro característico nombre TAPP, en los productos que distingue la marca contraria TAAPDANCE (sic), perjudicando de esta manera no solo a nuestro público consumidor, sino a nosotros, ya que la calidad de productos que promociona la marca contraria no es la misma que nuestros productos”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

Respecto a la afirmación de la actora de que la Resolución impugnada fue otorgada en contravención a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344, dice que “en el aspecto fonético el signo ‘TAAPDANCE’ y el signo ‘TAPP’ difieren en la secuencia de sus vocales (A-A-A-E/A) y por consiguiente de las sílabas que los conforman.

A ello debe agregarse la inclusión de la doble inclusión de la letra A en el término TAAP (TA-A-P), que antecede el término inglés DANCE en el signo de la empresa codemandada, lo que contribuye a que en conjunto los signos en conflicto posean una pronunciación distinta, teniendo la marca registrada TAPP un sonido corto y fuerte y el signo TAAPDANCE un sonido más prolongado y suave (…).

En el aspecto gráfico los signos incluyen, de manera inusual en el idioma castellano, de manera consecutiva las letras A (TAAPDANCE) y P (TAPP) GACETA OFICIAL 21/05/2007 4.48 y difieren en su extensión, lo cual produce un impacto visual de conjunto distinto en el público consumidor. A ello debe agregarse la figura circular y la grafía especial que presenta el elemento denominativo de la marca registrada, lo cual acentúa la diferencia entre los signos”. que lo hizo el INDECOPI.

Manifiesta que de conformidad con el Decreto Legislativo 823 “no procederá la solicitud de nulidad, si el asunto fue materia de observación por los mismo fundamentos entre las mismas partes o la que de ellas derivan su derecho”. Sostiene que “la autoridad administrativa concluyó que aun cuando se trata de productos similares, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado no puede inducir a que el consumidor confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial, por lo que el signo ‘TAAPDANCE’ y logotipo no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 83 (…)”.

En cuanto al análisis comparativo entre la marca TAAPDANCE y logotipo y la marca TAPP dice “desde el punto de vista fonético, que ambas marcas difieren en su secuencia de vocales (…) la denominación TAAP de la marca del emplazado no sólo presenta una vocal A adicional a la marca registrada TAPP, sino que además se encuentra acompañada de una partícula adicional (…)” al referirse a la partícula DANCE afirma que “conjuntamente con el término inicial que compone la marca TAAPDANCE (sic), logran conformar una denominación con una pronunciación e impresión fonética claramente distintas respecto de la marca del accionante”.

Desde el punto de vista gráfico, dice que “los signos en cuestión difieren en el número de sílabas y letras que lo conforman (…) la presencia de la partícula DANCE, así como de los elementos figurativos en la marca del emplazado –de igual relevancia que su elemento denominativo-, contribuyen a que las marcas en cuestión tengan una escritura e impresión visual de conjunto distintas”.

Finalmente manifiesta, que las Resoluciones administrativas presentadas como antecedentes por el demandante no son comparables con el presente caso. El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta a la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. Sostiene que “Desde el punto de vista fonético, se advirtió razonablemente que entre el signo impugnado TAAPDANCE y logotipo y la marca registrada con anterioridad TAPP existen diferencias, ya sea en el número de sílabas (TAAP/ DAN/CE versus TAPP) como en la secuencia de las vocales (TAAPDANCE= AAAE versus TAPP= A lo que determina una pronunciación diferente (…) desde el punto de vista gráfico, podemos apreciar que las marcas presentan una diferente extensión. Además, la marca TAAPDANCE contiene un elemento figurativo que lo distingue aún más de la marca TAPP que es meramente denominativo (…)“.

Sostiene que si bien ambos signos se encuentran en la clase 25 “dadas las diferencias fonéticas y gráficas de los signos en cuestión, se concluye que la coexistencia de las marcas en el mercado no es susceptible de inducir a confusión al público consumidor”. Por lo tanto, el registro de la marca TAAPDANCE y logotipo no contraviene lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

CONSIDERANDO: Por lo que, “al no existir riesgo de confusión entre las marcas de producto TAAPDANCE y logotipo (solicitado) y TAPP (registrada con anterioridad), no existe contravención alguna a la Decisión 344 (…) y por ende no procede la causal de nulidad invocada por la empresa demandante”. En consecuencia “los actos administrativos emitidos (…) son correctos y se encuentran arreglados a derecho (…)”.

FABRICACIONES Y DISTRIBUCIONES MANUEL E.I.R.L., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda con los mismos argumentos Que, la norma contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territo- GACETA OFICIAL 21/05/2007 5.48 rio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo TAAPDANCE y logotipo se presentó el 9 de septiembre de 1997, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar, de oficio, los artículos 81 y 113 literal a) de la misma Decisión, así como el artículo 172 párrafo cuarto y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, por ser aplicables al caso concreto; y, ( ) Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; (…)”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 172.(…) No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. GACETA OFICIAL 21/05/2007 6.48 En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. perjuicio de aplicar en lo que correspondiese lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. 2. La marca y los requisitos para su registro (…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta.

En consecuencia, ésta se referirá a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 75-IP2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: NORITEX, emitida para la causa interna Nº 548-2004, que también cursa ante el alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

Sin Este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso de autos lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 101-IP-2006, de 4 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1453, de 12 de enero de 2007, marca: VINILUZITO, emitida para la causa interna Nº 5492004, que fue solicitada por la misma Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca TAAPDANCE+logotipo cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3. Marcas denominativas y mixtas En lo relativo a marcas denominativas y mixtas, este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 170-IP-2006, de 22 de noviembre de 2006, marca: UBS+logotipo, emitida para la causa interna Nº 2408-2005, que fue solicitada por la misma Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo mixto y uno denominativo deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con GACETA OFICIAL mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En consecuencia, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. 4.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 101-IP2006, ya citado. 21/05/2007 7.48 Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, en este caso gráfica, fonética e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas TAAPDANCE+logotipo y TAPP. 5.

Marcas en idioma extranjero Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O. A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por GACETA OFICIAL un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). 6. Nulidad de un registro marcario En tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para juzgar sobre la validez o nulidad de un registro marcario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo como marca.

En efecto, la concesión del registro depende, en lo principal, de que el signo cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria aplicable, y no incurra en las prohibiciones allí contempladas. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud de registro, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 113, literal a), prevé que la autoridad nacional competente podrá decretar la nulidad del registro de la marca si, entre otros supuestos, éste hubiese sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión citada.

En consecuencia, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo solicitado no cumple con los requisitos previstos en el artículo 81 de indicada Decisión, o si ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Sin embargo, cabe agregar que el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse 21/05/2007 8.48 la acción de nulidad.

El Tribunal ha sostenido al respecto: “Se trata de una excepción al régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344, norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (…). La excepción opera en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda”. (Proceso 20-IP2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1352, de 7 de junio de 2006, marca: NEXELL). En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que “ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión (…)”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC). Para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad de registro de una marca, el Tribunal se ha pronunciado sobre el particular en los términos siguientes: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO (…).

El particular que intente accionar frente a un acto administrativo GACETA OFICIAL 21/05/2007 9.48 de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial (…)”. de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiese, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”.

(Proceso 20-IP2006, ya citado, refiriéndose al Proceso 10-IP97, publicado en la G.O.A.C. N° 308 de 28 de 1997, marca: “COLSUBSIDIO”). SEGUNDO.- Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión 344, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. TERCERO.- En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos.

Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar, en la marca mixta, cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal CUARTO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, GACETA OFICIAL 21/05/2007 10.48 donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

SEXTO. - Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

SÉPTIMO. - De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. Sin embargo, el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe la declaratoria de nulidad del registro del signo en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La prohibición implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda, o si por razones de hecho las causales dejaron de existir. Si, luego de la concesión del registro, se dicta en el régimen común una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 348-2006 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 017-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Signo: DU MONT (mixto). Actor: sociedad PROCESADORA NACIONAL CIGARRILLERA S.A. Proceso interno Nº 2004-0376. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil siete. GACETA OFICIAL VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-00376.

El auto del 6 de febrero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1738, de 17 de octubre de 2006, recibido en este Tribunal el 10 de enero de 2007, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad PROCESADORA NACIONAL CIGARRILLERA S.A. (PRONALCI S.A.).

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Terceros interesados: sociedad S.T. DUPONT y sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. b) Hechos El 20 de diciembre de 2000, la sociedad PRONALCI LTDA. (hoy S.A.) presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo DU MONT (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 506, de 30 de junio de 2001, al que presentaron oposiciones la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. con base en su marca BELMONT (mixta) y la sociedad S.T. DUPONT con base en su marca S.T. DUPONT (nominativa), ambas para distinguir productos de la clase 34.

Por Resolución Nº 2706, de 30 de enero de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, 21/05/2007 11.48 declaró infundada la oposición presentada por la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., fundada la oposición presentada por la sociedad S.T. DUPONT y negó el registro del signo DU MONT (mixto).

La sociedad PRONALCI LTDA. y la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 6985, de 30 de marzo de 2004, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 10483, de 26 de mayo de 2004, confirmó, nuevamente, la Resolución impugnada, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que “Resulta evidente que la marca solicitada no es idéntica a la previamente registrada (…)”.

Dice que al realizar la comparación marcaria se “fraccionó la marca registrada (…) en dos palabras DU y PONT y se cerceno (sic) la expresión S.T. para hacer ver una posibilidad de confusión inexistente con el signo solicitado DU MONT (MIXTO), lo cual es falso (…) además no se tuvo en cuenta y dejó de lado en su comparación la parte gráfica que acompaña al signo solicitado (…)” por lo que “si se comparan los signos DU MONT (MIXTO) y S.T. DUPONT (NOMINATIVO) en una visión de conjunto, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, es evidente que el signo DU MONT (sic) no genera confusión alguna por similitud fonética y gráfica con el signo S.T. DUPONT, desvirtuandose (sic) en consecuencia la supuesta semejanza entre ellos (…).

Sostiene que al realizar el cotejo entre los signos en disputa no existe confusión visual, pues “es evidente que presentan claras diferencias ortográficas”, ni gráfica “toda vez que la marca registrada S.T. DUPONT es de las llamadas DENOMINATIVAS y la marca (sic) solicitada DU MONT es de las llamadas MIXTAS (…)” ni fonética “en tanto que la solicitada esta (sic) compuesta por dos sílabas, lo que hace que el impacto sonoro al pronunciarse una y otra sea diferente (…)” por GACETA OFICIAL lo tanto “NO existe similitud o riesgo de confusión entre las marcas cotejadas (…)”.

Dice que se violó el artículo 134 de la Decisión 344 ya que “la marca (sic) DU MONT (MIXTA) tiene capacidad de distinguir productos de la clase 34 en el mercado (…). Manifiesta que también se violó el artículo 135 literal b) de la misma Decisión “por cuanto la marca (sic) DU MONT (MIXTA) no es confundible con la marca S.T. DUPONT y por tanto es apta para ser registrada, porque tiene la capacidad para identificar los productos que distingue y la distintividad suficiente para ser considerada como tal”.

Finalmente, argumenta que se violó el artículo 143 de la citada Decisión “al no tomar en cuenta la modificación de la solicitud de registro de la marca (sic) DU MONT (MIXTA) en cuanto a la limitación de la cobertura de productos (…) limitación que distanciaba aún más la posible confusión que pudiera existir con la marca S.T. DUPONT (…)” que limitó “su cobertura para distinguir exclusivamente ‘elementos para fumador, encendedores y fósforos’ (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resoluciones impugnadas, “(…) no ha incurrido en violación de normas contenidas en la (…) Decisión 486 (…)”.

Sostiene que la Superintendencia “se ajustó plenamente al trámite legal correspondiente”. La Superintendencia hace referencia a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca y dice que “Si bien el signo ‘DU MONT’ (mixta) (sic) es susceptible de representación gráfica contrariamente a lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados ‘DU MONT’ (mixto) (…) y ‘S.T DUPONT’ (…) resulta indudable que presentan similitudes ortográficas y fonéticas capaces de inducir en confusión directa o indirecta al público consumidor, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con la función diferenciadora en el mercado”.

Sostiene que el signo solicitado “reproduce casi en su totalidad la marca registrada omitiendo 21/05/2007 12.48 simplemente las letras iniciales S.T y cambiando la letra P por la M lo cual no logra diferenciar las marcas en debate (…)”. Por lo que el signo solicitado “encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el (…) literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

Finalmente argumenta que los signos en conflicto distinguen productos de la clase 34 por lo que “la coexistencia de las marcas en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas (…)”. La sociedad S.T. DUPONT, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda en sentido de que la actora pretende obtener la nulidad de las Resoluciones que declararon fundada la oposición presentada por S.T. DUPONT.

Dice que la Superintendencia no violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que los signos en conflicto “presentan similitudes ortográficas y fonéticas, que hacen que el consumidor incurra en error” que en ambos signos “prevalece el elemento denominativo ya que el elemento gráfico de la marca DU MONT (sic) es muy débil en el conjunto marcario”.

Sostiene que tampoco se violaron los artículos 134 y 135 literal b) de la misma Decisión ya que “La marca DU MONT (sic) es perceptible dado que puede ser aprehendida por el sentido de la vista. Es susceptible de representación gráfica puesto que puede ser reproducida en palabras. Pero no es distintiva toda vez que ortográfica y fonética, es similar a la marca S.T. DUPONT y distinguen los mismos productos por lo que pueden llegar a causar un riesgo de asociación o confusión respecto del origen empresarial y por consiguiente afectar los intereses de mi representada”.

Finalmente, indica, que no se violó el artículo 143 de la Decisión 486, porque si bien se limitaron los productos, éstos “al ser usados causan confusión o riesgo de asociación con los productos que distingue la marca S.T. DUPONT”. La sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda indicando que la Superintendencia violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “El signo solicitado DU MONT & Diseño y la marca registrada BELMONT (sic) de mi repre- GACETA OFICIAL sentada son confundibles y en el evento de que coexistan en el mercado generarían riesgo de confusión y riesgo de asociación en el público consumidor (…) las marcas cotejadas están constituidas por signos que inducen a confusión, por razón de su aspecto ortográfico, visual, fonético y conceptual”.

Sostiene que desde el punto de vista visual y ortográfico “La composición de las expresiones BELMONT y DU MONT, produce una misma impresión de conjunto por el hecho de estar constituidas por el mismo número de sílabas y por compartir la idéntica terminación MONT, que cuenta con alta recordación en el público consumidor (…). Desde el aspecto fonético dice que MONT “genera un vínculo entre ambas expresiones, como si tratara de una presentación o versión modificada de un mismo producto, lo que se traduce en riesgo de confusión y asociación (…).

En el aspecto conceptual sostiene que la marca BELMONT (mixta) “ha sido intensamente usada en el territorio nacional “por lo que un signo que contenga MONT “evocará en el público consumir la marca notoriamente conocida BELMONT (sic), la asociará con ésta y le atribuirá el mismo origen empresarial”. Finalmente, manifiesta, que entre los signos en conflicto aumenta la confusión porque ambos signos distinguen los mismos productos y que “con las características gráficas de los signos enfrentados (…) aumenta más el riesgo de confusión (…) por cuanto ambos signos reivindican el color azul, explotado en el comercio por mi representada a través de su marca notoria BELMONT (sic)”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también 21/05/2007 13.48 con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo DU MONT (mixto) fue el 20 de diciembre de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

GACETA OFICIAL 21/05/2007 14.48 g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: (…) 1. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N° 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo DU MONT (mixto), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. Clases de marcas: denominativas y mixtas En lo relativo a marcas mixtas, donde el elemento denominativo, además, sea compuesto, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP-2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001-0374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y uno mixto deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele GACETA OFICIAL ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Además, en el caso de que exista conflicto entre una marca mixta y otro signo mixto que en su elemento denominativo sea compuesto cuya registrabilidad se examina, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.

(Proceso Nº 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)). Por tanto, el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez Consultante deberá analizar si el signo DU MONT (mixto) al estar constituido, 21/05/2007 15.48 también, por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, de 28 de junio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1387 de 23 de agosto de 2006, emitida para la causa interna N°. 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo DU MONT (mixto) y la marca BELMONT (mixta).

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Es de hacer notar que el signo DU MONT (mixto) ha sido negado por similitud con la marca S.T. DUPONT (nominativa) registrada a favor de S.T. DUPONT que participa como tercero interesado.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 4.

Marcas en idioma extranjero Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se GACETA OFICIAL las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O. A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). 5. Modificaciones a la solicitud de un registro El artículo 143, primer párrafo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 21/05/2007 16.48 concede al solicitante del registro de un signo como marca la facultad de pedir a la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite, que se modifique su solicitud.

Mientras que el tercer párrafo le prohíbe el cambio de aspectos sustantivos del signo, o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Por tanto, la modificación podrá abarcar, desde los términos formales de la solicitud, a fin de corregir cualquier error material en ella o en el signo, hasta la disminución de los productos o servicios allí especificados.

En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase.

De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados.

La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. Al respecto este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ( )”.

(Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO). GACETA OFICIAL El citado artículo 143, en su segundo párrafo determina que la Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, sugerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo determinado en el artículo 144 de la Decisión 486.

Finalmente, el cuarto párrafo de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril del 1995).

Con relación a la modificación de la solicitud de registro, de reunir los requisitos establecidos para la presentación de una solicitud de registro de marca, ésta será entonces publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 145 de la Decisión 486, abriéndose con dicha publicación el lapso también de treinta días hábiles subsiguientes, para que cualquier persona que tenga legítimo interés presente oposiciones al registro del signo solicitado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 21/05/2007 17.48 SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar una marca mixta con una denominativa, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquélla será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En el caso de autos, además se deberá tomar en cuenta que el signo en su parte denominativa es compuesto, que podrá ser registrable en el caso de que se encuentren integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos. GACETA OFICIAL 21/05/2007 18.48 QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

SEXTO: La modificación de la solicitud de registro de una marca, de acuerdo al artículo 143 de la Decisión 486, podrá darse únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca así como a la eliminación o restricción de productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar.

En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-00376, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 018-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 83 literal e), 84, 118, 119, 120, 121 y 122 de la misma Decisión. Actor: SOCIEDAD MIMO S.A. Lema comercial: “MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO”. Expediente Interno N° 176-00-LM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de febrero el año dos mil siete. pública del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor César Moya Jiménez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, Re- Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 15 de enero de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos VISTOS: GACETA OFICIAL 21/05/2007 19.48 por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2007. 1.

El 12 de marzo de 1998, la sociedad PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A. solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro del lema comercial “MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO”. 1.

ANTECEDENTES 2. El lema comercial “MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO” fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 398, correspondiente al mes de marzo de 1998. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.

Las partes La parte demandante es: la sociedad MIMO S.A. La parte demandada la constituyen: el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; y, el Procurador General del Estado. El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A. 1.2.

Acto demandado La sociedad MIMO S.A. plantea que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 975875, de 18 de febrero de 2000, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (e) de la República del Ecuador, que rechazó la observación presentada por la sociedad MIMO S.A. y concedió el registro de la denominación solicitada por la sociedad PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A. por no contravenir lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual; y, ordenó la continuación del trámite de registro y la emisión del respectivo título previo el cumplimiento de las formalidades legales. 3.

El 21 de enero de 1999, MIMO S.A. presentó observaciones en contra de la solicitud de registro, en base a los siguientes argumentos: a) MIMO S.A. es legítima propietaria de las marcas “MINI LADY”, “MAXY LADY” y “LADY”. b) Que existe marcada semejanza gráfica, visual, auditiva y fonética entre las denominaciones “MINI LADY”, “MAXI LADY” y “LADY”, lo cual ocasionaría confusión en el público consumidor. c) Que la solicitud de registro como lema comercial de “MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO” es irregistrable, por no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 81, 83 a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4.

Con oficio Nº 967975, de 17 de marzo de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial corrió traslado a PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A. con las observaciones presentadas. 5. El 18 de febrero de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 975875, la cual resolvió rechazar las observaciones presentadas y conceder el registro del lema comercial solicitado por PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad MIMO S.A., a través de su gerente general, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: a) Las marcas “MINI LADY”, “MAXI LADY” y “LADY” son marcas que han alcanzado fama GACETA OFICIAL 21/05/2007 20.48 y notoriedad, y se encuentran registradas en Ecuador y en otros países. c) Impugno la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de improcedente; b) Dado que el lema comercial solicitado se usaría para “toallas sanitarias”, el público consumidor se confundiría con las famosas marcas “MINI LADY”, “MAXI LADY” y “LADY”, destinadas a proteger también toallas sanitarias. d) Se reproduzca todo lo que de autos me fuere favorable y lo demás que me franquea la Ley”. c) El lema comercial “MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO” constituye un signo que carece de toda perceptibilidad, distinción y no es posible de representación gráfica, dada la existencia de las marcas notorias “MINI LADY”, “MAXI LADY” y “LADY”. d) El lema comercial “MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO” es extremadamente similar a las marcas “MINI LADY”, “MAXI LADY” y “LADY”, por lo cual la coexistencia de las marcas en controversia indudablemente induciría a confusión directa e indirecta al público consumidor. e) Es inaceptable que coexistan dos marcas (sic) idénticas, para proteger el mismo tipo de productos. f) Entre las marcas (sic) en conflicto existe “extremada semejanza auditiva, fonética, visual”, por lo que su coexistencia ocasionaría error o confusión entre el público consumidor. g) Que el Director Nacional de Propiedad Industrial ha olvidado el riesgo de asociación respecto al lema comercial y las marcas “MINI LADY”, “MAXI LADY” y “LADY”, pues el público consumidor inevitablemente las asociaría con sus famosas marcas. h) Que la solicitud del registro contraviene lo dispuesto en los artículos 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual. c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, da contestación a la demanda: a) “Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda; b) Ratifico la resolución No. 975875 que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente;

El Director Nacional de Propiedad Industrial deduce excepciones y fundamenta su contestación indicando: a) La Dirección Nacional de Propiedad Industrial era el órgano competente para resolver sobre la concesión o denegación de un registro, por lo que la resolución impugnada es plenamente legal y válida. b) El lema comercial acompaña siempre e indisolublemente, estando permanentemente ligado a una marca y su uso está supeditado a ella.

Es decir, deberá exigirse la distintividad de la marca, mas no del lema comercial, porque no se usa solo sino acompañado de una marca. c) Por su naturaleza y por ser una frase o leyenda, el lema comercial está compuesto de términos genéricos y descriptivos, de ahí que se debe ser menos rígido al exigir originalidad y novedad a un signo de este tipo.

Este signo distintivo es accesorio a la marca y supeditado a la misma, debiendo exigirse distintividad respecto de terceros signos al examinar una marca y mayor flexibilidad con relación al lema comercial dada su composición en base a los términos genéricos, descriptivos y de uso común. La rigidez debe referirse a la marca a la cual acompañará el lema comercial ya que los consumidores no solicitan el producto por el nombre del lema comercial, sino por la denominación de la marca. d) La Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación y conceder el registro de la denominación solicitada por cuanto no contravenía lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y artículo 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual.

El Procurador General del Estado pese a haber sido legalmente citado no contestó la demanda. d) Tercero interesado La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. comparece como tercero interesado y contesta la demanda. Manifiesta, principalmente: GACETA OFICIAL a) Que “se especificó en la solicitud de registro que este lema comercial será utilizado con la marca NOSOTRAS registrada a favor de mi representada (…)”. b) “Es un hecho que la marca NOSOTRAS con la cual será utilizado el lema comercial constituye una marca notoria, en razón del conocimiento que tiene de esta (sic) toda mujer en el territorio ecuatoriano”. c) “El objeto del lema comercial no es distinguir un producto, como lo hace la marca, su objeto es acompañar o ser un complemento de esta (sic); por lo que sería absurdo pensar que el lema en controversia, pretende ser identificable o identificar por sí solo.

De ahí que, el lema comercial no tiene vida propia, sino que es un signo accesorio de la marca, se transfiere con la misma como lo determina la normatividad y se mantiene en vigencia mientras esta (sic) subsista”. d) “El lema comercial de propiedad de mi representada tiene que ser analizado en su conjunto y no de forma aislada, tomando en cuenta que es la parte accesoria de la marca principal NOSOTRAS y pretende otorgarle mayor distintividad frente al consumidor medio”. e) “Para realizar el análisis de registrabilidad de los lemas comerciales, es necesario ser un tanto más flexible, (…) el lema comercial no pretende ser distintivo por sí mismo, sino que pretende otorgarle distintividad a la marca principal, de la cual este (sic) es accesorio”. f) La expresión MILADY, que forma parte del lema comercial MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO, sí es una expresión peculiar, (…) además que este lema comercial se conforma de cinco palabras y no de una sola MILADY, como pretende hacer creer la parte actora; error que le lleva a realizar una equivocada e imprecisa comparación de los signos distintivos”. 21/05/2007 21.48 Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Tribunal compareciente ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 83 literales a) y d), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal considera procedente la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del lema comercial “MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGURO” ha sido presentada el 12 de marzo de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 83 literal e), 84, 118, 119, 120, 121, y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No se interpretará, por tanto, los artículos 95 de la Decisión 344 y 179 de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso concreto. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

CONSIDERANDO: DECISIÓN 344

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL (…) Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

GACETA OFICIAL Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. 21/05/2007 22.48 “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

(…) “Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. “Artículo 119.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará”.

“Artículo 120.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que pueda perjudicar a dichos productos o marcas”. “Artículo 121.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”. “Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de marcas de la presente Decisión.” (…) Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará as- GACETA OFICIAL pectos relacionados con: Concepto de marca y elementos constitutivos, Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales, Concepto de lema comercial, Impedimentos para el registro de lemas comerciales: La identidad y la semejanza;

Reglas para realizar el cotejo marcario; La marca notoria y su prueba: La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido; Confusión con la marca notoriamente conocida; Ámbito de protección del lema comercial: Comparación entre una marca denominativa compuesta y un lema comercial:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. 21/05/2007 23.48 a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos. - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

“DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales”. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp. 15-16. c) Susceptibilidad de representación gráfica El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

GACETA OFICIAL 21/05/2007 24.48

3.2. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE MARCAS AL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES Tanto el lema comercial como la marca sirven como medios que permiten a los industriales o comerciantes identificar de manera efectiva sus productos y servicios dentro del tráfico mercantil. El Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 344, señala en su artículo 122 que para los efectos del registro de los lemas comerciales, se aplicarán en lo que resulte pertinente, las disposiciones referentes al Capítulo de marcas, es decir que le son aplicables sustantivamente las disposiciones comunitarias en materia marcaria.

Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización ( )”. 2 Pueden ser registrados como lemas comerciales, la palabra, frase o leyenda que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma comunitaria en sus artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344, además que no debe incurrir en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82, 83 y 120 de la Decisión 344 en lo que sea aplicable al caso.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES La identidad y la semejanza Para obtener el derecho de uso exclusivo sobre un lema comercial es necesario que se dé efectivo cumplimiento a los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de marcas; estos son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Cabe anotar que al igual que en el caso de las marcas, el lema comercial, a más de cumplir con los requisitos señalados, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la norma comunitaria, conforme se establece en el artículo 83 de la misma Decisión y sus respectivos literales, en este caso, literales a), d) y e).

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 3

3.3. CONCEPTO DE LEMA COMERCIAL La Decisión 344 ha determinado que el lema comercial es un complemento de la marca que acompaña y lo define como “( ) la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. El lema comercial es un signo distintivo y, al igual que las marcas, las denominaciones de origen, o el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. Este Tribunal ha acogido también sobre el concepto de lema comercial, lo expresado por Víctor Bentata en los siguientes términos: “los lemas (slogans) son (…) tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad.

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y 2 3 BENTATA, Víctor.

“Reconstrucción del Derecho Marcario”. Editorial jurídica Venezolana. Pág. 230. Año 1994. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 21/05/2007 25.48 Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al Funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre los signos en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 4 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 5 Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 6 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 4 5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para com6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL 21/05/2007 26.48 parar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. ce que el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”).

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120).

Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 7 La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V).

La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas. (artículo 122)”. 8

3.5. ÁMBITO DE PROTECCION DEL LEMA COMERCIAL El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial a través del registro ante la oficina nacional competente, que le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo o ius prohibendi, sobre el conjunto verbal que lo forma. El artículo 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, estable- 7 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sobre este tema es importante, por otro lado, recalcar que el artículo 83, literal c) de la Decisión 344 dispone que la existencia de un lema comercial puede presentarse como una causal de irregistrabilidad marcaria, siempre y cuando se presenten dos circunstancias: • Que el signo que se pretende registrar como marca sea idéntico o se asemeje a un lema comercial registrado (o viceversa). 8 Proceso 109-IP-2004, sentencia de 22 de septiembre de 2004.

Lema comercial: “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL • Y que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público consumidor a error. De conformidad con lo anterior, para que un lema comercial registrado impida el registro de un signo como marca (o viceversa), además de que exista identidad o similitud entre los signos, se hace necesario que de acuerdo con los productos amparados, se genere riesgo de confusión en el público consumidor. 21/05/2007 27.48 quiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 10 Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

Comparación entre una marca denominativa compuesta y un lema comercial Las reglas propuestas en la comparación de signos marcarios son aplicables al comparar un lema comercial con una marca. En consecuencia, al realizar la comparación entre éstos se tendrá en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 9, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que fueron ya mencionados anteriormente.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras, palabras, números, etc. que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. Este tipo de marcas se subdividen en dos subgrupos: las marcas sugestivas que son las que tienen connotación conceptual que evocan ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, las marcas arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Al ser el lema comercial también un signo denominativo, los criterios adoptados por el Tribunal en relación con la comparación de marcas denominativas son perfectamente aplicables al caso en controversia. Incluyendo en las marcas denominativas, los signos denominativos compuestos que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cual- ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 11 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas MINI LADY, MAXY LADY Y LADY y el lema comercial MILADY DE NOSOTRAS CICLO SEGU- 10 9 BREUER MORENO, Pedro.

“TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 11 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNANDEZ Novoa, Carlos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984.

Págs. 199 y ss. GACETA OFICIAL RO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

3.6. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 12 21/05/2007 28.48 da por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. 14 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 13 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conoci- 12 13 FERNANDEZ Novoa, Carlos;

“Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. 14 Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 15 A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.

Por razones más bien ilustrativas, el Tribunal estima adecuado referirse a las marcas renom15 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 21/05/2007 29.48 bradas o también conocidas como “‘marcas de alto renombre’ (…) ‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, ‘marcas prestigiosas’, etc.” (Montiano Monteagudo: “La protección de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, p. 41): La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquélla “ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca.

( ) por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados”. (Carlos FernándezNovoa: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 33). Asimismo, ha dicho la doctrina que “Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general (…) todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas.

Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria.

Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada”. (Alberto Bercovitz: “Apuntes de Derecho Mercantil”; Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, pp. 466 y 495). Y que “Los extraordinarios conocimientos y aceptación de que gozan las marcas renombradas entre la práctica totalidad del público en general precisan del ordenamiento una protección igualmente extraordinaria, la cual, además de incluir la particularmente amplia y extensa interpretación del riesgo de confusión propia de las marcas notorias, debe consistir en una extensión del ius prohibendi de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idénticas o similares utilizadas para identificar a todo tipo de productos o servicios, y no sólo a los distinguidos por la marca renombrada, en una clara y rotunda excepción al principio de GACETA OFICIAL especialidad del Derecho de Marcas”.

(Luis Alberto Marco Arcalá: “Notoriedad y Renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre marcas a la luz de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicias de la Unión Europea”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 641). Por tanto, “La noción de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión”.

(Etienne Sanz de Acedo Hecquet: “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería”; Civitas, Madrid, 2001, pp. 27, 28). Cabe destacar también que “En muchos ordenamientos se distingue entre las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas, reconociendo sólo a estas últimas la protección contra usos infractores respecto de cualquier producto o servicio.

Sin embargo, la terminología y la práctica relativas a esta distinción difieren ligeramente en el mundo. Por eso la Unión de París y la OMPI han unificado la protección de este tipo de marcas, tutelando más allá de la regla de especialidad a toda marca notoriamente conocida (…)” (Ángel García Vidal: “La Recomendación Conjunta de la Unión de París y la OMPI sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 1538).

Sobre el tema y aclarando la anterior afirmación, el Tribunal, en la interpretación efectuada a las disposiciones que sobre marca notoria contempla la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha sostenido que: “el principio establecido en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, mediante el cual la protección excede del principio de la especialidad marcaria, solamente exige los presupuestos de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los consumidores o ‘público relevante’ de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén 21/05/2007 30.48 involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta; sin embargo, como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres, mediante las normas in comento se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y propias de la marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos (…).

Es por ello, que se considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisión (…) 344, le otorga a la marca notoria la misma protección y efectos jurídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca, a los efectos de aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, actualmente 83 de la Decisión 344”.

(Proceso 41-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 450, de 21 de junio de 1999, marca: “SUPERMANI”). No obstante, si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo más allá del simple criterio de conexión competitiva.

Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la cla- GACETA OFICIAL 21/05/2007 31.48 se de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. tos contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre que no incurran en las prohibiciones fijadas en los artículos 82, 83 y 120 eiusdem, en lo que fueren aplicables.

En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado al respecto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”. 16 En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de registro del lema comercial, así como ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión.

SEGUNDO: No podrán registrarse los lemas comerciales que constituyan frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos o servicios. El lema comercial conformado por dichas frases simples no es susceptible de registro, a no ser que se halle conformado por una o varias expresiones que le otorguen al conjunto una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

TERCERO: Los Países Miembros se encuentran facultados para registrar, como complemento de una marca, los lemas comerciales conforme al artículo 118 y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas de acuerdo al artículo 122.

CUARTO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

QUINTO: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

SEXTO: Al ser el lema comercial un signo denominativo, los criterios adoptados en relación con la comparación de marcas denominativas y entre ellas las compuestas son perfectamente aplicables al caso. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Podrán registrarse los lemas comerciales que cumplan los requisi- 16 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL SÉPTIMO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

OCTAVO: No se podrá registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. 21/05/2007 32.48 Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 176-00LM, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 21/05/2007 33.48 PROCESO 189-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 258 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial, de oficio, de la Decisión 632 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, AFIDRO. Proceso Interno: Nº 2000-6716. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de marzo del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Presidente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 160 a 265 de la misma Decisión 486, 7 y 8 del ADPIC y las Decisiones 418 y 437 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2000-6716;

El auto de 25 de enero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en el Oficio Nº 1740, de 17 de octubre de 2006, y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, AFIDRO.

Demandada: la Nación colombiana a través del Ministerio de Salud. b) Hechos El 26 de abril de 1995, el Gobierno de la República de Colombia, a través del Ministerio de Salud, emitió el Decreto 677, por “el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia”.

De acuerdo a los hechos señalados por el consultante, los artículos 20 a 27 de dicho Decreto contemplan la posibilidad “de realizar procesos de aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, donde al solicitante no se le exige aportar datos de seguridad y eficacia para el producto cuya aprobación se pretende (estudios farmacológicos), entendiéndose que la aprobación se fundamenta o apoya en los resultados de los datos generados previamente por un tercero; y que adicionalmente le dio potestad discrecional al INVIMA de exigir o no los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, AFIDRO, demanda, en el proceso interno, la nulidad de los artículos 19 literal a), 20, 22 literal ñ) y 25 numerales 2 y 4 del Decreto 677, de 26 de abril de 1995, toda vez que dichas normas violan los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Dice que de conformidad con las normas andinas para obtener el registro sanitario de un medicamento, de acuerdo al procedimiento sumario se debe: “(i) contar con la autorización del tercero que aportó sus estudios farmacológicos para comercializar su medicamento en Colombia, y (sic) (ii) respetar el derecho a la exclusividad y confidencialidad sobre la totalidad de la informa- GACETA OFICIAL 21/05/2007 34.48 ción suministrada por parte de ese tercero para la obtención de su registro sanitario, y (iii) presentar los estudios correspondientes de bioequivalencia o biodisponibilidad”.

Manifiesta que en el Decreto 677 “existen dos vías para obtener la aprobación de un producto farmacéutico: (i) un proceso que podría denominarse ‘ordinario’ y, (ii) otro que podría llamarse de ‘aprobación sumaria’ (…). El proceso ordinario se usa en casos donde el producto farmacéutico nunca ha sido comercializado antes (…) mientras que el de aprobación sumaria se aplica en aquellos casos donde el producto ya fue aprobado para su comercialización (…) en otras palabras, donde un primer solicitante ya obtuvo el registro sanitario mediante el proceso ordinario”. cionales se excedió ampliamente, pues con ella se modificaron los términos mismos de la regulación andina.

Por tal razón, el literal ñ) del artículo 20 del Decreto 677 deberá ser anulado. Así las cosas, bajo las normas supranacionales citadas, la exigencia de los estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad es categórica y absoluta, siendo totalmente irrelevante de qué producto farmacéutico se trate (…). Ahora bien, existe un problema adicional de fondo, que como ya se advirtió consiste en la estructuración que hizo el Gobierno del procedimiento sumario en el Decreto 677, es decir, de los ‘requisitos técnicos y legales para obtener el registro sanitario para los medicamentos contenidos en las normas farmacológicas’”.

Manifiesta que para el proceso ordinario se debe presentar “(i) un estudio farmacológico, (ii) un estudio farmacéutico y, (iii) cierta documentación legal” y para el proceso sumario se debe “(i) señalar que el producto ya se encuentra en el manual de normas farmacológicas y, posteriormente, (ii) aportar el estudio farmacéutico y la documentación legal; es decir, no existe la obligación de aportar el estudio farmacológico”, de donde se desprendería que “cualquier tercero puede obtener el registro sanitario de un producto basado en el mismo ingrediente activo, sin tener que recurrir a las cuantiosas inversiones y a la demora en la obtención de resultados satisfactorios que implican los estudios clínicos en mención y que corrieron por cuenta y riesgo del primer solicitante”.

Sostiene, además, que “El Ministerio de Salud al reglamentar el régimen de registros sanitarios para los medicamentos mediante el proceso sumario, incluyó en el Decreto 677, en su artículo 22, literal ñ), la obligación del interesado de suministrar ‘los resultados de los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia para los productos definidos por el INVIMA, previo concepto de la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos, y de conformidad con los parámetros que esta (sic) establezca’.

Desafortunadamente en el texto de la citada norma se contempló como una opción o facultad del INVIMA lo que en las normas andinas es una obligación, pues en tales normas supranacionales no se hizo distinción alguna y, por tanto, no se admitiría que en esos procesos de aprobación sumarios pueda excluir a algunos medicamentos de la prueba de biodisponibilidad o bioequivalencia. En otras palabras, la competencia reglamentaria residual que tiene el Presidente de la República respecto de las normas suprana- Indica que los artículos 78 y 79 de la Decisión 344, “parten de un criterio básico esencial: es responsabilidad de las entidades competentes de cada país, en este caso el INVIMA, respetar y proteger la exclusividad de los datos cuya generación haya implicado un esfuerzo considerable para aquella persona que los haya presentado para la comercialización de productos farmoquímicos, por lo menos durante el término de cinco (5) años, salvo que el titular de la respectiva información permita a otro su utilización (…).

Ahora, si bien el segundo párrafo de dicho artículo (sic) permite a los países miembros llevar a cabo o implementar procesos sumarios, como el que contempla el Decreto 677 (…) dicha posibilidad está circunscrita a que se aporten estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad y, naturalmente (…) a que el titular de los datos sobre los que se basa el proceso sumario, imparta expresamente su aprobación (…)”.

Por lo que “la estructura del procedimiento sumario del Decreto 677 no respeta las normas andinas citadas ni su recta interpretación, por lo que, esas normas infractoras del Decreto 677, donde se establece tal procedimiento sumario, deberán ser anuladas”. Sobre la aplicación prevalente de la Decisión 344, la demandante dice que “Los contrastes entre las (sic) dos procesos de aprobación del registro sanitario, el nacional y el andino, deben ser resueltos en favor del proceso andino por la naturaleza prevalente de las normas andinas”.

También sostiene que “Además de violar normas de categoría superior, el Ministerio de Salud violó principios basilares de nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, se violó el principio GACETA OFICIAL de la igualdad, pues se le obliga a soportar una carga pública superior a la que tiene y tuvo que soportar, aquel que presentó los estudios farmacológicos iniciales (…)” manifiesta violación de los artículos 13 y 209 de la Constitución Política de Colombia.

Asimismo indica que con el Decreto 677 “también se incurre en otra causal de ilegalidad específica, que es la incompetencia (…) existe incompetencia rationae materiae cuando la reglamentación supera los límites de la regulación y pasan a modificar sustancialmente la norma reglamentada”. Finalmente dice que “además de la violación de la Decisión 344 por parte del Decreto 677, éste también viola la nueva Decisión Andina sobre propiedad industrial, esto es, la Decisión 486 (…)” ya que “la Decisión 486, al eliminar los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 suprimió la posibilidad de los Países Miembros de llevar a cabo procedimientos sumarios para la aprobación de productos farmoquímicos (…) los reglamentos de los Países Miembros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 266, solamente pueden expedirse en este marco jurídico y exclusivamente para garantizar la protección de tales derechos, por lo que las normas objeto de anulación, también violan de forma manifiesta la Decisión 486, ya que contemplan un procedimiento que simplemente desapareció del ordenamiento jurídico (…).

Adicionalmente, dentro de las facultades de reglamentación que confirió el artículo 266, se limitó dicha facultad a tomar medidas para proteger los secretos industriales y, tal como se demostró en líneas anteriores, los procesos de aprobación sumarios del Decreto 677, no garantizan, es más, atentan directamente contra esos secretos industriales.

Por lo tanto, las normas que contemplan y avalan el proceso de aprobación sumario deberán ser anuladas”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Ministerio de Salud, da contestación a la demanda y después de hacer un resumen de los argumentos de la parte actora, dice que “el Gobierno Nacional, al expedir el Decreto Número 677 de 1.995, no hizo otra cosa que regular mediante el mecanismo del ejercicio de la potestad reglamentaria (…) algunos aspectos relacionados con el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamen- 21/05/2007 35.48 tos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico, teniendo como fundamento los Decretos 1289 y 1290 de 1994 (…).

No puede aceptarse que en (sic) presente evento se haya violado norma superior por extralimitación de la potestad reglamentaria, ni que se hubiera dado la violación de normas supranacionales (Decisiones 344 y 486 (…)), ni violación al principio de igualdad, ni incompetencia rationae materiae, ni falta de competencia por extralimitación en la potestad reglamentaria, ni violación de la Decisión 486 de 2000, tal como lo pretende señalar la parte actora”.

Y que de acuerdo a la jurisprudencia colombiana el Gobierno Nacional tiene la potestad de emitir los Decretos reglamentarios pertinentes. Sobre la violación de las Decisiones 344 y 486 dice “sea lo primero anotar que decisión (sic) 344 fue sustituida en su totalidad por la 486 (…) razón por la cual la confrontación de la norma acusada, Decreto 677 de 1995, deberá efectuarse frente a lo dispuesto en la Decisión 486 que es la que actualmente se encuentra vigente” y que “En cuanto a los aspectos relacionados con la protección de la propiedad industrial, puede advertirse dentro de la legislación del Acuerdo de Cartagena como dentro de nuestra legislación interior, existen mecanismos de tipo legal que permiten tomar acciones correspondientes al control del uso desleal de la propiedad y las que garantizan a conocer y oponerse al suministro de información a terceros”.

Manifiesta que de conformidad con el artículo 266 de la Decisión 486 “en Colombia se han adoptado diferentes medidas contenidas en normas generales que garantizan la protección de la información suministrada por quien registra información de orden confidencial para la comercialización de un determinado producto (…). Lo anterior significa que si por normas de orden general, las autoridades de nuestro país, incluidas el (…) INVIMA, están obligadas a cumplir con los procedimientos establecidos para garantizar los derechos de propiedad adquiridos en términos de ley, la excepción contemplada en el artículo 266 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, aplica en nuestro caso, toda vez que el régimen interno de nuestro país, contempla dentro de su normatividad la adopción de medidas necesarias para hacer efectivos tales derechos” y que “al régimen de registros sanita- GACETA OFICIAL rios de medicamentos, también se les debe aplicar la excepción establecida en la Decisión 486, por cuanto las normas que regulan el registro sanitario de productos, tiene por objeto garantizar la salud de la comunidad”.

Sostiene que las disposiciones del Decreto 677 “no son contrarias a lo presupuestado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en razón a que el trámite técnico a que se somete la información suministrada por el interesado a obtener un registro sanitario para un medicamento nuevo, salvaguardando los datos suministrados, tal como se dispone en el mismo Decreto 677 de 1995, consta de dos aspectos, el de la evaluación farmacológica y el de la evaluación farmacuética (sic)”.

Y que el Decreto 677 “no se encuentra en contradicción con los objetivos propuestos en la Decisión 486 (…) por lo tanto, no puede calificarse que el Decreto 677 de 1995 es violatorio de dicha decisión, ni de la legislación comunitaria andina y que menos aún que por medio de esta norma, se pretende propiciar el uso comercial desleal”. e) Otros antecedentes Dentro del proceso 22-AI-2002, en la Acción de Incumplimiento ejercida por las sociedades colombianas Merck Colombia, Frosst Laboratories INC, Schering Colombiana, Boehring Ingelheim, GlaxoSmithkline y Parke Davis, en contra de la República de Colombia, por presunto incumplimiento de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber adoptado y dar aplicación a los artículos 20 y 25 del Decreto 677 expedido el 26 de abril de 1995 por el Gobierno del citado País Miembro.

En dicho proceso, el apoderado de las demandantes doctor Marcel Tangarife Torres desiste del proceso argumentando “( ) la adopción por parte del gobierno colombiano de medidas tendientes a corregir el incumplimiento de las obligaciones emanadas del artículo 266 de la Decisión 486, tales como la expedición del Decreto 2085 del 19 de septiembre de 2002 (copia adjunta como Anexo 1), cuyo sentido y alcance fue posteriormente aclarado mediante el Acta de la Reunión de Coordinación de los Ministerios de la Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo, sobre la Comercialización de Productos Farmacéuticos en Colombia, de fecha 18 de marzo de 2003 (copia adjunta como anexo 2). 21/05/2007 36.48 Estas medidas responden a la obligación, en cabeza de Colombia, de proteger los datos de prueba requeridos por la aprobación de comercialización de nuevas entidades químicas del uso comercial desleal de que puedan ser objeto, conforme al Artículo 266 de la Decisión 486, obligación sobre la cual versa el incumplimiento que se alega en este proceso”.

Es de hacer notar también, que dentro del Proceso 114-AI-2002 la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia, AFIDRO participó en calidad de coadyuvante de la República de Colombia.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos 160 a 265 de la misma Decisión 486, 7 y 8 del ADPIC y las Decisiones 418 y 437 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que los artículos solicitados por el Consultante son: 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 160 a 265 y 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 7 y 8 de los ADPIC y las Decisiones 418 y 437 de la Comisión de la Comunidad Andina, este Tribunal considera que corresponde la interpretación de los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 y sólo GACETA OFICIAL de los artículos 258 a 266 de la Decisión 486; de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretará la Decisión 632 de la Comisión de la Comunidad Andina y no se interpretarán los artículos 160 al 257 de la Decisión 486 por corresponder a otros temas y no ser aplicables al caso concreto.

Que, no se interpretarán los artículos 7 y 8 de los ADPIC por no ser parte del ordenamiento jurídico comunitario. Que, no se interpretarán las Decisiones 418 y 437 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en vista de que estas Decisiones están destinadas a amparar un procedimiento de Registro o Inscripción Sanitaria específicamente “En caso de los productos registrados en un País Miembro que requieran de registro o inscripción sanitaria para su comercialización, en los demás Países Miembros (…)”.

Lo cual significa que, el registro y la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos o de productos químico agrícolas, le corresponde a cada uno de los Países Miembros. Por lo que, después de que en un País Miembro se haya concedido un registro o haya otorgado la aprobación de comercialización de un producto de conformidad con su normativa interna y se desee obtener el registro de ese mismo producto en otro País Miembro, recién serán aplicables las Decisiones 418 y 437 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, caso que no corresponde al presente proceso.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 21/05/2007 37.48 Artículo 79.- Ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos a que se refiere el artículo anterior podrá, sin autorización de esta última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto, durante un período no menor de cinco años contados a partir de la fecha en que el País Miembro haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su producto.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no impide que un País Miembro lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobación para tales productos, sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad. (…)”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; “(…) Artículo 78.- Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, un País Miembro exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, dicho País Miembro protegerá los datos referidos siempre que su generación implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la publicación de tales datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal. b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legíti- GACETA OFICIAL mamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; 21/05/2007 38.48 b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. Artículo 261.- A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad. Artículo 262.- Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros.

Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial: a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o, Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

Artículo 263.- La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260. Artículo 264.- Quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mis- GACETA OFICIAL mas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia. Artículo 265.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado.

Artículo 266.- Los Países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal.

Además, los Países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal. Los Países Miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo.

(…)”. Decisión 632 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 1.- El País Miembro que así lo considere podrá incluir, dentro de las medidas a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, el establecimiento de plazos durante los cuales no autorizará a un tercero sin el consentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, para que comercialice un producto con base en tales datos.

Artículo 2.- A efectos de los procedimientos de aprobación de las medidas de protección, el País Miembro podrá establecer las condiciones bajo las cuales exigirá la presentación de la información sobre los datos de prueba u otros no divulgados. 21/05/2007 39.48 Artículo 3.- Cuando un País Miembro considere que la protección de los datos de prueba otorgada en su territorio conforme al artículo 1 de la presente Decisión, resultara perjudicial para la salud pública o la seguridad alimentaria internas, su autoridad nacional competente podrá eliminar o suspender dicha protección. Artículo 4.- Los Países Miembros informarán a la Secretaría General sobre la utilización que hagan de la facultad prevista en el artículo 1 de la presente Decisión. La Secretaría General remitirá a los demás Países Miembros dicha información”. 1.

De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario frente a normas de derecho interno de los Países Miembros. Del complemento indispensable En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ) no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Países Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miem- GACETA OFICIAL bros están comprendidos (rectius: comprometidos) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación (…)’”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839, de 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso N° 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 490, de 4 de octubre de 1999).

Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurídico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el primero por si solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y consecuentemente requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales.

La preservación del orden y ordenamiento jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como en las competencias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.

A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno”.

(Proceso 06-IP-93, de 17 de febrero de 1994, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, de 25 de marzo del mismo año). Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribunal ha declarado inadmisible el proceso modificatorio, por vía de derecho interno, de materias específicamente disciplinadas por el orden jurídico de la Comunidad, “(…) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se 21/05/2007 40.48 puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ( ).

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (…)”. (Proceso 02-IP-88, de 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, de 26 de julio del mismo año). Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “(…) no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias.

Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria”. (Proceso 07-AI-99, de 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, de 20 de diciembre de 1999). Del complemento indispensable Sin perjuicio de lo expuesto, en casos excepcionales, existe la figura del complemento indispensable, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”.

(Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicado en la G.O. A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995). En consecuencia, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo GACETA OFICIAL que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC). 2. De la protección a los datos de prueba en la Comunidad Andina. Decisiones 344, 486 y 632 El Tribunal considera necesario referirse a la protección a los datos de prueba en la antigua Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en las vigentes Decisiones 486 y 632 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En la Decisión 344 el tema que nos ocupa se encontraba en el Capítulo IV, De los Secretos Industriales, específicamente en los artículos 78, 79 y 80. El artículo 78 indica que cuando un País Miembro exija la presentación de datos sobre experimentos u otros no publicados pero necesarios para determinar la seguridad y eficacia, cuando se trate de aprobar la comercialización de productos farmoquímicos o agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, el País Miembro debe proteger los datos exigidos siempre que su obtención signifique un esfuerzo considerable, con la salvedad de que la publicación de tales datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

Por su parte el artículo 79 de la misma Decisión manifiesta que ninguna persona, sin autorización de quien ya hubiese presentado los datos, podrá usar dichos datos en apoyo a la solicitud de aprobación de un producto, durante un período no menor de cinco años, contados a partir de que el País Miembro haya otorgado la aprobación para comercializar el producto.

Además, este artículo, en su segundo párrafo permite que los Países Miembros de la Comunidad Andina lleven adelante procedimientos sumarios de aprobación de produc- 21/05/2007 41.48 tos, siempre y cuando tales productos se apoyen en los correspondientes estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad. De los artículos anteriores, queda claro que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena concedía un plazo de 5 años para la protección de los datos de prueba y además, explícitamente concedía a los Países Miembros la capacidad para adelantar procedimientos sumarios para la aprobación de productos, cumpliendo con las exigencias de la presentación de estudios de bioquivalencia y biodisponibilidad.

Por su parte, el artículo 266 de la Decisión 486, debe ser analizado en el contexto de su pertenencia al Título XVI, De la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial, y dentro de los tres capítulos correspondientes: Capítulo I, De los Actos de Competencia Desleal; Capítulo II, De los Secretos Empresariales; y Capítulo III, De las Acciones por Competencia Desleal, contenidos en los artículos 258 al 269.

Cabe señalar que como todo derecho de propiedad, los derechos de propiedad industrial como poder jurídico de usar, gozar y disponer de los bienes inmateriales que constituyen su objeto, tienen su límite o están circunscritos dentro del marco del interés público. En el proceso de integración de la Comunidad Andina, el interés comunitario que debe regir la comercialización de los productos farmacéuticos, dentro del contexto fijado por el Acuerdo de Cartagena (preámbulo y artículo primero), está destinada a la protección de la salud pública y al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la subregión. Asimismo, el Régimen Común sobre Propiedad Industrial normado por la Decisión 486, prevé expresamente el derecho de exclusiva otorgado a las patentes de invención, mientras que para la protección de los datos de prueba y de la información no divulgada, contra todo uso comercial desleal, no ha establecido un período fijo de exclusividad y, más bien, ha dejado a criterio de los Países Miembros la posibilidad de regular dicha protección, dentro de cuyo marco podrán establecer los procedimientos pertinentes siempre que se resguarde el bienestar colectivo en un tema tan importante como la salud pública.

La Comisión de la Comunidad Andina, el 6 de abril de 2006, aprobó la Decisión 632 sobre la Aclaración del segundo párrafo del artículo 266 GACETA OFICIAL de la Decisión 486, en sentido de conceder a los Países Miembros, de acuerdo al segundo párrafo del citado artículo 266, la posibilidad del establecer plazos de exclusividad para los datos de prueba, durante los cuales el País Miembro no autorizará a un tercero, sin el consentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, la comercialización de un producto con base a tales datos.

Asimismo, otorga a los Países Miembros la posibilidad de establecer condiciones bajo las cuales exigirá la presentación de la información sobre los datos de prueba u otros no divulgados. Sin embargo, la posibilidad de protección de los datos de prueba podrá ser eliminada o suspendida por la autoridad nacional competente de cada uno de los Países Miembros, cuando dicha protección resulte perjudicial para la salud o la seguridad alimentaria internas.

Además, la Decisión 632 prevé que los Países Miembros que vayan a conceder las medidas de protección que consideren necesarias, deban informar a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para que ésta, a su vez, informe a los demás Países Miembros. En atención a que la mencionada Decisión constituye una interpretación auténtica, la misma se retrotrae al momento de la entrada en vigencia de la Decisión 486, toda vez, que se considera consustancial de ésta.

En el caso concreto, el Juez Consultante, deberá tomar en cuenta la norma comunitaria vigente en materia de propiedad industrial, al momento de la aplicación del Decreto 677 de 1995. 3. De la competencia desleal El tema de la competencia desleal y del secreto empresarial en la legislación comunitaria andina, se encuentra desarrollado en el Título XVI de la Decisión 486.

Se define la competencia desleal como “(…) todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. En tal sentido, el artículo 259 de la Decisión 486 considera como actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes: “(…) a) cual-quier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los 21/05/2007 42.48 productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Sobre esta materia el Tribunal ha sostenido que: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos (…).

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores (…).

La norma comunitaria enuncia, entre otros, un grupo de actos constitutivos de competencia desleal, tales como aquellos capaces de crear por cualquier medio una confusión acerca del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, así como las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor, y las indicaciones cuyo empleo pudiera inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos (artículo 259).

(…)”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Igualmente, en la jurisprudencia del Tribunal, se ha dicho: “(…) procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado”.

En la doctrina se señala sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el GACETA OFICIAL mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo (…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…)”.

(FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115). (Proceso 116-IP-2004, ya citado). La misma Decisión 486 define al secreto empresarial como “(…) cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero (…)”.

Todo lo relacionado a este tema se encuentra previsto en los artículos 260 al 266 de la Decisión 486, lo que demuestra que la protección de los datos de prueba y de la información no divulgada se encuentra regulada en la normativa comunitaria de la siguiente manera: El artículo 266 de la Decisión 486 disciplina el supuesto de que los Países Miembros exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas, o de otros no divulgados, cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable.

De establecerse el requisito, el mismo estará dirigido a obtener el pronunciamiento de una providencia que autorice la comercialización de aquellos productos farmacéuticos o químicos agrícolas que utilicen por primera vez principios químicos activos. En el supuesto citado, la consecuencia jurídica prevista es la atribución a los Países Miembros de la potestad de proteger aquellos datos contra su uso comercial desleal y, además, contra su divulgación. Sin embargo, la disposición consagra dos límites a esta potestad: el primero deriva de la necesidad de los Países de proteger al público, es decir, a sus pueblos; y el segundo deja sin efecto la prohibición si se han adoptado ya medidas para garantizar la protección de los datos contra su uso comercial desleal.

Cabe poner de relieve el primero de los límites, toda vez que, vista la naturaleza de los productos a que se refieren los datos, la razón del límite se 21/05/2007 43.48 encuentra en la necesidad de protección de la salud pública y, por tanto, en el derecho fundamental a la salud de los pueblos. La disposición en referencia forma parte del Capítulo relativo a los secretos empresariales, y éste del Título que trata de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial.

Este marco contribuye, entre otros efectos, a fijar el alcance de la protección de los datos de prueba, o de otros no divulgados, establecido en la disposición citada, cual es el de prevenir su uso comercial desleal, es decir, el que derive de todo acto que, vinculado a la propiedad industrial, y realizado en el ámbito empresarial, sea contrario a los usos y prácticas honestos (artículo 258).

El marco en referencia contribuye asimismo a precisar que el objeto de la protección son los datos que constituyan secreto empresarial, es decir, aquellos que sean información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a terceros, siempre que dicha información sea secreta, tenga un valor comercial por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla en tal condición (artículo 260).

El Tribunal, en el contexto de una disposición anterior semejante a la del artículo 266, prevista en el artículo 78 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se pronunció sobre el particular en los términos siguientes: “Vista la posibilidad de que las empresas, en el curso de su actividad económica, desarrollen un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución, y visto el valor comercial y la utilidad colectiva que pudiese tener parte de la información contenida en el citado acervo, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información, mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo”.

(Proceso 37-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 960, de 1 de agosto de 1993, caso: Registros sanita- GACETA OFICIAL rios del producto VINTIX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS). En general, el artículo 266 que forma parte de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, reguladora del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, norma que a su vez debe hallarse forzosamente en función de los objetivos del Acuerdo de Cartagena, cuya finalidad última es la procuración de un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión. A este propósito, el Tribunal declaró: “El acuerdo de instituir el proceso de integración subregional y de crear la Comunidad Andina, por parte de los Estados Miembros, ha significado el establecimiento de fines propios de la Comunidad y, por tanto, la configuración de un interés comunitario, disciplinado y tutelado en el Acuerdo de Integración Subregional, orden jurídico fundamental para sus Estados Miembros y para los órganos e instituciones del Sistema (…) el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de los Países Miembros se constituye en un fin propio y en el interés fundamental de la Comunidad.

Se trata de un bien jurídico digno de tutela que, puesto en relación con el objetivo del desarrollo, conduce a una concepción amplia de este objetivo, basada en las necesidades fundamentales de los habitantes de la Subregión. En este marco, se concibe el desarrollo de los Países Miembros como un proceso dirigido a procurar la satisfacción de las necesidades fundamentales de sus habitantes (…).

En lo que concierne al mejoramiento del nivel de vida, es decir, de las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes de los Países Miembros, su procuración, en tanto que finalidad del desarrollo y de la integración, pasa por el aumento de los niveles de renta real per cápita y por la evolución de una serie de indicadores económicos (…) pero también por la satisfacción progresiva de necesidades fundamentales como la alimentación, la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social”.

(Proceso 137-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 1054, de 15 de abril de 2003, caso: Demanda de inconstitucionalidad parcial del artículo 4 de la Ley 822 del 10 de julio de 2003). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 21/05/2007 44.48 PRIMERO: En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal reitera que en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

Sin embargo y, sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente se podrá aplicar la figura del complemento indispensable; al respecto, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En consecuencia, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en el Régimen común sobre Propiedad Industrial, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

SEGUNDO: El Régimen Común sobre Propiedad Industrial ha dejado a criterio de los Países Miembros la posibilidad de regular el plazo de la protección a los datos de prueba e información no divulgada, dentro de cuyo marco podrán establecer los procedimientos pertinentes siempre que se resguarde el bienestar colectivo en un tema tan importante como la salud pública.

TERCERO: En el caso concreto, el Juez Consultante, deberá tomar en cuenta la norma comunitaria vigente en materia de propiedad industrial, al momento de la aplicación del Decreto 677 de 1995. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2000-6716 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumpli- GACETA OFICIAL 21/05/2007 45.48 miento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 21/05/2007 46.48 GACETA OFICIAL 21/05/2007 47.48 GACETA OFICIAL 21/05/2007 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú