PROCESO 017-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Signo: DU MONT (mixto). Actor: sociedad PROCESADORA NACIONAL CIGARRILLERA S.A. Proceso interno Nº 2004- 0376.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil siete. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2004-00376.

El auto del 6 de febrero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 1738, de 17 de octubre de 2006, recibido en este Tribunal el 10 de enero de 2007, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad PROCESADORA NACIONAL CIGARRILLERA S.A. (PRONALCI S.A.).

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Terceros interesados: sociedad S.T. DUPONT y sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. b) Hechos El 20 de diciembre de 2000, la sociedad PRONALCI LTDA. (hoy S.A.) presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para registrar como marca el signo DU MONT (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 506, de 30 de junio de 2001, al que presentaron oposiciones la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. con base en su marca BELMONT (mixta) y la sociedad S.T. DUPONT con base en su marca S.T. DUPONT (nominativa), ambas para distinguir productos de la clase 34.

Por Resolución Nº 2706, de 30 de enero de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., fundada la oposición presentada por la sociedad S.T. DUPONT y negó el registro del signo DU MONT (mixto). La sociedad PRONALCI LTDA. y la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 6985, de 30 de marzo de 2004, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 10483, de 26 de mayo de 2004, confirmó, nuevamente, la Resolución impugnada, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que “Resulta evidente que la marca solicitada no es idéntica a la previamente registrada (…)”.

Dice que al realizar la comparación marcaria se “fraccionó la marca registrada (…) en dos palabras DU y PONT y se cerceno (sic) la expresión S.T. para hacer ver una posibilidad de confusión inexistente con el signo solicitado DU MONT (MIXTO), lo cual es falso (…) además no se tuvo en cuenta y dejó de lado en su comparación la parte gráfica que acompaña al signo solicitado (…)” por lo que “si se comparan los signos DU MONT (MIXTO) y S.T. DUPONT (NOMINATIVO) en una visión de conjunto, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, es evidente que el signo DU MONT (sic) no genera confusión alguna por similitud fonética y gráfica con el signo S.T. DUPONT, desvirtuandose (sic) en consecuencia la supuesta semejanza entre ellos (…).

Sostiene que al realizar el cotejo entre los signos en disputa no existe confusión visual, pues “es evidente que presentan claras diferencias ortográficas”, ni gráfica “toda vez que la marca registrada S.T. DUPONT es de las llamadas DENOMINATIVAS y la marca (sic) solicitada DU MONT es de las llamadas MIXTAS (…)” ni fonética “en tanto que la solicitada esta (sic) compuesta por dos sílabas, lo que hace que el impacto sonoro al pronunciarse una y otra sea diferente (…)” por lo tanto “NO existe similitud o riesgo de confusión entre las marcas cotejadas (…)”.

Dice que se violó el artículo 134 de la Decisión 344 ya que “la marca (sic) DU MONT (MIXTA) tiene capacidad de distinguir productos de la clase 34 en el mercado (…). Manifiesta que también se violó el artículo 135 literal b) de la misma Decisión “por cuanto la marca (sic) DU MONT (MIXTA) no es confundible con la marca S.T. DUPONT y por tanto es apta para ser registrada, porque tiene la capacidad para identificar los productos que distingue y la distintividad suficiente para ser considerada como tal”.

Finalmente, argumenta que se violó el artículo 143 de la citada Decisión “al no tomar en cuenta la modificación de la solicitud de registro de la marca (sic) DU MONT (MIXTA) en cuanto a la limitación de la cobertura de productos (…) limitación que distanciaba aún más la posible confusión que pudiera existir con la marca S.T. DUPONT (…)” que limitó “su cobertura para distinguir exclusivamente ‘elementos para fumador, encendedores y fósforos’ (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resoluciones impugnadas, “(…) no ha incurrido en violación de normas contenidas en la (…) Decisión 486 (…)”.

Sostiene que la Superintendencia “se ajustó plenamente al trámite legal correspondiente”. La Superintendencia hace referencia a los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca y dice que “Si bien el signo ‘DU MONT’ (mixta) (sic) es susceptible de representación gráfica contrariamente a lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados ‘DU MONT’ (mixto) (…) y ‘S.T DUPONT’ (…) resulta indudable que presentan similitudes ortográficas y fonéticas capaces de inducir en confusión directa o indirecta al público consumidor, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con la función diferenciadora en el mercado”.

Sostiene que el signo solicitado “reproduce casi en su totalidad la marca registrada omitiendo simplemente las letras iniciales S.T y cambiando la letra P por la M lo cual no logra diferenciar las marcas en debate (…)”. Por lo que el signo solicitado “encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el (…) literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

Finalmente argumenta que los signos en conflicto distinguen productos de la clase 34 por lo que “la coexistencia de las marcas en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas (…)”. La sociedad S.T. DUPONT, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda en sentido de que la actora pretende obtener la nulidad de las Resoluciones que declararon fundada la oposición presentada por S.T. DUPONT.

Dice que la Superintendencia no violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que los signos en conflicto “presentan similitudes ortográficas y fonéticas, que hacen que el consumidor incurra en error” que en ambos signos “prevalece el elemento denominativo ya que el elemento gráfico de la marca DU MONT (sic) es muy débil en el conjunto marcario”.

Sostiene que tampoco se violaron los artículos 134 y 135 literal b) de la misma Decisión ya que “La marca DU MONT (sic) es perceptible dado que puede ser aprehendida por el sentido de la vista. Es susceptible de representación gráfica puesto que puede ser reproducida en palabras. Pero no es distintiva toda vez que ortográfica y fonética, es similar a la marca S.T. DUPONT y distinguen los mismos productos por lo que pueden llegar a causar un riesgo de asociación o confusión respecto del origen empresarial y por consiguiente afectar los intereses de mi representada”.

Finalmente, indica, que no se violó el artículo 143 de la Decisión 486, porque si bien se limitaron los productos, éstos “al ser usados causan confusión o riesgo de asociación con los productos que distingue la marca S.T. DUPONT”. La sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda indicando que la Superintendencia violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “El signo solicitado DU MONT & Diseño y la marca registrada BELMONT (sic) de mi representada son confundibles y en el evento de que coexistan en el mercado generarían riesgo de confusión y riesgo de asociación en el público consumidor (…) las marcas cotejadas están constituidas por signos que inducen a confusión, por razón de su aspecto ortográfico, visual, fonético y conceptual”.

Sostiene que desde el punto de vista visual y ortográfico “La composición de las expresiones BELMONT y DU MONT, produce una misma impresión de conjunto por el hecho de estar constituidas por el mismo número de sílabas y por compartir la idéntica terminación MONT, que cuenta con alta recordación en el público consumidor (…). Desde el aspecto fonético dice que MONT “genera un vínculo entre ambas expresiones, como si tratara de una presentación o versión modificada de un mismo producto, lo que se traduce en riesgo de confusión y asociación (…).

En el aspecto conceptual sostiene que la marca BELMONT (mixta) “ha sido intensamente usada en el territorio nacional “por lo que un signo que contenga MONT “evocará en el público consumir la marca notoriamente conocida BELMONT (sic), la asociará con ésta y le atribuirá el mismo origen empresarial”. Finalmente, manifiesta, que entre los signos en conflicto aumenta la confusión porque ambos signos distinguen los mismos productos y que “con las características gráficas de los signos enfrentados (…) aumenta más el riesgo de confusión (…) por cuanto ambos signos reivindican el color azul, explotado en el comercio por mi representada a través de su marca notoria BELMONT (sic)”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo DU MONT (mixto) fue el 20 de diciembre de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite.

Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación”.

Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca.

Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna N°. 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo DU MONT (mixto), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. Clases de marcas: denominativas y mixtas En lo relativo a marcas mixtas, donde el elemento denominativo, además, sea compuesto, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP-2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001- 0374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y uno mixto deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Además, en el caso de que exista conflicto entre una marca mixta y otro signo mixto que en su elemento denominativo sea compuesto cuya registrabilidad se examina, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.

(Proceso Nº 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)). Por tanto, el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez Consultante deberá analizar si el signo DU MONT (mixto) al estar constituido, también, por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, de 28 de junio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1387 de 23 de agosto de 2006, emitida para la causa interna N°. 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo DU MONT (mixto) y la marca BELMONT (mixta).

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Es de hacer notar que el signo DU MONT (mixto) ha sido negado por similitud con la marca S.T. DUPONT (nominativa) registrada a favor de S.T. DUPONT que participa como tercero interesado.

Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 4.

Marcas en idioma extranjero Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI). 5. Modificaciones a la solicitud de un registro El artículo 143, primer párrafo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concede al solicitante del registro de un signo como marca la facultad de pedir a la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite, que se modifique su solicitud.

Mientras que el tercer párrafo le prohíbe el cambio de aspectos sustantivos del signo, o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Por tanto, la modificación podrá abarcar, desde los términos formales de la solicitud, a fin de corregir cualquier error material en ella o en el signo, hasta la disminución de los productos o servicios allí especificados.

En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase.

De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, en el contexto del artículo 143 de la Decisión 486, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados.

La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. Al respecto este Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que: “Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ( )”.

(Proceso 41-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de mayo de 2005, marca: DISEÑO). El citado artículo 143, en su segundo párrafo determina que la Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, sugerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo determinado en el artículo 144 de la Decisión 486.

Finalmente, el cuarto párrafo de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril del 1995).

Con relación a la modificación de la solicitud de registro, de reunir los requisitos establecidos para la presentación de una solicitud de registro de marca, ésta será entonces publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 145 de la Decisión 486, abriéndose con dicha publicación el lapso también de treinta días hábiles subsiguientes, para que cualquier persona que tenga legítimo interés presente oposiciones al registro del signo solicitado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar una marca mixta con una denominativa, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquélla será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En el caso de autos, además se deberá tomar en cuenta que el signo en su parte denominativa es compuesto, que podrá ser registrable en el caso de que se encuentren integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

SEXTO: La modificación de la solicitud de registro de una marca, de acuerdo al artículo 143 de la Decisión 486, podrá darse únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca así como a la eliminación o restricción de productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar.

En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004- 00376, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA