PROCESO 016-IP-2007 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 113 literal a) de la misma Decisión, así como del artículo 172 cuarto párrafo y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: TAAPDANCE+logotipo. Actor: JULIO MORENO CAMPANA. Proceso interno Nº 348-2006. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 533-2006-SCS-CS, de 22 de diciembre de 2006, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 3 de enero de 2007, por el que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Dra. Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 348-2006;

El auto de 6 de febrero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el Oficio Nº 533-2006-SCS-CS, de 22 de diciembre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: JULIO MORENO CAMPANA.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI y Procurador del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Tercero interesado: FABRICACIONES Y DISTRIBUCIONES MANUEL E.I.R.L. b) Hechos El 12 de marzo de 1997, el señor Julio Moreno Campana, solicitó el registro como marca del signo TAPP para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez publicada la solicitud, TEXTILES SWANTEX S.A., presentó observación al registro del signo TAPP con base al registro previo de la marca TALL (mixta), que, también, distingue productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Por Resolución Nº 8597-97-INDECOPI/OSD, de 30 de junio de 1997, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación formulada y concedió el registro solicitado.

Contra dicha Resolución, el 30 de julio de 1997, TEXTILES SWANTEX S.A., interpuso recurso de apelación. El recurso fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI por Resolución Nº 313-1998-TPI-INDECOPI, de 27 de marzo de 1998, que decidió “CONFIRMAR la Resolución 8597-97-INDECOPI/OSD (…) y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto TAPP (…)”.

Posteriormente, el 3 de noviembre de 1999, el señor Julio Moreno Campana, solicitó la nulidad de la marca TAAPDANCE y logotipo, registrada a favor de FABRICACIONES Y DISTRIBUCIONES MANUEL E.I.R.L. para distinguir productos de la clase 25, solicitada para registro el 9 de septiembre de 1997, argumentando la similitud con su marca TAPP. Mediante Resolución Nº 14706- 2000/OSD-INDECOPI, de 29 de noviembre de 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró “INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por JULIO MORENO CAMPANA (…)”.

Contra dicha Resolución el señor Julio Moreno Campana interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por Resolución Nº 1420- 2001/TPI-INDECOPI, de 18 de octubre de 2001, que decidió “CONFIRMAR la Resolución Nº 141706-2000/OSD-INDECOPI (…) y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la solicitud de nulidad de registro formulada por Julio Moreno Campana (…)”.

Argumenta el Tribunal que la confundibilidad entre los signos ya fue estudiada por esa dependencia, al momento de la solicitud del registro del signo TAAPDANCE y logotipo, toda vez que por “Resolución Nº 211-1999/TPI-INDECOPI de 17 de febrero de 1999, la Sala revocó la Resolución Nº 8571-1998/OSD-INDECOPI que denegó de oficio el registro de la marca TAAPDANCE y logotipo y, en consecuencia, otorgó el registro de dicha marca, por considerar que ésta no resultaba confundible con la marca TAPP”.

Contra la Resolución Nº 1420-2001/TPI-INDECOPI, el señor Julio Moreno Campana, presentó demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que por sentencia de 25 de agosto de 2005, declaró “INFUNDADA la demanda interpuesta por Julio Moreno Campana (…)”. Contra esta sentencia el señor Julio Moreno Campana interpuso demanda de apelación, la que fue aceptada por la Sala Civil Transitoria y elevada a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que por providencia de 13 de noviembre de 2006 consideró que: “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 83 inciso a) de la Decisión (…) 344, y; cuál es la debida aplicación al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…).

Razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La parte actora, indica que fundamentó su recurso de nulidad considerando que la marca TAAPDANCE “fue concedida en contravención de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 (…) ya que existiendo previamente registrada la marca TAPP, ésta es confundible con la marca TAAPDANCE (sic), la semejanza entre ambos signos se da en la medida en que en ambos el elemento relevante lo constituye su denominación, las cuales se asemejan gráfica y fonéticamente, en el grado de producir confusión e inducir a error al público consumidor, por lo que no debió admitirse el registro de ésta última, la cual vulnera los derechos exclusivos sobre la marca TAPP, registrada a favor de Julio Moreno con anterioridad”.

Sostiene, también, que “Los consumidores asumen que se tratan de nuestros productos al ver nuestro característico nombre TAPP, en los productos que distingue la marca contraria TAAPDANCE (sic), perjudicando de esta manera no solo a nuestro público consumidor, sino a nosotros, ya que la calidad de productos que promociona la marca contraria no es la misma que nuestros productos”.

Afirma que al haber sido concedida la marca TAAPDANCE+logotipo en contravención al inciso a) del artículo 83 de la citada Decisión se configura “el supuesto de nulidad establecido en el inciso a) del artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic) (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”.

Respecto a la afirmación de la actora de que la Resolución impugnada fue otorgada en contravención a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344, dice que “en el aspecto fonético el signo ‘TAAPDANCE’ y el signo ‘TAPP’ difieren en la secuencia de sus vocales (A-A-A-E/A) y por consiguiente de las sílabas que los conforman.

A ello debe agregarse la inclusión de la doble inclusión de la letra A en el término TAAP (TA-A-P), que antecede el término inglés DANCE en el signo de la empresa codemandada, lo que contribuye a que en conjunto los signos en conflicto posean una pronunciación distinta, teniendo la marca registrada TAPP un sonido corto y fuerte y el signo TAAPDANCE un sonido más prolongado y suave (…).

En el aspecto gráfico los signos incluyen, de manera inusual en el idioma castellano, de manera consecutiva las letras A (TAAPDANCE) y P (TAPP) y difieren en su extensión, lo cual produce un impacto visual de conjunto distinto en el público consumidor. A ello debe agregarse la figura circular y la grafía especial que presenta el elemento denominativo de la marca registrada, lo cual acentúa la diferencia entre los signos”.

Sostiene que “la autoridad administrativa concluyó que aun cuando se trata de productos similares, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado no puede inducir a que el consumidor confunda un producto con otro o asocie el origen empresarial, por lo que el signo ‘TAAPDANCE’ y logotipo no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 83 (…)”.

Finalmente manifiesta, que las Resoluciones administrativas presentadas como antecedentes por el demandante no son comparables con el presente caso. El Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, contesta a la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. Sostiene que “Desde el punto de vista fonético, se advirtió razonablemente que entre el signo impugnado TAAPDANCE y logotipo y la marca registrada con anterioridad TAPP existen diferencias, ya sea en el número de sílabas (TAAP/DAN/CE versus TAPP) como en la secuencia de las vocales (TAAPDANCE= AAAE versus TAPP=A lo que determina una pronunciación diferente (…) desde el punto de vista gráfico, podemos apreciar que las marcas presentan una diferente extensión. Además, la marca TAAPDANCE contiene un elemento figurativo que lo distingue aún más de la marca TAPP que es meramente denominativo (…)“.

Por lo que, “al no existir riesgo de confusión entre las marcas de producto TAAPDANCE y logotipo (solicitado) y TAPP (registrada con anterioridad), no existe contravención alguna a la Decisión 344 (…) y por ende no procede la causal de nulidad invocada por la empresa demandante”. En consecuencia “los actos administrativos emitidos (…) son correctos y se encuentran arreglados a derecho (…)”.

FABRICACIONES Y DISTRIBUCIONES MANUEL E.I.R.L., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda con los mismos argumentos que lo hizo el INDECOPI. Manifiesta que de conformidad con el Decreto Legislativo 823 “no procederá la solicitud de nulidad, si el asunto fue materia de observación por los mismo fundamentos entre las mismas partes o la que de ellas derivan su derecho”.

En cuanto al análisis comparativo entre la marca TAAPDANCE y logotipo y la marca TAPP dice “desde el punto de vista fonético, que ambas marcas difieren en su secuencia de vocales (…) la denominación TAAP de la marca del emplazado no sólo presenta una vocal A adicional a la marca registrada TAPP, sino que además se encuentra acompañada de una partícula adicional (…)” al referirse a la partícula DANCE afirma que “conjuntamente con el término inicial que compone la marca TAAPDANCE (sic), logran conformar una denominación con una pronunciación e impresión fonética claramente distintas respecto de la marca del accionante”.

Desde el punto de vista gráfico, dice que “los signos en cuestión difieren en el número de sílabas y letras que lo conforman (…) la presencia de la partícula DANCE, así como de los elementos figurativos en la marca del emplazado –de igual relevancia que su elemento denominativo-, contribuyen a que las marcas en cuestión tengan una escritura e impresión visual de conjunto distintas”.

Sostiene que si bien ambos signos se encuentran en la clase 25 “dadas las diferencias fonéticas y gráficas de los signos en cuestión, se concluye que la coexistencia de las marcas en el mercado no es susceptible de inducir a confusión al público consumidor”. Por lo tanto, el registro de la marca TAAPDANCE y logotipo no contraviene lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

CONSIDERANDO

Que, la norma contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo TAAPDANCE y logotipo se presentó el 9 de septiembre de 1997, es decir en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el Tribunal consultante, se interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, corresponde interpretar, de oficio, los artículos 81 y 113 literal a) de la misma Decisión, así como el artículo 172 párrafo cuarto y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, por ser aplicables al caso concreto; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; (…)”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 172.- (…) No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta. En consecuencia, ésta se referirá a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 75-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: NORITEX, emitida para la causa interna Nº 548-2004, que también cursa ante el alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiese lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso de autos lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 101-IP-2006, de 4 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1453, de 12 de enero de 2007, marca: VINILUZITO, emitida para la causa interna Nº 549-2004, que fue solicitada por la misma Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca TAAPDANCE+logotipo cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3. Marcas denominativas y mixtas En lo relativo a marcas denominativas y mixtas, este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 170-IP-2006, de 22 de noviembre de 2006, marca: UBS+logotipo, emitida para la causa interna Nº 2408-2005, que fue solicitada por la misma Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo mixto y uno denominativo deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). También ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En consecuencia, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. 4.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 101- IP-2006, ya citado.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, en este caso gráfica, fonética e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas TAAPDANCE+logotipo y TAPP. 5.

Marcas en idioma extranjero Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).

Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”.

(Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI- FRUTTI). 6. Nulidad de un registro marcario En tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para juzgar sobre la validez o nulidad de un registro marcario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo como marca.

En efecto, la concesión del registro depende, en lo principal, de que el signo cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria aplicable, y no incurra en las prohibiciones allí contempladas. Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud de registro, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 113, literal a), prevé que la autoridad nacional competente podrá decretar la nulidad del registro de la marca si, entre otros supuestos, éste hubiese sido concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la Decisión citada.

En consecuencia, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo solicitado no cumple con los requisitos previstos en el artículo 81 de indicada Decisión, o si ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Sin embargo, cabe agregar que el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la acción de nulidad.

El Tribunal ha sostenido al respecto: “Se trata de una excepción al régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344, norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (…). La excepción opera en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda”. (Proceso 20-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1352, de 7 de junio de 2006, marca: NEXELL). En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que “ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión (…)”.

(Proceso 38-IP- 2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC). Para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad de registro de una marca, el Tribunal se ha pronunciado sobre el particular en los términos siguientes: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO (…).

El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial (…)”.

En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”.

(Proceso 20-IP-2006, ya citado, refiriéndose al Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N°. 308 de 28 de 1997, marca: “COLSUBSIDIO”). En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión 344, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiese, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO. - Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto y uno denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar, en la marca mixta, cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. CUARTO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

SEXTO. - Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

SÉPTIMO. - De demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez del signo, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. Sin embargo, el artículo 172, cuarto párrafo, de la Decisión 486, prohíbe la declaratoria de nulidad del registro del signo en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro, o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez.

La prohibición implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que consagre la causal invocada como fundamento de la demanda, o si por razones de hecho las causales dejaron de existir. Si, luego de la concesión del registro, se dicta en el régimen común una nueva norma procesal, ésta será la aplicable, a partir de su entrada en vigencia, al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 348-2006 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA