Año XXIV - Número 1560 Lima, 9 de noviembre de 2007 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 93-IP-2007.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: BILLS (mixta). Actor: NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPIERTIES INC. Proceso interno Nº 2003-0318 Proceso 106-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Marca: “figura tridimensional de envase en forma de botella”. Expediente Interno N° 2003 00145 01 Proceso 4-AI-2006.- Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Perú PROCESO 093-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: BILLS (mixta). Actor: NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPIERTIES INC. Proceso interno Nº 2003-0318. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 936, de 22 de mayo de 2007, con sus respectivos anexos, recibidos en este Tribunal el 18 de junio de 2007, el Consejo de Es- tado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero de Estado Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 148, 136 literal h 228 literales b) y k) y 227 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0318;

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL El auto de 29 de agosto de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES INC., Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad HILACOL S.A. b) Hechos En fecha 7 de julio de 1997, la sociedad HILACOL S.A. domiciliada en Bogota, D.C., solícito el registro del signo de la marca BILLS acompañada de la figura de un animal que se asemeja a un búfalo, para distinguir productos de la clase 25 (vestidos calzados, sombrerería). El extracto, de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 455, de 30 de enero de 1998, bajo el número de publicación 120.

La empresa NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES INC, presentó observación al registro, “con base en la notoriedad y conocimiento de la marca (sic) BILLS y BUFFALO BILLS y figura de un animal que semeja un búfalo (…)”. Por Resolución Nº 30657, de 25 de setiembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro como marca del signo “BILLS” (mixto).

Para negar la observación la Superintendencia expone en su resolución lo siguiente: “Es importante resaltar, (sic) que normas de derecho interno que establecen etapas o oportunidades probatorias diferentes a la de la demanda o petición inicial resultarían inaplicables. Revisados los principios de aplicación directa, preeminencia y complemento indispensable, que caracterizan a las normas comunitarias, es dudosa y requiere un análisis previo la aplicación de la legislación interna.

En efecto, las normas domésticas quedan suspendidas o será (sic) desplazadas por el derecho comunitario, siempre que aquellas sean contrarias o que la materia de que se ocupen sea expresamente 09/11/2007 2.28 regulado por el derecho subregional. Así, en este caso nos encontramos en el último supuesto, en tanto el procedimiento de oposiciones está íntegramente regulado en la norma comunitaria y no es necesario complementarlo con normas internas, estableciendo una etapa o término adicional para pruebas.

De lo anterior se concluye que las pruebas para probar la notoriedad de la marca deben ser allegadas por el opositor con el escrito de oposición o a más tardar dentro del término de prorroga, si lo hay. Así toda prueba allegada en oportunidad diferente a las mencionadas, será extemporánea y no puede ser tenida en cuenta. En el caso que nos ocupa, el opositor no allegó las pruebas con la oposición ni en el término de prorroga, ya que por memorial del 2 de abril de 1998, adjunto las mismas.

Así, no podemos valorar dichas pruebas para los efectos de determinar la notoriedad de la marca opositora.” Contra dicha Resolución, la sociedad NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPERTIES INC., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien, mediante Resolución Nº 42232, de fecha 19 de diciembre de 2001, confirmó la decisión contenida en la resolución impugnada, argumentando que “(…) teniendo en cuenta que no se probaron de manera concreta los presupuestos básicos que permitan la aplicación de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y que por tal motivo se descarta igualmente la potencialidad de que los signos confrontados puedan generar riesgo de confusión o asociación en los consumidores respecto de los productos amparados por una u otra marca, este despacho considera que no hay lugar a efectuar el estudio de fondo sobre la notoriedad de la marca solicitada.” El segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, mediante Resolución Nº 3389, de 13 de febrero de 2003, confirmó, también, el contenido de la Resolución Nº 30657, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa c) Fundamentos jurídicos de la demanda Conforme al escrito de la demanda, la actora señala como violados los artículos 134, 135, GACETA OFICIAL 136, 148, 150, 172 y 173 de la Decisión 486.

Sobre la violación del artículo 148 dice: “(…) en los considerandos de la Resolución aquí comentada la entidad demandada sostiene que mi representada no aportó las pruebas dentro del término legal ni de prorroga señalado en el artículo 148 de la Decisión 486 (sic), de la Comunidad Andina. Argumento que es improcedente, pues como quedo expuesto la oposición las pruebas fueron presentadas en marzo y abril del año 1998 y la Decisión 486 entró en vigencia el 1 de diciembre del año 2000, por lo tanto era imposible para mi representada dar cumplimiento a una norma que no estaba vigente y que entraría en vigencia 20 meses después de efectuado ese paso procesal (…).

La Superintendencia ha debido dar aplicación al inciso final de la disposición transitoria primera (…)”. Sostiene que el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, también fue violado por la Superintendencia “(…) toda vez que no era viable su registro por tratarse de un signo notorio, no autorizado para ser registrado ni usado por terceros porque es engañoso e induce al consumidor a relacionar el origen de los artículos ofrecidos con el titular de la marca notoria”.

Agrega, además, que: “La marca solicitada a registro es muy similar a la marca de mi representada en sus aspectos, gráfico, ortográfico, fonético y conceptual, tanto en la parte nominativo (sic) como en su diseño y se trata de una copia e imitación de la marca original de mi representada (…). La marca solicitada reproduce en su totalidad la expresión nominativa BILLS y en el diseño reproduce exactamente la figura que semeja un búfalo del conocido signo de mi mandante (…)”.

Respecto a la notoriedad de su marca, sostiene que “es un signo notoriamente conocido en los Estados Unidos de América su país de origen y en otros del mundo, o se trata de una marca internacional, de acuerdo a las pruebas aportadas y desechadas (…) no obstante, a que cumplen con todos los presupuestos de orden legal consagrados en nuestra legislación marcaria, decisión (sic) 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…)”.

Después de señalar las pruebas aportadas dice que sus “productos son conocidos mundialmente, ya que sus partidos y finales son vistos por más de doscientos millones de televidentes, en el famoso superbowl. En este caso el conocimiento de la marca es evidente”. Por lo que las pruebas “demuestran objetiva y suficientemente la notoriedad y conocimiento de la marca a nivel mundial”.

Y que, la 09/11/2007 3.28 Superintendencia desconoce “el alcance EXTRATERRITORIAL DE LAS MARCAS NOTORIAS”. Manifiesta que también se da una confusión “en cuanto a los artículos que protegen” pues ambos signos distinguen productos de la clase 25 por lo que: “En el asunto discutido se dan los dos riesgos consagrados en la norma aquí analizada el de confusión y el de asociación que trae como consecuencia el aprovechamiento injusto del prestigioso signo de mi representada”.

Indica que también se violaron los literales b) y k) del artículo 228 de la Decisión 486 recalcando que “Las pruebas aportadas están demostrando la notoriedad y conocimiento de la marca BUFFALO BILLS, y figura (…)”. Alega además como violado el artículo 227 de la misma Decisión que establece la aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, también referente a la marca notoria. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en los artículos 134 a 136, 148, 150, 172 y 173 de la decisión (sic) 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió legal y válidamente la Resolución que declara “infindada (sic) la observación presentada por la Sociedad Nacional Football League Propierties, Inc y concediendo el registro de la marca ‘BILLS’ (mixta) (…)”.

Sobre el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 presenta los siguientes alegatos para su defensa: “Si se revisan las actuaciones administrativas en debate, se tiene que la parte demandante no presentó prueba oportuna de la notoriedad aducida las que fueron aportadas extemporáneamente (…) por lo que no podían tenerse en cuenta para su valoración, la cual (sic) se encuentra restringida por las normas legales, que señalan los términos dentro de los cuales los interesados deben aportar las pruebas en que fundamentan sus observaciones lo que conllevó a que en los actos administrativos se consignara que no se probaron de manera concreta los presupuestos para la aplicación de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 ( …)”.

GACETA OFICIAL También sostiene que: “(…) las argumentaciones de la parte demandante en cuanto a la alegada notoriedad de la marca “BILLS” (mixta), cabe reiterar que dicha notoriedad debió ser probada en el momento procesal en que era oportuno hacerlo”, en sustento de esta afirmación cita jurisprudencia del Tribunal Comunitario. Reitera que “el momento en que la marca notoria debe tener tal calidad corresponde al de la solicitud de la misma y debe demostrarse en la oportunidad procesal correspondiente, es decir, en el momento de presentar las observaciones (…).

Así se tiene que, la marca ‘BILLS’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente, cuyo titular es ahora la sociedad demandante, no fue probada en su momento procesal de acuerdo con lo establecido en la Decisión 486 (…). En consecuencia, los actos administrativo (sic) acusados se ajustan a pleno derecho especialmente a la norma comunitaria (…)”. 09/11/2007 4.28 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500); e) Contestación del tercero interesado El curador Ad-Litem de la compañía HILACOL S.A. presenta los siguientes alegatos de derecho en su defensa: “En lo referente a las NORMAS VIOLADAS Y SU CONCEPTO, es claro que el deber del profesional del derecho es hacer uso de las Normas que cree pertinentes a favor de su causa, y mal interpretadas por las dependencias de la SUPERINTENDENCIA BANCARIA (sic), a favor HILACOL S.A. en concordato es entendido que es misión del Honorable Consejo de Estado hacer el análisis detenido de esta parte de la demanda, para concluir si se deben dictar normas de Procedimiento actualmente vigentes, o si por el contrario deben aplicarse otras que ya fueron derogadas”.

Continúa diciendo: “En cuanto a pruebas aportadas dentro del proceso administrativo ellas deben tener el estudio pertinente por la superioridad a quien tengo el Honor (sic) de dirigirme (…). Hago hincapié en la prueba pedida sobre la intervención de un perito para que haga el estudio o cotejo de las dos marcas que disputan su predominio ante lo contencioso administrativo.”

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 148, 136 literal h), 228 literales b) y k) y 227 de Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo BILLS (mixto) fue el 07 de julio de 1997, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 81, 83 literales a), d) y e) 84, 93 y 95 de la citada Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

No se interpretarán las normas de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso concreto; Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposi- GACETA OFICIAL ciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente 09/11/2007 5.28 conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…) Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para GACETA OFICIAL presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

(…) Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta. 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002-00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por 09/11/2007 6.28 resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiese lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca BILLS (mixta), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 2. Marcas mixtas: Comparación entre ellas.

En lo relativo a marcas mixtas, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP-2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 20010374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

GACETA OFICIAL Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre dos signos mixtos deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario, similitudes ortográfica, fonética e ideológica El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, de 28 de junio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2006, emitida para la causa interna Nº 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo BILLS (mixto), con las marcas BILLS y BUFALO BILLS (mixta).

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al 09/11/2007 7.28 conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Es de hacer notar que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 3.

De las observaciones y del examen de registrabilidad Este Tribunal, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que en sentencia definitiva, aplique los criterios elaborados por este Órgano Jurisdiccional en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 131IP-2006, de 26 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1440, de 1 de diciembre de 2006, marca: MURIEL, emitida para la causa interna Nº 2002-0131, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y en el caso de autos las normas que correspondería tomar en cuenta serían las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4. Marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya GACETA OFICIAL que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). 09/11/2007 8.28 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. GACETA OFICIAL La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO. - Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar, en la marca mixta, cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. Si prevalece el denominativo, en principio, no habrá riesgo de confusión. CUARTO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la juris- 09/11/2007 9.28 prudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.

SEXTO. - Una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado, sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de propiedad industrial.

La Oficina Nacional Competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o no admitirlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en el artículo 94 de la Decisión 344, limitándose solamente a tramitar las observaciones que no se encuentren en ninguna de las causales señaladas y que, por tanto, hayan sido admitidas a trámite.

En el caso de que la Oficina Nacional Competente admita las observaciones, notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha Oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a conceder o negar el registro.

SÉPTIMO. - De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

GACETA OFICIAL 09/11/2007 10.28 Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro– con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0318 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 106-IP-2007 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Marca: “figura tridimensional de envase en forma de botella”. Expediente Interno N° 2003 00145

01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil siete. ministrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad- Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisi- GACETA OFICIAL 09/11/2007 11.28 tos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 5 de septiembre de 2007. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio. 1.2.

Actos demandados La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: No. 14710 de 16 de mayo de 2002, No. 27980 de 29 de agosto de 2002; y, No. 32523 de 8 de octubre de 2002, por las cuales se resolvió negar el registro del signo FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA, para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: - Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 502 de 27 de marzo de 2001. - El 16 de mayo de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia expidió la resolución Nº 14710, en la cual resolvió: Negar el registro del signo “FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. - La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. - El 29 de agosto de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos emitió la resolución Nº 27980, quien, al resolver el recurso de reposición interpuesto, decidió confirmar la resolución Nº 14710 en todas sus partes. - El 8 de octubre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emitió la resolución Nº 32523, quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, decidió confirmar la resolución Nº 14710 y declarar agotada la vía gubernativa. a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 30 de noviembre de 2000, la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, solicitó el registro del signo “FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, domiciliada en Francia, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones mencionadas y manifiesta, en lo principal, lo siguiente: Indica que se ha desconocido lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi- GACETA OFICIAL sión de la Comunidad Andina y el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión. Observa que “La marca objeto de la solicitud, apreciada integralmente no consiste en la representación ‘usual’ de un envase como se consideró, sino que es un SIGNO TRIDIMENSIONAL, conformado por la figura de una botella de características distintivas”.

Y que “Las formas características que incluye la FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA cuyo registro como marca solicitó COMPAGNIE GERVAIS DANONE son suficientes para que este signo identifique el producto al momento en que es ‘percibido’”. Añade que la Oficina Nacional Competente “OMITIÓ advertir que a la forma básica se habían acompañado otros elementos que le otorgan la distintividad suficiente para acceder al registro marcario.

Lo único que se hizo fue indicar que la marca consistía en la figura tridimensional de un envase en forma de botella, sin detenerse a COMPROBAR, si la misma era realmente usual”. En consecuencia, señala, finalmente, que “La marca FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA es suficientemente distintiva, por cuanto ella es apta para identificar productos de la clase treinta y dos (32) internacional, para los cuales se solicitó su registro”. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.

Asevera que “siendo el signo distintivo que se pretende registrar como marca tridimensional, una forma usual que muchos empresarios pueden utilizar libremente para identificar y proteger sus productos en el mercado, el signo solicitado no cumple con el requisito de distintividad que debe cumplir cualquier signo sobre el cual se pretenda un derecho de exclusividad”.

Señala que “Para el caso en concreto tenemos que afirmar que los diseños incorporados al 09/11/2007 12.28 registro solicitado no son sustancialmente diferentes ni diferenciadores respecto a las formas usuales que se encuentran comúnmente en el mercado. Es decir, los diseños incorporados a la forma usual son realmente secundarios por lo cual éstos no le dan una suficiente distintividad al mismo que permita diferenciarlo en forma usual”.

Finalmente, añade que “el público consumidor tampoco va a distinguir la procedencia empresarial del producto en razón a que los elementos que se incorporaron al registro solicitado no son sustancialmente diferentes ni se hacen suficientemente distintivos de la forma usual de un envase”. d) Complemento a la demanda y a la contestación La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE adicionó pruebas documentales dentro del capítulo de pruebas de la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio estimó inconducentes las pruebas aportadas y adicionadas por la parte demandante.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 5 de septiembre de 2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, GACETA OFICIAL Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado en los documentos aparejados al expediente que la solicitud relativa al registro del signo “FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, fue realizada el 30 de noviembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima que procede interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturale- 09/11/2007 13.28 za de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”; (…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas, denominativa, gráfica (figurativa), mixta, bidimensional y tridimensional; irregistrabilidad por constituir el signo forma usual de envases o una forma o características impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma GACETA OFICIAL posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278). Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos 1 Proceso Nº 114-IP 2003.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 09/11/2007 14.28 ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.

“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del sig- GACETA OFICIAL no, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 09/11/2007 15.28 capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En este sentido el Tribunal ha manifestado: De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

“( ) la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir. Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca”. 3 Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 4 En conclusión, la solicitud de registro del signo constituido por la “FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; en consecuencia, debe entenderse que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad cumplida a partir del 1° de enero de 1994, fecha de entrada en vigencia de ésta Decisión, hasta el 30 de noviembre de 2000 y desde el 1° de diciembre de 2000 rigió la Decisión 486, fecha en la cual ésta entró en vigencia.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido carac- La marca es definida, según el párrafo segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible 3 2 Proceso Nº 39-IP-2003.

Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999. G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca “TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp. 15-16. GACETA OFICIAL terizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 09/11/2007 16.28 conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. b) Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa.

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. 5 Sobre este tipo de marcas este Tribunal ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre” 6.

3.3. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. a) Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación c) Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 5 6 Fernández Novoa, Carlos.

“Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss. Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo VI. GACETA OFICIAL Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Las Marcas Bidimensionales En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.

Las Marcas Tridimensionales A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas, gráficas y mixtas-, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicará enseguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica.

Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 33-IP2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente en esta normativa.

En efecto, las Deci- 09/11/2007 17.28 siones mencionadas se refieren a “formas usuales de los productos o de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate” como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca. De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabilidad; y la Decisión 311 al señalar estas causales en su artículo 72, literal b).

Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen relación los artículos 57 de la Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344, Capítulo III, DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES. Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así: En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

(…) En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional.

Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podría GACETA OFICIAL 09/11/2007 18.28 considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el proceso 88-IP-2004. nales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (…).

(….) “Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”. 7 Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto “las formas externas tridimensionales” como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.

Así lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones anteriores a la 486, al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81-IP-2000, 31-IP-2003 y 113-IP-2003; pues ha señalado sobre la marca tridimensional lo que se transcribe a continuación: “Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel). En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional”. 8 El signo tridimensional y las características para su registrabilidad.

Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado.

Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la ya citada sentencia 23IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, en tal sentido se expusieron las siguientes ideas: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensio8 7 BERTONE Luis Eduardo.

“DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 240. Proceso 23-IP-98, sentencia del 27 de octubre de 1998. Caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal.” (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, Pág. 731)” (Breuer Moreno, Obra citada, Pág. 129)”. 9 La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste. 9 Proceso N° 23-IP-1998.

(ya citado). Pág.

5. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 09/11/2007 19.28 Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el producto o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa.

Entonces, el Juez Nacional deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al mismo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, es registrable.

Debe hacer, asimismo, un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto. Finalmente, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.

Comparación entre marcas tridimensionales Tratándose de marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase o del bien propiamente dicho, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido.

En tal comparación, no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso; y, someterlas a las reglas para la comparación marcaria, prestando especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

GACETA OFICIAL 09/11/2007 20.28

3.4. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO FORMA USUAL DE ENVASES O UNA FORMA O CARACTERÍSTICAS IMPUESTA POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO monopolizadas por la vía del registro marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o subgénero de productos dado que los competidores no podrían fabricar o distribuir productos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos leales y constantes en el comercio.

Del mismo modo, surgirá un grave obstáculo comparativo si a través de un derecho de marca un empresario monopolizase ad perpetuitatem la forma usual o habitual ‘que en el comercio revistan los envases’.” 10 Entre las excepciones al principio general que admite el registro de un signo como marca, el literal b) del artículo 82 se refiere a “las formas usuales de los productos o de sus envases, o a formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

Este Tribunal ha sostenido al respecto: “Al referirse el literal b) del articulo 82 de la Decisión 344 a las formas usuales y a las impuestas por la naturaleza de la función propia del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado.

En la sentencia proferida en el proceso 113-IP2003, ya citada, recogiendo el criterio expresado en la sentencia 23-IP-1998, el Tribunal expresó lo siguiente dentro del tema: “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto. Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).

No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad. La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie. Recogiendo la cita que el profesor Areán Lalín hace de Martínez Miguez, se entiende el concepto de envoltorio, como “todo aquello que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases”, mencionando, además, la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París de 16 de Abril de 1975, que declara “marca válida un envoltorio consistente en un saquito realizado con el mismo material que las medias y calcetines que contiene”.

Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica. ‘Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (Areán Lalín. La protección de las marcas tridimensionales.

Seminario Nacional de la OMPI sobre Propie- (….) De otra parte, así como la prohibición de los signos genéricos se justifica para evitar el monopolio sobre una denominación que otros comerciantes requieren utilizar por ser la más común y generalizada para designar el producto o servicio de que se trate o quizá la única, así también se justifica la causal contenida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, pues si las formas del producto o las impuestas por su función pudieran ser 10 Fernández-Novoa, Carlos, obra ya citada, Pág.

86. GACETA OFICIAL dad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, Pág. 6). No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable. En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales. ‘Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una forma determinada de salchichón a la que se reconoció aptitud para ser marca en la sentencia de Gran Instancia de París de 6 de mayo de 1980’ (Areán Lalín, Pág. 6).

Finalmente por “forma de presentación” de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prog. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional “La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, Pág. 236)”..11 Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos. 09/11/2007 21.28 so que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”. 12 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Las marcas se clasifican en denominativas, gráficas y mixtas, y a esta clasificación se agrega la forma externa con tres dimensiones que constituye el signo tridimensional, de acuerdo al criterio aceptado por la Jurisprudencia Comunitaria Andina.

CUARTO: En este sentido, el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acce11 Proceso 23-IP-1998, sentencia de 25 de septiembre de 1998, G.O.A.C. Nº 379, de 27 de octubre de 1998.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12 Son registrables como marca los signos que no se hallen incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incluidas en este contexto las marcas tridimensionales. ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL.

Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág.

46. GACETA OFICIAL QUINTO:

SEXTO: 09/11/2007 22.28 Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional. dad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003 00145 01, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo

81. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- Isabel Palacios L. SECRETARIA Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 004-AI-2006 Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Perú. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil siete. En la acción de incumplimiento instaurada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, se pretende obtener el pronunciamiento del Tribunal con respecto “al incumplimiento de obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en el cual ha incurrido la República del Perú, a pesar de la emisión del Dictamen 06-2005, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1255 del 25 de octubre de 2005 (…), al adoptar, invocando el artículo 90 del Acuerdo de Cartagena, gravámenes de 29% ad valorem sobre el valor CIF aplicables a las exportaciones colombianas los productos comprendidos en las subparti- GACETA OFICIAL das NANDINA 1511.90.00.00, 1516.20.00.00 y 1517.90.00.00, estableciendo así condiciones más favorables para la importación de esos mismos bienes provenientes de terceros países, y en ello vulnerando el principio de trato de la nación más favorecida consagrado en el artículo 139 del Acuerdo de Cartagena”.

VISTOS: El auto de 3 de abril de 2007, legal y debidamente notificado el 23 del mismo mes y año, por el cual este Tribunal decidió (i) Declarar con lugar la excepción previa de “falta de agotamiento de la vía comunitaria previa”, deducida por la República del Perú; y, (ii) Disponer el archivo del presente proceso. La comunicación SG-C/5.11/867/2007 de 30 de abril de 2007, recibida en este Tribunal, vía fax, en la misma fecha, a través de la cual la Secretaría General de la Comunidad Andina interpone recurso de reconsideración contra el auto referido, al considerar que “en el presente caso, se agotó, antes de acudir al Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la vía comunitaria previa.

Es decir, la fase prejudicial establecida en el artículo 23 del Tratado del Tribunal”. El escrito, sin fecha, recibido en este Tribunal vía correo electrónico, el 30 de abril de 2007, y, vía courier, el 2 de mayo de 2007, a través del cual el señor doctor Marcel Tangarife Torres, apoderado de la sociedad Aceites y Grasas Vegetales S.A. –Acegrasas S.A.-, comparece al proceso en calidad de tercero coadyuvando a la demanda de la Secretaría General, y presenta recurso de reconsideración contra el auto de 3 de abril de 2007, a fin de que “se revoque en su totalidad” y se declare “la improcedencia de la excepción previa de falta de agotamiento de los trámites previos para acudir al Tribunal”.

El auto de 6 de junio de 2007, legal y debidamente notificado el 11 del mismo mes y año, por el cual este Tribunal decidió “Correr traslado de los escritos de reconsideración formulados por la Secretaría General de la Comunidad Andina y por la sociedad Aceites y Grasas Vegetales S.A. –Acegrasas S.A.- a la República del Perú para que en el término de 10 días calendario, contado a partir de su notificación, absuelva el trámite, si lo considera conveniente”.

La comunicación sin fecha ni número, recibida en este Tribunal vía fax el 15 de mayo de 2007 y 09/11/2007 23.28 en originales el 11 de junio de 2007, suscrita por el señor Eduardo Muñoz Gómez, Viceministro de Comercio Exterior de la República de Colombia, a través de la cual manifiesta que “en aras de la seguridad jurídica por la cual debe velar el Honorable Tribunal, muy respetuosamente solicito tener en cuenta la posición que el Tribunal adoptó en el proceso 118-AI-2003, y estimar que la Secretaría General de la CAN cumplió a cabalidad los trámites previos al inicio de la acción de incumplimiento contra la República del Perú (…)”.

El memorando Nº 179-TJCA-2007 de 5 de julio de 2007, a través del cual la Secretaria General del Tribunal informa que las partes no han hecho manifestación alguna, en relación al auto de 6 de junio de 2007. Las disposiciones previstas en los artículos 72 y 88 del Estatuto del Tribunal.

CONSIDERANDO

Que ACEGRASAS S.A. comparece al proceso en calidad de tercero coadyuvante de la Secretaría General, y que, al efecto, cumple con los requisitos sugeridos en el artículo 72 del Estatuto del Tribunal, a saber, los requisitos de la demanda dispuestos en los artículos 46 y 47 del Estatuto referido. Que, en relación al recurso de reconsideración interpuesto por la Secretaría General de la Comunidad Andina y por Acegrasas S.A., tanto la Secretaría General de la Comunidad Andina como Acegrasas S.A. presentaron el recurso de reconsideración dentro del término legal establecido en el artículo 88 del Estatuto del Tribunal, el cual expresa que “Los autos interlocutorios quedan ejecutoriados el quinto día después de su notificación y salvo disposición en contrario pueden impugnarse mediante el recurso de reconsideración el cual deberá interponerse dentro del término señalado”.

Que, las solicitudes de reconsideración formuladas por la Secretaría General de la Comunidad Andina y por la sociedad Aceites y Grasas Vegetales S.A. – Acegrasas S.A.- del auto de 3 de abril de 2007 fueron puestas a conocimiento de la República del Perú, sin que haya absuelto el trámite. Que la excepción previa propuesta por la República del Perú, en la contestación de la deman- GACETA OFICIAL 09/11/2007 24.28 da, se encuentra en el numeral 10 del artículo 61 del Estatuto del Tribunal, relativa a la falta de agotamiento de la fase prejudicial de la acción de incumplimiento consagrada en los artículos 23 y 24 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. cida del artículo 139 del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual la Secretaría General agotó la etapa administrativa de incumplimiento en debida forma, pues no era necesario acudir a la Comisión para hacer respetar la aplicación de dicha Cláusula.

Por ello, no está llamada a prosperar la excepción previa invocada por Perú y aceptada por el Tribunal en el auto impugnado”. Que la Secretaría General en el recurso de reconsideración manifiesta, principalmente: “(…) ni los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ni el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena, determinan que el pronunciamiento de la Comisión (…), se constituye en un presupuesto procesal que debe ser cumplido antes que la Secretaría pueda iniciar el precontencioso.

No cabe además dicho pronunciamiento tratándose de un incumplimiento objetivo al principio de la Nación Más Favorecida consagrado en el artículo 139 del Acuerdo de Cartagena”. Que este Tribunal en el auto de 3 de abril de 2007 observó que “el Acuerdo de Cartagena autoriza a los Países Miembros, en el caso de los productos agropecuarios incorporados a la lista determinada por la Comisión (artículo 92), la aplicación, en forma no discriminatoria, de medidas destinadas a limitar las importaciones a lo necesario para cubrir los déficit de producción interna, y a nivelar los precios del producto importado a los del producto nacional (artículo 90), pero somete el ejercicio de esta potestad a un procedimiento especial durante el cual corresponde a la Secretaría General autorizar o no la aplicación de tales medidas y proponer las de carácter positivo que juzgue convenientes, y a la Comisión decidir, en definitiva, sobre las restricciones aplicadas por el País Miembro y sobre las medidas propuestas por la Secretaría General (artículo 91).

La Secretaría General indica que “en las disposiciones procesales relativas a la acción de incumplimiento y a la salvaguarda agropecuaria, no se establece que la acción de incumplimiento, autónoma por naturaleza, se encuentra supeditada al procedimiento del artículo 91 del Acuerdo de Cartagena”. Si bien la medida adoptada por el Gobierno de la República del Perú, a través de la Resolución Ministerial 226-2005-MINCETUR/DM, publicada en el diario oficial “El Peruano” de 27 de julio de 2005, mediante la cual se estableció “(…) UN GRAVAMEN DEL 29% SOBRE EL VALOR CIF DE LOS PRODUCTOS MANTECAS IMPORTADOS BAJO LAS SUBPARTIDAS NANDINA 1516.20.00, 1511.90.00 Y 1517.90.00, PROCEDENTES DE COLOMBIA, VENEZUELA (…)” y a través de la circular 021-2005/SUNAT/A de fecha 20 de septiembre de 2005, que dispone: “4.1.

Aplíquese a partir del 28 de julio de 2005, un gravamen adicional del 29% Ad/Valorem CIF a las importaciones originarias y procedentes de Colombia y Venezuela de las siguientes subpartidas nacionales: Que ACEGRASAS S.A. en el recurso de reconsideración manifiesta, principalmente: “(…) la Secretaría General inició la fase administrativa (…) al encontrar una conducta contraria a las normas andinas y un incumplimiento a las obligaciones de hacer por parte de Perú, es decir, por no hacer efectiva la aplicación de la Cláusula de la Nación Más Favorecida automáticamente a las importaciones originarias de Países Miembros, para bajarlas de un nivel del 29% valor CIF al 12% que aplica a las importaciones originarias de terceros países”, añade que “la Secretaría General en ninguna parte de la demanda atacó la validez de la salvaguardia adoptada por Perú invocando el artículo 90 del Acuerdo de Cartagena (…)”.

Afirma “No se observa que los artículos 87 a 91 que regulan la salvaguardia agropecuaria la excluyan de manera expresa de la aplicación de la Cláusula de la Nación Más Favore- No. 01 Subpartida Nacional 1511.90.00.00 02 1516.20.00.00 03 1517.90.00.00 Descripción Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones Los demás GACETA OFICIAL Recayó sobre mantecas y grasas vegetales incorporadas a la lista determinada por la Comisión, no consta que se hubiese agotado a su respecto el procedimiento especial previsto en el Acuerdo, ya que no hay prueba en el expediente de que la Comisión se hubiese pronunciado sobre el mérito de la medida adoptada por el País Miembro, ni sobre las propuestas de la Secretaría General”.

Que el Tribunal aceptó la excepción previa propuesta por la República del Perú, entendiéndose que una es la vía prejudicial previa, llevada adelante en la Secretaría General y que exige congruencia entre la Nota de Observaciones, el Dictamen de Incumplimiento y la Demanda planteada ante el Tribunal; y, otra es la vía comunitaria previa, que requiere el cumplimiento de todo el procedimiento administrativo previo exigido por la normativa comunitaria para cada caso concreto; y, que, en consecuencia, en el caso de autos, la vía comunitaria previa se encuentra integrada, además de la fase prejudicial de la acción de incumplimiento, prevista en el artículo 23 del Tratado del Tribunal, por el procedimiento especial contemplado en el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena; y, que, en el presente caso, falta la decisión de la Comisión sobre la medida adoptada por el Gobierno de la República del Perú y sobre las propuestas de la Secretaría General.

Que el procedimiento de las medidas de salvaguardia agrícolas y agropecuarias para ser correctamente aplicadas deben cumplir con un procedimiento comunitario previo: (i) el País que imponga una medida de salvaguardia deberá informar inmediatamente a la Secretaría General, acompañando un informe que justifique la aplicación de dichas medidas;

(ii) en los casos de Bolivia y Ecuador, la Secretaría General, deberá pronunciarse dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción del informe y podrá autorizar su aplicación; (iii) cualquier País Miembro que se considere perjudicado por dichas medidas podrá presentar sus observaciones a la Secretaría General; (iv) la Secretaría General analizará el caso y propondrá a la Comisión las medidas de carácter positivo que juzgue convenientes de acuerdo a los objetivos señalados en el artículo 87 del mismo Acuerdo; y. (v) la Comisión deberá decidir sobre las restricciones aplicadas y sobre las medidas propuestas por la Secretaría General. 09/11/2007 25.28 Que un procedimiento comunitario previo culmina con el pronunciamiento del último órgano llamado a pronunciarse o con el cumplimiento del plazo concedido a dicho órgano sin que éste se haya pronunciado.

Que la Comisión de la Comunidad Andina, en el caso de autos, no ha emitido su pronunciamiento, y que la norma comunitaria prevé el recurso y el procedimiento para lograr que, cuando el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina o la Secretaría General se abstuviesen de cumplir una actividad a la que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico puedan ser requeridos por el Tribunal Comunitario, para que cumplan con dichas obligaciones.

El Recurso por Omisión o Inactividad que, a instancia de parte, puede presentarse ante el Tribunal Comunitario por dichos órganos, por los Países Miembros o por las personas naturales o jurídicas, conforme a lo previsto por el artículo 37 del Tratado de Creación del Tribunal Andino y 130 del Estatuto, activa la competencia del Órgano Jurisdiccional para señalar la forma, modalidad y plazo en los que el órgano objeto del recurso deberá cumplir su obligación así como las consecuencias que pueden derivar del no acatamiento de la respectiva providencia, de donde se desprende que en ningún caso el Derecho Comunitario deja en indefensión a los sujetos comunitarios.

Que, tomando en cuenta que en el procedimiento especial abierto con motivo de la Resolución Ministerial 226-2005-MINCETUR/DM, publicada en el diario oficial “El Peruano” de 27 de julio de 2005, falta el pronunciamiento de mérito de la autoridad comunitaria competente y, en consecuencia, el agotamiento de la vía comunitaria previa, procede declarar infundado el recurso de reconsideración en contra del auto de 3 de abril de 2007 presentado tanto por la Secretaría General de la Comunidad Andina como por la sociedad Aceites y Grasas Vegetales S.A. - Acegrasas S.A.-.

Que, el criterio del Tribunal según el cual la vía comunitaria previa se encuentra integrada, a más de la fase prejudicial de la acción de incumplimiento, prevista en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal, por el procedimiento especial contemplado en el artículo 91 del Acuerdo de Cartagena, ha sido también adoptado en los procesos acumulados 73-AI-2000 y 80-AI-2000, y, 97-AI-2005.

GACETA OFICIAL DECIDE: 09/11/2007 26.28 Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Declarar infundado el recurso de reconsideración en contra del auto de 3 de abril de 2007 presentado tanto por la Secretaría General de la Comunidad Andina como por la sociedad Aceites y Grasas Vegetales S.A. -Acegrasas S.A.-.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 09/11/2007 27.28 GACETA OFICIAL 09/11/2007 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú