PROCESO 093-IP-2007 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: BILLS (mixta). Actor: NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PROPIERTIES INC. Proceso interno Nº 2003-0318. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil siete. VISTOS: El Oficio Nº 936, de 22 de mayo de 2007, con sus respectivos anexos, recibidos en este Tribunal el 18 de junio de 2007, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero de Estado Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 148, 136 literal h 228 literales b) y k) y 227 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0318;
El auto de 29 de agosto de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad national football LEAGUE Properties INC., Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: sociedad HILACOL S.A. b) Hechos En fecha 7 de julio de 1997, la sociedad HILACOL S.A. domiciliada en Bogota, D.C., solícito el registro del signo de la marca BILLS acompañada de la figura de un animal que se asemeja a un búfalo, para distinguir productos de la clase 25 (vestidos calzados, sombrerería). El extracto, de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 455, de 30 de enero de 1998, bajo el número de publicación 120.
La empresa national football LEAGUE Properties INC, presentó observación al registro, “con base en la notoriedad y conocimiento de la marca (sic) BILLS y BUFFALO BILLS y figura de un animal que semeja un búfalo (…)”. Por Resolución Nº 30657, de 25 de setiembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro como marca del signo “BILLS” (mixto).
Para negar la observación la Superintendencia expone en su resolución lo siguiente: “Es importante resaltar, (sic) que normas de derecho interno que establecen etapas o oportunidades probatorias diferentes a la de la demanda o petición inicial resultarían inaplicables. Revisados los principios de aplicación directa, preeminencia y complemento indispensable, que caracterizan a las normas comunitarias, es dudosa y requiere un análisis previo la aplicación de la legislación interna.
En efecto, las normas domésticas quedan suspendidas o será (sic) desplazadas por el derecho comunitario, siempre que aquellas sean contrarias o que la materia de que se ocupen sea expresamente regulado por el derecho subregional. Así, en este caso nos encontramos en el último supuesto, en tanto el procedimiento de oposiciones está íntegramente regulado en la norma comunitaria y no es necesario complementarlo con normas internas, estableciendo una etapa o término adicional para pruebas.
De lo anterior se concluye que las pruebas para probar la notoriedad de la marca deben ser allegadas por el opositor con el escrito de oposición o a más tardar dentro del término de prorroga, si lo hay. Así toda prueba allegada en oportunidad diferente a las mencionadas, será extemporánea y no puede ser tenida en cuenta. En el caso que nos ocupa, el opositor no allegó las pruebas con la oposición ni en el término de prorroga, ya que por memorial del 2 de abril de 1998, adjunto las mismas.
Así, no podemos valorar dichas pruebas para los efectos de determinar la notoriedad de la marca opositora.” Contra dicha Resolución, la sociedad naTional football LEAGUE Properties INC., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien, mediante Resolución Nº 42232, de fecha 19 de diciembre de 2001, confirmó la decisión contenida en la resolución impugnada, argumentando que “(…) teniendo en cuenta que no se probaron de manera concreta los presupuestos básicos que permitan la aplicación de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y que por tal motivo se descarta igualmente la potencialidad de que los signos confrontados puedan generar riesgo de confusión o asociación en los consumidores respecto de los productos amparados por una u otra marca, este despacho considera que no hay lugar a efectuar el estudio de fondo sobre la notoriedad de la marca solicitada.” El segundo, fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, mediante Resolución Nº 3389, de 13 de febrero de 2003, confirmó, también, el contenido de la Resolución Nº 30657, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa c) Fundamentos jurídicos de la demanda Conforme al escrito de la demanda, la actora señala como violados los artículos 134, 135, 136, 148, 150, 172 y 173 de la Decisión 486.
Sobre la violación del artículo 148 dice: “(…) en los considerandos de la Resolución aquí comentada la entidad demandada sostiene que mi representada no aportó las pruebas dentro del término legal ni de prorroga señalado en el artículo 148 de la Decisión 486 (sic), de la Comunidad Andina. Argumento que es improcedente, pues como quedo expuesto la oposición las pruebas fueron presentadas en marzo y abril del año 1998 y la Decisión 486 entró en vigencia el 1 de diciembre del año 2000, por lo tanto era imposible para mi representada dar cumplimiento a una norma que no estaba vigente y que entraría en vigencia 20 meses después de efectuado ese paso procesal (…).
La Superintendencia ha debido dar aplicación al inciso final de la disposición transitoria primera (…)”. Sostiene que el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, también fue violado por la Superintendencia “(…) toda vez que no era viable su registro por tratarse de un signo notorio, no autorizado para ser registrado ni usado por terceros porque es engañoso e induce al consumidor a relacionar el origen de los artículos ofrecidos con el titular de la marca notoria”.
Agrega, además, que: “La marca solicitada a registro es muy similar a la marca de mi representada en sus aspectos, gráfico, ortográfico, fonético y conceptual, tanto en la parte nominativo (sic) como en su diseño y se trata de una copia e imitación de la marca original de mi representada (…). La marca solicitada reproduce en su totalidad la expresión nominativa BILLS y en el diseño reproduce exactamente la figura que semeja un búfalo del conocido signo de mi mandante (…)”.
Respecto a la notoriedad de su marca, sostiene que “es un signo notoriamente conocido en los Estados Unidos de América su país de origen y en otros del mundo, o se trata de una marca internacional, de acuerdo a las pruebas aportadas y desechadas (…) no obstante, a que cumplen con todos los presupuestos de orden legal consagrados en nuestra legislación marcaria, decisión (sic) 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (…)”.
Después de señalar las pruebas aportadas dice que sus “productos son conocidos mundialmente, ya que sus partidos y finales son vistos por más de doscientos millones de televidentes, en el famoso superbowl. En este caso el conocimiento de la marca es evidente”. Por lo que las pruebas “demuestran objetiva y suficientemente la notoriedad y conocimiento de la marca a nivel mundial”.
Y que, la Superintendencia desconoce “el alcance EXTRATERRITORIAL DE LAS MARCAS NOTORIAS”. Manifiesta que también se da una confusión “en cuanto a los artículos que protegen” pues ambos signos distinguen productos de la clase 25 por lo que: “En el asunto discutido se dan los dos riesgos consagrados en la norma aquí analizada el de confusión y el de asociación que trae como consecuencia el aprovechamiento injusto del prestigioso signo de mi representada”.
Indica que también se violaron los literales b) y k) del artículo 228 de la Decisión 486 recalcando que “Las pruebas aportadas están demostrando la notoriedad y conocimiento de la marca BUFFALO BILLS, y figura (…)”. Alega además como violado el artículo 227 de la misma Decisión que establece la aplicación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, también referente a la marca notoria. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en los artículos 134 a 136, 148, 150, 172 y 173 de la decisión (sic) 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió legal y válidamente la Resolución que declara “infindada (sic) la observación presentada por la Sociedad Nacional Football League Propierties, Inc y concediendo el registro de la marca ‘BILLS’ (mixta) (…)”.
Sobre el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 presenta los siguientes alegatos para su defensa: “Si se revisan las actuaciones administrativas en debate, se tiene que la parte demandante no presentó prueba oportuna de la notoriedad aducida las que fueron aportadas extemporáneamente (…) por lo que no podían tenerse en cuenta para su valoración, la cual (sic) se encuentra restringida por las normas legales, que señalan los términos dentro de los cuales los interesados deben aportar las pruebas en que fundamentan sus observaciones lo que conllevó a que en los actos administrativos se consignara que no se probaron de manera concreta los presupuestos para la aplicación de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 ( …)”.
También sostiene que: “(…) las argumentaciones de la parte demandante en cuanto a la alegada notoriedad de la marca “BILLS” (mixta), cabe reiterar que dicha notoriedad debió ser probada en el momento procesal en que era oportuno hacerlo”, en sustento de esta afirmación cita jurisprudencia del Tribunal Comunitario. Reitera que “el momento en que la marca notoria debe tener tal calidad corresponde al de la solicitud de la misma y debe demostrarse en la oportunidad procesal correspondiente, es decir, en el momento de presentar las observaciones (…).
Así se tiene que, la marca ‘BILLS’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente, cuyo titular es ahora la sociedad demandante, no fue probada en su momento procesal de acuerdo con lo establecido en la Decisión 486 (…). En consecuencia, los actos administrativo (sic) acusados se ajustan a pleno derecho especialmente a la norma comunitaria (…)”. e) Contestación del tercero interesado El curador Ad-Litem de la compañía HILACOL S.A. presenta los siguientes alegatos de derecho en su defensa: “En lo referente a las NORMAS VIOLADAS Y SU CONCEPTO, es claro que el deber del profesional del derecho es hacer uso de las Normas que cree pertinentes a favor de su causa, y mal interpretadas por las dependencias de la SUPERINTENDENCIA BANCARIA (sic), a favor HILACOL S.A. en concordato es entendido que es misión del Honorable Consejo de Estado hacer el análisis detenido de esta parte de la demanda, para concluir si se deben dictar normas de Procedimiento actualmente vigentes, o si por el contrario deben aplicarse otras que ya fueron derogadas”.
Continúa diciendo: “En cuanto a pruebas aportadas dentro del proceso administrativo ellas deben tener el estudio pertinente por la superioridad a quien tengo el Honor (sic) de dirigirme (…). Hago hincapié en la prueba pedida sobre la intervención de un perito para que haga el estudio o cotejo de las dos marcas que disputan su predominio ante lo contencioso administrativo.”
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en los artículos 148, 136 literal h), 228 literales b) y k) y 227 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo BILLS (mixto) fue el 07 de julio de 1997, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 81, 83 literales a), d) y e) 84, 93 y 95 de la citada Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.
No se interpretarán las normas de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso concreto; Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
(…) Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
(…) Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.
(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial más concreta. 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº 2002- 00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.
De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.
Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiese lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, ya citado, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca BILLS (mixta), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 2. Marcas mixtas: Comparación entre ellas.
En lo relativo a marcas mixtas, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP- 2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 2001-0374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre dos signos mixtos deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. 3.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión y reglas para efectuar el cotejo marcario, similitudes ortográfica, fonética e ideológica El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 79-IP-2006, marca: F.C.C. + GRÁFICA, de 28 de junio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1387, de 23 de agosto de 2006, emitida para la causa interna Nº 2003-00369, también solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.
Para el caso concreto, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse el signo BILLS (mixto), con las marcas BILLS y BUFALO BILLS (mixta).
Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Es de hacer notar que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 3.
De las observaciones y del examen de registrabilidad Este Tribunal, solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que en sentencia definitiva, aplique los criterios elaborados por este Órgano Jurisdiccional en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 131-IP-2006, de 26 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1440, de 1 de diciembre de 2006, marca: MURIEL, emitida para la causa interna Nº 2002-0131, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.
El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y en el caso de autos las normas que correspondería tomar en cuenta serían las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4. Marca notoriamente conocida y su prueba La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.
La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.
En este caso el Tribunal ha sostenido “a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.
(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.
(Proceso 143-IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.
(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.
De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEGUNDO. - Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
TERCERO. - En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar, en la marca mixta, cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. Si prevalece el denominativo, en principio, no habrá riesgo de confusión. CUARTO.- No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
QUINTO. - Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, la potestad de determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos, donde debe apreciarse de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias.
SEXTO. - Una vez admitida y publicada la solicitud de registro, dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado, sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho de propiedad industrial.
La Oficina Nacional Competente podrá admitir a trámite dichas observaciones o no admitirlas en el caso de que estén comprendidas en alguna de las causales contenidas en el artículo 94 de la Decisión 344, limitándose solamente a tramitar las observaciones que no se encuentren en ninguna de las causales señaladas y que, por tanto, hayan sido admitidas a trámite.
En el caso de que la Oficina Nacional Competente admita las observaciones, notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha Oficina decidirá sobre las observaciones, realizará el examen de fondo de registrabilidad y procederá a conceder o negar el registro.
SÉPTIMO. - De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.
Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro– con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.
La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0318 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA