PROCESO 106-IP-2007 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Marca: “figura tridimensional de envase en forma de botella”. Expediente Interno N° 2003 00145
01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil siete. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 5 de septiembre de 2007. 1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.
Las partes La parte demandante es: la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Actos demandados La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: No. 14710 de 16 de mayo de 2002, No. 27980 de 29 de agosto de 2002; y, No. 32523 de 8 de octubre de 2002, por las cuales se resolvió negar el registro del signo FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA, para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 30 de noviembre de 2000, la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, solicitó el registro del signo “FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: [pic] - Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 502 de 27 de marzo de 2001. - El 16 de mayo de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia expidió la resolución Nº 14710, en la cual resolvió: Negar el registro del signo “FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. - La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. - El 29 de agosto de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos emitió la resolución Nº 27980, quien, al resolver el recurso de reposición interpuesto, decidió confirmar la resolución Nº 14710 en todas sus partes. - El 8 de octubre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emitió la resolución Nº 32523, quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, decidió confirmar la resolución Nº 14710 y declarar agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, domiciliada en Francia, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones mencionadas y manifiesta, en lo principal, lo siguiente: Indica que se ha desconocido lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión. Observa que “La marca objeto de la solicitud, apreciada integralmente no consiste en la representación ‘usual’ de un envase como se consideró, sino que es un SIGNO TRIDIMENSIONAL, conformado por la figura de una botella de características distintivas”.
Y que “Las formas características que incluye la FIGURA DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA cuyo registro como marca solicitó COMPAGNIE GERVAIS DANONE son suficientes para que este signo identifique el producto al momento en que es ‘percibido’”. Añade que la Oficina Nacional Competente “OMITIÓ advertir que a la forma básica se habían acompañado otros elementos que le otorgan la distintividad suficiente para acceder al registro marcario.
Lo único que se hizo fue indicar que la marca consistía en la figura tridimensional de un envase en forma de botella, sin detenerse a COMPROBAR, si la misma era realmente usual”. En consecuencia, señala, finalmente, que “La marca FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA es suficientemente distintiva, por cuanto ella es apta para identificar productos de la clase treinta y dos (32) internacional, para los cuales se solicitó su registro”. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación- Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.
Asevera que “siendo el signo distintivo que se pretende registrar como marca tridimensional, una forma usual que muchos empresarios pueden utilizar libremente para identificar y proteger sus productos en el mercado, el signo solicitado no cumple con el requisito de distintividad que debe cumplir cualquier signo sobre el cual se pretenda un derecho de exclusividad”.
Señala que “Para el caso en concreto tenemos que afirmar que los diseños incorporados al registro solicitado no son sustancialmente diferentes ni diferenciadores respecto a las formas usuales que se encuentran comúnmente en el mercado. Es decir, los diseños incorporados a la forma usual son realmente secundarios por lo cual éstos no le dan una suficiente distintividad al mismo que permita diferenciarlo en forma usual”.
Finalmente, añade que “el público consumidor tampoco va a distinguir la procedencia empresarial del producto en razón a que los elementos que se incorporaron al registro solicitado no son sustancialmente diferentes ni se hacen suficientemente distintivos de la forma usual de un envase”. d) Complemento a la demanda y a la contestación La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE adicionó pruebas documentales dentro del capítulo de pruebas de la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comercio estimó inconducentes las pruebas aportadas y adicionadas por la parte demandante.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 5 de septiembre de 2007. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal considera que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado en los documentos aparejados al expediente que la solicitud relativa al registro del signo “FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, fue realizada el 30 de noviembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima que procede interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”; (…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
(…) 3. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: la norma comunitaria en el tiempo; la marca y sus elementos constitutivos; clases de marcas, denominativa, gráfica (figurativa), mixta, bidimensional y tridimensional; irregistrabilidad por constituir el signo forma usual de envases o una forma o características impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio.
1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.
(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278). Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.[1] Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.
“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[2] De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.
Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
En conclusión, la solicitud de registro del signo constituido por la “FIGURA TRIDIMENSIONAL DE ENVASE EN FORMA DE BOTELLA”, se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen; en consecuencia, debe entenderse que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena rigió la actividad cumplida a partir del 1° de enero de 1994, fecha de entrada en vigencia de ésta Decisión, hasta el 30 de noviembre de 2000 y desde el 1° de diciembre de 2000 rigió la Decisión 486, fecha en la cual ésta entró en vigencia.
3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida, según el párrafo segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En este sentido el Tribunal ha manifestado: “( ) la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.
Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca”. [3] Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[4] El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3.3. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. a) Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. b) Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa.
“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.[5] Sobre este tipo de marcas este Tribunal ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”[6]. c) Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Las Marcas Bidimensionales En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.
Las Marcas Tridimensionales A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas, gráficas y mixtas-, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicará enseguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica.
Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 33-IP-2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente en esta normativa.
En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a “formas usuales de los productos o de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate” como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca. De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabilidad; y la Decisión 311 al señalar estas causales en su artículo 72, literal b).
Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen relación los artículos 57 de la Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344, Capítulo III, DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES. Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así: En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.
(…) En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional.
Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el proceso 88-IP-2004. “Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”.[7] Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto “las formas externas tridimensionales” como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.
Así lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones anteriores a la 486, al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81-IP-2000, 31-IP-2003 y 113-IP-2003; pues ha señalado sobre la marca tridimensional lo que se transcribe a continuación: “Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (…). (….) Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel).
En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional”.[8] El signo tridimensional y las características para su registrabilidad. Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes la perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otras marcas destinadas a identificar la misma clase de productos en el mercado.
Como ya se anotó, un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican los envases, envoltorios y relieves. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la ya citada sentencia 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, en tal sentido se expusieron las siguientes ideas: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.
En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.
Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.
Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal.” (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, Pág. 731)” (Breuer Moreno, Obra citada, Pág. 129)”.[9] La forma externa tridimensional en que se coloca un producto puede constituir un signo distintivo de su origen, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del mismo y no como la simple representación de éste.
Lo anterior implica que el etiquetado que lleva impreso el producto o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. Entonces, el Juez Nacional deberá concluir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniéndose, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si al mismo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, es registrable.
Debe hacer, asimismo, un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto. Finalmente, hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular.
Comparación entre marcas tridimensionales Tratándose de marcas tridimensionales la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase o del bien propiamente dicho, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido.
En tal comparación, no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso; y, someterlas a las reglas para la comparación marcaria, prestando especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
3.4. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO FORMA USUAL DE ENVASES O UNA FORMA O CARACTERÍSTICAS IMPUESTA POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO Entre las excepciones al principio general que admite el registro de un signo como marca, el literal b) del artículo 82 se refiere a “las formas usuales de los productos o de sus envases, o a formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.
Este Tribunal ha sostenido al respecto: “Al referirse el literal b) del articulo 82 de la Decisión 344 a las formas usuales y a las impuestas por la naturaleza de la función propia del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otras formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado.
No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad. La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie. Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica.
(….) De otra parte, así como la prohibición de los signos genéricos se justifica para evitar el monopolio sobre una denominación que otros comerciantes requieren utilizar por ser la más común y generalizada para designar el producto o servicio de que se trate o quizá la única, así también se justifica la causal contenida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, pues si las formas del producto o las impuestas por su función pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o subgénero de productos dado que los competidores no podrían fabricar o distribuir productos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos leales y constantes en el comercio.
Del mismo modo, surgirá un grave obstáculo comparativo si a través de un derecho de marca un empresario monopolizase ad perpetuitatem la forma usual o habitual ‘que en el comercio revistan los envases’.”[10] En la sentencia proferida en el proceso 113-IP-2003, ya citada, recogiendo el criterio expresado en la sentencia 23-IP-1998, el Tribunal expresó lo siguiente dentro del tema: “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto.
Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín). Recogiendo la cita que el profesor Areán Lalín hace de Martínez Miguez, se entiende el concepto de envoltorio, como “todo aquello que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases”, mencionando, además, la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París de 16 de Abril de 1975, que declara “marca válida un envoltorio consistente en un saquito realizado con el mismo material que las medias y calcetines que contiene”. ‘Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público’ (Areán Lalín. La protección de las marcas tridimensionales.
Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, Pág. 6). No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable. En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales. ‘Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una forma determinada de salchichón a la que se reconoció aptitud para ser marca en la sentencia de Gran Instancia de París de 6 de mayo de 1980’ (Areán Lalín, Pág. 6).
Finalmente por “forma de presentación” de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prog. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional “La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, Pág. 236)”.[11] Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.
En este sentido, el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”.[12] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.
SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
TERCERO: Las marcas se clasifican en denominativas, gráficas y mixtas, y a esta clasificación se agrega la forma externa con tres dimensiones que constituye el signo tridimensional, de acuerdo al criterio aceptado por la Jurisprudencia Comunitaria Andina.
CUARTO: Son registrables como marca los signos que no se hallen incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incluidas en este contexto las marcas tridimensionales.
QUINTO: Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Dentro de este aspecto no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional.
SEXTO: Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 81.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003 00145 01, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso Nº 114-IP 2003.
Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999. G.O.A.C. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca "TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales.
Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp. 15- 16. [5] Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss. [6] Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo VI. [7] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989.
Pág. 240. [8] Proceso 23-IP-98, sentencia del 27 de octubre de 1998. Caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso N° 23-IP-1998. (ya citado). Pág.
5. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Fernández-Novoa, Carlos, obra ya citada, Pág. 86. [11] Proceso 23-IP-1998, sentencia de 25 de septiembre de 1998, G.O.A.C. Nº 379, de 27 de octubre de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela.
España 1990. Tomo 13-Año 1989- 90. Pág. 46.